RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF ......20. september 2011, sag T-232/10, Soviet Coat of Arms, præmis 57). Det ansøgte varemærkes ulovlige karakter er ikke den afgørende faktor

Absolutte hindringer for registrering

Retningslinjer for undersøgelse i Harmoniseringskontoret, del B, Undersøgelse Side 1 DRAFT VERSION 1.0 01/08/2014

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF-VAREMÆRKER I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED

(VAREMÆRKER OG DESIGN)

DEL B

UNDERSØGELSE

AFSNIT 4

ABSOLUTTE HINDRINGER FOR REGISTRERING

De dele af afsnit 4 (Absolutte hindringer for registrering), der er blevet ændret i 2013, er punkt 1-2.5 (Generelle principper for artikel 7, stk. 1, litra e)). De resterende punkter (2.6-2.12: fra Artikel 7, stk. 1, litra f), til Fællesmærker) er i øjeblikket ved at blive revideret og vil blive offentliggjort midt i 2014.



Indholdsfortegnelse

2.6 Offentlig orden eller sædelighed, artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen ............................................................................ 4

2.6.1 "Offentlig orden".............................................................................................. 4 2.6.1.1 Begreber og kategorier ................................................................................ 4 2.6.1.2 Plantesortsbetegnelser ................................................................................ 5

2.6.2 Sædelighed..................................................................................................... 7

2.7 Vildledende karakter: Artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen .......................................................................... 10

2.7.1 Undersøgelse af den vildledende karakter ................................................... 10

2.7.2 De faktiske forhold på markedet og forbrugernes vaner og opfattelser ....... 12

2.7.3 Varemærker med geografiske konnotationer, for så vidt angår ansøgerens placering eller varernes/tjenesteydelsernes oprindelsessted .. 13

2.7.4 Varemærker, der henviser til en "officiel" godkendelse, status eller anerkendelse ................................................................................................ 14

2.7.5 Forholdet til andre bestemmelser i EF-varemærkeforordningen .................. 14

2.8 Beskyttelse af flag og andre symboler – Artikel 7, stk. 1, litra h) og i), i EF-varemærkeforordningen................................................................... 16

2.8.1. Beskyttelse af våben, flag, andre statsemblemer og officielle kontrol- og garantimærker og -stempler i henhold til artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen – artikel 6c, stk. 1, litra a), og artikel 6c, stk. 2, i Pariserkonventionen ..................................................................................... 17 2.8.1.1 Undersøgelse af varemærker, der består af eller indeholder en stats

flag ............................................................................................................ 20 2.8.1.2. Undersøgelse af varemærker, der består af eller indeholder våben og

andre statsemblemer ................................................................................. 25 2.8.1.3 Undersøgelsen af varemærker, der består af eller indeholder officielle

kontrol- og garantimærker og -stempler .................................................... 27

2.8.2 Beskyttelse af internationale mellemstatslige organisationers våben, flag, andre emblemer, forkortelser og navne i henhold til artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen – artikel 6c, stk. 1, litra b) og c), i Pariserkonventionen ..................................................................................... 28

2.8.3. Beskyttelse af tegn, emblemer eller våben ud over dem, der er omfattet af artikel 6c i Pariserkonventionen, i henhold til artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen ......................................................................... 35

2.9 Artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen............................. 40

2.9.1 Indledning ..................................................................................................... 41

2.9.2 Anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen ......... 43 2.9.2.1 Relevante beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske

betegnelser ................................................................................................ 43 2.9.2.2 Situationer, som er omfattet af artikel 103 i forordning (EU)

nr. 1308/2013 og artikel 16 i forordning (EF) nr. 110/2008 ........................ 45 2.9.2.3 Relevante varer ......................................................................................... 54

2.9.3 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der ikke er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 1308/2013 og nr. 110/2008.................................................................................................. 57 2.9.3.1 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske

betegnelser, der er beskyttet på nationalt niveau i en EU-medlemsstat .... 57 2.9.3.2 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser

fra tredjelande ........................................................................................... 57

2.10 Artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen ................. 59

2.10.1 Indledning ..................................................................................................... 59



2.10.2 Anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen ........ 61 2.10.2.1 Relevante beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske

betegnelser ................................................................................................ 61 2.10.2.2 Situationer, som er omfattet af artikel 13, stk. 1, i forordning (EU)

nr. 1151/2012 ............................................................................................ 62 2.10.2.3 Relevante varer ......................................................................................... 72

2.10.3 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, som ikke er beskyttet i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012 ............... 76 2.10.3.1 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske

betegnelser, der er beskyttet på nationalt niveau i en EU-medlemsstat .... 76 2.10.3.2 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser

fra tredjelande ........................................................................................... 77

2.11 EF-fællesmærker ...................................................................................... 78

2.11.1 Fællesmærkers karakter ............................................................................... 78

2.11.2 Ejerskab 80

2.11.3 Særlige betingelser vedrørende absolutte hindringer for registrering .......... 80 2.11.3.1 Beskrivende tegn ....................................................................................... 81 2.11.3.2 Vildledende karakter med hensyn til arten ................................................ 82 2.11.3.3 Bestemmelser for mærkets benyttelse i strid med offentlig orden og

sædelighed ................................................................................................ 82

2.12 Erhvervet særpræg ......................................................................... 82

2.12.1 Indledning ..................................................................................................... 82

2.12.2 Begæring ...................................................................................................... 83

2.12.3 Det tidspunkt, beviserne skal vedrøre .......................................................... 83 2.12.3.1 Sagsbehandling ......................................................................................... 83 2.12.3.2 Annullationssager ...................................................................................... 83

2.12.4 Forbruger ...................................................................................................... 84

2.12.5 Varer og tjenesteydelser ............................................................................... 84

2.12.6 Territoriale aspekter ...................................................................................... 85 2.12.6.1 Særlige bestemmelser vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse ......... 85 2.12.6.2 3D-mærker, farvemærker per se og figurvaremærker ............................... 85 2.12.6.3 Sprogområde ............................................................................................. 85 Tysk ........................................................................................................... 86 Græsk........................................................................................................ 86 Engelsk...................................................................................................... 86 Fransk ....................................................................................................... 86 Nederlandsk .............................................................................................. 86 Svensk....................................................................................................... 86

2.12.7 Hvad der skal godtgøres .............................................................................. 87

2.12.8 Dokumentationen og vurderingen heraf ....................................................... 88 2.12.8.1 Den type dokumentation, der kan indgives................................................ 88 2.12.8.2 Vurdering af dokumentationen som helhed ............................................... 89 2.12.8.3 Markedsandel ............................................................................................ 89 2.12.8.4 Meningsmålinger og undersøgelser .......................................................... 89 2.12.8.5 Omsætning og reklame ............................................................................. 90 2.12.8.6 Indirekte bevis for brug .............................................................................. 91 2.12.8.7 Ekstrapolering ........................................................................................... 91 2.12.8.8 Brugsform .................................................................................................. 91 2.12.8.9 Brugsvarighed ........................................................................................... 92 2.12.8.10 Dokumentation efter ansøgningsdatoen .................................................... 92

2.12.9 Følger af erhvervet særpræg ........................................................................ 92



2.6 Offentlig orden eller sædelighed, artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen

Artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen udelukker varemærker, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed, fra registrering. Formålet med artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen er at udelukke varemærker fra registrering, hvis et monopol ville stride imod retsstatsprincippet eller af den relevante kundekreds ville blive anset for direkte at stride mod samfundets grundlæggende moralske standarder. Ifølge Harmoniseringskontoret er "offentlig orden" og "sædelighed" to forskellige begreber, der ofte overlapper. Spørgsmålet om, hvorvidt de varer eller tjenesteydelser, der søges beskyttet, kan udbydes lovligt på en bestemt medlemsstats marked, er uden relevans for spørgsmålet om, hvorvidt selve tegnet er i strid med artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen (dom af 13. september 2005, sag T-140/02, Intertops, præmis 33). Spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke strider mod den offentlige orden eller sædelighed, vedrører det ansøgte varemærkes egentlige egenskaber og ikke omstændigheder vedrørende varemærkeansøgerens adfærd (dom af 13. september 2005, sag T-140/02, Intertops, præmis 28). I sin dom af 20. september 2011, sag T-232/10, Soviet Coat of Arms, fandt Retten, at begreberne "offentlig orden" og "sædelighed" ikke blot skal fortolkes med henvisning til omstændigheder, der er fælles for alle medlemsstater, men ved at tage højde for de særlige omstændigheder i de enkelte medlemsstater, der kan have indflydelse på opfattelsen af varemærket hos den relevante kundekreds i de pågældende stater (præmis 34). Der kan i den sammenhæng også tages højde for visse medlemsstaters lovgivning og forvaltningspraksis (ved vurdering af subjektive værdier), ikke på grund af deres principielle værdi, men som dokumentation for forhold, der gør det muligt at vurdere opfattelsen hos den relevante kundekreds i de pågældende medlemsstater (dom af 20. september 2011, sag T-232/10, Soviet Coat of Arms, præmis 57). Det ansøgte varemærkes ulovlige karakter er ikke den afgørende faktor i forbindelse med anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen, men har nærmere bevisværdi med hensyn til opfattelsen hos den relevante kundekreds i den eller de pågældende medlemsstater. Eftersom de specifikke forhold i de enkelte medlemsstater måske ikke er almindeligt kendt i EU, bør de pågældende forhold forklares tydeligt i indsigelsesskrivelsen for at sikre, at ansøgeren fuldt ud forstår begrundelsen for indsigelsen og kan fremsætte sine bemærkninger hertil.

2.6.1 "Offentlig orden" 2.6.1.1 Begreber og kategorier Denne indsigelse bygger på en vurdering foretaget på grundlag af objektive kriterier. "Offentlig orden" henviser til EU-lovgivningen på det givne område og til retsordenen og retsstatsprincippet i henhold til traktaterne og den sekundære EU-lovgivning, som er et udtryk for en fælles forståelse af visse grundlæggende principper og værdier, såsom menneskerettighederne.



Her følger en ikkeudtømmende liste over eksempler på tegn, der er omfattet af forbuddet. 1. Den 27. december 2001 vedtog Rådet for Den Europæiske Union sin fælles

holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344 af 28. december 2001, s. 93), senere ajourført ved Rådets fælles holdning 2009/67/FUSP (EUT L 23 af 27. januar 2009, s. 37, findes på: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.040.01.0056.01.ENG), som indeholder en liste over personer, grupper og enheder, der begår eller forsøger at begå terrorhandlinger, eller som deltager i eller letter gennemførelsen af terrorhandlinger i EU. Ethvert ansøgt varemærke, der kan anses for at støtte eller være til fordel for en person eller en gruppe på denne liste, vil blive afvist som stridende imod den offentlige orden.

2. Brug af symboler og navne på nazistiske organisationer er forbudt i Tyskland

(§ 86a dt. StGB (Tysklands straffelov), BGBl. Nr. I 75/1998) og i Østrig (§ 1 öst. Abzeichengesetz (Østrigs lov om insignier), BGBl. Nr. 84/1960, sammenholdt med § 1 öst. Verbotsgesetz (den østrigske forbudslov), BGBl. Nr. 25/1947). Ethvert ansøgt varemærke, hvori der anvendes sådanne symboler eller navne, vil blive afvist som stridende imod den offentlige orden.

3. Da begrebet "offentlig orden" også dækker specifik EU-lovgivning på et givet

område, og da der både findes en EU-forordning og en international konvention, som er bindende for EU, og som forhindrer tildeling af enerettigheder til navnet på en plantesort, som er registreret i EU, strider det imod europæisk offentlig orden at tildele enerettigheder i form af varemærkerettigheder til navnet på en plantesort, der er registreret i EU, og som derfor betragtes som beskrivende i henhold til lovgivningen.

2.6.1.2 Plantesortsbetegnelser Plantesortsnavne beskriver dyrkede sorter eller undersorter af levende planter eller frø af landbrugsplanter. Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse indfører EF-sortsbeskyttelse som eneste form for EF-beskyttelse af industriel ejendomsret for plantesorter.

En sortsbetegnelse skal sikre en klar og utvetydig identifikation af sorten og opfylde flere kriterier (artikel 63 i forordningen om EF-sortsbeskyttelse). Enhver, der ansøger om en EF-sortsbetegnelse, skal anvende en passende sortsbetegnelse, som skal bruges af enhver, der markedsfører sorten i en stat, som er medlem af Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV), selv når EF-sortsbeskyttelsen er ophørt (artikel 17 i forordningen om EF-sortsbeskyttelse).

EU har siden 2005 været part i den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV-konventionen), som er blevet en integreret del af EU's retsorden. I henhold til UPOV-konventionens artikel 20, stk. 1, forsynes sorten med en betegnelse, som vil være dens generiske betegnelse. De enkelte kontraherende parter sikrer desuden, at ingen rettigheder til den registrerede betegnelse for sorten forhindrer den frie anvendelse af betegnelsen i forbindelse med sorten, selv når EF-sortsbeskyttelsen er ophørt.

Derfor indfører både forordningen om EF-sortsbeskyttelse og UPOV-konventionen en pligt til at anvende sortsbetegnelsen med henblik på markedsføring af beskyttede

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0025:0029:DA:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0025:0029:DA:PDF

http://www.bgbl.de/Xaver/media.xav?SID=anonymous340715670235&bk=Bundesanzeiger_BGBl&name=bgbl/Bundesgesetzblatt%20Teil%20I/1998/Nr.%2075%20vom%2019.11.1998/bgbl198s3321.pdf

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR11005346

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000207



sorter eller sorter, hvor beskyttelsen er ophørt.

Anvendelsen af sortsbetegnelser giver den interesserede person mulighed for at få kendskab til den sort, den pågældende anvender eller køber, og eventuelt til forædleren og sortens oprindelse. Pligten til at anvende sortsbetegnelsen bidrager til regulering af markedet og til sikkerheden i forbindelse med transaktioner i landbrugs- og fødevaresektoren ved at forhindre potentiel vildledning af offentligheden og forfalskning. Det er derfor et spørgsmål om offentlig interesse og offentlig sikkerhed at anvende den rette sortsbetegnelse til en sort.

I henhold til artikel 18, stk. 2, i forordningen om EF-sortsbeskyttelse kan en tredjepart kun hindre fri anvendelse af en sortsbetegnelse på grundlag af en rettighed, som han/hun har vedrørende en med sortsbetegnelsen identisk betegnelse, hvis den pågældende rettighed blev tildelt, inden sortsbetegnelsen blev fastsat i medfør af artikel 63 i forordningen om EF-sortsbeskyttelse. Til gengæld indebærer artikel 18, stk. 2, i forordningen om EF-sortsbeskyttelse, at der ikke må tildeles enerettighed til en betegnelse, som er identisk med sortsbetegnelsen, efter at en sådan sortsbetegnelse er blevet fastsat i medfør af artikel 63 i forordningen om EF-sortsbeskyttelse.

Harmoniseringskontoret vurderer derfor, at registrering af et EF-varemærke, der ville hindre den frie anvendelse af en sortsbetegnelse for den tilsvarende sort efter tildelingen af EF-sortsbeskyttelse, strider mod den offentlige orden.

Dermed gøres der indsigelse mod EF-varemærkeansøgninger, der består af eller indeholder tegn, som, hvis de blev registreret, ville føre til uberettiget monopolisering af en betegnelse for en sort, der er meddelt sortsbeskyttelse, eller en sort, der ikke længere nyder sortsbeskyttelse, med den begrundelse, at de strider mod den offentlige orden i henhold til 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen, sammenholdt med artikel 18, stk. 2, i forordningen om EF-sortsbeskyttelse, som tillader tredjeparters frie anvendelse af en plantesortsbetegnelse i forbindelse med selve sorten (dvs. beskrivende anvendelse). EF-Sortsmyndigheden, som er beliggende i Angers (Frankrig), er et EU-agentur med ansvar for gennemførelsen af en ordning for sortsbeskyttelse. EF-Sortsmyndigheden fører et register over beskyttede plantesorter. Der kan søges efter de beskyttede sorter og de sorter, hvis EF-sortsbeskyttelse er bragt til ophør – på grundlag af deres sortsbetegnelse og/eller andre søgekriterier – i CPVO Variety Finder1, som er tilgængelig på Harmoniseringskontorets intranet og bør anvendes af sagsbehandlerne som et referenceværktøj, når det er påkrævet som følge af arten af de varer og/eller tjenesteydelser, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen. Især når varespecifikationen i en EF-varemærkeansøgning henviser til levende planter, frø af landbrugsplanter, friske frugter, friske grøntsager eller lignende, skal sagsbehandleren kontrollere, at den eller de termer, der udgør varemærket, ikke falder sammen med en registreret sortsbetegnelse eller med betegnelsen for en sort, for hvilken der er givet afkald på EF-sortsbeskyttelsen, eller sortsbeskyttelsen er bragt til ophør eller udløbet. Sagsbehandleren søger i EF-Sortsmyndighedens database for at undersøge, om termen/termerne i EF-varemærkeansøgningen falder sammen med en sortsbetegnelse, der allerede findes i førnævnte register. Søgningen bør begrænses til betegnelser, der er registreret for EU. 1 http://www.cpvo.europa.eu/main/en/home/databases/cpvo-variety-finder



Hvis søgningen viser, at det EF-varemærke, der ansøges om, består af eller indeholder en identisk gengivelse af sortsbetegnelsen (hvad enten det drejer sig om et ordmærke eller et figurmærke), skal sagsbehandleren gøre indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen, for så vidt angår de relevante planter, frø og frugter – og de tørrede, konserverede og frosne frugter – eftersom registrering af et EF-varemærke bestående af en sortsbetegnelse, der er opført i ovennævnte register, strider mod den offentlige orden. Hvis der f.eks. ansøges om registrering af et EF-varemærke for "blomster", som omfatter en sortsbetegnelse for en rose, skal fortegnelsen over varer begrænses ved at udelukke "roser". Hvis en EF-varemærkeansøgning indeholder mere end én sortsbetegnelse – f.eks. en sortsbetegnelse for "æbler" og en anden for "jordbær" – skal fortegnelsen begrænses ved at udelukke de varer, der er omfattet af de enkelte sortsbetegnelser, dvs. æbler og jordbær. Endelig kan artikel 7, stk. 1, litra c), og artikel 7, stk. 1, litra d), finde anvendelse, når en plantesortsbetegnelse anvendes på markedet, men endnu ikke er registreret eller offentliggjort hos EF-Sortsmyndigheden, eller hvis der er tale om en national sortsbetegnelse (se punkt 2.3 og 2.4).

2.6.2 Sædelighed Denne indsigelse vedrører subjektive værdier, som dog skal anvendes så objektivt som muligt af sagsbehandleren. Bestemmelsen indebærer et forbud mod registrering af blasfemiske, racistiske eller diskriminerende ord eller sætninger som EF-varemærker, men kun hvis det varemærke, der ansøges om, klart giver indtryk heraf på en utvetydig måde; den standard, der anvendes, er en fornuftig forbruger med en gennemsnitlig følsomheds- og tolerancetærskel (dom af 9. marts 2012, sag T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, præmis 21). Det er normalt nødvendigt at vurdere de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, eftersom den relevante kundekreds kan variere afhængigt af de forskellige varer og tjenesteydelser og derfor kan have forskellige grænser for, hvad der klart er uacceptabelt stødende. Eksempelvis fandt det store kammer i sin afgørelse af 6. juli 2006, R 0495/2005-G – SCREW YOU, præmis 29, at en person, der er tilstrækkeligt interesseret i sexlegetøj til at bemærke det varemærke, under hvilket legetøjet sælges, sandsynligvis ikke vil blive stødt af en term med kraftige seksuelle undertoner. Selv om Retten fandt, at de varer og tjenesteydelser, der ansøges om, er vigtige for at identificere den relevante kundekreds, hvis opfattelse skal undersøges, gjorde den det også klart, at den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er en kundekreds, som køber de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, eftersom en bredere kundekreds end den, der er målgruppen, kan støde på varemærket (dom af 5. oktober 2011, sag T-526/09, Paki, præmis 17 og 18). Derfor er et varemærkes kommercielle sammenhæng – forstået som den kundekreds, der er målgruppen for varerne og tjenesteydelserne – ikke altid afgørende for, hvorvidt det pågældende varemærke ville stride mod sædeligheden (dom af 9. marts 2012, sag T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, præmis 24). Se også afgørelse af 15. marts 2013, R 2073/2012-4, CURVE, præmis 17-18 (T-266/13 – verserende sag). Ikke kun tegn med "negative" konnotationer kan være stødende. Banal brug af visse tegn med meget positive konnotationer kan også være stødende (f.eks. termer med religiøs betydning eller nationale symboler med åndelig og politisk værdi, såsom



ATATURK for den europæiske brede offentlighed af tyrkisk oprindelse (afgørelse af 17. september 2012, R 2613/2011-2, ATATURK, præmis 31)). Denne del af artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen kan også finde anvendelse, selv om der ikke er tale om ulovlighed. Der findes således ord og tegn, som ikke ville give anledning til sager ved de relevante myndigheder og domstole, men som er tilstrækkeligt stødende for den brede offentlighed til ikke at kunne registreres som varemærker (afgørelse af 1. september 2011, R 0168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPITZ, præmis 16). Der er desuden en interesse i at sikre, at børn og unge, selv om de ikke er den relevante kundekreds for de pågældende varer og tjenesteydelser, ikke møder stødende ord i butikker, der er tilgængelige for den brede offentlighed. Ordbogsdefinitioner vil i princippet give en foreløbig indikation af, om det pågældende ord har en stødende betydning på det relevante sprog (afgørelse af 1. september 2011, R 0168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPITZ, præmis 25), men den afgørende faktor må være den relevante kundekreds' opfattelse i den specifikke sammenhæng, dvs. hvordan og hvor den pågældende kundekreds støder på varerne eller tjenesteydelserne. På den anden side fandt appelkammeret, at den ungarske kundekreds ikke af ordet KURO ville udlede den stødende betydning af ordet "kúró" (som anvendes om en person i betydningen "røvhul"), eftersom vokalerne "ó" og "ú" er bogstaver i sig selv, som adskiller sig fra "o" og "u" og ikke udtales på samme måde (afgørelse af 22. december 2012, R 482/2012-1, kuro, præmis 12 ff.). Der er en klar risiko for, at ordlyden i artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen kan anvendes subjektivt til at udelukke varemærker, som ikke falder i sagsbehandlerens personlige smag. Hvis der skal kunne gøres indsigelse mod ordet/ordene, skal det/de have en klart stødende virkning på personer med en normal følsomhedstærskel (dom af 9. marts 2012, sag T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, præmis 21). Begrebet sædelighed i artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen vedrører ikke usmagelighed eller beskyttelse af personers følelser. For at være i strid med artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen skal et varemærke af den relevante kundekreds eller i det mindste en stor del af den anses for direkte at stride imod samfundets grundlæggende moralske standarder. Det er ikke nødvendigt at slå fast, om ansøgeren ønsker at chokere eller fornærme den pågældende kundekreds; den objektive kendsgerning, at det EF-varemærke, der søges beskyttet, kan opfattes som chokerende eller fornærmende, er tilstrækkeligt (afgørelse af 23. oktober 2009, R 1805/2007-1, Paki, præmis 27, bekræftet ved dom af 5. oktober 2011, sag T-526/09, Paki, præmis 20 ff.). Endelig begrænses anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen ikke af princippet om ytringsfrihed (artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention), eftersom afvisningen af registreringen blot betyder, at tegnet ikke opnår beskyttelse i henhold til varemærkelovgivningen, og ikke forhindrer brug af tegnet – selv erhvervsmæssig brug (dom af 9. marts 2012, sag T-417/10, HIJOPUTA, præmis 26).



Eksempler på afviste EF-varemærkeansøgninger (offentlig orden og/eller sædelighed)

Tegn Relevant forbruger Offentlig orden/sædelighed Sag nr.

BIN LADIN Almindelig forbruger

Offentlig orden og sædelighed – det varemærke, der søges beskyttet, vil af den brede offentlighed blive opfattet som navnet på lederen af den berygtede terrororganisation al-Qaeda; terrorhandlinger er i strid med den offentlige orden og sædeligheden (præmis 17).

R 0176/2004-2

CURVE 300 Almindelig forbruger Sædelighed – "CURVE" er et stødende og vulgært ord i Rumænien (det betyder "ludere").

R 0288/2012-2

CURVE Almindelig forbruger Sædelighed – "CURVE" er et stødende og vulgært ord i Rumænien (det betyder "ludere").

R 2073/2012-4 (T-266/13 –

verserende sag)

Almindelig forbruger

Sædelighed – "fucking" er et stødende og vulgært ord på engelsk.

R 0168/2011-1

Almindelig forbruger Sædelighed – "HIJOPUTA" er et stødende og vulgært ord på spansk.

T-417/10

Almindelig forbruger

Offentlig orden – den ungarske straffelov forbyder visse "symboler på despotisme", herunder hammer og segl og den femtakkede røde stjerne, der symboliserer det tidligere Sovjetunionen. Denne lov finder ikke anvendelse på grund af dens principielle værdi, men nærmere som dokumentation for den relevante kundekreds' opfattelse (præmis 59-63).

T-232/10

PAKI Almindelig forbruger Sædelighed – "PAKI" er en racistisk fornærmelse på engelsk.

T-526/09

SCREW YOU Almindelig forbruger (af andre produkter end sexprodukter)

Sædelighed – en stor del af de almindelige borgere i Det Forenede Kongerige og Irland ville opfatte ordene "SCREW YOU" som fornærmende og anstødelige (præmis 26)

R 0495/2005-G

FICKEN Almindelig forbruger Sædelighed – "FICKEN" er et stødende og vulgært ord på tysk (som betyder "kneppe").

T-52/13

ATATURK

Gennemsnitlig forbruger i den europæiske brede offentlighed af tyrkisk oprindelse

Banal brug af tegn med meget positive konnotationer kan være stødende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra f). ATATURK er et nationalt symbol af åndelig og politisk værdi for den europæiske brede offentlighed af tyrkisk oprindelse.

R 2613/2011-2

Eksempler på accepterede EF-varemærkeansøgninger

Tegn Relevant forbruger

Offentlig orden/sædelighed Sag nr.



Tegn Relevant forbruger

Offentlig orden/sædelighed Sag nr.

KURO Almindelig forbruger

Den kendsgerning, at en term, et navn eller en forkortelse på et andet sprog har visse ligheder med et stødende ord (som kúró) er ikke i sig selv tilstrækkelig grund til at afslå en EF-varemærkeansøgning (præmis 20). De ungarske vokaler "ò" og "ù" adskiller sig klart fra "o" og "u" uden accent. Ungarske ord ender desuden aldrig på "o" uden accent (præmis 15-18).

R 482/2012-1

SCREW YOU Almindelig forbruger (af sexprodukter)

En person, der går ind i en sexbutik, vil sandsynligvis ikke blive stødt af et varemærke, der omfatter sprogbrug med kraftige seksuelle undertoner (præmis 26).

R 495/2005-G

DE PUTA MADRE Almindelig forbruger

"Puta" betyder "luder" på spansk, men udtrykket "DE PUTA MADRE" betyder "fantastisk" (slang).

EF-varemærkenr. 3 798 469



2.7 Vildledende karakter: Artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen

2.7.1 Undersøgelse af den vildledende karakter I henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), udelukkes varemærker, som vil kunne vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse, fra registrering. Ifølge retspraksis vedrørende artikel 3, stk. 1, litra g), i det første varemærkedirektiv, hvis ordlyd er identisk med ordlyden i artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen, forudsætter registreringshindringerne i artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen, at der må antages at foreligge en tilstrækkelig alvorlig risiko for vildledning af forbrugerne (se dom af 30. maj 2006, sag C-259/04, Elizabeth Emanuel, præmis 47, og den deri nævnte retspraksis). I henhold til ovenstående antager Harmoniseringskontoret: 1. dels at der ikke er grund til at antage, at der bevidst ansøges om et varemærke

for at vildlede forbrugerne; der bør ikke gøres indsigelse på grundlag af et varemærkes vildledende karakter, hvis det er muligt at anvende varemærket på de anførte varer og tjenesteydelser på en ikkevildledende måde, dvs. at det antages, at tegnet om muligt vil blive anvendt på en ikkevildledende måde

2. dels at den gennemsnitlige forbruger er relativt opmærksom og ikke bør

betragtes som specielt sårbar over for vildledning; der vil almindeligvis kun blive gjort indsigelse, hvis varemærket giver en klar forventning, som er i åbenbar modsætning til f.eks. varernes art eller kvalitet eller geografiske oprindelse.



Der bør gøres indsigelse, når fortegnelsen over varer/tjenesteydelser er affattet på en sådan måde, at varemærket ikke kan anvendes på en ikkevildledende måde. Her følger to eksempler på varemærker, der blev fundet vildledende med hensyn til alle eller en del af de varer, der blev søgt registreret2.

Varemærke og varer Begrundelse Sag

LACTOFREE

for laktose i klasse 5

Tegnets art ville umiddelbart få den relevante forbruger til at tro, at det pågældende produkt, "laktose", ikke indeholder laktose. Det er klart, at hvis den vare, der markedsføres under tegnet "LACTOFREE", rent faktisk er laktose, ville varemærket være klart vildledende. NB: Der kan også gøres indsigelse mod varemærket i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c)

R 892/2009-1

TITAN (tysk ord for "titanium")

for transportable bygninger; transportable modulopbyggede byggeenheder til brug ved byggeri af præfabrikerede transportable bygninger; præfabrikerede transportable bygninger fremstillet af modulopbyggede transportable byggeenheder, idet ingen af førnævnte varer er fremstillet af eller indeholder titanium, i klasse 6 og 19.

Ansøgeren tilbød i forbindelse med klagesagen i et forsøg på at imødegå en indsigelse vedrørende varemærkets vildledende karakter at begrænse varespecifikationerne i begge klasser ved til sidst at tilføje følgende formulering: idet ingen af førnævnte varer er fremstillet af eller indeholder titanium. Appelkammeret fandt, at en sådan begrænsning, hvis den blev accepteret, ville gøre varemærket vildledende ud fra den tysktalende offentligheds synspunkt, da de ville antage, at varerne var fremstillet af titanium, selv om det i virkeligheden ikke var tilfældet.

R 789/2001-3

Der bør gøres indsigelse, når fortegnelsen over varer/tjenesteydelser, som er affattet i detaljer, indeholder varer/tjenesteydelser, for hvilke ikkevildledende brug af varemærket er umulig. I den (opdigtede) sag, hvor der ansøges om varemærket "KODAK VODKA" for vodka, rom, gin, whisky, bør der gøres indsigelse, for så vidt angår de specifikke varer, for hvilke ikkevildledende brug af varemærket er umulig, dvs. rom, gin, whisky. Sådanne sager er væsensforskellige fra de sager (se nedenfor), hvor der anvendes en bred ordlyd/brede kategorier, og hvor ikkevildledende brug af tegnet er mulig. Der ville f.eks. ikke blive gjort indsigelse mod en ansøgning om varemærket "KODAK VODKA" indgivet for alkoholholdige drikke, eftersom denne brede kategori omfatter vodka, for hvilket varemærket ikke er vildledende.

2 Disse eksempler vedrører kun spørgsmålet om, hvorvidt der skal gøres indsigelse på grundlag af et

varemærkes vildledende karakter. Dette punkt vedrører ikke mulige indsigelser på grundlag af andre absolutte hindringer for registrering. Muligheden for, at der umiddelbart kan gøres indsigelse mod et givet varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og/eller c), i EF-varemærkeforordningen (eller andre bestemmelser for den sags skyld), behandles ikke her.



Der bør ikke gøres indsigelse, når listen over varer/tjenesteydelser er affattet på en sådan måde, at ikkevildledende brug er mulig. Når der anvendes brede kategorier i fortegnelsen over varer/tjenesteydelser, opstår spørgsmålet om, hvorvidt der bør gøres indsigelse i forbindelse med en hel kategori, når varemærket kun er vildledende i forbindelse med nogle af de varer/tjenesteydelser, der er omfattet af den pågældende kategori. Harmoniseringskontorets politik under disse omstændigheder er ikke at gøre indsigelse. Sagsbehandleren bør antage, at varemærket vil blive brugt på en ikkevildledende måde. Med andre ord vil sagsbehandlerne ikke gøre indsigelse på grundlag af et varemærkes vildledende karakter, når de (i en kategori) kan udpege en ikkevildledende brug. Reglen er således, at artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen ikke finder anvendelse, hvis varespecifikationen består af brede kategorier, som omfatter varer/tjenesteydelser, for hvilke brugen af varemærket ikke ville være vildledende. Hvis der f.eks. ansøges om varemærket "ARCADIA" for "vin", ville en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen ikke være hensigtsmæssig, eftersom den brede kategori "vin" også omfatter vin fra Arkadien (og da Arkadien – som er navnet på en vinproducerende region i Grækenland – ikke er en beskyttet geografisk betegnelse på EU-niveau, er ansøgeren ikke forpligtet til at begrænse varespecifikationen til vin fra Arkadien).

2.7.2 De faktiske forhold på markedet og forbrugernes vaner og opfattelser I forbindelse med vurderingen af, om et givet varemærke er vildledende eller ej, bør der tages højde for de faktiske forhold på markedet og forbrugernes vaner og opfattelser. Med henblik på at vurdere et varemærkes vildledende karakter i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen skal der tages højde for de faktiske forhold på markedet (dvs. den måde, hvorpå varerne og tjenesteydelserne normalt distribueres/markedsføres/købes/leveres osv.) og for forbrugsvanerne og opfattelsen hos den relevante kundekreds, som normalt er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. F.eks. bør undersøgelsen af ansøgningen om varemærket "ELDORADO CAFÈ LATINO" (opdigtet), som omfatter kaffe, chokolade, præparater til brug som chokoladeerstatninger; te, kakao; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler af korn, brød, konditorivarer og konfekturevarer, spiseis og iscreme; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, kryddersaucer; krydderier; is i klasse 30, give anledning til at drage følgende konklusioner: • En indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen

ville være berettiget i forhold til præparater til brug som kaffeerstatninger, kaffeerstatning, cikorie, cikoriesmagsstoffer, fordi brug af varemærket på de pågældende varer nødvendigvis ville være vildledende. En forbruger ville gå ud fra, at vedkommende købte kaffe, hvilket rent faktisk ikke ville være tilfældet.

• En indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen

ville også være berettiget med hensyn til chokolade, te og kakao (hvis det antages, at de pågældende produkter ikke indeholder kaffe). Fordi sådanne varer kan sælges i emballage, der ligner den emballage, der anvendes til kaffe, og ofte købes ret hurtigt, er det sandsynligt, at mange forbrugere ikke ville bruge tid på at



analysere teksten på emballagen, men ville vælge de pågældende varer fra hylden i den (fejlagtige) tro, at der er tale om kaffe.

• For så vidt angår kaffe, er der imidlertid ikke nogen "klar modsætning" mellem

ansøgningen for kaffe og ordlyden "CAFÈ LATINO", eftersom den generelle kategori kaffe også kan omfatte kaffe fra Latinamerika. Der gøres således ikke indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen mod selve kategorien kaffe. Samme logik gælder i forbindelse med varer, som kan have kaffesmag (f.eks. chokolade, spiseis og iscreme og konditorivarer og konfekturevarer) – der bør gælde en formodning om ikkevildledende brug, og der opstår ikke nødvendigvis en modsætning mellem ordlyden og varerne.

• Endelig gælder det, for så vidt angår de resterende varer, dvs. honning, brød, eddike osv., at tilstedeværelsen af ordlyden "CAFÈ LATINO" overhovedet ikke vil skabe nogen forventninger. I forbindelse med sådanne varer vil ordlyden blive opfattet som klart ikkebeskrivende, og der er dermed ikke mulighed for reel vildledning. På det "virkelige" marked er kaffe ikke placeret på de samme hylder eller i de samme dele af forretningerne som brød, honning eller eddike. De pågældende varer har desuden et andet udseende og en anden smag og sælges normalt i en anden type emballage.

2.7.3 Varemærker med geografiske konnotationer, for så vidt angår ansøgerens placering eller varernes/tjenesteydelsernes oprindelsessted

Når det drejer sig om varemærker med visse "geografiske" konnotationer med hensyn til ansøgerens placering eller varernes/tjenesteydelsernes oprindelsessted, bemærkes følgende. Harmoniseringskontoret vil som hovedregel ikke gøre indsigelse på grundlag af et varemærkes vildledende karakter baseret på ansøgerens geografiske placering (adresse). Den geografiske placering har i princippet ingen forbindelse med varernes og tjenesteydelsernes geografiske placering, dvs. det sted, hvor de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, reelt produceres/markedsføres. Som et eksempel ville der ikke kunne gøres indsigelse mod et figurmærke med ordene MADE IN USA for beklædningsgenstande i klasse 25 indgivet af en virksomhed med hovedsæde i Sverige i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen. I givet fald antager Harmoniseringskontoret, at indehaverens brug af varemærket ikke er vildledende. Der ville dog være tale om vildledning i det hypotetiske tilfælde, at en virksomhed med hovedsæde i USA ansøger om et figurmærke, som indeholder ordene MADE IN USA, for en specifikt afgrænset fortegnelse over varer: beklædningsgenstande fremstillet i Vietnam – om end sådanne tilfælde sandsynligvis ikke ville opstå i praksis. I visse tilfælde kan tegnet i forbrugernes bevidsthed fremkalde indtryk af/forventninger til den geografiske oprindelse af varerne eller designeren, som måske ikke stemmer overens med virkeligheden. Varemærker som ALESSANDRO PERETTI eller GIUSEPPE LANARO (opdigtede eksempler), der omfatter beklædningsgenstande eller modeprodukter generelt, kan f.eks. over for den relevante kundekreds indikere, at de pågældende varer er designet og fremstillet af en italiensk stylist, hvilket måske ikke er tilfældet.



Et sådant forhold er dog ikke i sig selv tilstrækkeligt til at gøre de pågældende varemærker vildledende. "Forkerte indtryk/forventninger" forårsaget af varemærket er ikke ensbetydende med reel vildledende karakter, når tegnet blot vækker associationer. I sådanne tilfælde er der ingen klar modsætning mellem de indtryk/forventninger, et tegn måtte fremkalde, og karakteristika/egenskaber for de varer og tjenesteydelser, tegnet omfatter.

2.7.4 Varemærker, der henviser til en "officiel" godkendelse, status eller anerkendelse

Det skal bemærkes, varemærker, der kan give indtryk af officiel godkendelse, status eller anerkendelse uden at give klart indtryk af, at varerne/tjenesteydelserne stammer fra, eller er godkendt af, en offentlig instans eller organisation, i henhold til Harmoniseringskontorets praksis kan accepteres. Her følger to eksempler, hvor de pågældende varemærker, selv om de var antydende, ikke blev betragtet som vildledende:

Varemærke og tjenesteydelser Begrundelse Sag

THE ECOMMERCE AUTHORITY

for forretningsvirksomhed, nemlig ranking af og andre oplysninger om e-handelsvirksomheder, varer og tjenesteydelser via internettet i

klasse 35 og forretningsundersøgelser og -rådgivning og information vedrørende e-handel i klasse 42.

Appelkammeret fandt, at varemærket ikke var vildledende, eftersom det ikke gav det faste indtryk, at tjenesteydelserne hidrørte fra en offentlig organisation (appelkammeret bekræftede dog afvisningen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), med den begrundelse, at varemærket ikke havde fornødent særpræg, fordi det af den engelsktalende offentlighed blot ville blive opfattet som et udtryk for selvpromovering, dvs. påstande om tjenesteudbyderes kompetenceniveau).

R 803/2000-1

for bl.a. skiundervisning i klasse 41.

Appelkammeret fandt, at de franske forbrugere ville forstå, at varemærket antydede, at tjenesteydelserne leveres i Frankrig, af et fransk undervisningscenter, og vedrører skiundervisning "på den franske måde". Appelkammeret tilføjede, at den franske kundekreds ikke havde nogen grund til – blot på grund af tilstedeværelsen af et trefarvet logo (som ikke er en gengivelse af det franske flag) – at tro, at de pågældende tjenesteydelser leveres af offentlige myndigheder eller er godkendt af disse.

R 235/2009-1

bekræftet af Retten i sag T-41/10

2.7.5 Forholdet til andre bestemmelser i EF-varemærkeforordningen Ovennævnte forklaringer skal fastlægge anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen. Følgende bestemmelser kan – om end de behandles i de relevante afsnit i retningslinjerne – være særlig relevante i forbindelse



med undersøgelser af absolutte hindringer for registrering og eventuelle scenarier med vildledning. Artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i EF-varemærkeforordningen I henhold til Harmoniseringskontorets nuværende praksis gælder det, at hvis EF-varemærkeansøgeren, efter en indsigelse på grundlag af et varemærkes beskrivende karakter og/eller manglende fornødne særpræg, foreslår en begrænsning for at afhjælpe den pågældende mangel, og forudsat at den foreslåede begrænsning overholder de foreskrevne krav (betingelsesløs begæring og passende ordlyd), begrænses den oprindelige fortegnelse over varer og/eller tjenesteydelser i overensstemmelse hermed. Hvis den pågældende begrænsning (til trods for at den imødegår den oprindelige indsigelse) har den virkning, at det varemærke, der ansøges om, bliver vildledende, vil sagsbehandleren være nødsaget til at gøre indsigelse på grundlag af varemærkets vildledende karakter i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen. Nedenstående eksempel illustrerer et sådant scenarie: Ansøgningen om registrering af varemærket "ARCADIA" blev oprindelig indgivet for vin, spirituosa og likører i klasse 33. Sagsbehandleren gjorde indsigelse, fordi varemærket beskrev vinens geografiske oprindelse, eftersom Arkadien er en græsk region, der er kendt for sin vinproduktion (det skal dog bemærkes, at "Arcadia" (Arkadien) ikke er en beskyttet geografisk betegnelse). Ansøgeren tilbød at begrænse varespecifikationen ved at udelukke vin fremstillet i Grækenland eller eventuelt kun lade den omfatte vin fremstillet i Italien. Ifølge sagsbehandleren ville den foreslåede begrænsning gøre varemærket vildledende, eftersom den ville give forkerte oplysninger om varernes oprindelse. I klagesagen bekræftede appelkammeret sagsbehandlerens begrundelse (se afgørelse af 27. marts 2000, R 246/1999-1, ARCADIA, præmis 14). Artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen Denne bestemmelse udelukker registrering af EF-varemærker, som består af/indeholder dels flag og andre symboler for stater og dels flag og andre symboler for internationale mellemstatslige organisationer, som er beskyttet i medfør af artikel 6c i Pariserkonventionen, og som ikke er godkendt af de kompetente myndigheder. For så vidt angår flag og andre symboler på internationale mellemstatslige organisationer, opstår problemet, hvis offentligheden fejlagtigt tror, at der med hensyn til de pågældende varer/tjenesteydelser er en forbindelse mellem EF-varemærkeansøgeren og den internationale organisation, hvis flag eller symbol er omfattet af EF-varemærket. Artikel 7, stk. 1, litra j) og k), i EF-varemærkeforordningen (beskyttede geografiske betegnelser) Disse bestemmelser udelukker varemærker for dels vin eller spiritus og dels landbrugsprodukter og fødevarer, som indeholder eller består af beskyttede geografiske betegnelser eller beskyttede oprindelsesbetegnelser, når fortegnelsen over de respektive varer ikke angiver, at de har den pågældende geografiske oprindelse. I henhold til de regler, der finder direkte anvendelse i henhold til de specifikke EU-forordninger, som ligger til grund for disse bestemmelser, skal Harmoniseringskontoret gøre indsigelse mod EF-varemærkeansøgninger, hvor den beskyttede geografiske



betegnelse misbruges, eller som indeholder andre falske eller vildledende oplysninger om de pågældende produkters oprindelse, art eller væsentlige kvaliteter. Artikel 17, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen (overdragelse) I henhold til denne bestemmelse gælder det, at såfremt det klart fremgår af dokumenterne om overdragelse, at EF-varemærket som følge af overdragelsen vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til arten, beskaffenheden eller den geografiske oprindelse af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, afslår Harmoniseringskontoret at registrere overdragelsen, medmindre rettighedserhververen går med til at begrænse registreringen af EF-varemærket til kun at omfatte de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ikke er vildledende (se også del E, Registertransaktioner, afsnit 3, EF-varemærker som genstand for ejendomsret, kapitel 1, Overdragelse, punkt 3.6). Artikel 51, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen (fortabelsesgrunde) Mens sagsbehandleren i forbindelse med undersøgelsen af et varemærke i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen skal begrænse vurderingen til det budskab, der ligger i tegnet, i forhold til de pågældende varer/tjenesteydelser (dvs. at den måde, hvorpå tegnet reelt bruges, ikke er relevant), er det i henhold til artikel 51, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen den måde, hvorpå tegnet bruges, der er afgørende, da et registreret EF-varemærke i henhold til denne bestemmelse kan erklæres fortabt, når varemærket som følge af den brug, der af varemærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres deraf, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes/tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.

2.8 Beskyttelse af flag og andre symboler – Artikel 7, stk. 1, litra h) og i), i EF-varemærkeforordningen

Formålet med artikel 6c i Pariserkonventionen er at udelukke registrering og brug af varemærker, der er identiske med eller ligner statsemblemer eller internationale mellemstatslige organisationers emblemer, forkortelser og navne. Årsagerne hertil er, at en sådan registrering eller brug ville krænke statens ret til at kontrollere brugen af symboler på dens suverænitet og desuden vildlede offentligheden med hensyn til oprindelsen af de varer, sådanne varemærker anvendes på (G.H.C. Bodenhausen, Guide to the application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as revised in Stockholm in 1967, s. 96). Oprindelse skal i denne henseende forstås som hidrørende fra eller godkendt af den relevante forvaltning, ikke som fremstillet i den pågældende stats territorium eller – for EU's vedkommende – i EU. Artikel 7, stk. 1, litra h), henviser således til følgende symboler:

• Våben, flag, andre emblemer, officielle mærker og stempler tilhørende stater, som WIPO har fået meddelelse om, om end en sådan meddelelse ikke er obligatorisk, når det drejer sig om flag.

• Våben, flag, andre emblemer, forkortelser og navne tilhørende internationale mellemstatslige organisationer, som WIPO har fået meddelelse om, bortset fra dem, der allerede er genstand for internationale aftaler om beskyttelse heraf (se



f.eks. Genèvekonventionen til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten af 12. august 1949, hvor artikel 44 beskytter Røde Kors' emblemer med det røde kors på en hvid baggrund, ordene "Red Cross" eller "Geneva Cross" og tilsvarende emblemer).

Domstolen har gjort det klart, at disse bestemmelser kan finde anvendelse, uanset om ansøgningen vedrører varer eller tjenesteydelser, og at artikel 7, stk. 1, litra h), og artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen finder tilsvarende anvendelse. Det må derfor formodes, at begge artikler giver mindst et tilsvarende beskyttelsesniveau, eftersom de forfølger samme mål, dvs. at forbyde brug af specifikke emblemer af offentlig interesse uden de kompetente myndigheders samtykke (se dom af 16. juli 2009, forenede sager C-202/08 P og C-208/08 P, RW feuille d’érable, præmis 78, 79 og 80).

2.8.1. Beskyttelse af våben, flag, andre statsemblemer og officielle kontrol- og garantimærker og -stempler i henhold til artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen – artikel 6c, stk. 1, litra a), og artikel 6c, stk. 2, i Pariserkonventionen

I henhold til artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen afslås eller ophæves registreringen som varemærker eller som bestanddele af disse, af våben, flag og andre statsemblemer, tilhørende unionslandene (dvs. lande, hvori Pariserkonventionen er gældende) samt af dem antagne officielle kontrol- og garantimærker og -stempler, ligesom alt, hvad der fra et heraldisk synspunkt må anses som efterligning deraf, når en sådan brug ikke er tilladt af vedkommende myndigheder. Medlemmerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO) nyder samme beskyttelse i henhold til artikel 2, stk. 1, i TRIPS-aftalen, i henhold til hvilken medlemmer af Verdenshandelsorganisationen skal overholde artikel 1-12 og artikel 19 i Pariserkonventionen. Derfor skal et varemærke for at være i strid med artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen: • udelukkende bestå af en identisk gengivelse eller en "heraldisk efterligning" af

førnævnte symboler

• indeholde en identisk gengivelse eller en "heraldisk efterligning" af førnævnte symboler.

Derudover må den kompetente myndighed ikke have givet tilladelse til brug heraf. Våben består af et design eller billede på et skjold. Se følgende eksempel.



Bulgarsk våben – 6ter-databasenr. BG2 En stats flag består sædvanligvis af et specifikt rektangulært design, der anvendes som symbol på en nation. Se følgende eksempel.

Kroatisk flag Udtrykket "andre statsemblemer" er temmelig vagt. Ved andre statsemblemer forstås sædvanligvis emblemer, der fungerer som symbol på en stats suverænitet, herunder kongehusenes våbenskjold samt emblemer for stater i en forbundsstat, som har tiltrådt Pariserkonventionen. Se følgende eksempel.

Dansk statsemblem – 6ter-databasenr. DK3 Formålet med officielle kontrol- og garantimærker og -stempler er at certificere, at en stat eller en organisation, som er behørigt udpeget af en stat, har kontrolleret, at visse varer overholder specifikke standarder eller har et bestemt kvalitetsniveau. I flere stater indikerer officielle tegn og stempler kontrol af og garanti for ædle metaller eller produkter som smør, ost, kød, elektrisk udstyr osv. Officielle tegn og stempler kan også finde anvendelse på tjenesteydelser, f.eks. i forbindelse med uddannelse, turisme osv. Se følgende eksempler.

http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/SIXTERXML-IMAGES/images/bg2.jpg

http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/SIXTERXML-IMAGES/images/dk3.jpg



Spansk officielt tegn for eksportfremme (nr. ES1)

Britisk stempel for platinartikler (nr. GB 40) Det skal bemærkes, at artikel 6c i Pariserkonventionen ikke beskytter førnævnte symboler mod alle efterligninger, kun "heraldiske efterligninger". Begrebet "heraldiske efterligninger" skal forstås således, at forbuddet mod efterligning af et emblem kun gælder efterligninger heraf fra et heraldisk synspunkt, dvs. efterligninger med heraldiske konnotationer, som adskiller emblemet fra andre tegn. Beskyttelsen mod enhver efterligning fra et heraldisk synspunkt henviser således ikke til billedet som sådan, men til dets heraldiske udtryk. For at slå fast, om varemærket indeholder en efterligning fra et heraldisk synspunkt, er det derfor nødvendigt at undersøge den heraldiske beskrivelse af det pågældende emblem (se Domstolens dom af 16. juli 2009, forenede sager C-202/08 P og C-208/08 P, præmis 48). Når der foretages en sammenligning "fra et heraldisk synspunkt", jf. artikel 6c i Pariserkonventionen, skal der således tages højde for den heraldiske beskrivelse af det pågældende emblem og ikke en geometrisk beskrivelse af samme emblem, som pr. definition er mere detaljeret. Hvis der blev taget højde for den geometriske beskrivelse af emblemet, ville registreringen af emblemet blive afslået i henhold til artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen, hvis der blot var en mindre uoverensstemmelse mellem de to beskrivelser. For det andet er det tilfælde, hvor der er grafisk overensstemmelse med det emblem, der anvendes i varemærket, allerede omfattet af den første del af bestemmelsen, dvs. at udtrykket "efterligning fra et heraldisk synspunkt" må have et andet anvendelsesområde (se samme dom, præmis 49). En sagsbehandler bør f.eks. tage højde for den heraldiske beskrivelse af det

europæiske emblem – "på azurblå bund en cirkel bestående af 12 gyldne femtakkede stjerner, hvis spidser ikke rører hinanden" – og ikke den geometriske beskrivelse: "Logoet består af et rektangulært blåt flag, hvis længde er halvanden gang dets bredde. 12 gyldne stjerner er placeret med lige stor indbyrdes afstand på omkredsen af en usynlig cirkel, hvis centrum befinder sig i skæringspunktet for rektanglets diagonaler. Cirklens radius er lig med en tredjedel af flagets højde. Hver af stjernerne har fem spidser, som er beliggende på periferien af en usynlig cirkel, hvis radius er lig med en attendedel af flagets højde. Alle stjernerne er orienteret således, at en spids peger lige op, og oversiden af de to spidser til højre og venstre er anbragt vinkelret på det lodrette plan. Stjernerne er placeret som tallene på en urskive. Antallet af stjerner er uforanderligt."

http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/SIXTERXML-IMAGES/images/es1.jpg

http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/SIXTERXML-IMAGES/images/gb40.jpg



Våben og andre heraldiske emblemer tegnes på grundlag af en relativt enkel beskrivelse af layoutet og baggrundsfarven, som også oplister de forskellige bestanddele (f.eks. en løve, en ørn eller en blomst), emblemet består af, og beskriver deres farve og placering i emblemet. En heraldisk beskrivelse indeholder dog ikke detaljer om udformningen af emblemet og de specifikke bestanddele heraf, med det resultat at der er mulighed for en række kunstneriske fortolkninger af samme emblem på grundlag af samme heraldiske beskrivelse. Selv om der kan være forskelle mellem fortolkningernes detaljeringsgrad, vil de stadig "fra et heraldisk synspunkt" alle være efterligninger af det pågældende emblem (domstolens dom af 28. februar 2008, sag T-215/06, præmis 71 og 72). Det følger heraf, at et varemærke, der ikke gengiver et statsemblem nøjagtigt, stadig kan være omfattet af artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen, når den af den relevante kundekreds anses for at efterligne et sådant emblem. For så vidt angår udtrykket "efterligning fra et heraldisk synspunkt" i denne bestemmelse, vil en forskel opdaget af en specialist inden for heraldikken mellem det varemærke, der søges beskyttet, og statsemblemet ikke nødvendigvis blive opfattet af den gennemsnitlige forbruger, der – trods forskelle i visse heraldiske detaljer – i varemærket ser en efterligning af det pågældende emblem (se Domstolens dom af 16. juli 2009, forenede sager C-202/08 P og C-208/08 P, præmis 50 og 51). Det er desuden – for at artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen kan finde anvendelse – ikke nødvendigt at undersøge, hvilket overordnet indtryk varemærket giver, ved også at tage højde for dets øvrige bestanddele (ord, figurer osv.). Artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen finder i øvrigt ikke kun anvendelse på varemærker, men også på bestanddele af varemærker, som indeholder eller efterligner statsemblemer. Det er derfor tilstrækkeligt til at udelukke et EF-varemærke fra registrering, hvis en enkelt bestanddel af det varemærke, der søges beskyttet, gengiver et sådant emblem eller en efterligning heraf (se også dom af 21. april 2004, sag T-127/02, ECA, præmis 40-41). 2.8.1.1 Undersøgelse af varemærker, der består af eller indeholder en stats flag Der er tre trin i undersøgelsen af varemærker, der består af eller indeholder en stats flag: 1 at finde en officiel gengivelse af det beskyttede flag 2 at sammenligne flaget med det varemærke, der søges beskyttet; består det

varemærke, der søges beskyttet, udelukkende af, eller indeholder det en identisk gengivelse af flaget (b)? eller består varemærket udelukkende af, eller indeholder det en heraldisk efterligning af det pågældende flag (b)?

3 at undersøge, om sagsakterne indeholder oplysninger om, hvorvidt registreringen af flaget er blevet tilladt af den kompetente myndighed.

1 Finde det beskyttede flag Som det fremgår af ovenstående, er stater ikke forpligtet til at opføre flag på den liste over emblemer, der skal meddeles WIPO. Det skyldes, at flag burde være kendte. Ikke desto mindre fremgår visse flag af den liste, som kan tilgås via WIPO's "Article 6ter Structured Search"-værktøj. Hvis det ikke er tilfældet, bør



sagsbehandlerne kontrollere de relevante regeringers officielle websteder og encyklopædier og/eller ordbøger for en nøjagtig gengivelse af statens flag. 2 Sammenligne flaget med det varemærke, der søges beskyttet a) Består det varemærke, der søges beskyttet, udelukkende af, eller indeholder det

en identisk gengivelse af et flag? Hvis det er tilfældet, fortsættes til næste trin. b) Består varemærket udelukkende af, eller indeholder det en heraldisk efterligning

af et flag? For flags vedkommende skal varemærket sammenlignes med den heraldiske beskrivelse af det pågældende flag. I sag T-41/10 af 5. maj 2011 (ESF Ecole du ski français) blev det franske flag f.eks. beskrevet som et rektangulært eller firkantet flag bestående af tre lige store horisontale bånd i farverne blå, hvid og rød. Sagsbehandleren bruger den heraldiske beskrivelse, som indeholder oplysninger om layout og baggrundsfarver, oplister de forskellige bestanddele (f.eks. en løve, en ørn eller en blomst), flaget består af, og beskriver deres farve, placering og proportioner, til at drage en konklusion om en eventuel heraldisk efterligning. Som regel skal flaget og varemærket (eller den del af varemærket, hvor flaget er gengivet) være ret ens, hvis sagsbehandleren skal konkludere, at der er tale om en heraldisk efterligning. Se følgende eksempler, hvor det blev konkluderet, at der var tale om en "heraldisk efterligning" af et flag:

Flag Afvist EF-varemærkeansøgning

Schweizisk flag EF-varemærkeansøgning 8 426 876

Brug af et sort/hvidt flag kan stadig betragtes som en heraldisk efterligning, når flaget består af eller indeholder unikke heraldiske elementer. Den sort/hvide gengivelse af det canadiske flag i nedenstående eksempel kan f.eks. betragtes som en heraldisk efterligning.



Flag Afvist EF-varemærkeansøgning

Canadisk flag EF-varemærkeansøgning 2 793 495

På den anden side vil en sort/hvid gengivelse i forbindelse med flag, der udelukkende består af striber i tre farver (lodrette eller vandrette) ikke blive betragtet som en heraldisk efterligning, fordi flag af den type er ret almindelige. Som det fremgår af ovenstående, er tilstedeværelsen af andre bestanddele i varemærket uden relevans. Hvis en bestanddel har en anden form end et flag (og f.eks. er cirkelformet), betragtes det ikke som en heraldisk efterligning. Andre former, der ikke er heraldiske efterligninger, fremgår af nedenstående eksempler:



Flag Accepteret EF-varemærkeansøgning

EF-varemærkeansøgning 5 851 721

Italiensk flag EF-varemærkeansøgning 5 514 062

Schweizisk flag EF-varemærkeansøgning 6 015 473

Finsk flag EF-varemærkeansøgning 7 087 281

Flag Accepteret EF-varemærkeansøgning

Svensk flag EF-varemærkeansøgning 8 600 132



Dansk flag EF-varemærkeansøgning 8 600 173

Fransk flag EF-varemærke 4 624 987, sag T-41/10

Den sondring, der foretages mellem de sager, som undersøges i henholdsvis EF-varemærkeansøgning nr. 8 426 876 (indsigelse) og EF-varemærkeansøgning nr. 6 015 473 (ingen indsigelse), bør bemærkes. I sidstnævnte sag blev det besluttet ikke at gøre indsigelse på grund af antallet af ændringer: en ændring af formen (fra en firkant til en cirkel), en ændring af proportionerne (de hvide striber i korset i EF-varemærkeansøgning nr. 6 015 473 er længere og tyndere end i flaget) og en ændring af farven, eftersom korset i EF-varemærkeansøgning nr. 6 015 473 har en skygge. 3 Undersøge, om registreringen er blevet tilladt Når sagsbehandleren har konstateret, at varemærket består af eller indeholder et flag eller en heraldisk efterligning heraf, skal det undersøges, om sagsakterne indeholder oplysninger om, hvorvidt registreringen er blevet tilladt af den kompetente myndighed. Hvis der ikke findes oplysninger herom, gør sagsbehandleren indsigelse mod registreringen af det varemærke, der søges beskyttet. Indsigelsen vil indeholde en gengivelse af det officielle flag i farver og angive gengivelsens kilde. En sådan indsigelse kan kun frafaldes, hvis ansøgeren fremlægger dokumentation for, at den kompetente myndighed i den pågældende stat har tilladt registrering af varemærket. Afslagets omfang: For så vidt angår staters flag, skal varemærker, der er i strid med artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen, afslås for alle de varer og tjenesteydelser, der søges beskyttet.



2.8.1.2. Undersøgelse af varemærker, der består af eller indeholder våben og andre statsemblemer

De samme trin, som blev nævnt i forbindelse med staters flag, følges også i forbindelse med undersøgelse af varemærker, der består af eller indeholder våben eller andre statsemblemer. For at være beskyttet skal våben og andre statssymboler dog være opført på listen over våben og statsemblemer. Denne liste kan tilgås via WIPO's "Article 6ter Structured Search"-værktøj på http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/. WIPO's "Article 6ter"-database indeholder oplysninger om skriftlige bestanddele og henvisninger til kategorierne i Vienna-Klassifikationen. Den bedste søgemetode er derfor at bruge denne klassificering. I disse tilfælde skal det beskyttede symbol, som meget ofte består af eller indeholder samme type figurer, såsom kroner, enhjørninger, ørne, løver osv., og varemærket (eller den del af varemærket, hvor symbolet er gengivet) ligne hinanden meget. Nærmere oplysninger herom og om heraldiske beskrivelser findes i forklaringen i punkt 2.8.1.1 "Undersøgelse af varemærker, der består af eller indeholder en stats flag" ovenfor. Her er to eksempler, hvor det blev konstateret, at der var tale om en "heraldisk efterligning":

Beskyttet emblem Afvist EF-varemærkeansøgning

Britisk emblem: 6ter-nr.: GB4 EF-varemærkeansøgning 5 627 245, sag T-397/09

.

Canadisk emblem: 6ter-nr.: CA2 EF-varemærkeansøgning 2 785 368 (Domstolen,

sag C-202/08)

Retten bemærkede, at skjoldholderne i EF-varemærkeansøgning nr. 5 627 245 var stort set identiske med skjoldholderne i det emblem, der er beskyttet under tegn GB4. Den eneste forskel er mellem kronerne i tegnene. Retten fandt dog, at en forskel

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/



mellem varemærket og statsemblemet, som opdages af en ekspert i heraldik, ikke nødvendigvis ville blive opfattet af den gennemsnitlige forbruger, der trods visse forskelle med hensyn til heraldiske detaljer kan opfatte varemærket som en efterligning af emblemet. Retten fandt således, at appelkammeret havde ret i, at det varemærke, der blev søgt beskyttet, indeholdt en efterligning fra et heraldisk synspunkt af emblem GB4, som er beskyttet i henhold til artikel 6c i Pariserkonventionen (sag T397/09, præmis 24-25). På den anden side fandt Retten, at følgende varemærke (EF-varemærke nr. 6 832 571)

ikke indeholdt en heraldisk efterligning af førnævnte britiske emblem. Som det fremgår ovenfor, bruges løver og enhjørninger ofte i denne type symbol. Det bør også bemærkes, at sort/hvide gengivelser af våben og andre statsemblemer stadig kan betragtes som heraldiske efterligninger, når det beskyttede symbol består af eller indeholder unikke heraldiske træk (se f.eks. det canadiske emblem). Desuden er tilstedeværelsen af andre bestanddele i det afviste varemærke uden relevans. Der er endda tale om en heraldisk efterligning, når det beskyttede symbol kun delvist er gengivet, så længe det, der delvist er gengivet, udgør den eller de væsentlige bestanddele af det beskyttede symbol og et eller flere unikke heraldiske træk. Følgende er et eksempel på en delvis heraldisk efterligning, eftersom den væsentlige bestanddel af det beskyttede symbol, ørnen med pilene over emblemet, er en unik heraldisk figur, og fordi figurens heraldiske karakteristika er efterlignet i EF-varemærkeansøgningen:

Beskyttet emblem Afvist EF-varemærkeansøgning

Emblem for USA's justitsministerium; 6ter-nr.: US40




I følgende eksempler er der ikke tale om en heraldisk efterligning af et statsemblem:

Beskyttet emblem Accepteret EF-varemærkeansøgning

6ter-nr.: AT10 EF-varemærkeansøgning 8 298 077

Emblemet i EF-varemærkeansøgning nr. 8 298 077 er ikke en heraldisk efterligning af det østrigske symbol, fordi det har en anden form, og fordi striberne i det hvide kors i det østrigske symbol ikke findes i emblemet i EF-varemærkeansøgningen. Når sagsbehandleren har konstateret, at varemærket gengiver et symbol (eller er en heraldisk efterligning heraf), skal det undersøges, om sagsakterne indeholder oplysninger om, at registreringen er blevet tilladt af den kompetente myndighed. Hvis der ikke findes oplysninger herom, gør sagsbehandleren indsigelse mod registreringen af det varemærke, der søges beskyttet. Indsigelsen indeholder en gengivelse af det beskyttede symbol og henviser til symbolets 6ter-nummer. En sådan indsigelse kan kun frafaldes, hvis ansøgeren fremlægger dokumentation for, at den kompetente myndighed i den pågældende stat har tilladt registrering af varemærket. Afslagets omfang: For så vidt angår statssymboler, skal varemærker, der er i strid med artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen, afslås for alle de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen. 2.8.1.3 Undersøgelsen af varemærker, der består af eller indeholder officielle kontrol-

og garantimærker og -stempler De trin, sagsbehandleren skal følge, er de samme som for staters flag og beskyttede våben og andre statsemblemer som nævnt ovenfor. Afvisningen har dog begrænset omfang. Varemærker, der består af eller indeholder en identisk gengivelse/heraldisk efterligning af officielle kontrol- og garantimærker og -stempler, vil kun blive afvist for varer, der er identiske med eller ligner de varer, for hvilke symbolerne anvendes (artikel 6c, stk. 2, i Pariserkonventionen).



2.8.2 Beskyttelse af internationale mellemstatslige organisationers våben, flag, andre emblemer, forkortelser og navne i henhold til artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen – artikel 6c, stk. 1, litra b) og c), i Pariserkonventionen

I henhold til artikel 6c, stk. 1, litra b) og c), i Pariserkonventionen afvises registrering – som varemærke eller en bestanddel heraf – af våben, flag, andre emblemer, forkortelser og navne tilhørende internationale mellemstatslige organisationer (som en eller flere af de lande, der har tiltrådt Pariserkonventionen, er medlem af) eller enhver efterligning fra et heraldisk synspunkt, når en sådan brug ikke er blevet tilladt af den kompetente myndighed. Medlemmerne af WTO nyder samme beskyttelse i henhold til artikel 2, stk. 1, i TRIPS-aftalen, i henhold til hvilken medlemmer af WTO skal overholde artikel 1-12 og artikel 19 i Pariserkonventionen. Varemærket bør desuden være af en sådan art, at det over for offentligheden indikerer, at der er en forbindelse mellem den pågældende organisation og våbenet, flagene, emblemerne, forkortelserne eller navnene, eller vildleder offentligheden med hensyn til forbindelsen mellem indehaveren og organisationen. Internationale mellemstatslige organisationer kan være organer som FN, Verdenspostforeningen, Verdensturistorganisationen, WIPO osv. I denne henseende skal EU hverken betragtes som en international organisation i almindelig forstand eller som en sammenslutning af stater, men nærmere som en "overnational organisation", dvs. en uafhængig enhed med sine egne suveræne rettigheder og retsorden uafhængigt af medlemsstaterne, som både medlemsstaterne og deres statsborgere er underlagt inden for EU's kompetenceområder. På den ene side har traktaterne ført til oprettelsen af en uafhængig union, hvortil medlemsstaterne har afgivet en del af deres suverænitet. De opgaver, som EU er blevet tildelt, er meget forskellige fra andre internationale organisationers opgaver. Hvor sidstnævnte primært har klart definerede opgaver af teknisk karakter, har EU ansvarsområder, som tilsammen udgør afgørende egenskaber, der definerer en stat. På den anden side har EU-institutionerne også kun beføjelser inden for visse områder til at forfølge de mål, der er fastsat i traktaterne. De kan ikke frit vælge deres mål ligesom en suveræn stat. EU har desuden hverken den omfattende kompetence, som suveræne stater har, eller beføjelser til at fastlægge nye ansvarsområder. Uagtet EU's særlige retlige karakter, og i forbindelse med anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra h), sidestilles EU med en international organisation. I praksis vil der blive taget højde for, at EU's aktivitetsområde er så bredt (se dom af 15. januar 2013, sag T-413/11, EUROPEAN DRIVESHFT SERVICES, præmis 69), at sagsbehandleren sandsynligvis vil finde en forbindelse mellem de pågældende varer og tjenesteydelser og EU's aktiviteter. De mest relevante EU-flag og -symboler, der er beskyttet af Europarådet, er vist her:



6ter-nr.: QO188 6ter-nr.: QO189

Følgende er blevet beskyttet for Kommissionen:

6ter-nr.: QO245 6ter-nr.: QO246 6ter-nr.: QO247

Følgende er blevet beskyttet for Den Europæiske Centralbank:

6ter-nummer: QO852 6ter-nummer: QO867

Der er fire trin i undersøgelsen af varemærker, som indeholder en international mellemstatslig organisations våben, flag eller andre symboler. 1 at finde en officiel gengivelse af det beskyttede symbol (som kan være en

forkortelse eller et navn) 2 at sammenligne symbolet med det varemærke, der søges beskyttet 3 at undersøge, om det varemærke, der søges beskyttet, over for den relevante

kundekreds indikerer, at der er en forbindelse mellem indehaveren og den internationale organisation, eller vildleder offentligheden med hensyn til tilstedeværelsen af en sådan forbindelse.

4 at undersøge, om sagsakterne indeholder oplysninger om, hvorvidt registreringen

er blevet tilladt af den kompetente myndighed.



1 Finde det beskyttede symbol (eller forkortelse eller navn) For at være beskyttet skal symbolerne på internationale mellemstatslige organisationer være opført på den relevante liste. I modsætning til tilfælde med en stats flag gælder dette krav også for internationale organisationers flag. Den relevante database kan tilgås via WIPO's "Article 6ter Structured Search"-værktøj. Det er også i dette tilfælde bedst at foretage søgningen ved hjælp af kategorierne i Vienna-Klassifikationen. 2 Sammenligne symbolet med det varemærke, der søges beskyttet Består det varemærke, der søges beskyttet, udelukkende af, eller indeholder det en identisk gengivelse af en international mellemstatslig organisations beskyttede symbol, eller består det varemærke, der søges beskyttet, af eller indeholder det en heraldisk efterligning heraf? a) Består det varemærke, der søges beskyttet, udelukkende af, eller indeholder det

en identisk gengivelse af det beskyttede symbol? Hvis det er tilfældet, fortsættes til næste trin.

b) Består varemærket udelukkende af, eller indeholder det en heraldisk efterligning

heraf? Testen er den samme som for staters flag og symboler, dvs. at det beskyttede symbol og varemærket (eller den del af varemærket, hvor det beskyttede symbol er gengivet) skal ligne hinanden meget. Det samme gælder for internationale mellemstatslige organisationers forkortelser og navne (se appelkammerets afgørelse, R 1414/2007-1, ESA). Følgende varemærker blev afvist, fordi de blev anset for at indeholde "heraldiske efterligninger" af EU's flag, som er beskyttet under QO188:


EF-varemærkeansøgning 448 266 EF-varemærkeansøgning

6 449 524




EF-varemærkeansøgning 1 106 442 (T-127/02)

EF-varemærkenr. 4 081 014 (1640 C)

EF-varemærkeansøgning

2 180 800 (T-413/11)

Ved heraldiske efterligninger af EU's flag (QO188 ovenfor) betragtes det som relevant, at a) der er 12 femtakkede stjerner, b) stjernerne er anbragt i en cirkel og ikke rører hinanden, og c) stjernerne står i kontrast til en mørkere baggrund. Det skal navnlig tages i betragtning, at figuren i form af 12 stjerner, som er anbragt i en cirkel, er den vigtigste bestanddel af EU's logo ("logoet"), fordi den har et stærkt budskab: a) cirklen af gyldne stjerner symboliserer solidaritet og harmoni mellem Europas befolkninger, og b) tallet 12 antyder fuldkommenhed og enhed. Logoets øvrige bestanddele er en baggrund med en farve, der fremhæver figuren (se appelkammerets afgørelse, R 1401/2011-1, præmis 21). Det følger af ovenstående, at gengivelsen af EU's flag i sort/hvid stadig kan betragtes som en heraldisk efterligning, når stjernerne står i kontrast til en mørkere baggrund på en sådan måde, at det giver indtryk af, at der er tale om en sort/hvid gengivelse af EU's flag (se EF-varemærkeansøgning 1 106 442 ovenfor). Til gengæld illustrerer følgende eksempel en sag, hvor den sort/hvide gengivelse af en cirkel af stjerner ikke giver indtryk af at være en sort/hvid gengivelse af EU's flag:

Følgende tre tilfælde betragtes ikke som heraldiske efterligninger af EU's flag, fordi de ikke gengiver 12 stjerner, der er anbragt i en cirkel (dvs. at alle tre varemærker blev accepteret):




EF-varemærkeansøgning 5 639 984 EF-varemærkeansøgning

6 156 624

Følgende er ikke en heraldisk efterligning, fordi der, selv om stjernerne er gule, ikke er nogen blå (eller mørk) baggrund:

3 at undersøge, om det varemærke, der søges beskyttet, over for den relevante

kundekreds indikerer, at der er en forbindelse mellem indehaveren og den internationale organisation, eller vildleder offentligheden med hensyn til tilstedeværelsen af en sådan forbindelse.

Der antydes ikke blot en forbindelse, når offentligheden ville tro, at varerne eller tjenesteydelserne stammer fra den pågældende organisation, men også når offentligheden kan tro, at varerne eller tjenesteydelserne har den pågældende organisations godkendelse eller garanti eller på anden måde er forbundet med organisationen (se Rettens dom af 15. januar 2013, sag T-413/11, EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES, præmis 61). For at kunne vurdere omstændighederne ordentligt skal sagsbehandleren tage hensyn til følgende: - de varer og/eller tjenesteydelser, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen - den relevante kundekreds - det helhedsindtryk, som varemærket fremkalder. For så vidt angår EU's flag, skal sagsbehandleren vurdere, om der er overlapning mellem EU's aktiviteter, idet der skal tages hensyn til, at EU er aktiv i mange sektorer og regulerer varer og tjenesteydelser på alle industrielle og kommercielle områder, hvilket fremgår af den brede vifte af direktiver, som EU har vedtaget. Tilsvarende skal sagsbehandleren tage højde for, at selv gennemsnitlige forbrugere kan være bevidste om sådanne aktiviteter, hvilket betyder, at sagsbehandleren i praksis med stor sandsynlighed i de fleste tilfælde vil finde en forbindelse.



Endelig kræver artikel 6c, stk. 1, litra c), i Pariserkonventionen en samlet vurdering i modsætning til artikel 6c, stk. 1, litra a), i Pariserkonventionen, hvor det er tilstrækkeligt, at tegnet består af eller indeholder emblemet eller en heraldisk efterligning heraf. Det følger heraf, at sagsbehandleren – i modsætning til tilfældet med statsemblemer og flag – også skal tage højde for varemærkets øvrige bestanddele. Det kan nemlig ikke udelukkes, at alle de andre bestanddele af tegnet kunne give anledning til at drage den konklusion, at offentligheden ikke ville forbinde tegnet med en international, mellemstatslig organisation (se dom af 15. januar 2013, sag T-413/11, EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES, præmis 59). Det skal – stadig med hensyn til EU's flag – bemærkes, at ordbestanddele som "EURO"/"EUROPEAN" i en EF-varemærkeansøgning som regel i endnu højere grad indikerer en forbindelse, eftersom de kunne opfattes som indebærende et officielt EU-agenturs godkendelse, kvalitetskontrol eller garanti med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der søges registreret. Her er to eksempler, hvor det blev vurderet, at der var tale om en forbindelse med EU:

Varer og tjenesteydelser

Klasse 16: Tidsskrifter og andre publikationer Klasse 42: Udarbejdelse af rapporter og undersøgelser vedrørende biler, motorcykler og cykler

Begrundelse

Varemærket blev afvist for samtlige varer og tjenesteydelser af nedenstående årsager: (26) Forbrugere på dette marked er bevidste om, hvor vigtigt det er, at virksomheder, der udgiver undersøgelser og rapporter om dyre og potentielt farlige varer som køretøjer, er troværdige. Forbrugerne ved måske også, at EU selv er involveret i den slags aktiviteter via sin forbindelse med Euro E.N.C.A.P., som giver bilkøbere uafhængige vurderinger af sikkerheden og resultaterne for biler, der sælges på det europæiske marked. Som følge heraf, og fordi indehaverens varemærke indeholder en genkendelig heraldisk bestanddel af det europæiske logo, er det sandsynligt, at offentligheden ville antage, at de 12 gyldne stjerner fra EU's logo i EF-varemærket indikerer en forbindelse mellem indehaveren og EU.



Varer og tjenesteydelser

Klasse 9: Computerhardware, computersoftware, optagne databærere. Klasse 41: Ledelse og arrangering af videnskabelige møder, seminarer, symposier, kongresser og konferencer; undervisningsvirksomhed, kursusvirksomhed, uddannelsesvirksomhed; rådgivningsvirksomhed vedrørende uddannelse og videreuddannelse. Klasse 42: Skabelse, opdatering og vedligeholdelse af computerprogrammer; softwaredesign; rådgivningstjenester vedrørende computerhardware; udlejning af hardware og software; leasing af adgangstid til computerdatabaser.

Begrundelse

Varemærket blev afvist for samtlige varer og tjenesteydelser af nedenstående årsager: Appelkammeret fandt, at der, i modsætning til, hvad ansøgeren hævdede, var en vis overlapning mellem ansøgerens varer og tjenesteydelser og Europarådets og EU's aktiviteter. Appelkammeret henviste bl.a. til Den Europæiske Unions Tidende, som er tilgængelig på CD-ROM (dvs. på en optaget databærer), til seminarer, uddannelsesprogrammer og konferencer udbudt af Europarådet og EU på en lang række områder og til et stort antal databaser, som de pågældende institutioner gør tilgængelige for offentligheden, navnlig EUR-Lex. I lyset af den brede vifte af varer og tjenesteydelser, som Europarådet og EU kan tilbyde, kan det ikke udelukkes, at den relevante kundekreds – for den type varer og tjenesteydelser, der søges registreret – kan tro, at der er en forbindelse mellem ansøgeren og de pågældende institutioner. Det var derfor med rette, at appelkammeret fandt, at registrering af det pågældende varemærke sandsynligvis ville give offentligheden det indtryk, at der var en forbindelse mellem det varemærke, der blev søgt registreret, og de pågældende institutioner.

4 Undersøge, om registreringen er blevet tilladt Hvis der ikke findes oplysninger om, at det varemærke, der søges registreret, er blevet tilladt, gør sagsbehandleren indsigelse mod registreringen heraf. Indsigelsen skal indeholde en gengivelse af det beskyttede symbol og henvise til symbolets 6ter-nummer. Sagsbehandleren skal også klart angive, hvilke varer og tjenesteydelser der gives afslag for, og oplyse, hvorfor varemærket vil give offentligheden indtryk af, at der er en forbindelse med den pågældende organisation. En sådan indsigelse kan kun frafaldes, hvis ansøgeren fremlægger dokumentation for, at den kompetente myndighed har tilladt registrering af varemærket. Afslagets omfang: Hvis der er tale om internationale mellemstatslige organisationers flag og symboler, skal afvisningen angive de varer og/eller tjenesteydelser, der er berørt af afgørelsen, dvs. de varer/tjenesteydelser, hvor offentligheden ifølge sagsbehandleren ville få indtryk af, at der er en forbindelse mellem varemærket og en organisation.



2.8.3. Beskyttelse af tegn, emblemer eller våben ud over dem, der er omfattet af artikel 6c i Pariserkonventionen, i henhold til artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen

I henhold til artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen udelukkes varemærker, som indeholder tegn, emblemer eller våben, ud over de i artikel 6c i Pariserkonventionen omhandlede, og som er af særlig offentlig interesse, fra registrering, medmindre den kompetente myndighed har givet sin tilladelse til, at de registreres. Som det fremgår af ovenstående, henviser artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen til alle andre tegn, emblemer eller våben, der ikke er givet meddelelse om i henhold til artikel 6c, stk. 3, litra a), i Pariserkonventionen, uanset om der er tale om statsemblemer eller en international mellemstatslig organisations emblem, jf. artikel 6c, stk. 1, litra a) eller b), i Pariserkonventionen, eller emblemer for offentlige organer eller forvaltninger ud over dem, der er omfattet af artikel 6c i Pariserkonventionen, såsom provinser eller kommuner. Desuden finder artikel 7, stk. 1, litra i), og artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen – i henhold til retspraksis – tilsvarende anvendelse og giver mindst tilsvarende beskyttelsesniveauer. Det betyder, at artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen ikke kun finder anvendelse, når førnævnte symboler gengives identisk som et varemærke eller en bestanddel heraf, men også når varemærket består af eller indeholder en heraldisk gengivelse af de pågældende symboler. En hvilken som helst anden fortolkning af denne bestemmelse ville indebære, at artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen ville give mindre beskyttelse end artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen. Ifølge samme argumentation finder artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen anvendelse, når varemærket vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til tilstedeværelsen af en forbindelse mellem indehaveren af varemærket og det organ, som førnævnte symboler henviser til. Med andre ord er beskyttelsen i artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen betinget af, at der er en forbindelse mellem varemærket og symbolet. Hvis ikke det var tilfældet, ville varemærker, hvorpå artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen finder anvendelse, opnå bredere beskyttelse end i henhold til artikel 7, stk. 1, litra h), i EF-varemærkeforordningen (se dom af 10. juli 2013, sag T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS). Artikel 7, stk. 1, litra i), definerer ikke symboler af "særlig offentlig interesse". Der er dog grund til at antage, at symbolernes beskaffenhed kan variere og f.eks. kan omfatte religiøse symboler, politiske symboler eller symboler for offentlige organer eller forvaltninger ud over dem, der er omfattet af artikel 6c i Pariserkonventionen, såsom provinser eller kommuner. Under alle omstændigheder skal den omhandlede "særlige offentlige interesse" fremgå af et offentligt dokument, f.eks. en national eller international retsakt, forordning eller andre forskrifter. Retten fandt, at der var tale om en "særlig offentlig interesse", når emblemet havde en særlig forbindelse med en af en international mellemstatslig organisations aktiviteter (se dom af 10. juli 2013, sag T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS, præmis 44). Retten slog navnlig fast, at artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen også fandt anvendelse, når emblemet blot fremkaldte et af EU's aktivitetsområder, selv hvis den pågældende aktivitet kun vedrørte nogle af EU-medlemsstaterne (se samme dom, præmis 45 og 46).



Det bekræfter, at beskyttelsen i artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen også finder anvendelse på symboler, der kun er af særlig offentlig interesse i én enkelt medlemsstat eller en del heraf (artikel 7, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen). Der er fire trin i undersøgelsen af varemærker, som indeholder tegn, emblemer og våben af særlig offentlig interesse. 1 at finde symbolet af særlig offentlig interesse 2 at sammenligne symbolet med det varemærke, der søges beskyttet 3 at undersøge, om det varemærke, der søges beskyttet, over for den relevante

kundekreds indikerer, at der er en forbindelse mellem indehaveren og den myndighed, symbolet henviser til, eller vildleder offentligheden med hensyn til tilstedeværelsen af en sådan forbindelse

4 at undersøge, om sagsakterne indeholder oplysninger om, hvorvidt registreringen

er blevet tilladt af den kompetente myndighed. 1 Finde symbolet af særlig offentlig interesse På nuværende tidspunkt findes der ingen liste eller database, der gør det muligt for sagsbehandlerne at identificere, hvilke symboler der er af særlig offentlig interesse, særlig i en medlemsstat eller en del heraf. Tredjeparters bemærkninger vil derfor stadig ofte være kilden til mange indsigelser vedrørende sådanne symboler. Et eksempel på et symbol af særlig offentlig interesse er Røde Kors, som er beskyttet af konventionen til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten, som blev undertegnet i Genève (http://www.icrc.org/ og

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions).

Nedenstående symboler er beskyttet i henhold til Genèvekonventionen:

Ud over symbolerne er deres navne også beskyttet (fra venstre mod højre) som følger: "Røde Kors", "Røde Halvmåne" og "Røde Krystal". Et andet eksempel på et symbol af særlig offentlig interesse er det olympiske symbol som defineret i Nairobitraktaten om beskyttelse af det olympiske symbol. I henhold til definitionen i Nairobitraktaten består det olympiske symbol af de fem sammenflettede ringe. Ringenes farver er blå, gul, sort, grøn og rød. Ringene hænger sammen fra venstre mod højre i den rækkefølge. Symbolet består af de olympiske ringe alene – afbildet med én farve eller med forskellige farver.

http://www.icrc.org/

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions



Nedenstående symbol blev anset for ikke at være et symbol af særlig offentlig interesse:

Genbrugssymbolet (til venstre) blev ikke betragtet som beskyttet i henhold til denne bestemmelse, fordi det er et kommercielt symbol. 2 Sammenligne symbolet med det varemærke, der søges beskyttet Består det varemærke, der søges beskyttet, udelukkende af, eller indeholder det en identisk gengivelse af symbolet af særlig offentlig interesse? Eller består varemærket, der søges beskyttet, af eller indeholder det en heraldisk efterligning heraf? a) Består det varemærke, der søges beskyttet, udelukkende af eller indeholder det

en identisk gengivelse af symbolet? Hvis det er tilfældet, fortsættes til næste trin. b) Består varemærket udelukkende af, eller indeholder det en heraldisk efterligning

af symbolet? Testen er den samme som for internationale mellemstatslige organisationers flag og symboler, dvs. at symbolet og varemærket (eller den del af varemærket, hvor det beskyttede symbol er gengivet) skal ligne hinanden forholdsvis meget. Her følger nogle eksempler på varemærker, der blev afvist, fordi de indeholdt Røde Kors-symbolet eller en heraldisk gengivelse heraf.



Afviste EF-varemærkeansøgninger

WO 964 979 EF-varemærkeansøgning

2 966 265 EF-varemærkeansøgning

5 988 985

På den anden side er en række velkendte røde kors traditionelt blevet brugt og er stadig i brug, men hvis inddragelse i et varemærke ikke ville blive betragtet som en gengivelse af "Røde Kors"-symbolet. Eksempler på disse berømte kors er følgende:

Tempelridderkors Sankt Georgs-kors Malteserkors

Nedenstående EF-varemærke blev accepteret, fordi det indeholdt to gengivelser af ridderkorset.

Et varemærke, som indeholder et kors i sort/hvid (eller grå nuancer), giver ikke anledning til indsigelser. Et kors i en anden farve end rød giver heller ikke anledning til indsigelser i henhold til artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen.



Accepterede EF-varemærkeansøgninger




3 At undersøge, om det varemærke, der søges beskyttet, over for den relevante

kundekreds indikerer, at der er en forbindelse mellem indehaveren og den myndighed, symbolet henviser til, eller vildleder offentligheden med hensyn til tilstedeværelsen af en sådan forbindelse

Der antydes ikke blot en forbindelse, når offentligheden ville tro, at varerne eller tjenesteydelserne stammer fra den pågældende myndighed, men også når offentligheden kan tro, at varerne eller tjenesteydelserne er godkendt eller garanteret af den pågældende organisation eller på anden måde er forbundet med myndigheden (se Rettens dom af 10. juli 2013, sag T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS, præmis 78). For at kunne vurdere omstændighederne ordentligt skal sagsbehandleren som nævnt tage hensyn til følgende: - de varer og/eller tjenesteydelser, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen - den relevante kundekreds - det helhedsindtryk, som varemærket fremkalder. Sagsbehandleren skal vurdere, om der er overlapning mellem de varer og/eller tjenesteydelser, der søges registreret, og den pågældende myndigheds aktiviteter, og om den relevante kundekreds kan have kendskab til det. Sagsbehandleren skal, navnlig for så vidt angår EU, tage højde for, at sidstnævnte er aktiv inden for mange områder, som det fremgår af den brede vifte af direktiver, som EU har vedtaget. Sagsbehandleren skal desuden tage højde for varmemærkets øvrige bestanddele. Det kan nemlig ikke udelukkes, at alle de andre bestanddele af tegnet kunne give anledning til at konkludere, at offentligheden ikke ville forbinde tegnet med den pågældende myndighed (se Rettens dom af 10. juli 2013, sag T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS, præmis 107). Det skal – stadig med hensyn til EU – bemærkes, at ordbestanddele som "EURO"/"EUROPEAN" i en EF-varemærkeansøgning som regel i endnu højere grad indikerer en forbindelse, eftersom de kunne opfattes som indebærende en EU-godkendelse (se Rettens dom af 10. juli 2013, sag T-3/12, MEMBER OF EURO EXPERTS, præmis 113).



Retten bekræftede f.eks. (i sag T-3/12), at følgende varemærke (EF-varemærkeansøgning nr. 6 110 423, der omfatter varer i klasse 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 og 45),

var i strid med artikel 7, stk. 1, litra i), i EF-varemærkeforordningen, fordi det indeholdt en (heraldisk) efterligning af "euro"-symbolet.

4 Undersøge, om registreringen er blevet tilladt Indeholder sagsakterne oplysninger om, at den kompetente myndighed har tilladt registrering? Hvis der ikke findes oplysninger herom, gør sagsbehandleren indsigelse mod registreringen af det varemærke, der søges beskyttet. Indsigelsen indeholder en gengivelse af symbolet og giver ansøgeren alle de nødvendige detaljer og navnlig oplysninger om, hvorfor symbolet er af "særlig offentlig interesse" (f.eks. – hvis symbolet er beskyttet af et internationalt instrument – en henvisning til det pågældende instrument; i forbindelse med Røde Kors er instrumentet konventionen til forbedring af såredes og syges vilkår i de væbnede styrker i felten, som blev undertegnet i Genève (http://www.icrc.org/ og http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions)). En sådan indsigelse kan kun frafaldes, hvis ansøgeren fremlægger dokumentation for, at den kompetente myndighed har tilladt registrering af varemærket. Afslagets omfang: Hvis der er tale om symboler af særlig offentlig interesse, skal afvisningen angive de varer og/eller tjenesteydelser, der er berørt af afgørelsen, dvs. de varer/tjenesteydelser, hvor offentligheden ifølge sagsbehandleren ville få indtryk af, at der er en forbindelse mellem varemærket og myndigheden.

2.9 Artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen

http://www.icrc.org/

http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions



2.9.1 Indledning Artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen finder anvendelse på EF-varemærker, der strider mod geografiske betegnelser for vin eller spiritus. Nærmere bestemt kan EF-varemærker for vin, som indeholder eller består af en geografisk betegnelse til identifikation af vin, eller EF-varemærker for spiritus, som indeholder eller består af en geografisk betegnelse til identifikation af spiritus, når der er tale om vin eller spiritus, som ikke har den pågældende oprindelse, udelukkes fra registrering som EF-varemærke. Artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen henviser ikke udtrykkeligt til de specifikke EU-forordninger om beskyttelse af geografiske betegnelser for vin eller spiritus. I denne henseende anvender Harmoniseringskontoret en systematisk tilgang og fortolker artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen på samme måde som artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen. Det vil sige, at Harmoniseringskontoret anvender artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen sammenholdt med de relevante bestemmelser i EU-forordningerne om beskyttelse af geografiske betegnelser for vin og spiritus, nemlig henholdsvis Rådets forordning (EU) nr. 1308/20133 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/20084. Ifølge artikel 93 i forordning (EU) nr. 1308/2013 forstås ved: a) "oprindelsesbetegnelse": navnet på en region, et bestemt sted eller

undtagelsesvis et land, der betegner vin, som opfylder følgende krav:

i) produktets kvalitet og kendetegn kan hovedsagelig eller fuldstændigt tilskrives et bestemt geografisk miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer

ii) de druer, produktet er fremstillet af, hidrører udelukkende fra det geografiske område

iii) det produceres i det geografiske område iv) produktet er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera

b) "geografisk betegnelse": en betegnelse, der henviser til en region, et bestemt

sted eller undtagelsesvis et land, der betegner vin, som opfylder følgende krav:

i) det har en særlig kvalitet, et særligt omdømme eller andre kendetegn knyttet til den pågældende geografiske oprindelse

ii) mindst 85 % af de druer, der anvendes til fremstillingen, hidrører udelukkende fra dette geografiske område

iii) det produceres i det geografiske område iv) det er fremstillet af druesorter, der tilhører arten Vitis vinifera eller en

krydsning af Vitis vinifera-arten med andre arter af Vitis-slægten. I henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008 forstås ved "geografisk betegnelse" en betegnelse, der angiver, at en spiritus har oprindelse i et land, en

3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles

markedsordning for landbrugsprodukter. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition,

betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) Nr. 1576/89.



region eller et lokalt sted, hvis spiritussens bestemte kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse. Beskyttede oprindelsesbetegnelser har derfor en tættere tilknytning til området. Denne sondring berører dog ikke beskyttelsesniveauet, som er det samme for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser. Med andre ord finder artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen tilsvarende anvendelse på alle de betegnelser, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1308/2013, uanset om de er registreret som beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser. Forordning nr. 110/2008 dækker dog kun beskyttede geografiske betegnelser, ikke beskyttede oprindelsesbetegnelser. Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser ydes beskyttelse for bl.a. at beskytte forbrugeres og producenters legitime interesser. I denne henseende skal det også understreges, at begreberne beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser ikke er det samme som en simpel geografisk oprindelsesangivelse. For sidstnævntes vedkommende er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem på den ene side produktets nærmere kvalitet, omdømme eller et andet kendetegn og på den anden side dets bestemte geografiske oprindelse, hvilket betyder, at den ikke henhører under anvendelsesområdet for artikel 93 i forordning (EU) nr. 1308/2013 eller artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008 (se, tilsvarende, dom af 7. november 2000, sag C-312/98, Warsteiner Brauerei, præmis 43 og 44). "Rioja" er f.eks. en beskyttet oprindelsesbetegnelse for vin, eftersom den betegner vin med særlige kendetegn, der stemmer overens med definition på en beskyttet oprindelsesbetegnelse. Vin produceret i "Tabarca" (en simpel geografisk angivelse, der betegner en lille ø i nærheden af Alicante) kan dog ikke opnå en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, medmindre den opfylder specifikke krav.

Ifølge artikel 102, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 afslås registreringen af et varemærke, som indeholder eller består af en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse, som ikke er i overensstemmelse med den pågældende produktspecifikation, eller hvis anvendelse er omfattet af artikel 103, stk. 2, og som vedrører et produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag VII, del II, hvis ansøgningen om registrering af varemærket indsendes efter datoen for indsendelse til Kommissionen af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse, og sidstnævnte ansøgning fører til beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse.

Derudover hedder det i artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008, at "registreringen af et varemærke, der indeholder eller består af en geografisk betegnelse, der er registreret i bilag III, nægtes eller erklæres ugyldig, hvis anvendelsen af varemærket vil føre til en af de situationer, der er nævnt i artikel 16". Artikel 103, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 16 i forordning (EF) nr. 110/2008 fastsætter de situationer, som krænker de rettigheder, der følger af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse: i) direkte eller indirekte kommerciel brug af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, ii) misbrug, efterligning eller antydning, iii) enhver anden form for vildledende praksis.



Tre kumulative betingelser skal være opfyldt, for at artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen kan finde anvendelse. 1. Den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske

betegnelse skal være registreret på EU-niveau (se punkt 2.9.2.1 nedenfor). 2. Brug af det varemærke, der består af eller indeholder en beskyttet

oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse for vin eller en beskyttet geografisk betegnelse for spiritus, skal udgøre en af de situationer, som er fastsat i artikel 103, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 eller i artikel 16 i forordning (EF) nr. 110/2008 (se punkt 2.9.2.2 nedenfor).

3. EF-varemærkeansøgningen skal omfatte varer, som er identiske eller

"sammenlignelige" med de varer, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse (se punkt 2.9.2.3 nedenfor).

For så vidt angår disse tre betingelser, henvises der nedenfor til: i) hvilke beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser der kan give anledning til en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, ii) under hvilke omstændigheder et EF-varemærke indeholder eller består af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse på en sådan måde, at varemærket henhører under artikel 103, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 eller artikel 16 i forordning (EF) nr. 110/2008, iii) hvilke varer i EF-varemærkeansøgningen der er berørt af beskyttelsen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Endelig beskrives det også nedenfor, hvilke varer der kan begrænses med henblik på at imødegå en indsigelse.

2.9.2 Anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen 2.9.2.1 Relevante beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske

betegnelser Artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen finder anvendelse, når beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser (fra enten en EU-medlemsstat eller et tredjeland) er registreret i henhold til den procedure, der er fastlagt i forordning nr. 1308/2013 og nr. 110/2008. For så vidt angår tredjelandes beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der nyder beskyttelse i EU via internationale aftaler indgået mellem EU og tredjelande, henvises der til punkt 2.9.3.2 nedenfor. Relevante oplysninger om beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser for vin kan findes i Kommissionens "E-Bacchus"-database, som er tilgængelig online på http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/. Beskyttede geografiske betegnelser for spiritus er oplistet i bilag III til forordning nr. 110/2008 (artikel 15, stk. 2, i forordning nr. 110/2008), som ændret, som kan findes på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1404302649102&uri=CELEX:02008R0110-20140207. Kommissionen fører også en database, "E-Spirit-Drinks", som findes på http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/. Der er dog ikke tale om et officielt register, og det har derfor rent oplysende karakter.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=464638:cs&lang=en&list=531377:cs,500631:cs,500623:cs,500621:cs,464638:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=

http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=464638:cs&lang=en&list=531377:cs,500631:cs,500623:cs,500621:cs,464638:cs,&pos=5&page=1&nbl=5&pgs=10&hwords=

http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/



Beskyttelsen ydes kun til navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse og omfatter ikke uden videre navnene på underregioner, underbetegnelser, lokale forvaltningsområder eller steder i det område, der er omfattet af den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. I denne henseende skal der sondres mellem Rettens praksis i dom af 11. maj 2010, sag T-237/08, Cuvée Palomar, og den nuværende lovgivning. Dommen henviser til et system for medlemsstaternes kompetencer inden for beskyttelse af geografiske betegnelser for vin, der eksisterede i henhold til den tidligere forordning (EF) nr. 1493/1999, men som ikke længere er gældende. Ifølge artikel 67 i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 (se også artikel 120, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 1308/2013) betragtes navnene på disse små geografiske områder nu blot som valgfrie oplysninger på etiketten. På den anden side er handelsaftaler, som EU har indgået med tredjelande, typisk som bilag vedhæftet en liste over de beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der er registreret på EU-niveau, og som også er beskyttet i de pågældende tredjelande (se dom af 11. maj 2010, sag T-237/08, Cuvée Palomar, præmis 104-108, og afgørelse af 19. juni 2013, R 1546/2011-4, FONT DE LA FIGUERA). Sagsbehandlerne bør dog ikke bruge disse lister som en kilde til information om europæiske beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, men bør henvise til de databaser, der er nævnt ovenfor. For det første varierer listerne over de europæiske beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der skal beskyttes i udlandet, fra aftale til aftale og afhænger af de særlige forhold i forbindelse med forhandlingerne. For det andet ændres og opdateres bilagene til aftalerne sædvanligvis gennem en "brevveksling". Artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen finder kun anvendelse på beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der er ansøgt om inden EF-varemærket og er registreret på tidspunktet for undersøgelsen af EF-varemærket. De relevante datoer for fastlæggelse af et varemærkes og en beskyttet oprindelsesbetegnelses/beskyttet geografiske betegnelses prioritet er henholdsvis ansøgningsdatoen for EF-varemærket (eller den såkaldte konventionsprioritet i henhold til Pariserkonventionen, hvis den påberåbes) og datoen for ansøgningen om beskyttelse af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse hos Kommissionen. Der vil derfor ikke blive gjort indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, når der blev ansøgt om den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse efter ansøgningsdatoen (eller eventuelt prioritetsdatoen) for EF-varemærkeansøgningen. For så vidt angår vin, er der ingen relevante oplysninger om datoer i udskriften fra "E-Bacchus", hvilket betyder, at den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse allerede fandtes den 1. august 2009, som er den dato, hvorpå registret blev indført. For så vidt angår eventuelle beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser for vin, der tilføjes efterfølgende, indeholder "E-Bacchus"-udskriften en henvisning til offentliggørelsen i Harmoniseringskontorets Tidende, som indeholder de relevante oplysninger. For så vidt angår spiritus, indeholdt den oprindelige offentliggørelse af bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008 alle de beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der eksisterede den 20. februar 2008, dvs. datoen for forordningens ikrafttræden. Hvad angår eventuelle beskyttede geografiske betegnelser for spiritus, der tilføjes efterfølgende, indeholder ændringsforordningen de relevante oplysninger.



Uanset ovenstående – og i lyset af at langt størstedelen af ansøgningerne om en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse ender med en registrering – gøres der indsigelse, hvis der blev ansøgt om den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse inden ansøgningsdatoen (eller eventuelt prioritetsdatoen) for EF-varemærkeansøgningen, men hvis betegnelsen endnu ikke var registreret på tidspunktet for undersøgelsen af EF-varemærkeansøgningen. Hvis EF-varemærkeansøgeren imidlertid hævder, at den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse endnu ikke er registreret, suspenderes sagen, indtil registreringsproceduren for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse er afsluttet. 2.9.2.2 Situationer, som er omfattet af artikel 103 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og

artikel 16 i forordning (EF) nr. 110/2008 Artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen finder anvendelse (hvis de øvrige betingelser også er opfyldt) i alle nedenstående situationer: 1. EF-varemærket består udelukkende af en hel beskyttet

oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse ("direkte brug") 2. EF-varemærket indeholder en hel beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet

geografisk betegnelse sammen med andre ord- eller figurbestanddele ("direkte eller indirekte brug")

3. EF-varemærket indeholder eller består af en efterligning eller antydning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse

4. andre vildledende betegnelser eller fremgangsmåder 5. beskyttede oprindelsesbetegnelsers/beskyttede geografiske betegnelsers

omdømme. EF-varemærket består udelukkende af en hel beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse ("direkte brug") Denne situation dækker "direkte brug" af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse som EF-varemærke, dvs. at varemærket udelukkende består af navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Eksempler

Beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse

EF-varemærke

MADEIRA

(PDO-PT-A0038)

MADEIRA

(EF-fællesmærkenr. 3 540 911)

MANZANILLA

(PDO-ES-A1482)

MANZANILLA


Hvis varemærket udelukkende består af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, henhører EF-varemærket også under artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, eftersom det anses for at beskrive de pågældende varers geografiske oprindelse. Det betyder, at sagsbehandleren gør indsigelse på grund af absolutte hindringer for registrering i



henhold til både artikel 7, stk. 1, litra j), og artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen samtidig. Der er dog en undtagelse, jf. artikel 66, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen, når EF-varemærket er et fællesmærke, og bestemmelserne for mærkets benyttelse omfatter oplysningerne i artikel 67, stk. 2 (for den modsatte situation, hvor der er ansøgt om varemærket som et individuelt mærke, se afgørelse af 7. marts 2006, R 1073/2005-1, TEQUILA, præmis 15). Begrænsning af de relevante varer (med henblik på at sikre overensstemmelse med varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse) er sædvanligvis en metode til at imødegå indsigelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen (se punkt 2.9.2.3 nedenfor), men en sådan begrænsning er uden relevans for artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. Der vil f.eks. blive gjort indsigelse mod en ansøgning for ordmærket "Bergerac" for vin i henhold til både artikel 7, stk. 1, litra j), og artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen samtidig. Varemærket består udelukkende af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Bergerac" og er derfor beskrivende. Hvis varerne efterfølgende begrænses til vin, der opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Bergerac", frafaldes indsigelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, men varemærket er stadig beskrivende og kan give anledning til en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, medmindre der er ansøgt herom som et fællesmærke i henhold til artikel 67, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen. EF-varemærket indeholder en hel beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse sammen med andre ord- eller figurbestanddele ("direkte eller indirekte brug") Denne situation omfatter også "direkte brug" af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse i et EF-varemærke i form af en gengivelse af navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse sammen med andre bestanddele. Følgende EF-varemærker anses for at henhøre under artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, eftersom de indeholder hele den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse.

Beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet

geografisk betegnelse

EF-varemærke

BEAUJOLAIS

(PDO-FR-A0934)

BEAUX JOURS BEAUJOLAIS

(EF-varemærkenr. 1 503 259)

CHAMPAGNE

(PDO-FR-A1359)

CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY






EF-varemærke

BEAUJOLAIS

(PDO-FR-A0934)


I henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen er det uden relevans, om de andre ord- eller figurbestanddele kan give varemærket det fornødne særpræg. Tegnet kan være acceptabelt som helhed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i EF-varemærkeforordningen og stadig give anledning til en indsigelse (som i sagerne ovenfor) i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen. Der er f.eks. tale om "indirekte brug" af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, når den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse er en bestanddel af et komplekst varemærke (f.eks. som en gengivelse på en etiket) med mindre bogstaver som oplysning om produktets oprindelse eller art eller som en del af producentens adresse. I sådanne tilfælde vil varemærket give anledning til en indsigelse uanset den beskyttede oprindelsesbetegnelses/beskyttede geografiske betegnelses placering eller størrelse i varemærket som helhed, hvis blot det er synligt.



EF-varemærke

OPORTO

(PDO-PT-A1540)

EF-varemærkenr. 11 907 334 og nr. 2 281 970)



EF-varemærket indeholder eller består af en efterligning eller antydning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse Hverken EF-varemærkeforordningen eller forordning nr. 1308/2013 og nr. 110/2008 definerer, hvad der forstås ved "efterligning" eller "antydning". De er i høj grad tæt forbundne begreber. Ifølge Domstolen omfatter begrebet "antydning" "det tilfælde, hvor det udtryk, der anvendes som betegnelse for et produkt, omfatter en del af en beskyttet betegnelse, således at forbrugeren, når han ser dette produkts navn, i ånden føres til at tænke på den vare, som betegnelsen gælder for" (dom af 4. marts 1999, sag C-87/97, Cambozola, præmis 25, og dom af 26. februar 2008, sag C-132/05, præmis 44).

Ovenstående indebærer, at der kan være tale om antydning, når EF-varemærket gengiver en del af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, f.eks. (en eller flere af betegnelsens) geografisk betydelige ordbestanddele (i den forstand, at der ikke er tale om en generisk bestanddel som "cabernet" og "ron" i den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse "Cabernet d’Anjou" eller "Ron de Granada"), eller endda en del af et ord som f.eks. en karakteristisk rod eller endelse (se eksempler i det følgende). Derudover beskytter artikel 103, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 16 i forordning (EF) nr. 110/2008 beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser mod uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, "selv om produkternes eller tjenesteydelsernes virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning" eller tilsvarende", dvs. selv hvis forbrugerne ikke vildledes. Ifølge generaladvokaten (forslag til afgørelse af 17. december 1998, sag C-87/97, Cambozola, præmis 33) "er udtrykket "antydning" objektivt, således at det ikke er nødvendigt at dokumentere, at ejeren af varemærket havde til hensigt at antyde den beskyttede betegnelse". I denne henseende og i forbindelse med artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen vurderer Harmoniseringskontoret på en lige så objektiv måde de nedenfor beskrevne situationer uagtet EF-varemærkeansøgerens faktiske hensigt. Harmoniseringskontoret betragter desuden "efterligning" og "antydning" som to termer, der er afledt af samme begreb. Varemærket "efterligner" (efterligner, gengiver bestanddele af osv.) med det resultat, at produktet med den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse "antydes" (der fremkaldes associationer hertil). I lyset af ovenstående finder Harmoniseringskontoret, at der er tale om antydning eller efterligning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse, når: a) EF-varemærket indeholder den geografisk betydelige del af den beskyttede

oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse (i den forstand, at det ikke er en generisk bestanddel)

b) EF-varemærket indeholder et tilsvarende tillægsord/navneord, der indikerer samme geografiske oprindelse

c) den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse er oversat



d) EF-varemærket indeholder et "delokaliserende" udtryk ud over den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse eller antydningen heraf.

EF-varemærket indeholder en del af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse Ifølge Domstolen (dom af 4. marts 1999, sag C-87/97, Cambozola, og dom af 26. februar 2008, sag C-132/05, se ovenfor), skal forbrugeren, når han ser EF-varemærket, føres i ånden til at tænke på den vare, som betegnelsen gælder for. Domstolen fandt desuden, at der "meget vel [kan] foreligge en antydning af en beskyttet betegnelse, uden at der er nogen risiko for forveksling af de pågældende produkter" (dom af 4. marts 1999, sag C-87/97, Cambozola, præmis 26). Det vigtige er, at antydning ikke vurderes på samme måde som risiko for forveksling (se generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. december 1998, sag C-87/97, Cambozola, præmis 37). Der skal være en forbindelse med det produkt, som betegnelsen gælder for. Derfor vil spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om antydning, ikke blive analyseret i henhold til principperne i Domstolens dom af 11. november 1997, sag C-251/95, Sabèl. Som påpeget ovenfor forstås antydning som omfattende ikke blot den situation, hvor EF-varemærket indeholder (et af) de geografisk betydelige ordbestanddele (i modsætning til generiske bestanddele) af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, men også den situation, hvor EF-varemærket gengiver andre dele af den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, såsom en karakteristisk rod eller endelse. Selv om nedenstående eksempler vedrører fødevarer, kan de også illustrere "efterligning" og "antydning" for vin og spiritus.




geografisk betegnelse Varemærke

Forklaring

CHIANTI CLASSICO

(IT/PDO/0005/0108)


Termen "chianti" antyder den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Chianti Classico". (R 1474/2011-2, AZIENDA OLEARIA CHIANTI, præmis 14-15)

GORGONZOLA

(IT/PDO/0017/0010)

CAMBOZOLA

"… det [synes] rimeligt at antage, at der foreligger en antydning af en beskyttet betegnelse, når det udtryk, der anvendes som benævnelse for dette produkt, ender med de to samme stavelser som den beskyttede betegnelse og indeholder samme antal stavelser som denne, således at der opstår et klart fonetisk og optisk slægtskab mellem de to udtryk" (C-87/97, præmis 27)

Hvis en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse indeholder eller antyder navnet på et produkt, der betragtes som generisk, omfatter beskyttelsen ikke det generiske element. I den beskyttede geografiske betegnelse "Ron de Málaga" er det f.eks. velkendt, at termen "ron" (rom på spansk) er generisk og derfor ikke kan beskyttes. Der kan derfor ikke rejses indsigelse udelukkende på grundlag af den kendsgerning, at et EF-varemærke indeholder en generisk term, som er en del af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse. Når den generiske karakter af en bestanddel af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse kan slås fast ved at slå op i en almindelig ordbog, er det opfattelsen i offentligheden i den beskyttede oprindelsesbetegnelses/beskyttede geografiske betegnelses oprindelsesland, der er afgørende. I de eksempler, der er nævnt ovenfor, er den kendsgerning, at termen "ron" er generisk for spanske forbrugere, f.eks. tilstrækkelig til at konkludere, at termen er generisk, uanset om den kan forstås af andre dele af offentligheden i EU. Til gengæld bør den pågældende terms generiske karakter – hvis der ikke kan findes en definition i en almindelig, velkendt ordbog – vurderes ifølge de kriterier, der er fastsat af Domstolen (se dom af 26. februar 2008, sag C-132/05, og dom af 12. september 2007, sag T-291/03, Grana Biraghi), f.eks. relevant national og europæisk lovgivning, hvordan termen opfattes af offentligheden og omstændigheder i forbindelse med markedsføringen af det pågældende produkt. Endelig kan et EF-varemærke i nogle tilfælde udgøre direkte/indirekte brug eller antydning af mere end én beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse på samme tid. Det kan ske, når EF-varemærket indeholder en bestanddel (som ikke er generisk), der findes i mere end én beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse.





RIOJA (PDO-ES-A0117)

SANTIAGO (chilensk beskyttet geografisk betegnelse)

EF-varemærke RIOJA SANTIAGO

Forklaring

Det varemærke, der søges beskyttet, består af termerne "RIOJA" og "SANTIAGO", som hver for sig falder sammen med en beskyttet oprindelsesbetegnelse for vin, hvor førstnævnte ("RIOJA") er beskyttet i EU, og sidstnævnte ("SANTIAGO"), en geografisk betegnelse for vin fra Chile, er beskyttet i henhold til en bilateral aftale

mellem EU og Republikken Chile (…)

En begrænsning, som omfatter "vin" fra en af de to oprindelsesbetegnelsers territorium, kan ikke godkendes, fordi en sådan begrænsning automatisk udelukker vin med den anden oprindelsesbetegnelse, hvilket betyder, at det er uundgåeligt, at det varemærke, der søges beskyttet, vil skabe risiko for forveksling. Af samme grund ville en hypotetisk begrænsning af fortegnelsen over varer til vin fra det geografiske område, der er omfattet af en af oprindelsesbetegnelserne, f.eks. "vin med oprindelsesbetegnelsen Rioja og vin med oprindelsesbetegnelsen Santiago", i klasse 33 være omfattet af forbuddet i artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, fordi varemærket uundgåeligt – og med risiko for forveksling – ville identificere vin med en anden geografisk oprindelse end de respektive oprindelsesbetegnelser, der er en del af varemærket. Det primære formål med artiklen er at forhindre en sådan situation. (R 0053/2010-2, RIOJA SANTIAGO)

Der kan – forudsat at EF-varemærket omfatter de relevante varer – gøres indsigelse, for så vidt angår alle de pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser. Sagsbehandleren vil dog oplyse, at indsigelsen ikke kan imødegås, fordi en begrænsning af varerne til de varer, der opfylder kravene i varespecifikationerne til en af eller alle de beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, nødvendigvis ville udløse en ny indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, eftersom en sådan begrænsning uundgåeligt og med risiko for forveksling ville identificere vin med en anden geografisk oprindelse end den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Tilsvarende tillægsord/navneord Brug af et tilsvarende tillægsord/navneord til at angive samme oprindelse udgør antydning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse.



EF-varemærke (opdigtede eksempler)

Forklaring

IBIZA

(PGI-ES-A0110)

IBICENCO Navneord i den beskyttede oprindelsesbetegnelse → tillægsord i EF-varemærket

AÇORES

(PGI-PT-A1447)

AÇORIANO Navneord i den beskyttede oprindelsesbetegnelse → tillægsord i EF-varemærket



BORDEAUX

(PDO-FR-A0821)

BORDELAIS Navneord i den beskyttede oprindelsesbetegnelse → tillægsord i EF-varemærket

Oversatte beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser På samme måde er der tale om antydning eller efterligning af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, når EF-varemærket indeholder eller består af en oversættelse af hele den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse eller en del heraf på et hvilket som helst EU-sprog.



EF-varemærke

Forklaring

COGNAC KONJAKKI

(opdigtet eksempel)

Et EF-varemærke, der indeholder termen "Konjakki", vil blive anset for at antyde "Cognac" på finsk.

BOURGOGNE

EF-varemærke 2417269

"Borgoña" er den spanske oversættelse af den franske beskyttede oprindelsesbetegnelse "Bourgogne"

De varemærker, der består af de pågældende termer, skal afslås i henhold til både artikel 7, stk. 1, litra j), og artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen og ikke blot i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. Udtryk brugt som "delokaliserende elementer" Ifølge artikel 103, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 16 i forordning (EF) nr. 110/2008 er beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser beskyttet, "selv hvis produktets virkelige oprindelse er angivet, eller hvis den beskyttede betegnelse er [...] ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning" eller lignende". Derfor forhindrer den kendsgerning, at den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, der gengives eller antydes i EF-varemærket, er ledsaget af sådanne udtryk, ikke anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen. Med andre ord vil der stadig – selv om offentligheden derved oplyses om produktets reelle oprindelse – blive gjort indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen. Varemærket vil stadig være vildledende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen, fordi der er modsætning mellem varerne (som er begrænset til den specifikke beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse) og budskabet i varemærket (at varerne ikke er "ægte" varer med beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse), hvilket således nødvendigvis giver anledning til en yderligere indsigelse i henhold til den pågældende artikel.






Forklaring

RIOJA

(PDO-ES-A0117)

RIOJA STYLE RED WINE

Et EF-varemærke, der indeholder et udtryk som "Rioja Style Red Wine", vil blive anset for at antyde den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Rioja", selv om det giver det indtryk, at det pågældende produkt ikke er en "ægte" Rioja-vin under den beskyttede oprindelsesbetegnelse.

Det er uden relevans for vurderingen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, hvor ansøgeren har sit hjemsted. I henhold til artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan en beskyttet oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse anvendes af enhver aktør, der markedsfører en vin, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende produktspecifikation. Forudsat at varerne opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse (hvilket sikres ved at begrænse varerne på passende vis), er placeringen af ansøgerens hjemsted som angivet i EF-varemærkeansøgningen uden relevans. Eksempelvis kan en virksomhed med hjemsted i Polen eje en vingård i Spanien, som producerer vin, der opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Ribera del Duero". Andre vildledende betegnelser og praksisser Artikel 103, stk. 2, litra c) og d), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 16, litra c) og d), i forordning (EF) nr. 110/2008 beskytter den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse mod en række falske eller vildledende angivelser af produktets oprindelse, art og hovedegenskaber. Selv om det i høj grad afhænger af omstændighederne i den enkelte sag, som derfor skal vurderes særskilt, kan et EF-varemærke betragtes som vildledende, når det f.eks. indeholder figurbestanddele, der typisk er forbundet med det pågældende geografiske område (f.eks. kendte historiske monumenter). Ovenstående skal fortolkes restriktivt. Det henviser udelukkende til EF-varemærker, som gengiver et velkendt og unikt billede, der generelt opfattes som et symbol på det specifikke oprindelsessted for de varer, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse.




Forklaring

PORTO

(PDO-PT-A1540)

EF-varemærke, der gengiver

Dom Luís I-broen i Porto

Et billede af Dom Luís I-broen og dens flodbred er et velkendt emblem for byen Porto. Brug af dette billede for anden vin end vin, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Porto", ville henhøre under artikel 103, stk. 2, litra c) og d), i forordning (EU) nr. 1308/2013.



I lyset af de vanskeligheder der er ved at identificere antydende figurbestanddele, navnlig i de knap så indlysende tilfælde, vil Harmoniseringskontoret i sådanne tilfælde hovedsagelig være afhængig af tredjeparters indsigelser. Beskyttede oprindelsesbetegnelsers/beskyttede geografiske betegnelsers omdømme Ifølge artikel 103, stk. 2, litra a), i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 16, litra a), i forordning (EF) nr. 110/2008 beskyttes registrerede betegnelser mod brug, der udnytter den beskyttede betegnelses omdømme. Denne beskyttelse omfatter endda andre produkter (se, tilsvarende, dom af 12. juni 2007, forenede sager T-53/04 til T-56/04, T-58/04 og T-59/04, Budweiser, præmis 176). Omfanget af beskyttelsen skal dog fortolkes i tråd med mandatet i artikel 102 i forordning (EU) nr. 1308/2013, som begrænser afvisningen af varemærker til produkter, der er oplistet i forordningens bilag VII, del II. Harmoniseringskontoret vurderer derfor – i forbindelse med undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering – at den beskyttede oprindelsesbetegnelses/beskyttede geografiske betegnelses beskyttelse er begrænset til identiske eller sammenlignelige produkter. Det udvidede omfang af beskyttelsen af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse med omdømme kan dog påberåbes i henhold til artikel 8, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen (se Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 4, Rettigheder i henhold til artikel 8, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen). 2.9.2.3 Relevante varer Sammenlignelige produkter Der kan kun gøres indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen mod specifikke varer i EF-varemærkeansøgningen, nemlig dem, der er identiske eller "sammenlignelige" med dem, som er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. De forskellige termer, der bruges i artikel 102, stk. 1, og artikel 103, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1308/2013 (henholdsvis "produkt, der henhører under en af kategorierne i bilag VII, del II" og "lignende produkter"), fortolkes af Harmoniseringskontoret som synonymer, der henviser til samme begreb. Af klarhedshensyn kan kategorierne i bilag VII, del II, inddeles i følgende kategorier: i) vin, ii) mousserende vin, iii) druemost og iv) vineddike. Begrebet lignende varer skal fortolkes restriktivt og er uafhængigt af analysen af ligheden mellem varer i varemærkelovgivningen. De kriterier, der er fastsat i dom af 29. september 1998, sag C-39/97, Canon, bør således ikke nødvendigvis anvendes, selv om visse af dem kan være nyttige. Eksempelvis er kriterier som et produkts beskaffenhed eller sammensætning – fordi en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse bruges til at angive et produkts geografiske oprindelse og særlige kvaliteter – mere relevante, end hvorvidt varer er komplementære.



Domstolen har (i dom af 14. juli 2011, forenede sager C-4/10 og C-27/10, BNI Cognac, præmis 54) navnlig opstillet følgende kriterier for bestemmelsen af, hvorvidt varer er sammenlignelige:

• om de har fælles objektive egenskaber (f.eks. fremstillingsmetode, produktets fysiske udseende eller brug af samme råvarer)

• om de ud fra den relevante kundekreds' synspunkt forbruges ved stort set

identiske anledninger • om de distribueres gennem de samme kanaler og er underlagt tilsvarende

markedsføringsregler. Det er ikke muligt i disse retningslinjer at opliste alle de mulige scenarier, men her følger nogle eksempler på sammenlignelige produkter.

Produkter, som er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske

betegnelse

Sammenlignelige produkter

Vin Alle typer vin (herunder mousserende vin), druemost, vineddike, vinbaserede drikke (f.eks. "sangría")

Spiritus Alle typer spiritus, spiritusbaserede drikke

Begrænsninger af fortegnelsen over varer I henhold til artikel 103, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1308/2013 kan en beskyttet oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse anvendes af enhver aktør, der markedsfører en vin, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende produktspecifikation. Indsigelser, der rejses i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, kan frafaldes, hvis de relevante varer begrænses, således at de stemmer overens med varespecifikationerne for den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Begrænsning af varer kan være en kompliceret opgave, der i vid udstrækning afhænger af en undersøgelse i de enkelte sager. • Produkter af samme type som dem, der er omfattet af den beskyttede

oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, skal begrænses med henblik på at sikre overensstemmelse med varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Den korrekte ordlyd er "[produktets navn], der opfylder kravene i varespecifikationerne for den [beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse "X"]". Der bør ikke foreslås eller tillades nogen anden ordlyd. Begrænsninger som "[produktets navn] med den [beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse "X"]’ eller "[produktets navn] med oprindelse i [stednavn]" kan ikke accepteres.



Beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse i EF-varemærket

Acceptabel fortegnelse over varer

Slovácká

(PDO-CZ-A0890)

Vin, der opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse

"Slovácká"

• Den kategori af produkter, som omfatter dem, der er dækket af den beskyttede

oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, bør begrænses til angivelse af "vin", der opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. For så vidt angår spiritus, bør begrænsningen angive den nøjagtige produktkategori (f.eks. "whisky", "rom" eller "frugtbrændevin" i overensstemmelse med bilag III til forordning (EF) nr. 110/2008), der opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse.


geografisk betegnelse i EF-varemærket

Oprindelig varespecifikation (ikke acceptabel)

Acceptabel fortegnelse over

varer Forklaring

TOKAJI

(PDO-HU-A1254)

Vin

Vin, der opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Tokaji"

EF-varemærket kan kun godkendes for vin, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse

• Lignende produkter begrænser sig til de produkter – i kategorien af lignende

produkter – der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse.





varer Forklaring

MOSLAVINA

(PDO-HR-A1653)

Alkoholholdige drikkevarer

(bortset fra øl)

Vin, der opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Moslavina"; alkoholholdige drikkevarer, bortset fra vin

EF-varemærket kan kun godkendes for vin, som er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse, og for alkoholholdige drikkevarer, bortset fra vin.

Der kan være tilfælde, hvor indsigelsen ikke kan imødegås af en begrænsning, f.eks. når de varer, der er ansøgt om – selv om de er "sammenlignelige" – ikke omfatter det produkt, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse (f.eks. når den beskyttede geografiske betegnelse omfatter "whisky", og de varer, der er ansøgt om, er "rom").



2.9.3 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der ikke er beskyttet i henhold til forordning (EF) nr. 1308/2013 og nr. 110/2008

2.9.3.1 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der

er beskyttet på nationalt niveau i en EU-medlemsstat Domstolen har fastslået (dom af 8. september 2009, sag C-478/07, Bud), at den EU-beskyttelsesordning, der er fastsat i forordning (EF) nr. 510/2006 [som var gældende] på daværende tidspunkt] om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser/geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer har "en udtømmende karakter". Harmoniseringskontoret anvender en tilsvarende tilgang for beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser for vin og spiritus af nedenstående årsager. Den tidligere beskyttelse på nationalt niveau af geografiske betegnelser for vin og spiritus, der nu kan opnå en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse i henhold til henholdsvis forordning (EU) nr. 1308/2013 og forordning (EF) nr. 110/2008, ophørte, da de pågældende geografiske betegnelser blev registreret på EU-niveau (se artikel 107 i forordning (EU) nr. 1308/2013 og artikel 15, stk. 2, og artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 110/2008). Geografiske betegnelser for vin, der nu kan opnå en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013, og som hidtil var beskyttet i henhold til national lovgivning, henhører ikke under anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen. De udgør således ikke som sådan – og allerede af den grund – en hindring for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen, medmindre de også er registreret på EU-niveau. Derfor vil sagsbehandleren, hvis en tredjepart f.eks. hævder, at et EF-varemærke indeholder eller består af en geografisk betegnelse for vin, som er registreret tidligere på nationalt niveau i en EU-medlemsstat, undersøge, om den pågældende geografiske betegnelse også er registreret på EU-niveau som en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse. Hvis ikke, anses bemærkningerne fra tredjeparten for ikke at rejse alvorlig tvivl, for så vidt angår artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen. 2.9.3.2 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser fra

tredjelande Følgende situationer henviser til beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser fra tredjelande, der ikke samtidig er registreret på EU-niveau. Den geografiske betegnelse er kun beskyttet i oprindelseslandet i henhold til national lovgivning. Artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen finder ikke anvendelse, eftersom tredjelandets geografiske betegnelse ikke udtrykkeligt er anerkendt og beskyttet i henhold til EU-lovgivningen. I denne henseende skal det bemærkes, at TRIPS-aftalens bestemmelser efter deres karakter ikke skaber nogen rettigheder for borgerne, som disse i medfør af EU-retten kan påberåbe sig over for domstolene (dom af 14. december 2000, forenede sager C-300/98 og C-392/98, præmis 44).



Ikke desto mindre gælder det, at når EF-varemærket indeholder eller består af en sådan beskyttet geografisk betegnelse, skal det også vurderes, hvorvidt EF-varemærket kan betragtes som beskrivende og/eller vildledende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c) og g), i EF-varemærkeforordningen i overensstemmelse med de generelle regler, der er fastsat i disse retningslinjer. Hvis en tredjepart f.eks. observerer, at et EF-varemærke består af termen "Murakami" (opdigtet eksempel), som er en beskyttet geografisk betegnelse for spiritus i overensstemmelse med den nationale lovgivning i land X, finder artikel 7, stk. 1, litra j), i EF-varemærkeforordningen ikke anvendelse af ovennævnte årsager, men det skal undersøges, om EF-varemærket vil blive opfattet som et beskrivende og/eller vildledende tegn af de relevante EU-forbrugere. Den geografiske betegnelse er beskyttet i henhold til en aftale, hvori Den Europæiske Union er kontraherende part. EU har undertegnet en række handelsaftaler med tredjelande om beskyttelse af geografiske betegnelser. Disse instrumenter omfatter typisk en liste over de geografiske betegnelser og bestemmelser om konflikter mellem geografiske betegnelser og varemærker. Indholdet og præciseringsgraden kan dog variere fra aftale til aftale. Geografiske betegnelser fra tredjelande er beskyttet i EU, når den relevante aftale er trådt i kraft. I denne henseende er det fast retspraksis, at en bestemmelse i en aftale, der er indgået af EU med et tredjeland, må anses for at have direkte virkning, når det af aftalens ordlyd, formål og karakter kan udledes, at bestemmelsen indeholder en klar, præcis og ubetinget forpligtelse, hvis opfyldelse og retsvirkninger ikke er betinget af, at der udstedes yderligere retsakter (dom af 14. december 2000, forenede sager C-300/98 og C-392/98, præmis 42). Omfanget af tredjelandes beskyttelse af disse geografiske betegnelser er defineret i substansbestemmelserne i den pågældende aftale. De ældste aftaler indeholdt sædvanligvis kun generelle bestemmelser, men den "seneste generation" af frihandelsaftaler henviser til forholdet mellem varemærker og beskyttede geografiske betegnelser på samme måde som artikel 102 og 103 i forordning (EU) nr. 1308/2013 (se f.eks. artikel 210 og 211 i "Handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side", EUT L 354 af 21. december 2012). I lyset heraf undersøges EF-varemærker, som indeholder eller består af et tredjelands beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, som er beskyttet af en aftale, hvori EU er kontraherende part (og ikke samtidig er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 1308/2013), fra sag til sag i overensstemmelse med de specifikke substansbestemmelser i den pågældende aftale om afvisning af kolliderende varemærker i overensstemmelse med den nævnte retspraksis. Den blotte kendsgerning, at en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse fra et tredjeland er beskyttet af de pågældende instrumenter, betyder ikke automatisk, at et EF-varemærke, der indeholder eller består af den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, skal afslås. Dette afhænger af indholdet i og anvendelsesområdet for aftalens relevante bestemmelser.



Den geografiske betegnelse er beskyttet i henhold til en international aftale, der kun er undertegnet af medlemsstater Beskyttelse af geografiske betegnelser i henhold til aftaler mellem to medlemsstater er udelukket i henhold til den nuværende EU-lovgivning om beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser (se dom af 8. september 2009, sag C-478/07, Bud, anvendt tilsvarende af Harmoniseringskontoret på beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser for vin og spiritus). Sådanne aftaler er overflødige og har ingen retsvirkning. For så vidt angår internationale aftaler, der indgås af medlemsstater med tredjelande (navnlig Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesangivelser og disses internationale registrering) – og udelukkende med henblik på undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering – er EU ikke en kontraherende part i disse aftaler, og de pålægger ikke EU nogen forpligtelser (se, tilsvarende, dom af 14. oktober 1980, sag 812/79, præmis 9).

2.10 Artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen

2.10.1 Indledning Artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen finder anvendelse på EF-varemærker, der strider mod beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, som er registreret på EU-niveau. Nærmere bestemt kan EF-varemærker, som indeholder eller består af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse for landbrugsprodukter og fødevarer, der er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 1151/20125, afslås, hvis der er tale om en situation, som er omfattet af denne forordning. Ifølge forordning (EU) nr. 1151/2012 omfatter beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser produkter, hvis karakteristika er uløseligt knyttet til den geografiske oprindelse. Mere specifikt: En "oprindelsesbetegnelse" er et navn, der identificerer et produkt: 1. som stammer fra et bestemt sted, område eller, i særlige tilfælde, land 2. hvis kvalitet og kendetegn hovedsagelig eller fuldstændigt kan tilskrives et

bestemt geografisk miljø med dets naturbetingede og menneskelige faktorer, og 3. hvor alle etaper af produktionen finder sted i det afgrænsede geografiske

område. En "geografisk betegnelse" er et navn, der identificerer et produkt: 1. som stammer fra et bestemt sted, område eller land

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om

kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer. Erstattede og ophævede forordning (EF) nr. 510/2006.



2. hvis kvalitet, omdømme eller andre kendetegn er knyttet til den geografiske oprindelse, og

3. hvor mindst én etape af produktionen finder sted i det afgrænsede geografiske område.

Beskyttet oprindelsesbetegnelse er den term, der bruges til at beskrive fødevarer, som produceres, forarbejdes og emballeres i et afgrænset geografisk område med anvendelse af anerkendt knowhow. En beskyttet geografisk betegnelse indikerer en tilknytning til det geografiske område i mindst én etape af produktionen, forarbejdningen eller emballeringen. Beskyttede oprindelsesbetegnelser har således en stærkere tilknytning til området. Denne sondring berører dog ikke beskyttelsesniveauet, som er det samme for beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser. Med andre ord finder artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen anvendelse på alle de betegnelser, der er omfattet af forordning (EU) nr. 1151/2012, uanset om de er registreret som beskyttede oprindelsesbetegnelser eller beskyttede geografiske betegnelser. Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser ydes beskyttelse for at sikre loyal brug og hindre praksis, som kan vildlede forbrugerne (se betragtning 29 i forordning (EU) nr. 1151/2012). I denne henseende skal det også understreges, at begreberne beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser ikke er det samme som simple geografiske oprindelsesangivelser. For sidstnævntes vedkommende er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem på den ene side produktets nærmere kvalitet, omdømme eller et andet kendetegn og på den anden side dets bestemte geografiske oprindelse, hvilket betyder, at den ikke henhører under anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1151/2012 (dom af 7. november 2000, sag C-312/98, Haus Cramer, præmis 43 og 44). "Queso Manchego" er f.eks. en beskyttet oprindelsesbetegnelse for ost, eftersom den betegner et produkt med særlige kendetegn, der stemmer overens med definitionen på en beskyttet oprindelsesbetegnelse. "Queso de Alicante" (en "simpel geografisk angivelse") kan dog ikke opnå en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, fordi den ikke har sådanne kendetegn eller lever op til disse krav. Ifølge artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 gælder det, at:

når en oprindelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse er registreret i henhold til denne forordning, afslås registrering af et varemærke, hvis anvendelse ville være i strid med artikel 13, stk. 1, og som vedrører samme type produkt, hvis ansøgningen om registrering af varemærket er indgivet efter datoen for indgivelse af ansøgningen om beskyttelse af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse til Kommissionen.

Artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 fastsætter de situationer, som krænker de rettigheder, der følger af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse: i) direkte eller indirekte kommerciel brug af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, ii) misbrug, efterligning eller antydning, iii) enhver anden form for vildledende praksis. Tre kumulative betingelser skal være opfyldt, for at artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen kan finde anvendelse:



• Den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske

betegnelse skal være registreret på EU-niveau i henhold til den procedure, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1151/2012 (se punkt 2.10.2.1 nedenfor)

• Brug af det varemærke, der består af eller indeholder en beskyttet

oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse for landbrugsprodukter og fødevarer, skal udgøre en af de situationer, som er fastsat i artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 (se punkt 2.10.2.2 nedenfor).

• EF-varemærkeansøgningen skal omfatte varer, som er identiske eller

"sammenlignelige" med de varer, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse (se punkt 2.10.2.3 nedenfor).

For så vidt angår disse tre betingelser, henvises der nedenfor til: i) hvilke beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser der kan give anledning til en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen, ii) under hvilke omstændigheder et EF-varemærke indeholder eller består af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse på en sådan måde, at varemærket henhører under artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012, iii) hvilke varer i EF-varemærkeansøgningen der er berørt af beskyttelsen af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Endelig beskrives det også nedenfor, hvilke varer der kan begrænses med henblik på at imødegå en indsigelse.

2.10.2 Anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen 2.10.2.1 Relevante beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske

betegnelser Artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen finder anvendelse, når beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser (fra enten en EU-medlemsstat eller et tredjeland) er registreret i henhold til den procedure, der er fastlagt i forordning (EU) nr. 1151/2012. For så vidt angår tredjelandes beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der nyder beskyttelse i EU via internationale aftaler indgået mellem EU og tredjelande, henvises der til punkt 2.10.3.2 nedenfor. Relevante oplysninger om beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012, kan findes i Kommissionens "DOOR"-database, som er tilgængelig online på http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html. Beskyttelsen ydes kun til navnet på en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse som registreret (se artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012) og omfatter ikke uden videre navnene på underregioner, underbetegnelser, lokale forvaltningsområder eller steder i det område, der er omfattet af den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. I denne henseende skal der sondres mellem Rettens praksis i dom af 11. maj 2010, sag T-237/08, Cuvée Palomar, og den nuværende lovgivning. Dommen henviser til et system for medlemsstaternes kompetencer inden for beskyttelse af

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html



geografiske betegnelser for vin, der eksisterede i henhold til den tidligere forordning (EF) nr. 1493/1999, men som ikke længere er gældende. På den anden side er handelsaftaler, som EU har indgået med tredjelande, typisk som bilag vedhæftet en liste over de beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der er registreret på EU-niveau, og som også er beskyttet i de pågældende tredjelande (se dom af 11. maj 2010, sag T-237/08, Cuvée Palomar, præmis 104-108, og afgørelse af 19. juni 2013, R 1546/2011-4, FONT DE LA FIGUERA). Sagsbehandlerne bør dog ikke bruge disse lister som en kilde til information om europæiske beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, men bør henvise til den database, der er nævnt ovenfor. For det første varierer listerne over de europæiske beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der skal beskyttes i udlandet, fra aftale til aftale og afhænger af de særlige forhold i forbindelse med forhandlingerne. For det andet ændres og opdateres bilagene til aftalerne sædvanligvis gennem en "brevveksling". Artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen finder kun anvendelse på beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der er ansøgt om inden EF-varemærket og er registreret på tidspunktet for undersøgelsen af EF-varemærket. De relevante datoer for fastlæggelse af et varemærkes og en beskyttet oprindelsesbetegnelses/beskyttet geografiske betegnelses prioritet er henholdsvis ansøgningsdatoen for EF-varemærket (eller den såkaldte konventionsprioritet i henhold til Pariserkonventionen, hvis den påberåbes) og datoen for ansøgningen om beskyttelse af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse hos Kommissionen. Der vil derfor ikke blive gjort indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen, når der blev ansøgt om den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse efter ansøgningsdatoen (eller eventuelt prioritetsdatoen) for EF-varemærkeansøgningen. Oplysninger om ansøgningsdatoen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse kan findes i "DOOR"-databasen. Uanset ovenstående – og i lyset af at langt størstedelen af ansøgningerne om en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse ender med en registrering – gøres der indsigelse, hvis der blev ansøgt om den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse inden ansøgningsdatoen (eller eventuelt prioritetsdatoen) for EF-varemærkeansøgningen, men hvis betegnelsen endnu ikke var registreret på tidspunktet for undersøgelsen af EF-varemærkeansøgningen. Hvis EF-varemærkeansøgeren imidlertid hævder, at den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse endnu ikke er registreret, suspenderes sagen, indtil registreringsproceduren for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse er afsluttet. 2.10.2.2 Situationer, som er omfattet af artikel 13, stk. 1, i forordning (EU)

nr. 1151/2012 Artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen finder anvendelse (hvis de øvrige betingelser også er opfyldt) i alle nedenstående situationer: 1. EF-varemærket består udelukkende af en hel beskyttet

oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse ("direkte brug")



2. EF-varemærket indeholder en hel beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse sammen med andre ord- eller figurbestanddele ("direkte eller indirekte brug")

3. EF-varemærket indeholder eller består af en efterligning eller antydning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse

4. andre vildledende betegnelser eller fremgangsmåder 5. beskyttede oprindelsesbetegnelsers/beskyttede geografiske betegnelsers

omdømme. EF-varemærket består udelukkende af en hel beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse ("direkte brug") Denne situation dækker "direkte brug" af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse som EF-varemærke, dvs. at varemærket udelukkende består af navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Eksempler


EF-varemærke

DRESDNER CHRISTSTOLLEN

(DE/PGI/005/0704)


(EF-fællesmærkenr. 262 949)

PROSCIUTTO DI PARMA

(IT/PDO/0117/0067)

PROSCIUTTO DI PARMA


Hvis varemærket udelukkende består af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, henhører EF-varemærket også under artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, eftersom det anses for at beskrive de pågældende varers geografiske oprindelse. Det betyder, at sagsbehandleren gør indsigelse på grund af absolutte hindringer for registrering i henhold til både artikel 7, stk. 1, litra k), og artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen samtidig. Der er dog en undtagelse, jf. artikel 66, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen, når EF-varemærket er et fællesmærke, og bestemmelserne for mærkets benyttelse omfatter oplysningerne i artikel 67, stk. 2 (for den modsatte situation, hvor der er ansøgt om varemærket som et individuelt mærke, se afgørelse af 7. marts 2006, R 1073/2005-1, TEQUILA, præmis 15). Begrænsning af de relevante varer (med henblik på at sikre overensstemmelse med varespecifikationen for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse) er sædvanligvis en metode til at imødegå indsigelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen (se punkt 2.10.2.3 nedenfor), men en sådan begrænsning er uden relevans for artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. Der vil f.eks. blive gjort indsigelse mod et EF-varemærke, der består af udtrykket "PROSCIUTTO DI PARMA" for kød, i henhold til både artikel 7, stk. 1, litra k), og artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen: Det består udelukkende af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Prosciutto di Parma", som nyder beskyttelse for kødprodukter, nemlig en specifik type skinke, og er derfor beskrivende. Hvis varerne efterfølgende begrænses til skinke, der opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Prosciutto de Parma", frafaldes indsigelsen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen, men varemærket er stadig beskrivende og kan give anledning til en indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1,



litra c), i EF-varemærkeforordningen, medmindre der er ansøgt herom som et fællesmærke i henhold til artikel 67, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen. EF-varemærket indeholder en hel beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse sammen med andre ord- eller figurbestanddele ("direkte eller indirekte brug") Denne situation omfatter også "direkte brug" af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse i et EF-varemærke i form af en gengivelse af navnet på den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse sammen med andre bestanddele. Følgende EF-varemærker anses for at henhøre under artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen, eftersom de indeholder hele den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse:


EF-varemærke

PROSCIUTTO DI PARMA

(IT/PDO/0117/0067)

CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA



(DE/PGI/005/0704)


PARMIGIANO REGGIANO

(IT/PDO/0117/0016)


WELSH BEEF

(UK/PGI/0005/0057)




I henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen er det uden relevans, hvorvidt de andre ord- eller figurbestanddele kan give varemærket det fornødne særpræg. Tegnet kan være acceptabelt som helhed i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i EF-varemærkeforordningen og stadig give anledning til en indsigelse (som i sagerne ovenfor) i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen. Der er f.eks. tale om "indirekte brug" af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, når den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse er en bestanddel af et komplekst varemærke (f.eks. som en gengivelse på en etiket) med mindre bogstaver som oplysning om produktets oprindelse eller art eller som en del af producentens adresse. I et sådant tilfælde vil varemærket give anledning til en indsigelse uanset den beskyttede oprindelsesbetegnelses/beskyttede geografiske betegnelses placering eller størrelse i varemærket som helhed, hvis blot det er synligt.


EF-varemærke

WELSH LAMB

(UK/PGI/0005/0081)


QUESO MANCHEGO

(ES/PDO/0117/0087)


EF-varemærket indeholder eller består af en efterligning eller antydning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse Hverken EF-varemærkeforordningen eller forordning (EU) nr. 1151/2012 definerer, hvad der forstås ved "efterligning" eller "antydning". De er i høj grad tæt forbundne begreber. Ifølge Domstolen omfatter begrebet "antydning", "det tilfælde, hvor det udtryk, der anvendes som betegnelse for et produkt, omfatter en del af en beskyttet betegnelse, således at forbrugeren, når han ser dette produkts navn, i ånden føres til at tænke på den vare, som betegnelsen gælder for" (dom af 4. marts 1999, sag C-87/97, Cambozola, præmis 25, og dom af 26. februar 2008, sag C-132/05, præmis 44).



Ovenstående indebærer, at der kan være tale om antydning, når EF-varemærket gengiver en del af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, f.eks. (en eller flere af betegnelsens) geografisk betydelige ordbestanddele (i den forstand, at der ikke er tale om en generisk bestanddel) eller endda en del af et ord som f.eks. en karakteristisk rod eller endelse (se eksempler i det følgende). Derudover beskytter artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012 beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser mod "uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produkternes eller tjenesteydelsernes virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning" eller tilsvarende" (fremhævelse tilføjet), dvs. selv hvis forbrugerne ikke vildledes. Ifølge generaladvokaten (forslag til afgørelse af 17. december 1998, C-87/97, Cambozola, præmis 33) "er udtrykket "antydning" objektivt, således at det ikke er nødvendigt at dokumentere, at ejeren af varemærket havde til hensigt at antyde den beskyttede betegnelse". I denne henseende og i forbindelse med artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen vurderer Harmoniseringskontoret på en lige så objektiv måde de nedenfor beskrevne situationer uagtet EF-varemærkeansøgerens faktiske hensigt. Harmoniseringskontoret betragter desuden "efterligning" og "antydning" som to termer, der er afledt af samme begreb. Varemærket "efterligner" (efterligner, gengiver bestanddele af osv.) med det resultat, at varerne med den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse "antydes" (der fremkaldes associationer hertil). I lyset af ovenstående er der tale om antydning eller efterligning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse, når: a) EF-varemærket indeholder den geografisk betydelige del af den beskyttede

oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse (i den forstand, at det ikke er en generisk bestanddel)

b) EF-varemærket indeholder et tilsvarende tillægsord/navneord, der indikerer samme geografiske oprindelse

c) den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse er oversat

d) EF-varemærket indeholder et "delokaliserende" udtryk ud over den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse eller antydningen heraf.

EF-varemærket indeholder en del af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse Ifølge Domstolen (dom af 4. marts 1999, sag C-87/97, Cambozola, og dom af 26. februar 2008, sag C-132/05, se ovenfor) skal forbrugeren, når han ser EF-varemærket, føres i ånden til at tænke på den vare, som betegnelsen gælder for.



Domstolen fandt desuden, at der "meget vel [kan] foreligge en antydning af en beskyttet betegnelse, uden at der er nogen risiko for forveksling af de pågældende produkter" (dom af 4. marts 1999, sag C-87/97, Cambozola, præmis 26). Det vigtige er, at antydning ikke vurderes på samme måde som risiko for forveksling (se generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. december 1998, sag C-87/97, Cambozola, præmis 37). Der skal være en forbindelse med det produkt, som betegnelsen gælder for. Derfor vil spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om antydning, ikke blive analyseret i henhold til principperne i Domstolens dom af 11. november 1997, sag C-251/95, Sabèl. Som påpeget ovenfor forstås antydning som omfattende ikke blot den situation, hvor EF-varemærket indeholder (et af) de geografisk betydelige ordbestanddele (i modsætning til generiske bestanddele) af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, men også den situation, hvor EF-varemærket gengiver andre dele af den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, såsom en karakteristisk rod eller endelse.


geografisk betegnelse Varemærke Forklaring

CHIANTI CLASSICO

(IT/PDO/0005/0108)


Termen "chianti" er en antydning af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Chianti Classico".

(R 1474/2011-2, AZIENDA OLEARIA

CHIANTI, præmis 14-15)

GORGONZOLA

(IT/PDO/0017/0010)

CAMBOZOLA

"… det [synes] rimeligt at antage, at der foreligger en antydning af en beskyttet betegnelse, når det udtryk, der anvendes som benævnelse for dette produkt, ender med de to samme stavelser som den beskyttede betegnelse og indeholder samme antal stavelser som denne, således at der opstår et klart fonetisk og optisk slægtskab mellem de to udtryk"

(C-87/97, præmis 27)

NÜRNBERGER BRATWÜRSTE/NÜRNBERGER

ROSTBRATWÜRSTE

(DE/PGI/0005/0184)

NUERNBERGA

(EF-

varemærkenr. 9 691 577)

"fordi ordene er fonetisk enslydende, forstås NUERNBERGA i samme betydning som den geografiske betegnelse Nürnberger"

(R 1331/2011-4, NUERNBERGA,

præmis 12)

Hvis en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse indeholder eller antyder navnet på et produkt, der betragtes som generisk, omfatter beskyttelsen ikke det generiske element (se sidste del af artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 og dom af 12. september 2007, sag T-291/03, Grana Biraghi, præmis 58 og 60). I de beskyttede geografiske betegnelser "Maçã de Alcobaça" og "Jambon



d'Ardenne" er det f.eks. velkendt, at termerne "maçã" (æble på portugisisk) og "jambon" (skinke på fransk) er generiske termer og derfor ikke kan beskyttes. Der kan derfor ikke rejses indsigelse udelukkende på grundlag af den kendsgerning, at et EF-varemærke indeholder disse generiske termer, som er en del af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse. Det skal navnlig også nævnes, at termerne "camembert" og "brie" er generiske (se dom af 26. februar 2008, sag C-132/05, præmis 36). Andre eksempler er "cheddar" eller "gouda" (se forordning (EF) nr. 1107/96, fodnoter til de beskyttede oprindelsesbetegnelser "West Country farmhouse Cheddar" og "Noord-Hollandse Gouda"). Der blev således ikke gjort indsigelse i nedenstående sag:


EF-varemærke

(ingen, fordi "camembert" ikke er en geografisk betegnelse, men en generisk term)


Når den generiske karakter af en bestanddel af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse kan slås fast ved at slå op i en almindelig ordbog, er det opfattelsen i offentligheden i den beskyttede oprindelsesbetegnelses/beskyttede geografiske betegnelses oprindelsesland, der er afgørende. I de eksempler, der er nævnt ovenfor, er den kendsgerning, at termerne "maçã" og "jambon" er generiske for henholdsvis portugisiske og franske forbrugere, f.eks. tilstrækkelig til at konkludere, at termerne er generiske, uanset om de kan forstås af andre dele af offentligheden i EU. Til gengæld bør den pågældende terms generiske karakter – hvis der ikke kan findes en definition i en almindelig, velkendt ordbog – vurderes ifølge de kriterier, der er fastsat af Domstolen (se dom af 26. februar 2008, sag C-132/05, og dom af 12. september 2007, sag T-291/03, Grana Biraghi), f.eks. relevant national og europæisk lovgivning, hvordan termen opfattes af offentligheden og omstændigheder i forbindelse med markedsføringen af det pågældende produkt. Endelig kan et EF-varemærke i nogle tilfælde udgøre direkte/indirekte brug eller antydning af mere end én beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse på samme tid. Det kan ske, når EF-varemærket indeholder en bestanddel (som ikke er generisk), der findes i mere end én beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse.


geografisk betegnelse EF-varemærke Forklaring

Amarene Brusche di Modena

EF-varemærket indeholder bestanddelen "MODENA", som Aceto Balsamico di Modena



Aceto balsamico tradizionale di Modena


antyder alle de beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der omfatter "MODENA" Cotechino Modena

Zampone Modena

Prosciutto di Modena

Der kan – forudsat at EF-varemærket omfatter de relevante varer – gøres indsigelse, for så vidt angår alle de pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser. Sagsbehandleren vil dog oplyse, at indsigelsen ikke kan imødegås, fordi en begrænsning af varerne til de varer, der opfylder kravene i varespecifikationerne for en af eller alle de beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, nødvendigvis ville udløse en ny indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen, eftersom en sådan begrænsning uundgåeligt og med risiko for forveksling ville identificere varer med en anden geografisk oprindelse end den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Tilsvarende tillægsord/navneord Brug af et tilsvarende tillægsord/navneord til at angive samme oprindelse udgør antydning af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse:




Forklaring

JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA

(PL/PGI/0005/00837)

JAGNIĘCINA Z PODHALAŃSKA

Tillægsord i den beskyttede geografiske betegnelse → navneord i

EF-varemærket

MEL DO ALENTEJO

(PT/PDO/0017/0252)

MEL ALENTEJANA Navneord i den beskyttede

oprindelsesbetegnelse → tillægsord i EF-varemærket

SCOTTISH WILD SALMON

(GB/PGI/0005/00863)

WILD SALMON FROM SCOTLAND

Tillægsord i den beskyttede geografiske betegnelse → navneord i

EF-varemærket

Oversatte beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser På samme måde er der tale om antydning eller efterligning af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, når EF-varemærket indeholder eller består af en oversættelse af hele den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse eller en del heraf på et hvilket som helst EU-sprog.



EF-varemærke (opdigtet eksempel)

Forklaring

PÂTES D'ALSACE

(FR/PGI/0005/0324)

ALSATIAN PASTA

Et EF-varemærke, der indeholder udtrykket "Alsatian Pasta", vil blive anset for at antyde den beskyttede geografiske betegnelse "Pâtes d'Alsace"



De varemærker, der består af de pågældende termer, skal afslås i henhold til både artikel 7, stk. 1, litra k), og artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen og ikke blot i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. Udtryk brugt som "delokaliserende elementer" Ifølge artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 1151/2012 er beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser beskyttet, "selv om produkternes eller tjenesteydelsernes virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom "art", "type", "måde", "som fremstillet i", "efterligning" eller tilsvarende". Derfor forhindrer den kendsgerning, at den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, der gengives eller antydes i EF-varemærket, er ledsaget af sådanne udtryk, ikke anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen. Med andre ord vil der stadig, selv om offentligheden derved oplyses om produktets reelle oprindelse, blive gjort indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen. Varemærket vil stadig være vildledende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra g), i EF-varemærkeforordningen, fordi der er modsætning mellem varerne (som er begrænset til den specifikke beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse) og det budskab, der er indeholdt i varemærket (at varerne ikke er "ægte" varer med beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse), hvilket således nødvendigvis giver anledning til en yderligere indsigelse i henhold til artikel 7.




Forklaring

FETA

(EL/PDO/0017/0427)

GREEK STYLE PLAIN FETA

ARABIAN FETA

Et EF-varemærke, der indeholder udtryk som "Greek Style Plain Feta" eller "Arabian Feta", vil blive anset for at antyde den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Feta", selv om det giver det indtryk, at det pågældende produkt ikke er en "ægte" fetaost under den beskyttede oprindelsesbetegnelse.

Det er uden relevans for vurderingen i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen, hvor ansøgeren har sit hjemsted. I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 kan en beskyttet oprindelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse anvendes af enhver aktør, der markedsfører et produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende produktspecifikation. Forudsat at varerne opfylder kravene i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse (hvilket sikres ved at begrænse varerne), er placeringen af ansøgerens hjemsted som angivet i EF-varemærkeansøgningen uden relevans. Eksempelvis kan en virksomhed med hjemsted i Litauen eje en fabrik i Spanien, som udvikler produkter med den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Chorizo de Cantimpalos".



Andre vildledende betegnelser og praksisser Artikel 13, stk. 1, litra c) og d), i forordning (EU) nr. 1151/2012 beskytter den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse mod en række falske eller vildledende angivelser af produktets oprindelse, art og hovedegenskaber. Selv om det i høj grad afhænger af omstændighederne i den enkelte sag, som derfor skal vurderes særskilt, kan et EF-varemærke betragtes som vildledende, når det f.eks. indeholder figurbestanddele, der typisk er forbundet med det pågældende geografiske område (f.eks. kendte historiske monumenter), eller når det gengiver et produkts særlige form. Ovenstående skal fortolkes restriktivt. Det henviser udelukkende til EF-varemærker, som gengiver et velkendt og unikt billede, der generelt opfattes som et symbol på det specifikke oprindelsessted for de varer, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, eller en bestemt form af et produkt, som er beskrevet i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse.




Forklaring

MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

(FR/PDO/0005/0547)

Et EF-varemærke, som indeholder et billede af Mont

Saint-Michel-klosteret

Billedet af Mont Saint-Michel-klosteret er et velkendt emblem for byen og øen Mont Saint-Michel i Normandiet. Brug af dette billede for andre skaldyr end dem, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel", ville henhøre under artikel 13, stk. 1, litra c) og d), i forordning (EU) nr. 1151/2012

QUESO TETILLA

(ES/PDO/0017/0088)

Et EF-varemærke, der afbilder en ost med konisk

form

Produktets unikke form er beskrevet i varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Queso Tetilla"

I lyset af de vanskeligheder ved at identificere antydende figurbestanddele, navnlig i de knap så indlysende tilfælde, vil Harmoniseringskontoret i sådanne tilfælde hovedsagelig være afhængig af tredjeparters indsigelser. Beskyttede oprindelsesbetegnelsers/beskyttede geografiske betegnelsers omdømme Ifølge artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1151/2012 beskyttes registrerede betegnelser mod brug, der udnytter den beskyttede betegnelses omdømme. Denne beskyttelse omfatter principielt endda andre produkter (se dom af 12. juni 2007, forenede sager T-53/04 til T-56/04, T-58/04 og T-59/04, Budweiser, præmis 176). Omfanget af beskyttelsen skal dog fortolkes i tråd med mandatet i artikel 14 i samme forordning, som begrænser afvisningen af varemærker til produkter "af samme type". Harmoniseringskontoret vurderer derfor – i forbindelse med undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering – at den beskyttede oprindelsesbetegnelses/beskyttede



geografiske betegnelses beskyttelse er begrænset til identiske eller sammenlignelige produkter. Det udvidede omfang af beskyttelsen af en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse med omdømme kan dog påberåbes i henhold til artikel 8, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen (se Retningslinjerne, del C, Indsigelse, afsnit 4, Rettigheder i henhold til artikel 8, stk. 4, i EF-varemærkeforordningen). 2.10.2.3 Relevante varer Sammenlignelige produkter Der kan kun gøres indsigelse i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen mod specifikke varer i EF-varemærkeansøgningen, nemlig dem, der er identiske eller "sammenlignelige" med dem, som er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. De forskellige termer, der bruges i artikel 13 og 14 i forordning (EU) nr. 1151/2012 (henholdsvis "lignende produkter" og "produkter af samme type"), fortolkes af Harmoniseringskontoret som synonymer, der henviser til samme begreb. Begrebet lignende varer skal fortolkes restriktivt og er uafhængigt af analysen af ligheden mellem varer i varemærkelovgivningen. De kriterier, der er fastsat i dom af 29. september 1998, sag C-39/97, Canon, bør således ikke nødvendigvis anvendes, selv om visse af dem kan være nyttige. Eksempelvis er kriterier som et produkts beskaffenhed eller sammensætning – fordi en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse bruges til at angive et produkts geografiske oprindelse og særlige kvaliteter – mere relevante, end hvorvidt varer er komplementære. Domstolen har (i dom af 14. juli 2011, forenede sager C-4/10 og C-27/10, BNI Cognac, præmis 54) navnlig opstillet følgende kriterier for bestemmelsen af, hvorvidt varer er sammenlignelige: • om de har fælles objektive egenskaber (f.eks. fremstillingsmetode, produktets

fysiske udseende eller brug af samme råvarer) • om de ud fra den relevante kundekreds' synspunkt forbruges ved stort set

identiske anledninger

• om de distribueres gennem de samme kanaler og er underlagt tilsvarende markedsføringsregler.

Det er ikke muligt i disse retningslinjer at opliste alle de mulige scenarier, men her følger nogle eksempler på sammenlignelige produkter.


betegnelse Sammenlignelige produkter

Specifikke typer kød og tilberedt kød Kød og tilberedt kød

(R 659/2012-5, s. 14-17)

Mælk Ost og andre mejeriprodukter




betegnelse Sammenlignelige produkter

Frisk frugt

Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter (frugtgelé, syltetøj og kompot er ikke "lignende produkter", men den frugt, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, kan være en ingrediens af kommerciel betydning, se nedenfor under "Produkter brugt som ingredienser")

Friske grøntsager

Konserverede, frosne, tørrede og kogte grøntsager (gelé, syltetøj og kompot er ikke "lignende produkter", men den grøntsag, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, kan være en ingrediens af kommerciel betydning, se nedenfor under "Produkter brugt som ingredienser")

Begrænsninger af fortegnelsen over varer I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1151/2012 kan "beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser [...] anvendes af enhver erhvervsdrivende, der markedsfører et produkt, som er fremstillet i overensstemmelse med den dertil svarende varespecifikation". Indsigelser, der rejses i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen, kan frafaldes, hvis de relevante varer begrænses, således at de opfylder kravene i varespecifikationerne for den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Begrænsning af varer kan være en kompliceret opgave, der i vid udstrækning afhænger af en undersøgelse i de enkelte sager. • Produkter af samme type som dem, der er omfattet af den beskyttede

oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, skal begrænses med henblik på at sikre overensstemmelse med varespecifikationerne for den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse. Den korrekte ordlyd er "[produktets navn], der opfylder kravene i varespecifikationerne for den [beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse "X"]". Der bør ikke foreslås eller tillades nogen anden ordlyd. Begrænsninger som "[produktets navn] med den [beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse "X"]’ eller "[produktets navn] med oprindelse i [stednavn]" kan ikke accepteres.

Beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse i EF-varemærket

Acceptabel fortegnelse over varer

WELSH BEEF

(UK/PGI/0005/0057)

Oksekød, der opfylder kravene i varespecifikationerne

for den beskyttede geografiske betegnelse "Welsh Beef’"

Den kategori af produkter, som omfatter de produkter, der er omfattet af den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, kan findes i "DOOR"-databasen. Det nøjagtige produkt kan findes i ansøgningen, som



er vedhæftet som bilag til offentliggørelsen i Harmoniseringskontorets Tidende, som også er tilgængeligt via "DOOR". • Den kategori af produkter, som omfatter dem, der er omfattet af den beskyttede

oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, bør begrænses til netop de produkter, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, og som opfylder kravene i varespecifikationerne herfor.

Beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse i EF-

varemærket

Oprindelig varespecifikatio

n (ikke

acceptabel)


varer Forklaring

WELSH BEEF

(UK/PGI/0005/0057) Kød

Oksekød, der opfylder kravene i

varespecifikationerne for den beskyttede

geografiske betegnelse "Welsh

Beef"

"Kød" omfatter produkter (f.eks. svinekød), som ikke kan opfylde kravene i en specifik beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, der omfatter det specifikke produkt "oksekød"

POMME DU LIMOUSIN

(FR/PDO/0005/0442)

Frugt

Æbler, der opfylder kravene i


oprindelsesbetegnelse "Pomme du

Limousin"

Kategorien "frugt" omfatter produkter som pærer eller ferskner, der ikke kan opfylde kravene i varespecifikationerne for en beskyttet oprindelsesbetegnelse, som udelukkende omfatter æbler

• Lignende produkter begrænser sig til de produkter – i kategorien af lignende

produkter – der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse:





varer Forklaring

POMME DU LIMOUSIN

(FR/PDO/0005/0442)

Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter

Konserverede, frosne, tørrede og kogte

æbler, der opfylder kravene i


oprindelsesbetegnelse "Pomme du Limousin"

"Konserverede, frosne, tørrede og kogte frugter" omfatter produkter fremstillet af andre frugter, som ikke kan opfylde kravene i varespecifikationerne for en beskyttet oprindelsesbetegnelse, der udelukkende omfatter æbler. Det skal også bemærkes, at begrænsningen ikke skal gælde "æbler".

Der kan være tilfælde, hvor indsigelsen ikke kan imødegås af en begrænsning, f.eks. når de varer, der er ansøgt om – selv om de er "sammenlignelige" – ikke omfatter det produkt, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede



geografiske betegnelse (f.eks. når den beskyttede oprindelsesbetegnelse omfatter "ost", og de varer, der er ansøgt om, er "mælk"). • Produkter brugt som ingredienser: Hvis de varer, der er omfattet af den

beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, kan bruges som ingrediens af kommerciel betydning (i den forstand, at den kan være afgørende for valget af hovedproduktet) i en hvilken som helst af de varer, der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen, vil der blive anmodet om en begrænsning. Det skyldes, at artikel 13, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EU) nr. 1151/2012 udtrykkeligt fastsætter, at beskyttelsen af en oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse, som er registreret for et givet produkt, omfatter situationer, hvor "produkterne anvendes som ingrediens".





varer Forklaring

POMME DU LIMOUSIN

(FR/PDO/0005/0442)

Syltetøj og kompot

Syltetøj og kompot fremstillet af æbler,

som opfylder kravene i varespecifikationerne

for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Pomme du Limousin"

Frugt er hovedingrediensen i syltetøj og kompot

PROSCIUTTO DI PARMA

(IT/PDO/0117/0067)

Pizza

Pizza med skinke, som opfylder kravene i varespecifikationerne

for den beskyttede oprindelsesbetegnelse "Prosciutto di Parma"

Dette fyld er hovedingrediensen i en pizza og det, der er afgørende for forbrugerens valg

En begrænsning er ikke nødvendig, hvis de varer, der er omfattet af den beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, bruges som sekundære ingredienser uden kommerciel betydning i de varer, der ansøges om.



Oprindelig varespecifikation


varer Forklaring

ACEITE DE LA ALCARRIA

(ES/PDO/0005/0562) Konditorivarer Konditorivarer

Det er ikke nødvendigt at begrænse varerne, blot fordi der anvendes olie i forbindelse med tilberedelsen. "Olie" er en sekundær ingrediens uden kommerciel betydning



2.10.3 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, som ikke er beskyttet i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012

2.10.3.1 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser, der

er beskyttet på nationalt niveau i en EU-medlemsstat Domstolen har fastslået (dom af 8. september 2009, sag C-478/07, Bud), at den EU-beskyttelsesordning, der er fastsat i forordning (EF) nr. 510/2006 [som var gældende på daværende tidspunkt] om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser/geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer har "en udtømmende karakter". Det hedder i artikel 9 i forordning (EU) nr. 1151/2012, at:

en medlemsstat har mulighed for at yde en betegnelse midlertidig national beskyttelse i henhold til denne forordning med virkning fra den dato, hvor der indgives en ansøgning til Kommissionen. Den midlertidige nationale beskyttelse ophører på den dato, hvor der træffes afgørelse om registrering i henhold til denne forordning, eller hvor ansøgningen trækkes tilbage". De foranstaltninger, som en medlemsstat træffer, "har kun retsvirkninger på nationalt plan og berører ikke handel i Unionen eller international handel.

Denne bestemmelse er i tråd med betragtning 24 i samme forordning, i henhold til hvilken det gælder, at

for at kunne opnå beskyttelse i medlemsstaterne bør oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser udelukkende være registreret på EU-plan. Medlemsstaterne bør med virkning fra den dato, hvor der indgives en ansøgning om registrering på EU-plan, kunne yde midlertidig national beskyttelse, uden at det berører handelen i Unionen eller den internationale handel.

Der skal desuden henvises til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler. Denne forordning (der gik forud for og blev ophævet af forordning (EF) nr. 510/2006) fastsatte i artikel 17, stk. 1, at medlemsstaterne "underretter [...] Kommissionen om, hvilke ved lov beskyttede betegnelser [...] de ønsker at registrere" i henhold til denne forordning. I stk. 3 blev det tilføjet, at medlemsstaterne kunne "bibeholde den nationale beskyttelse af de betegnelser, der er meddelt i henhold til stk. 1, indtil den dato, hvor der træffes afgørelse om registreringen" (se i denne henseende dom af 4. marts 1999, sag C-87/97, "Cambozola", præmis 18). Det følger heraf, at den tidligere beskyttelse på nationalt niveau af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer ophørte, da de geografiske betegnelser blev registreret på EU-niveau. Geografiske betegnelser for den type produkter, som tidligere var beskyttet i henhold til national lovgivning, henhører ikke under anvendelsesområdet for artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen. De udgør således ikke som sådan – og alene af den årsag – en hindring for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen, medmindre de også er registreret på EU-niveau. Derfor vil sagsbehandleren, hvis en tredjepart f.eks. hævder, at et EF-varemærke indeholder eller består af en geografisk betegnelse for landbrugsprodukter og fødevarer, som er



registreret tidligere på nationalt niveau i en EU-medlemsstat, undersøge, om den pågældende geografiske betegnelse også er registreret på EU-niveau som en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse. Hvis ikke, anses bemærkningerne fra tredjeparten for ikke at rejse alvorlig tvivl, for så vidt angår artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen. 2.10.3.2 Beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser fra

tredjelande Følgende situationer henviser til sådanne beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser fra tredjelande, der ikke samtidig er registreret på EU-niveau. Den geografiske betegnelse er kun beskyttet i oprindelseslandet i henhold til national lovgivning Artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen finder ikke anvendelse, eftersom tredjelandets geografiske betegnelse ikke udtrykkeligt er anerkendt og beskyttet i henhold til EU-lovgivningen. I denne henseende skal det bemærkes, at TRIPS-aftalens bestemmelser efter deres karakter ikke skaber nogen rettigheder for borgerne, som disse i medfør af EU-retten kan påberåbe sig over for domstolene (dom af 14. december 2000, forenede sager C-300/98 og C-392/98, præmis 44). Ikke desto mindre gælder det, at når EF-varemærket indeholder eller består af sådanne beskyttede geografiske betegnelser, skal det også vurderes, hvorvidt EF-varemærket kan betragtes som beskrivende og/eller vildledende i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c) og g), i EF-varemærkeforordningen i overensstemmelse med de generelle regler, der er fastsat i disse retningslinjer. Hvis en tredjepart f.eks. observerer, at et EF-varemærke består af udtrykket "Tea Murakami" (opdigtet eksempel), som er en beskyttet geografisk betegnelse i overensstemmelse med den nationale lovgivning i land X, finder artikel 7, stk. 1, litra k), i EF-varemærkeforordningen ikke anvendelse af de årsager, der er nævnt ovenfor, men det skal undersøges, om EF-varemærket vil blive opfattet som et beskrivende og/eller vildledende tegn af de relevante EU-forbrugere. Den geografiske betegnelse er beskyttet i henhold til en aftale, hvori EU er kontraherende part EU har undertegnet en række handelsaftaler med tredjelande om beskyttelse af geografiske betegnelser. Disse instrumenter omfatter typisk en liste over de geografiske betegnelser og bestemmelser om konflikter mellem geografiske betegnelser og varemærker. Indholdet og præciseringsgraden kan dog variere fra aftale til aftale. Geografiske betegnelser fra tredjelande er beskyttet i EU, når den relevante aftale er trådt i kraft. I denne henseende er det fast retspraksis, at en bestemmelse i en aftale, der er indgået af EU med et tredjeland, må anses for at have direkte virkning, når det af aftalens ordlyd, formål og karakter kan udledes, at bestemmelsen indeholder en klar, præcis og ubetinget forpligtelse, hvis opfyldelse og retsvirkninger ikke er betinget af, at der udstedes yderligere retsakter (dom af 14. december 2000, forenede sager C-300/98 og C-392/98, præmis 42).



Omfanget af tredjelandes beskyttelse af disse geografiske betegnelser er defineret i substansbestemmelserne i den pågældende aftale. De ældste aftaler (navnlig vedrørende vin og spiritus) indeholdt sædvanligvis kun generelle bestemmelser, men den "seneste generation" af frihandelsaftaler henviser til forholdet mellem varemærker og beskyttede geografiske betegnelser på samme måde som artikel 13 og 14 i forordning (EU) nr. 1151/2012 (se f.eks. artikel 210 og 211 i "Handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side", EUT L 354 af 21. december 2012). I lyset heraf undersøges EF-varemærker, som indeholder eller består af et tredjelands beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, der er beskyttet af en aftale, hvori EU er kontraherende part (og ikke samtidig er registreret i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012), fra sag til sag i overensstemmelse med de specifikke substansbestemmelser i den pågældende aftale om afvisning af kolliderende varemærker i overensstemmelse med den nævnte retspraksis. Den blotte kendsgerning, at en beskyttet oprindelsesbetegnelse/beskyttet geografisk betegnelse fra et tredjeland er beskyttet af de pågældende instrumenter, betyder ikke automatisk, at et EF-varemærke, der indeholder eller består af den pågældende beskyttede oprindelsesbetegnelse/beskyttede geografiske betegnelse, skal afslås. Dette afhænger af indholdet i og anvendelsesområdet for aftalens relevante bestemmelser. Den geografiske betegnelse er beskyttet i henhold til en international aftale, der kun er undertegnet af medlemsstater Beskyttelse af geografiske betegnelser i henhold til aftaler mellem to medlemsstater er udelukket i henhold til den nuværende EU-lovgivning om beskyttede oprindelsesbetegnelser/beskyttede geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (se dom af 8. september 2009, sag C-478/07, Bud). Sådanne aftaler er overflødige og har ingen retsvirkning. For så vidt angår internationale aftaler, der indgås af medlemsstater med tredjelande (navnlig Lissabonaftalen om beskyttelse af oprindelsesangivelser og disses internationale registrering) – og udelukkende med henblik på undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering – er EU ikke en kontraherende part i disse aftaler, og de pålægger ikke EU nogen forpligtelser (se, tilsvarende, dom af 14. oktober 1980, sag 812/79, præmis 9).

2.11 EF-fællesmærker

2.11.1 Fællesmærkers karakter Et EF-fællesmærke er en bestemt type EF-varemærke, som i henhold til artikel 66, stk. 1, i varemærkeansøgningen "ved ansøgningen om registrering betegnes som sådant, og som er egnet til at skelne varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, som er indehaver af mærket, fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser". Et EF-fællesmærke har til formål at skelne varer eller tjenesteydelser, der hidrører fra medlemmerne af den sammenslutning, som er indehaver af varemærket, fra varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheder, der ikke tilhører sammenslutningen. EF-fællesmærket angiver således visse varers og tjenesteydelsers kommercielle



oprindelse ved at oplyse forbrugeren om, at producenten af varerne eller tjenesteydelserne tilhører en bestemt sammenslutning, og at vedkommende har ret til at bruge varemærket. Et EF-fællesmærke bruges typisk af virksomheder, sammen med deres eget individuelle varemærke, til at angive, at de er medlemmer af en bestemt sammenslutning. Spaniens sammenslutning af skoproducenter ønsker f.eks. måske at ansøge om fællesmærket "Asociación Española de Fabricantes de Calzado", der – selv om det tilhører sammenslutningen – vil blive brugt af alle medlemmerne. Et medlem af sammenslutningen ønsker måske at bruge fællesmærket sammen med sit eget individuelle varemærke, f.eks. "Calzados Luis". Fællesmærker er ikke nødvendigvis en certificering af varernes kvalitet, om end det nogle gange er tilfældet. Eksempelvis indeholder reglerne om brug ofte bestemmelser, som udgør en certificering af sammenslutningens medlemmers varer og tjenesteydelser, hvilket kan accepteres (se afgørelse af 10. maj 2012, R 1007/2011-2, præmis 13). Det er op til ansøgeren at vurdere, om varemærket opfylder kravene til et fællesmærke eller et individuelt varemærke. Det betyder, at der i princippet kan ansøges om samme tegn som enten et individuelt EF-varemærke eller, hvis betingelserne i dette kapitel er opfyldt, som et EF-fællesmærke. Forskellene mellem individuelle varemærker og fællesmærker afhænger ikke af tegnene som sådan, men af andre karakteristika som f.eks. ejerskabet og betingelserne for benyttelse af varemærket. En sammenslutning kan f.eks. ansøge om ordmærket "Tamaki" som enten et individuelt varemærke eller som et fællesmærke, afhængigt af den forventede brug af varemærket (kun af selve sammenslutningen eller også af medlemmer af sammenslutningen). Hvis der ansøges om varemærket som et EF-fællesmærke, skal visse yderligere formaliteter være opfyldt, f.eks. indgivelse af bestemmelser for fællesmærkets benyttelse osv. Når ansøgningen er indgivet, accepteres ændringer af varemærketypen (fra fællesmærke til individuelt varemærke eller omvendt) kun under visse omstændigheder (se Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 8.2.5). Bestemmelserne i EF-varemærkeforordningen finder anvendelse på EF-fællesmærker, medmindre andet er fastsat i artikel 67-74 i EF-varemærkeforordningen. EF-fællesmærker er således på den ene side underlagt den almindelige EF-varemærkeordning og på den anden side visse undtagelser og særlige betingelser. Først og fremmest er et EF-fællesmærke således generelt underlagt samme undersøgelsesprocedure og betingelser som individuelle varemærker. Generelt foregår klassificeringen af varer og tjenesteydelser, undersøgelsen af formaliteter og undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering i henhold til samme procedure som for individuelle varemærker. Sagsbehandlerne kontrollerer f.eks. fortegnelsen over varer og tjenesteydelser og de sproglige krav på samme måde som i forbindelse med individuelle varemærker. Det vil også blive undersøgt, om en af hindringerne for registrering i henhold til artikel 7 i EF-varemærkeforordning gør sig gældende for EF-fællesmærket. For det andet vil der i forbindelse med undersøgelsen af et EF-fællesmærke også blive taget højde for de undtagelser og særlige betingelser, der gælder for denne varemærketype. Disse undtagelser og særlige betingelser vedrører både de formelle bestemmelser og substansbestemmelserne. For så vidt angår formaliteterne, er



kravene i bestemmelserne for mærkets benyttelse f.eks. et særligt kendetegn for et EF-fællesmærke. (Yderligere oplysninger om undersøgelse af formaliteter for EF-fællesmærker, herunder bestemmelser for mærkets benyttelse, findes i Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 8.2, Fællesmærker). De undtagelser i substansbestemmelserne og særlige betingelser, der gør sig gældende for et EF-fællesmærke, er beskrevet nedenfor.

2.11.2 Ejerskab EF-fællesmærker kan kun ejes af i) sammenslutninger af fabrikanter, producenter, tjenesteydende virksomheder eller handlende, som ifølge den lovgivning, der finder anvendelse på dem, i eget navn kan have rettigheder og forpligtelser af enhver art, indgå kontrakter eller foretage andre retshandler og optræde som part i en retssag, og ii) offentligretlige juridiske personer. Den første type indehavere omfatter typisk private sammenslutninger med et fælles formål eller en fælles interesse. De skal have selvstændig status som juridisk person og handleevne. Derfor kan private virksomheder som sociedades anónimas, Gesellschaften mit beschränkten Haftung osv., flere ansøgere med selvstændig status som juridisk person eller midlertidige foreninger af virksomheder ikke være indehavere af et EF-fællesmærke. Som det fremgår af Retningslinjerne, del B, Undersøgelse, afsnit 2, Formaliteter, punkt 8.2.1, Fællesmærker, betyder fælles ikke, at varemærket tilhører flere personer (ansøgere/indehavere), eller at det designerer/dækker mere end ét land. For så vidt angår den anden type indehavere, skal begrebet "offentligretlige juridiske personer" fortolkes bredt. Begrebet omfatter på den ene side offentligretlige sammenslutninger, selskaber og andre enheder. Det er f.eks. tilfældet for "Consejos Reguladores" eller "Colegios Profesionales" i henhold til spansk lovgivning. På den anden side omfatter begrebet også andre offentligretlige juridiske personer, f.eks. EU, stater eller kommuner, der ikke nødvendigvis har selskabs- eller sammenslutningsform, men som ikke desto mindre kan være indehavere af et EF-fællesmærke. I disse tilfælde finder kravet om betingelser for medlemskab i henhold til artikel 67, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen ikke anvendelse (se afgørelse af 22. november 2011, R 828/2011-1, præmis 18, og afgørelse af 10. maj 2012, R 1007/2011-2, præmis 17 og 18). Dvs. at når ansøgeren om et EF-fællesmærke er en offentligretlig juridisk person, som ikke nødvendigvis har selskabs- eller sammenslutningsstruktur, f.eks. EU, en stat eller en kommune, behøver bestemmelserne for mærkets benyttelse ikke at indeholde oplysninger om medlemskab.

2.11.3 Særlige betingelser vedrørende absolutte hindringer for registrering De absolutte hindringer for registrering, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen gælder for EF-fællesmærker. Det betyder, at de pågældende varemærker først vil blive undersøgt i henhold til denne bestemmelse med henblik på f.eks. at undersøge, om de har fornødent særpræg, er vildledende eller er blevet et almindeligt tegn. Hvis et varemærke f.eks. ikke har fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen, vil det blive afvist (se afgørelse af 18. juli 2008, R 229/2006-4, præmis 7).



Der skal dog også tages højde for visse undtagelser og særlige betingelser i forbindelse med undersøgelsen af absolutte hindringer for registrering af EF-fællesmærker. Ud over de hindringer for registrering af en EF-varemærkeansøgning, som er nævnt i artikel 7, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen, vurderer sagsbehandlerne også følgende specifikke hindringer for registrering: • beskrivende tegn

• vildledende karakter med hensyn til arten • bestemmelser for mærkets benyttelse i strid med offentlig orden og sædelighed. Disse specifikke hindringer for registrering kan også være genstand for tredjeparters bemærkninger. 2.11.3.1 Beskrivende tegn EF-fællesmærker kan bestå af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens geografiske oprindelse (se dom af 15. oktober 2003, sag T-295/01, præmis 32, og dom af 25. oktober 2005, sag T-379/03, præmis 35). Dermed kan et tegn, der udelukkende beskriver en vares eller tjenesteydelses geografiske oprindelse (og som skal afslås, hvis det anvendes for et individuelt EF-varemærke) accepteres, hvis i) der indgives en gyldig ansøgning herom som EF-fællesmærke, og ii) indehaveren har ret til at blive optaget som medlem af sammenslutningen, jf. artikel 67, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen (se afgørelse af 5. oktober 2006, R 280/2006-1, præmis 16 og 17). Ifølge denne bestemmelse, giver bestemmelserne for benyttelse af et EF-fællesmærke enhver, hvis varer eller tjenesteydelser hidrører fra det pågældende geografiske område, ret til at blive optaget som medlem af den sammenslutning, der er indehaver af mærket. En ansøgning om ordmærket "Alicante" for turistvirksomhed bør afslås i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen, hvis det anvendes for et individuelt EF-varemærke, da det beskriver tjenesteydelsens geografiske oprindelse. Som en undtagelse vil et varemærke, hvis der indgives en gyldig ansøgning herom som EF-fællesmærke (dvs. at ansøgningen indgives af en sammenslutning eller en offentligretlig juridisk person og opfylder de øvrige betingelser for EF-fællesmærker), og hvis bestemmelserne for mærkets benyttelse giver ansøgeren ret til at blive optaget som medlem af sammenslutningen, jf. artikel 67, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen, blive accepteret i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. Denne undtagelse gælder udelukkende de tegn, som beskriver varernes og tjenesteydelsernes geografiske oprindelse. Hvis EF-fællesmærket beskriver andre egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne, finder undtagelsen ikke anvendelse, og ansøgningen vil blive afvist i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i EF-varemærkeforordningen. Eksempelvis vil ordmærket "Do-it-yourself" (gør-det-selv), hvis der ansøges herom som et EF-fællesmærke for værktøj i klasse 7, blive anset for at beskrive varernes anvendelsesformål. Eftersom tegnet beskriver visse af varernes egenskaber ud over deres geografiske oprindelse, vil det blive afvist i henhold til artikel 7, stk. 1, litra c), i



EF-varemærkeforordningen, selv om der er ansøgt herom som EF-fællesmærke (se afgørelse af 8. juli 2010, R 934/2010-1, præmis 35). 2.11.3.2 Vildledende karakter med hensyn til arten Sagsbehandleren skal afslå ansøgningen, hvis varemærket vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til mærkets karakter eller betydning som fællesmærke, navnlig hvis det kan fremtræde som værende noget andet end et fællesmærke. Et fællesmærke, som kun må benyttes af medlemmerne af den sammenslutning, som ejer varemærket, kan være vildledende, hvis det giver det indtryk, at det må benyttes af enhver, som opfylder visse objektive standarder. 2.11.3.3 Bestemmelser for mærkets benyttelse i strid med offentlig orden og

sædelighed Hvis bestemmelserne for mærkets benyttelse strider mod den offentlige orden eller sædelighed, skal EF-fællesmærkeansøgningen afslås. Denne hindring for registrering skal differentieres fra hindringen i artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen, som forbyder registrering af varemærker, der i sig selv strider mod den offentlige orden eller sædelighed. Afslag i henhold til artikel 68, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen henviser til situationer, hvor bestemmelserne for mærkets benyttelse – uanset varemærket – indeholder en bestemmelse, som strider mod den offentlige orden eller sædelighed, f.eks. bestemmelser, som indebærer forskelsbehandling på grund af køn, tro eller race. Hvis bestemmelserne f.eks. indeholder en bestemmelse, der forbyder kvinder at bruge varemærket, afslås EF-fællesmærkeansøgningen, selv hvis varemærket ikke henhører under artikel 7, stk. 1, litra f), i EF-varemærkeforordningen. Sagsbehandlerens indsigelse kan frafaldes, hvis bestemmelserne ændres med henblik på at fjerne den bestemmelse, der strider mod den offentlige orden eller sædelighed. I ovenstående eksempel accepteres EF-fællesmærkeansøgningen, hvis den bestemmelse, som forbyder kvinder at bruge varemærket, slettes fra bestemmelserne.

2.12 Erhvervet særpræg

2.12.1 Indledning I henhold til artikel 7, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen kan et varemærke stadig registreres, selv om det ikke er i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), i EF-varemærkeforordningen, hvis "varemærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret". Artikel 7, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen er en undtagelse til den regel, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), i EF-varemærkeforordningen, i henhold til hvilken varemærker, som mangler fornødent særpræg, beskrivende varemærker og varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug



eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne, udelukkes fra registrering. Fornødent særpræg erhvervet gennem brug indebærer, at selv om tegnet fra begyndelsen mangler fornødent særpræg i forhold til de varer og tjenesteydelser, der søges registreret, er den relevante kundekreds, på grund af den brug der er gjort heraf på markedet, begyndt at opfatte varemærket som angivelse for, at varerne og tjenesteydelserne i EF-varemærkeansøgningen hidrører fra en bestemt virksomhed. Det er således blevet sådan, at tegnet kan anvendes til at skelne virksomhedens varer og tjenesteydelser fra andre virksomheders varer og tjenesteydelser, fordi de opfattes som hidrørende fra en bestemt virksomhed. På den måde kan et tegn, der oprindeligt ikke kunne registreres i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), i EF-varemærkeforordningen, opnå en ny betydning, og dets konnotationer, som ikke længere er rent beskrivende eller mangler fornødent særpræg, gør det muligt at imødegå de absolutte hindringer for registrering som varemærke, der ellers ville have fundet anvendelse.

2.12.2 Begæring Harmoniseringskontoret undersøger først det erhvervede særpræg efter en begæring fra EF-varemærkeansøgeren, som kan indgives på et hvilket som helst tidspunkt under sagsbehandlingen.

2.12.3 Det tidspunkt, beviserne skal vedrøre Beviserne skal godtgøre, at det fornødne særpræg erhvervet gennem brug blev opnået forud for datoen for indgivelsen af EF-fællesmærkeansøgningen. Hvis der er tale om en international registrering, er den relevante dato datoen for Det Internationale Bureaus registrering. Såfremt der påberåbes prioritet, er den relevante dato prioritetsdatoen. I det følgende betegnes alle disse datoer som "ansøgningsdatoen". 2.12.3.1 Sagsbehandling Eftersom et varemærke nyder beskyttelse fra ansøgningsdatoen, og eftersom datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering bestemmer ét varemærkes prioritet i forhold til et andet, skal varemærket kunne registreres på den pågældende dato. Ansøgeren skal således godtgøre, at der er opnået fornødent særpræg ved brug af varemærket forud for datoen for ansøgning om registrering (dom af 11. juni 2009, sag C-0542/07P, Pure Digital, præmis 49 og 51, og dom af 7. september 2006, sag C-0108/05, Europolis, præmis 22). Der skal ikke automatisk ses bort fra beviser for brug af varemærket efter denne dato, da de kan give vejledende oplysninger om situationen forud for ansøgningsdatoen (dom af 28. oktober 2009, sag T-137/08, Green/Yellow, præmis 49). 2.12.3.2 Annullationssager I annullationssager gælder det, at selv om EF-varemærket er registreret i strid med artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), i EF-varemærkeforordningen, kan det dog ikke længere erklæres ugyldigt, hvis det som følge af den brug, der er gjort deraf, efter



registreringen har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret (artikel 52, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen). Denne bestemmelse har netop til formål at opretholde registreringen for de varemærker, der som følge af den brug, der er gjort deraf, i mellemtiden, dvs. efter deres registrering, har fået fornødent særpræg for de varer og tjenesteydelser, for hvilke de er blevet registreret, uanset den omstændighed, at registreringen på det tidspunkt, hvor den fandt sted, var i strid med artikel 7 i EF-varemærkeforordningen (dom af 14. december 2011, sag T-237/10, Louis Vuitton, præmis 86, og dom af 15. oktober 2008, sag T-405/05, Manpower, præmis 127).

2.12.4 Forbruger Et tegns fornødne særpræg, herunder erhvervet gennem brug, skal vurderes ud fra den gennemsnitlige forbrugers formodede opfattelse for den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser. Disse forbrugere anses for at være almindeligt oplyste og rimeligt opmærksomme og velunderrettede. Definitionen af den relevante kundekreds er forbundet med en undersøgelse af målgruppen for de pågældende varer eller tjenesteydelser, idet det er i forhold til disse købere, at varemærket skal udøve sin grundlæggende funktion. En sådan afgrænsning skal således foretages på grundlag af varemærkers grundlæggende funktion, som er at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller slutbrugeren, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (dom af 29. september 2010, sag T-378/07, RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor), præmis 33 og 38). De relevante forbrugere omfatter således ikke blot personer, som rent faktisk har købt de pågældende varer og tjenesteydelser, men også personer, som blot er potentielt interesserede købere (dom af 29. september 2010, sag T-378/07, RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor), præmis 41 ff.). Potentielle købere defineres i forhold til netop den vare eller tjenesteydelse, for hvilke varemærket søges registreret. Hvis der er tale om en bred kategori af varer eller tjenesteydelser (f.eks. tasker eller ure), er det uden relevans, at de reelle produkter, der tilbydes under tegnet, er ekstremt dyre luksusgoder – kundekredsen omfatter alle potentielle købere af de varer, varemærket søges registreret for i EF-varemærkeansøgningen, herunder ikkeluksusgoder og billigere varer, hvis varemærket søges registreret for den brede kategori.

2.12.5 Varer og tjenesteydelser Eftersom en af et varemærkes vigtigste funktioner er at garantere varernes og tjenesteydelsernes oprindelse, skal det erhvervede særpræg vurderes i forhold til de relevante varer og tjenesteydelser. Ansøgerens beviser skal således godtgøre en forbindelse mellem tegnet og de varer og tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret, ved at godtgøre, at de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket (dom af 4. maj 1999, forenede sager C-0108/97 og C-0109/97, Chiemsee, præmis 52, og dom af 19. maj 2009, sag T-0211/06, Cybercrédit et al., præmis 51).



2.12.6 Territoriale aspekter I henhold til artikel 1 i EF-varemærkeforordningen har et EF-varemærke enhedskarakter og har samme retsvirkninger overalt inden for EU. I henhold til artikel 7, stk. 2, i EF-varemærkeforordningen skal et varemærke udelukkes fra registrering, selv om en absolut hindring for registrering kun er til stede i en del af EU. Som en logisk konsekvens heraf skal det godtgøres, at der er tale om erhvervet særpræg i hele det område, hvori varemærket ikke fra begyndelsen havde en sådan karakter (dom af 22. juni 2006, sag C-0025/05P, Sweet wrapper, præmis 83 og 86, og dom af 29. september 2010, sag T-0378/07, RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor), præmis 30). Det skyldes, at EF-varemærkets enhedskarakter kræver, at et tegn har fornødent særpræg eller særpræg erhvervet gennem brug i hele EU (dom af 17. maj 2011, sag T-7/10, υγεία, præmis 40). Det ville være paradoksalt på den ene side i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i varemærkedirektivet at acceptere, at en medlemsstat skal afslå registrering som et nationalt varemærke af et tegn uden fornødent særpræg, og at den samme medlemsstat på den anden side skal respektere et EF-varemærke vedrørende det pågældende tegn af den ene årsag, at det har opnået fornødent særpræg i en anden medlemsstat (dom af 14. december 2011, sag T-237/10, Louis Vuitton, præmis 100). 2.12.6.1 Særlige bestemmelser vedrørende nye medlemsstaters tiltrædelse I henhold til bestemmelserne i tiltrædelsestraktaterne kan et EF-varemærke, der er ansøgt om inden datoen for en given medlemsstats tiltrædelse af EU, kun afslås af årsager, der allerede var til stede inden tiltrædelsesdatoen. I forbindelse med Harmoniseringskontorets sagsbehandling skal erhvervet særpræg således kun være godtgjort i forhold til EU's medlemsstater på tidspunktet for EF-varemærkeansøgningen og ikke dem, der måtte have tiltrådt EU efterfølgende. 2.12.6.2 3D-mærker, farvemærker per se og figurvaremærker Hvis indsigelsen gør sig gældende i hele EU, hvilket normalt er tilfældet for 3D-mærker, farvemærker per se og figurvaremærker, som udelukkende består af en afbildning af de pågældende varer, skal erhvervet særpræg være godtgjort for hele EU. Med hensyn til muligheden for ekstrapolering af beviser henvises der til punkt 2.12.8.7 nedenfor. 2.12.6.3 Sprogområde Når EF-varemærkeansøgningen afslås med hensyn til varemærkets betydning på et bestemt sprog, skal erhvervet særpræg godtgøres mindst med hensyn til de medlemsstater, hvori det pågældende sprog er et officielt sprog. Der bør udvises særlig forsigtighed, når et sprog er et officielt sprog i mere end én EU-medlemsstat. I givet fald skal erhvervet særpræg opnået gennem brug – i forbindelse med absolutte hindringer for registrering på grundlag af betydningen af ordlyden på et bestemt sprog – godtgøres for hver af de medlemsstater, hvor det pågældende sprog



er et officielt sprog (og for andre medlemsstater eller markeder, hvor det vil blive forstået). (a) Eksempler på sprog, der er officielle sprog i mere end én medlemsstat:

Tysk

Tysk er officielt sprog i Tyskland og Østrig samt i Luxembourg og Belgien. En påberåbelse af, at erhvervet særpræg opnået gennem brug gør det muligt at imødegå en indsigelse på grundlag af en absolut hindring for registrering af det tegn, der søges beskyttet, baseret på ordlyden på tysk, skal automatisk undersøges for alle disse lande.

Græsk

Græsk er officielt sprog ikke blot i Grækenland, men også i Cypern. En påberåbelse af, at erhvervet særpræg opnået gennem brug gør det muligt at imødegå en indsigelse på grundlag af en absolut hindring for registrering af det tegn, der søges beskyttet, baseret på ordlyden på græsk, skal automatisk undersøges for begge disse lande.

Engelsk

Engelsk er officielt sprog i Det Forenede Kongerige, Irland og Malta. En påberåbelse af, at erhvervet særpræg opnået gennem brug gør det muligt at imødegå en indsigelse på grundlag af en absolut hindring for registrering af det tegn, der søges beskyttet, baseret på ordlyden på engelsk, skal automatisk undersøges for alle disse lande.

Fransk

Fransk er officielt sprog ikke blot i Frankrig, men også i Belgien og Luxembourg. En påberåbelse af, at erhvervet særpræg opnået gennem brug gør det muligt at imødegå en indsigelse på grundlag af en absolut hindring for registrering af det tegn, der søges beskyttet, baseret på ordlyden på fransk, skal automatisk undersøges for alle disse lande.

Nederlandsk

Nederlandsk er officielt sprog ikke blot i Nederlandene, men også i Belgien. En påberåbelse af, at erhvervet særpræg opnået gennem brug gør det muligt at imødegå en indsigelse på grundlag af en absolut hindring for registrering af det tegn, der søges beskyttet, baseret på ordlyden på nederlandsk, skal automatisk undersøges for begge disse lande.

Svensk

Svensk er officielt sprog ikke blot i Sverige, men også i Finland. En påberåbelse af, at erhvervet særpræg opnået gennem brug gør det muligt at imødegå en indsigelse på grundlag af en absolut hindring for registrering



af det tegn, der søges beskyttet, baseret på ordlyden på svensk, skal automatisk undersøges for begge disse lande.

(b) Forståelse af et medlemsstats sprog i medlemsstater, hvor det ikke er officielt

sprog Ud over de medlemsstater, hvor sproget i et tegns ordlyd er et officielt EU-sprog, skal det også vurderes, om et givet officielt EU-sprog også forstås i andre medlemsstater, hvor det ikke er officielt sprog. Det skyldes måske – afhængigt af hvilke varer og tjenesteydelser der er omfattet af EF-varemærkeansøgningen – at den relevante kundekreds i den pågældende medlemsstat har en grundlæggende forståelse af det pågældende sprog, eller at den relevante kundekreds består af specialister, som forstår visse tekniske termer på en anden EU-medlemsstats officielle sprog. Hvis det er tilfældet skal erhvervet særpræg godtgøres for den relevante kundekreds i disse andre EU-medlemsstater og ikke kun de medlemsstater, hvor sproget er officielt sprog. Retten fandt f.eks., at en meget stor andel af de europæiske forbrugere og erhvervsdrivende har grundlæggende kendskab til engelsk (dom af 26. september 2012, sag T-301/09, Citigate, præmis 41). Afhængigt af de relevante forbrugere af de pågældende varer og tjenesteydelser og af, hvorvidt tegnet består af et almindeligt engelsk ord, skal det erhvervede særpræg således måske også vurderes i forhold til andre medlemsstater. Hvis man bevæger sig fra den generelle offentlighed til en mere specialiseret kundekreds for varer og tjenesteydelser, har Retten fastslået, at visse engelske termer på det medicinske område (dom af 29. marts 2012, sag T-242/11, 3D eXam, præmis 26), tekniske områder (dom af 9. marts 2012, sag T-172/10, Base-seal, præmis 54) og på det finansielle område (dom af 26. september 2012, sag T-301/09, Citigate, præmis 41) vil blive forstået af de relevante fagfolk i hele EU, fordi engelsk er det almindeligt anvendte fagsprog inden for disse områder. På den anden side er det – fordi sprogforståelsen ofte går på tværs af de geografiske grænser – meget muligt, at en del af et sprogs (sædvanligvis elementære) ordforråd af historiske eller kulturelle årsager eller på grund af grænseoverskridende markeder udbredes og kan forstås af den almindelige offentlighed i andre medlemsstater, navnlig medlemsstater, der grænser op til hinanden. Tysk og fransk er f.eks. almindeligt udbredt i de italienske regioner Trentino-Alto Adige og Valle d’Aosta.

2.12.7 Hvad der skal godtgøres Domstolen har udstukket retningslinjer for, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at det kan konstateres, at et varemærke har opnået fornødent særpræg gennem brug: "Såfremt den kompetente myndighed er af den opfattelse, at de relevante omsætningskredse som følge af varemærket identificerer varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed, skal den under alle omstændigheder fastslå, at betingelsen for registrering af varemærket er opfyldt" (dom af 4. maj 1999, forenede sager C-0108/97 og C-0109/97, Chiemsee, præmis 45 ff.). Beviserne skal således godtgøre, at en væsentlig andel af den relevante kundekreds for de varer og tjenesteydelser, der søges registreret, i de relevante områder anser varemærket for at identificere en specifik virksomheds relevante varer eller tjenesteydelser, med andre ord at brugen af varemærket i den relevante kundekreds' bevidsthed har skabt en forbindelse mellem varemærket og en bestemt virksomheds



varer eller tjenesteydelser, uagtet at den pågældende ordlyd ikke ville have tilstrækkeligt særpræg til at skabe denne forbindelse, hvis ikke en sådan brug havde fundet sted. For så vidt angår omfanget af udbredelsen på markedet og den relevante kundekreds' genkendelse, som et varemærke skal opnå, for at det kan gøres gældende, at det har opnået særpræg gennem brug, fordi det er kommet til at identificere én virksomheds varer og tjenesteydelser i forhold til andre virksomheders varer/tjenesteydelser for den relevante kundekreds, fastsætter retspraksis ikke faste procentsatser for markedets genkendelse hos den relevante kundekreds. Frem for at bruge en fast procentsats for den relevante kundekreds på et bestemt marked bør beviserne snarere godtgøre, at en væsentlig andel af kundekredsen opfatter varemærket som en betegnelse for bestemte varer eller tjenesteydelser. Endelig skal beviserne vedrøre hver af de varer og tjenesteydelser, der er nævnt i EF-varemærkeansøgningen. Efter en oprindelig indsigelse på grundlag af absolutte hindringer for registrering i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), c) eller d), i EF-varemærkeforordningen, kan kun de varer og tjenesteydelser i EF-varemærkeansøgningen, for hvilke erhvervet særpræg gennem brug er godtgjort, registreres.

2.12.8 Dokumentationen og vurderingen heraf Ved vurderingen af det erhvervede særpræg kan dokumentation for følgende faktorer tages i betragtning: varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger (dom af 4. maj 1999, forenede sager C-108/97 og C-0109/97, Chiemsee, præmis 31, og dom af 29. september 2010, sag T-378/07, RED/BLACK/GREY (Surface of a tractor), præmis 32). Harmoniseringskontorets undersøgelse er ikke begrænset til de faktiske omstændigheder, som godtgør, at varemærket har fået fornødent særpræg ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3, medmindre ansøgeren har gjort dem gældende (dom af 12. december 2002, sag T-247/01, Ecopy, præmis 47). 2.12.8.1 Den type dokumentation, der kan indgives Eksempler på dokumentation for nogle af eller alle ovenstående faktorer, som kan godtgøre erhvervet særpræg, er materiale som salgsbrochurer, kataloger, prislister, fakturaer, årsrapporter, omsætningstal, tal og rapporter vedrørende reklameinvesteringer, reklamer (presseklip, reklametavler, tv-reklamer) sammen med dokumentation for deres intensitet og rækkevidde samt kunde- og/eller markedsundersøgelser. Ansøgere skal være meget omhyggelige med at sikre, at dokumentationen ikke blot dokumenterer brug af det varemærke, der søges registreret, men at den også i tilstrækkelig grad identificerer datoerne for den pågældende brug og det specifikke område for brug i EU. Udateret dokumentation vil normalt være utilstrækkelig til at



godtgøre, at der er opnået fornødent særpræg inden ansøgningsdatoen, og dokumentation for brug uden for EU kan ikke godtgøre den nødvendige genkendelse på markedet for den relevante kundekreds i EU. Hvis dokumentationen desuden er en blanding af materialer om områder i og uden for EU og ikke gør det muligt for Harmoniseringskontoret at identificere det specifikke omfang af brug i EU alene, vil den være uden bevisværdi for den relevante EU-kundekreds. Artikel 78 i EF-varemærkeforordningen indeholder en ikkeudtømmende liste over de former for bevisoptagelse, Harmoniseringskontoret kan anvende i forbindelse med sagsbehandlingen, som ansøgerne kan anvende som vejledning. 2.12.8.2 Vurdering af dokumentationen som helhed Eftersom Harmoniseringskontoret skal vurdere dokumentationen som helhed (R 0159/2005-4, Metavit/MEXA-VIT C et al, præmis 37), er det ikke nødvendigt, at et bevismiddel alene kan godtgøre det relevante spørgsmål. Dokumentationen kan være resultatet af en overordnet vurdering af alle indgivne bevismidler (dom af 7. juni 2005, sag T-303/03, Salvita, præmis 42, og afgørelse af 8. marts 2006, R 0358/2004-4, MediQi/MEDICE, præmis 34). For at vurdere et dokuments bevisværdi skal der tages højde for dets troværdighed. Der skal også tages hensyn til dokumentets oprindelse, omstændighederne ved dets udarbejdelse, modtageren af dokumentet, og til spørgsmålet, om dokumentet efter sit indhold forekommer fornuftigt og troværdigt (dom af 7. juni 2005, sag T-303/03, SALVITA, præmis 42, og dom af 16. december 2008, sag T-86/07, DEITECH [figurmærke], præmis 46 ff.). 2.12.8.3 Markedsandel Varemærkets markedsandel kan være relevant for at vurdere, om varemærket har opnået fornødent særpræg gennem brug, da omfanget af udbredelsen på markedet kan gøre det muligt for Harmoniseringskontoret at drage den konklusion, at den relevante kundekreds ville genkende varemærket som betegnelse for en bestemt virksomheds varer eller tjenesteydelser og dermed skelne virksomhedens varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Reklameomfanget på det relevante marked for de pågældende varer eller tjenesteydelser (som de reklameudgifter, der er afholdt for at fremme et varemærke) kan ligeledes være en relevant oplysning med henblik på at bedømme, om dette varemærke har fået fornødent særpræg ved brug (dom af 22. juni 2006, sag C-0025/05P, Sweet wrapper, præmis 76 ff.). Mange forsøg på at godtgøre særpræg opnået ved brug slår dog fejl, fordi ansøgerens dokumentation ikke er tilstrækkelig til at godtgøre en forbindelse mellem markedsandel og reklame på den ene side og forbrugerens opfattelse på den anden side. 2.12.8.4 Meningsmålinger og undersøgelser Meningsmålinger vedrørende graden af genkendelse af varemærket hos den relevante kundekreds på det relevante marked kan, hvis de gennemføres korrekt, være et af de mest direkte bevismidler, fordi de kan godtgøre den relevante kundekreds' faktiske opfattelse. Det er dog ikke nemt at formulere og gennemføre en meningsmåling korrekt, således at den kan betragtes som reelt neutral og repræsentativ. Ledende



spørgsmål, urepræsentative stikprøver på kundekredsen og uberettiget redigering af svarene bør undgås, eftersom det kan underminere undersøgelsernes bevisværdi. Retten har fastslået, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at en undersøgelse, der er udarbejdet en vis tid før eller efter ansøgningsdatoen, kan indeholde nyttige oplysninger, idet det bemærkes, at undersøgelsens bevisværdi kan variere i forhold til hvor langt et tidsrum, der er forløbet mellem den periode, undersøgelsen dækker, og indleverings- eller prioritetsdatoen for den omhandlede varemærkeansøgning. Desuden afhænger undersøgelsens bevisværdi af den undersøgelsesmetode, der er anvendt (dom af 12. juli 2006, sag T-277/04, Vitacoat, præmis 38-39). Dokumentation i form af meningsmålinger skal således vurderes nøje. Det er vigtigt, at spørgsmålene er relevante og ikke ledende. Kriterierne for udvælgelsen af respondenterne skal vurderes nøje. Stikprøven skal være repræsentativ i forhold til den relevante kundekreds og tilfældigt udvalgt. Dokumentation fra uafhængige erhvervsorganisationer, forbrugerorganisationer og konkurrenter bør også tillægges betydning. Dokumentation fra leverandører eller distributører bør generelt tillægges mindre betydning, eftersom det er mindre sandsynligt, at en sådan dokumentation indeholder en uafhængig tredjeparts synspunkt. I denne henseende vil graden af den pågældendes uafhængighed have indflydelse på den værdi, Harmoniseringskontoret tillægger dokumentationen (dom af 28. oktober 2009 sag T-137/08, Green/Yellow). 2.12.8.5 Omsætning og reklame Oplysninger om omsætning er et af de lettest tilgængelige bevismidler for virksomheder. Det samme gælder reklameudgifter. Disse tal kan have betydelig indvirkning på vurderingen af dokumentationen, men er i langt størstedelen af sagerne ikke alene tilstrækkelige som dokumentation for spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke har opnået særpræg ved brug. Det skyldes, at omsætningen/reklameudgifterne alene, uden yderligere underbyggende oplysninger, ofte er for generelle til at kunne drage specifikke konklusioner om brugen af et bestemt varemærke: Det skal være muligt nøjagtigt at identificere den omsætning/de reklameudgifter, der vedrører det varemærke, der søges registreret, og de relevante varer og tjenesteydelser skal kunne identificeres. Varer og tjenesteydelser markedsføres ofte under flere varemærker, hvilket gør det vanskeligt at afdække den relevante forbrugers opfattelse af det varemærke, der søges registreret, alene, og omsætningstal/reklameudgifter kan ofte omfatte omsætning af eller reklame for andre varemærker eller væsentligt anderledes former af varemærket (f.eks. figurmærker i stedet for ordmærker eller andre ordbestanddele i et figurmærke) eller er for generelle til at kunne identificere de specifikke relevante markeder. Derfor er bredt konsoliderede omsætnings- eller reklametal måske ikke tilstrækkelige til at godtgøre, om den relevante kundekreds opfatter det pågældende varemærke som en oprindelsesbetegnelse eller ej. Når der indgives omsætnings- eller reklametal, bør de ikke blot vedrøre det varemærke, der søges registreret, men også de varer eller tjenesteydelser, det pågældende varemærke dækker. Omsætningstallene bør være fordelt på år og markeder. Den eller de specifikke brugsperioder (herunder oplysninger om, hvornår brugen blev påbegyndt) bør fremgå af dokumentationen, således at



Harmoniseringskontoret kan forsikre sig om, at dokumentationen godtgør, at varemærket havde opnået fornødent særpræg inden ansøgningsdatoen. 2.12.8.6 Indirekte bevis for brug Dokumentationen kan bestå af eller omfatte registreringer i medlemsstater opnået på grundlag af erhvervet særpræg. Den dato, hvortil den dokumentation, der er indgivet på nationalt niveau, henviser, vil sædvanligvis være en anden end ansøgningsdatoen for EF-varemærkeansøgningen. Sådanne registreringer kan tages i betragtning – om end de ikke er bindende – når sagsbehandleren kan vurdere den dokumentation, der blev indgivet til de nationale myndigheder for industriel ejendomsret. 2.12.8.7 Ekstrapolering Et andet vigtigt spørgsmål er i forbindelse med vurderingen af dokumentation er, om Harmoniseringskontoret kan ekstrapolere ud fra selektiv dokumentation og drage mere overordnede konklusioner. Det omhandler, i hvilken grad dokumentation for særpræg opnået ved brug i visse medlemsstater kan anvendes til at drage konklusioner om markedssituationen i andre medlemsstater, som ikke er omfattet af dokumentationen. En sådan ekstrapolering med henblik på at drage mere overordnede konklusioner er særlig relevant i en udvidet Union med mange medlemsstater, eftersom det er meget usandsynligt, at en part vil kunne forelægge dokumentation for hele EU, men nærmere vil koncentrere sig om visse områder. Ekstrapolering er mulig, når markedet er ensartet, og når der i det mindste indgives nogen dokumentation. Markedsvilkårene og forbrugernes vaner skal være sammenlignelige. Det er dermed særlig vigtigt, at ansøgeren indgiver oplysninger om markedets størrelse, ansøgerens egen markedsandel og om muligt de vigtigste konkurrenters markedsandele samt ansøgerens markedsføringsudgifter. Kun hvis alle oplysninger er sammenlignelige, kan Harmoniseringskontoret ekstrapolere resultaterne fra ét område til et andet. Hvis EF-varemærket f.eks. anvendes i hele det relevante område, men dokumentationen kun henviser til en del heraf, er ekstrapolering mulig, hvis omstændighederne er sammenlignelige. Hvis EF-varemærket kun bruges i en del af det relevante område (og dokumentationen henviser hertil), vil det dog normalt være vanskeligt at ekstrapolere oplysningerne og drage konklusioner om andre dele af området. 2.12.8.8 Brugsform Dokumentationen bør indeholde eksempler på, hvordan varemærket bruges (brochurer, emballage, vareprøver osv.). Brug af et væsentligt anderledes varemærke bør ikke tillægges nogen betydning. Nogle gange vedrører den godtgjorte brug et tegn, der – om end det ligner det varemærke, der søges registreret – i sig selv har særpræg. I givet fald skal der ses bort fra dokumentationen. Erhvervet særpræg skal godtgøres for det tegn, der søges registreret. I henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), i EF-varemærkeforordningen kan brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets



særpræg, tillades (afgørelse af 15. januar 2010, R 0735/2009-2, PLAYNOW, og afgørelse af 9. februar 2010, R 1291/2009-2, EUROFLORIST). Det er muligt at godtgøre erhvervet særpræg for et tegn, der er blevet brugt sammen med andre varemærker (dom af 28. oktober 2009, sag T-137/08, Green/Yellow, præmis 27), forudsat at den relevante forbruger tillægger det pågældende tegn en identifikationsfunktion (dom af 7. juli 2005, sag C-353/03, Have a break, dom af 30. september 2009, sag T-75/08, ! [figurmærke], præmis 43, og dom af 28. oktober 2009, sag T-137/08, Green/Yellow, præmis 46). 2.12.8.9 Brugsvarighed Dokumentationen bør indeholde oplysninger om, hvornår brugen blev påbegyndt, og desuden godtgøre, at brugen var sammenhængende, eller angive årsager til eventuelle huller i brugsperioden. 2.12.8.10 Dokumentation efter ansøgningsdatoen Dokumentationen skal godtgøre, at varemærket havde opnået fornødent særpræg ved brug før ansøgningsdatoen. Dokumentation kan dog ikke afvises, blot fordi den ligger efter ansøgningsdatoen, da den kan indeholde oplysninger om situationen før ansøgningsdatoen. En sådan dokumentation skal således vurderes og tillægges passende betydning. Et varemærke, som nyder særlig relevant genkendelse på markedet eller har en relevant markedsandel nogle få måneder efter ansøgningsdatoen, kan f.eks. også have erhvervet særpræg på ansøgningsdatoen.

2.12.9 Følger af erhvervet særpræg Et varemærke, der er registret i henhold til artikel 7, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen nyder samme beskyttelse som et hvilket som helst andet varemærke, der i forbindelse med undersøgelsen blev vurderet til at kunne registreres. Hvis EF-varemærkeansøgningen accepteres på grundlag af artikel 7, stk. 3, i EF-varemærkeforordningen, offentliggøres disse oplysninger i EF-varemærketidende under INID-kode 521.

Documents

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE AF EF ......20. september 2011, sag T-232/10, Soviet Coat of Arms, præmis 57). Det ansøgte varemærkes ulovlige karakter er ikke den afgørende faktor