TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 102-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 36 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 03000-2012-0-1801-JR-CA-06. Actor: AB ENZYMES OY. Patente: “NUEVAS ENZIMAS”.Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y ocho días del mes de octubre del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno.

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 3000-2012-0 / 8va SECA-CSJLI-PJ, de 11 de agosto de 2014, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 03000-2012-0-1801-JR-CA-06.

El auto emitido por el Tribunal el 23 de septiembre de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: AB ENZYMES OY.

Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

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III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS.

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad AB ENZYMES OY, solicitó el 19 de octubre de 2006 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ENZIMAS CON ACTIVIDAD CELULOLITICA”. Se tramitó en el marco del expediente No. 1674-2006/OIN.

2. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001240-2010/DIN-INDECOPI de 24 de septiembre de 2010, denegó la patente de invención solicitada.

3. El 19 de octubre de 2010, la sociedad AB ENZYMES OY solicitó la patente de invención “NUEVAS ENZIMAS”, señalando que es una solicitud fraccionaria de la solicitud No. 1674-2006/OIN.

4. El 22 de octubre de 2010, la solicitante señaló que la página 69 de la memoria descriptiva presenta un error material subsanable; en consecuencia adjuntó el documento corregido y pagó lo correspondiente por dicha modificación.

5. Mediante proveído de 26 de octubre de 2010, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías resolvió lo siguiente:

“(…)

En el presente caso, se ha verificado que en el Expediente No. 1674-2006/OIN, se ha emitido la Resolución No. 1240-2010/DIN-INDECOPI de fecha 24 de septiembre de 2010, la cual ha quedado consentida, por lo que el expediente no se encontraba en trámite en la fecha en que se presentó la solicitud fraccionaria (19 de octubre de 2010), no siendo posible admitir el fraccionamiento solicitado.”

6. El 12 de noviembre de 2010, la sociedad AB ENZYMES OY presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2553-2011/TPI-INDECOPI de 16 de noviembre de 2011, resolvió el recurso de apelación, revocando el acto impugnado y, en consecuencia, admitiendo a trámite la solicitud como fraccionaria de la original tramitada bajo el Expediente No. 1674-2006/OIN. Como efecto, estableció como fecha de presentación de la solicitud original, es decir, 21 de diciembre de 2006.

8. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0223-2012/TPI-INDECOPI de 3 de febrero de 2012, resolvió: declarar de oficio la nulidad de la Resolución No. 2553-2011/TPI-INDECOPI; declarar nulo el proveído de 26 de octubre de 2010 en el extremo que consideró que la Resolución No. 1240-2010/DIN- INDECOPI, había quedado consentida; y declarar infundado el recurso de

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apelación interpuesto y, por lo tanto, no admitir el fraccionamiento solicitado, debiendo considerarse como fecha de presentación de la solicitud el 19 de octubre de 2010.

9. El 22 de febrero de 2012, la sociedad AB ENZYMES OY presentó un recurso de aclaración y queja por defecto y nulidad de tramitación.

10. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0383-2012/TPI-INDECOPI de 5 de marzo de 2012, resolvió “declarar improcedente el pedido de aclaración de la Resolución No. 223-2012/TPI-INDECOPI de fecha 3 de febrero de 2012 (…)”.

11. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0746-2012/SC2-INDECOPI de 14 de marzo de 2012, resolvió declarar improcedente la queja presentada.

12. La sociedad AB ENZYMES OY, presentó demanda contencioso administrativa contra la Resolución No. 223-2012/TPI-INDECOPI de fecha 3 de febrero de 2012.

13. El Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia denominada Resolución No. diez, resolvió declarar infundada la demanda presentada.

14. La sociedad AB ENZYMES OY presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

15. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

16. Manifiesta, que el artículo 36 de la Decisión 486 no establece limitación o restricción alguna. Los únicos requisitos son: 1. Si se presenta dentro del trámite, y 2. Si no constituye una ampliación.

17. Sostiene, que la norma no establece que se deba presentar un recurso de apelación para seguir con el trámite de la solicitud inicial. La exigencia de apelación hace que se vulneren los siguientes principios: debido proceso, informalismo, celeridad, conducta procedimental, buena fe, colaboración de las partes en un procedimiento, entre otros.

18. Indica, que establecer la apelación como requisito de existencia y validez de las solicitudes fraccionarias, es condicionarlas a lo que se resuelva en la apelación.

19. Agrega, que del artículo 36 se desprende que cada solicitud se tramita por separado y de forma independiente a la solicitud inicial. Además, se encuentra sujeta a todas las exigencias aplicables a cualquier solicitud de patente.

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20. Que la norma estudiada dice “en cualquier momento del trámite”. Esto quiere decir que las solicitudes fraccionarias pueden presentarse mientras dure el trámite de segunda instancia administrativa. Esto quiere decir que también se puede presentar en el plazo que se tiene para apelar. Se reitera que el trámite de un procedimiento de solicitud de patentes es de dos instancias.

21. La Resolución No. 0223-2012/TPI-INDECOPI, adolece de vicio de nulidad, ya que no se encuentra motivada.

22. Adiciona, que la Resolución No. 0223-2012/TPI-INDECOPI, deja a la sociedad AB ENZYMES OY en indefensión, ya que la solicitud fraccionaria va a ser superada por el estado de la técnica.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

23. Indica, que como quiera que la resolución de primera instancia no fue impugnada, el Tribunal debía denegar la solicitud fraccionaria de patente.

24. Sostiene, que la admisión de la solicitud fraccionaria de patente se encuentra supeditada a la interposición del recurso impugnatorio en el expediente original. Si no es así “la resolución de primera instancia quedaría en firme y se rechazaría la solicitud de patente presentada en su integridad incluyendo el extremo que se pretende fraccionar”. Es decir, la solicitud está supeditada a que el proceso principal siga su trámite.

25. Argumenta, que la Resolución No. 1240-2010/DIN-INDECOPI de 24 de septiembre de 2010, quedó consentida al no haberse impugnado. Ya que, la impugnación es un requisito indispensable para tramitar una solicitud fraccionaria presentada durante el plazo para interponer recursos administrativos.

26. Indica, que la expresión “en cualquier momento” significa que las solicitudes también pueden ser presentadas mientras dure el trámite del recurso de apelación seguido ante la segunda instancia. En el presente caso, la solicitud fraccionaria de patente no se presentó durante el trámite de segunda instancia.

27. Adiciona, que “si la demandante consideraba que no tenía sustento para plantear un recurso de apelación debió con más razón presentar su solicitud fraccionaria antes del pronunciamiento de primera instancia a fin de permitir el análisis fraccionario de su solicitud original de patente”.

28. Arguye, que la resolución objeto de la demanda sí se encuentra debidamente motivada.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

29. El Sexto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución No. Diez de 20 de junio de 2013, declaró infundada la demanda, argumentando que la solicitud fraccionaria estaba condicionada a la interposición de los recursos administrativos.

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E. RECURSO DE APELACIÓN.

30. La sociedad AB ENZYMES OY, en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

31. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

32. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 36 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“1-Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 36 de la Decisión 486, respecto a la oportunidad en la que el solicitante de una patente de invención puede presentar una solicitud fraccionaria.

2-Si luego de emitida la resolución de primera instancia en el trámite de la solicitud de patente de invención, la admisión de la solicitud fraccionaria se encuentra supeditada a la interposición del recurso administrativo correspondiente al expediente original”.

33. Se hará la interpretación solicitada. A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 36

“El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

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A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

(…)”.

VI. CONSIDERACIONES:

34. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. La solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad.

B. Motivación de las resoluciones de la oficina de concesión de patentes.

A. LA SOLICITUD FRACCIONARIA O DIVISIONAL. CARACTERÍSTICAS Y OPORTUNIDAD.

35. La sociedad AB ENZYMES OY solicitó la patente de invención “NUEVAS ENZIMAS”, indicando que es una solicitud fraccionaria de la solicitud No. 1674-2006/OIN. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante proveído de 26 de octubre de 2010 resolvió lo siguiente:

“(…)

En el presente caso, se ha verificado que en el Expediente No. 1674-2006/OIN, se ha emitido la Resolución No. 1240-2010/DIN-INDECOPI de fecha 24 de septiembre de 2010, la cual ha quedado consentida, por lo que el expediente no se encontraba en trámite en la fecha en que se presentó la solicitud fraccionaria (19 de octubre de 2010), no siendo posible admitir el fraccionamiento solicitado”.

36. La sociedad demandante argumentó que para la solicitud fraccionaria el artículo 36 de la Decisión 486 no establece restricción alguna. Los únicos requisitos son: 1. Que se presente dentro del trámite y 2. Que no constituya una ampliación. Indica, además, que la norma no establece que se deba presentar un recurso de apelación para seguir con el trámite de la solicitud fraccionaria.

37. El INDECOPI, por su parte, argumenta que la solicitud fraccionaria no se presentó durante el trámite de segunda instancia. Se debió presentar durante el trámite del recurso de apelación; la impugnación es un requisito indispensable para tramitar una solicitud fraccionaria presentada durante el plazo para interponer recursos administrativos.

38. La corte consultante realizó las siguientes preguntas:

“1-Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 36 de la Decisión 486, respecto a la oportunidad en la que el solicitante de una patente de invención puede presentar una solicitud fraccionaria.

2-Si luego de emitida la resolución de primera instancia en el trámite de la solicitud de patente de invención, la admisión de la

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solicitud fraccionaria se encuentra supeditada a la interposición del recurso administrativo correspondiente al expediente original”.

39. En este escenario, el Tribunal determinará las características de las solicitudes fraccionarias o divisionales, haciendo énfasis en la oportunidad de su presentación.

40. La solicitud fraccionaria está regulada en el artículo 36 de la Decisión 486. Del texto normativo podemos destacar las siguientes características:

Concepto: es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos.

Requisitos formales: Se debe presentar la solicitud correspondiente,

pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente.

Limitaciones: sólo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial. Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial.

Ventajas: La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial. Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. En este punto el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, expresa lo siguiente:

“Si se ha reclamado prioridad múltiple el solicitante debe indicar cuál corresponde a cada una de las solicitudes fraccionarias”1.

Clases: Se podrían diferenciar dos clases de conformidad con la iniciativa de presentación. 1. A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud. 2. A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria. Sobre la unidad de la invención el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aún cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se

1 “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina”. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 2004, pág. 91.

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entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento”. (Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2011, expedida en el marco del proceso 031-IP-2011).

Oportunidad: Este punto es fundamental para resolver las cuestiones que plantea el juez consultante. La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente son todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la agencia respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo.

Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere decir que el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente.

41. La corte consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria para “NUEVAS ENZIMAS” fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

A. MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE LA OFICINA DE CONCESIÓN DE PATENTES.

42. La demandante argumentó que la Resolución No. 0223-2012/TPI-INDECOPI, adolece de vicio de nulidad, ya que no se encuentra motivada. El INDECOPI sostuvo que la resolución sí se encuentra motivada.

43. De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema de la motivación de las resoluciones de la oficina de concesión de patentes. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de octubre de 2006, expedida en el marco del proceso 139-IP-2006:

“El artículo 48 de la Decisión 486, condiciona el acto por medio del cual se concede o se deniega la patente, al resultado del examen definitivo de

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patentabilidad. Es decir, el acto administrativo de concesión o denegación de patente debe dar cuenta del examen definitivo de patentabilidad, concediendo la patente si dicho examen fue favorable, negando la patente si fue desfavorable, y concediendo la patente en relación con algunas de las reivindicaciones si el examen fue parcialmente favorable.

Si bien el artículo 48 de la Decisión 486 no establece expresamente que el acto que concede o deniega la patente de invención deba ser suficientemente motivado, al hacer depender dicho acto del examen definitivo de patentabilidad igualmente, genera el efecto de que el acto no se presente sin ningún sustento o motivación, sino que sea una consecuencia del resultado del examen definitivo de patentabilidad y, en efecto, adecuadamente motivado. Por lo tanto, el acto administrativo que conceda o niegue una patente deberá dar cuenta del examen definitivo anotado, el cual puede estar sustentado en opiniones de expertos u organismos tecnológicos idóneos de conformidad con el artículo 46 de la misma Decisión 486”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE

PRIMERO: La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo.

Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere que decir el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente.

La corte consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria para “NUEVAS ENZIMAS” fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el acto que conceda o deniegue una patente de invención debe dar cuenta del examen definitivo de patentabilidad y, por lo tanto, presentarse debidamente motivado.

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De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 03000-2012-0-1801-JR-CA-06, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo PerdomoPRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco NúñezMAGISTRADO

Gustavo García BritoSECRETARIO

PROCESO 102-IP-2014