미국특허 무효도전 절차 1

2015. 7. 23.

김국현 변호사/변리사

가산종합법률사무소/특허법인가산

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1. 미국 특허 무효도전 절차의 개요

IPX (Inter Partes Reexamination)

PGR (Post Grant Review)

CBMR (Covered Business Model Review)

2012. 9. 16

IPR (Inter Partes Review)

DJ Action (Declaratory Judgment Action)

EPX (Ex Parte Reexamination)

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1. 미국 특허 무효도전 절차의 개요 (계속)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX -개정 미국 특허법은 기존의 당사자계 재심사(IPX)를 폐지하고 특허 무

효도전 절차로서 IPR, PGR, CBMR*을 새로 도입하였음

-BM특허가 아닌 특허의 경우 현재 새로 도입된 IPR, PGR을 비롯하여

기존 절차인 EPX, DJ Action까지 총 네 가지의 무효도전 절차를 이용

할 수 있음

- IPR은 무효심판과 유사, PGR은 이의신청과 유사한 제도라 할 수 있음

- IPR / PGR을 통해 IPX, DJ Action보다 빠른 결론을 얻을 수 있음

(1년 6개월 이하)

-소요비용은 IPX < IPR / PGR <<< DJ Action

현재 이용 가능한 미국 특허 무효도전 절차

*CBMR (Covered Business Model Patent Review)은 BM 특허에 대해 적용되는 특수한 PGR임

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2. IPR (Inter Partes Review)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX

IPR의 개요 (1)

-무효심판에 대응된다고 할 수 있는 절차, 심판원(PTAB*)에서 심판관

(Administrative Patent Judge)에 의해 진행

-기존 모든 등록 특허를 대상으로, 등록 후 9개월 후 또는 PGR 종료 후

신청가능

- IPR이 신청된 경우 기존에 진행중인 침해소송은 법원의 재량에 의해 정지될

수 있음

-누구나 신청할 수 있으나, 익명청구는 불가(당사자 특정해야)

-선행문헌과 관련된 신규성 / 진보성 흠결만 주장 가능

-대상 청구항에 무효사유가 있을 합리적인 가능성(“reasonable likelihood”)

이 있을 것을 요구(기존 IPX / EPX보다 엄격한 threshold, 그러나 등록 특허 청

구항의 유효를 추정해주지는 않음)

*Patent Trial Appeal Board

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2. IPR (Inter Partes Review) (계속)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX

IPR의 개요 (2)

-절차 진행 중 제시되었거나 또는 제시될 수 있었던 사항에 대해 이후

PTO, 민사법원 및 ITC 소송에서 금반언 적용

> 단 합의로 절차를 중단한 경우에는 금반언 적용되지 않음

> 특허권자는 금반언의 적용을 받지 않음

-총 소요비용은 $300,000 내외(변호사 비용까지 $50만 이상 예상)

-불복은 CAFC로

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2. IPR (Inter Partes Review) (계속)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX

IPR의 특징

-일반 민사소송 절차의 도입 : Discovery 절차의 도입 - Affidavit (선서

진술서)의 cross-examination

> Affidavit: 법정 외에서 자발적으로 진술자(예: 특허를 뒷받침하는 data 생성

과정을 잘 알고 있는 자)가 알고 있는 사실을 기재한 증거능력 있는 진술서

로서, 진술자가 선서 또는 확약하고 그 내용이 진실한 것임을 확인한 것

> 양 당사자는 affidavit을 제출하여 특허의 유무효 주장을 뒷받침함

> Affidavit 제출이 끝난 뒤 선서진술자에 대해 서로 cross-examination을

진행

-전문가 증인(Expert Witness)에 의한 증언도 도입, 따라서 침해소송과

같이 전문가의 선정이 결과에 큰 영향을 미치게 됨

-당사자 합의로 절차를 종결할 수 있음

-결과를 빨리 얻을 수 있으며(1년 6개월 이하), 비용은 소송보다 저렴

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2. IPR (Inter Partes Review) (계속)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX

- IPX의 경우를 바탕으로 IPR이 신청된 경우의 결과를 예측해 볼 수 있음

- IPX의 경우, 모든 신청 청구항 무효화 42%, 특허권자의 청구항 정정 47%, 모든 신청

청구항에 대해 무효화 실패 11%의 결과를 나타냄

IPR 결과 예측 자료

*2012. 6. 30.까지의 모든 IPX 결정을 대상으로 함, 출처 : Vorys, Sater, Seymour and Pease LLP.

*

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

All Claims Cancelled 42%

Amended Claims 47%

All Claims Confirmed 11%

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2. IPR (Inter Partes Review) (계속)

IPR 진행 절차 *

*출처 : USPTO Office Patent Trial Practice Guide, Fed. Reg. 77, No. 157 (August 14, 2012)

IPR 신청

특허권자의 예비적 답변서

제출 신청각하여부

결정

특허권자의 답변서 제출 및

정정신청

신청인의 준비서면(재답변서 및 정정반

대서면) 제출

특허권자의 준비서면(정정반대서면에 대

한 답변서) 제출 구술심리

(신청이 있는 경우) 결정

3개월 3개월 내

3개월 3개월 1개월

12개월 내

특허권자의

Discovery

기간

신청인의

Discovery

기간

특허권자의

Discovery

기간

증거배제신청

추가 Discovery 신청

최대 1년 6개월

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX

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3. PGR (Post Grant Review)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX -이의신청에 대응된다고 할 수 있는 절차, 심판원에서 심판관에 의해 진행

-2013. 3. 16. 이후 “출원”된 특허를 대상으로, “등록” 후 9개월 내에 신

청해야 함, 따라서 실질적으로는 2015년 정도부터 이용 가능

-대부분의 무효사유 주장 가능

-대상 청구항에 무효사유가 있을 개연성(“more likely than not”) 또는 미성

숙 상태의 중요한 법리 문제가 있을 것을 요구(IPR보다 더 엄격한

threshold 요구)

-총 소요비용은 IPR과 유사, 단 IPR보다 관납료가 높아 상대적으로 조금

더 소요될 것임

-기존 침해소송 재량 정지, 당사자특정 요구, 금반언 적용, 불복방법, 실

무적 필요성 등은 IPR과 같음

PGR의 개요

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4. EPX (Ex Parte Reexamination)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX -기존 결정계 재심사 제도인 EPX는 AIA 시행 이후에도 유지됨

-심사관이 재심사(PTO내 Central Reexam. Unit에서 진행)

-누구나 익명으로 신청 가능

-선행문헌과 관련된 신규성 / 진보성 흠결만 주장 가능

-대상 청구항에 특허성에 관한 실질적이고 새로운 문제(Substantial New

Question of Patentability, SNQ)가 있을 것만을 요구(낮은 threshold)

-금반언 적용 없음

-특허권자는 청구항 정정으로 대응할 수 있음

-총 소요비용은 $20,000 내외(변호사비용 제외)로 가장 저렴

-신청자는 불복 불가(특허권자는 PTAB / CAFC에 항소 가능)

EPX의 개요

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5. DJ Action (Declaratory Judgment Action)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX -일종의 특허무효 또는 비침해 확인소송

-DJ Action을 제기하여 침해자가 선제적으로 forum shopping을 할 수

있으며, 나중에 특허권자가 침해소송을 제기하는 경우 DJ Action 제소

법원으로 이송될 수 있음

(다만 DJ Action은 타 소송에 비해 다시 이송될 확률이 약 2.4배 높음에 유의해야)

-특허권자가 침해소송을 제기할 가능성이 매우 높은 경우 DJ Action을

고려해야 함

-제소를 위해서는 소송이 있을 가능성에 대한 합리적인 우려(reasonable

apprehension of suit)가 요구되며, 기존에는 이 요건 충족이 어려웠음

-그러나 최근 판례법의 변화로 인해 경고장을 받은 경우 제소가 가능해

졌으며, 또한 실시권자도 제소할 수 있게 되었음

DJ Action의 개요

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6. IPR, PGR 및 DJ Action의 관계

PGR

등록 후 9개월 또는 PGR 종료 후

IPR

IPR과 PGR의 절차적 택일관계

- IPR은 등록 후 9개월 또는 PGR 종료 후 신청

가능, 따라서 양 제도를 중복 이용할 수 없음

IPR, PGR과 DJ Action의

절차적 택일관계

- 특허 무효를 다투는 DJ Action을 먼저 제기한

침해자 원고는 IPR, PGR을 신청할 수 없음

- IPR, PGR 신청자가 특허 무효를 다투는 DJ

Action을 제기한 경우 DJ Action은 자동 정지

DJ Action

IPR / PGR 신청 불가

DJ Action 제기

IPR / PGR

DJ Action 자동 정지

DJ Action 제기

∴ IPR, PGR, DJ Action 중 한 절차만 택일하여 사용 가능

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7. IPR, PGR과 침해소송의 관계

IPR / PGR 신청시 침해소송의 재량 정지

- IPR / PGR이 신청되면 기존에 진행중인 침해

소송을 심리하는 법원은 재량에 의하여 절차를

정지할 수 있음

- 재량 정지율은 기존 IPX의 경우 60%* 정도로

서, IPR / PGR의 경우도 유사할 것으로 예상됨

- 다만, 특허등록 후 3개월 이내에 침해소송+가

처분이 제기된 경우에는 PGR이 신청되어도 정

지되지 않음

침해소송중 특허 무효를 다투는 반소

(counterclaim)를 제기한 경우

*캘리포니아 북부지법의 경우 70%, 텍사스 동부지법의 경우 50% 정도

- 이 경우 IPR 신청은 소장 송달일로부터 1년 내

에 해야 함

IPR / PGR

IPR / PGR 신청

침해소송 재량 정지 침해소송

IPR

반소 제기 소장송달

재량 정지 침해소송

1년

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8. IPR의 실무적 필요성

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX

다음의 경우 IPR을 활용하는 것이 바람직함*

- 특허권자가 라이센싱 협상 과정에서 지나치게 높은 로열티의 제공을 요

구하는 경우

- NPE가 침해소송을 제기한 경우

- 침해소송에 있어 선행기술에 기한 무효항변이 복잡하고 어려운 기술과

관련되어 있는 경우

- 신제품 발매 직전에 경쟁사가 신제품의 제조, 판매를 금지시킬 수 있는

특허를 획득한 경우

- 경쟁사의 특허가 비즈니스에 방해가 되는 상황이나 DJ Action의 제소요

건(소송 발생에 대한 합리적 우려)은 충족되어 있지 않은 경우

- 제품의 시장 가치가 적어 고비용을 부담하면서 침해소송에 대응하기 어

렵다고 판단되는 경우

- 신제품에 대한 R&D 진행에 있어 경쟁사의 특허가 장애물이 되고 있는

경우

*PGR에도 적용될 수 있으나, 2015년 경부터 신청 가능하므로 현재로서는 의미 없음

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8. IPR의 실무적 필요성 (계속)

IPX

PGR

CBMR

IPR

DJ Action

EPX

- 가처분 기각 가능성의 제고 : IPR의 신청이 신청된 모든 청구항에 대해

받아들여지는 경우, 기존에 제기된 가처분 사건이 기각될 확률이 높아

질 것으로 생각됨

- 침해소송의 정지 도모 : IPR / PGR 신청이 있는 경우 법원은 재량으로

침해소송 절차를 정지할 수 있음

- 합의 가능성을 제고함과 함께 보다 유리한 합의 조건의 확보를 도모할

수 있음

- 법원에 고의적 침해라는 인상을 주지 않을 수 있음

IPR을 신청하는 경우 다음과 같은 소송 전략상

이점을 얻을 수 있음*

*PGR에도 적용될 수 있으나, 2015년 경부터 신청 가능하므로 현재로서는 의미 없음

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9. 미국 특허 무효도전 절차 비교

IPR EPX PGR DJ Action

- 모든 특허 - 2013. 3. 16. 이후 출원된 특허

- 등록 후 9개월 후 또는 PGR 종료 후

- 등록 후 9개월 이내

- 대부분의 무효사유 - 선행문헌과 관련된 신규성 및 진보성 흠결

- $27,200 (1~20 Claims) - 그 이후 1항 추가시 $600 가산

- $35,800 (1~20 Claims) - 그 이후 1항 추가시 $800 가산

- 무효사유가 있을 개연성 (more likely than not)

- 무효사유가 있을 합리적 가능성

(reasonable likelihood)

- 금반언 적용

-$30만 내외 (변호사 비용까지 $50만~)

-$30만 내외 (변호사 비용까지 $50만~)

- 금반언 적용

- 모든 특허

- 제한 없음

- 선행문헌과 관련된 신규성 및 진보성 흠결

- $17,750 (1~2 Claims) - 그 이후 1항 추가시 $250 가산

- 특허성에 관한 실질적이고 새로운 문제(SNQ)

-$2만 내외 (변호사 비용까지 $20만~)

- 금반언 적용 없음

- 모든 특허

-침해소송의 합리적 우려가 있는

경우(경고장 받은 경우 포함)

- 모든 무효사유

- 비침해확인 : Preponderance of evidence

- 무효확인: Clear and convincing evidence

-변호사 비용까지 $100만~

- 금반언 적용

대상특허

신청가능 시점

주장가능한 무효사유

관납료

Threshold

금반언

총 예상 소요비용

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9. 미국 특허 무효도전 절차 비교

IPR EPX PGR DJ Action

- 최대 1년 6개월 - 최대 1년 6개월

- 심판원(PTAB) - 심판원(PTAB)

- 가능 - 가능

- CAFC에 가능 - CAFC에 가능

- 2년 ~ 3년

- PTO내 Central Reexam. Unit

- 불가능

- 불가능 (특허권자만 항소 가능)

- 모든 특허

- 법원

- 가능

- CAFC에 가능

소요기간

판단주체

신청자의 절차참여

신청자의 항소

미국특허청 공표 통계 18

2015년 기술분야 청구건수 19

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