영업비밀 침해 및 기술유출

분쟁사례 연구 및 실무적 포인트

2015. 9. 17.

가산종합법률사무소/특허법인가산

개발자 전직과 기술유출 2

핵심 개발자의 전직과 기술유출 사례

A 회사는 떡의 노화 및 부패를 방지하는 특허를 1999. 5. 17. 등록하였고, 계속 연구를 진

행하여 2000년경 보존기간을 크게 개선한 기술을 개발하여 영업비밀로 보유함. 개량기술

에 대한 특허출원 안함. 연구개발을 위해 대략 5년의 기간과 30억원의 개발비를 투입함

일시 진행경과

2001. 3. 5. 이때부터 C는 A회사의 연구개발부장으로 입사하여 근무하면서 영업비밀인 초코찰떡

파이의 원재료 및 배합비 조정, 제조공정 관리 등 개발 업무를 총괄하고 관련 파일은

개인 노트북에 저장하였음

2003. 6. 30. C는 A회사에서 퇴사하여 2004. 9. 1. B회사에 입사

2004. 9. 8. C는 자신의 노트북에 저장되어 있던 2002. 11. 5.자 ‘초코찰떡파이(250x120)’을 참고

하여 ‘파리크라샹 찰떡’ 제목의 배합비율 파일을 작성하였는데, 동일한 내용임

2005. 11. 경 B회사는 위 배합비율을 채택하여 ‘찰떡쿠키’라는 제품을 출시하고 ‘떡을 내장하는 과자

및 그 제조방법’에 대한 특허를 출원, 등록 받음

- 법적 쟁점 검토 -

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- A사 입장:

- B사 제품이 자사 특허권을 침해한 것인지 여부 검토

- 복잡한 조성물에 관한 특허발명의 경우 동일여부 입증 가능한가?

- 제조방법 특허라면 증거보전절차 등을 통해 증거 확보가 가능한가?

- 퇴직한 X가 B사에서 개발업무에 종사하고, 업무 시작 이후 단기간에 신제품이 발매된 경위

로부터 영업비밀 유출에 대한 심증은 충분함. 구체적 증거를 확보하는 방안은?

- 전체적으로 가장 효과적인 법적 대응방안?

- B사 입장:

- X 채용 시 A사로부터 예상되는 법적 조치에 대한 대책은?

- 보유하고 있던 기술 내용 및 독자 개발한 기술내용을 입증할 객관적 자료 확보하고 있는지?

- 경쟁사인 A사가 보유하고 있는 특허기술 등에 관한 조사 및 침해여부 분석은?

- X의 개입이 없더라도 개발할 수 있는 기술의 범위는?

기술유출에 관한 법적 책임

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▣ 유출된 기술이 영업비밀에 해당하는 경우

영업비밀 해당성 검토

성립요건에 대한 입증 방안 검토

침해행위 요건 및 입증 방안 검토

침해자에 대한 법적 책임

▣ 영업비밀 성립요건을 충족하지 못한 경우

내부자 유출에 대한 업무상 배임죄 추궁 검토

계약체결 과정상의 책임 등 민법상 권리침해 주장

일반적 불법행위 성립여부 검토

기술유출 발생 시 대응방안 6

1. 대응팀 구성

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IT 보안담당, 법무담당, 인사담당, 기술담당자 등으로 TFT 구성

대응팀의 보안 중요함, 팀원에게 비밀준수 의무 부과

확실한 증거 확보 및 대응 방안이 수립되기 전까지 엄격한 보안이

필수적

사내에 기술유출 당사자와 직접 연결된 내부 사원이 있다는 점에

유의

기술유출 사건에 관한 외부 전문가 선임

2. 신속한 증거 확보

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대상자의 PC, 메일, 문서 등 확인

증거수집 자체가 위법하지 않도록 유의해야 함. 법률 전문가와 협의

필요

위법수집 증거의 경우 추후 법적 절차에서 적법한 증거로 사용할 수

없음 유의

수집된 증거의 핵심을 신속하게 분석하여 그 결과를 종합

기술유출 행위, 규모 등 분석 및 평가

대응방안 수립 및 회사 의사 결정

3. 법적 조치 착수

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▣ 형사상 구제 방안 검토

검찰/경찰 고소장 제출 또는 진정서 제출

적절한 수사기관 선택 /일정기간 내사 필요한 경우

통상 형사고소/진정을 먼저 하여 증거 수집하는데 주력

압수/수색 신청이 받아 들여지도록 충분한 사전 준비 필요

▣ 민사상 구제 방안 검토

통상 전직금지/침해금지 가처분 소송 먼저 제기함

침해금지 본안 소송

손해배상 청구 소송

4. 압수∙수색

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▣ 기술유출 수사를 압수∙수색으로 개시할 수 있다면 바람직함

압수∙수색은 필연적으로 대상회사, 개인의 권리 제한 문제 대두

혐의 유무에 대한 정확한 판단으로 수사 개시해야

압수 ∙ 수색의 성공이 수사의 성공이라고 해도 과언이 아님

▣ 압수∙수색상 애로점

정확한 압수 ∙ 수색 장소 선정

압수 ∙ 수색 대상자의 선정

현장 압수 ∙ 수색시 어려움: 시스템, 개인장비, 소형 메모리, MP3 등

영장상 원본 압수 제한 시 어려움

▣ 압수∙수색 직후 중요 인물 조사

초기에 진술을 확보해 둘 필요

추후 진술 번복에 대비

기술유출 및 영업비밀 침해 관련 소송 11

영업비밀의 성립요건

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▣ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호

① 공연히 알려져 있지 아니하고 (비밀성)

② 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 (독립적 경제성)

③ 합리적인 (구법: 상당한) 노력에 의하여 비밀로 유지된 (비밀관리성)

생산 방법, 판매 방법 기타 영업 활동에 유용한 기술상 또는 경영상의

정보

영업비밀 성립요건 중 비밀 관리성

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▣ “합리적인 (상당한) 노력에 의하여 비밀로 유지”된 정보

실무에서 가장 중요한 쟁점사항

비밀관리 의사 + 비밀관리 노력

비밀의 보유자가 상당한 노력으로 평가될 만한 적절한 조치를 취하지 않

았다면 비밀관리성 요건을 결여한 것으로 보고, 영업비밀로 보호하지 않

는 경향

최근 대부분 기업에서 합리적인 (상당한) 노력으로 비밀관리하고 있음.

비밀관리의 원칙적 기준

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▣ 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결

의 의 : 비밀관리성을 구체적으로 정의한 최초의 판결

판 시 : “상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다는 것은 그 정보가

비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고, 그 정보에

접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한

자에게 비밀준수 의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로

유지, 관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다.”

비밀유지관리의 구체적 수준

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▣ 수원지방법원 2015. 1. 13. 선고 2013고단2016 판결

"정보가 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지∙관리되었다고 하기 위

해서는 그 파일에 접근하는 직원들에게 단순히 영업비밀 준수서약

을 받는 것만으로는 부족하고, 적어도 정보가 저장되어 있는 매체

에 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있도록 표시를 하거나, 직원들

에게 고지를 하고, 정보의 누설을 막는 보안시스템과 매체의 속성

에 맞는 적절한 보관책임자를 두어야 하며, 그 정보에 접근할 수

있는 대상자나 접근 방법을 제한하는 조치를 취하여야 한다.“

수원지방법원 2015. 1. 13. 선고 2013고단2016 판결

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보안관리 조치: 내부관리계획, 취업규칙, 보안규정 등 상세한 관리규정을 갖

추고, 직원들에게 공지하고 보안교육도 실시하였으며 직원들에게 영업비밀

보호에 대한 각서를 받음

문제된 실무현장 상황: 회사규정은 내부 자료를 중요도에 따라 등급을 분류

하여 관리하여야 한다는 규정되어 있지만, 실제로는 이를 전혀 준수하지 않

았고, 모든 자료를 하나의 서버에 보관하여 대외비 내지 비밀표시도 없는

자료도 많이 포함되어 있었고, 직원은 누구나 서버에 접속하여 본인 업무와

관계없는 자료도 제한 없이 접근할 수 있었을 뿐만 아니라 USB 사용을 제

한하는 규정과 달리 개인 USB로 자료를 마음대로 다운로드 받아 사용할 수

있었음.

법원: 영업비밀 관리성 불충족, 영업비밀 부존재, 영업비밀 침해죄 무죄

영업비밀 침해행위의 유형 (제2조 제3호: 한정적 열거)

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▣ 침해행위 분류

부정취득 행위 유형: 절취, 기망, 협박 기타 부정한 수단으로 영업비밀을

취득하는 행위, 부정하게 취득한 영업비밀을 사용하는 행위, 부정하게

취득한 영업비밀을 공개하는 행위

내부자 배임행위 유형: 비밀유지의무를 위반하여 영업비밀을 제3자에

게 공개하거나 사용하는 행위

사후관여 행위로 인한 침해행위 유형: 영업비밀 침해행위에 사후적으로

가담하는 행위

영업비밀 침해행위에 대한 법적 책임

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▣ 형 사

영업비밀 부정취득, 부정사용, 누설행위 (18조) - 법정형 최고 10년 이

하의 징역 또는 1억원 이하 벌금, 또는 재산상 이득액의 2~10의 벌금,

행위자 및 법인의 양벌 규정

** 특허청 입법예고 개정안에서 추가한 처벌대상 침해행위: “영업비밀에 대한 보

유 또는 사용 권한이 소멸됨에 따라 영업비밀 보유자로부터 그 영업비밀이 저

장된 자료의 반환이나 삭제를 요구받고도 그 요구받은 자료에 대한 반환을 거

부 또는 기피하거나 사본 등을 계속하여 보유하는 행위”

▣ 민 사

영업비밀의 사용, 공개, 누설 금지 등 침해금지 청구권, 전직금지 또는

창업금지 청구권, 손해배상 청구권, 신용회복 청구권

개발자 재직 중 기술유출 19

사실관계

- A, B는 X회사 재직 중 기존 알루미늄 합금이나 아연합금에 비해 월등한

강도를 보이는 Q30이라는 합금을 주조함

- 이후 지적재산권을 포함한 X회사의 자산은 자산양도계약에 따라 Y회사에

인수됨, Y 회사는 A를 등기이사, B를 공장장으로 고용하면서 비밀유지 및

경업금지약정 체결

“재직하는 기간 중 ... 독자적으로 또는 타인과 함께 개발한 모든 발명은

발명 즉시 회사에 서면으로 공개하여야 하고, 그 발명에 대한 일체의 권리는

회사에 독점적·배타적으로 귀속되는 것으로 한다”

- A, B는 대학원 박사과정 학생이었던 C에게 Q30의 물성분석 및 최적화

작업을 위탁하고 연구실험비를 지급함

사실관계 (2)

- A는 Q30에 아연비율을 높인 합금(Z시리즈) 및 마그네슘 배합비율을 높인

합금(M시리즈)을 구상하고, 샘플을 제작하여 C에게 물성분석을 의뢰함

- C는 Z시리즈 및 M시리즈 합금에 다양한 금속을 배합비율을 달리하여 첨가해

보면서 물성을 분석하여, 결과적으로 가볍고 강하면서도 잘 깨지지 않아 휴대폰

소재에 적합한 Q22를 개발 완성

- A, B는 Q22 발명을 Y회사에 보고하지 않고, C로 하여금 그에 대한 특허를

출원하도록 하여 C 명의로 등록 받음

- C는 Y회사의 경쟁사와 Q22 특허발명에 대한 라이선싱 계약까지 체결하고,

받은 대금을 A, B, C가 각각 4:3:3의 비율로 분배함

발각 후 회사의 법적 대응조치

(1) A, B, C에 대한 형사고소

- 업무상 배임

- 부정경쟁방지법 위반

- 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결

(2) A, B, C에 대한 민사소송 제기

- 특허출원명의변경 청구

- 손해배상 청구

- 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결

대법원 2012도6676 판결 - 업무상 배임죄

- 직무발명 승계약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 사용자가

승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 승계약정 또는 근무규정의

구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있다

- 종업원이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자의 특허권 등

권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러

상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게

되므로, 그 종업원은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위에

있다고 할 것

- 종업원이 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가

특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록

하였다면, 이는 사용자에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성

> Y회사의 임직원이었던 A는 업무상 배임죄에 정한 형으로, Y회사

임직원이 아니었던 C는 단순 배임죄의 형으로 처단해야

영업비밀 침해죄 부인

- 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 그 발명에 대한 권리가

귀속한다

- 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의

발명의 내용 그 자체가 사용자의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없다

> 발명진흥법 제58조 제1항/제19조(부정한 이익 목적 또는 사용자에게 손해를

가할 목적으로 직무발명을 공개하는 행위에 대한 벌칙규정)에 위배되는 행위로

의율하거나, 직무발명 내용 공개로 인해 그에 내재되어 있던 사용자의 개개의

기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제삼아 영업비밀 누설행위로 의율할 수

있음은 별론으로 하고,

> (사용자에게 승계되기 전이라면) 직무발명의 내용 공개가 곧바로 영업비밀의

누설에 해당한다고 볼 수 없다

-> 원심의 영업비밀침해죄 인정부분 파기환송

대법원 판결 검토

- 직무발명은 사용자가 종래부터 보유하고 있던 기술이 아니라 새롭게 창작된 것임

- 종업원이 창작한 새로운 기술정보(기존에 보유하고 있던 영업비밀이 아님)는

원시적으로 사용자가 아닌 종업원에게 귀속된다는 종업원주의 대원칙을 출발점으로

함

- 따라서 직무발명에 대해 실제 승계가 있기 전에는 이를 사용자의 영업비밀이라 할 수

없음

- 예약승계 약정이 있다 하더라도 당연히 회사 소유인 것이 아니라 원시적으로

종업원에게 귀속된 권리가 사용자의 승계 의사표시에 의해 비로소 승계되는 것임

> 발명진흥법 제13조 제2항: “... 사용자등이 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는

그때부터 그 발명에 대한 권리는 사용자등에게 승계된 것으로 본다.”

- 직무발명을 승계하지 않고 타인에게 양도 등 한 경우 직무발명 내용 공개가 영업비밀

침해가 될 수 없다는 대법원의 판결

영업비밀 또는 정보자료 유출과 배임죄 26

배임죄 기본법리

27

형법 제355조 제2항: 타인을 위하여 그 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배되는 행위로

써 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 재산상의

손해를 가하는 경우 성립하는 죄

임무에 위배하는 행위 : 처리하는 사무의 내용, 성질 등에 비추어 법령의 규정, 계약의 내

용 또는 신의칙상 당연히 하여야 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않

아야 할 것으로 기대되는 행위를 함으로써 본인과의 신임관계를 저버리는 일체의 행위(대

법원 2003. 1. 10. 선고 2002도758판결)

배임의 고의 : 임무위배의 인식과 그로 인하여 자기 또는 제3자가 이익을 취득하고 본인에

게 손해를 가한다는 인식. “상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 증

명할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 정상적인 경

험칙에 바탕을 두고 치밀한 관찰력이나 분석력에 의하여 사실의 연결상태를 합리적으로

판단하여야 함(대법원 2004. 3. 26. 선고 2003도7878 판결).

대법원 2008. 4. 24. 선고 2006도9089 판결

28

"회사직원이 영업비밀을 경쟁업체에 유출하거나 스스로의 이익을 위하여

이용할 목적으로 무단으로 반출하였다면 그 반출 시에 업무상 배임죄의 기

수가 되고,

영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았

고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산

인 경우에도 그 자료의 반출행위는 업무상 배임죄를 구성하며,

회사직원이 영업비밀이나 영업상 주요한 자산인 자료를 적법하게 반출하여

그 반출행위가 업무상 배임죄에 해당하지 않는 경우라도 퇴사 시에 그 영업

비밀 등을 회사에 반환하거나 폐기할 의무가 있음에도 경쟁업체에 유출하

거나 스스로의 이익을 위하여 이용할 목적으로 이를 반환하거나 폐기하지

아니하였다면, 이러한 행위는 업무상 배임죄에 해당한다.”

배임의 고의 부인 – 무죄

29

대법원 2010. 7. 15. 선고 2008도9066 판결

"회사에 근무하면서 프로그램 개발업무를 수행하는 과정에서 복사 및 취득한 것

으로 보이는 점, 회사에서는 이 사건 각 프로그램파일이 비밀로 관리되지 않은

채 피고인들과 같은 연구원들의 경우 별다른 제한 없이 이를 열람, 복사할 수 있

었고 복사된 저장매체도 언제든지 반출할 수 있었던 점, 피고인들이 이 사건 각

프로그램파일을 복사하여 취득한 것은 업무인수인계를 위한 것이거나 자료정리

차원에서 관행적으로 행해진 것으로 볼 여지도 없지 않은 점, 피고인들이 회사를

퇴직한 후 개발한 프로그램은 회사의 프로그램과 유사하거나 이를 변형 또는 참

조하였다고 보기 어렵다는 감정촉탁회신결과에 의하면 피고인들은 실제로도 이

사건 각 프로그램파일을 FCS 프로그램을 개발하는 데 이용하지는 아니한 것으로

보이는 점 등 여러 사정들을 고려할 때, 이 사건 각 프로그램파일을 복사하여 취

득할 당시 피고인들에게 업무상배임의 고의가 있었다고 단정하기 어렵다."

배임의 고의 부인 – 무죄

30

대법원 2009. 5. 28. 선고 2008도5706 판결

"피고인 2는 기숙사에 남은 짐을 빼기 위해 회사로 찾아온 피고인 1로부터 컴퓨

터에 저장되어 있는 개인파일과 가족사진 등을 새로 산 개인용 노트북에 옮겨달

라는 부탁을 받고, 컴퓨터의 자료파일을 노트북에 옮긴 후 그날 되돌려 준 사실,

이 사건 자료파일은 위 자료들 속에 별도로 구분되지 않은 채 포함되어 있었던

사실, 회사는 중요자료를 별도 관리하는 시스템을 갖추고 있지 않았던 사실, 이

사건 자료 파일이 회사의 영업비밀이 아니라고 확인되어 무혐의 처분을 한 사실,

압수·수색결과 회사 내에서 이 사건 자료파일이 사용되었다고 볼만한 아무런 자

료도 확인되지 않은 사실, 등 기록에 나타나는 제반 사정을 위 배임의 고의에 관

한 법리에 비추어 볼 때, 피고인들에게 공모하여 회사의 중요자료를 유출하고

회사에게 손해를 입게 한다는 배임의 고의가 있었다고 단정하기 어렵다."

형사재판의 유죄 증명의 정도 – 민사와 구별

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대법원 2009. 5. 28. 선고 2008도5706 판결

“형사재판에서 유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여

지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증

명력을 가진 증거에 의하여야 하므로, 그와 같은 증거가 없다면 설령 피

고인에게 유죄의 의심이 간다고 하더라도 피고인의 이익으로 판단할 수

밖에 없다.”

“유죄의 의심이 간다는 상황” – 형사상 무죄, 그러나 민사상 배임행위로

인정될 가능성 있음.

따라서, 형사사건에서 배임죄 무죄 판결이 곧 민사상 배임행위로 인한

불법행위 책임, 손해배상 책임까지 성립하지 않는다는 의미는 아님.

민사판결: 대구고법 2015. 8. 20 선고 2015나473 판결

32

본드대장 등에 대해 보완관리 미흡 법률상 영업비밀에 해당하지 않음. 그러나,

업무상 배임죄 책임 인정.

회사가 이 사건 본드대장 등을 개발하기 위하여 상당한 시간, 노력, 비용을 들인

점 등에 비추어 보면, 본드대장 등은 불특정 다수의 사람에게 공개되지 않았고

회사가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산.

직원은 퇴사 시에 이 사건 본드대장 등을 반환하거나 폐기하여야 함에도 자신의

이익을 위하여 이용할 의사로 회사의 영업상 주요한 자산인 본드대장 등을 무단

반출하여 이를 이용한 행위는 업무상 배임행위에 해당하므로, 민법 제750조에

따라 회사의 영업상 주요한 자산인 본드대장 등을 무단 반출하여 제조한 다이아

몬드공구를 판매함으로써 회사가 입은 영업상 손해를 배상할 의무가 있다.

민사판결: 배임행위와 손해배상 (계속) 33

불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손

해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전

체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발

생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 여러 정황 등 관련된 모든 간접사실을

종합하여 손해의 액수를 판단할 수 있다.

법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법

으로 구체적 손해액을 판단함에 있어 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최

선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적

으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2010. 10. 14. 선고 2010다40505 판

결 등 참조).

위 법리에 비추어, 피고들이 배상해야 할 손해배상액은, 피고 직원이 퇴사하여 함께 피고 회

사를 설립한 후 다이아몬드공구 제품을 생산, 수출하여 순이익을 얻은 때부터 얻은 피고 회

사의 메탈제품 판매이익의 1/2에 가까운 102,000,000원으로 정함이 상당하다."

영업비밀침해 및 배임행위로 인한 손해배상

1. 손해액 산정에 관한 특칙

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부경법 제14조의2 손해액 산정 특칙

① 침해자가 양도한 수량 x 침해 당한 자의 단위 수량당 이익

② 침해자가 얻은 이득액

③ 실시료 상당액

④ 손해액 입증 곤란한 경우 법원 직권에 의한 인정

지식재산권법 공통의 특칙

• 특허법 제128조

• 실용신안법 제46조

• 의장법 제64조

• 상표법 제67조

• 저작권법 제93조

2. 부경법 제14조의2

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제2항 - 침해자가 얻은 이익액을 손해로 추정

제5항 -손해액 입증 곤란한 경우 법원 직권에 의한 인정

“영업비밀 침해행위로 영업상의 이익을 침해 당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있으면 그 이익액을 영업상의 이익을 침해 당한 자의 손해액으로 추정한다.”

“법원은 영업비밀 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”

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3. 찰떡쿠키 사건

의정부지법 2009가합7325, 서울고법 2011나78967, 대법원 2012다77761 판결

영업비밀 보호기간: 3년

찰떡쿠키 제조방법에 관한 영업비밀의 유출자가 원고 업체를 퇴직한 날인

2003. 6. 30.부터 3년간으로 보았음

손해배상액의 산정: 침해자의 한계이익 기준으로 제2항 적용

(한계이익) 침해행위로 인한 침해자의 매출금액에서 그 제품의 판매를 위하여

추가로 지출하였을 것으로 보이는 필요변동경비 등을 공제한 금액

판매제품의 일부 구성 기여율: 반영하지 않음

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4. 손해액수 산정

손해배상액의 산정 – 한계이익

(한계이익) 침해행위로 인한 침해자의 매출액에서 그 제품의 판매를 위하여

추가로 지출하였을 것으로 보이는 필요변동경비 등을 공제한 금액

필요변동경비의 산정

찰떡쿠키를 생산하는 피고의 포천공장 전체 제조원가(재료비, 노무비, 경비)를 기준으로 전체매출액과 찰떡쿠키만의 매출액을 비교하여 비율적으로 산정

2005. 10. – 2005. 12. : 774,441,218원

{= 포천공장 전체 제조원가 1,070,456,461원 x 찰떡쿠키 매출액 977,661,615원 / 포천공장 전체 매출액 1,351,353,941원}

2006. 1. – 2006. 6. : 984,105,792원

{= 포천공장 전체 제조원가 2,155,257,255원 x 찰떡쿠키 매출액 1,658,102,269원 / 포천공장 전체 매출액 3,631,354,447원

39

4. 손해액 산정 (계속)

피고의 찰떡쿠키 매출액

필요변동경비 한계이익

2005. 10. ~ 2005. 12.

977,661,615원 774,441,218원 203,220,397원

2006. 1. ~ 2006. 6.

1,658,102,269원 984,105,792원 673,996,477원

합계 2,635,763,884원 1,758,547,010원 877,216,874원

-

-

-

=

=

=

대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결

40

"물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해

자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의

한 이익이라고 할 수는 없고,

침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해

저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하

여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고,

그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침

해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참

작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다."

서울고등법원 2012. 8. 3. 선고 2011나78967 판결

41

침해자는, 침해가 인정된 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술인데, 판

매제품 찰떡 쿠키 중 찰떡의 구성비율은 38%에 불과하고, 나아가 침해된 영

업비밀 기술은 중요한 기술이 아니라는 점을 종합적으로 고려하면, 침해된 영

업비밀의 기여율을 10~20% 정도로 보아야 한다고 주장.

판결: 원칙 - "제품 일부가 영업비밀 침해와 관련되면 침해자가 그 제품을 제

작 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위로 말미암은 이익이라고 할 수 없

고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 영업

비밀의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에

의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체이

익에 대한 영업비밀 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적

비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수 밖에 없다.”

예외: 기여율을 적용할 수 없는 경우 42

예외: “그러나, 침해부분이 제품 일부라 하더라도 그것이 침해자 제품의 고객 흡인력이나

구입동기의 주된 원인이 되거나 제품의 개발, 생산, 판매 등에 있어 핵심적인 기능을 발휘

하는 것이라면,

그 제품 전체에 관한 이익을 그대로 산정하여야 하고, 제품을 구성하는 양적 비율, 가격 비

율 등을 근거로 바로 기계적 수치를 도출하여 기여율을 고려하여서는 안될 것이다.”

사안 적용: “찰떡 쿠키는 일반적인 쿠키 제품에 추가된 찰떡 성분으로 말미암아 다른 제품

과 차별화된 쿠키 제품으로 인식되고 있고, 피고가 이 사건 기술정보를 이용하여 찰떡 쿠

키 개발에 성공하여 생산, 판매하였고, 찰떡 쿠키 중 찰떡 부분이 통상적인 쿠키와 구별되

는 고객 흡인력이 없거나 구입 동기의 주된 요소가 아니라거나 개발에 중요한 것이 아니라

는 증거는 없다. 따라서, 이 사건 기술정보의 기여율을 고려하여 손해배상금액에서 감액하

여야 한다는 피고 주장은 받아 들일 수 없다.“

대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다77761 판결 – 원심 유지

영업비밀침해 및 배임으로 인한 재산상 이득액

1. 영업비밀 침해사건에서 이득액

44

법령상 이득액 관련 규정

(1) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 : 벌금액 산정 기준

(2) 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 : 몰수액, 추징가액 산정 기준

제18조(벌칙) ① (영업비밀을 침해한 자는) … 10년 이하의 징역 또는 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배에 해당하는 벌금에 처한다.

제36조(벌칙) ④ (산업기술을 유출한 자)…가 그 범죄행위로 인하여 얻은 재산은 이를 몰수한다. 다만, 그 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는 때에는 그 가액을 추징한다.

1. 영업비밀 침해사건에서 이득액 (계속)

45

(3) 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률 및 형법 : 법조 적용, 벌금액 산정

기준

제3조(특정재산범죄의 가중처벌)

① 형법 … 제356조(업무상의 횡령과 배임)의 죄를 범한 자는 그 범죄행위

로 인하여 취득하거나 제3자로 하여금 취득하게 한 재물 또는 재산상 이익

의 가액(이하 이 조에서 ‘이득액’이라 한다)이 5억원 이상인 때에는 다음의

구분에 따라 가중처벌한다.

1. 이득액이 50억 원 이상인 때에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다.

2. 이득액이 5억 원 이상 50억 원 미만인 때에는 3년 이상의 유기 징역에

처한다.

② 제1항의 경우 이득액 이하에 상당하는 벌금을 병과할 수 있다.

2. 이득액 산정의 필요성

46

각 법률의 구성요건으로서 입증의 대상

범죄행위와 형벌간의 비례성 실현

당사자(피고인 및 피해자)에 대한 판결결과 설득

정확한 이득액 산정의 필요성

이득액

3. 이득액 관련 대법원 판결

47

대법원 1999. 3. 12. 선고 98도4704 판결 – ”이득액”

(1) 침해자의 이익

영업비밀을 취득함으로써 얻는 이익은 ”그 자료가 가지는 재산 가치 상

당”이고, 그 재산 가치는 그 영업비밀을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에서

제품을 만들 경우 그 영업비밀로 인하여 기술개발에 소요되는 비용이 감

소되는 경우의 그 감소분 상당과, 나아가 그 영업비밀을 이용하여 제품생

산에 까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 그 영업비밀이 제공되지 않았

을 경우의 차액 상당으로서, 그러한 가치를 감안하여 “시장경제 원리에

의하여 형성될 시장교환가격”으로 보아야 함 (원심은 이러한 취지에서

“투입된 연구 개발비 상당액을 이득액으로 볼 수 없다”고 판시)

3. 이득액 관련 대법원 판결 (계속)

48

(2) 기타 판시사항

• 피고인들이 피해자인 삼성전자의 영업비밀인 반도체 관계 자료를 취득함

으로써 얻은 이익은 그 자료가 가지는 재산 가치 상당이나, 이에 대한 입

증이 없음

• 그 자료에 대한 활용 가능성과 성패 여부 역시 불확실함

• 피고인들이 자료를 유출함으로써 얻은 재산상 이익의 정도가 불명

결국, 피고들의 이익액에 대한 입증이 없다는 이유로 피고인들이 얻은 이

익이 삼성전자가 투입한 기술개발비 상당인 것을 전제로 한 특정경제범죄

가중처벌등에관한법률위반(배임)의 점에 대하여 무죄로 판단한 원심 확정

4. 이득액 산정 관련 후속 대법원 판결

49

기존 판례의 입장 재확인

(1) “영업비밀을 취득함으로써 얻는 이익은 그 영업비밀이 가지는 재산가치

상당이고, 그 재산가치는 그 영업비밀을 가지고 경쟁사 등 다른 업체에

서 제품을 만들 경우, 그 영업비밀로 인하여 기술개발에 소요되는 비용

이 감소되는 경우의 그 감소분 상당과 나아가 그 영업비밀을 이용하여

제품생산에까지 발전시킬 경우 제품판매이익 중 그 영업비밀이 제공되

지 않았을 경우의 차액 상당으로서 그러한 가치를 감안하여 시장경제원

리에 의하여 형성될 시장교환가격”(대법원 2003. 10. 30. 선고 2003도

4382 판결, 2008. 4. 24. 선고 2008도1839 판결 등)

(2) 피해 기업이 투입한 연구개발비 상당이나 한국기술거래연구소가 내린

가치 평가액에 관한 입증만으로는 위 시장교환가격 자체에 대한 입증이

부족한 것으로 판단함

5. 가치평가 관련 판시사항

50

대법원 2003. 10. 30. 선고 2003도4382 판결

“한국기술거래연구소에서 이 사건 자료에 대한 가치를 133억 4,000만원으

로 평가한 사실이 인정되나, (중략) 위 가치 평가는 자료를 가지고 업체에서

이와 유사한 제품을 만들 경우 그 영업 비밀로 인하여 기술 개발에 소요되

는 비용이 감소되는 경우의 그 감소분 상당과 나아가 그의 차액 상당으로서

그러한 가치들을 감안하여 시장 경제 원리에 의하여 형성될 시장 교환 가격

이 아니고 체크 리스트가 삼성전자에서 가지는 가치만 평가한 것인 점, 이

사건 자료가 거래되거나 교환된 사례가 없는 점 등에 비추어 보면 위 133억

4,000만원이 위 시장교환가격으로 볼 수 없어 피고인들이 위 자료를 유출

함으로써 얻은 이익은 액수 미상의 시장교환가격 상당이고, 또한 피해자가

입은 손해는 경쟁사의 경쟁력 강화로 생길 공급 과잉으로 인한 액수 미상의

이익 감소분이라고 할 것”이라 하여 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위

반(배임)의 점을 무죄로 판단한 원심*을 확정

6. 대법원 판결상 제시된 요건

51

경쟁사가 침해대상 영업비밀을 이용하여 제품을 만든 경우

경쟁사에서 그 영업비밀로 인해 기술 개발 비용이 감소되는 경우

경쟁사에서 영업비밀을 이용하여 제조한

제품판매이익 중 영업비밀이 제공되지

않았을 경우와의 차액

그 감소분 상당액

위를 고려하여, 형성될 시장교환가격에 대한 입증 필요

그러나 현실적으로 매우 어렵거나 불가능함

대법원 2015. 9. 10. 선고 2014도12619 판결

52

업무상 배임죄는 배임의 불법행위로 취득한 재산상의 이익이 있으면 성립

하고, 그 재산상 이득이 얼마인지는 배임죄의 성립에 영향을 미치지 않음.

업무상 배임행위를 이득액을 기준으로 가중 처벌하는 특정경제범죄법 제3

조 위반죄는 법률상 취득한 이익의 가액("이득액")이 5억 이상으로 규정되

어 있으므로 특정된 이득액 액수가 범죄구성요건에 해당

따라서, “업무상 배임으로 취득한 재산상 이익이 있더라도 그 가액을 구체

적으로 산정할 수 없는 경우에는 재산상 이익의 가액을 기준으로 가중 처벌

하는 특정경제범죄법 제3조를 적용할 수 없다”

CJ 오너회장 사건 판결

전직금지약정의 유효 요건

퇴사시 서약서

본인은 년 월 일자로 회사명칭 .. (귀사)를 퇴직함에 있어 다음과 같이 서약합니다.

1. 본인은 귀사 퇴직일로부터 향후 1년간 귀사의 사전 서면동의 없이 귀사와

동종업계 또는 경쟁업체에 근무하지 않을 것을 서약합니다.

2. 본인은 귀사 퇴직에 따른 철저한 사무의 인수인계로 최종 퇴직일까지의 귀사 에 대한 본인의 제반 책임과 의무를 준수할 것이며, 미흡한 사항이 있는 경 우 퇴사 이후에도 위 책임과 의무를 이행할 것임을 서약합니다. 3. 본인은 귀사에 재직 근무하는 동안, 그 경위를 불문하고, 취득하거나 알게 된 귀사의 경영정보, 제품 및 기술정보, 시장정보, 개발정보, 고객정보, 업 무상 비밀, 기타 경제적인 가치가 있는 모든 정보(이하“영업비밀”이라 함) 가 전적으로 귀사 소유임을 인정하고, 이를 보호하기 위해 최선을 다하며, 이를 위하여 그에 따른 법적, 도덕적 의무를 성실히 이행할 것을 서약합니다.

54

4. 본인은 귀사의 “영업비밀”을 제3자에게 제공 또는 누설하는 것이 귀사에

게 막대한 손해와 피해를 준다는 사실을 인정하며, 귀사의 “영업비밀”을

창업을 위하여 사용하거나 귀사와 동종업계 또는 경쟁관계에 있는 회사 및

기타 제3자에게 제공 또는 누설하지 않을 것을 서약합니다.

5. 본인이 본 서약을 위반하였을 경우, 본인은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호

에 관한법률 및 기타 관련법령에 따라 귀사에 대하여 손해배상 책임을 포함

한 민/형사상의 모든 책임을 질 것을 서약합니다.

년 월 일

서약인: (인)

주민등록번호: -

55

전직(경업)금지 약정의 필요성

▣ 필요성

영업비밀 + 영업비밀에 이르지 않지만 당해 회사만 보유하고 있는 정보 보호

판례: 실제 영업비밀이 유출되지 아니하였어도 유출될 위험이 있는 경우, “영

업비밀”에 대한 입증 부족한 경우에도 전직 금지 가능할 수 있음

서울중앙지방법원 2009카합792 결정 : “경업금지 약정으로 보호할 만한 가

치가 있는 사용자의 이익은 영업비밀 뿐만 아니라, 그 정도에 이르지 아니하

더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로서 근로자와 사이에

이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이라면 이에 해당한다. 경업금지

청구권이 인정되기 위해서는 신청인 회사에 보호 가치 있는 기술이 있는 것

으로 충분하므로 실제로 기술이 유출되었는지 여부는 판단에 영향을 미치지

아니한다.”

56

서약서가 없는 경우

57

대법원 2003. 7. 16.자 2002마4380 결정

▣ 전직금지 약정이 없더라도,

▣ 영업비밀에 관련된 업무에 종사하는 것을 금지하지 않고서는 회사의

영업비밀을 보호할 수 없다고 인정되는 경우에는,

▣ 그 근로자로 하여금 전직한 회사에서 영업비밀에 관련된 업무에 종사

하는 것을 금지하는 조치를 취할 수 있다.

▣ 명시적 전직금지약정이 없는 경우에도 특별한 경우 신의성실의 원칙

상 영업비밀 보호의무 및 전직금지의무 인정.

▣ 서약서를 징구하지 못한 경우에도 큰 문제 없음 .

단순 이직의 경우 - 머리속 지식

58

서울중앙지방법원 2008년 판결 :

** 사실관계 : X는 2002년 A회사에 입사한 후 연구소가 독자 개발한 'A특

수용액' 개발업무를 담당하다, 2007년 경쟁업체로 이직함. X는 연구소에

있던 기술 자료나 서류를 일절 빼돌린 적이 없음.

** 판결내용: "이 용액은 5가지 성분의 종류와 배합 비율 등에 대한 기억만

으로도 제조가 가능하다"며 “당초 입사한 연구소와 약정한 대로 2년간 같

은 업계에 이직할 수 없다"고 전직금지 가처분 인용판결.

** 경쟁업체에 일정기간 동안 취업할 수 없다는 전직금지 의무 인정.

** “inevitable disclosure doctrine“

머리속 지식 – 전직금지 의무 불인정 사례

59

서울중앙지법 2007년 판결 :

** 판단기준: 정보내용, 구체성 정도, 경제적 가치, 그 분야의 업무 특성, 경쟁업

체의 현황, 이직률, 전직자의 학력, 경력 등 제반사정과, 헌법상 기본권으로서의

직업선택의 자유 등을 종합적으로 고려.

** 전직자가 기억하고 있는 정보들이 그 학력과 경력에 따라 스스로 체득하게

된 일반적 지식, 경험, 거래선과의 친분관계 등의 일종으로 일신전속적으로 귀

속된 인격적 성질의 지식으로 볼 수 있는 경우

** 판결내용: 전직자가 습득한 지식을 사용하여 다른 회사에서 동종업무에 근

무하는 것을 가리켜 ‘영업비밀의 시용․공개 행위’로서 부정경쟁방지법에 정한

영업비밀 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다. 전직허용.

대법원 2010. 3. 11. 선고 2009다8224 판결

60

“사용자와 근로자 사이에 경업금지약정이 존재한다고 하더라도, 그와 같은 약정이

헌법상 보장된 근로자의 직업선책의 자유와 근로권 등을 과도하게 제한하거나 자유

로운 경쟁을 지나치게 제한하는 경우에는 민법 제103조에 정한 선량한 풍속 기타

사회질서에 반하는 법률행위로서 무효로 보아야 함.

전직금지약정의 유효성에 관한 판단은 보호할 가치 있는 사용자의 이익, 근로자의

퇴직 전 지위, 경업 제한의 기간, 지역 및 대상 직종, 근로자에 대한 대가의 제공 유

무, 근로자의 퇴직 경위, 공공의 이익 및 기타 사정 등을 종합적으로 고려하여야 함.

'보호할 가치 있는 사용자의 이익'이라 함은 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한

법률 제2조 제2호에 정한 '영업비밀‘뿐만 아니라,

그 정도에 이르지 아니하였더라도 당해 사용자만이 가지고 있는 지식 또는 정보로

서 근로자와 이를 제3자에게 누설하지 않기로 약정한 것이거나 고객관계나 영업상

의 신용의 유지도 이에 해당한다.”

핵심쟁점 – 전직금지약정의 유효조건

61

서울중앙지법 2007년 판결:

“전직금지약정은 근로자의 헌법상의 권리인 직업선택의 자유를 직접적으로 제한 할

뿐만 아니라, 자유로운 경쟁을 저해하여 일반 소비자의 이익을 해칠 우려도 적지 아니

하고, 특히 퇴직 후의 경쟁업체로의 전직금지 등 약정은 근로자의 생계와도 직접적인

연관이 있으므로, 사용자와 근로자 사이에 지위, 전직금지의 기간, 지역 및 대상 직종,

근로자에 대한 대가의 제공 유무, 퇴직경위 등의 요소를 종합적으로 고려하여 엄격하

게 판단하여야 할 것이고,

특히 퇴직한 근로자에 대하여 전직금지의무를 부과하는 것은 종전에 근무하던 직장

이 영업비밀 등을 보호하기 위한 것이므로 영업비밀 등 보호할 가치 있는 사용

자의 이익이 인정되어야만 전직금지약정에 기하여 전직을 금지하는 것이

허용된다고 할 것이다.”

영업비밀침해 사건의 미국법원 판결

1. 미국 영업비밀 침해사범 처벌 사례

63

중국인 Dongfan Chung이 보잉사의 로켓기술 정보 등을 중국으로 빼돌리다 적

발된 사례 - 징역 15년 8월

Coca-Cola 영업비밀 침해혐의 Joya William - 징역 8년, 가담자 Dimson – 징역

5년

Dow Agrosciences & Cargill의 제초제 관련 영업비밀 침해혐의 Kexue Huang

- 징역 7년 3월

Intel 신형 컴퓨터 관련 영업비밀 침해혐의 Steven Hallstead - 징역 6년 5월, 가

담자 Brian Pringle - 징역 5년

L-3 통신 및 로켓유도 시스템 관련 영업비밀 침해혐의 Sixing Liu - 징역 5년 10

월

Ford 자동차 관련 영업비밀 침해혐의 Yu Xiang Dong - 징역 5년 10월

Dow 폴리머 관련 영업비밀 침해혐의 Wen Chyu Liu - 징역 5년

Deloitte & Touche software 유출혐의 Mayra Trujillo-Cohen – 징역 4년

2. EEA (Economic Espionage Act)

64

EEA 보호대상 영업비밀

재무, 사업, 과학, 기술, 공학 정보를 포함하며, 독립된 경제적 가치가 있고 합리적 비밀보호조치의 대상이 된 것이라면 어떤 형태의 것이든 무방, 즉 기업 경영과 관련된 거의 모든 내용이 포함될 수 있음

EEA에 규정된 범죄

(1) 영업비밀 침해 행위 : 영업비밀절도죄(Theft of trade secrets)

(2) 외국 또는 외국 회사 등 단체에 이익이 된다는 사실을 알면서 의도적으로 영업비밀을 침해하는 행위 : 산업스파이죄(Economic espionage)로 가중처벌

개정 전 처벌규정

(1) 영업비밀절도죄 : 개인 - 10년 이하의 징역 / 기업 등 단체 - 500만$ 이하의 벌금

(2) 산업스파이죄 : 개인 - 15년 이하의 징역형 또는 50만$ 이하의 벌금 / 기업 등 단체 - 1,000만$ 이하의 벌금

(3) 범죄로 인한 수익의 몰수(forfeiture) 규정

3. 벌금, 몰수 등 경제적 처벌 강화

65

2012년 개정 및 2013년 시행 현행법

(1) Theft of Trade Secrets Clarification Act of 2012

• 적용대상에 ‘서비스’에 대한 영업비밀 추가

(2) Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012

• 해외로의 영업비밀 유출을 타겟으로 한 산업스파이죄에 대한 처벌 수준

을 대폭 강화 - 산업스파이죄에 대한 벌금의 상향 조정

• 개인

50만$ 이하 -> 500만$ 이하

• 기업 등 단체

1,000만$ 이하 -> “1,000만$ 또는 침해로 인한 이익액의 3배 중 더 큰 액수 이하”

4. Kolon 영업비밀 사건 민사판결

66

4. Kolon 영업비밀 형사사건

67

4. Kolon 영업비밀 침해사건 합의 종결

68

2015. 4. 30. 합의 발표 : Kevlar 관련 영업비밀 침해분쟁 민,형사 사건을

일괄적으로 합의로 종결

미국정부 FBI 웹사이트에 최종 합의내용 공개

발표자료

• Kolon은 DuPont에 손해배상 총액 US$275 million (약 3천억원)을 5년

분할 지급

• Kolon은 미국정부에 형사사건 벌금 총액 US$85 million (약 930억원)을

납부

• Kolon 부담금 총액 – 약 4천억원

• 2009년부터 시작된 모든 민사, 형사소송 종결

5. 우리나라 법상 몰수, 추징 관련 규정

69

산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률

형법

제48조(몰수의 대상과 추징)

① 범인이외의 자의 소유에 속하지 아니하거나 범죄 후 범인이외의 자가

정을 알면서 취득한 다음 기재의 물건은 전부 또는 일부를 몰수할 수 있다.

1. 범죄행위에 제공하였거나 제공하려고 한 물건.

2. 범죄행위로 인하여 생하였거나 이로 인하여 취득한 물건.

3. 전 2호의 대가로 취득한 물건.

② 전항에 기재한 물건을 몰수하기 불능한 때에는 그 가액을 추징한다.

제36조(벌칙) ④ “제1항 내지 제3항의 죄를 범한 자가 그 범죄행위로 인하

여 얻은 재산은 이를 몰수한다. 다만, 그 전부 또는 일부를 몰수할 수 없는

때에는 그 가액을 추징한다.“

5. 우리나라 법상 몰수, 추징 관련 규정 (계속)

70

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률상 몰수, 추징 규정 없

음

범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률(제8조 ~ 제10조)

영업비밀과 관련된 범죄 가운데, 형법 제356조의 업무상배임죄(범죄수익 3억

원 이상~5억원 미만) 및 특경법 제3조 제1항 위반죄(업무상배임 가중처벌,

범죄수익 5억원 이상)가 그 대상이 됨

기술이전과 기술유출 71

벤처에서 아이디어 제안 + 협상 진행 중

독자개발 추진 + 특허출원

최종 협상 결렬된 후

기업의 영업비밀 침해책임 인정 사례

Altavion v. Konica Minolta 사건

73

기술 개발회사 Altavion – 인도출신 Moussa 2000년 설립 벤처, 문서 정보를

포함하는 디지털 스탬프를 포함시켜 문서를 인증할 수 있는 기술(digital stamping

technology, DST)

Altavion DST의 핵심 내용:

1. 기존 바코드를 발전시켜 회색 또는 컬러 바코드로 저장 정보량 증대 기술

2. 시간 경과로 바코드가 탈색되어도 정확한 데이터 값을 알 수 있도록 하는

reference cell과 비교 기술

3. 종래 문서인증 기술과 다른 획기적 기술

4. 특허 출원하지 않음. 영업비밀로 관리

Konica Minolta Systems Laboratory (KMSL)

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Konica Minolta사의 R&D 목적 미국 자회사

관련 제품: 복사, 인쇄, 스캔, 팩스 기능 복합기

CEO: 일본인 Hiroshi Tomita

2003년 7월 Altavion CEO KMSL에 제안

비밀유지계약(NDA) 체결한 뒤 기술 라이선스 협상 진행

KMSL 전문인력이 Altavion의 s/w 평가 분석 – 대가 5만불 지급함

2004년 평가 보고서: 경쟁업체 Canon 특허기술과 구별되는 획기적

신기술로 평가

DST 기술정보가 KMSL측에 전달되었으나, 최종 협상 결렬

KMSL 독자 개발 및 특허출원

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KMSL 내부 평가 보고서: 경쟁업체 Canon 특허기술과 구별되는 획기적 신기술로

평가

연구원: Altavion 제안 concept과 다른 방법으로 동일한 결과를 구현할 수 있다고

보고함

KMSL 자체 개발 추진 및 특허출원 진행 :

Altavion 기술 concept을 활용하여 Altavion 몰래 독자적으로 연구를

진행하면서 총 24건 특허출원 진행

그 중 소송 제기 당시 8건의 특허는 등록됨

독립적 발명으로 주장함 -

발명자로 KMSL의CEO, engineer 기재

특허출원 중 Altavion측과 공동발명으로 표시된 것 없음

양사 License 협상 Time Line

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1. 2003년 7월 NDA 체결

2. 2004년 4월 금액 총40만불 제안 논의

3. 2004년 5월 총 5만불 지급 대가로 s/w 전문가 평가 합의

4. 2004년 8월 31일 MOU 체결

5. MOU 체결 전부터 KMSL 독자 특허 출원 개시

6. KMSL은 2004. 6. 28. 및 2004. 8. 9. 이미 DST 기술 관련 특허출원

7. 2004. 9. KMSL 독립적으로 동일한 기능의 DST s/w 개발 착수

8. 2004. 9. 17. KMSL email – 인용

9. 그 후 최종 협상 결렬

NDA 위반 및 영업비밀 침해소송 제기

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미국 state court 관할 사건 - 미국 California 주 지방법원

NDA 관련 쟁점 제외, Trade Secret 쟁점 집중

DST 관련 기술정보의 단계 구분

1. 바코드를 사용하여 문서 인증을 구현한다는 일반적인 아이디어

2. DST 기술의 소프트웨어 설계개념

(design concepts, 프로세스 플로우 등)

3. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드

쟁점 기술정보 및 영업비밀 보호대상 해당여부

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Altavion에서 KMSL에 전달된 정보

1. 바코드를 사용하여 문서 인증을 구현한다는 일반적인 아이디어

2. DST 기술의 소프트웨어 설계개념 (design concepts, 프로세스

플로우 등)

Altavion에서 KMSL에 전달하지 않는 내용

3. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드

피고 KMSL 방어 논리

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1. 일반적 아이디어(1)와 설계개념(2)은 영업비밀의 보호대상 아님 + 공개됨

2. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드는 전달 받은 사실 없음

3. 결국 영업비밀 침해 책임 없음

미국법원 1심 및 2심 판결

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1. 구체적인 구현 알고리즘 및 소스코드와 마찬가지로 , “아이디어”도

영업비밀로 보호되는 정보에 해당할 수 있고, 이에 일반적인 아이디어 및

설계개념도 영업비밀의 다른 요건을 충족하면 영업비밀로서 보호

가능하다고 판시

2. 다만 일반적 아이디어(1)는 Altavion이 NDA 없이 다른 회사에도 공개하여

비밀성 상실

3. 그러나, DST 기술의 소프트웨어 설계개념 (design concepts, 프로세스

플로우 등)(2)는 비밀 정보성, 경제적 가치성, 비밀관리성 모두 인정

4. KMSL 무단 사용 및 영업비밀 침해 인정

5. 손해배상 책임 + 변호사 비용을 포함한 법률비용 부담 책임 인정

벤처에서 기술제안 + 평가 후 협상 결렬

+ 외부 제3자와 독자 개발 진행

+ 유사제품 발매 + 영업비밀 침해분쟁

기술침해 책임 불인정 사례

미국 판결 : Destiny v. Cigna

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1. 개발사 Destiny “Vitality” healthcare wellness program 개발 및 시판

2. 상대방 보험회사 Cigna와 NDA 체결 후 제안, 기술제공, 평가

3. 고비용, 유연성 부족 등 이유로 채택 거절, 협력관계 종결

4. 그 후 Cigna에서 독자제품 “Empower” 발매

5. 개발사 Destiny에서 직접 침해증거는 없고, 정황증거에 기초한 “inevitable

disclosure doctrine“ 적용 주장 – 협상 중 제공된 기술이 필연적으로

활용되었을 것이라는 주장

6. 패소 판결: (1) 제공된 기술정보가 불법적으로 사용되었다는 직접 증거가

있는 경우 또는 (2) 직접적인 증거는 없지만 습득된 기술정보를 활용하지

않고서는 독자개발에 성공할 수 없었을 것이라는 점이 입증된 경우에만

영업비밀 침해 책임을 인정됨

공동연구개발과 기술유출 83

- 분쟁 사례 -

84

- C사는 IT 제품에 관한 기술을 개발하는 중 D사로부터 공동개발 및 제품 납품

사업 제안을 받음. C사는 D사와 NDA를 체결한 후 기술정보를 넘겨주었고, 도

면, 샘플제작을 거쳐 제품개발을 완성함. 관련 자료를 모두 D사에 전달함.

- 한편, C사는 제품출시 전 특허 출원하였으나, D사도 앞서 관련 기술을 특허 출

원하였다고 함. 공개 전 단계라서 구체적 기술내용은 확인할 수 없음.

- 기술개발 완료 후 납품 조건을 협의하는 중에 D사는 C사의 단가가 높다는 이

유로 공동 사업 계약을 파기한 후, 타 업체에 기술내용을 제공하여 제품을 제

조하도록 한 후 납품 받음.

- C사와 D사는 동일한 신제품을 거의 동시에 출시하여 경쟁하게 됨.

- 특허권 침해 주장은 불가능하고 영업비밀 침해 여부만 쟁점

- 양사의 대응 방안은 ?

서울중앙지법 2012. 10. 26.자 2012카합697 결정

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피신청인 D사는 비밀유지계약에 따라 이 사건 기술정보를 비밀로 유지하여

야 할 의무가 있음에도 신청인 C사의 허락 없이 기술정보를 사용하여 제품을

제조 판매하고 있고, 여러 사정을 종합하면 피신청인 회사가 이 사건 기술정

보를 사용함에 있어 부정한 이익을 얻거나 신청인 회사에 손해를 입힐 목적을

가지고 있었다는 점 역시 추인할 수 있다.

따라서, 피신청인 D사의 행위는 부경법 제2조 제3호 라목 규정의 영업비밀

침해행위에 해당한다.

결정 주문: 피신청인 D사에게 (1) 기재한 기술정보의 사용 및 공개금지, (2)

개발제품의 생산, 판매, 대여, 광고, 청약, 수출금지, (3) 창고, 공장, 영업소에

보관 중이 제품의 출하금지 및 집행관 보관명령, (4) 집행사실 공시 명령

회사 합병 협상 과정에

공개한 상대방 프로그램 정보를 바탕으로

독자 개발한 유사 프로그램에 대한

영업비밀 침해책임 인정 사례

사업합병 협상 결렬과 영업비밀침해 분쟁 사례

87

원고 Retiree사 및 CEO William Meyer

피고 Sensible Money사 및 CEO Dana Anspach

분야 – 은퇴자 재정설계 프로그램

양사 모두 강연, 저술, 블로그 운영 등으로 명성 획득

양사는 상대방의 전문성과 능력을 인정하여 각자의 사업을 합병하기로

하고, 구체적 합병 협상의 전제로서 비밀유지 및 부쟁계약 (confidentiality

and non-compete agreement)을 체결함

원고 보유 기술정보

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Decumulation Strategy + 장래 tax 부담 등을 포함한 중요한 지출항목에

주목함

장래 발생 가능한 변수를 반영하여 재정설계 제공

Retiree사 5년 동안 개발 완성한 Big Model 은퇴자 재정설계 프로그램

보유

기본 개념을 설명하고, 고객 대상으로 4시간 동안 진행한 설명회에 피고

참여 허용

다만, 프로그램의 소스코드를 제공하거나 모든 내용을 공개한 것은 아님

피고 독자개발 프로그램

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피고 Anspach "Sensible Money Spreadsheet" 프로그램 독자 개발 주장

Big Model과 완전 동일하지는 않지만 상당 부분에서 공통되거나 유사함

Excel 기반 프로그램

최종 버전 명칭 : Spreadsheet 2.0

피고 방어 논리

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1. Retiree 프로그램은 총 1000여 페이지에 이르는 분량이지만 Anapach

프로그램은 300여 페이지 정도로 사이즈에 큰 차이가 있음

2. 데이터 입력 화면의 수, tab 숫자 등 많은 부분에서 차이가 있음

3. 피고 프로그램에는 많은 error가 존재함

4. 피고가 원고 프로그램 전체를 access한 사실도 없음

5. 원고 프로그램과 전혀 다르다고 주장

미국지방법원 판결

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전문가 Retiree 5년 동안 개발한 프로그램을 거의 동일 수준의 전문가

Anspach가 특별한 이유도 없이 6개월 만에 개발 완료하였다는 것은 Retiree

프로그램 정보를 이용하지 않고서는 불가능하였을 것으로 판단

전체 프로그램의 완벽한 카피를 주장하는 것은 아니므로, 원고 프로그램

정보를 부정하게 취득하여 이용하였다는 사실 인정 가능

영업비밀 원본 증명 92

법 규정 신설

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제9조의2 (영업비밀 원본 증명)

① 영업비밀 보유자는 영업비밀이 포함된 전자문서의 원본 여부를 증명받기 위

하여 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관에 그 전자문서로부터 추출된 고

유의 식별값[이하 "전자지문"(電子指紋)이라 한다]을 등록할 수 있다.

② 제9조의3에 따른 영업비밀 원본증명기관은 제1항에 따라 등록된 전자지문과

영업비밀 보유자가 보관하고 있는 전자문서로부터 추출된 전자지문이 같은 경우

에는 그 전자문서가 전자지문으로 등록된 원본임을 증명하는 증명서(이하 "원본

증명서"라 한다)를 발급할 수 있다.

③ 제2항에 따라 원본증명서를 발급받은 자는 제1항에 따른 전자지문의 등록 당

시에 해당 전자문서의 기재 내용대로 정보를 보유한 것으로 추정한다. <신설

2015. 1. 28.>

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