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Intervento al seminario “La tutela del marchio d'impresa” organizzato dalla Camera di commercio di Torino in collaborazione con Unicredit. Torino, 12 Aprile 2016
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana 1
CARTA ITALIA, UNO STRUMENTO DI TUTELA E L’IMPORTANZA DEGLI IP ASSETS
INDICAM (Istituto di Centromarca per la difesa e l’identificazione di marchi autentici e per la lotta alla contraffazione) dal 1987 opera nella lotta alla contraffazione di marchi e prodotti, riunendo industrie produttrici di beni, aziende fornitrici di servizi anticontraffazione, studi legali e di consulenza in proprietà intellettuale e agenzie investigative specializzate nell'anticontraffazione.
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INDICAM partecipa all’evoluzione della legislazione in materia e collabora con la Magistratura, con il Comando Generale della Guardia di Finanza e la Direzione dell’Agenzia delle Dogane e in generale con le forze dell’ordine; agisce inoltre affinché le materie riguardanti la lotta alla contraffazione siano inserite nei corsi di formazione delle agenzie di enforcement a tutti i livelli.
INDICAM propone e coordina azioni collettive di anticontraffazione, finalizzate alla ricerca delle fonti di produzione e dei canali di diffusione delle merci contraffatte, sorveglia le aree geografiche nazionali più a rischio e promuove la conoscenza e la diffusione delle tecnologie anticontraffazione.
In accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e dello Sviluppo Economico, l’Istituto opera per ottenere adeguata protezione internazionale dei marchi italiani.
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Le diverse attività di Indicam:
- gruppi di lavoro: attualmente, Distribuzione beni sequestrati, Legal, Automotive, Design, Online infringements;
- formazione, anche favorendo l’incontro tra le aziende associate e forze dell’ordine;
- centro studi, nato nel 2014, collabora con il mondo accademico in progetti di ricerca realizzati ex-novo;
- networking e partnership: accordi con partner nazionali ed internazionali per mettere in comune le rispettive esperienze;
- eventi e incontri: organizza, oltre al proprio Forum annuale, altri momenti di incontro di taglio scientifico.
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Accordo sottoscritto il 14 luglio 2015 da Indicam, Ministero dello Sviluppo Economico e Netcomm per tutelare il Made in Italy dalla contraffazione anche sulle piattaforme di e-commerce.
La Carta impegna i suoi firmatari (ma è aperta a tutti i soggetti della filiera in Italia, cioè merchant, piattaforme di e-commerce, titolari dei diritti, produttori licenziatari e associazioni dei consumatori) a porre in opera come best practice misure conformi allo stato dell’arte, ovvero che consentano l’individuazione delle offerte relative a prodotti non autentici anche prima della loro messa online, nonché a prevenire il ripetersi di tali offerte.
Carta Italia
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Art. 2 “I merchants aderenti alla presente Carta si impegnano a garantire l’autenticita dei prodotti offerti in vendita sui rispettivi siti.I titolari delle piattaforme aderenti alla presente Carta si impegnano a far si che le condizioni di accesso alla piattaforma dei venditori prevedano che questi ultimi assicurino che i prodotti offerti online non siano contraffatti, verificandone l’originalita prima dell’offerta on line, anche attraverso idonei controlli nel segmento della filiera distributiva a monte dell’offerta”.
Art. 6 “La presente Carta non pregiudica la facolta dei titolari dei diritti di proprieta industriale relativi ai prodotti offerti on line di agire davanti all’autorita giudiziaria penale e civile per la tutela dei propri diritti”.
Carta Italia
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Art. 6 “Qualora il titolare di un diritto di proprieta industriale relativo ad un prodotto offerto online da un merchant o da una piattaforma aderenti alla Carta ... abbia fondato motivo di ritenere che quel prodotto non sia autentico ... e/o che un determinato venditore offre prodotti non autorizzati ... informera prontamente il merchant e/o la piattaforma interessati, comunicando sotto la propria piena responsabilita (i) la prova necessaria a dimostrare la propria titolarita del diritto di proprieta industriale relativo al prodotto in questione e (ii) le ragioni per le quali il prodotto in questione non è autentico. Ricevuta tale notifica, il merchant ritirera sollecitamente dal proprio sito il prodotto. Nel caso in cui la notifica sia indirizzata alla piattaforma, quest’ultima provvedera ad informare prontamente il venditore che ha offerto il prodotto invitandolo all’immediato ritiro e, in caso di mancato ed ingiustificato sollecito ritiro, adottera ogni provvedimento idoneo, incluso il blocco dell’account del venditore”.
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Il portafoglio IP, ovvero l’insieme dei beni aziendali immateriali che include soluzioni tecniche, segni distintivi e creazioni intellettuali, costituisce uno dei principali assets dello sviluppo d’impresa.
Pe le società è fondamentale pianificare un’adeguata strategia di tutela e valorizzazione del portafoglio IP.
Il presupposto per lo sfruttamento è una corretta gestione e conservazione del portafoglio IP, anche tramite opportune attività di due diligence.

Due Diligence
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La due diligence è uno strumento di valutazione degli assets e del valore di un’impresa per potenziali acquirenti e/o investitori e ha un impatto sul processo decisionale.
Nelle operazioni di M&A o di finanziamento l’esito della due diligence influenza la struttura dell’operazione (in primis prezzo e condizioni) e le clausole del relativo contratto: change of control, reps & warranties, indemnities, legge applicabile, clausola arbitrale o foro.
Struttura della due diligence: mappatura documentazione e richieste per la data room, executive summary e report, allegati.

Due Diligence
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IP ASSETS(i) REGISTRATI:
 - marchi;- brevetti per invenzione industriale;- disegni e modelli;- modelli di utilità;- denominazioni sociali e nomi di dominio;- …
(ii) NON REGISTRATI:- marchi di fatto;- disegni e modelli non registrati;- know how;- diritto d’autore (inclusi siti internet, software e opere pubblicitarie)
Due Diligence
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Check list:
- titolarità: catena dei diritti, eventuali cessioni o trasferimenti degli assets e contratti di licenza (in veste di licenziante o di licenziataria);
- disponibilità: presenza di pegni o ad altri diritti personali o reali, di godimento, privilegi speciali o diritti di garanzia, a favore di terze parti;
- uso effettivo dei marchi in tutti i Paesi e con riferimento a tutti i prodotti e servizi per i quali sono stati depositati/registrati;
- stato delle registrazioni: pagamento di tasse e gli oneri amministrativi;- rapporti con inventori, designer e/o altri soggetti terzi che hanno ideato
e/o realizzato invenzioni, disegni e/o loghi;- contenziosi: procedimenti, attivi e passivi, di contestazione, anche in
sede di opposizione (attuali o potenziali).
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In base allo status degli assets, è possibile procedere alla migliore
- gestione (anche avvalendosi di legali e agenti marchi);- tutela (tramite contratti, linee guida, depositi, ologrammi,
azioni e provvedimenti cautelari, ecc.);- sfruttamento direttamente o tramite accordi con
terzi (franchising, merchandising; licensing, co-branding); - valorizzazione, anche finanziaria (IP loan; Ip sale and
lease back; ecc..) e fiscale (patent box).
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