Document destruction (이광재변리사)

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이광재 변리사

Patent Licencing And Document Destruction

11월 라이센싱 클리닉

Licensing Clinic Document Destruction

증거인멸(Spoliation)

• 소송이 합리적으로 예상되는 경우에는, 평소의 문서 파기 정책을 보류하고, “소송 보존(litigation hold)”으로 분서를 분류하여 관련 문서를 보존하여야 한다.

“a party reason-ably anticipates litigation, it must suspend its routine document retention/destruction policy and put in place a ‘litigation hold’ to ensure the preservation of relevant documents.”

- Zubulake v. UBS Warburg LLC, 220 F.R.D. 212 (S.D.N.Y. 2003)

• 증거 인멸(spoliation) : 합리적으로 예상되는 소송에 대한 증거의 파괴 조작, 보존의 실패(the destruction or material alteration of evidence, or a party’s failure to pre-serve evidence related to a reasonably foreseeable litigation)

• 문서 파기시에 소송이 합리적으로 예상되었는지가 핵심 쟁점

“exact date at which litigation was reasonably foreseeable is not critical to this decision; the real question is binary: was litigation reasonably foreseeable before the second shred day or after?”

- Micron II, 645 F.3d at 1322


Case History

1998.9. Rambus, a first document “shred day”

1999.6. Rambus , the first patent in suit against DRAM manufacturers.

1999.8. Rambus , an another “shred day”

2000.8. Rambus , approched Micron for license (2000.8.18.)

2000.8. Micron , “noninfringenemt, invalidity, and unenforceability” (2000.8.18.)

Hynix , licensed with Rambus for earlier-generation DRAM (“RDRAM”) Hynix , failed to license with Rambus for Double Data Rate Synchronous

Dynamic Random Access Memory (“DDR-SDRAM”) 2000.8. Hynix , “noninfringenemt, invalidity, and unenforceability” for Rambus’

DDR-SDRAM patent (2000.8.29.)

Hynix I (Hynix v. Rambus) at Northern District of California Court “Rambus could not reasonably foresee a litigation”

Micron I (Micron v. Rambus) at Delaware District Court “Rambus could reasonably foresee a litigation”


Case History

Hynix I (Hynix v. Rambus) at Northern District of California Court “Rambus could not reasonably foresee a litigation”

Micron I (Micron v. Rambus) at Delaware District Court “Rambus could reasonably foresee a litigation”

Hynix II (Hynix v. Rambus) at Northern District of California Court “Rambus could reasonably foresee a litigation”

Micron II (Micron v. Rambus) at Delaware District Court “Rambus could reasonably foresee a litigation”

Hynix III (Hynix v. Rambus) at Northern District of California Court “Monetary Sanction, $250M”

Micron III (Micron v. Rambus) at Delaware District Court “Patent is not enforciable”

District Court

District Court

Ciurcuit Court


Reasonable Foreseeability clarified by the FC

1. 문서 파기 행위가 회사 경영상의 장기적인 문서 보존/파기 정책과 부합되는 가의 여부

(Is the document destruction consistent with a longstanding document retention/destruction policy that is motivated by business needs?)

2. 특허권자가 잠재적인 침해자를 인지하는 가의 여부

(Is a patentee on notice regarding potential infringers?)

3. 문서 파기 이전에 소송 준비를 위한 행위를 착수하였는가의 여부

(Did a party take steps to prepare for litigation before destroying documents?)

4. 소송이 발생하였을 때에 적극적으로 개입하는 가의 여부

(Does the party control when the litigation occurs?)

5. 장기적인 상호 이해관계가 있었는가의 여부

(Is there a longstanding, mutually beneficial relationship between the parties relating to the patents in suit?)


문서 파기 행위가 회사 경영상의 장기적인 문서 보존/파기 정책과 부합되는 가의 여부 (Is the document destruction consistent with a longstanding document retention/destruction policy that is

motivated by business needs?)

• 회사의 일관된 정책에 부합되는 문서파기는 증거인멸이 아닐 가능성이 높음(예외 존재)

• Rambus는 특정 대상에 대한 소송을 준비하는 정책을 추진하였음.

• Federal Circuit Court, 상대의 사실 판단을 방해할 목적으로 판단.

• Rambus, 문서파기정책의 추진은 motivated by foreseeable litigation .

특허권자가 잠재적인 침해자를 인지하는 가의 여부

(Is a patentee on notice regarding potential infringers?)

• 경쟁사의 침해활동을 인지하고 있는 경우 합리적인 예측 가능상태일 가능성이 높음

• Federal Circuit Court, 구체적인 대상이 특정되지 않더라도, 제3자에 의한 침해 가능성을 인지하는 것은 소송으로 진행될 수 있는 가능성이 높음.

• Rambus, foreseeable litigation .


문서 파기 이전에 소송 준비를 위한 행위를 착수하였는가의 여부 (Did a party take steps to prepare for litigation before destroying documents?)

• 소송 준비단계를 착수하는 것은 소송을 예견하고 있는 것으로 판단

• Rambus는 문서파기 당시에, 소송대상, 클레임 분석, 소송 일정을 결정한 상태임

• Federal Circuit Court, 이러한 행위들은 Rambus가 특허권 행사의 수단으로 소송을 예견한 것으로 판단됨

• Rambus, 문서파기정책의 추진은 motivated by foreseeable litigation .

소송이 발생하였을 때에 적극적으로 개입하는 가의 여부

(Does the party control when the litigation occurs?)

• Rambus, 특허권자로서 특허권을 행사할 전략을 결정함.

• Rambus, foreseeable litigation .


장기적인 상호 이해관계가 있었는가의 여부 (Is there a longstanding, mutually beneficial relationship between the parties relating to the patents in suit?)

• 장기적인 비즈니스 관계는 소송가능성을 낮게 판단하는 요소가 될 수 있음

• Federal Circuit Court, 라이센싱 계약의 대상이 특허에 대한 기술과 관계된 것인지 판단하여야 함.

RDRAM의 라이센싱은 DDR-SDRAM에 영향을 미치지 못함(Hynix II)

(California district court, in hynix I, “상호 합의(라이센싱) 있으므로, 소송 가능성 예측 어렵다.”하여 Rambus의 소송 예측성을 부정하였음)

• Federal Circuit court, 상호합의가 존재한다는 사실만으로 미래 발생할 수 있는 소송의 문서들을 파기하도록 하는 것은 부적절함

• 소송이 특허 문제의 가능한 하나의 결론이더라도 소송 예측 가능성은 인정됨


Apple v. Samsung

피고의 소송 예측성

Reasonable Foreseeability for Accused Infringers in Patent Litigation

• 소송이 예견되는 경우 피고도 증거를 보존하여야할 의무 존재함

• 삼성이 애플로부터 특허 침해 소송을 당함(Apple v. Samsung in the Northern District of California)

• 소송에 앞서 라이센싱 협의가 진행됨 (“Apple delivered, in person, a comprehensive summary of its specific patent infringement claims against specific Samsung products.”)

• 지방법원은 삼성이 이러한 서신을 받은 때에 소송을 예견할 수 있는 시점 (“trigger”) 으로 판단

• 비슷하게, 법률자문보호특례(work-product immunity)를 개시하는 경우, 증거 보존의 의무가 있음

• Micron II에서와 같이 소송의 준비단계에 착수하는 경우(“trigger”)가 이에 해당할 수 있음


Sanctions for Spoliation of Evidence in Patent Litigation

• 문서의 파기만으로 제재가 이루어지는 것이 아니라, 파기자의 태도와 상대방의 손해에 따라 제재(Saction)의 정도가 결정

• 제재는 추가 증거개시(discovery), 비용 부담(fee shifting) 및 사건에 영향을 주는 제재(case-dispositive sanctions)가 있음.

• 사건에 영향을 주는 제재(case-dispositive sanctions)는,

1. 배심원에 반대사실을 추정지시(adverse-inference jury instructions),

2. striking of pleadings,

3. 결석 재판(default judgments),

4. 위자료 부과(adjusted damage awards)가 있음.


• In the Second, Sixth, and Ninth Circuits,

• 의도적 행위(willful misconduct) 또는 중과실(gross negligence)은 증거인멸이 상대에게 손해가 있음을 추정함.

• 증거인멸측에서, 조작 또는 파기된 증거가 불이익을 발생하지 않았음을 보여주어야 함.

• In the Fifth, Seventh, and Tenth circuits,

• 인멸자가 악의(bad faith)가 있었음을 보여주어야 함

• 제재(sanctions)를 고려할 때, some circuits 은 a spoliator’s conduct 및 prejudice to the adverse party 모두를 요구함.

• The Third Circuit applies a balancing test for determining sanctions that considers:

1) 과실의 정도(the degree of fault of the party who altered or destroyed the evidence);

2) 손해의 정도(the degree of prejudice suffered by the opposing party);

3) 불공정에 영향을 미치지 않는 제재가 있는지 여부(whether there is a lesser sanction that will avoid substantial unfairness to the opposing party and, where the offending party is seriously at fault, will serve to deter such conduct by others in the future)


A. Willfulness and Bad Faith in the Spoliation of Evidence

In Micron II, the Federal Circuit followed the Third Circuit standard

“사건 제재(dispositive sanctions)는 악의에 의한 인멸과 상대방의 손해에 대한 명확하고 설득력있는 증거가 없으면, 부과되지 않아야 한다.”

“dispositive sanctions should not be imposed unless there is clear and convincing evidence of both bad-faith spoliation and prejudice to the opposing party.”

In Hynix III, the California district court stated that in the Ninth Circuit

“고의 인멸은 악의 인멸과 동일하며, 인멸자가 상대방의 손해가 발생하지 않았음을 입증하여야 한다.”

“willful spoliation is the same as bad faith spoliation insofar as it may justify dismissal and places the burden on the spoliator to show the adversary was not prejudiced.”

The Hynix III court determined that Rambus acted in bad faith or at least willfully:

소송이 예견되는 시점에 문서가 폐기되었고, 폐기는 소송 계획의 일부였으며, 폐기는 다양한 사건에 대한 문서의 폐기였음. Rambus는 폐기된 문서의 기록이나 자료(log or record what was destroyed)를 만드는 노력을 기울이지 않았음.

.


Apple v. Samsung

• Apple v. Samsung provides another illustration of the Ninth Circuit’s willfulness standard in a patent case.

• California district court, Samsung에 대해 증거인멸 제재(spoliation sanction).

• Samsung 은 소송이 예견되는 시점에서 이메일 자동삭제 기능을 멈추는 것을 실패함.

• Samsung 은 잠재적인 임원에게 이메일 자동삭제 기능을 멈출것을 공지하였고, 이의 중지 방법을 안내하였음. 하지만, 임원들이 이러한 지침을 지키지 않았음.

• district court, 이메일 보존을 위한 Samsung의 노력이 부적절하였고, 삼성은 의도적으로 이메일 보존을 실패하였음


B. Prejudice Caused by Spoliation

• 증거가 아직 구체화되지 않은 경우는 증거인멸에 의한 손해 발생 가능성 낮음

• 손실된 증거가 소송의 결과에 영향을 미치는 것일 경우 심각한 손해가 예상됨

• Federal Circuit, “인멸된 증거에 대한 타당하고, 사실에 근거한 주장만 하면 됨” (In Micron II)

• District court (In Micron III, Hynix III), 특허의 유효성, 등록성(35 U.S.C. § 102, 103, and 112)은 공지된 자료에 의해서 판단되는 것임. (spoliated evidence는 영향을 미치지 않음)

• Hynix & Micron,

Rambus의 JEDEC Rule 위반여부가 소송의 결과에 영향을 줄 수 있음. 이의 증거는 Rambus에 있음

• Micron,

Rambus의 USPTO 기만 행위가 있었으나, 이를 증명할 수 있는 증거가 Rambus에 있음


C. The District Court in Micron III Held Rambus’ Patents Unenforceable

• the Delaware court in Micron I,

Rambus의 특허는 Micron에 대해 행사 불가(Rambus’ patents unenforceable against Micron)

• the Federal Circuit directed the Delaware district court,

고의적인 파괴행위와 희생자의 손해에 대해 과중한 제재를 선별할 것(“must select the least onerous sanction corresponding to the willfulness of the destructive act and the prejudice suffered by the victim.”)

• the Delaware district court in Micron III,

증거인멸 제재에 의해 Rambus의 특허는 Micron에 대해 행사 불가 (Rambus’ patents unenforceable against Micron as a sanction for spoliation)

• the Federal Circuit, 증거 인멸 제재의 목적(three aims to consider for spoliation sanctions)(in Micron II):

(1) 미래의 인멸 방지(deterring future spoliation of evidence);

(2) 피고의 이익 보호(protecting the defendant’s interest);

(3) 증거 훼손으로 발생한 피고의 손해 구제(remedying the prejudice defendants suffered as a result of [Rambus’] actions).


D. The District Court in Hynix III Ruled for Monetary Sanctions

• The Hynix III court,

JEDEC 규정 위반에 제재 부과(imposed sanctions based on Rambus’ failure to comply with JEDEC obligations)

• The Hynix IIIcourt,

합리적이고, 비차별적인 로열티를 지지하는 증거 인멸

• In May 2013 the California court modified this approach, concluding

Hynix의 경쟁사(Samsung, Infineon Technologies, and Elpida Memory)에 대한 Royalty를 참고하여, Rambus의 spoliation으로 발생한 Hynix의 손해액을 추정

• The court’s recalculated royalty rate reduced the $349 million damage award by $250 million.

• The California district court,

Micron III의 결정에 대한 기판력 적용은 거절(declined to grant a Hynix motion for collateral es-toppel effect of the Micron III decision)


III. Practical Considerations for Document Retention

• 소송이 예견될 때, 회사의 문서 파쇄 정책(document retention/destruction policy)이 증거인멸(spoliation)의 위험에 노출되지 않도록 관리가 필요

• Federal Circuit,

1) 회사의 경영 목적이 특허를 라이센싱하고, 현금화하는 것이라면, 실제 소송이 거의 일어나지 않더라도, 소송 발생이 예견

2) 경영 전략이 특허권 행사를 포함하는 경우, 소송 발생이 예견

3) 제3자가 자신의 행동이 소송 가능한 것임을 안 경우, 소송 발생이 예견

• In some Federal Circuit,

• 악의(bas-faith)인 경우, 문서 파기는 바로 증거 인멸 제재(spoliation sanctions)

• In other circuits,

• 상대방이 고의(willfulness)를 입증해야함

특허와 관련된 회사는 ‘소송이 예견되는 경우’ 관련된 잠재적인 증거가 훼손되지 않도록 반드시 관리하여야 함

THANK YOU FOR

PARTICIPATION

LESK 한국 라이센싱협회

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Law

Document destruction (이광재변리사)