Valorizzare il know-how mediante investimenti in ricerca e

sviluppo: individuazione degli assets IP e due

diligence. 

8 novembre 2016Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana

Importanza del know-how

“Le imprese e gli enti di ricerca non commerciali investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e forniscono un vantaggio competitivo. L'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale è un fattore determinante per la competitività e la capacità innovativa delle imprese sul mercato …”.Considerando n. 1 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016

Importanza del know-how

“…i segreti commerciali consentono al creatore e all'innovatore di trarre profitto dalle proprie creazioni o innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo sviluppo e la capacità innovativa”.

Considerando n. 2 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016

Importanza del know-how

Profilo soggettivo: i segreti commerciali sono sostanzialmente quelli individuati come tali dall’imprenditore.

Non sono state ritenute meritevoli di tutela (ex art. 98 CPI) le informazioni commerciali di una impresa, che ne lamentava la violazione, in considerazione dell’assenza di precauzioni contrattuali, sintomatico del fatto che la stessa fosse “consapevole di non essere titolare di informazioni segrete e originali, tanto da non ritenere necessaria la adozione di particolari precauzioni volte ad impedirne la diffusione” (Trib. Catania, 10.10.2015).

Importanza del know-how

Il know-how aziendale “si costruisce”: l’impegno fattivo dell’impresa nel tutelare i propri segreti commerciali costituisce presupposto ed elemento costitutivo della loro tutela.

Know-how è un asset IP

per essere valorizzato, come altri assets IP, deve essere:- Individuabile, identificabili in modo specifico; - Tutelabile, in grado di generare un beneficio

economico (misurabile, anche tramite stime) nel tempo;- Trasferibili, oggetto di un diritto separabile

dall’azienda.

Valorizzazione degli asset IP

Brevetti

Design

Marchi

Know-how...

Individuazione degli assets IP

Uno dei criteri più efficienti - per individuare gli assets IP monetizzabili dall’impresa - è quello del “terzo interessato all’impresa”, ad es. un potenziale finanziatore/investitore, un acquirente o un concorrente.

Scopo: individuare gli assets che potrebbero risultare di interesse per i terzi in termini di scelta di apporto di capitale (soci investitori) o di acquisto o di studio da parte del concorrente.

Individuazione degli assets IP: indagine del “terzo interessato

all’impresa”

1. ANALISI DEL BUSINESS DELL’IMPRESA- esame dell’oggetto sociale/attività

effettivamente svolte (direttamente o indirettamente);

- esame di eventuali progetti di espansione dell’impresa;

- esame della struttura societaria (organigramma);

- esame dei prodotti e/o servizi dell’impresa maggiormente rilevanti (c.d. prodotti e/o servizi “chiave”)

- esame territori interessati dall’attività e di potenziale espansione.

Individuazione degli assets IP: indagine del “terzo interessato

all’impresa”[segue]

- individuazione degli assets produttivi principali dell’impresa;

- individuazione dei principali fattori di crescita; - individuazione degli elementi di innovazione e

distintività;- individuazione degli obiettivi di espansione in

un determinato arco temporale e su determinati territori.

Individuazione degli assets IP: indagine del “terzo interessato

all’impresa”2. COLLEGAMENTO TRA ASSETS E DIRITTI IP

Obiettivo: verificare se alla luce dei dati emersi l’impresa possa rivendicare una o più esclusive e derivarne un vantaggio competitivo sul mercato.

- verifica del legame tra gli assets principali e i diritti IP sfruttati dall’impresa;

- verifica delle possibilità di tutela degli assets individuati come principali ma sprovvisti di tutela;

- verifica dei fattori di valore dell’impresa e analisi del rischio.

Due Diligence

La Due Diligence è il procedimento investigativo a cui viene generalmente sottoposta l’impresa al fine di conoscerne le informazioni di natura patrimoniale, finanziaria, economica, gestionale, strategica, legale, fiscale e ambientale, gli eventuali “vizi” e le problematiche prima di una acquisizione o altra operazione societaria.

Gli esiti di una Due Diligence posso influenzare ogni aspetto della successiva operazione, tra cui: (i) la struttura dell’operazione; (ii) la determinazione del prezzo; (iii) la negoziazione delle garanzie contrattuali e dei correlativi obblighi di indennizzo; (iv) la riorganizzazione dell’impresa post-operazione.

Due Diligence

Scopo della Due Diligence sui diritti IP è la verifica di: - la titolarità dei diritti e, in particolare, se la società

abbia la proprietà, il godimento e l’utilizzo di tali diritti e sia in grado di trasferirli validamente;

- lo stato del diritto, se registrato o domanda in fase di esame;

- la durata del diritto, possibilità di rinnovarlo e termine di massimo di durata;

- la regolarità del pagamento delle tasse di mantenimento;

- eventuale contenzioso che interessi il diritto (pendente, concluso o minacciato);

Due Diligence

[segue] - la situazione contrattuale: esistenza di licenze,

durata, esclusive, royalties, eventuali clausole di “change of control”, meccanismi di rinnovo dei contratti, disciplina del recesso, penali e responsabilità in caso di inadempimento, obblighi di confidenzialità, legge applicabile, ecc..

Due Diligence

Oggetto della Due Diligence sono:

- le informazioni di pubblico dominio: per diritti IP si guarderanno, ad esempio, quelle contenute nei registri pubblici e quelle tratte dai bilanci della società;

- le informazioni riservate disponibili alla società o ai suoi partner e che vengono messe a disposizione in data room: della data room non

Due Diligence

Struttura del resoconto della Due Diligence:

- introduzione e scopo della Due Diligence;- definizioni;- executive summary / red flag, individuate con l’attività

di Due Diligence;- resoconto contenente il dettaglio delle informazioni

riscontrate con l’attività di Due Diligence;- all.1: lista di tutte i documenti esaminati; - all.2: descrizione dei criteri utilizzati nella stesura del

Report.

Due Diligence

Il contenuto del resoconto della Due Diligence:

- riassunto della documentazione esaminata;- riportare i reali rischi o problemi che potrebbero

sorgere;- riportare le conseguenze per l’impresa e il destinatario

del resoconto;- quali sono le problematiche legali rilevate

sull’impresa e/o sull’operazione in corso e/o sulla gestione futura della società (espansione in nuovi mercati, chiusura di uno o più unità produttive, inizio di nuove attività produttive rispetto a quelle in corso).

Due Diligence

IP Due Diligence Check List

L’azienda possiede del know-how (tutelabile)? - identificazione dei segreti commerciali;- valutazione delle misure di sicurezza poste in essere;- ecc.

Due Diligence

Legal Tips:

- misure di sicurezza; - manuale del know-how;- regolamentazione della tutela del Know-How in

caso di fusioni; scissioni e operazioni straordinarie;- organizzazione del dipartimento “Ricerca &

Sviluppo”; - contratti con i dipendenti inventori;- accordi di riservatezza.

Grazie dell’attenzioneAvv. Gilberto Cavagna di Gualdana

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