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P4I – PARTNERS4INNOVATION

LA CEDIBILITÀ DEL SOFTWAREGABRIELE FAGGIOLI

OTTOBRE 2016


I programmi per elaboratore

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Cos’è un programma per elaboratore per il nostro ordinamento giuridico.

La legge n° 633/1941.

Articolo 1: Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di caratterecreativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma diespressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opereletterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opereletterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399,nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materialecostituiscono una creazione intellettuale dell'autore

(l’inserimento nella L.d.A. dei programmi per elaboratore è avvenuta nel 1992 con il

d.lgs 518)

Articolo 2: In particolare sono comprese nella protezione: omississ 8) i programmi perelaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato dicreazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dallapresente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento diun programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termineprogramma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione delprogramma stesso.



I diritti previsti dalla legge n° 633/1941 sui programmi per elaboratore.

Articolo 64 bis (attività riservate):

Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratorecomprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

•a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

•b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

•c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso

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Articolo 110:

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Articolo 171-bis (modificato con l. 248/2000):

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratoreo ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale oimprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti noncontrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggettoalla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinquemilioni a lire trenta milioni (da € 2.500 a € 15.000 circa). La stessa pena si applicase il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare larimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di unprogramma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni direclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

L’art. 171-bis della L.A. è tra i reati rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/01

Art. 174-bis

Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nellapresente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppiodel prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione.

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Il principio di esaurimento del diritto di distribuzione nell’ordinamento comunitario

• Risulta codificato all’art. 4 lett. c della Direttiva 91/250/CEE e all’art. 4, paragrafo 2della Direttiva 2009/24/CE in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

• Risponde ad una ratio di bilanciamento tra gli opposti principi di esclusività deidiritti di proprietà intellettuale ed industriale, da un lato, e di libera circolazionedi beni e servizi all’interno dello spazio comunitario, dall’altro.

• Una volta che una copia di un’opera protetta ai sensi della normativa sul dirittod’autore viene posta in commercio per la prima volta, tale prima vendita esaurisce ildiritto di controllo esercitabile dal titolare sulla successiva distribuzione dellacopia medesima (vale a dire, i successivi passaggi di proprietà sulla stessa).

• Infatti, all’atto della prima vendita, il titolare ha già soddisfatto il monopolio disfruttamento dell’opera che gli è appannaggio, cioè il diritto esclusivo di effettuareo autorizzare qualsiasi forma di distribuzione, fermo comunque il divietodell’acquirente di farne delle copie.

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La sentenza della Corte di Giustizia UE del 3 luglio 2012

Con la recente sentenza del 3 luglio 2012, nella causa C-128/11 UsedSoft c. Oracle,avente ad oggetto l’interpretazione degli articoli 4 par. 2 e 5 par. 1 della direttiva2009/24/CE, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa con riguardo allaportata della protezione giuridica offerta dal diritto comunitario agli autori di programmiper elaboratore.

E’ stato affrontato il tema della commercializzazione delle licenze «usate» di softwarescaricato via internet ed il connesso esaurimento del diritto di distribuzione previstoa favore del titolare del diritto d’autore.

In breve, questi i quesiti affrontati dalla Corte:

La licenza mediante la quale Oracle concede ai propri clienti il diritto di utilizzazionedei propri software può essere giuridicamente qualificata come una vendita, conconseguente trasferimento a titolo definitivo della proprietà del software che necostituisce oggetto in favore dell’acquirente?

In caso di risposta positiva, la vendita così configurata comporta, ai sensi delladirettiva 2009/24, un esaurimento del diritto di distribuzione del produttore, talchéquesti, una volta ceduto senza limitazioni di durata il diritto di proprietà sul propriosoftware, non può più condizionarne la successiva circolazione?

Il principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione previsto dalle normativecomunitarie trova applicazione esclusivamente in relazione alla distribuzione dicopie tangibili - cioè incorporate su supporti fisici – ovvero anche in relazionealla circolazione “liquida” del software, tipicamente a mezzo di download delprogramma via Internet?

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La prassi contrattuale in materia evidenzia il ricorso a:

• Accordi mediante i quali il titolare dei diritti sul software cede ad altri, dietroversamento di un corrispettivo, talora a carattere periodico, il diritto di utilizzare ilprogramma per un certo periodo di tempo. In virtù di essi, il licenziatario nonacquista la proprietà del software, ma la sola facoltà di utilizzazione o sfruttamentoeconomico dello stesso, secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nelcontratto di licenza.

• Accordi che prevedono la cessione a titolo definitivo, irrevocabile ed esclusivo diun diritto di utilizzazione del software uti dominus, avverso la corresponsione di uncorrispettivo unitariamente considerato e versato una tantum.

In relazione a questi ultimi ci si chiede se, al di là del nomen iuris attribuitoall’operazione negoziale dalle parti, l’accordo di licenza possa essere qualificato comecompravendita, avuto riguardo agli effetti traslativi del contratto, al termine didurata e alle modalità di determinazione e corresponsione dei corrispettivi.

Anche la Corte si è diffusamente soffermata sulla corretta interpretazione del concettodi «vendita» di cui alla normativa comunitaria in materia di programmi per elaboratore.Posto infatti che, per espressa previsione normativa, il principio di esaurimento siapplica alla «prima vendita», la Corte si è chiesta se, e a quali condizioni, il rapportocontrattuale intercorrente tra il titolare del diritto d’autore ed il cliente che, su suaautorizzazione, proceda a download via internet di una copia del programma possaessere qualificato come «prima vendita» ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2 della Direttiva2009/24.

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La natura giuridica degli accordi di licenza


La natura giuridica degli accordi di licenza:l’interpretazione della Corte

La Corte adotta una nozione particolarmente ampia di “vendita”, volta a ricomprendere“tutte le forme di commercializzazione di un prodotto caratterizzate dalla concessionedi un diritto di utilizzare una copia di un software, per una durata illimitata, a frontedel pagamento di un prezzo diretto a consentire al titolare del diritto d’autore diottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della copiadell’opera di cui è proprietario” e quindi, in ultima analisi, dirette a trasferire il dirittodi proprietà sulla copia medesima.

A parere della Corte, le operazioni di download gratuito del software e disuccessiva stipulazione di un accordo di licenza d’uso con la software house chelo produce, pur se temporalmente dissociate, devono essere considerate come unmomento unitario ed indissociabile, volto a trasferire la proprietà delprogramma di cui trattasi.

La Corte precisa che l’esistenza di una cessione del diritto di proprietà trasformal’atto di “messa a disposizione del pubblico” (che di per sé non darebbe luogo adesaurimento) in “atto di distribuzione”, che dà luogo ad esaurimento del relativodiritto esistente in capo all’autore al momento della prima vendita.

In mancanza di una interpretazione estensiva della nozione di vendita verrebbecompromesso lo stesso effetto utile del principio di esaurimento, posto che aifornitori sarebbe sufficiente qualificare il contratto di cessione come “licenza”, anzichécome “vendita”, per aggirare e svuotare di contenuto la regola dell’esaurimento.

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L’ambito di applicabilità del principio di esaurimento del diritto di distribuzione

L’esaurimento del diritto di distribuzione riguarda unicamente beni tangibili – comesostenuto da Oracle – o si estende anche alle copie immateriali di softwarescaricate via internet?

La Corte stabilisce che non vi è alcuna differenza tra la vendita della copia di unprogramma su supporto fisico e quella tramite download autorizzato , motivando ladecisione sulla base di:

• Un’argomentazione di carattere letterale: la direttiva 2009/24, riferendosiindistintamente alla “vendita della copia di un programma”, non autorizza alcunadistinzione a seconda della forma tangibile od intangibile della copia medesima.

• Un’argomentazione di carattere sistematico: limitare l’applicazione del principio diesaurimento alle sole copie di programmi vendute su supporto tangibile consentirebbeal titolare del diritto d’autore di controllare la rivendita delle copie scaricate via internete di pretendere in occasione di ogni rivendita, una nuova remunerazione,laddove la prima vendita della copia avrebbe già consentito al titolare stesso diottenere una remunerazione adeguata. Questa restrizione alla rivendita di copie diprogrammi per elaboratore scaricati via internet andrebbe al di là di quanto ènecessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale: il titolareotterrebbe una remunerazione multipla per lo stesso prodotto già remuneratosufficientemente con la prima vendita.

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La cessione della licenza usata: i rapporti tra il principio di esaurimento del diritto di distribuzione ed il diritto di riproduzione spettante all’autore

Anche il secondo acquirente mediante download di licenze usate, al pari di ognisuccessivo acquirente,

dovrà quindi essere qualificato come “legittimo acquirente” ed, in quanto tale, godrà deldiritto di diritto di cui all’art. 5 paragrafo 1 della Direttiva 2009/24, stante il quale – fermo ildiritto esclusivo di effettuare ed autorizzare la riproduzione del programma spettanteall’autore della stessa e salvo pattuizioni contrattuali specifiche – la riproduzione delsoftware non è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto d’autorequando la stessa sia necessaria a consentire al legittimo acquirente di utilizzare ilprogramma in modo conforme alla sua destinazione.

Pertanto, in caso di rivendita di una copia del software da parte del primo acquirente, ilsecondo acquirente potrà procedere a download della copia corretta ed aggiornata dalsito internet del titolare del diritto d’autore, poiché tale download costituisce lariproduzione necessaria del programma che consente al nuovo acquirente diutilizzare lo stesso in modo conforme alla sua destinazione.

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Le conclusioni della Corte di Giustizia

Il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esauritoqualora il titolare del diritto d'autore

che abbia autorizzato il download della copia su un supporto informatico viaInternet

abbia parimenti conferito il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni didurata

a fronte del pagamento di un prezzo

diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valoreeconomico della copia dell'opera di cui è proprietario

In caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copiadi un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del dirittod'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente daltitolare medesimo senza limitazione di durata ed a fronte del pagamento di unprezzo diretto a consentire a quest'ultimo di ottenere una remunerazionecorrispondente al valore economico della copia della propria opera, il secondoacquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potràavvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4,paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, potrà essere consideratoquale legittimo acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensi delsuccessivo articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto diriproduzione previsto da quest'ultima disposizione.

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I requisiti per la cedibilità del software: cancellazione della copia per l’acquirente iniziale e divieto di scissione

L’acquirente iniziale che proceda alla rivendita di una copia tangibile o intangibiledi un software per il quale il diritto di distribuzione appartenente al titolare del dirittod’autore sia esaurito deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento dellarivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzionespettante all’autore del software medesimo.

Solo in tal modo, infatti, viene evitata l’immissione in commercio di un numerodi esemplari del programma superiore a quelli originariamente ceduti daltitolare, il cui diritto di distribuzione, sotto il profilo del controllo in ordine allaquantità delle licenze commercializzate, viene così preservato.

Da tale postulato, la Corte deriva anche il principio di inscindibilità della licenza, allastregua del quale, qualora la licenza acquisita dall’iniziale acquirente preveda unnumero di utenti superiore alle sue esigenze, questi, per effetto della regoladell’esaurimento non sarà comunque legittimato a scindere la licenza e arivendere unicamente il diritto di utilizzare il programma corrispondente ad unnumero di utenti da egli stabilito. La cessione riguarda perciò la licenza in toto.

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Le criticità del divieto di scissione dei pacchetti mutilicenzasancito dalla Corte di Giustizia

Il principio di inscindibilità dei pacchetti multilicenza:

• Dal punto di vista giuridico, non costituisce tanto derivazione del diritto diriproduzione spettante all’autore (che, peraltro, viene limitato dall’oppostodiritto del legittimo acquirente a riprodurre l’opera, nella misura in cui ciò sianecessario a garantirgli un uso del programma conforme alla sua destinazione),quanto piuttosto emanazione di un atteggiamento equitativo della Corte, rispondenteall’esigenza di prevenire possibile condotte speculative in danno dei vendor.

• La Corte afferma che le operazioni congiunte di scaricamento mediante download econclusione di un accordo di licenza trasferiscono il diritto di proprietà sulla copiadel software e, quindi, il diritto di disporne liberamente; ma tale affermazione èincompatibile con il divieto di dismettere e rivendere, anche se solo in parte, l’oggettodell’iniziale compravendita.

• In ultima analisi, la cessione delle sole utenze eccedenti le necessità delvenditore, contestualmente alla cancellazione definitiva, irreversibile everificabile delle utenze cedute, non lede in alcun modo i diritti del titolare delsoftware, poiché non comporta un incremento del numero complessivo dilegittimi fruitori dello stesso.

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L’interpretazione del divieto di scissionedata dalla giurisprudenza tedesca

• Il caso riguardava la successiva rivendita di alcune licenze facenti parte di unpacchetto Volume di 40 licenze complessive.

• I giudici tedeschi sanciscono il principio per cui la rivendita di licenze singoleoriginariamente acquisite nell’ambito di contratti multilicenza non inducenecessariamente a ritenere che, nella fattispecie sottoposta alla loro attenzione, si siaverificata una scissione illecita.

• Non viene messa in discussione la regola della inscindibilità della licenzasancita dalla CGUE, ma ne viene data una specifica interpretazione,strettamente ancorata al principio per cui la successiva rivendita di un softwareusato non può implicare, contro la volontà del titolare dei diritti d’autore, unincremento del numero di copie del programma originariamente immesso incircolazione.

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Corte d’Appello di Francoforte sul Meno, 18 dicembre 2012 (causa UsedSoft c. Adobe)



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Corte d’Appello di Francoforte sul Meno, 18 dicembre 2012 (causa UsedSoft c. Adobe)



In ultima analisi, secondo la giurisprudenza tedesca, occorrerebbe distinguere tra:

• Licenze Volume, vendute in pacchetto per ragioni che attengono alle politiche didistribuzione, marketing e scontistica adottate dalle Software House, ma che,ciononostante, devono essere intese come licenze singole. Esse possono essererivendute singolarmente poiché la cessione parziale non altera il numerocomplessivo di licenze commercializzato dal titolare dei diritti.

• Licenze Client/Server, archiviate sul server dell’utente, il quale acquista per taleunica licenza un numero determinato di diritti di accesso. Ad esse si riferisce ilprincipio di inscindibilità sancito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europe, dalmomento che una successiva rivendita parziale del numero di utenze afferentitali licenze comporterebbe necessariamente una illegittima duplicazione dellecopie del software (che verrebbe permanentemente archiviato tanto sul serverdel primo acquirente, quanto su quello del secondo acquirente, pur a fronte delfatto che il numero di utenze che di esso fruiscono permanga identico).

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