актуальные вопросы распоряжения исключительными правами (февраль 28 2012)

Актуальные вопросы распоряжения исключительными правами

Роман Крупенинюрист

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»

Встреча с участниками «Сколково»Кластер Биомедицинских технологий

28 февраля 2012 г.,г. Москва

Рассматриваемые вопросы:

• Распоряжение исключительным правом (общие вопросы)• Отчуждение исключительного права• Предоставление права использования результата

интеллектуальной деятельности (лицензионный договор)• Коммерческая концессия (франчайзинг)• Залог исключительных прав• Внесение исключительных прав в качестве вклада в

уставный капитал• Переход исключительного права без договора

Встреча с участниками «Сколково»| 2

Распоряжение исключительнымправом (общие вопросы) — 1

• п. 4 ст. 129 ГК РФ: Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации не могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому. Однако права на такие результаты и средства, а также материальные носители, в которых выражены соответствующие результаты, могут отчуждаться или иными способами переходить от одного лица к другому

• п. 1 ст. 1227 ГК РФ: Интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации




интеллектуальные права

исключительное (имущественное)

право

личные (неимущественные)

права

иные права(право следования,

право доступа)


п. 1 ст. 1233 ГК РФ: Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор)



Не допускается распоряжение исключительными правами на: Фирменное наименование (ст. 1474 ГК РФ) Наименование места происхождения товара (ст. 1519 ГК РФ) Коллективный знак (ст. 1510 ГК РФ)

Распоряжение допустимо с ограничениями: Товарные знаки (ст. 1488 ГК РФ: случаи введения в заблуждение

потребителя и включения в товарный знак НМПТ в качестве неохраняемого элемента)

Коммерческие обозначения (п. 4 ст. 1539 ГК РФ: переход к другому лицу только в составе предприятия)



Основные формы распоряжения: Отчуждение в полном объеме Предоставление права использования в определенных

договором пределах (лицензионный договор) Коммерческая концессия Залог

Иные способы: Внесение в качестве в вклада в уставный капитал юридических

лиц Договор доверительного управления



п. 4 ст. 1233 ГК РФ: Условия договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, ограничивающие право гражданина создавать результаты интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной области интеллектуальной деятельности либо отчуждать исключительное право на такие результаты другим лицам, ничтожны


Отчуждение исключительного права — 1

• По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ)

• Договор, предусматривающий отчуждение права, но в то же время вводящий ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 Кодекса может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (статья 168 ГК РФ) (п. 13.1 ПП ВС № 5, ПП ВАС № 29 от 26 марта 2009 г.)



• Исключительное право переходит только в полном объеме• Письменная форма и государственная регистрация

(несоблюдение — недействительность договора)• Момент перехода исключительного права:

— момент государственной регистрации— момент заключения, если иное не предусмотрено

соглашением сторон (если нет требования регистрации)• Может быть как возмездным, так и безвозмездным (если нет

указания, то считается незаключенным, правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются)

• В случае уклонения одной из сторон от регистрации — суд вправе по требования другой стороны вынести решение о регистрации и взыскать убытки (п.п. 3 и 4 ст. 165 ГК РФ)



• п. 5 ст. 1234 ГК РФ: при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение в установленный договором срок прежний правообладатель вправе потребовать:

— перевода на себя прав приобретателя (если право уже перешло) ИЛИ отказаться от договора в одностороннем порядке (если право еще не перешло) И— возмещения убытков.


Лицензионный договор — 1

• По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах(п. 1, ст. 1235 ГК РФ)

• Право использования РИД или СИ, прямо не предусмотренное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату



• Использование только в определенных пределах• Письменная форма и государственная регистрация (несоблюдение

— недействительность договора)• Существенные условия:(1) предмет (указание на РИД или СИ, дата и номер выдачи документа, удостоверяющего право); (2) способы использования и вид лицензии;(3) срок (если не определен — 5 лет, но в пределах срока права), в отношении товарного знака договор может быть заключен на срок правовой охраны товарного знака (с учетом продления);(4) территория (если не определена — вся территория РФ);(5) вознаграждение (если размер вознаграждения или порядок его определения не указан — договор считается незаключенным, если прямо не предусмотрено, что договор безвозмездный)



Виды лицензий: исключительная простая (неисключительная) — по умолчанию

• Вид лицензии определяется наличием либо отсутствием у лицензиара права выдачи лицензий другим лицам(п 1. ст. 1236 ГК РФ)

• В одном лицензионном договоре может быть предусмотрено сочетание исключительной и неисключительной лицензии для разных способов использования (п. 3 ст. 1236 ГК РФ)

• Если нет специального указания об ином, то лицензиар сохраняет за собой право использовать РИД и СИ, являющийся предметом лицензионного договора (п. 14 ПП ВС № 5, ПП ВАС № 29 от 26 марта 2009 г.)



Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации способом, не предусмотренным лицензионным договором, либо по прекращении действия такого договора, либо иным образом за пределами прав, предоставленных лицензиату по договору, влечет ответственность за нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, установленную настоящим Кодексом, другими законами или договором (п. 3 ст. 1237 ГК РФ)


гражданская, административная и уголовная ответственность


• Отчуждение исключительного права не требует согласия лицензиата по ранее заключенному лицензионному договору (п. 13.8 ПП ВС № 5, ПП ВАС № 29 от 26 марта 2009 г.)

• Переход исключительного права не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного прежним правообладателем (п. 7 ст. 1235 ГК РФ)

• Неиспользование РИД или СИ лицензиатом не является основанием для отказа в выплате вознаграждения (если размер установлен в форме процентных отчислений выплата осуществляется исходя из цены, которая обычно взымается при сравнимых обстоятельствах за такое использование) (п. 13.7 ПП ВС № 5, ПП ВАС № 29 от 26 марта 2009 г.)


Сублицензионный договор

• При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (п. 1 ст. 1238 ГК РФ)

• Согласие может дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно в отношении конкретного договора (п. 17 ПП ВС № 5, ПП ВАС № 29 от 26 марта 2009 г.)

• Сублицензия может быть предоставлена только в пределах способов использования, срока и территории, которые предусмотрены в лицензии (п.п. 2 и 3 ст. 1238 ГК РФ)

• К сублицензионному договору применяются правила ГК о лицензионном договоре


Коммерческая концессия(франчайзинг) — 1

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)(п. 1 ст. 1027 ГК РФ)



ОСОБЕННОСТИ:• Право на товарный знак — обязательный элемент• Использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и

коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности

• Письменная форма и государственная регистрация (несоблюдение — недействительность)

• Стороны — только коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели (договор всегда возмездный)

• К договору коммерческой концессии применяются правила о лицензионном договоре, если это не противоречит существу отношений (п. 4 ст. 1027 ГК РФ)

• Можно предусмотреть обязанность пользователя выдать определенное количество субконцессий



ОСОБЕННОСТИ:• По общему правилу, правообладатель обязан оказывать пользователю

постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников (п. 2 ст. 1031 ГК РФ)

• Дополнительные обязанности пользователя: соответствовать требованиям ко качеству правообладателя, соблюдать инструкции и указания правообладателя по использованию комплекса исключительных прав, внешнему и внутреннему оформлению помещения, информировать покупателей об использовании средств индивидуализации по договору коммерческой концессии и др.

• Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии(ст. 1033 ГК РФ)

• Субсидиарная ответственность правообладателя в отношении требований по качеству товаров пользователя; солидарная — по требованиям к пользователю как изготовителю (ст. 1034 ГК РФ)


Залог исключительных прав — 1

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом (п. 1 ст. 334 ГК РФ)



• Существенные условия: (1) предмет залога; (2) его оценка; (3) существо; (4) размер; (5) срок обеспечиваемого обязательства

• Государственная регистрация договора залога, а также изменения и расторжения (несоблюдение — договор должен считаться незаключенным)

• Не могут быть предметом договора залога права, отчуждение которых запрещено, а также права, на которые нельзя обратить взыскание:– Исключительные права на фирменное наименование, НМПТ и

коллективные знак (а также с учетом ограничений — товарный знак и коммерческое обозначение)

– Личные неимущественные права и иные права (например, право следования)

– Секретное изобретение– Принадлежащее автору (исполнителю) исключительное право на

произведение или исполнение (ст. ст. 1284 и 1319 ГК РФ)



• Могут быть предметом залога также:– Права лицензиата– Права на заявку в отношении изобретения, полезной модели,

промышленного образца и товарного знака– Права прежде- и послепользования (вместе с предприятием) (п. 2

ст. 1361 ГК РФ)

• Правообладатель вправе в течение срока действия договора залога использовать заложенный РИД или СИ и распоряжаться им без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором (п. 5 ст. 1233 ГК РФ)


Внесение исключительного права в уставный капитал

• В случае внесения исключительного права в качестве вклада в уставный (складочный) капитал помимо указания на это в учредительном договоре необходимо заключение отдельного договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора, отвечающего требованиям, установленным частью четвертой ГК РФ (п. 12 ПП ВС № 5, ПП ВАС № 29 от 26 марта 2009 г.)

• В уставный капитал вносится исключительное право или право использования, но не сам объект интеллектуальной собственности (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»)

• В соответствующих случаях договор должен быть зарегистрирован


Переход исключительного правабез договора

Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем допускается в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя (ст. 1241 ГК РФ)


Спасибо за внимание !

Центр интеллектуальной собственности «Сколково»Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., 12, под. 6, оф. 1347

Телефон: +7 495 967 01 48Факс: +7 495 967 01 48E-mail: [email protected]

Documents

актуальные вопросы распоряжения исключительными правами (февраль 28 2012)