한 미 특허제도 비교•

2006. 12. 12.박 시 영

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한 미 특허제도 비교• 특허제도 개요 특허요건 심사절차 및 주요제도 특허권 침해 소송• •

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특허제도 개요 미국 헌법 §Ⅰ. 8-8

“The congress shall have power… to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries."

특허법 (35 U.S.C.) 1790 년 전문 7 조의 특허법 제정 1793 년 무심사주의로 전환 1836 년 특허청 설립 , 심사주의 채택 1842 년 의장특허제도 도입 ( 특허법 제 171 조 ) 1870 년 상표등록제도 도입 1930 년 식물특허제도 도입 ( 특허법 제 161 조 ) 1952 년 현 특허법과 가장 유사한 체제로 정비 . 1982 년 CAFC 설립

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특허제도 개요 한국헌법

22 조 ① 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 가진다 . ② 저작자 · 발명가 · 과학기술자와 예술가의 권리는

법률로써 보호한다 .

특허법 1946 년 미군정법령 제 91 호 1961 년 전문 158 조의 특허법제정 , 한국 특허법의

기본법 1980 년 출원공개제도 도입 1986 년 물질특허제도 도입 1990 년 전문개정 . 현행 특허법의 기본 1996 년 등록 후 이의신청 제도 도입 2006 년 이의신청제도를 무효심판으로 통합

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특허제도 개요 연방법원 관할 사건

연방헌법 및 연방 법 하에서 발생하는 법률분쟁 헌법 , 연방법률 , 조약 등과 관련된 사건들 . 해운 ( 海運 ) or 해상 ( 海上 ) 과 관련된 사건들 : 미국 정부가 소송의 당사자인 경우 . 두 개 이상의 주정부 ( 州政府 ) 가 소송의 당사자인 경우 . 서로 다른 주 ( 州 ) 들의 사람들 사이에서 벌어진 소송사건 . 같은 주 ( 州 ) 의 사람들이라도 그들 사이에서 벌어진 " 두개

이상의 주 ( 州 ) 들로부터 불하 ( 拂下 ) 받은 토지 " 와 관련한 분쟁 .

외국대사 또는 외국사절과 관련된 사건들 .

연방 법원 수 지방법원 : 95 개 항소법원 : 13 개

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특허제도 개요

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특허제도 개요 심급

연방지방법원 (District Court) → 연방항소법원 (Court of Appeals) → 연방대법원 (The Supreme Court)

배심원제도 사실심 ( 제 1 심 ) 고도의 기술적인 사건에 대한 배심원의 이해능력 , 외국인에

대한 선입견 문제

판결문집 연방 대법원 : 123 U.S. 456( 공식 ), S.Ct, L.Ed, L.Ed.2d, 연방항소법원 : 123 F.2d 456 또는 123 F.3d 456 연방지방법원 : 123 F.Supp 456

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특허제도 개요 CAFC

1982 년 설립 특허 , 관세 , 정부상대 손해배상 관련 사건 전속관할 Pro-patent

종 래 시 스 템 에 서 의 권 리 자 의 승 소 율 은 30% 이었지만 , CAFC 에서는 80% 로 상승

주 법 주법원• 각 주 지방법원 , 고등법원 및 대법원 뉴욕 주 : The Supreme Court of NY → Appellate

Division of the Supreme Court → Court of Appeals

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특허출원의 종류구분 미국 한국

Utility(35 U.S.C. 101 ,111(a)) 특허

Provisional(35 U.S.C. 111(b) & 119(e))

Continuation(35 U.S.C. 120)

Continuation-in-part(35 U.S.C. 120)

Divisional(35 U.S.C. 121) 분할

Plant(35 U.S.C. 101, 161) 식물

Design(35 U.S.C. 171) 의장

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발명미국 (35 U.S.C. 101 Inventions Patentable)

새 롭 고 유 용 한 방 법 (Process), 기 계 (Machine), 물 건 (Manufacture), 물질 (Composition of Matter), 또는 그것들의 새롭고 유용한 개량점을 발명하거나 발견한 자

Composition of Matter : 조성물 , 혼합물 , 합금 , 단일물 , 분자 , 중간체 등 포함

Manufacture : 인간에 의해 만들어진 모든 것 포함 . 인간이 만든 모든 유형의 물질 (Structural Entities) 의

특허성은 신규성 , 진보성 등에 의해 결정

Not within the Statutory Subject Matter Principles, laws of nature, mental process,

intellectual concepts, ideas, natural phenomena, mathematical formulae, methods of calculation, fundamental truths, motives

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Plant 미국 (35 U.S.C. 161 Patents for plants)

Whoever invents or discovers and asexually reproduces any distinct and new variety of plant, including cultivated sports, mutants, hybrids, and newly found seedlings, other than a tuber propagated plant or a plant found in an uncultivated state, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title.

반복적으로 유성 생식하는 식물은 식물다품종보호법 (Plant Variety Protection Act, 1970 년 제정 ) 에 의해 특허와 유사하게 보호

한국 제 31 조 ( 식물발명특허 ) 무성적으로 반복생식할 수 있는

변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다 .

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Provisional 개요 (35 U.S.C. 111(b) & 119(e))

1995.6.8 부터 국내우선권을 인정하기 위해 채택된 제도 간단한 서류제출로 출원일 확보 ( 발명의 상세한 설명과 도면 ,

영어 외 언어 ) 시장조사 등 시간이 필요한 경우 , 급하게 발명을 공개할 경우

효과 가출원은 심사하지 않으며 1 년 이내에 정상출원을 하지

않으면 포기된 것으로 간주 가출원 상세한 설명의 기재요건은 정상출원과 동일하게 적용 . 우선권주장은 가출원과 정상출원사이에만 인정 권리기간의 기산일은 정규출원일부터 시작 2004 년 102,278 건 가출원 접수

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Continuation 개요 (35 U.S.C. 120 )

선출원된 발명에 대한 심사가 종료되기 전에 발명자는 선출원명세서에 기재된 발명의 결함이나 불명확한 부분을 보충하기 위해 선출원에 대한 계속출원이 가능 .

주로 거절사정을 면하기 위해 이용 .

효과 계속출원이 있으면 선출원은 포기한 것으로 간주되며

출원일은 소급되어 인정 .

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Continuation-in-part 개요 (35 U.S.C. 120)

선출원된 발명을 개량하거나 구성요소가 새롭게 추가된 경우

final office action 후 보정에 의한 new matter 문제 해소

발 명 자 는 선 출 원 의 심 사 가 종 료 되 기 전 에 선 출 원 을 모출원으로 하는 CIP 출원 가능 .

효과 새롭게 추가된 부분을 제외한 나머지 발명은 선출원된 날로

소급 선출원은 포기한 것으로 간주 .

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Divisional 개요

2 이상의 독립적이고도 특징있는 발명이 하나의 특허 출원 명세서에 기재되어 있을 때

출원인은 그 중 하나 이상을 분할시킬 수 있으며 , 분할된 출원서는 최초 출원일에 출원된 것으로 인정 .

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발명한국

제 2 조 ( 정의 ) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다 .“ 발명”이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다 .

비발명 자연법칙 자체 발견이어서 창작이 아닌 것 자연법칙 위배되는 것 자연법칙을 이용하지 않는 것 ( 경제법칙 , 수학공식 , 작도법

등 ) 기능 단순한 정보의 제시

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발명한국

컴퓨터 프로그램자체 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것 미완성 발명

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유용성 (Usefulness)

미국 (35 U.S.C. 101 Inventions Patentable)

Process, Machine, Manufacture, Composition of Matter에 해당하는가

유용성이 있는가 General Utility( 어느 용도이건 용도가 있는가 )

단순한 호기심 , 실현되지 못한 과학적 상상 이상의 것

Specific Utility( 실제 의도대로 작용하는가 ) 영구기관

Beneficial Utility( 최소한의 사회적 유용성이 있는가 ) 도덕 , 건강 , 사회적 질서에 반하는 것 , 도박기계 잠재적 부정적 결과 v. 유용성

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산업상 이용 가능성한국

제 29 조 ( 특허요건 ) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 …

산업 산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을

포함하는 최광의 (最廣義 ) 개념으로 해석

산업상 이용할 수 없는 발명 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명 업 ( 業 ) 으로 이용할 수 없는 발명 , 개인적 , 실험적 ,

학술적으로만 이용가능한 발명

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산업상 이용 가능성한국

제 29 조 ( 특허요건 ) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 …

인간을 수술하거나 치료하거나 또는 진단하는 방법의 발명 ( 의료 기기 , 의약품 등은 가능 )

미국은 의료행위에 대해 특허는 허여하되 손해배상과 금지청구할 수 없는 것으로 규정 (35 U.S.C. 287(c))

공공의 질서 , 선량한 풍속 등에 대해서 별도 규정 ( 제 32조 )

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발명자 (Originality)미국 (35 U.S.C. 115 & 116)

발명자에 의한 출원 ( 법 제 101 조 , 규칙 1.41-1.47 조 ) 진정한 발명자만이 특허획득 가능 공동발명자란 달성되어야 할 결과에 대한 아이디어를 단지

제공하는데 그치지 않고 , 달성하는 수단을 제공하는 사람 공동발명자는 1) 동시에 함께 일하지 않아도 , 2)

동일한 형태나 동일한 양으로 기여하지 않아도 , 3) 모든 청구항에 대해서 기여하지 않아도 가능

선의의 발명자 누락 , 오기에 대해 특허 전후 보정 정정 가능•(§116,§256)

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발명자 한국

제 33 조 ( 특허를 받을 수 있는 자 ) ① 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다 . 다만 , 특허청직원 및 특허심판원직원은 상속 또는 유증의 경우를 제외하고는 재직중 특허를 받을 수 없다 . ②2 인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 수 있는 권리는공유로 한다 .

발명자 : 자연법칙을 이용한 기술적 사항을 창작한 자 발명자는 발명의 완성시에 특허를 받을 수 있는 권리를

원시적으로 소유 미성년자도 가능

법정대리인 특허청 직원에 대한 특칙

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신규성 (Novelty)미국 ( 제 102 조 ) 한국 ( 제 29 조 )

(a) 발명 전 타인에 의한 공지 공용 간행물기재• •

제 1 항 출원전 국내 공지 공용•국내외 반포된 간행물 ,

(b) 출원일 1 년 이전 공용•간행물기재

(c) 발명포기

(d) 미국출원 이전 출원인이 타국에서 특허획득

(e) 발명 전 타인이 선출원 , 공개 공고•

제 3 항 타인에 의한 선출원

(f) 모인 제 33 조

(g) 타인의 선발명이 계속 중

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신규성 (Novelty) 102(a)(b) 정리

102 Invention was in before If yes

a Known or used by others

US Date of invention

No patent

a Patented or published by others

Any country

Date of invention

b Patented or published by anybody

Any country

1 yr prior to filing

b In public use or on sale by anybody

US 1 yr prior to filing

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신규성 (Novelty)

미국 (35 U.S.C. 102)

102(c): “ 출원인이 발명을 포기한 경우” 102(d): “ 미국출원일로부터 12 개월 이전에

특허 또는 발명자증의 출원에 대해 , 미국 출원일전에 외국에서 출원인 , 대리인 또는 양수인에 의해 먼저 특허되거나 또는 특허대상에 이르거나 발명자증이 허여된 경우”

102(f): “ 출원인이 특허받고자 하는 주제 ( 발명 )를 발명하지 않은 경우”

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신규성 (Novelty)미국 (35 U.S.C. 102)

102(g) 의 선발명자 결정 Reduction to Practice(Actual, Constructive) 가 빠른

사람이 우선 예외 : RTP 가 늦더라도 타인의 착상 이전 시점부터

합리적인 노력 (Reasonable Diligence) 을 기울였음을 입증하는 경우 선발명 자로 결정

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신규성 (Novelty)한국

제 29 조 ( 특허요건 ) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 1 에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다 . 1. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된

발명 2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명 ③ 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 등록공고된 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제 1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다 . 다만 , 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특 허 출 원 의 특 허 출 원 시 의 특 허 출 원 인 과 타특 허 출 원 이 나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다 .

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신규성 (Novelty)

한국

제 29 조제 1 항 출원된 발명의 청구항과 선행기술 전체 대비

제 29 조제 3 항

출원발명의 명세서 또는 도면과 후출원 발명의 청구항 대비

미국의 경우 선출원 발명의 명세서로부터 진보성이 없는 후출원 발명이라도 거절 (102(e) & 103)

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신규성 (Novelty)미국

102(e): 특허출원인의 발명전에 타인에 의하여 미국에 출원되어 , 공개된 특허출원에 기재된 발명의 경우 , 특허출원인의 발명전에 타인에 의해 미국내에 출원되어 그 특 허 출 원 에 대 해 허 여 된 특 허 에 기 재 된 발 명 의 경우에는 특허받을 수 없다 .

103(c)(1): 102(e)(f)(g) 규정에 의해서만 선행기술의

자격이 있는 타인에 의한 발명은 , 클레임된 발명이 이루어진 당시에 타인의 발명내용과 클레임된 발명이 동일인에 의해 소유되었거나 또는 동일인에게 양도의무가 있었던 경우 , 103(a) 규정에 의하여 클레임 발명의 특허성을 부정하는데 사용될 수 없다 .

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신규성 (Novelty)

한국

다른 날에 동일 출원이 있는 경우 ( 제 36 조제 1 항 ) 선 출원만 특허가능

같은 날에 동일출원이 있는 경우 ( 제 36 조제 2 항 ) 협의에 의하여 정해진 자만 특허가능

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진보성 (Non-Obviousness)

미국35 U.S.C. 103(Conditions for Patentability; Non-Obvious Subject Matter)

102 규정에서 제시된 바와 같이 발명이 동일하게 개시되어 있지 않은 것이라 하더라도 그 발명 전체로서 선행기술과의 차이가 그 발명 당시에 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 자명한 것이라면 특허를 받을 수 없다

한국제 29 조② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 제 1 항 각호의 1 에 규정된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 제1 항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다 .

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진보성 (Non-Obviousness)

미국Graham Inquiry

1. 선행기술의 영역과 내용의 결정 2. 선행기술과 문제된 클레임 사이의

차이점 확인 3. 관련 기술분야에서 통상적인 기술자의

수준의 분석 4. 2 차적 고려사항 ( 상업적 성공 , 타인의

실패 등 ) 의 증거를 평가

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진보성 (Non-Obviousness)

미국연방순회항소법원의 teaching, suggestion, motivation test

통상의 지식의 범위내에서 결합이나 수집을 하도록 동기를 부여해줄 특정한 이해나 원 리 가 선 행 기 술 에 규 정 되 어 있 어야 진보성을 부정할 수 있다 . 동기를 부여할 수 있는 것으로는 해결되어야 할 문제의 속성 , 선행기술의 시사 , 당업자의 지식이 있다 .

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진보성 (Non-Obviousness)

미국KSR v Teleflex 사건

2006. 11. 28. 구술심리가 있었고 , 판결은 2007 년

중순으로 예상 , 진보성에 관한 중요한 판례가 될 것임 . 원고는 기존의 진보성 판단기준이 너무 loose 해서 그 결과 많은 부실한 특허가 양산되고 있으므로 기존 테스트를 “ capable” 로 바꿀 것을 주장

미국 특허청은 “ extra ordinary” 를 주장 피고는 기존 테스트의 유지를 주장

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상세한 설명 기재요건

미국 한국

상세한 설명 기재 요건

Any Person Skilled in the Art

Written Description

Enablement

Best Mode

당업자

기재

용이실시목적 구성 및 효과•

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상세한 설명 기재요건미국 (35 U.S.C. 112 Specification)

Written Description

The specification shall contain a written description of the invention . . .

당업자가 명세서를 볼 때 이 발명자가 발명을 소유했다는 것을 인정할 수 있도록 청구항 발명을 충분히 기재

출원 후 보정에 의해 청구범위를 확대 또는 축소하는 경우 제기

원출원 명세서에 그러한 내용이 기재되어 있는지 여부

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상세한 설명 기재 요건미국 (35 U.S.C. 112 Specification) Enablement

The manner and process of making and using the invention

당업자 (Person Having Ordinary Skill in the Art) 가 과 도 한 노 력 (Undue Experimentation) 없 이 발 명 을 실 시 하 거 나 사 용 할 수 있 을 정 도 로 명료하고도 충분히 기재

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상세한 설명 기재 요건

미국 (35 U.S.C. 112 Specification)

How To Make 청 구 된 발 명 을 제 조 하 거 나 실 시 하 는데

필요한 물질이나 장치의 입수용이성

How To Use 제 101 조를 만족하지 못하면 제 112 조도

만족하지 못하게 된다 . 그러나 그 반대는 항상 옳지 않다 .

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상세한 설명 기재 요건미국 (35 U.S.C. 112 Specification)

Best ModeThe specification . . . shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

발명자는 출원 당시 본인이 알고 있는 최적의 실시예를 기재하여야 한다

대상 : 청구항에 기재된 발명

2 단계 테스트 출원 당시 발명자가 발명을 실시하는 best mode 를

알고 있었나 ( 주관적 판단 ) Best Mode 가 있다면 당업자가 실시할 수 있을 정도로

명세서에 Best Mode 가 기재되어 있는가 (객관적 판단 )

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상세한 설명 기재 요건 미국 (35 U.S.C. 112 Specification)

Best Mode

Best Mode 를 특히 지적하지 않고 , 바람직한 실시예를 다른 예와 구별없이 기재하더라도 , 실제 발명자가 인식한 Best Mode 만 기재되어 있다면 위배아님

Best Mode 가 영업비밀을 포함하는 경우에도 기재

Continuous Application 의 경우 선출원 후 , 후출원 전에 새로 알게 된 Best Mode 가 있는 경우 , 후 출원의 명세서에 기재된 선출원의 Best Mode 의 내용을 Update 해야 할 필요성

선출원의 출원일이 기준이므로 Update 할 필요없음

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상세한 설명 기재 요건 한국

제 42 조 ( 특 허 출 원 )② 제 1 항 의 규 정 에 의 한 특허출원서에는 다음 각호의 사항을 기재한 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다 .

1. 발명의 명칭 2. 도면의 간단한 설명 3. 발명의 상세한 설명 4. 특허청구범위

③제 2 항제 3 호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 구성 및 ․효과를 기재하여야 한다 .

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특허청구범위 기재미국 (35 U.S.C. 112 Specification)

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

한국 ( 제 42 조제 4 항 )④제 2 항제 4 호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항 ( 이하 “청구항”이라 한다 ) 이 1 또는 2 이상 있어야 하며 , 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다 . 1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것 3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것

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심사흐름도

미국 특 허 출 원

방 식 심 사

실 체 심 사

의 견 보 정

특 허 증 발 행 최 종 거 절

심 판

계속출원

포 기

재발행특허출원 Disclaim 재 심 사

유 효

무 효

심 판

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심사흐름도

한국출

원 ① 방 식 심 사

② IPC 부 여

③ 출 원 공 개

⑤ 실체심사착수

④ 심사청구

⑨ 특허결정

⑪ 이의신청

이 의 결 정

유 지 결 정

무효 심판 청구

⑥거절이유통지 ⑧ 재 심

사 ⑩ 거 절 결

정

⑦ 의견서 /보정서

취 소 결 정

심결 ( 심판원 ) 판결 ( 특허법

원 )판결 ( 대 법

원 )

불복 심판 청구

거절이유없음 거절이유있음

이유있음 거절이유 해소 거절이유 미해소

제 소

상 고

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공개 미국 (35 U.S.C. 122)

2000. 11. 29 이후 출원에 공개제도의 도입 출원일로부터 18 개월 이후 출원인의 요청시 18 개월 이전 공개 가능

공개되지 않는 출원 No Longer Pending 국가안보 /비밀유지의 의무가 있는 경우

( 법 제 181 조 ) 법 제 111(b) 조에 의한 가출원의 경우

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공개 미국 (35 U.S.C. 122)

공개 제외의 신청

신청 시기 : 출원시 요건 : 동일한 내용에 대하여 외국에서 공개된 바가 없으며 앞으로도 공개되지 않음을 기재

신청은 언제라도 취소 가능 , 취소시 공개후에 외국에 출원하는 경우 , 해당

출원으로부터 45 일 이내에 동출원의 사실을 신고 (미신고시 , 미국 특허출원의 포기로 간주 ),

가권리 (Provisional Right) 의 발생 ( 법 제 154(d)) 공개일로부터 등록일까지의 기간에 대한 합리적인 로열티

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재심사 (Reexamination) 개요 (35 U.S.C. 301 – 307(1981. 7. 1 시행 ))

등록된 권리의 유무효성에 대한 재심사

내용 신청인 : 특허권 존속기간 내에 누구나 신청 가능 기간 : 권리를 행사할 수 있는 기간 (존속기간 + 6 년

시효기간 ) 내에 신청 사유 : 반포된 간행물에 대한 특허성만으로 한정 신청하지 않은 청구항에 대해서도 직권심리 가능 권리자는 청구항의 정정 가능 1999. 11. 29 이후 출원은 권리자가 아닌 사람도 심리에

참여 가능 특허에 대한 유효성 추정이 배제되므로 비권리자에 유리 당사자 모두 심판원에 불복 가능

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재심사 (Reexamination) 결정계 (ex parte) 와 당사자계 (inter parte) 청구자의 참여제한 여부 - 결정계 : 청구자 관여 배제 - 당사자계 : 이의 및 의견제출 가능 추후 무효항변 제한 여부 - 결정계 : 제한없음 ( 금반언의 부적용 ) - 당사자계 : 재심사절차에서 제기하였거나 할 수

있었던 사유의 항변은 추후 제한 됨 ( 금반언의 적용 )

항소 가능 여부 결정계는 항소불가 , 당사자계는 BPAI 에 심판

제기 , CAFC 에 항소 가능

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재심사 (Reexamination) 장점 - 비용과 시간의 절약 - 특허전문가에 의한 심사 단점 - 재심사 사유의 제한 - 금반언원칙에 의한 추후 대응 제한 Substantial new question of patentability

(SNQ) - prevent frivolous challenge

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재발행 (Reissue) 특허 개요 (35 U.S.C. 251, 252) 실수로 인하여 명세서의 일부 또는 전부가

실시불능인 경우 청구할 수 있는 범위보다 더 넓거나 좁게 청구한

경우 No new matter 효과 원 특허의 존속기간 동안 권리 존속 특허 후 2 년 이후에는 청구범위 확장 불가 원 특허는 처음부터 없었던 것으로 간주 재발행 특허 허여 전 재발행 특허의 청구항의

발명을 실시한 제 3 자는 그 범위 내에서 계속 실시 가능

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Duty of Disclosure Duty of Disclosure

시행규칙 제 1.56 조 출원인이 알고 있는 해당 출원의 특허성 판단에 중요한

자료를 심사관에게 통지할 의무 출원시는 물론 , 해당 청구항 계류 중 통지 의무 계속 출원인은 물론 , 모든 발명자 , 변리사 , 승계인도 동일

의무

IDS 출원일로부터 3 개월 또는 최초 통지서 발송 이내 제출

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Duty of Disclosure

위반 여부 판단 기준 Intent to deceive Materiality of information

위반 효과 unenforceable

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특허권의 효력미국 (35 U.S.C. 154, 271)

35 U.S.C. 154 contents and term of patent(a)(1) Every patent shall contain … a grant … of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States.

35 U.S.C. 271 Infringement of patent.(a) (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor,

infringes the patent.

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특허권의 효력미국

내용 권한없이 특허된 발명을 미국 내에서 생산 (make), 사용 (use), 판매 (sell), 판매의 청약 (offer to

sell), 수입 (import) 하는 행위 .

배타권적 ( 소극적 ) 규정

knowledge and intent not required 독립적 제조 , 선의의 취득 , 우연의 일치 등 무관 손해배상액 산정시 고려사항

55

특허권의 효력 Making

사용 또는 판매와 무관 1 개의 특허품에 대한 실시허락으로 2 개의 특허품을

제작하고 , 1 개는 사용을 하지 않아도 침해

실질적인 완전 조립상태 부품의 제조 및 해외 판매는 미해당 1984 년 제 271 조 (f) 개정으로 침해해당

해당하지 않는 행위 특허물품에 대한 제작약속 , 특허물품에 대한 데이터 배포

56

특허권의 효력 Use

비상업적 행위도 포함

소지 (possession) 단순 소지 (possession) 는 비침해 소유 자체가 소유자의 이익에 관여하는 경우는 침해

특허품인 곡사포를 미국정부가 유사시 대비 군비품으로 소유 (1938)

1996. 1. 1 offer to sell 추가 Sales demonstrations or 전시회 출품 등 포함

57

특허권의 효력 Sell

대가를 받고 물건을 양도하는 행위 단 1 대의 판매라도 침해

언제 어디서 판매가 일어났나 ( 관할권 문제와 복합적 발생 ) delivery 필요 판매지 , 구입지 , 거래지 등 다양 계약서 사인만으로는 불충분 ,

중개상 (dealer or retailer) 의 중개 행위도 포함

이행전의 계약 자체는 비침해

58

특허권의 효력 Authority

소진론 특허권자로부터 구매한 물품에 대해서는 사용 ,

판매 가능 구매자는 구매한 물품의 수리는 할 수 있으나 ,

신물품으로 개조할 수 없음

묵시의 실시허락 (implied license) 특 허 권 자 가 특 허 발 명 의 제 조 에 만 사 용 되 는

부품이나 특허방법에만 사용되는 부품을 판매 그 부품에 다른 용도가 없고 , 판매 상황으로부터

그러한 실시허락을 추정할 수 있는 경우

59

특허권의 효력 Permissible Repair and impermissible Reconstruction

Repair repair of broken or worn parts includes replacement of parts in special cases may includes replacement for

improvement of working parts does not includes a complete reconstruction of a

completely spent or worn-out product

60

특허권의 효력 한국

제 94 조 ( 특허권의 효력 ) 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다 .

제 2 조 ( 정의 ) “ 실시”라 함은 물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산 사용 양도 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 ․ ․ ․또는 대여의 청약 (양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다 . 이하 같다 ) 을 하는 행위 [acts of manufacturing, using, assigning, leasing, importing or offering for assignment or lease (including displaying for assignment or lease) an invented product]

1990 년 “판매”에서 “양도 . 대여”로 개정 1996. 7.1 “양도 또는 대여의 청약” 추가 전용권적 ( 적극적 ) 규정 knowledge and intent not required

61

특허권의 효력 한국

업 : 사업 + 영리 , 영리 개인적 무보수의 실험 , 시험제작 또는 가정적 ,

개인적 목적으로 제조 또는 사용하는 행위는 비해당

생산 사용 양도 : 유무상 포함 대여 : 타인으로 하여금 사용 , 수익하게 하기 위하여

점유를 이전하는 행위 수입

62

직접침해의 예외 미국

Research or Experimentation Not for profit( 상업성이 관여되면 비적용 )

Temporary presence(35 U.S.C. 272) 출원 1 년 이전부터 실시하고 있는 business method

발명 (35 U.S.C. 273)

한국 ( 특허법 제 96 조 ) 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시 국내를 통과하는데 불과한 선박 항공기 차량 또는 이에 ․ ․

사용되는 기계 기구 장치 기타의 물건 ․ ․ 특허출원시부터 국내에 있는 물건 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약

63

간접침해 간접침해 (35 U.S.C. 271 Infringement of Patent)

(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

actively induce 의 범주 침해의 원인을 제공하거나 (cause), 침해를 권고 (urge) 하거나 , 조장 (encourage) 하거나 도와주는 (aid) 행위

knowledge and intent required 유효한 특허가 있고 침해가 된다는 것을 알아야 한다

직접침해가 있어야 한다

64

간접침해 간접침해 (35 U.S.C. 271(c) Contributory

infringement)

요건 발명이 중요한 부분을 이룰 것 특허발명의 부품 또는 특허 방법을 수행하기 위한 장치

(apparatus) 또는 재료 (material) 의 부품일 것 그러한 부픔을 판매할 것 그와 같은 부품이 특허품의 침해를 위해 특별히

만들어진 것임을 알고 있을 것 다른 비침해 용도가 없을 것 타인에 의한 직접침해가 있을 것

65

간접침해 간접침해 (35 U.S.C. 271(c) Contributory

infringement)

타인에 의한 직접 침해가 있을 것 외국에서의 조립 및 사용을 위한 미국 내에서의

부품의 판매는 미국내에서 직접침해가 없으므로 비침해 (1984 년 271(f) 추가 침해로 규정 )

미국내에서 직접침해가 발생하는 한 간접침해가 외국에서 발생하더라도 간접침해 성립

특허권 존속기간 내에 제조된 부품이라도 존속기간 만료 후에 침해가 일어나는 경우 비침해

외국에서 제조된 부품을 미국 내로 수입하는 행위도

해당

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간접침해 35 U.S.C. 271 Infringement of patent.

(f)(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

내용 (1984 년 (f) 추가 ) 특허된 발명의 전부 또는 일부 필수적인 구성요소들을 조립되기 전의 부품상태로 미국 외에서도 조립될 수 있도록 하는 방식으로 , 특허권자의 허락없이 미 국내 또는 국외로 공급하는 행위

67

간접침해 271 조의 (g)

미 국 에 서 특 허 된 방 법 에 의 하 여 만 들 어 진 생 산 물(Product) 을

상기 방법특허의 유효기간 내에 특허권자의 허락없이 미국 내에서 Import, Sell, Offer to Sell, Use

1988 년 추가되었으며 , 그 이전에는 미국에서 특허된

방법에 의해 외국에서 만들어진 생산품이 미국 내로 수입되는 경우 침해로 인정되지 않았다 .

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간접침해 간접침해 (35 U.S.C. 271(c) Contributory

infringement)

knowledge and intent 간접침해자가 특허의 존재와 침해가 된다는 것을 알아야 한다 .

침해의 예측만으로 족하고 침해의 완료가 요구되는 것은 아니다

경고장은 요건 충족

69

간접침해 간접침해 (35 U.S.C. 271(c) Contributory

infringement)

Material part 청구항의 일부이어야 한다

다른 비침해 용도가 없을 것 다른 비침해 용도를 갖더라도 가격 , 효율 등이

현저히 변하는 경우에는 침해 성립

271(c) 는 271(b) 의 한 실시형태 상황에 따라 이중 적용 가능

70

간접침해 한국

제 127 조 ( 침해로 보는 행위 ) 다음 각호의 1 에 해당하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다 .1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산 양도 대여 또는 수입하거나 그 물건의 ․ ․양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산 양도 대여 또는 수입하거나 그 물건의 ․ ․양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

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간접침해한국

대법원 1996. 11. 27. 선고 , 96마 365 특허권등 침해금지가처분 사건 ( 특허발명 : 레이져프린터 , 침해품 : 카트리지 )

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도 ,

특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할

수 없는 물품으로서 , 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가

예정되어 있었고 ,

72

간접침해한국

대법원 1996. 11. 27. 선고 , 96마 365 특허권등 침해금지가처분

특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조 판매하고 ․있다면 ,

그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 특허 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 것이다 .

73

생산방법의 추정 미국 (35 U.S.C. 295 Presumption: Product made

by patented process)

한국제 129 조 ( 생산방법의 추정 ) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다 . 다만 , 그 물건이 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다 . 1. 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 2. 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 물건

74

침해판단 특허발명과 침해물과의 대비 판단

청구범위 해석 특허청구범위의 문언적 해석 상세한 설명 및 도면 참작 선행기술 및 출원경과 참작

용어의 의미 , 범위의 제한 , 또는 기타 용도

대비 (All Element Rule) 청구항과 침해물 (( 가 ) 호 발명 ) 문언침해 : 침해품이 청구범위의 문언 그대로 해당하여

침해가 되는 경우 균등침해 : 문언그대로 해당하지 않더라도 침해가 되는

경우 금반언 적용

75

청구범위 해석론 중심한정 주의 (Central Limitation)

청구항은 발명에 대한 하나의 실시예에 불과 청구항을 기초로 적절한 범위까지 확장 1853 년 Winans 사건에서 균등론의 도입 제 3 자의 위험부담 , 법적 안정성 저해

주변한정 주의 (Peripheral Limitation) 청구항이 발명 전체를 표현 권리범위의 확장해석 제한 미 국 은 1870 년 특 허 법 개 정 청 구 항 제 도 도 입 으 로

중심한정주의에서 주변한정주의로 전환 Patentee as Lexicographer, 금 반 언 의 원 칙 , All

Element Rule, 위험부담을 특허권자에게 전환 , 법적 안정성 지향

76

청구범위 해석한국

대법원 2001. 6. 1 선고 , 98 후 2856 권리범위확인 ( 실 ) 실용신안권의 권리범위 내지 보호범위는 명세서의 여러

기재내용 중 실용신안등록청구의 범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙

그 기재만으로는 등록실용신안의 기술구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 실용신안등록청구의 범위에 고안의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 등록실용신안의 기술적 범위 내지 권리범위를 확정

그 경우에도 명세서 중의 다른 기재에 의하여 등록청구의 범위를 확장 해석하는 것은 허용될 수 없다 .

77

청구범위 해석한국

대법원 2001. 6. 1 선고 , 98 후 2856 권리범위확인 ( 실 )

또한 등록실용신안의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있 는 경 우 에 는 그 각 구 성 요 소 가 유 기 적 으 로 결 합 된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로

등록실용신안과 대비되는 ( 가 ) 호 고안이 등록실용신안의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 ( 가 ) 호 고안은 등록실용신안의 권리범위에 속하지 아니한다

78

All Element Rule한국

2001. 10. 25 선고 , 2001 허 928 권리범위확인 ( 실 ) 어느 고안이 실용신안의 권리범위를 벗어나기 위하여

실용신안의 구성요소 중 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하기 때문에 그 실용신안의 권리범위에 속하는 것으로 보는 이른바 생략고안이나 불완전이용고안에 해당한다고 하려면 ,

실 용 신안과 동 일 한 기 술 사 상 을 가 지 고 있 으 면 서 등록청구범위 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 그와 같은 생략에 의하여서도 당해 실용신안이 목적 으 로 하 는 특별한 작 용 효 과 를 발휘할 수 있 는 경우이어야 하며 ,

실용신안의 필수적 구성요소를 결여함으로써 실용신안이 목적으로 하는 주된 작용효과를 발휘할 수 없는 경우에는 이에 해당한다고 할 수 없다 .

79

균등론 (Doctrine of Equivalents)

개요 침해자가 구성요소 일부의 사소한 변화를 통하여

침해를 회피하는 것을 방지하기 위하여 청구항의 문언적 범위 외에 문언적 표현과 균등한

요소를 가진 것에까지 침해 인정

청구항 기준 원칙과의 모순 관계 권리자의 정당한 보호범위 v. 제 3 자의 권리범위에

대한 예측가능성

균등론의 제한 금반언의 원칙

80

균등론 미국

실질적으로 동일한 기능 , 방법 , 결과 (does the accused infringing device and the claimed invention perform substantially the same function in substantially the same way to yield substantially the same result)

당업자에 의한 치환가능성 (interchangeability) 의 인식 균등침해의 판단기준시는 특허의 허여시가 아니라 침해시

역균등론 Performs same or similar function in a substantially

different way, but nevertheless falls within the literal words of claim.

81

균등론한국 ( 대법원 2000. 7. 28. 선고 97 후 2200 판결 )

( 가 ) 호 발명이 특허발명과 , 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도 , 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고 , 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며 , 치환하는 것 자체가 당업자가 당연히 용이하게 도출해 낼 수

있는 정도로 자명한 경우에는 , ( 가 ) 호 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된

기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고 ,

당해 특허발명의 출원절차를 통하여 ( 가 ) 호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한 균등물이라고 보아야 한다 .

82

균등론한국 ( 대법원 2002. 9. 6 선고 2001 후 171)

( 가 ) 호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 ( 가 ) 호 발명에 그대로 포함되어 있어야 할 것이고 , 다만 ( 가 ) 호 발명에 구성요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하며 , 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을

달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며 , 그와 같이 치환하는 것을 당업자가 용이하게 생각해 낼 수

있을 정도로 자명하다면 , ( 가 ) 호 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술

내지 공지기술부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나

특허발명의 출원절차를 통하여 ( 가 ) 호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한 , …..

83

금반언의 원칙 File Wrapper Estoppel, Prosecution History Estoppel

출원인은 출원 중의 진술을 나중에 번복할 수 없음 보정을 통하여 범위가 제외된 부분은 균등론

적용이 제한됨

심사관이 인용한 선행기술에 의한 거절을 피하기 위해 축소한 청구항에 대하여 나중에 축소 전의 부분을 포함하도록 주장하는 것

선행기술과 관련없는 청구항 감축에 대한 원칙의 적용여부

균등론에 우선

84

금반언의 원칙 Festo Corp. v. Shoketsu

심사과정에서 청구범위를 축소한 경우 제외한 부분에 대해서 후에 균등하다고 주장할 수 없음

신규성 , 진보성 외의 일반 거절이유에 대한 보정외에 자발적인 보정에 대해서도 금반언의 원칙 적용 가능

보정의 이유에 대하여 특허권자가 입증책임 입증치 못하는 경우 , 균등론 적용 제한 보정을 통하여 제외한 부분을 포기한 것인지 또는

보정 당시 해당 부분에 대한 청구를 하기가 곤란하였는지를 판단

85

금반언의 원칙 한국 ( 대법원 2002. 9. 6 선고 2001 후 171)

( 이의신청 과정에서 정정 “전체 또는 일부” → “전체” )

특 허 발 명 의 출 원 과 정 에 서 어 떤 구 성 이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는

명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고 ,

특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있 어 서 는 특별한 사 정 이 없는 한 각 청 구 항 의 출 원 경 과 를 개별적 으 로 살펴서 어떤 구 성 이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다 .

86

침해판단 순서청구범위 해석

청구범위 구성요소 분석

침해물 구성요소 분석

All Element Rule 적용

균등론 적용 역균등론 적용

비침해 금반언 적용 비침해 금반언 적용

비침해 침해 비침해 침해

없음 ( 비침해 ) 가능 ( 침해 )

없음 가능 ( 침해 )

가능 없음 (침해 )

가능 없음 가능 없음

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침해의 법적 구제 Marking 원고는 특허제품에 특허번호를 기재하여 특허받은

것이라는 표시 (marking) 을 해야 하고 , 모든 라이선스 계약자들에게도 그렇게 제품에 표시하도록 해야 한다 .

금 지 명 령 에 의 한 구 제 (Injunctive Relief) 영구금지명령 (Permanent Injunction) 예비적 금지명령 (Preliminary Injunction) Ebay 사건 : 4 part test

금전적 손해배상 (Monetary damage) 고의성 (Willfulness) 의 판단

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미국의 특허소송절차 대 법

원

연방구역관할 고등법원 (CAFC)

연방지방법원콜롬비아 특별구

지방법원

특허청 항고 저촉 심판부

심 사 관

사정계 사건 침해사건 ( 민사소송 )

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특허침해소송의 절차 소송의 제기 - 연방민사소송법 (FRCP) 적용 소장의 송달 (service of complaint) 소장의 대응 - 답변서 , 각하 신청 , 관할이송신청 , 반소제기 증거개시절차 (discovery) - 서면질의 , 서류제출요구 , 전문가 증언 등 마크맨 히어링 - 특허청구범위의 확정

90

특허침해소송의 절차 약식판결 (summary judgment) 공판 (trial) 판결 (judgment) 항소 (appeal) 상 고 허 가 청 원 서 (petition of writ of

certiorari)