Aliprandi - Il marchio e gli altri segni distintivi: un'introduzione - 07-05-13

Simone Aliprandi – Progetto Copyright-Italia.itwww.copyright-italia.it – www.aliprandi.org

SIMONE ALIPRANDI

Il marchio e gli altri segni distintivi:un'introduzione

7 maggio 2013 – ISIA FirenzeUn'introduzione al diritto della proprietà intellettuale

7 maggio 2013 – ISIA Firenze

Un'introduzione al diritto della proprietà intellettuale


segni distintivi

dittainsegna

nomenomi a dominio

marchio

denominazioni geografiche/

d'origine

“distintivi” in che senso?

Sono segni distintivi gli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato

luogo dove si esercita l’impresa, un determinato prodotto, per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.

→ concetto fondamentale di capacità distintiva:

ha capacità distintiva un segno che possiede sufficiente originalità e novità, e quindi non provoca confusione con altri

segni utilizzati da altri imprenditori



la ditta

E' il nome sotto il quale l’imprenditore esercita la sua impresa.È formato da un elemento necessario (cognome o sigla dell’imprenditore) e facoltativamente anche da un elemento di fantasia (parole liberamente scelte) salvo il caso di trasferimento dell’azienda.L’imprenditore non può adottare una ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore. Quando c’è rischio di confusione una delle due ditte deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.L’obbligo di differenziazione grava: ● sul titolare della ditta iscritta posteriormente al registro delle imprese;● sul titolare della ditta usata posteriormente (in caso di impresa non soggetta a registrazione).

fonte normativa: art. 2563 codice civile



trasferimento della ditta

La ditta ha un proprio valore economico, costituendo un importante elemento del complesso aziendale: pertanto, il titolare può essere interessato a trasferirla a un altro imprenditore realizzandone il valore di scambio, ma una ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda cui si riferisce.

→ differenza rispetto al marchio



l'insegna

E' il segno o il complesso di segni che identificano i locali dove si esercita l’impresa: essa ha particolare importanza per quelle aziende il cui servizio è offerto proprio nei locali medesimi (bar, ristoranti, negozi, discoteche).

L'insegna deve avere una propria capacità distintiva, ossia deve presentare il requisito dell'originalità, deve corrispondere a verità e novità, ossia non deve provocare confusione, in riferimento all'oggetto e al luogo deputati all'attività, con l'insegna utilizzata da un altro imprenditore.

fonte normativa: art. 2568 codice civile



il marchio d'impresa

Il marchio è un qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma di un prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

fonti normative:artt. 2569 e seguenti codice civile

artt. da 7 a 28 d.lgs. 30/2005 (Codice proprietà industriale o CPI)



marchio di fatto vs marchio registrato

marchio di fatto: è un marchio che, pur non essendo registrato, gode di una particolare tutela. Per essere protetto infatti il marchio di fatto deve essere utilizzato, essere riconosciuto come segno distintivo (e non come semplice ornamento) e garantire un ricordo presso i consumatori (cosicché possa espletare la sua funzione, appunto, di segno distintivo presso il pubblico). → TM

marchio registrato: è un marchio che, in virtù del processo di registrazione dinanzi ad apposito ufficio (nazionale o europeo),gode di una protezione rafforzata in quanto ha data certa(mentre il marchio di fatto deve dimostrare sia la notorietàche il preuso esteso) ®→



i simboli: TM e ®Negli USA...the two symbols associated with U.S. trademarks ™ (the trademark symbol) and ® (the registered trademark symbol) represent the status of a mark and accordingly its level of protection. While ™ can be used with any common law usage of a mark, ® may only be used by the owner of a mark following registration with the relevant national authority, such as the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO or PTO).



originalità/novità nel marchio (art. 12 CPI)

Non sono nuovi [...] i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [...].

[continua]



[continua]

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio e' registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [...].

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato [...], in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effettoda data anteriore in forza di un diritto di priorità [...], se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione peril pubblico, che può consistere anche in un rischio diassociazione fra i due segni [...].



la capacità distintiva nel marchio (art. 13 CPI)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio […].

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattivitàdel suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia perduto la suacapacità distintiva.




Domanda per riflettere:Una parola che entra a far parte dello Zingarelli o del DevotoOli perde la sua capacità distintiva?



Si vedano i casi Nutella, Jacuzzi, Domopak, Walkman, Tampax...

articolo Corriere 1995 → vai articolo Adnkronos 1995 → vai




Domanda per riflettere:Una parola che entra a far parte dello Zingarelli o del DevotoOli perde la sua capacità distintiva?

http://archiviostorico.corriere.it/1995/maggio/21/Ferrero_contro_Oli_Nutella_con_co_0_9505214751.shtml

http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1995/05/26/Altro/NEOLOGISMI-DEVOTO-OLI-DA-RAGIONE-ALLA-NUTELLA_133900.php

il requisito della liceità (art. 14 CPI)

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi […].



registrazione e rinnovazione (art. 15 e 16 CPI)

Salve le ipotesi di tutela del marchio di fatto, i diritti esclusivi per la tutela del marchio sono conferiti con la registrazione.Gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.La registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.La registrazione dura dieci anni dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare.La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi.La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.



i diritti conferiti dalla registrazione (art. 20 CPI)

1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio.Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche inun rischio di associazione fra i due segni;

[continua]



[continua]

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanzadel marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. [...]



marchio forte vs marchio debole

marchio forte: quello che ha spiccata originalità e notevole capacità distintiva (ad esempio non deve avere attinenza con il prodotto o servizio a cui si riferisce). Tale caratteristica lo porta a identificarsi con il bene stesso.

esempi: Rolex (orologi), Fender (chitarre), Kleenex (fazzoletto),Google (ricerche in internet)

marchio debole: quello che presenta una minore originalità (ad esempio per una diretta relazione con il prodotto o servizio che contraddistingue) pur mantenendo una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo ed essere tutelato.

esempi: molto diffusi soprattutto in ambito farmaceutico (Benagol,Golasan, Momendol...), in attività di vendita al dettaglio(La casa del mobile, La casa del colore, Bar Stazione...).



marchio di forma



?

marchio di forma



marchio di forma



marchio di formaSi veda anche il caso Lego.La Corte di Giustizia dell'UE ha negato la tutelabilità come marchio del tipico mattoncino Lego.Secondo la Corte infatti “la registrazione di una forma esclusivamente funzionale di un prodotto come marchio permette al titolare del marchio di vietare alle altre imprese non solo l’uso della medesima forma, ma anche l’uso di forme simili” (http://aicobrevetti.net/it/?p=302#more302).



Art. 9 CPI (Marchi di forma)Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.

http://aicobrevetti.net/it/?p=302#more-302

marchio di colore

Un segno anche non convenzionale come un marchio di colore per costituire un valido marchio deve rispondere a tre condizioni: deve costituire un segno di comunicazione di impresa; deve poter essere oggetto di rappresentazione grafica; deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di una determinata impresa da quelli di altre imprese.La determinazione di un colore per mezzo di un codice di identificazione internazionalmente riconosciuto può essere considerata quale rappresentazione grafica. Tali codici sono reputati precisi stabili. Con riferimento alla combinazione di colori esse sono suscettibili di rappresentazione grafica quando sono ancorate ad un codice internazionale di lettura e quando sono definite nei contorni ed accostamenti.

(fonte: Tribunale Venezia, Sez. Proprietà Industriale, 13/06/08)



marchio di colore

(marchio registrato da Burberry Ltd.)



marchio sonoro

Alcuni esempi

jingle Intel: ascolta

jingle McDonald's: ascolta



http://www.youtube.com/watch?v=0VIITf_iLoE

https://www.youtube.com/watch?v=eBlD2N_AwgI

la tutela del nome

Per alcuni soggetti (ad esempio, gli artisti), i principali segni distintivi, in quanto persone fisiche, sono il nome (al quale è equiparato lo pseudonimo) e l’immagine: questi segni identificano la persona e, quindi, la distinguono.Il diritto al nome è previsto e tutelato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. come diritto della personalità e come diritto alla distinzione: consiste, infatti, nel potere di uso esclusivo del nome da parte del titolare.

→ si veda anche art. 83 LDA



la tutela del nome

Secondo l’opinione tradizionale, si ha lesione del diritto al nome soltanto quando un nome viene usato per designare una persona diversa dal titolare, poiché soltanto in questo caso è possibile una confusione personale; secondo l’opinione ormai prevalente, invece, la lesione sussiste anche quando un nome viene usato per designare un’entità extrapersonale, quando dall’uso indebito possa derivare una confusione di persone e quando l’uso indebito possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona del titolare.In particolare, si è osservato che una possibilità di confusione si verifica anche nei casi in cui il nome venga usato per attribuire al titolare alcune attività, prestazioni o opere che egli non ha compiuto o nei casi in cui l’uso del nome sia comunque idoneo a far credere ai terzi che dietro una determinata opera o attività vi sia la persona del titolare.

(fonte: Serena Fiorentini, “Tutela del nome e diritto allanotorietà: l'art 83 della legge sul diritto d'autore” → vedi)



http://www.dirittoproarte.com/dirarti/tutelanome.htm

confine tra nome e marchio

IL CASO FIORUCCI:Elio Fiorucci si riprende il suo nome, anche se aveva venduto il suo cognome. Lo ha deciso il Tribunale di I° grado UE in un procedimento intentato dallo stilista contro la multinazionale giapponese Edwin Co., alla quale aveva ceduto la sua società nel 1990 con l'autorizzazione all'uso del marchio "Fiorucci", ma senza fare alcuna menzione al nome di battesimo "Elio".Fatto sta che nel 1997 la Edwin chiese la registrazione del marchio europeo "Elio Fiorucci", cosa che allo stilista non è mai andata giù, finché nel 2003 si è rivolto all'ufficio marchi europeo (UAMI). In una prima decisione questo gli aveva dato ragione, ma poi ad un ricorso della Edwin gli diede torto.Fiorucci è andato avanti, fino al Tribunale, il quale ha stabilito che "a norma del regolamento n. 40/94 il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore (in particolare deldiritto al nome)".

(fonte: http://www.wallstreetitalia.com/article.aspx?IdPage=728536)



http://www.wallstreetitalia.com/article.aspx?IdPage=728536

confine tra opera dell'ingegno e marchio

Domanda: Un personaggio di fantasia può diventare in sé un marchio?



confine tra opera dell'ingegno e marchio

Domanda: Un personaggio di fantasia può diventare in sé un marchio?



nomi a dominio

Il titolare di un marchio può opporsi all’adozione di un domain name uguale o simile al proprio segno distintivo se possa crearsi un rischio di confusione o anche un semplice rischio di associazione tra i due nomi.Indubbia è la funzione distintiva del nome a dominio. Esso non può essere ritenuto un semplice “indirizzo telematico”. E ciò perché la scelta del nome dell’indirizzo non viene fatta a caso, ma richiama sempre l’attività svolta dal titolare del dominio, attraverso la coincidenza con il nome del proprio marchio. Il domain name, infatti, non svolge solo una funzione telematica di codici, ma è volto anche a identificare sul mercato l’azienda e attirare l’attenzione degli utenti sulla rete. Esso dunque non può essere considerato solo un semplice indirizzo volto a consentire all’utente l’accesso al sito.

[continua]



nomi a dominio

[continua]Questa qualificazione però non può essere fatta in via generale per tutti i nomi a dominio, ma – secondo il Tribunale di Bergamo [6] – necessita di un vaglio caso per caso: a seconda dunque delle circostanze e avuto riguardo alla configurazione del sito, si potrà ragionare se equiparare il nome a dominio a un segno distintivo del tipo marchi di impresa, con conseguente applicazione della specifica normativa di legge.

(fonte: Angelo Greco, “La tutela dei nomi a dominio: vere e proprie opered’ingegno. Il caso CocaColla” → vedi)



http://www.laleggepertutti.it/10254_la-tutela-dei-nomi-a-dominio-vere-e-proprie-opere-ingegno-il-caso-cocacolla

e se le norme sui segni distintivi non bastano?

...c'è sempre e comunque la copertura dell'art. 2598 Cod. Civ.

Art. 2598 Cod. Civ. (Atti di concorrenza sleale)Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:● usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;● diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;● si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo nonconforme ai principi della correttezza professionale e idoneoa danneggiare l'altrui azienda.



grazie per l'attenzione

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