SEGNI DISTINTIVI

Funzione identificativa sul mercato

DITTA

(nome commerciale dell’imprenditore)

identifica la persona nell'esercizio dell'impresa

INSEGNA individua i locali

MARCHIO individua i prodotti (beni / servizi)

FUNZIONE DI RACCOLTA DELLA CLIENTELA

• INTERESSE DELL'IMPRENDITORE

a che i concorrenti non usino segni simili idonei a sviare la clientela.

• INTERESSE DEI TERZI

A non essere ingannati sulla identità dell'imprenditore o sulla provenienza dei prodotti.

PRINCIPI COMUNI

ESTENSIBILI ANCHE AI SEGNI DISTINTIVI ATIPICI (NOME DI DOMINIO SLOGAN PUBBLICITARI)

Libertà di formazione

Diritto all’uso esclusivo

Libertà di circolazione

Verità

Novità

Capacità distintiva

DITTA segno distintivo necessario

ORIGINARIA

DERIVATA

Formata dall'imprenditore che la (segno necessario) utilizza – Almeno cognome o sigla dell'imprenditore. Si può perdere la corrispondenza col nome civile dell'imprenditore.

Formata da un imprenditore ma trasferita ad un altro con l’azienda. L'acquirente non deve integrarla col proprio cognome e dunque a funzione si attenua notevolmente

PRINCIPIO DI NOVITA’ art. 2564 c.c.

DIVIETI

DIRITTO

DI USO

ESCLUSIVO

RELATIVITA’

Divieto di utilizzo di una ditta uguale o simile ad altra e tale da creare confusione. OBBLIGO DI DIFFERENZIAZIONE a carico di chi la adotti successivamente anche quando corrisponda al nome civile dell’imprenditore (patronimica). La prevalenza è segnata dalla priorità di iscrizione nel Registro delle imprese.

Diritto di chi per primo abbia adottato una certa ditta, secondo il criterio di prevalenza di cui si è detto.

Il diritto all’uso esclusivo e l’obbligo di differenziazione sussistono se ed in quanto due imprenditori siano in rapporto concorrenziale e possa esserci confusione

TRASFERIBILITA’

Art. 2565 c.c.

La ditta è trasferibile solo con l’azienda

Inter vivos con il consenso espresso dell’alienante

mortis causa il consenso si presume salvo testamento

INSEGNA distingue i locali e l’intero complesso aziendale

• Principio di novità (2564 cc)

non può essere uguale o simile ad una già utilizzata

divieto di confusione e obbligo di differenziazione

• Principio di liceità

• Il trasferimento è possibile anche senza l’azienda nel silenzio del legislatore

MARCHIO

Cod. civ. artt. 2569 - 2574

Codice della proprietà industriale D.LGS 30/2005

Regolamento CE 40/94 per il marchio comunitario

Le norme sono imperniate sulla registrazione del marchio. Sul riconoscimento del diritto all’uso esclusivo a certe condizioni

Possibilità di coesistenza sullo stesso prodotto di più marchi

• marchio di fabbrica se ne serve il fabbricante del prodotto e lo appone anche su parti di un prodotto complesso

• marchio di commercio apposto dal commerciante • marchio generale e speciale • marchio figurativo e denominativo • di forma o tridimensionale • marchio collettivo (2570) spesso usato da un consorzio per

garantire l’origine, la natura o la qualità di certi prodotti o servizi. Il titolare del marchio lo concede in uso a produttori o commercianti consorziati, che si sottopongono a controlli stringenti e si impegnano al rispetto di determinati disciplinari di produzione (parmigiano reggiano – prosciutto di parma – lana vergine etc.).

requisiti di validità il difetto di questi requisiti comporta la nullità del marchio

LICEITA’

VERITA’

ORIGINALITA’

NOVITA’

Non deve contenere elementi di contrarietà alla legge, all’ordine pubblico, buon costume, stemmi o segni protetti.

Divieto di inserire segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi

E’ necessaria la capacità distintiva per cui non potranno utilizzarsi come marchio denominazioni generiche – indicazioni descrittive che riprendono i caratteri essenziali e di provenienza geografica dei prodotti – segni divenuti di uso comune .

Non basta che sia originale ma occorre anche che non sia già stato usato e registrato

MARCHIO REGISTRATO

La registrazione attribuisce il diritto all’uso esclusivo del marchio su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dalla diffusione territoriale dei prodotti.

Il marchio registrato copre:

prodotti identici

prodotti affini ove possa esserci rischio di confusione

Resta libera la registrazione e il conseguente uso del marchio per prodotti diversi.

c/o l’Ufficio Italiano Brevetti e cambi

presso il Ministero dello Sviluppo

Economico

Marchio celebre

dotato di forte capacità attrattiva e suggestiva, di rinomanza

Gode di tutela a prescindere dal criterio dell’affinità merceologica a partire dal 1992

• Per cui il titolare può vietarne l’uso di uno identico o simile al proprio anche per prodotti o servizi non affini quando tale uso consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 12, lett. f), legge marchi).

Diritto all’uso esclusivo

decorrenza

• Dalla data di presentazione della domanda e anche prima dell’uso effettivo

durata

• Decennale, rinnovabile per un numero illimitato di volte.

• E’ quindi una tutela perpetua, salvo che sopraggiunga una causa di nullità o di decadenza (mancato utilizzo quinquennale) o la volgarizzazione del marchio, con perdita della capacità distintiva.

Tutela penale e civile del marchio

registrato

• Azioni cautelari: sequestro – inibitoria all’uso

• Azione di contraffazione per l’inibitoria alla

continuazione dell’uso lesivo e la rimozione degli

effetti degli atti lesivi

non registrato

• 2571 c.c.: tutela della situazione di fatto

conquistata sul mercato. Situazione di fatto e

notorietà.

• Quindi possibilità per il titolare del marchio di continuare ad usarlo

nonostante la registrazione di altri nei limiti in cui anteriormente se ne è avvalso - c.d. preuso

Trasferimento del marchio

definitivo

• Ante 1992: principio di circolazione vincolata del marchio prima del d. lgs. 480/1992. Il trasferimento del marchio è vincolato al trasferimento dell’azienda o di un ramo di essa; è condizionato all’esclusività dell’uso trasferito ed all’assenza di inganno per i consumatori in ordine alle caratteristiche qualitative dei prodotti

Temporaneo – c.d. licenza di marchio

• Cass. 13/06/1995, n. 6656: presunzione che la cessione dell’azienda comporti la cessione di determinati marchi. La violazione del divieto di circolazione autonoma determina la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative.

Ratio del legislatore

• Tutela dell’aspettativa del consumatore sulla continuità del rapporto marchio-impresa – Cass. 17/12/1987, n. 9404.

• Regole coerenti con l’idea che la funzione del marchio non sia meramente distintiva ma anche identificativa o informativa per il consumatore, perché assicura la presenza di determinate qualità in ciascuna delle unità contrassegnate ed assicura la provenienza di tutte le unità contrassegnate in un certo modo da una medesima fonte.

Il mutamento giurisprudenziale si verifica in conseguenza della progressiva dissoluzione dei concetti di azienda e di ramo di azienda in via interpretativa.

Il disposto dell’art. 2573 si considera rispettato anche con il trasferimento del diritto di fabbricare il prodotto cui si riferisce, secondo le modalità tecniche protette dal brevetto e con il trasferimento dei particolari elementi tecnici eventualmente necessari alla realizzazione

Situazione attuale

Possibilità di circolazione autonoma dall’azienda

• Art. 2573, comma 2

presunzione relativa di trasferimento del marchio in caso di cessione di azienda quando sia costituito da un segno figurativo, denominazione di fantasia o ditta derivata

Licenza d’uso del marchio

Esclusiva per la totalità

Per salvaguardare le esigenze di protezione dei consumatori in ordine allo

stesso livello qualitativo dei prodotti/servizi

contrassegnati, la possibilità di variare /differenziare le

qualità del prodotto o il livello del servizio è un

diritto del solo licenziatario esclusivo

Non esclusiva

per una parte dei prodotti o dei servizi. In tal caso più imprese sono utenti in contemporanea dello stesso segno distintivo.

assunzione espressa dell’obbligo per il licenziatario

non esclusivo di usare il marchio per prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati

nel territorio dello stato

Il trasferimento di disegni e conoscenze viene progressivamente equiparato al trasferimento di una specifica organizzazione produttiva /ramo di azienda

Cass. 1424/2000 Cass. 2578/1995

si arriva al principio di libera e incondizionata circolabilità per le vicende traslative a partire dal 31/12/1992.

inutilità della connessione marchio/impresa-azienda

La validità del trasferimento sarà condizionata soltanto al rispetto del principio di tutela del pubblico. Potrà aversi cessione pura e semplice del segno tutte le volte in cui il cessionario avrà autonomamente a sua disposizione un’organizzazione aziendale nel settore di produzione di riferimento che gli consenta di continuare a fabbricare beni corrispondenti a quelli del cedente.

• Fungibilità dei prodotti in circolazione ed equivalenza delle caratteristiche merceologiche senza necessità di acquisto dell’azienda – prodotti standard