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♣ 재미있고 읽기 편한 특허이야기 (30)

♠자료제공 : 이상준 변리사

“특허 괴물에 대한

최근 미국 동향”

♣ 특허 괴물이란 ?

특허 괴물 (patent troll)

특허 괴물이란, 특허된 발명, 기술 등을 실시하여 물건을 제조, 판매 등을 하지 않으면서, 보유한

특허를 이용하여 특허 소송을 통해 이익을 창출하는 회사들을 가리킨다.

특허 괴물에 의한 침해 소송의 급증

미국 백악관이 지난 6월 발표한 자료에 따르면 특허괴물에 의해 제기된 특허소송 건수는 2012년

미국 전체 특허소송 수의 62%에 달하며 2011년 특허괴물에 돌아간 손해 배상금액은 총 290억

달러로 2005년에 비해 4배 증가했다.

이 중에는 한국 기업을 상대로 한 소송도 늘어나고 있는 추세다.

대표적인 특허괴물인 Intellectual Ventures의 경우 3G 관련 특허 분쟁을 통하여 국내 대기업으로

부터 1조원이 넘는 금액을 받은 바 있다. 특히 2011년 기준으로 삼성전자는 특허괴물과 가장 많은

소송을 하는 기업으로 랭킹되었다.

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♣ 특허 괴물이란 ?

특허 괴물의 특허 포트폴리오

특허 괴물은 1) 스스로 특허 출원, 등록을 하여 특허권을 확보하거나, 2) 가치 있는 특허를 매입

또는 라이센스를 받아 특허 포트폴리오를 구축한다.

또한 특허 괴물은 표준특허를 확보하거나 국제표준화에 참여하고 있는데, 표준특허의 경우 회피

설계가 쉽지 않고 그 실시가 불가피한 점에서 특히 문제가 되고 있다.

특허 괴물의 특허 소송 전략

특허 침해 소송은 피고 측의 특허 침해 여부를 명확히 입증하지 못해도 특허권자가 소를 제기할

수 있다.

특허 괴물은 여러 피고들을 대상으로 특허 침해를 주장하며, 피고들은 특허 침해 소송의 막대한

소송 비용 및 패소 시 부담 때문에 어쩔 수 없이 합의금을 내고 분쟁을 마무리하는 경우가 많다.

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♣ 특허 침해 소송의 손해배상액

특허 침해에 따른 합리적인 로열티 결정

미국특허법 284조는 법원이 특허침해를 확정하고, 손해의 배상을 명함에 있어 손해배상액은 “법원에

의해 결정된 이자 및 비용을 모두 포함하여 그 특허침해를 보상하기에 적정한 금액이어야 하고, 어떤

경우에도 침해자가 만일 라이선스를 받았다면 부담하였어야 할 합리적인 로열티(reasonable royalty)

보다는 작을 수는 없다”고 규정한다.

합리적인 로열티에 대하여 법정에서 다툼이 있는 경우, 가상 협상을 통하여 해결하는 것이 일반적인데,

이는 해당 특허가 유효하며 특허권 침해가 성립한다는 전제 하, 양 당사자가 성실하게 협상하는 경우

합의에 도달하여 로열티를 이끌어내는 것이다. 이 때 합리적인 로열티를 결정하는 요건은 1) 로열티

계산의 기초를 확정하고 2) 적정 로열티 요율을 결정하는 것이다

그런데 부품과 관련된 특허를 침해하는 경우, 1) 그 로열티 계산의 기초를 부품을 포함하는 최종 제품

으로 할 것인지, 부품으로 할 것인지가 문제가 되며, 2) 이에 대한 로열티 요율을 얼마로 할 것인지가

문제가 된다.

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♣ 특허 침해 소송의 손해배상액

전체 시장 가치 규칙(EMV 규칙)에 따른 손해배상액 산정

전체 시장 가치 규칙(Entire Market Value rule)

미국에서는 특허 침해의 손해배상액과 관련하여 "전체 시장 가치 규칙"(Entire Market Value rule;

이하 "EMV 규칙“이라 함)이 적용되어 왔다. 이것은 특허된 기능이 고객의 수요를 환기할 근거가

있다고 인정되는 경우, 비록 제품이 그 특허와 독립적인 기능을 포함하더라도 그 제품 전체의 가치에

근거하여 손해 배상을 인정하는 것이다.

Honeywell VS Minolta Camera 사건

EMV 규칙이 적용된 대표적인 사건이 허니웰(Honeywell) VS 미놀타(Minolta) 카메라 사건이다.

미놀타 사의 자동 초점 일안 리플렉스 카메라는 미국에서 대히트하고 있으며, 1987년 당시 미국 시장

점유율이 최고였다. 상기 카메라의 자동 초점 기술 특허의 침해가 문제된 사건에서, 평결은 상기 자동

초점 기능이 “부품” 특허 기술임에도 불구하고, 상기 자동 초점 기능이 카메라 소비자의 수요를 환기한

근거라고 인정하였다. 그리고 부품 특허의 침해임에도 불구하고 카메라 전체의 가치를 기반으로 손해

배상을 인정하였다(1992년 2월 뉴저지 지방법원, 배심원 평결).

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♣ 특허 침해 소송의 손해배상액

EMV 규칙을 적용 시 문제점

손해배상액 산정의 어려움

EMV 규칙을 적용할 경우 손해배상액은 고액이 되게 된다. 그러나 EMV 규칙을 적용할지 여부는 사건

마다 다르다. 그러므로 특허 괴물과 침해 분쟁이 생길 경우 피고는 EMV 규칙의 적용 가능성 및 이에

따른 고액의 손해배상을 고려하지 않을 수 없다.

다수의 침해 분쟁 발생 시 소송 위험

하이테크 제품의 경우 수많은 부품들에 대하여 수많은 특허가 있을 수 있어 각각의 부품에 대한 침해

분쟁이 생길 위험이 있는데 이들 각각의 분쟁에서 EMV 규칙이 적용될 경우 소송 위험이 너무 커진다.

특허 괴물을 규제해달라는 산업계의 요청

2009년 인텔, 마이크론 등 미국 반도체 업계는 특허 괴물을 법으로 규제해 달라는 입법안을 요청하였다.

이에 대하여 미국 의회는 2009년 6월 특허 괴물에 대한 공청회를 개최하여 특허 괴물들이 특허법을

남용하는 것에 대한 논의를 하였으며, 2011년 9월 미국 특허법 개정 시 특허 괴물에 대한 대책을 반영

하기도 하였다. 그러나 특허 괴물에 대한 대책으로는 여전히 미흡한 면이 있는 것이 현실이다.

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♣ 특허 침해 소송의 손해배상액

미국 법원이 손해배상액의 상승 및 EMV 규칙의 적용에 엄격한 경향을 보이기 시작함

Cornell 대학교 VS Hewlett Packard

특허 괴물로 인한 피해에 대한 인식이 증가하는 것과 발맞춰, Cornell 대학교 대 Hewlett Packard 사

재판 (사건 번호 01-cv-01974)의 2009 년 3 월 31 일의 판결에서는 합리적인 로열티를 결정하기

위한 요건을 엄격하게 요구하였다.

즉, 상기 사건에서는,

a) 피침해 부품이 그것을 가진 최종 제품의 소비자 수요를 환기한 확고한 경제적 입증을 요구하였으며,

b) 로열티 계산의 기초로 제품 전체가 아닌 "판매 가능한 최소 단위“를 사용 했어야 했다고 판시하였다.

Cornell 대학교 대 Hewlett Packard 사 사건 이후 미국 법원의 판례는 손해배상액의 상승을 억제하는

경향을 보였으며, 특히 2012 년 미국 연방 순회 항소 법원 (CAFC)의 LaserDynamics 사 대 Quanta

Computer 사의 항소심에서는 EMV 규칙의 적용에 대해 종래보다 더 좁은 해석을 보이기도 하였다.

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♣ Innovatio 사건- Wi-Fi 기술 관련 특허 침해 소송

Wi-Fi 기술 관련 특허 침해가 문제된 Innovatio 사건

Innovatio 사는 Wi-Fi 무선 통신 기능을 탑재 한 제품을 제조, 판매하고 있는 미국 Cisco Systems 사의

미국 Motorola Solutions 사, 미국 SonicWALL 사, 미국 Netgear 사의 미국 Hewlett-Packard 회사의

주요 제조 기업 5 개사에 대하여 특허 침해를 주장하였다.

Innovatio 사가 침해를 주장한 특허들은 IEEE802.11 표준 (이하 "Wi-Fi"로 기재함)과 관련한 특허

23건으로, 이 중 표준 기술 불실시 합의를 한 4건을 제외한 19건이 문제가 되었으며, 2013년 7월 26일

판결에서 이들은 Wi-Fi 필수 특허로 인정되었다.

상기 사건에서는 로열티 계산의 기초를 Wi-Fi 칩에 한정할지, 아니면 Wi-Fi 칩이 적용된 최종 제품으로

할지 여부가 쟁점이 되었다.

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♣ Innovatio 사건- Wi-Fi 기술 관련 특허 침해 소송

쟁점-로열티 계산의 기초를 Wi-Fi 칩으로 할지 최종 제품으로 할지 여부

Innovatio 사는 Wi-Fi 기술 관련 19개 특허들의 침해를 주장하면서, 로열티 계산의 기초를 Wi-Fi 칩

(즉, 부품)이 아닌, Wi-Fi 기능을 탑재 한 최종 제품의 판매 가격으로 할 것을 주장하였다. 반면, 피고인

5개 제조사는 로열티 계산의 기초를 Wi-Fi 칩으로 할 것을 주장

Innovatio 사는 로열티 계산의 기초를 최종 제품의 판매 가격으로 할 것을 요구하였으나, EMV 규칙의

적용을 요구한 것은 아니었다.

즉, Innovatio 사는 “Wi-Fi 기능 팩터”라는 것을 주장하였는데, 여기에 따르면 “최종 제품에 대한 Wi-Fi

기능의 가치의 비율”을 “최종 제품의 판매 가격”에 곱하여 얻은 금액을 로열티 계산의 기초로 하자는 것임.

상기 계산 방법에 따르면, 예컨대,

1) 노트북 컴퓨터의 Wi-Fi 기능의 가치의 비율은 10 %이므로, 로열티 계산의 기초는 노트북 컴퓨터 판매 가격 × 10 %

2) Wi-Fi 액세스 포인트 제품의 Wi-Fi 기능의 가치의 비율은 95 % 이므로, 로열티 계산의 기초는 Wi-Fi 액세스 포인트

제품의 판매 가격 × 95 %

3) 태블릿 컴퓨터의 Wi-Fi 기능의 가치의 비율은 20 ~ 30 % 이므로, 로열티 계산의 기초는 제품의 판매 가격 × 20 ~ 30 %

4) 생산 관리용 바코드 스캐너의 Wi-Fi 기능의 가치의 비율은 30 ~ 50 % 이므로, 로열티 계산의 기초는 제품의 판매 가격 × 30 ~ 50 %

Innovatio 사의 계산 방법

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♣ Innovatio 사건- Wi-Fi 기술 관련 특허 침해 소송

법원은 Innovatio 사의 주장을 받아들이지 않음.

Innovatio 사측 증인은 Wi-Fi 기능 요소가 최종 제품의 Wi-Fi 기능의 가치를 정확히 반영하고 있다는

것을 입증 할 수 없었다. 그러므로 법원은 Innovatio 사의 주장을 받아들이지 않고, 피고인 5개 제조사

측이 주장한대로 Wi-Fi 칩의 가격을 로열티 계산의 기초로 하였다.

Innovatio 사건에서 법원은 “하향식” 방식으로 로열티 요율을 결정함.

Innovatio 사건에서 적용한 “하향식” 방식이란?

1) 로열티 계산의 기초인 Wi-Fi 칩의 평균 판매 가격을 산출함.

2) 상기 평균 판매 가격의 수익률을 산출하고, 이를 로열티 지급액의 한도로 함.

3) Wi-Fi 기술과 관련한 필수 특허의 전체 개수를 확정함.

4) Innovatio사가 침해를 주장한 특허들의 표준의 중요도를 고려하여, 상기 전체 필수 특허들의 개수에

대한 Innovatio사의 특허 가치 계수를 특정함.

5) “상기 2)의 평균 이익액”과 “상기 4)의 가치 계수”를 곱한 수치를 침해가 주장된 특허의 로열티 요율로 함.

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♣ Innovatio 사건- Wi-Fi 기술 관련 특허 침해 소송

Innovatio 사건에서 로열티 산정의 구체적인 계산

Innovatio 사건에서 “하향식” 방식에 따라 로열티를 산정한 구체적인 계산 방법은 하기와 같다.

1) 1997 ~ 2013 년 평균을 내어 Wi-Fi 칩의 평균 판매 가격을 산출함

미국 ABI Research 사의 2010 년에 발행 된 시장 조사 보고서 "Wi-Fi IC Market Data '를 채택하여,

Wi-Fi 칩의 연도 별 평균 단가 및 판매 수량을 얻음. 2005 년 이후 판매 수량의 급증은 표준화 된

제품의 보급에 기인한 것으로 판단하고, Wi-Fi 칩의 평균 판매 가격으로 가중 평균이 아니라 매년

단순 평균치를 채택함. 그 결과, 1997 년부터 2013 년까지의 Wi-Fi 칩의 평균 단가인 14.85 달러를

Wi-Fi 칩의 평균 판매 가격으로 산출함.

2) Wi-Fi 칩의 수익률을 정하고, 이를 이용하여 Wi-Fi 칩의 평균 이익 및 로열티 지급의 상한을 정함.

Wi-Fi 칩 메이커 인 미국 Broadcom 사와 미국 Marvell 사의 수익률을 조사하고, 이를 고려하여

Wi-Fi 칩의 수익률을 12.1 %로 산출함.

Wi-Fi 칩의 평균 판매 가격(14.85 달러)에 Wi-Fi 칩의 수익률(12.1 %)을 곱한 금액을 평균 이익으로

하고 이를 로열티의 상한으로 함.

로열티의 상한: 14.85 미국 달러 × 12.1 % = 1.80 달러

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♣ Innovatio 사건- Wi-Fi 기술 관련 특허 침해 소송

3) Wi-Fi 기술과 관련한 필수 특허의 전체 개수를 3000 개로 확정함.

영국의 경영 컨설팅 회사 인 PA Consulting Group 사의 2013 년 6 월 발행 보고서 등을 참고로 하여,

Wi-Fi 기술과 관련한 필수 특허의 전체 개수를 3000 건으로 확정함.

4) 상기 전체 필수 특허 3000개에 대한 Innovatio사의 특허 19건의 가치 계수를 특정함.

법원은 Innovatio사가 침해를 주장한 특허들 19건에 대하여 기술적 검토를 하고 상기 특허들이 중간

~고급 정도의 큰 가치가 있는 특허라고 인정함.

법원은 "전자 공학 관련 특허의 가치의 84 %를 상위 10 %의 특허가 차지한다」는 연구 결과 (Mark

Schankerman"How Valuable is Patent Protection? Estimates By Technology Field "29 RAND J. ECON

77, 94 tbl.5 & n.12 (1998))을 원용하고 , 상기 Wi-Fi 필수 특허 전체 (3000 건)의 가치의 84 %를 상위

특허 10 %가 차지한다고 판단했음.

또한 법원은 London School of Economics의 Mark Schankerman 교수의 연구 논문에 나타난 "상위

10 %의 특허가 전체 특허의 가치의 84 %를 차지하고, 다음 10 %의 특허가 전체 가치의 8 %를 차지한

다. 이후 다음의 10 %에 대해 차지하는 가치는 줄어들고 간다 "는 가치 평가를 제시함.

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♣ Innovatio 사건- Wi-Fi 기술 관련 특허 침해 소송

법원은 상기 3000 건의 필수 특허의 대부분은 필수 특허인지 아닌지 확인되지 않았으므로 대부분의 특

허들이 Innovatio 사의 침해가 주장된 19개 특허들에 비해 가치가 낮은 것으로 판단하였음. 이에 따라,

Innovatio 사의 특허들이 Wi-Fi 기술 관련 필수 특허 전체의 상위 10 %에 속한다고 판단하였음.

상기 2)에서 구한 모든 Wi-Fi 필수 특허에 대한 로열티 지급 상한인 Wi-Fi 칩의 평균 이익 1.80 달러

중 84 %가 Wi-Fi 필수 특허 상위 10 % (3000건 X 10% = 300 건)의 가치라고 계산함.

Innovatio사의 특허 19건은 Wi-Fi 필수 특허 상위 10%에 속하므로, Wi-Fi 필수 특허 상위 10% 중

Innovatio사의 특허 19건의 비중은 19/300이 됨.

따라서, Innovatio사의 특허들의 가치 계수는 Wi-Fi 필수 특허 상위 10 %의 가치에 상기 비중을

곱한 것이 됨. 즉, 84 % × 19 / 300

5) “상기 2)의 평균 이익액”과 “상기 4)의 가치 계수”를 곱한 수치를 19개 특허의 로열티 요율로 함.

상기 2)에서 구한 Wi-Fi칩의 평균 이익(로열티의 상한)과 상기 4)에서 구한 Innovatio사의 19개 특허

들의 가치 계수를 곱한 수치를 Innovatio 사의 특허들의 로열티 요율로 함.

즉, Wi-Fi 칩의 평균 이익인 1.80 달러를 특허 가치 계수 84 % × 19 / 300와 곱한 금액이 로열티 요율이 됨.

1.80 달러 × 84 % × 19 / 300 = 0.0956 미국 달러 = 9.56 센트 = 로열티 요율.

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♣ Innovatio 사건- Wi-Fi 기술 관련 특허 침해 소송

Innovatio 사건의 의미

Innovatio 사건에서 법원은 로열티 계산의 기초를 최종 제품이 아닌, Innovatio 사의 특허 기술이

실시되고 있는 "판매 가능한 최소 단위“인 Wi-Fi 칩에 한정하였다.

그 결과, 피고인 5개 제조사가 지불해야 할 손해배상액은 로열티 계산의 기초를 최종 제품으로 산출

하였을 때보다 현저히 적어지게 되었다.

이러한, Innovatio 사건은 특허 침해 소송에서 로열티 계산의 기초를 최종 제품이 아닌, “판매 가능한

최소 단위”로 하였다는 점에서 특허 괴물에 의한 특허 분쟁의 부담의 완화를 시사한다.

그러나 Innovatio 사건에서 이러한 결과가 나온 이유는 Innovatio 사 측에서, 자신들이 주장한 최종

제품에 대한 Wi-Fi 기능의 가치의 비율의 객관성을 입증하지 못하였기 때문이다. 만약 최종 제품에

대한 부품과 관련된 기능의 가치를 입증할 수 있다면, EMV 규칙의 적용이 없다고 하더라도, 최종

제품을 로열티 계산의 기초로 할 수 있을 것이다. 이에 대하여는 후술하는 Fractus vs 삼성 사건을

참조한다.

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♣ Fractus vs 삼성

휴대폰 내장용 안테나 특허 관련 침해 분쟁

2009 년 5 월 5일 스페인의 안테나 제조업체인 Fractus 사는 자사의 휴대폰 내장용 멀티 레벨 구조

안테나에 대한 특허 4 건을 침해하였다며, 삼성을 상대로 소를 제기하였다.

이 사건에서, Fractus 사는 삼성의 휴대폰의 평균 판매 가격의 10 % 분량이 내장 안테나의 가치라는

것을 주장, 입증하여, 최종 제품에 대한 특허 가치를 산출하였으며, 그 결과 2300만 달러라는 고액의

손해배상액을 인정 받았다.

참고로, Fractus 사는 최종 제품인 휴대폰의 평균 판매 가격의 10%가 내장 안테나의 가치라는 것을

입증하기 위하여, 키보드, 회로 기판 내장 안테나 등 휴대폰의 주요 부품을 식별하고 각 부품의 휴대폰

가격의 상대적인 가치를 평가했다. 또한 Fractus 사의 소형 다중 대역 내장형 안테나가 휴대폰의 박형

화, 소형화에 미치는 중요성 등 각종 관련 자료를 제시하였다.

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♣ 혁신법(Innovation Act)의 하원 통과

2013년 12월 5일 미국 하원은 특허소송 남용을 방지하기 위한 혁신법(Innovation Act)를 통과시켰다.

현재 미국의 특허 침해 소송은 피고 측의 특허 침해 여부를 명확히 입증하지 못해도 특허권자가 소를

제기할 수 있으며, 피고들은 특허 침해 소송의 막대한 소송 비용 때문에 어쩔 수 없이 합의금을 내고

분쟁을 무마하는 문제가 있다.

상기 혁신법은 하기와 같이 특허 괴물의 소송 부담을 증가시키는 내용이다.

원고 측에 피고가 어떠한 특허를 어떻게 침해하고 있는지 침해 상황을 자세히 설명할 것을 요구함.

원고에 출자하고 있는 기업, 최종 모회사 등 이해 관계인에 대한 정보를 제시할 것을 요구함.

피고가 승소할 경우 변호사 비용 등 소송 비용을 원고로부터 배상받을 수 있게 함. 또한 패소한 원고가

소송 비용을 배상하지 못할 경우 피고는 해당 특허권의 다른 이해관계인의 참여를 발의(joining motion)하여 소송

비용을 대신 배상하도록 할 수 있음(단, 원고가 오로지 특허소송을 통한 이익을 위하여 해당 특허를 소유

하고 있다는 것을 증명할 것을 전제로 함).

피고가 해당 특허의 소비자, 소매업자, 제조사 등 최종 사용자인 경우 법원은 소송을 유예할 수 있음.

미국 하원은 최근 특허 침해 소송의 남용 방지를 위한 대책 법안을 통과시켰다.

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♣ 미국의 입법 및 판결과 관련한 시사점

최근 미국 정부 및 법원은 특허 괴물로 인한 특허 침해 소송의 남용 및 산업계의 부담을 줄이려는

경향을 보이고 있다.

특허 괴물로 인하여 손실을 보는 기업들 중에는 우리나라 기업들도 많은바, 이러한 미국의 동향은

우리나라 기업들 및 산업계와도 밀접한 관련이 있다 할 것이다.

특히, 이번 혁신법 제정은 특허 괴물의 한국 기업에 대한 소송에 상당 부분 제동을 거는 효과를 가질

것으로 기대된다.

그러나, 그렇다 하더라도 국내 기업끼리 전략적 라이선스 협정을 하거나 신제품 기획 시 사전에 분쟁

위험이 큰 특허를 파악하여 회피 기술을 개발하는 등의 치밀한 특허 전략 및 분쟁 대응 전략을 수립

하여 특허 괴물에 대한 대비를 하는 것이 바람직하다.

♣ Reference

미국 특허권의 남용 억제에 의회가 대책 법안을 검토 2013/11/25 일본경제신문

http://www.etnews.com/news/economy/economy/2773962_1493.html

한국과 미국특허법에서 규정한 특허침해로 인한 손해배상에 대한 비교법적 고찰, 박용근, 2013.

미 ‘혁신법’ 통과..‘특허괴물과의 전쟁’ 한국기업 한숨 돌릴까 2013/12/11 파이낸셜 뉴스/김호연 기자

グローバル知財経営のすゝめ, 미국이 "특허 괴물"을 견제 라이센스 기준, 2013/11/14, 植木 正雄

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