[BLT] 스타트업을 위한 특허의 이해 - 유철현 변리사

Business,�Law�&�Technology�

BLT

BLT Business,�Law�&�Technology www.BLTe.kr

스타트업을위한특허의이해

2013.09.06

유철현변리사

[email protected]

BLT Business,�Law�&�Technology

BLT 강의순서

Part Ⅰ.�사례로 보는지식재산개론의이해

Part�Ⅱ.�스타트업특허전략포인트

Part�Ⅲ.�분쟁 대응전략


BLT

•서울대재료공학부졸업

•Microsoft�Certified�Professional

•정보통신산업기사

•변리사

•前)�나우리정보기술(주) .NET�ERP�및 G/W�개발

•前)�와이에스장합동특허법률사무소

•前)�특허법인가산

•現)�BLT�특허법률사무소대표변리사

소개

- 중소기업진흥공단 청년창업전용자금 심의위원

- 크라우드펀딩 플랫폼 『오픈트레이드』 IP�멘토단

- 창업진흥원 주관 2013년 실전창업리그 DSC�알파드림 멘토단

- ETRI�특허코디네이터 전임강사

- 발명진흥회 주관 지식재산능력시험(IPAT) 출제위원

- 서울디자인재단 디자인 컨설턴트

- 국제지식재산연수원 IP리더 전임강사

- 대한변리사회 청년분과위원

- 삼성전자,�삼성디스플레이,�삼성테크윈,�삼성SDS�전담 변리사

유철현변리사


BLT 강의순서





BLT 지식재산권분쟁동향

삼성전자 v.�애플 (ITC�거부권 행사 관련)



삼성전자 v.�애플 (영국법원판결 관련)

<2012년 10월 26일자 애플 사과문>

"2012년 7월9일 잉글랜드및웨일즈고등법원은삼성전자갤럭시태블릿컴퓨터즉갤럭시탭 10.1,탭8.9,�탭 7.7이 애플이 특허등록을받은디자인 No.�0000181607-0001호를침해하지않았다고판결했다.�고등법원의판결전문의내용은다음링크www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2012/1882.html에서찾아볼수있다.�이 판결은유럽연합(EU)전역에걸쳐효력을발휘하며 2012년10월18일항소법원의지지판결을받은내용이다.�항소심판결의사본은다음링크www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/1339.html에서 볼 수 있다.�유럽 어느 곳에서도등록된디자인과관련한금지명령이시행된곳은없다."

<2012년 11월 2일자애플수정사과문>



Ø 특허분쟁은대기업들의이야기일뿐?


BLT 삼성갤럭시 S4�사운드앤샷 CASE

Ø삼성전자와개인특허권자의분쟁사례



Ø다윗과골리앗의싸움을가능하게하는돌팔매(특허)의 힘





Ø삼성전자와개인특허권자의분쟁사례

- 골리앗의반격!

승부의향배는?


BLT 특허란무엇인가?

Ø 특허권의본질은독점배타권

- 타인이자신의특허권을무단사용할경우

법적인조치를강구할수있음.

- 손해배상청구,�침해금지청구,�라이센스협상등



Ø특허를 왜 내야 하나요?



ØAnswer�1.�특허는 보험이다!�(방어적 관점)

- 평상시에는전혀필요가없음.

- 주기적으로내는돈이아깝다는생각을하곤함.

-불의의사고를당했을때,�더 큰 지출을막을수있음.

- 그러나잘못설계하면위급상황에도아무런도움이안됨.

- 분노 →설계자를원망→불신의늪에빠짐→무용론자영역으로입성

∴자신에게필요한권리범위에따라제대로설계하여등록을받는것이중요



ØAnswer�1.�특허는 보험이다!�(방어적 관점)

- 한국특허제 312,198호

[청구항 1]

해송 잎 25%,�삼백초 25%,�황금 25%,�백리향 25%,�계 100%를

6일 동안 15℃~20℃가유지되는그늘에서 1차로건조하고,�

25℃상의햇볕에서 3일간재 건조한후,�

파쇄기에넣어혼합분말을만들어면주머니에넣고,�

20배수의물을투입한후,�

100℃에서 120분간가열하여생기는증기를냉각시켜추출한원액에원하는원단(면섬유,�나이론,�가죽,�부직포등)을 침지시켜

약 80℃의 열로 30분간가열하고,�

원단을탈수 건조하여제조함을특징으로하는원적외선을방출하는원단의제조방법.



ØAnswer�2.�특허는 무기이다!�(공격적 관점)

Q:�특허소송이늘어나면서기술개발을장려하는특허본연의기능이위협받고있다.

A:�(미어볼드회장) 특허는재산권이다.�허락없이사용하는것은위법이다.

어떤회사들은고집스럽게사용료를내지않는다.�백화점에서돈을내지않고

옷을가져가는것과마찬가지다.�무단으로사용하는기업에소송을거는것은

정당하다.�실리콘밸리등기술산업에서과거에특허를전략적인권리로

사용하지않던않던회사들도이제는특허를전략적인도구로쓰고있다.�특허권을

주장하면서경쟁사를견제하는것이다.�야후는페이스북에소송을걸었다.

모토롤라를사들인구글은모토롤라이름으로애플과마이크로소프트등에

소송을거는등새로운현상이나타나고있다.�과거에보지못했던문화적

변화를목도하고있다.�

Founder�of�Intellectual�Ventures�(IV)Nathan�Myhrvold

<출처: http://mba.mk.co.kr/view.php?sc=51000001&cm=%C0%FC%C3%BC%B1%E2%BB%E7&year=2013&no=489149&relatedcode=000140153>




-공격적인특허의예




- 김치냉장고의원천특허

-미래시장선점






ØAnswer�3.�특허는 비지니스 수단이다!

-특허마케팅 -공공기관입찰우선권/가산점부여

-운영자금확보수단

<출처: 중소기업제품 공공구매제도 안내서 - 중소기업중앙회>



ØAnswer�1.�특허는 보험이다!

ØAnswer�2.�특허는 무기이다!

ØAnswer�3.�특허는 비지니스 수단이다!

특허 =�사업성공을 위한 전략


BLT Market�Share 확보를 위한특허

ØMarket�Share�확보를 위한 특허란?

- 경쟁사의시장진입을차단또는최대한지연시킬수있는특허

- 틈새시장을선점한스타트업이자금력을앞세운후발주자와경

쟁할수있는원동력

- 특히 내수 시장의규모가작은국내에서는경쟁사와후발주자를

반드시견제해야함


BLT Market�Share 확보를 위한특허 - CASE�#1

Ø도시바 v.�그리드 특허 케이스

침해분쟁

Grid�Systems�CorporationUS�4,571,4561982.10.18.�출원1986.02.18.�등록



Ø도시바 v.�그리드 특허 케이스 (US�4,571,456)

노트북컴퓨터의 기본구조를 그대로권리화

① Display�Housing(뚜껑)이 중앙부에위치한다.② 뚜껑을연 상태에서 자유로운위치에 고정할수 있다.③ 뚜껑을열면 키보드가 나온다.④ 뚜껑을닫으면 Suit�Case가 된다.



Ø도시바 v.�그리드 특허 케이스 (US�4,571,456)

- 도시바의최초노트북제품 T1100은 일본내에서큰인기를얻었음

- 그러나,�특허분쟁으로인해도시바제품의미국진출이 4년 지연됨

- 1989년 9월 도시바社는그리드社에게 375억원을로열티로지불



Ø한경희 생활과학 스팀청소기 관련 특허전략




1)�강한특허의확보및빠른독점








2)�입체적인특허포트폴리오구축

813,538 813,537 813,539

401,327

793,413

881,943 776,841 734,569




3)�시장의규모와권리행사시기를적절히조율




2)�입체적인특허포트폴리오구축

3)�시장의 규모와권리행사시기를적절히조율

※ 스타트업의 틈새시장 공략시에

특히 필요함 (시장장악 &�투자유치)


BLT 강의순서





BLT 특허전략을수립하기위한사전점검 POINT

1.�특허출원과특허등록은다르다 (��)

2.�특허출원은제품출시이후에하는것이좋다 (��)

3.�전세계에서동시에등록받는국제특허가존재한다 (��)

4.�국내 출원후 언제든지해외출원을할수있다 (��)

5.�유사한 특허가기존에있더라도추가적인특징이있는경우

출원및등록이가능하다 (��)

6.�아이디어만으로도특허출원이가능하다 (��)



1.�특허출원과특허등록은다르다 (��)



2.�특허출원은제품출시이후에하는것이좋다 (��)

[사례]�마루나(JP) vs 나성준

• 일본의마루나社는마루나연사기에관한실용신안을일본및한국에등록

• 한국의나성준이동제품을생산하여판매하자,�특허침해소송을제기

• 마루나社가특허출원전에이제품팜플렛을한국에다량배포하여공지상태가인정되어패소

ü 공지예외주장출원(특허법 30조)을 하더라도매공지행위마다

모두입증해야하며,�상대방에게반격의빌미를줄수있음.

∴외부공개전에출원할것



3.�전세계에서동시에등록받는국제특허가존재한다 (��)

ü 특허권은각국가별로독립적

ü 한국에서획득한특허는한국에서만효력이있음

ü 국제특허출원(PCT)은 절차만통일됨

∴사업을수행할국가전체에서개별적으로특허확보



4.�국내 출원후 언제든지해외출원을할수있다 (��)

∴국내출원일후 1년 이내에해외출원진행



5.�유사한 특허가기존에있더라도추가적인특징이있는경우

출원및등록이가능하다 (��)

CROCS�특허US�6,993,858

스트랩(120) 추가



6.�아이디어만으로도특허출원이가능하다 (��)

ü 제품또는서비스기획단계에서미리출원진행

ü 당장제품화되기어려운발명도출원가능

MS�특허출원13/396,955


BLT 스타트업특허전략 POINT

1.�자신의 제품/서비스를포괄하는발명을출원

2.�경쟁사 또는타인이쓸수밖에없는기술을대상으로출원

3.�선행문헌검토를통한무효가능성최소화

4.�상용화 가능성또는노하우보전을함께고려하여출원여부결정

5.�스타트업에특화된특허전략

6.�해외특허전략수립 - Global�Market�공략







5.�스타트업업종에따른차별화된특허전략



BLT 스타트업특허전략 POINT 1. 자신의 제품/서비스를 포괄하는 발명을 출원

<좋지 않은예 #1>

- 등록특허 제10-0419234호



<청구항 설계시주의사항>

ü 명칭이나구성을반드시일반화할것

ü 청구항에포함된구성이많을수록권리범위는협소해짐

(등록가능성과권리범위는 Trade-Off)

ü 반드시필요한구성만기재할것



Ø 게임빌(KR) vs 로드시스(US,�NPE)�분쟁 케이스

<출처:�http://www.etnews.com/tools/article_print.html?cat_id=c_ek0102020&art_code=201305060546&art_id=2762214>

<애매하지만좋은예>



Ø 게임빌(KR) vs로드시스(US,�NPE)�분쟁 케이스

<In�App�결재방법>

• 로드시스가문제삼은특허는두건이다.�‘사용자기반제품설계모듈(미국특허청특허번호 7,620,565)’과 ‘네트워크를이용하는장비를통해정보를수집하는장치와방법(미국특허청특허번호 7,222,078)’�특허다.�모두 로드시스가갖고있다.�

• 특히네트워크장치의정보수집방법과관련된 078�특허는모바일게임의앱내부결제시스템과관련이있다는게로드시스의설명이다.�

• 앱내부결제시스템은앱안에서결제를할수있도록하는기능으로무료로배포하고게임속콘텐츠를팔아수익을내는 ‘프리미엄(Freemium)’�형식의모바일게임이필수로탑재하는기능이다.

• 로드시스는지난 2011년 ‘앵그리버드’를개발한핀란드의로비오와일렉트로닉아츠(EA),�아타리등을특허침해혐의로소를제기한바있다. 화살은모바일게임개발업체에그치지않는다.�애플이나구글안드로이드운영체제(OS)를 쓰는모바일기기용응용프로그램(앱)을만드는상당수업체가로드시스와특허침해소송으로맞물려있는상황이다.

<출처:�http://www.bloter.net/archives/149173>



Ø 로드시스특허 7,222,078호관련

<출처:�http://www.etnews.com/news/international/2495673_1496.html>







네트워크를이용하는 장비를 통해정보를 수집하는장치와 방법(특허번호 7,222,078)




<청구항 1항>

① 임의의위치에서 각 사용자에의해 사용될수 있는물품의 유닛② 사용자와물품유닛 상호간에 국소적인양방향 상호작용(interaction)이 가능하게 하는매체(medium)을 제공하는물품유닛의 일부인 인터페이스로서, 사용자의물품(시스템,�commodity)에 대한 인식을이끌어내는 인터페이스

③ 물품에대한 사용자의 인식에관련된 정보를포함한 양방향상호작용 결과데이터를저장하는메모리

④ 각각의물품유닛으로부터 얻어진 양방향상호작용 결과를중앙에 전송할수 있도록물품유닛각각에결합되어 있는 통신수단

⑤ 서로다른 위치에있는 사용자들의 상호작용을관리할 수있고,�중앙과 상호작용결과를수집할수 있는컴포넌트

네트워크를이용하는 장비를 통해정보를 수집하는장치와 방법(특허번호 7,222,078)



• 1990년 출시

• 10년간 1위

•세계시장 70%�점유

• 10년 이상의 연구

• 2억 달러 규모의투자

<깔끔하고좋은예>



관련 특허 29개



관련 특허 29개

"Sensor"�면도기 관련특허정책

- 질레트사의 R&D�책임자였던존부쉬부회장은 “센서” 개발에있어서제품의핵심적인성능을중심으로한특허맵핑을최우선으로고려

- 사용자의얼굴곡면을따라서두개의칼날이독립적으로움직일수있도록카트리지내부에작은스프링을장착

- 질레트의개발팀은이를위해총 7가지의서로다른구성을디자인함

- 질레트사의사내변리사들과함께,�개발팀은이 7가지디자인으로부터발생할수있는모든발명들의강약점을분석

- 경쟁업체가회피하기가장어려운특허를발생시키는디자인을최종적으로선택

- 카트리지,�스프링,�칼날 각도의핵심적인디자인에관한 29개의발명들을특허출원

- 특허를기초로기술및시장독점



US�5,010,646

US�5,027,511

US�5,430,939

US�4,813,131 US�4,785,534

US�D377,237

US�5,113,585










BLT 스타트업특허전략 POINT2. 경쟁사 또는 타인이 쓸 수 밖에 없는

기술을 대상으로 출원

노벨상감?고도한기술?

남이안쓸 수없는기술남이안쓸수없는기술

나만쓰는기술

나만쓰는기술

YES NO

MAY�BE

<좋은 특허의정의>




<좋은 특허의예>

- 등록실용신안제20-0409095호
















<청구항 1항>

컵뚜껑외연에 근접하여 그일측에 형성된원형 또는장방형 형상으로빨대공(10)이 형성되어

있는음료컵용 컵뚜껑(A)에 있어서,

상기 빨대공(10)의 상부에 형성되면서상기 빨대공(10)과 상호보충의형상으로 성형되고상기

빨대공(10)의 일면과 접하면서 상기빨대공 뚜껑편의절곡선(21)을 통해 상기컵뚜껑(A)과

일체로 형성되어 있는 빨대공뚜껑편(20)과;

상기 빨대공 뚜껑편(20)의 중앙부는상방향으로 돌출되어성형되어 있는빨대공 뚜껑편

돌출부(22)와;

상기 빨대공 뚜껑편(20)의 외연과 상기 빨대공(10)의 내주면이분리 가능하게상호 연결되어

상기컵뚜껑(A)과 일체로 형성된 연결편(40);으로 형성된 것을특징으로 하는음료컵용

컵뚜껑.






※좋은특허는기업을성장하게함!




<다소 논쟁의소지가

있는특허의예>

- 등록특허제10-1244777호

- 나우마케팅 CPI�특허




<나우마케팅 CPI�특허>













[청구항 1항]

무선단말기용어플리케이션이업로드되어있는어플스토어서버;

광고대행사에서제작한광고대행어플리케이션이상기어플스토어서버를통해서설치된각유저의무선단말기;

상기광고대행어플리케이션을통해서접속되는광고대행사서버;

상기어플스토어서버에업로드된광고대상어플리케이션을상기광고대행사서버에등록하는어플리케이션제작자의유무선단말기를포함하며,

상기광고대행어플리케이션은,

① 상기광고대행사서버에등록된광고대상어플리케이션을확인하고,�② 유저의무선단말기에설치되는광고대상어플리케이션정보를상기광고대행사서버로전송하며,�③ 각 유저가설치한광고대상어플리케이션을통해서획득한지원금액을확인할수있는것

을특징으로하는무선단말기용어플리케이션설치를통한광고시스템.





나우마케팅은변신중?










BLT 스타트업특허전략 POINT 3. 선행문헌 검토를 통한 무효 가능성 최소화

<유효한 특허의요건>

1.�명세서 기재가명확할것

2.�신규성(발명의구성이새로울것)

3.�진보성(기존 기술로부터쉽게창작불가한것)



<특허 무효심판>

<출처: http://www.kbench.com/digital/?no=122734>

<출처: http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201307292244035&code=930100 >



<특허 무효심판>

대전제 - 심사관은전지전능한신이아니다

ü 심사과정의결함을사후적으로해결

ü 침해피소자의강력한방어수단

ü 무효심결이확정되는경우특허는소급적으로소멸

ü 필요한청구항에대해선택적으로청구할수있음



<사례 애플 “밀어서잠금해제“�특허>







시간의흐름

특허의가치

Smart�Phone시장의수요포화점경과

지속적인특허등록

2006.02

CREATIVE1조원 패소

개념특허(UI�part)대거출원

경쟁사UI�모방

2011.04

2006.04�~

2007.06

iPhone등장

2008.01

Apple개념특허(UI�part)출원공개

2008.10�~




[청구항 1항]

컴퓨터로구현되는 방법으로서,�

터치 감지 디스플레이를 포함하는전자 장치에서,�

상기 장치가 사용자 인터페이스잠금 상태에있는 동안상기 터치감지 디스플레이에의접촉을

검출하는단계;

상기 접촉에 따라상기 터치 감지디스플레이 상의사전결정된(predefined)�표시 경로를따라

잠금해제 이미지(unlock�image)를 이동시키는 단계;

상기 검출된 접촉이 사전결정된제스처(gesture)에 대응하는경우 상기장치를 사용자

인터페이스잠금 해제 상태로천이시키는 단계;�및

상기 검출된 접촉이 상기사전결정된 제스처에대응하지 않는경우 상기장치를 상기사용자

인터페이스잠금 상태로 유지하는단계를 포함하는컴퓨터 구현방법.



<사례 애플 “밀어서잠금해제“�특허>침해!?




회피




그러나..



Ø 무효 가능성을 낮추기 위해서는…

ü 출원전선행조사를상세히수행할것

ü 합리적인범위에서선행문헌을해석할것

ü 해석결과에따라청구항범위를설계할것

ü 무효심판진행시에정정제도(청구범위를사후적으로감축하는절차)를 적극 활용할것










BLT 스타트업특허전략 POINT 4. 상용화 가능성 또는 노하우 보전을 함께고려하여 출원여부 결정

Ø 특허출원 vs 노하우 보전

ü 특별한경우출원을하지않고노하우로보전할수있음

ü 기술이적용된제품이시중이유통되더라도당분간발명내용을타인이알기어려운경우노하우로유지

ü 현재실현이불가능한기술의경우일정기간노하우로보전



Ø 노하우 유출시

Q:�노하우로유지되는코카콜라의제조법을 A음료회사에서사용한경우코카콜라社는 A음료회사에대해어떠한대응을?

A1:�코카콜라제조법에대해서는특허등록을받지않았으므로특허법상으로보호를받을수없음.

A2:�코카콜라직원이고용계약을위반하고제조법을빼돌린경우해당직원에게민형사상책임또는부정경쟁방지법에근거하여책임을물을수있음.



Ø 날개없는 선풍기 CASE

ü 날개없는선풍기에대한원천특허보유자는 Dyson?




ü 날개없는선풍기에대한원천특허보유자는 Dyson?




ü 날개없는선풍기에대한원천특허출원인은 TOSHIBA




ü 이미 1980년에 TOSHIBA에서출원한발명이었으나,

모터 소형화등기술적인한계에의해실용화되지못함

ü 진공청소기분야에서강력한모터기술을보유하고있던

DYSON�社가 2009년에최초로양산화

ü 특허권의존속기간은한계가있기때문에,

존속기간내에현실화되기어려운발명은출원을유보










BLT 스타트업특허전략 POINT 5. 스타트업에 특화된 특허전략

Ø pros�&�cons�of�startup

A�startup�is�a�human�institution�designed�to�create�under�conditions�of�extreme uncertainty.

스타트업은매우불확실한상황에서도만들어낼수있는용기를가진사람의집단

- THE�LEAN�STARTUP�-

BUT

1.�자금력이부족2.�세분화된전담인력이부족3.�Founder를 제외한인력변동이심함4.�ITEM이 가변적5.�상황이 불확실함6.�종종(?) 회사가없어지기도함



Ø 스타트업에특화된대리인선정가이드라인

1.�밀착해서관리해줄수있는중소규모의특허사무소의도움을받을것

2.�최신 창업트랜드및아이템을잘이해할수있는변리사를선택할것

3.�비용 절감차원에서정부또는지자체지원사업연계또는 VC�투자 연계가

가능한특허사무소를전담으로선정할것

4.�적정한대리인비용으로선정할것 (NOT�too�low�NOT�too�high)



Ø 스타트업에특화된특허출원전략

1.�반드시외부에제품이나서비스를오픈하기전에특허출원을할것

2.�실수로서비스오픈이먼저이루어졌다면최초공개일로부터 1년 이내가

장빠른시점에특허출원을진행할것

3.�하나의출원명세서에연관된향후개발아이템을포함시킬것

4.�꼭 필요한경우가아니라면심사청구는추후에진행해도무방함

5.�명세서리뷰시에모르는내용은반드시설명을요청할것

6.�신속하게등록받아야하는건은우선심사제도를적극활용할것 (tricky)










BLT 스타트업특허전략 POINT 6. 해외특허전략 수립 - Global Market 공략

Ø Global�Market�공략

1.�모바일 관련업체는 각국 store에 손쉽게 launching�할 수 있으므로 특허침해 이슈에대해 지

속적인관심을 가져야 함

2.�VC�투자 고려시 EXIT 가능한 시장규모를 확보하여투자 호감도상승

3.�반면,�해외 진출시 분쟁리스크도 상승

4.�필요에 따라창업 초기에해외 진출을시도하는 경우특허 분쟁시비용 규모가국내의 수십배

내지수백배 규모이므로 진출국가에 대한 IP�컨설팅을반드시 수행 (특히,�미국)

5.�해외출원경비 지원사업(특허청,�중기청 등) 및 해외분쟁 컨설팅지원사업(지식재산보호협회

등)을 적극 활용하여비용 절감

6.�PCT�출원을 통해출원 후의사결정 시간을충분히 확보


BLT 강의순서





BLT 분쟁대응전략

Ø 특허분쟁은근래의일이아니다(?)

•미국인엘리아스하우(1819�~�1867)

•아프리카원주민이구멍난창으로자신을죽이려는꿈... 구멍난 창에서아이디어를얻어,�재봉틀을완성

•제품출시초기에,�이 기계가미국에서거의관심을끌지못하자,�하우는영국으로...

•여러차례의소송끝에 1854년,�하우의권리가인정됨

•특허권만기(1867년)까지미국내에서생산되는모든재봉틀에대한로열티를받음



Ø 특허분쟁동향

• 2011년 한 해총 2,892건의침해소송이제기

• 전년대비 5%�증가.�가장 많았던때는 2004년 3,075건.

• 소송을주도한두가지그룹의하나는 NPE(특허괴물),�다른 하나는애플,�삼성 등 스마트폰거대기업들.

• 손해배상액은평균 1.8�million�달러(20억 원)

• 가장많은소송을일으킨 NPE�중 하나는 "Geotag".

• 이들은 2009년에 "geotagging"(온라인사진과같은매체에지리적메타데이터를부가하는방법발명)에 관한특허를 119�million�달러에매입(1350억 원)

• 구글,�모토로라외여러지도서비스업체들을상대로무려 397건의소송을제기



Ø NPE?

- Non�Practicing�Entity

- 특허를 매입하여비즈니스를 수행하며

실제특허를 실시하여 제품/서비스를

제공하지는않음

<언론에 비친 NPE의 부정적인 모습들>



Ø IV�(Intellectual�Ventures)

•창립자는 미국마이크로소프트사의 CTO�출신인 Nathan�Myhrvold,�인텔 출신 Peter�Detkin,�

Edward�Jung(CTO,한국계)�등

•현재까지 알려진투자자로는 Share�Holder들인 Microsoft,�Intel,�Sony,�Nokia,�Apple,�

Google,�e-Bay�등 +�개인투자가

•현재까지 50억 달러(5조 8천억원)의 자금을 유치

• 51개 이상의 펀드를 운용하고있음

•업무조직은①이학 또는 공학을전공한 발명가그룹 ②특허,�법률,�기획 등을 담당하는 전문가

그룹으로구성

•만들어진 특허포트폴리오를 활용하여 특허라이센스를 요구하여이로써 수익을창출하고,�이를

투자자들에게배분



Ø Inter�Digital

인터디지털은폐업한회사나개인발명가,�특허경매등을통해저평가된특허를헐값에사들인후대기업을상대로소송을벌여라이선스수익을창출하는회사

애플은물론,�노키아와삼성,�LG�등 글로벌 IT업계의강자들도예외없이이회사에수억달러에달하는라이선스비를지불해왔다.�직원수는 300명에불과하지만 2012년 매출은 3억 9450만달러이고순익도무려 40%에가까운 1억 5360만달러


BLT Startups�and�Patent�Trolls

• 2006년부터 223개의스타트업기업을대상으로전수조사를진행• 223개의기업중 79개의기업(약 40%)이 특허괴물로부터특허경고를받음•전체스타트업기업중 4%만특허경영전략을가지고있음(96%는전략無)

• 2006년부터 223개의스타트업기업을대상으로전수조사를진행• 223개의기업중 79개의기업(약 40%)이 특허괴물로부터특허경고를받음•전체스타트업기업중 4%만특허경영전략을가지고있음(96%는전략無)


BLT 미국 Start-up들의 Patent�Trolls�대응

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company choices – if a company is sued, it’s harder to ignore than if the company merely receives a demand letter. In addition, the type of demand a company receives (letter, suit, or based on a “nuisance” or “credible” suit for example) may depend on the size of the company. Thus, Table 1 includes not only average cost data where it was reported but also how this revenue compared to the revenue that the company reported on the survey (taking the midpoint when a revenue range was presented).

TABLE 1: Primary Responses to PAE Demands, and Their Costs

Primary Response to PAE Demand

Primary Response Average Cost of Response

% of Annual Revenue Spent

Resolving Demand N % N Average $ N Average $

Product/Business Change

7 9% 5 $32K 5 13%

Doing nothing 17 22% 15 $2.4K 15 0% Settlement ($ or equity)

14 18% 12 $340K 12 13%

Fighting in court 9 11% 7 $857K 6 24% Fighting out of court

19 24% 18 $168K 18 5%

Other/unresolved/ legal fees

13 17% 9 $7-$21K 8 0-6%

Total 79 - 66 - 64 -

Time and Money Impacts

PAEs want money, but startups are often cash-poor, leading potentially to a strained settlement dynamic. For example, Lodsys, a PAE that has targeted software application developers, has offered small targets a zero dollar settlement with an escalating royalty upon meeting a certain revenue threshold.59

If a small company is sued and can’t get out with a small settlement, one strategy is to put the company on “life support,” in the words of one defense lawyer – that is, to do the least that is required to avoid defaulting on the case and hope that larger companies with deeper pockets will

One survey respondent reported that they gave equity in their company to settle a PAE claim. Another company paid off a PAE by giving them rights to sue over the company’s patents, its lawyer told me.

59 See Lodsys Patent License Royalty Agreement, Appendix E, at 4.2 and 4.3. (on file with the author)

• 9%의기업이사업영역을바꾸었음• 22%의기업은 ‘무대응’• 18%의기업이 ‘소송중화해’�(평균비용 4억 /�매출의 13%�지출)• 11%의기업이 ‘소송’�(평균비용 10억 /�매출의 24%�지출)• 24%의기업은 ‘소송전화해’�(평균비용 2억 /�매출의 5%)

• 9%의기업이사업영역을바꾸었음• 22%의기업은 ‘무대응’• 18%의기업이 ‘소송중화해’�(평균비용 4억 /�매출의 13%�지출)• 11%의기업이 ‘소송’�(평균비용 10억 /�매출의 24%�지출)• 24%의기업은 ‘소송전화해’�(평균비용 2억 /�매출의 5%)


BLT 특허소송에대한 10가지 대응전략

1. 허둥지둥하지 말자

특허요구는이제 현실이 되고있으며 투자자, 보험사, 이사진 및 잠재적인수자 모두이점을알고 있다. 특허괴물의 대다수요구는소송이 접수되기전에 사라지며대다수의 사건은회사의명운이 걸린소송이 아니다. (단,�상대방이 기업체일경우,�심각하게 고려해야함)

3. 장기적인 안목과사업적 감각이있는 변리사를찾자

변리사가당신의 사업적 관심을이해하는지 확인하라. 일부 변리사들은 아무것도하지 말라고조언하는것을 꺼리기도 한다. 하지만 때로는 최선일수있다. 당신과 장기적인관계를 가지는데 관심이있는 변리사를골라라.

2. 관심을 주지말자

당신의기업이 작다면, NPE의 경고장을받는 많은곳들 중에하나일 가능성이상당히 높다.�응답자의 22퍼센트는 아무것도하지 않음으로써그 위협을해결했다.



4. 자기 자신을알자

특허요구를접하였을 때 본능적으로그 특허가형편없다고 생각할수도 있겠지만, 좀더 쉬운 탈출구는그 특허가 당신의사업과 무엇이라도관계가 있는지를평가하는 것이다.

특허를 “죽이는” 것이 매력적으로 보이기는하지만, 특허소송에서 원칙대로하는 것은매우 비용이많이 든다. 우선순위는 어디까지나소송에서 빠져나오는 것이되어야 한다.

한가지 예외가있는데, 이미선행기술을 가지고있다면 소송을계속 진행하여특허요구의 무효성에집중하여 이를분쟁의 조기 해결을위한 지렛대로사용하도록 한다.�

등록특허 XXXX 우리제품

구성1 ~~~~~ 모듈 O

구성2 ~~~~~ 모듈 O

구성3 ~~~~~ 모듈 O

구성4 ~~~~~ 모듈 ?

구성5 ~~~~~ 모듈 O



5. 특허만 보지말고 사람들이누군지를 알아보자

특허권자가집요하다면, 그들을 조사하라. 누가 특허를소유하고 있는지? 누가 그들을대리하는지? 다른 소송이나다른 활동에연관되어 있는지? 되도록 많은정보를 얻으라. 소송 뒤에 누가있는지는그들이 보유한 특허자체만큼이나 혹은그 이상으로중요하다.

몇몇 특허괴물들은 빠른 돈벌이를위해 나왔다. 다른 특허괴물들은 다른이유로 당신을겨냥할지도모른다. 당신이쉬운 목표라든지, 당신 돈을 이용해서더 큰상대를 좇고있다든지, 또는 앞으로의활동을 염두에두고 당신을 일종의사례로 보이려고사용하려는 것일수도 있다. 그러나 사건을실제로 재판으로가져가고자 하는 것은극히 일부이다.

국무부 웹사이트를 이용해서, 온라인 조사를수행하여, 그리고 특허소유를 확인함으로써(assignments.uspto.gov) 해당 회사를 알아보라.�

전에 소송을 한적이 있다면, 피소대상 또는그들의 변호사에게문의하여 그소송이 어떻게결말이났는지도 알아보라.



6. 가난에 호소하자

이들사건은 돈에관한 것이다. 특허권자에게 당신의재무 상황에대하여 알리고소송할 만한가치가없다고 말하는 것에대하여 부끄러워하지말라. 무엇을 주면물러갈는지 물어보고, 고소당한제품으로부터 실제 매출이없다는 것을일깨워주라.

50%

25%

15%

10%

시장점유A사

B사

C사

당신



7. 팀을 짜자

당신회사가 작으면서 소송을당한다면, 동료가 있을가능성이 충분하다. 공동방어그룹을 형성하여공동의 피고소인들로 하여금앞장서도록 하라. 공동방어그룹의비용을 지불하는구성원이되되, 당신 혼자부담할 수없는 비용을떠안는 일이생기지 않도록주의하라.

àKIPRA,�KINPA(협회)

kipra.or.kr kipra.or.kr i-discovery.com



8.�미리 준비하자

사전에특허컨설팅을 받아 핵심특허를사전에 분석하라.�조사된 경쟁사의 핵심특허를미리분석하여 1)비침해 논리 2)�무효자료조사 3)회피설계를 진행하라. 비용이 들기는 하겠지만,소송비용보다는적을 것이다.

à경고장을 받았을경우,�상대방 특허번호가 정확히명시되어 있는지확인하자.

à미리 무효자료를확보해 두고,�7일 이내에회신하는 것이상대방을 역으로협박하는좋은방법이다.



9. 신중하게 전투를고르자

우선순위를정하라. 특정한 상황에서는, 권리범위확인심판이 효율적일수 있다. 소송에 비용을낭비하기보다는 가장 효율적인절차를 확인해보자.

1.�비침해 감정서 (150�~�200)

2.�상대방 특허무효감정서 (200�~�1000)

3.�특허 컨설팅 (1000�~�)

4.�소극적 권리범위확인심판 (400�~�800)

5.�경고장 회신 (100�~�)

6.�비침해논리설계후무대응 (500�~�)



10. 쉬운 먹잇감이 되지말자

특허괴물들은웹사이트를 연구하고, 제품 사양을살펴보며, 그리고 당신이그들의 특허를필요로하는 사건을만들려고 노력하면서 목표를고른다.

기술문서또는 세부사항 튜토리얼열람을 허가하기전에 등록을요구하라. 고객 명단에오르는것과당신 사업의구석구석을 광고하는 것등에 대하여두 번생각하라. 가장 성공적으로광고하는회사들이 종종특허괴물의 가장 빈번한목표가 된다.

특허괴물의위협이 사업 결정을좌우해서는 안되겠지만, 특허괴물의 고소장공습이 당신의성공적인마케팅 활동을 따라오더라도놀라지 말라.

① 제품을과하게노출하지말것

② 제품안내서를받으려면메일

리스트에가입하도록할것

③ 메일리스트가입자주소를

확인할것

④ TEXT검색못하도록할것

⑤ 상세SPEC 노출말것


BLT Appendix

정부지원사업


BLT

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유형별구분

창업지원 R&D�비용지원

출원비용 특허컨설팅

벤처확인 /�보증

인건비


BLT

110

정보!

http://smba.go.kr/common/cmfiles/cmfilesDown.do?idx=1

http://smba.go.kr/common/cmfiles/cmfilesDown.do?idx=2아니면,�[email protected]로 파일요청~


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111

창업지원


BLT

112

창업지원


BLT

113

R&D�비용지원


BLT

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R&D�비용지원 www.smtech.go.kr


BLT

115

R&D�비용지원 www.smtech.go.kr


BLT

116

R&D�비용지원 (자금융자)


BLT

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R&D�비용지원 (자금융자)


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BLT

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BLT

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출원비용 (국내) www.ripc.org


BLT

121

출원비용 (해외)


BLT

122

특허컨설팅 /�특허연계형지원사업 www.kipra.or.kr


BLT

123

특허컨설팅 /�특허연계형지원사업 www.kipa.org


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124

인건비http://www.work.go.kr/intern

중소기업청년취업인턴제


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125

Business,�Law�&�Technology

The�only�FIRM�who�cares�your�SUCCESS�

BLT변리사유철현

[email protected]

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[BLT] 스타트업을 위한 특허의 이해 - 유철현 변리사