derechos intelectuales 18

DERECHOS INTELECTUALES

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© Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, 2013www.asipi.org

© Legis Editores S.A., 2013

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro, por cualquier proceso reprográ!co o fónico, por fotocopia, micro!lme, offset o mimeógrafo, sin previa autorización del editor.

LEGISPresidente (E): Diego Barrero CastañedaDirectora Editorial: Martha Penen LastraDiseño de Carátula: Juan Felipe UlloaDiagramación: Preprensa EditorialImpresión: LEGIS S.A.

ISBN: 978-958-767-116-2

Impreso en Colombia / Printed in Colombia

Colección de

“Si no quieres perderte en el olvido tan pronto como estés muerto y corrompido,

escribe cosas dignas de leerse o haz cosas dignas de escribirse”.

Benjamín Franklin

Derechos Intelectuales



Derechos Inte-lectuales.

Alternativas de protección frente a la democratización del conocimiento

Por: Byron Robayo Arroyo Paz Horowitz Robalino Garcés

I.

II.

III. 4

IV. 4

V. VS.

VI. ............................

VII.

VIII.

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

viii

Ley de propiedad intelectual ecuatoriana

Código Penal

En razón de ser funcionario público 4

IX. 4

A evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográ!cas no Brasil: uma análise crítica

Por: Ana Lúcia de Sousa Borda

I.

II.

III. ............................................................................................... 4

IV. ................................................ 4

............................................................................... 4

A Convenção da União de Paris (CUP)

O Acordo de Madri de . . Relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência sobre Mercadorias

O Acordo TRIP (abreviatura de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

................................................................................. 4

O Decreto . de ..................................................................... 4

O Decreto . de de junho de ...............................................

O Decreto-Lei . de de agosto de ...........................................

O Decreto-Lei , de de fevereiro de ......................................... 4

O Decreto-Lei , de de outubro de ........................................ 4

A Lei . de de dezembro de .................................................. 4

A Constituição Federal de ............................................................. 44

A Lei . de de maio de (LPI) .............................................. 4

O Decreto Lei 4. de de dezembro de que de!ne as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações geográ!cas e dá outras providências ....................................

ix

V. .......................................................................

................................................................

A decisão “Cognac” X “Conhaque” ........................................................

Decisões administrativas diversas ............................................................ 4

.................................................... 4

O caso “Champagne” ............................................................................ 4

Os casos “Gamay Beaujolais” e “Saint Emilion” .......................................

O caso “Schwarze Katz” ........................................................................

O caso “Bordeaux” ...............................................................................

VI. C"#$%&'(" 56

El caso fortuito y la fuerza mayor en los procedimientos de cancelación de la marca por falta de uso

Por: Renzo Scavia

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

El régimen jurídico de las patentes universitarias en el Perú

Por: Baldo Kresalja R.

I.

II. 4

III.

IV.

V.

x

La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios de la sociedad de la información —intermediarios—

por infracciones cometidas a los derechos de autor y derechos conexos. Caso de Ecuador en comparación con la legislación europea

Por: Pablo Solines Moreno

I. 88

II. 90

91

Convenio de Berna y Convención de Roma

TODA y Toief

Directiva / /CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos a!nes a los derechos de autor en la sociedad de la información (DDASI)

Decisión de la Comunidad Andina de Naciones —CAN—

Ley de Propiedad Intelectual (Ecuador) (LPI) 4

95

Convenio de Berna y la Convención de Roma

TODA y Toief

DDASI

Decisión de la CAN

Ley de Propiedad Intelectual (Ecuador)

III. 97

Legislación comparada

Caso de Ecuador 4

III. 118

Providencias preventivas y cautelares

Tutela administrativa de derechos

IV. C"#$%&')"#*' 121

xi

Indicaciones geográ!cas de vinos y bebidas espirituosas en el derecho argentino

Por: Marisa Alejandra Garsco Ricardo M. Gordó Llobell (H)

I.

II. 4

.......................................................................................................

III. 4

..............................

¿Interacción o contradicción? 4

IV.

V.

Alcance jurídico del ‘derecho preferente’. Particu lar referencia al Derecho Andino

Por: Alfredo Corral Ponce

I.

4

4

II.

xii

Breves apuntes sobre el fundamento económi co de la propiedad intelectual

Por: Enrique Cavero Safra

I.

II.

III.

IV. ............. 4

V.

Generalidades sobre la nueva base de datos Clearinghouse y el URS (‘uniform rapid suspesnion system’)

Por: Sandra Milena Rodríguez S.

I.

II.

III. 4

IV.

V. ....................................................................................

La legislación de invenciones en Cuba a tono con los requerimientos del Adpic

Por: Dánice Vázquez de Alvaré

I..................................................................................................

II.

xiii

III.

4

4

4

....................................................................

....................................................................................

IV.

Tributación de bienes intangibles

Por: Eduardo Leáñez Berrizbeitia

I. 4

II. 4

4

...........................................

Bienes suje tos a derechos de autor

Bienes suje tos a propiedad industrial 4

III.

xiv

Pelícu las y simi lares

Asistencia técnica

Servicios tecnológicos

Hipótesis de asistencia técnica y servicios tecnológicos no discriminados en el respectivo contrato, prestados parcialmente en el exterior y en Venezuela

Regalías 4

Servicios profesionales no mercantiles

‘Software’ enajenado en forma conjunta con un bien mueble

‘Software’ enajenado como bien intangible, en forma independiente

‘Software’ con pago de regalía

‘Software’ e IVA

IV.

V.

VI.

....................................................................................

VII.

VIII.

IX.

1

Alternativas de protección frente a la democratización

del conocimientoPor: Byron Robayo Arroyo

Paz Horowitz Robalino Garcés

RESUMENEste trabajo trata de establecer una alternativa válida para la protección de activos intangibles de propiedad intelectual, en países donde vivimos la línea política del socialismo del siglo XXI, que busca la “democratización del conocimiento”, despro-tegiendo o desincentivando la protección de derechos de propiedad intelectual con el objetivo de que la industria nacional no se vea “limi tada” a crecer por respetar derechos de propiedad intelectual de terceros. La alternativa que planteamos en este estudio fundamenta la protección de activos intangibles mediante la creación de secretos empresariales, lo cual conlleva que en caso de ser vulnerados, no se accione mediante actos de violación de derechos de propiedad intelectual, sino mediante actos de competencia desleal.

I. I!"#$%&''()!

El derecho sobre patentes, contrario a lo que se piensa, no nace de la necesidad del inventor para conseguir un monopolio sobre su invención por cierto tiempo, sino del Estado mismo, quien ve la necesidad de que los inventos, en algún punto, pasen a ser de conocimiento público y de que los mismos no mueran en secreto junto a su inventor, otorgando, de esta forma, un bene*cio a la sociedad.

El Estatuto de Venecia de 1474, conocido como la primera ley de patentes, es producto del interés medieval en las nuevas creaciones productivas, que por su importancia en la época vivían en zozobra por el espionaje industrial que existía en-tre las potencias de la época. En el siglo XIX, momento en que se vivió la máxima

— D E R E C H O S I N T E L E C T U A L E S 1 8 —

2

expresión de la burguesía capitalista, en el periodo de la Revolución Industrial, el derecho sobre patentes no era el estandarte de los revolucionarios, que ponían los derechos humanos de los trabajadores sobre la producción mecánica, pues conside-raban que debía primar la libre utilización de las ideas y la libertad de comercio e industria, por sobre el bene*cio pluralista de una invención.

Debido a la ausencia de protección sobre patentes y otras invenciones deri-vadas de estas (modelos de utilidad, diseños industriales u obtenciones vegetales), la única alternativa es volver a la protección individual de las invenciones mediante secretos empresariales, lo cual puede costar mucho más a la sociedad, en virtud de que ciertas invenciones jamás se darán a conocer o, en su defecto, permanecerán en ciertas manos durante mucho tiempo.

En Ecuador, recientemente, hemos palpado de cerca la intención del Gobierno de “democratizar el conocimiento”1, al menos de patentes, diseños, modelos indus-triales y obtenciones vegetales, con medidas como subir las tasas de mantenimiento de registro o por medio de la posible despenalización de los usos indebidos de estos. El límite del Gobierno para desincentivar el registro y protección de estas creaciones tiene su barrera en el artícu lo 612 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La mencionada normativa establece que los países miembros de la OMC deberán establecer procedimientos y sanciones penales para las infracciones relativas a marcas y derechos de autor, lo cual impide al Gobierno eliminar la protección relativa a marcas y derechos de autor.

Estos actos tal vez sean el resultado del abuso de los derechos de propiedad intelectual de empresas que utilizaban los mecanismos de usos indebidos para pre-sionar al pago de regalías sobre sus creaciones. Quizá la estrategia del Gobierno sea incentivar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas que se ven limi tadas en su crecimiento cuando se protegen los derechos de las grandes industrias, y por tal razón no pueden competir en igualdad de oportunidades, como lo ha señalado el Gobierno. Puede que la intención sea buena. Lo cierto es que es nuestro deber ofrecer mecanismos alternativos de protección a aquellas inversiones que generan

1. Disponible en web: <http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module =Noticias&func=news_user_view&id=175603&umt=gobierno_prepara_demanda_inconstitucionalidad_a_ley_propiedad_intelectual>.

2. Adpic, sección 5, procedimientos penales, artícu lo 61: “Los miembros establecerán procedi-mientos y sanciones penales al menos para los casos de falsi!cación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial” (destacado fuera del texto original).

— A L T E R N A T I VA S D E P R O T E C C I Ó N F R E N T E A L A D E M O C R A T I Z A C I Ó N D E L C O N O C I M I E N T O —

3

innovación, caso contrario las empresas creativas no tendrían ningún incentivo para innovar y diferenciarse de sus competidores.

II. A'"(+$, (!"-!.(/01,

El know how que el empresario ha desarrollado, no implica únicamente el saber hacer, sino el saber qué no hacer, lo cual marca la diferencia y las preferencias de sus clientes o de sus consumidores frente a sus competidores, y le otorga una posición privile-giada de aceptación y reconocimiento. El know how es el cúmu lo de conocimientos, ideas estructuradas, estrategias de mercado, procedimientos, métodos o sistemas. En general, el know how son los activos intangibles que el empresario ha desarrollado y aprehendido a lo largo de su trayectoria corporativa.

Varios activos intangibles, de acuerdo a sus características, constituyen un de-recho de propiedad intelectual que le permite al empresario obtener un monopolio parcial y legal sobre sus creaciones. Esto, con el *n de mantener su posición privi-legiada por un tiempo relativo, en virtud de haber apostado al riesgo de hacer algo nuevo, rompiendo estándares que podrían fallar en su aplicación y causar el rechazo de sus consumidores. El empresario, al invertir tiempo y recursos para desarrollar un producto o un servicio nuevo, necesita una recompensa, la cual constituye el alicien-te para fomentar la innovación de los empresarios inconformes con la monotonía: de esta manera toman forma los derechos intelectuales. Por tanto, es necesario realizar una protección, gestión y utilización adecuadas de estos activos intangibles, para que el desarrollo de una empresa no se estanque.

En la Revolución Industrial las materias primas y el trabajo eran los princi-pales recursos. Hoy, la propiedad intelectual es el bien fundamental de la economía basada en la revolución de la información o del conocimiento. En la biografía de Steve Jobs realizada por Walter Isaacson, el escritor cita una declaración del fallecido genio:

“Desde los primeros días de Apple, me di cuenta de que siempre que creá-bamos propiedad intelectual prosperábamos. Si la gente hubiera copiado o robado nuestro software, habría sido nuestra ruina. De no haber estado pro-tegido, no habríamos tenido ningún incentivo para crear nuevos programas o diseños de productos. Si la protección de la propiedad intelectual comienza a desaparecer, las compañías creativas desaparecerán a su vez, o no llegarán a nacer”3.

3. Isaacson, Walter. Steve Jobs: la biografía, Madrid, Debate, 2011, p. 519.


4

III. 2C)3$ 4#$"1.1# 0$, -'"(+$, (!"-!.(/01, -!"1 0- !&1+- "1!%1!'(-5

Identi*car hacia dónde va la corriente nos permite avanzar más lejos. Entendemos que la di*cultad en la protección de patentes y variedades vegetales por medio de los mecanismos comunes de propiedad intelectual se ha ido intensi*cando. A pesar de ello, la protección de los secretos empresariales es un derecho que el Estado no puede desconocer, pues su protección se encuentra en varios cuerpos normativos internacio-nales. Por tal razón, la nueva Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, fruto de este régimen, acogió y reconoció la trascendencia de la violación de secretos empresariales como un acto de competencia desleal, enmarcándose en las obligaciones internacionales asumidas por el Ecuador.

En consecuencia, la protección de creaciones industriales por medio de se-cretos empresariales constituye una herramienta jurídica útil, necesaria y alternativa para proteger las inversiones de nuestros clientes en esta, la nueva tendencia regional de la socialización del conocimiento.

IV. S1'#1"$ 134#1,-#(-0

El Secreto Empresarial es entendido como “todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto”4.

Para que un secreto empresarial pueda ser protegido debe cumplir con tres elementos fundamentales:

a) Elemento objetivo. Que la información sea secreta y no divulgada. Tal elemento cuenta con dos aristas: la primera se basa en que dicha infor-mación no sea generalmente conocida, y la segunda que esta no sea fá-cilmente accesible por las personas que se encuentran dentro del medio que maneja dicha información.

b) Elemento patrimonial. Que tenga un valor comercial frente a sus competi-dores actuales o potenciales.

c) Elemento subjetivo. Que exista el ánimo del propietario y la posibilidad real de mantenerlo en secreto.

4. Gómez Segade, José Antonio, El secreto industrial; concepto y protección, Madrid, Tecnos, 1974.


5

V. F$#"-016-, 7 %1/(0(%-%1, %1 0$, ,1'#1"$, 134#1,-#(-01, VS. 4-"1!"1, 7 $/"1!'($!1, +1.1"-01,

Fortalezas:a) La protección de un secreto empresarial no tiene un límite temporal.b) La protección de las patentes de invención dura máximo veinte años,

mientras que la protección de obtenciones vegetales dura en unos casos 20 años y en otros hasta 25 años.

c) Los secretos empresariales no tienen costos elevados de registro. El valor de los secretos empresariales se mide con base en los mecanismos em-pleados para su protección.

d) Los costos por tasas gubernamentales de patentes, diseños, modelos de utilidad y obtenciones vegetales, de conformidad con la resolución de modi*cación de tasas, de 23 de octubre de 2012, incrementaron de 7 a 36 veces en comparación con las tasas del año anterior.

e) La violación de secretos empresariales es sancionada mediante la aplica-ción de normas y principios que rigen la competencia desleal.

f) La violación de derechos de patentes, diseños, modelos de utilidad y obtenciones vegetales se protege por los principios de los derechos de propiedad intelectual.

g) El notario que divulgue un secreto empresarial que esté bajo su custodia, tendrá repercusiones penales directas, razón por la cual debe depositarlo en un lugar seguro que evite cualquier divulgación.

h) Los expedientes sobre patentes, diseños, modelos industriales y obten-ciones vegetales se encuentran en manos de varios funcionarios indeter-minados, quienes tienen acceso a ellos.

i) Una de las características primordiales de los derechos intelectuales es que son acumu lables, es decir, que la protección de un derecho de pa-tente no obsta la protección de un secreto empresarial, y al momento de accionar deberá determinarse cuál es la vía adecuada y e*caz para hacer respetar los derechos.

Debilidades:a) Si al momento de realizarse una divulgación o un uso no autorizado, no

se inician acciones legales para bloquear la generalización del secreto, puede divulgarse, generalizarse y hacer imposible su protección.

b) No están protegidos frente a terceros que logren o alcancen el mismo secreto, sin realizar actos de competencia desleal.


6

c) El titular de la información debe crear mecanismos adecuados y e*caces de protección de los secretos, lo su*cientemente fuertes para controlar la fuga de información y poder tomar acciones inmediatas.

VI. F$#3-, %1 4#$"1''()! %1 0$, ,1'#1"$, 134#1,-#(-01,

Existen varias formas de protección de los secretos empresariales, entre ellas expo-nemos las siguientes:

A. Depósitos de secretos empresariales ante notario

El depósito de secretos empresariales ante notario se establece de conformidad con el artícu lo 27.7.e) de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, el cual determina el proceso para la protección de secretos empresariales:

“e) La información no divulgada podrá ser obje to de depósito ante un no-tario público en un sobre sellado y lacrado, quien noti!cará a la autoridad nacional competente en propiedad intelectual sobre su recepción. Dicho depó-sito no constituirá prueba contra el titular de la información no divulgada si esta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual”.

En tal virtud, la custodia del secreto la tiene el notario, quien al momen- to de su recepción debe guardarlo en un sobre sellado y lacrado, simi lar a la forma de protección de un testamento cerrado. Algunos notarios realizan el depósito de dichos secretos en un banco, en cajas de seguridad de custodia de documentos, para su mayor protección. Posterior a ello, el notario debe comunicar de la custodia de la información al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, organismo que tiene una lista de secretos resguardados con la determinación de la notaría que se encarga de su custodia.

B. Convenios de con!dencialidad de estos secretos

Es necesario tener convenios de con*dencialidad especí*cos que vinculen directa-mente la información resguardada con el suje to que en razón de su función en la empresa o fuera de ella tiene acceso a los secretos empresariales resguardados. Este requisito vincu la directamente a la persona o personas a las que se les ha encargado su custodia para mantenerla en secreto y se enmarca directamente en la violación de secretos empresariales determinada en el artícu lo 27.7.b.2 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, que determina lo siguiente:


7

“7. Violación de secretos empresariales. Se considerará como secreto empresa-rial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, in-dustrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que: […] Se considera desleal, en particu lar: […] b) La adquisición de información no divulgada, cuando resultara, en particu lar, de: […] 2) El incumplimiento de una obligación contractual o legal”.

En caso de que existan contratos de licencia de uso de secretos empresa-riales, como por ejemplo, secretos empresariales de la obtención de nuevas variedades vegetales, el incumplimiento del contrato de licencia de uso puede conllevar que el propietario de la información con*dencial inicie acciones frente al licenciatario por un acto de competencia desleal, es decir, por utilización indebida de los secretos empresariales que derivan del incumplimiento de una obligación contractual.

Hay que considerar también que el deber de no divulgación de la informa-ción con*dencial que se encontraba en manos del licenciatario no termina, por más que su relación de negocios haya cesado. Así lo establece el artícu lo 27.7.b) de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado:

“b) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, des-empeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a una infor- mación no divulgada, deberá abstenerse de usarla y de divul-garla, sin causa justi!cada, cali!cada por la autoridad competente, y sin consentimiento del titular, aún cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya cesado” (destacado fuera del texto original).

C. Protocolos de custodia o protección de la información sensible

Es necesario determinar los protocolos de custodia de la información mediante planes de manejo o reglamentos de custodia que determinen la forma como los tenedores de la información deben custodiarla.

VII. O/0(.-'($!1, 1,"-"-01, %1 4#$"1''()! %1 0$, ,1'#1"$, 134#1,-#(-01,

Convenios internacionales:


8

A. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) de la OMC

El acuerdo sobre los Adpic, en su artícu lo 395, constriñe al Ecuador, como país miembro de la OMC, a garantizar una protección e*caz contra la competencia des-leal y cataloga la violación de secretos empresariales como un acto contrario a los usos comerciales honestos. Entonces, el Ecuador no puede desconocer esta obligación a menos que decida separarse de la OMC, lo cual, como hemos visto en la tendencia política del Gobierno, en virtud a la no modi*cación de las obligaciones penales relativas a marcas y derechos de autor, no va a suceder.

B. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina - Régimen Común Sobre Propiedad Industrial - CAN

En referencia a la obligación de respeto a la Protección de Secretos Empresariales, el Ecuador también está precisado a cumplir la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la CAN. De forma especí*ca, el mencionado cuerpo normativo dedica un capítulo entero al análisis de la protección y el reconocimiento a los Secretos Empresariales que los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones deben cumplir6.

5. Sección 7, protección de la información no divulgada, artícu lo 39: “1. Al garantizar una protección e!caz contra la competencia desleal, de conformidad con lo esta-

blecido en el artícu lo 10 bis del Convenio de París (1967), los miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2 y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos o!ciales, de conformidad con el párrafo 3.

2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la con!guración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círcu los en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión y

b) tenga un valor comercial por ser secreta y c) haya sido obje to de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, toma-

das por la persona que legítimamente la controla. 3. Los miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos

farmacéuticos o de productos quími cos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presen-tación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal”.

6. Decisión 486 CAN; título XVI de la competencia desleal vincu lada a la propiedad indus-trial, capítulo II, de los secretos empresariales, artícu los: 260-266.


9

C. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial determina que los países miembros deberán asegurar una “protección e!caz contra la competencia desleal”7, entendiéndose que la violación de secretos empresariales se basa en un acto de com-petencia desleal. En ese sentido, constituye una obligación del Estado ecuatoriano emprender todos los mecanismos jurídicos necesarios para su protección, tal como lo determina el artícu lo 39.1 de los Adpic.

VIII. V8-, 01.-01, %1 4#$"1''()! %1 0$, ,1'#1"$, 134#1,-#(-01,

De acuerdo a la legislación ecuatoriana, existen dos vías de protección de los secretos empresariales:

A. Vía administrativa

1. Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

La autoridad competente para conocer este tipo de acciones administrativas es el Superintendente de Regulación y Control del Poder de Mercado.

Si bien el artícu lo 27.78 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado trata sobre las infracciones por violación de secretos empresariales, en virtud de cometer el acto de divulgación de la información, consideramos que el término más acertado para sancionar este tipo de actos es la revelación de la infor-mación, pues el término abarca de mejor forma las circunstancias del tratamiento de la información frente a terceros.

7. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 14 de julio de 1967, artícu lo 10 bis, competencia desleal.

8. “ART. 27.—Prácticas desleales. Entre otras, se consideran prácticas desleales, las siguientes: a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos a los que se haya tenido

acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de las conductas previstas en el literal siguiente o en el numeral 8º de este artícu lo.

b) La adquisición de información no divulgada, cuando resultara, en particu lar, de: i. el espionaje industrial o comercial; ii. el incumplimiento de una obligación contractual o legal; iii. el abuso de con!anza; iv. la inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los numerales 1), 2) y 3); y, v. la adquisición por un tercero que supiera o debía saber que la adquisición implicaba uno de los

actos mencionados en los numerales 1), 2), 3) y 4)”.


10

a) Revelación de secretos legítimamente adquiridosEsta condición se da cuando se adquiere de forma legítima la información

con*dencial obje to de protección, pero existe un deber de reserva que vicia la reve-lación sin la autorización del titular. En tal acto, se encasillan los colaboradores de empresa con cargos directivos o trabajadores en general que por su función o relación de negocios con la empresa adquieren de forma legítima la información.

b) Revelación de secretos ilegítimamente adquiridosEl artícu lo 27.7.b de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de

Mercado determina cuatro circunstancias de adquisición ilegítima de la información con*dencial:

El espionaje industrial o comercialPara determinar las circunstancias en las cuales el acto de violación de secre-

tos empresariales podría catalogarse como un acto de espionaje industrial, debemos referirnos a la determinación legal establecida en el Código Penal ecuatoriano, que tipi*ca el espionaje9, señalando posibles casos de competencia desleal:

a) Quien obtenga, difunda, falsee o inutilice información clasi*cada de la empresa.

b) Quien intercepte, sustraiga, copie información, archivos, fotografías, *lmaciones, grabaciones u otra información de la empresa.

c) Quien envíe documentos, informes, grá*cos u obje tos que pongan en riesgo la seguridad de la empresa o no ponga tal hecho en conocimiento de las autoridades de la empresa inmediatamente.

d) Quien oculte información relevante para la empresa.e) Quien altere, suprima, destruya, desvíe, incluso temporalmente, infor-

mación u obje tos de naturaleza relevante para la empresa.Al hacer extensiva la tipi*cación del Código Penal, podemos establecer los ac-

tos de competencia desleal que podrían ser considerados como espionaje industrial.

El incumplimiento de una obligación contractual o legalEste acto se deriva de la violación de un convenio de con*dencialidad, del re-

glamento de trabajo o del contrato de trabajo o de asociación, en el cual se determina el tipo de violaciones realizadas al haberse establecido de forma expresa la reserva y el manejo de la información en tales instrumentos legales.

9. Artícu lo 602.28 del Código Penal ecuatoriano.


11

El abuso de con!anzaConsideramos que la determinación de “abuso de con*anza” debe limi tarse

en relación con la tipi*cación extensiva realizada por el Código Penal ecuatoriano10, en tal virtud se podría determinar el acto de abuso de con*anza como la persona que, por medio de violencia o engaño, despojare a otro de la posesión, tenencia o protección de un secreto empresarial.

La inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados (espionaje, incumplimien-to de una obligación contractual o abuso de con!anza)

Este acto se con*gura como el estímu lo positivo realizado por un tercero para que una persona cometa cualquiera de los actos enunciados anteriormente (espionaje, incumplimiento de una obligación contractual o abuso de con*anza). Cabe recalcar que la sola inducción se encuentra sancionada por la ley como la realización misma del acto.

Además, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que para la determinación de un acto de competencia desleal no hace falta acreditar conciencia o voluntad del infractor, ni tampoco es necesario probar la ge-neración de un daño efectivo, pues el legislador ha determinado que bastará con que el daño causado sea potencial para sancionar el acto de competencia desleal:

“Sección 5De las prácticas deslealesART. 25.—[…].La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acredi-tar conciencia o voluntad sobre su realización, sino que se asume como cuasi-delito de conformidad con el Código Civil.Tampoco será necesario acreditar que dicho acto genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden público económi co, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, de acuerdo a lo establecido en esta Ley”.

B. Vía judicial

1. Ley de propiedad intelectual ecuatoriana

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana fue modi*cada con la expedición de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, el 13 de octubre

10. Artícu lo 580.1 del Código Penal ecuatoriano.


12

de 2011. En dicha modi*cación, el legislador permitió que la acción penal por di-vulgación, adquisición y utilización de secretos comerciales, secretos industriales o información con*dencial, no sea derogada de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

En tal virtud, la acción penal especial por divulgación, adquisición y utiliza-ción de secretos deberá fundarse en la Ley de Propiedad Intelectual. Consideramos que esta acción sería recomendable si los secretos empresariales devinieran direc-tamente de la violación de información que constituye un derecho de propiedad intelectual reconocido por la autoridad competente, es decir, si la información obje to de protección ha sido resguardada ante un notario y noti*cada ante el IEPI. Caso contrario, sugerimos iniciar las acciones tipi*cadas directamente en el Código Penal y seguir las diferencias que a continuación explicamos.

2. Código Penal

a) Violación de un secreto de fábrica por trabajadores de la empresa11

Este artícu lo podría ser uno de los más antiguos de nuestro Código Penal, pues aún se considera la violación de secretos empresariales como violación de se-cretos de fábrica.

El mencionado artícu lo sanciona la divulgación de los secretos del lugar don-de una persona ha estado empleada. Este artícu lo básicamente sanciona en particu lar a los trabajadores que, por su relación laboral o de dependencia, adquieren y poste-riormente comunican secretos que son valiosos para la fábrica.

b) Violación de un secreto cuando su divulgación produce un aprovechamiento injusti!cado12

El artícu lo 201 del Código Penal sanciona principalmente el aprovechamien-to injusti*cado de un secreto, en razón de la relación de su estado u o*cio, empleo, profesión o arte, en general; pero tales actos, de conformidad con la tipi*cación, necesariamente deben causar un daño a terceros.

11. Código Penal, artícu lo 361: “El que maliciosa o fraudulentamente hubiere comunicado los secretos de la fábrica en que ha estado o está empleado, será reprimido con prisión de tres meses a tres años y multa de ocho a sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América” (destacado fuera del texto original).

12. Código Penal, artícu lo 201: “El que teniendo noticia, por razón de su estado u o!cio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelare sin causa justa, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América” (destacado fuera del texto original).


13

c) Violación de un secreto utilizando medios informáticos para conseguirlo13

Este artícu lo fue incorporado al ordenamiento jurídico ecuatoriano con la expedición de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos del 17 de abril de 2012 y en de*nitiva gradúa la sanción de acuerdo al acto cometido, de la siguiente forma:

para vulnerar información protegida contenida en sistemas de información, será sancionado con prisión de seis meses a un año.

-merciales o industriales, será sancionado de uno a tres años de prisión.

divulgados o utilizados, será sancionado de tres a seis años de reclusión menor or-dinaria.

-ma, será sancionado de seis a nueve años de reclusión menor.

d) Violación de un secreto por un funcionario público con base en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno14

Este artícu lo sanciona a los funcionarios públicos que se aprovechen económi-camente, de forma directa o por terceras personas, de estudios, proyectos, informes,

13. Código Penal, artícu lo 202 (1): “El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, con!dencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la información obtenida se re!ere a seguridad nacional, o a secretos comerciales o industria-les, la pena será de uno a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La divulgación o la utilización fraudulenta de la información protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, será sancionada con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Si la divulgación o la utilización fraudulenta se realiza por parte de la persona o personas encar-gadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica” (destacado fuera del texto original).

14. Código Penal, artícu lo 257-B: “Con la misma pena (con reclusión de cuatro a ocho años) serán sancionadas las personas señaladas en el artícu lo anterior, (personas elegidas por votación popu lar, los representantes o delegados del Presidente de la República y de otros funcionarios !scales o municipales en organismos del Estado, autónomos o semiautónomos; los funcionarios, empleados o servidores públi-cos) que se hubieren aprovechado económicamente en bene!cio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, cali!cados de secretos, reservados o de circu lación restringida, que estén o hubiesen estado en su conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o hubiesen ejercido” (destacado fuera del texto original).


14

resoluciones y más documentos, cali*cados de secretos, reservados o de circu lación restringida que estén o hubiesen estado en su conocimiento en razón de su cargo.

En este tipo de delitos se encuentran los funcionarios públicos de la o*ci-na de patentes que puedan revelar las reivindicaciones contenidas en una patente concedida o en proceso de concesión. También han sucedido casos en los cuales los funcionarios de las entidades sanitarias han revelado los datos de prueba o la formu-lación de ciertos productos que les han sido con*ados para obtener las aprobaciones sanitarias necesarias para su comercialización.

3. En razón de ser funcionario público15

Este tipo penal fue creado para sancionar a los funcionarios públicos que descubran o revelen, sin razón justi*cada, secretos que se les han con*ado en razón de su des-tino. La diferencia con el artícu lo anterior consiste en que en este tipo penal no hay que probar el aprovechamiento económi co del funcionario o de terceras personas para determinar la existencia del delito.

IX. L83("1, 7 0(3( "-'($!1, %1 0- 4#$"1''()! %1 0$, ,1'#1"$, 134#1,-#(-01,

La gran interrogante de la protección de secretos empresariales se basa en deter-minar los límites y las limi taciones de exigibilidad de la información con*dencial entregada.

Los parámetros para determinar los límites de exigibilidad son todos aque-llos conocimientos o información de titularidad del empresario sobre los cuales él ha invertido recursos temporales y económi cos para su desarrollo y aplicación de aceptación positiva en el mercado frente a sus competidores.

Las limi taciones de protección, por su parte, comprenden a toda aquella información que:

“[forma] parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un suje to, [o] el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adqui-rido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funcio-

15. Código Penal, artícu lo 282: “Todo funcionario público que, sin orden legal del superior competen-te, descubra o revele, algún secreto de los que le están con!ados por razón de su destino, o exhiba algún documento que deba estar reservado, será reprimido con uno a cinco años de prisión” (destacado fuera del texto original).


15

nes desarrolladas para un determinado empleador. Es lo que ha ocurrido en el caso. No consta que se hayan utilizado otros elementos que los obtenidos a través de la propia experiencia de quienes, habiendo sido empleados de la ac-tora, ejercen después esas mismas funciones para la sociedad demandada”16.En virtud de que dicha información compone la formación y capacitación

del trabajador, es libre de ser usada por él con la nueva empresa que lo emplee o en su siguiente relación de negocios. Tal utilización se basa en el derecho al trabajo, a emprender, desarrollarse y asociarse libremente.

16. Jurisprudencia caso Teaminc; SAP Tarragona (1ª) 95/2008, 10/3 (JUR 2008/164871).

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A evolução legislativa e jurisprudencial das indicações

geográficas no Brasil: uma análise crítica

Por: Ana Lúcia de Sousa Borda

RESUMOEste trabalho discorre sobre a evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográ!cas no Brasil.

O estudo faz uma análise abrangente da Lei de Propriedade Industrial (LPI) e destaca uma das mais importantes inovações introduzidas pela atual legislação de propriedade industrial: a proteção das indicações geográ!cas por meio de um registro próprio Na análise da jurisprudência administrativa e judicial são mencio-nados os equívocos cometidos no passado, atribuídos ao desconhecimento do tema por parte dos operadores do direito em um determinado momento. Nesse âmbito foram comentadas as decisões proferidas nos casos Champagne, Saint Emillion e Gamais Beaujolais. Várias das decisões analisadas merecem, no entender da autora, ser prestigiadas; dentre elas !guram as decisões proferidas nos casos Schwarze Katz, Borbonha e Bordeaux.

RESUMENEste trabajo discurre sobre la evolución legislativa y jurisprudencial de las indica-ciones geográ!cas en Brasil. El estudio hace un análisis amplio de la Ley de Pro-piedad Industrial (LPI) y pone de relieve una de las más importantes innovaciones introducidas por la actual legislación de propiedad industrial: la protección de las indicaciones geográ!cas por medio de un registro propio. En el análisis de la jurisprudencia administrativa y judicial se mencionan los equívocos cometidos en


18

el pasado, atribuidos al desconocimiento del tema de indicaciones geográ!cas por parte de los operadores del derecho en un determinado momento. En este ámbito se comentaron las decisiones proferidas en los casos Champagne, Saint Emillion y Ga-mais Beaujolais. Varias de las decisiones analizadas merecen, en opinión de la autora, ser prestigiadas, entre ellas !guran las decisiones proferidas en los casos Schwarze Katz, Borbonha y Bordeaux.

ABSTRACTThis work tells about the legislative and jurisprudential evolution of geographical indications in Brazil. This study makes a broad analysis of the Brazilian Indus-trial Property Law – IPL and highlights one of the most important innovations introduced by the current legislation on Industrial Property: the protection of the geographical indications by means of an independent registration. When analysing both the administrative and judicial jurisprudence the mistakes made in the past are mentioned and justi!ed by the lack of knowledge about geographical indica-tions by the operators of the law in a given time. In this respect special comments will be made with respect to the decisions rendered in the cases Champagne, Saint Emillion and Gamais Beaujolais. Many of the decisions analysed in this study de-serve recognition in the opinion of the autor, among them the decisions issued with respect to Schwarze Katz, Borbonha and Bordeaux.

PREFÁCIOTema ao mesmo tempo rico e ainda pouco explorado no Brasil, as indicações geo-grá!cas ocupam lugar de destaque no comércio internacional e no âmbito de vários acordos multilaterais e legislações nacionais. Ainda que estejam em um estágio ini-cial de desenvolvimento entre nós ou justamente por isso, as indicações geográ!cas fazem jus a um estudo aprofundado acerca de sua evolução legislativa e jurispruden-cial. Nos dias de hoje, não paira a menor sombra de dúvida quanto ao fato de que a indicação geográ!ca agrega efetivo valor a uma extensa gama de produtos das mais variadas naturezas.

Ao agregar valor a determinados produtos ou serviços, a indicação geográ!ca constitui um importante fator a contribuir para o desenvolvimento econômi co de um país. Em sua obra, Liliana Locatelli analisa a proteção jurídica das indicações geográ!cas sob a perspectiva do desenvolvimento econômi co e com muita proprie-dade destaca que “Dentre os direitos relativos à propriedade intelectual capazes de fomentar a economia de um país, têm-se, então, as indicações geográ!cas, as quais

— A E V O L U Ç Ã O L E G I S L A T I VA E J U R I S P R U D E N C I A L D A S I N D I C A Ç Õ E S G E O G R Á F I C A S N O B R A S I L : U M A A N Á L I S E C R Í T I C A —

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atuam como signos distintivos que diferenciam os produtos ou serviços em razão de sua origem”1.

I. A"#$%$&'()*+

Este trabalho, ao analisar a evolução legislativa e jurisprudencial das indicações geográ!cas no Brasil, investigará o bem jurídico protegido: a indicação geográ!ca como um bem imaterial (repu tação), os interesses e direitos dos produtores e o direi-to dos consumidores, evitando que sejam induzidos em erro ou indevida associação. Para estabelecermos o bem jurídico protegido, é indispensável ter em mente que as indicações geográ!cas têm na garantia de qualidade um de seus diferenciais, nota-damente os produtos que ostentam uma denominação de origem. É o que nos ensina Marcos Fabrício: “A indicação geográ!ca, além de fazer parte dos sinais distintivos utilizados na produção e no comércio, evoca qualidade dos produtos ou serviços designados. De certo, os produtos ou serviços oriundos de uma região que seja re-conhecida por esta !gura são eminentemente assimi lados à qualidade”2.

Imperioso destacar a dupla função resultante da adequada proteção jurídica das indicações geográ!cas que é abordada por Liliana Locatelli3, Ribeiro de Almei-da4 e Antonella Carminatti5.

A função de garantia de qualidade também é obje to de interessante obser-vação por Ribeiro de Almeida:

1. Locatelli, Liliana, Indicações geográ!cas. A proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômi co, Curitiba, Editora Juruá, 2009, p. 17.

2. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, Propriedade industrial e a proteção dos nomes geográ!cos, Editora Juruá, 2007, p. 32.

3. Liliana Locatelli, ob. cit., p. 65: “Estas disposições têm por !nalidade não só proteger os produtores legítimos contra as utilizações abusivas de tais sinais, mas também os consu-midores contra o engano que para estes constitui a venda de um produto com um falso nome geográ!co ou com indicações susceptíveis de os induzirem em erro sobre a prove-niência do produto”.

4. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, “Denominação de origem e marca”, en Boletim da Faculdade de Direito, Stvdia Ivridica, 1999, 39, Universidade de Coimbra, Coimbra Editora, p. 20: “Observa-se, assim, que a proteção jurídica das indicações geográ!cas apresenta a princípio uma dupla função: a proteção dos reais titulares das indicações contra a utili-zação indevida por terceiros, bem como a proteção aos direitos dos consumidores”.

5. Carminatti, Antonella, “A Proteção das Indicações Geográ!cas no TRIPs”, en Revista da ABPI, 1995, núm. 18, set.-out., p. 34: “Aliás, a indicação geográ!ca, que compreende as apelações de origem e as indicações de proveniência, foi um instrumento criado inicial-mente para salvaguardar os interesses dos produtores, mas acabou por tornar-se um meio de proteção do consumidor, em razão dos cuidados tomados pelos seus fabricantes para assegurar ao produto determinadas qualidades próprias”.


20

“A marca não garante que o produto tenha sempre as mesmas características nem a mesma qualidade. A marca não é um instrumento adequado a vincu-lar o seu titular a garantir ao consumidor a constância qualitativa do pro-duto, não pode ser exigido da marca uma função de garantia de qualidade. A função de garantia de qualidade do produto deve polarizar-se num outro sinal distintivo. Essa função de garantia passará, impreterivelmente, pelo nome geográ!co, o que postula que o uso do sinal constituído pelo nome geográ!co seja exclusivo de alguns e interdito aos sujeitos que não tenham direito ao seu uso”6.Há que se notar, porém, que este entendimento não é pací!co, valendo citar

o professor Fróes ao mencionar Henry Bisgaier7 que acerca desse aspecto assim ensina: “Estamos de acordo com a lição do jurista norte-americano Henry Bisgaier8, para quem a marca é o sinal identi!cador de uma determinada qualidade do produto ou do serviço, não necessariamente a melhor”. Esse entendimento é, nosso ver, mais adequado, já que fala em “determinada qualidade” de um produto, atri-buindo ,exibilidade para que se avalie a boa, razoável ou a má qualidade no caso concreto.

Digna de nota se mostra igualmente a observação de Marcos Fabrício, segun-do a qual “[...] não se fundamenta o sistema da indicação geográ!ca em reconhecer a fama ou repu tação de um produto ou serviço. A tutela jurídica recai sobre o nome geográ!co e não em relação aos produtos e serviços”9.

Entendimento semelhante é esposado por Maria Alice Castro Rodrigues e José Carlos Soares de Menezes, para quem:

“O obje to da proteção recai, a rigor, sobre topônimo, sobre nome que designa, geogra!camente, país, cidade, região ou localidade de um determinado território e sobre a representação grá!ca, !gurativa e geográ!ca desse território, enquanto indicativos da verdadeira origem de produtos ou ser-viços, no sentido que lhes é atribuído pela Lei de Propriedade Industrial em vigor”10.

6. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 21.7. Fróes, Carlos Henrique, “Marca: aquisição de distintividade e degenerescência”, en

Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coords.), Propriedade intelectual. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa, Fundação G. Vargas, Editora Saraiva, 2007, p. 83.

8. 1993, p. 460.9. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 59.10. Castro Rodrigues, Maria Alice y Soares de Menezes, José Carlos, “A proteção legal à

indicação geográ!ca no Brasil”, en Revista da ABPI, 2000, núm. 48, set.-out., p. 17.


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Opinião igualmente merecedora de nossa atenção, é aquela defendida por Denis Borges Barbosa11, ao entender que o bem jurídico tutelado é a distintividade da indicação geográ!ca, para que evitada a sua diluição. A perda do caráter distin-tivo, ou seja, da capacidade de se vincu lar um produto ou serviço a uma origem geográ!ca determinada, faz surgir uma designação genérica, a exemplo do que já ocorreu com muitas indicações geográ!cas, tais como “Queijo de Minas”12.

II. I&'#+-.)*+

O exame da literatura especí!ca assim como dos mais relevantes diplomas legais acerca da matéria nos leva à formu lação de várias questões relevantes, tais como o que pode constituir uma indicação geográ!ca, o bem jurídico tutelado, a consonân-cia de alguns dispositivos da LPI com o TRIPs, o Acordo de Madri e a Convenção da União de Paris.

O estudo abrangerá a proteção adicional contemplada no Acordo de Madri e no TRIPs para vinhos e destilados e a LPI, que autoriza o emprego de termos reti!cativos, também chamados de deslocalizadores, em conjunto com indicações geográ!cas, desde que ressalvada a verdadeira origem do produto ou serviço.

Nosso estudo tem em mira avaliar, tendo em vista a evolução legislativa e ju-risprudencial, em que direção estamos caminhando no que diz respeito à adequada proteção das indicações geográ!cas no Brasil. Nosso objetivo é, também, analisar se o atual tratamento legislativo conferido às indicações geográ!cas por nosso orde-namento de fato atende aos anseios que se espera do instituto, tanto sob a ótica da proteção dos produtores como dos consumidores. Uma análise apenas da evolução legislativa a nosso ver careceria de um complemento essencial, que consiste no estu-do da evolução de nossa jurisprudência tanto administrativa quanto judicial.

A esse respeito Patrícia Porto observa:“No tocante às IGs, o país percebeu a importância e o potencial econômi co que possuem, particu larmente seus produtos agrícolas e naturais. Estes pro-dutos de qualidade passaram a ser valorizados no exterior e o Brasil percebeu que se estes não forem protegidos de maneira adequada, o País perde eco- nômica, social e culturalmente”13.

11. Borges Barbosa, Denis, Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª edição revista e atuali-zada, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003, p. 914.

12. Borges Barbosa, Denis, ob. cit., p. 915.13. Carvalho da Rocha Porto, Patricia, “Indicações geográ!cas, modelo Brasil”, en Revista

Criação, 2009, núm. 2, Rio de Janeiro, Lúmen Júris, p. 169.


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Este trabalho tem por objetivo a realização de uma análise crítica sobre as indicações geográ!cas no Brasil por meio de um estudo sistemático da evolução legislativa e jurisprudencial.

De mero consumidor de produtos com indicações geográ!cas estrangeiras, o Brasil vem fazendo notável progresso com vistas ao desenvolvimento de suas pró-prias indicações geográ!cas.

Um bom exemplo disso está no fato de a grande maioria dos produtores bra-sileiros não mais empregarem o termo “champagne”, mas sim a palavra “espuman-te”, não obstante o fato de uma decisão judicial proferida na década de 1970 ter afas-tado a possibilidade de proteção como indicação geográ!ca para tal denominação, por entender que seria simplesmente genérica em relação aos vinhos espumantes. No entanto, o INPI concedeu o registro da denominação de origem champagne em 11.12.2012, o que será comentado um pouco mais adiante14.

Pertinente é a observação de Ambroise Augé (diretor do Bureau National Interprofessionnel Du Cognac) em palestra proferida em 1997:

“It was certainly normal to think about going on using these notorious na-mes for simi lar, but not equal, products, as far as no commerce was going on between the states. But now, in the framework of the integration movement and reinforced commerce, it is not possible anymore to preserve these situa-tions, which are misleading the consumers”15.

O contexto histórico assim como as características geográ!cas do Brasil já seriam fatores su!cientes a justi!car o estudo a que nos propomos com este trabalho. Mas aliado a eles temos ainda a globalização da economia e a notável transformação do mundo em decorrência do progresso nas telecomunicações e em especial com o advento da internet.

Liliana Locatelli, em sua obra já referida anteriormente, conclui muito acerta-damente que a proteção das indicações geográ!cas é um instrumento valioso tanto para países desenvolvidos como também para países em desenvolvimento:

“Alguns países, especialmente os europeus, já vem há muito tempo utilizan-do-se das indicações geográ!cas para tornar seus produtos mais competitivos e fomentar o processo de desenvolvimento econômi co de suas regiões. Para usufruir destes benefícios econômi cos, no entanto, reconhecem como impres-

14. <www.inpi.gov.br>.15. Augé, Ambroise, en Revista da ABPI, Anais 1997, XVII Seminário Nacional da Propriedade

Intelectual, p. 35.


23

cindível uma efetiva proteção jurídica das indicações geográ!cas que, por um lado, assegure os direitos dos reais titulares e, por outro, proteja os direitos dos consumidores, garantindo a credibilidade nos produtos ou serviços com indicações”16.

Ribeiro de Almeida nos chama a atenção para os interesses econômi co e so-cial que estão forçosamente inseridos nas indicações geográ!cas:

“As DO e as IG apresentam um interesse econômi co e social considerável para diversos países. Principalmente para os países agrícolas, dado que tais sinais se aplicam, muito particu larmente, a produtos como os vinhos, as aguardentes e os queijos, que representam um patrimônio de grande valor para a economia regional e nacional desses países”17.

Com a intensi!cação do comércio mundial, não apenas os países com longa tradição em matéria de indicações geográ!cas, mas também aqueles onde o tema ainda está em desenvolvimento estão vislumbrando uma oportunidade comercial que já nasce com um valor agregado.

Particu larmente no Brasil observa-se um nítido crescimento do interesse em relação à proteção das indicações geográ!cas, o que se pode constatar por meio de consulta ao sítio eletrônico do Instituto Nacional da Propriedade Industrial18.

O Sebrae19, em destacada atuação, vem apoiando associações de produtores a se organizar para, em conjunto, buscar a adequada proteção às indicações geo- grá!cas.

O INPI vem desenvolvendo um trabalho digno de nota neste campo, por sua atuação junto a produtores interessados, participando de diversos encontros sobre o tema em diferentes regiões do país.

Ainda, o reconhecimento da indicação geográ!ca porto Digital para identi-!car a origem de “serviços de tecnologia da informação - TI”20 na categoria indicação de procedência traz alguma luz para uma indagação feita por vários especialistas acerca da possibilidade de registro de uma indicação geográ!ca relacionada a serviços.

16. Locatelli, Liliana, ob. cit., p. 18.17. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 19.18. <www.inpi.gov.br>.19. Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.20. <www.inpi.gov.br>.


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III. T$#/0&+1+20(

Em respeito aos conceitos estabelecidos nos artigos 17621 a 17822 da LPI, adotare- mos a nomenclatura ali utilizada, fazendo referência às indicações geográ!cas como gênero e às indicações de procedência e denominações de origem como es- pécies.

Um breve comentário merece ser feito em relação à expressão indicação de proveniência, adotada em alguns dos diplomas legais que antecederam a LPI.

Como mencionado por alguns autores que estudamos, dentre eles Ribeiro de Almeida23 a indicação de proveniência apenas informa a origem do bem de maneira absolutamente neutra, não se revestindo de função adicional. Por essa razão, as indi-cações de proveniência não são de interesse para o nosso estudo.

IV. A $3+1.)*+ 1$20%1('03( $ 4.#0%"#.-$&50(1

No capítulo destinado à análise da evolução legislativa, abordaremos inicialmente os tratados internacionais dos quais o Brasil é membro.

Depois passaremos à análise da legislação brasileira de propriedade indus-trial, onde também incluiremos alguns breves comentários sobre as inovações em matéria de propriedade industrial introduzidas pela Constituição Federal.

Por derradeiro, analisaremos decisões administrativas e judiciais.

A. A evolução legislativa

Chegamos agora ao primeiro dos principais tópicos deste trabalho: o estudo da evo-lução legislativa especí!ca sobre as indicações geográ!cas no Brasil.

21. “ART. 176.—Constitui indicação geográ!ca a indicação de procedência ou a denominação de origem”.

22. “ART. 177.—Considera-se indicação de procedência o nome geográ!co de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

ART. 178.—Considera-se denominação de origem o nome geográ!co de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográ!co, incluídos fatores naturais e humanos”.

23. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 21: “A indicação de proveniência é uma simples menção do lugar em que um produto foi produzido ou fabricado. Trata-se de uma simples informação que permite ao consumidor saber, por exemplo, se o produto é de origem portuguesa ou estrangeira. Ela não constitui uma garantia de qualidade do produto (não é necessário que tenha certas qualidades ou características ou seja sujeito a regras particu lares de produção)”.


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1. A Convenção da União de Paris (CUP)

A Convenção da União de Paris surgiu como resposta ao crescente interesse da efetiva necessidade de proteção dos direitos industriais por parte de vários países e é, quase que invariavelmente, considerado um dos mais importantes diplomas internacionais acerca da matéria.

O primeiro passo para o seu surgimento se deu com a Conferência Diplo-mática que teve lugar em Paris, em 1880. Por ocasião dessa conferência foi criada a União Internacional da Propriedade Industrial, conhecida como a Convenção da União de Paris. As discussões que ocorreram a partir desta conferência resultaram na elaboração da Convenção da União de Paris, assinada em 20 de março de 1883. Esta convenção foi internalizada em nosso direito por força do Decreto 9.233 de 28 de junho de 188424.

O texto original da CUP assegurava proteção às indicações de procedência consoante o dispositivo transcrito a seguir:

“ART. 10.—As disposições do artigo precedente serão aplicáveis a todo o produto que tiver falsamente, como indicação de procedência, o nome de uma localidade determinada, quando esta indicação estiver junta a um nome comercial !ctício ou alheio usado com intenção fraudulenta”.

Esta convenção passou por diversas revisões, sendo as mais relevantes para o nosso estudo a de Bruxelas em 1900, a de Haia em 1925 e a de Estocolmo, em 1967.

Bruxelas (1900)25. Nesta revisão houve a primeira modi!cação do artigo 10, de forma a conferir a um maior número de interessados a legitimação para se insurgir contra o uso indevido de indicações de procedência, nos termos transcritos a seguir:

“ART. 10.—As disposições do artigo antecedente serão aplicáveis a qualquer produto que apresentar falsamente, como indicação de procedência, o nome de uma localidade determinada, quando essa indicação estiver junta a um nome comercial !ctício ou usado com intenção fraudulenta26”.

Repu tar-se-há parte interessada qualquer produtor, fabricante ou comercian-te, ajustado na produção, fabricação ou comércio desse produto, e estabelecido quer

24. V. comentários de Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, ob. cit., p. 4: “O Brasil, país signatário original da convenção, rati!cou, na íntegra, o seu texto de Paris, pelo que se pode a!rmar, com total segurança, que esse foi o marco inicial da obri-gação do País de proteger, na orbe nacional, ao menos a verdadeira indicação geográ!ca, então sob a nomenclatura de indicação de procedência”.

25. Incorporada ao direito interno por força do Decreto 984/1903.26. Note-se que no texto original utilizou-se a palavra “fraudal”.


26

na localidade indicada falsamente como lugar de procedência, quer na região em que estiver situada a localidade.

Haia (1925)27. O seu grande mérito consistiu em estabelecer os direitos prote-gidos no âmbito da propriedade industrial, dentre eles as indicações de proveniência ou denominações de origem28.

Veri!camos, igualmente, a alteração do dispositivo que elenca as partes le-gitimadas a impugnar o uso fraudulento de indicação de procedência. Além disso, houve no artigo 1029 a ampliação da proteção, para incluir a proibição de uso inde-vido de nome de país como falsa indicação de procedência:

Merece ser mencionada a questão suscitada por alguns autores, face à diver-gência do disposto nos artigos 1º e 10, vez que enquanto o primeiro dispositivo fala em “indicações de procedência ou denominações de origem, o segundo apenas cuida da indicação de procedência ou lugar de procedência”. Mencionamos aqui a valiosa lição de Ribeiro de Almeida: “Sublinhe-se, contudo, que a CUP não protege directamente as DO, embora sejam enumeradas entre os objectos da propriedade industrial (art. 1º). Nenhuma disposição expressa da Convenção visa as DO, mas consideramos que o que ela dispõe para as indicações de proveniência é-lhes aplicável ipso facto”30.

Opinião contrária é defendida por Marcos Fabrício: “A proteção conferida pelo art. 10 é escassa. Não se protege a !gura da denominação de origem, apenas re-prime as falsas indicações de proveniência”31. Pertinentes se mostram os comentários de Maria Alice e José Carlos: “Ressalte-se que, ainda nessa época, não havia qual-quer distinção entre as de!nições de indicação geográ!ca, indicação de procedência e denominação de origem”32.

27. O texto de Haia passou a compor o ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto 19.056/1929.

28. “ARTIGO PRIMEIRO.—Os países contratantes constituem-se em estado da União para a proteção da propriedade industrial. A proteção da propriedade industrial tem por objetivo os privilégios de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos e modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, o nome comercial e as indicações de procedência ou denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal”.

29. “ART. 10.—As disposições do artigo anterior serão aplicáveis a todo produto que trouxer de modo falso, como indicação de procedência, o nome de uma localidade ou de um país determinado, quando essa indicação estiver junta a um nome comercial !ctício ou imi tado com intenção fraudulenta. [...] Em qualquer caso será reconhecido como parte interessada, quer se trate de pessoa física quer de pessoa moral, todo produtor, fabricante ou comerciante que participar da produção, fabricação ou comércio desse produto e estiver estabelecido na localidade falsamente indicada como lugar de procedência ou na região em que essa localidade estiver situada, ou ainda no país falsamente indicado”.

30. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 144.31. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 98.32. Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, ob. cit., p. 6.


27

Estocolmo (1967). A principal modi!cação aqui introduzida consistiu na am-pliação das hipóteses de apreensão previstas no artigo 9º, vez que o artigo 10 passou a coibir o emprego, ainda que de modo indireto, de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante33.

Também nesta revisão constata-se uma pequena alteração no artigo 10-2 do texto em estudo, com vistas a alargar as situações passíveis de repressão, como se reproduz abaixo:

“Será, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se !zer uso da falsa indicação de procedência”.Por derradeiro, vale notar que os artigos 1º a 12 do texto de Haia permanece-

ram em vigor no Brasil por longo período, vez que a adesão ao texto de Estocolmo, conforme disposto no Decreto 75.572 de 08.04.1975, se deu com reservas.

Somente em 1992, por força do Decreto 635, o Brasil promulgou o texto de Estocolmo em sua integralidade. Por meio do Decreto 1.263, de 10.10.1994 houve a rati!cação da declaração de adesão aos artigos 1º a 12 e ao artigo 28, alínea 1, do texto de Estocolmo.

Como marco inicial da repressão ao uso das falsas indicações de procedência, entendemos que a Convenção da União de Paris e suas revisões posteriores cumpri-ram com a sua !nalidade. A proteção apenas indireta ou negativa assegurada pela CUP às indicações geográ!cas foi, durante muito tempo, adotada por nossa legis-lação de propriedade industrial, como veremos mais adiante. Sem mencionar que a CUP promoveu a introdução de princípios fundamentais e norteadores da proteção da propriedade industrial em âmbito mundial até os dias de hoje, a saber os princí-pios da prioridade unionista, do tratamento nacional e da territorialidade.

2. O Acordo de Madri de 14.04.1891 Relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência sobre Mercadorias34

A proteção assegurada às indicações de procedência e denominações de origem por força da CUP foi se mostrando inadequada com vistas ao combate mais e!caz, de seu uso indevido ou fraudulento.

33. “ART. 10— 1 As disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto à identidade do produtor, fabricante ou comerciante”.

34. Rati!cação por força do Decreto 19.056/1929, en: Bailly, Gustavo Adolpho, Legislação sobre propriedade industrial no Brasil, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1935, p. 408.


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A exemplo do que ocorreu com a CUP, o Acordo de Madri também passou por algumas revisões, valendo notar que a versão que vigora no Brasil é aquela da revisão de Haia, de 1925, consoante os termos do Decreto no. 19.056 de 31 de de-zembro de 1929.

Visando ser mais efetivo do que a CUP, o Acordo de Madri confere aos in-teressados a possibilidade de requerer a apreensão de produtos indicados por falsas indicações de procedência ou de impedir a sua importação35.

Embora louvável, a inovação introduzida pelo Acordo de Madri pode ser tida em nossa avaliação como muito modesta. Entendemos que as palavras de Ribeiro de Almeida36 reforçam o nosso entendimento quanto à e!cácia restrita de tal acordo.

Com efeito, a infração de indicações geográ!cas europeias, quando restrita a outros territórios, por exemplo, di!cilmente será detectada pela via da importação para aquele continente. A infração via de regra ocorre dentro das fronteiras de outros territórios, de forma que as disposições do Acordo de Madri seriam inócuas para combater tais violações37.

Vale notar que em decorrência de uma interpretação a nosso ver equivocada do Acordo de Madri assim como da total falta de familiaridade com o instituto das denominações de origem, foi proferida em instância máxima no Brasil a decisão no caso Champagne, decisão essa que é muito conhecida de todos os especialistas brasileiros na matéria, por ser altamente controvertida.

Imperioso consignar que o artigo 4º38 do acordo em estudo expressamente exclui a possibilidade de indicações geográ!cas relacionadas a produtos vinícolas tornarem-se genéricas.

Como veremos mais adiante, o artigo 180 da LPI39 não contém essa exceção, o que faz com que haja um claro con,ito entre as duas normas.

35. A esse respeito v. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 155: “As lacunas da CUP, no que diz respeito às indicações de proveniência, conduziram certos países para uma nova forma contratual: a União restrita nos termos do art. 19º da CUP. O Acordo de Madri não é mais do que um resultado da insu!ciência do art. 10º da Convenção de Paris. Ele tem por !nalidade pôr cobro às di!culdades que levanta o texto da CUP, cujo obje to era evitar a fraude, mas cuja exigüidade permite em certos casos legitimá-la”.

36. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 173: “Os países não protectores não são gravemente incomodados e os país protectores não obtêm uma satisfação efectiva”.

37. Vide Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 172: “[...] mas principalmente porque as denominações com renome de outros países são livremente utilizadas pelos seus produtores e fabricantes”.

38. “ART. 4º—Os tribunais de cada país terão que decidir quais são as denominações que, em razão de seu caráter genérico, escaparão às disposições do presente Acordo, não estando entretanto compreendidas na reserva especi!cada por este artigo as denominações regionais de procedência dos produtos vinícolas”.

39. “ART. 180.—Quando o nome geográ!co se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográ!ca”.


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Reproduzimos a esse respeito os comentários feitos pelo professor Fróes:“Esse dispositivo (art. 180), altamente criticável, se choca, frontalmente, com o artigo 4º do Acordo de Madri de 1891, acima referido, que confere proteção especial às denominações regionais (ou seja, na linguagem atual, denomi-nações de origem) de produtos vinícolas, excluindo a possibilidade jurídica de sua conversão em palavra de domínio público”40.Laetitia d’Hanens acerca dessa questão observa: “Ressalve-se, contudo, que

a ampla redação do art. 180 con,ita de forma aparente com o 4º do Acordo de Madrid, especí!co para vinícolas, e com o artigo 24.6 do TRIP”41. A mesma autora transcreve trecho da ata da reunião da Comissão de Estudos das Indicações Geo- grá!cas da ABPI, de 16.08.2003: “A antinomia entre o art. 180 da LPI e o art. 4º do Acordo de Madrid pode também ser enfrentada à luz do princípio da especia-lidade, já que esta norma tem um âmbito de aplicação mais especial (restrito a produtos vinícolas) do que aquela outra (de cunho geral), excepcionando-a no que con,itar”42.

Ainda acerca do artigo 4º acrescentamos que a ressalva restrita apenas a produtos vinícolas foi obje to de estudo e intensas discussões, conforme nos relata Ribeiro de Almeida43.

A omissão quanto ao emprego de termos reti!cativos ou deslocalizadores no Acordo de Madri sofre diferentes interpretações. Liliana Locatelli44 acredita que o acordo autoriza o emprego de tais termos, vez que sua utilização afastaria a possibilidade de indução do consumidor em erro. A esse respeito vale conferir Ri-

40. Fróes, Carlos Henrique, palestra proferida no Seminário sobre Indicações Geográ!cas realizado em dezembro de 2000 com o apoio da OMPI em Bento Gonçalves e publicada na Revista da ABPI, 2002, núm. 56, jan./fev.

41. Pablo d’Hanens, Laetitia Maria Alice, “Indicações de origem geográ!ca: uma breve in-trodução”, en Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coords.), Propriedade intelectual, sinais distintivos e tutela judicial e administrativa, Série GV Law, Fundação G. Vargas, Editora Saraiva, 2007, p. 196.

42. D’Hanens, Laetitia, ob. cit., p. 196.43. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., pp. 156-157: “Neste domínio, a delegação

portuguesa teve um papel relevante – não fôssemos nós um país com algumas DO com renome. Na verdade, a delegação portuguesa propôs que todas as indicações de prove-niência de produtos agrícolas deveriam ser excluídas de tal reserva, com o fundamento que estas indicações não se poderiam nunca tornar termos descritivos ou genéricos dos produtos. Sublinhou que a repu tação ligada a tais indicações de proveniência é devida a especiais condições de solo e clima que não se encontram em outro lugar. [...] A delegação francesa, tomando em consideração os domínios em que a fraude era mais comum, suge-riu que a proposta portuguesa fosse restrita às indicações de proveniência dos produtos vinícolas (‘produtos vinícolas aos quais a fraude se aplica’, dizia a delegação francesa). A delegação portuguesa aceitou”.

44. Locatelli, Liliana, ob. cit., p. 78.


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beiro de Almeida45 fazendo referência à “inexistência de unanimidade na doutrina” acerca da possibilidade ou não do emprego dos referidos termos. Concordamos com Ladas, citado por Ribeiro de Almeida, vez que o Acordo, em seu artigo primeiro, considera como violação a utilização, ainda que indireta, de nome de país ou lugar de origem46.

Não nos parece ser de fácil resposta a indagação sobre a abrangência do acor-do: se relativo apenas às indicações de procedência como estabelecido em seu título ou também às denominações de origem. Como bem aponta Marcos Fabrício “Um traço da denominação de origem é assim mencionado (artigo 4º), sem haver um conceito de!nido de denominação de origem”47.

Ribeiro de Almeida parece ter o mesmo entendimento ao aduzir que: “Este acordo só sub-repticiamente é que se refere às DO (art. 4º.), concedendo-lhes uma proteção muito limi tada”48.

A nosso ver o Acordo de Madri se refere especi!camente às indicações de procedência, mas confere proteção às denominações de origem, desde que relativas a produtos vinícolas.

3. O Acordo TRIP49 (abreviatura de Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)A Convenção da União de Paris, não obstante as diversas revisões a que foi subme-tida, já não se mostrava em condições de atender às novas demandas relacionadas ao comércio internacional. Tornava-se cada vez mais clara a necessidade de uma proteção adequada dos direitos de propriedade intelectual.

45. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., pp. 161-162: “Uma questão em que não existe unanimidade na doutrina é a de saber se o Acordo de Madrid se aplica aos casos em que a indicação de proveniência falsa é acompanhada de menções como, por exemplo, ‘imi tação’, ‘tipo’, ‘gênero’, ‘espécie’, etc., ou quando o verdadeiro lugar de produção ou fabrico é acompanhado de uma afamada indicação de proveniência. Assim, as designações ‘tipo Madeira’ ou ‘Champagne italiano’ estão abrangidas pelo Acordo? S. Ladas entende que o espírito da disposição do art. 1º é no sentido de englobar também essas hipóteses. Em sentido diferente temos J. Audier que considera que ‘o Acordo de Madrid [...] não oferece nenhuma proteção contra as indicações falsas ou falaciosas traduzidas ou com adjunções (‘gênero’, ‘tipo’, ‘maneira’), etc.’”.

46. “ART. PRIMEIRO.—Todo producto que trouxer uma indicação falsa da sua procedência, na qual directa ou indirectamente, se mencionar, como país ou lugar de origem, um dos países contratantes ou algum lugar em qualquer deles situado, será apreendido no até da importação em cada um dos referidos países”.

47. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 103.48. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 173.49. Abreviatura de Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, disponível

em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3b_e.htm#3, acesso em 22/02/2010>. Em vigor no Brasil por força do Decreto 1.355/1994.


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O Acordo TRIP, resultado de extensas e demoradas negociações, surgiu para atender às necessidades de um mundo em que as relações comerciais ocorrem em um ambiente muito distinto daquele que ensejou a implementação da CUP e de acordos posteriores.

A Organização Mundial do Comércio surgiu por força do Acordo GATT em 1º de janeiro de 1995. A OMC tem como principal tarefa a regulação do comércio internacional, visando a remoção de barreiras e também a solução de dispu tas inter-nacionais. Os diversos acordos multilaterais celebrados por grande parte dos países que atuam no comércio internacional são o grande alicerce da OMC.

Na atualidade, o Acordo da OMC sobre os Aspectos dos Direitos da Proprie-dade Intelectual relacionados ao Comércio (Adpic) consiste no principal instrumento de proteção dos direitos de propriedade intelectual. Um dos grandes méritos deste Acordo foi o de estabelecer padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade industrial no plano internacional.

Ribeiro de Almeida ressalta que “O Adpic constitui o primeiro instrumento verdadeiramente multilateral que oferece um nível signi!cativo de proteção para as indicações geográ!cas (abreviadamente IG), em particu lar no domínio dos vinhos e das bebidas alcoólicas”50.

Dentre os mais importantes princípios do acordo !gura, justamente, o prin-cípio da proteção mínima, em conjunto com os princípios do tratamento nacional e o da nação mais favorecida.

Consoante o princípio da proteção mínima previsto no artigo 1.151, os países membros têm a obrigação de adotar padrões de proteção em rigorosa consonância com o acordo, padrões esses que são tidos como mínimos, !cando a critério de cada membro adotar proteção mais ampla.

O segundo e mais relevante princípio implementado pelo acordo consiste no tratamento nacional, previsto no artigo 3.152, pelo qual o estado membro se obriga

50. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 199.51. “ART. 1º—Natureza e abrangência das obrigações. 1. Os membros colocarão em vigor o disposto

neste acordo. Os membros poderão, mas não estarão obrigados a prover, em sua legislação, proteção mais ampla que a exigida neste Acordo, desde que tal proteção não contrarie as disposições deste acordo. Os Membros determinarão livremente a forma apropriada de implementar as disposições deste acordo no âmbito de seus respectivos sistema e prática jurídicos”.

52. “ART. 3º—Tratamento Nacional. 1. Cada Membro concederá aos nacionais dos demais Membros tratamento não menos favorável que o outorgado a seus próprios nacionais em relação à proteção da propriedade intelectual, salvo as exceções já previstas, respectivamente, na Convenção de Paris (1967), na Convenção de Berna (1971), na Convenção de Roma e no Tratado sobre a Propriedade Intelectual em Matéria de Circuitos Integrados. No que concerne a artistas-intérpretes, produtores de fonogramas e organizações de radiodifusão, essa obrigação se aplica apenas aos direitos previstos


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a conferir aos nacionais dos demais membros tratamento não menos favorável do que aquele concedido aos seus próprios nacionais no âmbito da propriedade inte-lectual.

O princípio da nação mais favorecida de que cuida o artigo 4º53, estabelece que qualquer benefício ou favorecimento de qualquer ordem concedido por um membro aos nacionais de qualquer outro país membro será estendido de forma ime-diata e incondicional aos nacionais de todos os demais membros.

Feita esta breve introdução, tratemos agora das indicações geográ!cas no âmbito do TRIP. O artigo 2254 é o primeiro dispositivo merecedor de estudo. A redação deste dispositivo, em uma primeira leitura, parece abranger as duas espécies de indicações geográ!cas contempladas em nossa legislação: as indicações de proce-dência e as denominações de origem.

Contudo, nos !liamos à conclusão de Laetitia d’Hanens, ao observar que “Em outras palavras, a de!nição do TRIP abraçaria todas as denominações de origem, mas nem todas as indicações de procedência, posto que estas não reque-rem impacto do meio geográ!co na qualidade e/ou características intrínsecas do produto”55.

Marcos Fabrício a esse respeito ressalta que: “O tratado não altera nem é alterado pela LPI. Ambos convivem em suas respectivas esferas de normatividade. No entanto, esta disparidade conceitual necessita ser harmonizada. Logo, é essencial adotar à legislação interna a norma do tratado”56.

Não há harmonia entre a LPI e o TRIP no tocante ao que pode constituir indicação geográ!ca. O TRIP, de forma muito mais ampla e adequada, fala em “indicações”, ao passo que a LPI restringe o bem protegido por indicação geográ!ca apenas aos nomes geográ!cos. Como dito, o Acordo TRIP, como regra geral, estabe-

(Con. nota 52) neste acordo. Todo membro que faça uso das possibilidades previstas no artigo 6º da Convenção de

Berna e no parágrafo 1.b, do artigo 16 da Convenção de Roma fará uma noti!cação, de acordo com aquelas disposições, ao Conselho para TRIPs”.

53. “ART. 4º.—Tratamento de nação mais favorecida. Com relação à proteção da propriedade intelec-tual, toda vantagem, favorecimento, privilégio ou imunidade que um membro conceda aos nacionais de qualquer outro país será outorgada imediata e incondicionalmente aos nacionais de todos os demais membros”.

54. “ART. 22.1.—Indicações geográ!cas são, para os efeitos deste acordo, indicações que identi!quem um produto como originário do território de um membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada qualidade, repu tação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográ!ca”.

55. D’Hanens, Laetitia, ob. cit., p. 171.56. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 125.


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lece padrões mínimos de proteção. Entretanto, estabeleceu em relação aos vinhos e destilados uma proteção adicional, que podemos chamar de absoluta em seu artigo 23.157, não permitindo nem mesmo o emprego de termos deslocalizadores.

Solução interessante para esse desajuste entre o TRIP e a LPI é proposta por Laetitia d’Hanens ao !xar que: “Uma possível solução para esta antinomia passa pela consideração de que, no caso de vinícolas, a conduta sancionada, embora não con!-gure ilícito penal, nos termos do art. 193, não deixaria de con!gurar ilícito civil, nos moldes estabelecidos pelo artigo 22.1”58.

Considerando que os nomes geográ!cos são, em sua grande maioria, nomes de localidades ou de regiões rurais e agrícolas, casos de homonímia podem ocorrer com relativa frequência. Acertadamente foi inserido no TRIP um dispositivo que estipu la o procedimento a ser adotado nesses casos em seu artigo 23.359. De acordo com esse dispositivo, “Cada membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográ!cas homônimas em questão, levando em conta a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores”.

Nossa legislação, lamentavelmente, é silente quanto às indicações geográ!cas homônimas. Em que pese o silêncio da LPI sobre a matéria, somos levados a crer que poderá haver solução nos termos do TRIP, sob a condição de que os produtores e nem tampouco os consumidores sejam prejudicados.

Laetitia d’Hanens cita Norbert Olszak60 para esclarecer a origem dos casos de homonímia: “As situações de homonímia encontram-se para regiões, localidades ou para sítios e explicam-se pela escolha arbitrária de denominação, por exemplo, para nomes de santos ou paróquias, ou pela semelhança de condições naturais, como pela presença de uma mesma formação geológica”61.

57. “ART. 23.1.—Cada membro proverá os meios legais para que as partes interessadas possam evitar a utilização de uma indicação geográ!ca que identi!que vinhos em vinhos não originários do lugar indicado pela indicação geográ!ca em questão, ou que identi!que destilados como destilados não originários do lugar indicado pela indicação geográ!ca em questão, mesmo quando a verdadeira origem dos bens esteja indicada ou a indicação geográ!ca utilizada em tradução ou acompanhada por expressões como ‘espécie’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imi tação’ ou outras simi lares”.

58. D’Hanens, Laetitia, ob. cit., p. 196.59. Artigo 23.3: “No caso de indicações geográ!cas homônimas para vinhos, a proteção será concedida

para cada indicação, sem prejuízo das disposições do parágrafo 4 do artigo 22. Cada membro determinará as condições práticas pelas quais serão diferenciadas entre si as indicações geográ!cas homônimas em questão, levando em consideração a necessidade de assegurar tratamento equitativo aos produtores interessados e de não induzir a erro os consumidores”.

60. Olszak, Norbert, Droit des appellations d’origine et indications de Provenance, Paris, Editions Tec e Doc, 2001, pp. 23-24.

61. D’Hanens, Laetitia, ob. cit., p. 192.


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O Acordo TRIP se refere à questão da genericidade ou degenerescência da indicação geográ!ca em seu artigo 24.662 mas diferentemente do Acordo de Madri, não afasta a degenerescência para indicações geográ!cas relativas a vinhos.

De todo modo, o acordo dispõe, em seu artigo 24.963 de forma muito se-melhante àquela inserida no Acordo de Lisboa64 acerca do fato de que a falta ou o desaparecimento da proteção da indicação geográ!ca no país de origem desobriga os demais Membros de protegê-la em seu território.

Todos os autores que consultamos são unânimes quanto ao fato de que o TRIP introduziu um marco regulatório de enorme relevância para o aprimoramento do comércio internacional. Lamentamos que a LPI, não obstante o fato de ter trazido grandes avanços na matéria, esteja em desajuste com importantes disposições deste acordo.

B. Diplomas brasileiros

1. O Decreto 16.254 de 192365

Por força do disposto no artigo 1º 66 do decreto em comento, deu-se a criação da Diretoria Geral de Propriedade Industrial, que a partir daquele momento era reor-ganizada para !car encarregada dos serviços de exame e concessão de patentes de invenção e marcas.

Considerado o primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro, este diploma legal trouxe uma inovação, ao tratar da indicação de proveniência em seu artigo 81, cujo texto é reproduzido abaixo:

“ART. 81.—Entende-se por indicação geográ!ca da proveniência dos produ-tos a designação do nome geográ!co que corresponde ao lugar da fabricação,

62. “ART. 24.6.—Negociações internacionais. Exceções. 6. Nada nesta seção obrigará um membro a aplicar suas disposições a uma indicação geográ!ca de qualquer outro membro relativa a bens e serviços para os quais a indicação pertinente seja idêntica ao termo habitual em linguagem corrente utilizado como nome comum para os mesmos bens e serviços”.

63. “ART. 24.—9. Não haverá, neste acordo, obrigação de proteger indicações geográ!cas que não estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso no seu país de origem”.

64. “ART. 6º—Denominações genéricas. Uma denominação admitida à proteção num dos países da União Particu lar, segundo as normas previstas no artigo 5º., não poderá nele ser considerada gené-rica, enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem”.

65. Disponível <www.tecpar.br/appi/legislacao/conteudo/lei16254.htm>, acesso em 04.12.2009.

66. “ART. 1º—Fica criada a Diretoria de Propriedade Industrial, a qual terá a seu cargo os serviços de patentes de invenção e de marcas de indústria e de comércio, ora reorganizado, tudo de acordo com o regulamento anexo, assinado pelo Ministro da Agricultura, Indústria e Comércio)”.


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elaboração ou extração dos mesmos produtos. O nome do lugar da produção pertence cumu lativamente a todos os produtores nele estabelecidos”.

Sobre o Código de 1923, observam Maria Alice e José Carlos que: “A partir de então, a preocupação com a repressão à falsa indicação de procedência passou a ser um traço marcante na legislação brasileira”.67

Este Diploma já permite vislumbrar a indicação geográ!ca como um direito coletivo, mas restrito, obviamente, aos produtores estabelecidos no local designado pela indicação de proveniência. Sobre isso, Fabrício faz comentários de grande pre-cisão: “Essa exclusividade se peculiariza pela natureza essencialmente coletiva. A exclusividade do uso do direito à indicação geográ!ca reside em todos e a cada um dos produtores e prestadores de serviços, estabelecidos na localidade ou região, para os produtos ou serviços, tanto a título coletivo como a título individual”68.

Laetitia d’Hanens também faz observação semelhante, ao destacar “o caráter coletivo dos direitos de uma indicação geográ!ca. De um lado, trata-se indubita-velmente de um direito de uso exclusivo: somente o titular pode exercê-lo. Todavia, ao contrário das marcas de produto e serviço em geral, contempla originariamente uma coletividade”69.

O artigo 8270 do referido decreto vedava o uso da indicação de proveniência quando destinada a designar produto natural ou arti!cial fabricado ou proveniente de lugar que não aquele informado. Aqui também temos a proteção do consumi-dor, que não poderia ser prejudicado em razão do não atendimento ao princípio da veracidade.

Digno de nota é o fato de que o decreto não deixou de contemplar a possi-bilidade de degenerescência mesmo para essa !gura de conteúdo mais simplório. O seu artigo 8371 descaracterizava a !gura da falsidade da indicação de proveniência, na hipótese de o nome geográ!co ter-se tornado genérico para designar o produto, com exceção dos produtos vinícolas.

Mais interessante ainda é constatar que o decreto afastava a degenerescência quando o nome geográ!co indicasse a proveniência de produtos vinícolas, a exemplo

67. Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, ob. cit., p. 6.68. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 70.69. D’Hanens, Laetitia, ob. cit., p. 171.70. “ART. 82.—Ninguém tem o direito de utilizar-se do nome de um lugar de fabricação para designar

produto natural ou arti!cial fabricado ou proveniente de lugar diverso”.71. “ART. 83.—Não haverá falsidade de indicação de proveniência, quando se tratar de denominação

de um produto por meio nome geográ!co, que, tendo tornado genérico, designar em linguagem comer-cial a natureza ou gênero do produto. Esta exceção não é aplicável aos produtos vinícolas”.


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do que estabelecia, à época, o Acordo de Madri para a Repressão das Indicações de Procedência Falsas ou Enganosas, já examinado.

A conclusão de Liliana Locatelli72 é certeira. Se tivesse sido mantido até os dias de hoje, esse dispositivo estaria em perfeita consonância não apenas com o Acor-do de Madri, mas também e principalmente com o TRIP, que em seu artigo 24.973 estabelece a não obrigação de proteção de indicação geográ!ca que tenha caído em desuso em seu país de origem. Percebe-se, assim, que para a caracterização da dege-nerescência é necessário que ela ocorra no território de origem e não em país mem-bro, rigorosamente em linha com o que estabelece o Acordo de Lisboa em seu artigo 6º que reza: “Uma denominação admitida à proteção num dos países da União Particu lar, segundo as normas previstas no artigo 5º, não poderá nele ser considerada genérica enquanto se encontrar protegida como denominação de origem no país de origem”.

Vale fazer referência ao artigo 8874 do decreto em exame, na medida em que autorizava a inclusão de nomes de bebidas, tais como bitter, brandy, cognac, fernet, kirsch, rhum, etc. Esse texto deixa transparecer o desconhecimento da indicação geográ!ca “Cognac”, que algumas décadas mais tarde foi obje to de decisão tida como controvertida, como teremos oportunidade de examinar mais adiante.

Por meio do estudo dos dispositivos legais acima comentados e inseridos no diploma legal que é considerado o primeiro Código da Propriedade Industrial brasileiro, o que se constata é a existência apenas de uma proteção indireta, ou seja, a proibição do uso indevido de uma indicação de proveniência em respeito, primor-dialmente, aos direitos e interesses do consumidor por meio do combate às práticas desleais, sem a previsão de um registro especí!co.

Terminando o breve estudo deste diploma cabe chamar a atenção para a per-tinente observação de Locatelli: “Observa-se que o Decreto 16.254/23 não diferen-ciou ou regulamentou as denominações de origem, não exigindo qualquer víncu lo entre o produto ou o meio que não fosse a procedência. Nem sequer a notoriedade da origem foi exigida para con!gurar a indicação de procedência. Salienta-se, tam-

72. Locatelli, Liliana, ob. cit., p. 224: “Por outro lado, observa-se que o Decreto 16.254/23 já mencionava as indicações genéricas, excluindo-as da proteção legal. Contudo, as indicações de produtos vinícolas eram expressamente excluídas desta exceção, ou seja, deveriam ser respeitadas independente de terem se tornado genéricas”.

73. “ART. 24.9.—Negociações Internacionais. Exceções. 9. Não haverá, neste acordo, obrigação de proteger indicações geográ!cas que não estejam protegidas, que tenham deixado de estar protegidas ou que tenham caído em desuso em seu país de origem”.

74. “ART. 88.—Além das marcas de que trata o artigo 80 deste regulamento, não podem ser registra-das as marcas de produtos nacionais, que tenham rótulos ou dizeres em língua estrangeira, exceto: a. os nomes de bebidas e outros que não tenham correspondentes em português, como o bitter, brandy, cognac, fernet, kirsch, rhum, etc., contanto que os rótulos contenham as indicações legais”.


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bém, que a proteção outorgada pelo decreto não incluía os serviços, restringindo-se apenas a produtos”75.

2. O Decreto 24.507 de 29 de junho de 193476

O Código de 1934 adotou sistemática semelhante àquela do Código de 1923, mas o legislador desta feita não estabeleceu no texto legal o que se entendia por indicação de procedência, nomenclatura que passou a ser adotada, também modi!cando a lei anterior, que falava em indicação de proveniência. Portanto, o Código de 1934 foi o primeiro diploma a adotar o conceito de indicação de procedência, muito embora não a de!nisse.

A primeira observação a ser feita !ca por conta da inserção do crime de vio-lação de indicação de procedência e de indicação de origem no título III, “da repressão à concorrência desleal”, ao passo que os artigos 81, 82 e 83 do Código de 1923 estavam inseridos no título III, que tratava “das marcas de indústria e comércio”.

A proteção conferida pelo Código de 1934 era também indireta, ou seja, apenas tipi!cava as condutas violadoras da indicação de procedência em seu artigo 39º parágrafos 2º e 4º77:

O legislador de 1934 elencou como vimos no dispositivo acima transcrito, uma série de práticas abrangidas pelo conceito de concorrência desleal no plano das indicações de procedência, dentre elas: a reprodução, importação, exportação, armazenagem, venda ou exposição à venda de mercadorias com falsa indicação de procedência; e ainda, a utilização de “falsas indicações de origem” em produtos, embalagens, faturas e meios de propaganda, mesmo que empregando termos reti-!cativos, tais como tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, idêntico ou outros, ainda que ressalvando a verdadeira procedência do produto.

A proibição de emprego de termos reti!cativos ou deslocalizadores nos ter-mos do § 4º acima transcrito constitui, a nosso ver, ao menos para !ns de estudo, um importante avanço para a época. Não há termo reti!cativo mais ou menos violador

75. Locatelli, Liliana, ob. cit., p. 224.76. Disponível em <www.deolhonaspatentes.org.br/media/file/Patentes/decreto_24507.

PDF>, acesso em 22/02/2010.77. “ART. 39.—Constitui ato de concorrência desleal, sujeito às penalidades previstas neste decreto:

indicação de procedência;

cartazes, ou em outros meio de propaganda ou divulgação, falsas indicações de origem, empregando termos reti!cativos, tais como, tipo, espécie, gênero, sistema, semelhante, idêntico ou outros, ressal-vando ou não a verdadeira procedência do produto”.


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que outro. Em suma, andou muito bem o legislador do Código de 1934, ao proibir, sob qualquer circunstância, o uso de termos deslocalizadores.

Como examinaremos mais detidamente ao longo deste trabalho, esse disposi-tivo foi omitido ou alterado nas legislações posteriores, constituindo uma verdadeira autorização para a violação das indicações geográ!cas e, nas palavras de Fabrício, “permite uma forma lícita de concorrência parasitária”78, entendimento com o qual concordamos inteiramente.

O artigo 4079 trata das ações que poderão ser intentadas contra as práticas comerciais violadoras da indicação de procedência, remetendo aos artigos 8º 80, 9º 81, 1082 e 10 bis83 da Convenção da União de Paris, nos termos da revisão de Haia, em 1925.

Destaque merece o fato de que, nos termos de tal dispositivo, “qualquer comprador iludido pela falsa indicação de procedência” estava legitimado a ajuizar ação criminal ou civil, o que em nossa opinião deve ser entendido como um avanço signi!cativo, já que a proteção expressa do consumidor em termos tão claros não era óbvia para a época.

78. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 41.79. “ART. 40.—A ação criminal ou civil poderá ser intentada: nos casos de falsa indicação de proce-

dência, de acordo com os arts. 8º , 9º, 10º., e 10bis da Convenção Internacional, revista em Haia, em 1925; por qualquer industrial, produtor ou comerciante lesado em seus interesses, estabelecido na cidade, localidade, região ou país falsamente indicado; por qualquer comprador iludido pela falsa indicação de procedência”.

80. “ART. 8º—O nome comercial será protegido em todos os países da União, sem obrigação de depósito nem de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou comércio”.

81. “ART. 9º—Todo produto que trouxer ilicitamente uma marca de fábrica ou de comércio ou um nome comercial, será apreendido quando importado nos países da União nos quais essa marca ou esse nome comercial tiver a proteção legal. A apreensão será igualmente efetuada no país em que a marca tiver sido ilicitamente a!xada, ou naquele em que tiver sido importado o produto. Far-se-á a apreensão, ou a requerimento do ministério público ou de qualquer outra autoridade competente, ou de qual-quer parte interessada, pessoa física ou moral, de acordo com a legislação interna de cada país. As autoridades não serão obrigadas a realizar apreensão no caso de trânsito. Se a legislação de algum país não admitir a apreensão no ato da importação, a apreensão será substituída pela proibição da importação ou pela apreensão ao interior do país. Se a legislação de algum país não admitir nem apreensão no ato da importação, nem a proibição da importação, nem a apreensão no interior do país, e enquanto essa legislação não se codi!car nesse sentido, estas medidas serão substituídas pelas ações e pelos meios que a lei desse país assegurar, em caso idêntico, aos nacionais”.

82. “ART. 10.—as disposições do artigo precedente serão aplicáveis em caso de utilização direto ou indireta de uma falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante”.

83. “ART. 10bis—Os países contratantes serão obrigados a assegurar a todos os cidadãos dos países da União uma proteção efetiva contra a concorrência desleal. Constitui ato de concorrência desleal todo ato de concorrência contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial. Deverão ser especi!camente proibidos: 1º. Todos e quaisquer fatos susceptíveis de criar confusão, qualquer que seja o meio empregado, com os produtos de um concorrente; 2º. As alegações falsas, no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar os produtos de um concorrente)”.


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Patrícia Porto84 entende que a nomenclatura adotada neste diploma em ver-dade não sofreu alteração, haja vista a remissão, em seu artigo 40º, 2º, ao disposto nos artigos 8º, 9º, 10 e 1º bis da CUP (Haia, 1925), que fala em indicação de pro-veniência.

Mesmo não contendo ao menos um contorno do que seria uma indicação de procedência, não podemos deixar de reconhecer alguns méritos neste diploma legal, sobretudo a proibição de emprego de termos reti!cativos ou deslocalizadores a qualquer título.

3. O Decreto-Lei 7.903 de 27 de agosto de 194585

Este diploma volta a adotar a nomenclatura do código de 1923, tratando da proteção da indicação de proveniência em seu artigo 3º item c)86 e estabelece que a proteção da propriedade industrial deverá ser efetivada por meio da “repressão de falsas indi-cações de proveniência”, ou seja, a proteção era apenas indireta.

Não obstante, o legislador do código de 1945 inseriu uma seção voltada ex-clusivamente às indicações de proveniência e elaborou um conceito próprio em seu artigo 100 e parágrafo único, que se transcreve a seguir:

ART. 100.—Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como o lugar de extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos.

PAR. ÚNICO.—Nesse caso, o uso do nome do lugar de proveniência cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecidos.

Como teremos oportunidade de veri!car ao comentar os códigos de 1967, 1969 e 1971, a expressão notoriamente conhecidos é inadequada, vez que está em desacordo com o disposto na CUP, que não restringia a proteção das indicações geográ-!cas apenas àquelas que desfrutassem do status de notoriamente conhecidas.

A contrário senso, os nomes geográ!cos que não fossem notoriamente conhe-cidos eram considerados denominações fantasiosas e, portanto, passíveis de registro como marca.

84. Porto, Patrícia, ob. cit., p. 192.85. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/

de_7903_1945_html>, acesso em 22.02.2010.86. “ART. 3º—A proteção da propriedade industrial se efetua mediante: c) a repressão de falsas indicações de proveniência”.


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Maria Alice e José Carlos chamam a atenção para o que denominam de “des-compasso” entre a LPI e a CUP ao comentar o CPI de 1971:

“Da mesma forma, inobstante tenha o legislador do Código de 1971 modi-!cado a nomenclatura para indicação de procedência, manteve-lhe substan-cialmente a mesma de!nição de indicação de proveniência, até então exis-tente, reiterando a restrição da proteção à indicação notoriamente conhecida, mantendo-se, por conseguinte, a lei nacional ainda em descompasso aos comandos da Convenção de Paris”87.

A exemplo do que estabelecia o código de 1923 em seu artigo 83, o código de 45, em seu artigo 102 1º, excluía a possibilidade de perda de distintividade para indicações de proveniência de produtos vinícolas.

Reiterando a norma do código de 1923, o código de 1945 também autoriza-va, em caráter de exceção, o uso de nomes de bebidas, tais como “bitter, “brandy”, “cognac”, fernet”, “kirsch”, “rhum”, etc. Uma vez mais repete-se o erro grosseiro com relação à denominação de origem “Cognac”.

O legislador de 1945, seguindo o que podemos chamar de uma orientação em nossa legislação, inseriu a proteção às indicações de proveniência no capítulo destinado aos crimes de concorrência desleal, mais precisamente no artigo 178 in-cisos IV e V88.

Ora, o uso de termos deslocalizadores, ainda que ressalvada a verdadeira pro-cedência do produto, em nosso entender não deveria ser permitido, haja vista que tal norma pode acarretar a total erosão da indicação de procedência, ou seja, o seu completo desaparecimento.

Com efeito, se imaginarmos o emprego de uma indicação de procedência qualquer por vários produtores estabelecidos em diferentes regiões do Brasil, ora acompanhada do termo “tipo”, “idêntico”, “gênero”, etc., !ca nítida a tendência de perda de distintividade, a exemplo do que já ocorreu com outras indicações de procedência, dentre as quais podemos citar o queijo Minas como exemplo no plano interno e queijo prato no plano internacional, ambos totalmente vulgarizados.

87. Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, ob. cit., p. 10.88. “ART. 178.—Comete crime de concorrência desleal quem: IV – produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação

de procedência; V – usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circu lar, car-

taz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos reti!cativos, tais como ‘tipo’, ‘espécie’, ‘gênero’, ‘sistema’, ‘semelhante’, ‘sucedâneo’, ‘idêntico’, ou equivalente, não ressalvada a verdadeira procedência do artigo ou produto”.


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É certo que a perda de distintividade pode ocorrer, mas que seja por razões outras e não porque a lei assim induz.

O código de 1945, ao estabelecer que a indicação de proveniência exigia a notoriedade do local de reconhecimento para que assegurada a proteção, na verdade fez surgir uma limi tação, como já estudado anteriormente. Também não foi feliz ao considerar lícito o uso de indicações de proveniência quando acompanhadas de ele-mentos deslocalizadores, sendo o termo “idêntico” o pior deles. Com efeito, diante do termo “idêntico” não há reti!cação ou deslocalização alguma, mas sim a a!rmação de uma identidade entre o produto fabricado em lugar distinto daquele efetivamente oriundo da indicação de proveniência.

4. O Decreto-Lei 254, de 28 de fevereiro de 196789

A leitura do artigo 1º deste código já nos informa que a proteção às indicações de proveniência segue o padrão, ou seja, é apenas indireta, não havendo previsão de um registro próprio. Eis o que reza o referido dispositivo:

ART. 1º—A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:[...].c) repressão a falsas indicações de proveniência;Este diploma se dedica mais especi!camente às indicações de proveniência em seus artigos 87, 88 e 89, transcritos e comentados a seguir.ART. 87.—O uso do nome de lugar de proveniência cabe, indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecido, não podendo tal indicação servir de elemento característico de marca.PAR. ÚNICO.—Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de cidade, localidade, região ou país que sejam notoriamente conhecidos como lugar de extração, produção ou fabricação de determinadas mercadorias ou produtos.Este diploma manteve a exigência de notoriedade – que a nosso ver parece

melhor corresponder ao conceito de repu tação. Como já mencionado, a exigência de notoriedade está em desacordo com a CUP e limi ta seriamente a proteção.

Consoante o artigo 89, “a utilização de nome geográ!co que se houver tornado comum para designar natureza ou gênero da mercadoria ou artigo, exceto tratando-se de produtos vinícolas”, não era tida como falsa indicação de proveniência.

89. <http://www.6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=>.


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Também neste diploma houve a preocupação do legislador de preservar as indicações designativas de produtos vinícolas do risco de perda de distintividade, como já previam os códigos de 1923 e de 1945.

A proteção penal das indicações geográ!cas nos códigos de 1967 e 1969 !cou por conta dos Códigos Penal (Decreto-Lei 2.848/1940)90 e de Processo Penal (Decreto-Lei 3.689/1941)91 em vigor à época, mais precisamente nos termos dos ar-tigos 187 a 196 e 524 e 530 respectivamente. Especi!camente quanto às indicações geográ!cas, a proteção penal se dava por meio da repressão à concorrência desleal nos termos do artigo 19692.

Merece destaque a proteção absoluta conferida às indicações geográ!cas, vez que não era permitido o emprego de termos reti!cativos, ainda que indicada a verdadeira procedência do produto. Referida proteção esteve igualmente assegurada pelo código de 1969.

O código de 1967 pela primeira vez em nossa legislação estabeleceu como condição adicional à notoriedade —que em nosso sentir deveria na verdade se refe-rir a uma repu tação— o uso da indicação de proveniência restrito a determinados produtos ou mercadorias. Com isso, o conceito de indicação de proveniência ganha mais corpo. Fabrício bem aponta que “O nome geográ!co deixa de ser apenas uma referência do local ou região e passa a ganhar distintividade por duas razões: pri-meiramente, porque é notório, em segundo, porque passa a designar determinada mercadoria ou produto”93.

Mas como já referido anteriormente, há também críticas à expressão notoria-mente conhecidos do já citado artigo 87 parágrafo único do diploma em estudo, tido como em desajuste com o estabelecido na CUP e no Acordo de Madri.

Também entendemos que a referida expressão é inadequada, vez que limi ta injusti!cadamente os direitos dos produtores, que no caso precisariam comprovar a notoriedade da indicação de procedência, a !m de insurgir-se contra infratores.

90. Decreto-Lei 2848/1940, pub. no DOU de 31.12.1940, disponível em <http://www.planal-to.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848compilado.htm>, acesso em 22.02.2010.

91. Decreto-Lei 3.689 de 03.10.1941, pub. no DOU de 13.10.1941, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htma>, acesso em 22.02.2010.

92. “ART. 196.—Fazer concorrência desleal. Pena – detenção, de três meses a um ano, ou multa, de um conto a dez contos de réis. § 1º. Comete concorrência desleal quem: Falsa indicação de procedência de produto IV – produz, importa, exporta, armazena, vende ou expõe à venda mercadoria com falsa indicação de procedência; Uso indevido de termos reti!cativos V – usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta, rótulo, fatura, circu lar, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos reti!cativos, tais como ‘tipo’, ‘espécie’, ‘gênero’, ‘sistema’, ‘semelhante’, ‘sucedâneo’, ‘idêntico’ ou equivalentes, ressalvando ou não a verdadeira procedência do artigo ou produto”.

93. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 48.


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5. O Decreto-Lei 1005, de 21 de outubro de 196994

No tocante à proteção, esse código não trouxe qualquer inovação, vez que nos termos de seu artigo 1º a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante a repressão às falsas indicações de proveniência.

Quanto às disposições especí!cas sobre as indicações de proveniência, este diploma legal limi tou-se a reproduzir o disposto nos artigos 87 a 89 do código de 1967 em seus artigos 83 a 85. Diante disso, a mesma conclusão do código de 1967 há que se aplicar ao código de 1969.

Como mencionado, a proteção penal é a mesma já prevista no Código de 1967, de maneira que as violações às indicações geográ!cas por meio da concorrência desleal eram reguladas pelos artigos 187 a 196 do Código Penal e artigos 524 a 530 do Código de Processo Penal.

6. A Lei 5.772 de 21 de dezembro de 197195

Este diploma reitera a sistemática de proteger apenas indiretamente as indicações de procedência. É o que !ca claro da leitura de seu artigo 2º, ao !xar que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante a repressão às falsas indicações de procedência.

Os demais dispositivos especí!cos, quais sejam, os artigos 70 e 71 igualmente não trouxeram inovação alguma, como é possível veri!car da transcrição feita a seguir.

ART. 70.—Para os efeitos deste Código, considera-se lugar de procedência o nome de localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinada mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no artigo 71.ART. 71.—A utilização de nome geográ!co que se houver tornado comum para designar natureza, espécie ou gênero de produto ou mercadoria a que a marca se destina, não será considerada indicação de lugar de procedência.A esse respeito vale notar o comentário de Claudia Luna Guimarães: “[...] a

redação do atual Código restringe a proteção jurisdicional aos nomes geográ!cos “notoriamente conhecidos”, o que não se ajusta às disposições da CUP e do Acordo de Madri”96.

94. Disponível em <http://www.inpi.gov.br/menu-superior/legislacao/pasta_legislacao/de_1005_1969_html>, acesso em 22.02.2010.

95. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5772.htm>, acesso em 20.02.2010.96. Guimarães, Claudia Luna, “Indicações Geográ!cas no Mercosul”, en Revista da ABPI,

1995, núm. 17, jul.-ago., p. 23.


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O Código de 1971 restaurou em parte a vigência do código de 1945, ao esta-belecer que a proteção penal das indicações geográ!cas estava prevista no artigo 178 incisos IV e V do Decreto-Lei 7.903 de 27 de agosto de 1945 por força do contido em seu artigo 12897.

Eliminou-se, assim, a proteção absoluta às indicações geográ!cas, prevista no artigo 196 do Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940 e que foi recepcionada pelos códigos de 1967 e 1969.

O estudo do CPI de 1971 nos leva a constatar a total ausência de inovação no tocante ao tratamento das indicações geográ!cas. A novidade —se é que se pode chamar assim— !ca por conta da remoção da proteção especial assegurada aos produtos vinícolas, o que não surpreende, tendo em vista a ditadura militar vigente à época.

7. A Constituição Federal de 198898

Foi a primeira constituição brasileira a assegurar proteção às indicações geográ!cas, como se infere de seu artigo 5º, inciso XXIX99.

A inovação neste caso é a nosso ver de dupla natureza, pois além de assegurar aos direitos de propriedade intelectual garantia constitucional, estes são alçados à categoria de direitos fundamentais. As indicações geográ!cas estão ali abrangidas por força da expressão “outros signos distintivos”. Mas frise-se que tal proteção será assegurada sempre tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômi co.

A vincu lação da proteção aos direitos de propriedade intelectual visando o in-teresse social, o desenvolvimento tecnológico e econômi co foi obje to de amplo estudo por parte de Liliana Locatelli, valendo aqui transcrever a seguinte passagem: “Den-tre os direitos relativos à propriedade intelectual capazes de fomentar a economia de um país, têm-se, então, as indicações geográ!cas, as quais atuam como signos distintivos que diferenciam os produtos ou serviços em razão de sua origem”100.

97. “ART. 128.—Continuam em vigor os artigos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 e 189 do Decreto-Lei 7.903, de 27 de agosto de 1945, até que entre em vigor o Código Penal (Decreto-Lei 1.004, de 21 de outubro de 1969)”.

98. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil>, acesso em 23.02.2010.99. “ART. 5º—Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: – XXIX – a lei assegurará aos auto-res de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômi co do país”.



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Outros autores defendem o mesmo ponto de vista, dentre eles Jorge Tonietto, que ressaltou a importância das indicações geográ!cas como um fator essencial ao desenvolvimento econômi co e social de um país, como na passagem transcrita a seguir:

“Implementar indicações geográ!cas no Brasil representa gerar riqueza e des-envolvimento, oportunizar o aparecimento de uma nova geração de produtos de qualidade certi!cada e protegida, agregar valor e impactar positivamente o comércio nacional e internacional”101.

8. A Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 (LPI)102

Não apenas por tratar-se da legislação vigente, mas também e principalmente em razão das substanciais inovações que introduziu no âmbito das indicações geográ-!cas, a LPI merece um estudo mais detido. Vide a esse respeito os comentários de Marcos Fabrício103.

Dentre as inovações inseridas pela LPI cumpre destacar em breves linhas as seguintes:

abandono à já esgotada proteção indireta, apenas pela via da concorrência desleal. Forçoso chamar a atenção, entretanto, para o fato de que a proteção indireta —pela via da repressão da concorrência desleal, foi preservada, como se percebe da leitura do artigo 2º, inciso IV da LPI104.

conceito esse até então ausente nas legislações de propriedade industrial anteriores.

-forme estabelece o seu artigo 182 § único105.

101. Tonietto, Jorge, O Redesenho dos Direitos Intelectuais no Contexto do Comércio Mundial, Anais 2003, p. 129.

102. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9279.htm>, acesso em 20.02.2010.

103. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 74: “A atual LPI deu um passo importantís-simo às indicações geográ!cas, pois permitiu ultrapassar algumas di!culdades em relação às legislações anteriores. As indicações geográ!cas eram desprovidas de sanção penal espe-cí!ca. A única forma de protegê-las contra alguma violação apenas era encontrada em sede de concorrência desleal. Neste momento a LPI deixou de conceder uma tutela repressiva para atribuição de um direito industrial”.

104. “ART. 2º—A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômi co do país, efetua-se mediante: IV – repressão às falsas indicações geográ!cas”.

105. “ART. 182.—O uso da indicação geográ!ca é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de


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que será obje to de estudo mais adiante.

também da representação geográ!ca de país, cidade, região ou localidade.

“conhecido”, que entendemos se referir a uma repu tação e estar em harmonia com a CUP, o Acordo de Madri e o TRIP.

Como veremos mais adiante, os especialistas na matéria apontam, dentre outras, as seguintes de!ciências na LPI:

nomes tradicionais ou aqueles que tenham adquirido conotação geográ!ca, como por exemplo a cachaça.

-grá!cas relativas a vinhos e destilados.

Pois bem, a primeira das inovações trazida pela LPI foi não apenas a intro-dução de uma nova nomenclatura em nossa legislação, que oscilava entre os termos indicações de proveniência (pouco consistente, como vimos) e indicações de proce-dência, mas principalmente pela criação de direito autônomo no âmbito das indi-cações geográ!cas, tendo ali inserido as denominações de origem, direito de enorme relevância no contexto das indicações geográ!cas.

A expressão indicações geográ!cas está em linha com a nomenclatura adota-da pelo Acordo TRIP, já referido neste trabalho. Além disso, tanto na literatura na-cional quanto na internacional é praticamente unânime o emprego de tal expressão para se referir aos nomes geográ!cos merecedores de proteção.

O título IV da LPI é dedicado exclusivamente à proteção das indicações geo-grá!cas, compreendendo os artigos 176 a 182106. Já os artigos 192 e 193107 tipi!cam as condutas violadoras das indicações geográ!cas.

(Cont. nota 105) requisitos de qualidade. Parágrafo único: O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações

geográ!cas”.106. “ART. 176.—Constitui indicação geográ!ca a indicação de procedência ou a denominação

de origem”. “ART. 177.—Considera-se indicação de procedência o nome geográ!co de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de ex-tração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço”. “ART. 178.—Considera-se denominação de origem o nome geográ!co de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características


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O artigo 176 esclarece que a indicação geográ!ca é um gênero que abrange duas espécies: a indicação de procedência e a denominação de origem.

No artigo 177 temos mais bem estabelecida a noção de repu tação, diferen-temente dos diplomas anteriores, que falavam de notoriedade, a nosso ver de forma imprópria, como já ressaltado. Além disso, esta repu tação somente pode ser vincu-lada a determinada origem geográ!ca e apenas para produto ou serviço especí!co.

Trata-se, sem dúvida, de uma proteção mais ampla do que aquela conferida pelo Acordo TRIP e que deu ensejo à concessão da indicação geográ!ca “Porto Digital”, como indicação de procedência, para identi!car “serviços de tecnologia da informação TI”. Comentaremos mais adiante decisão proferida na esfera admi-nistrativa, em que foi examinada a proteção do nome “Mônaco” na designação de serviços !nanceiros.

A LPI estabeleceu um certo equilíbrio entre as indicações de procedência e as denominações de origem, pois para as primeiras exige-se a repu tação e para as últi-mas a condição de vincu lação com o meio geográ!co. De fato, não se mostra razoável exigir uma repu tação para as denominações de origem. Muitas delas são produzidas em escala muito pequena, não raro em meio a uma estrutura familiar, de modo que não necessariamente serão conhecidas do grande público.

O melhor exemplo da possibilidade de conversão em uma denominação de origem é a indicação de procedência “Vale dos Vinhedos”. Como nos informa Liliana Locatelli108, os produtores situados no Vale dos Vinhedos optaram ao menos em um

(Cont. notas 106 y 107) se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográ!co, incluídos fatores naturais e humanos”.

“ART. 179.—A proteção estender-se-á à representação grá!ca ou !gurativa da indicação geo-grá!ca, bem como à representação geográ!ca de aís, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográ!ca”. “ART. 180.—Quando o nome geográ!co se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográ!ca”. “ART. 181.—O nome geográ!co que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência”. “ART. 182.—O uso da indicação geográ!ca é restrito aos produtores e presta-dores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade”. PAR. ÚNICO.—O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográ!cas”.

107. Capítulo V, dos crimes contra indicações geográ!cas e demais indicações. Art. 192: “Fa-bricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográ!ca. Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”. Art. 193: “Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circu lar, cartaz ou em outro meio de divul-gação ou propaganda, termos reti!cativos, tais como ‘tipo’, ‘espécie’, ‘gênero’, ‘sistema’, ‘semelhante’, ‘sucedâneo’, ‘idêntico’, ou equivalente, não ressalvando a verdadeira procedência do produto. Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa”.



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primeiro momento, por obter a proteção via indicação de procedência, alterando o seu proje to inicial, que era o de obter o registro na modalidade de denominação de origem. Com a experiência adquirida com a indicação de procedência, a Aprovale, associação que congrega os produtores do Vale dos Vinhedos, requereu o registro da DO “Vale dos Vinhedos”, registro esse que foi concedido pelo INPI em 25 de setembro de 2012109.

Tratemos agora da denominação de origem. A introdução do conceito de denominação de origem como um direito autônomo pela LPI é festejada por muitos estudiosos na matéria. Dentre eles vale citar o professor Fróes:

“A grande modi!cação (da LPI) foi, além da adoção da nomenclatura indicação geográ!ca, em harmonia com o TRIPs (artigo 22), a introdução do instituto da denominação de origem, seguindo o exemplo não apenas europeu mas até mesmo sul-americano, pois a lei argentina há anos a ela já se referia, da mesma forma que a Decisão no. 344 do Acordo de Cartagena, que dela cuida no artigo 129, de!nindo-a”110.

Interessante confronto entre as duas espécies de indicação geográ!ca é feito por Maria Alice e José Carlos, conforme se transcreve a seguir:

“Exsurge, portanto, cristalino que toda a denominação de origem é sempre uma indicação de procedência, acrescida de um plus, de uma quali!cação, pois, além de determinar a procedência do produto, indica ela também uma qualidade resultante de fatores geográ!cos e humanos, ligados a essa procedência”111.

O artigo 179 também inovou em relação aos diplomas anteriores, ao contem-plar proteção para a “representação grá!ca ou !gurativa da indicação geográ!ca”, bem como para “representação geográ!ca de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográ!ca”.

O professor Fróes aponta para o acerto do legislador neste tocante, ao comen-tar: “Inovação digna de elogios na LPI foi, também, a extensão dada no artigo 179 à proteção da representação !gurativa da indicação geográ!ca, como, por exemplo, o Pão de Açúcar e o Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro; a Estátua da Liberdade, na cidade de Nova Iorque; e o Arco do Triunfo, na cidade de Paris”112.

109. <www.inpi.gov.br>.110. Fróes, Carlos Henrique, “Indicações geográ!cas e marcas constituídas por nomes de luga-

res”, en Revista da ABPI. Especial XVI Seminário, 1996, p. 56.111. Castro Rodrigues, Maria Alice e Soares de Menezes, José Carlos, ob. cit., p. 14.112. Fróes, Carlos Henrique, ob. cit., p. 76.


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A obra intitulada Comentários à Lei de Propriedade Industrial113 igualmente considera a norma do artigo 179 como um “importante acréscimo”, vez que o dispo-sitivo em comento “impede, por exemplo, que empresa vinícola coloque no mercado determinado tipo de vinho, estampando no rótulo o mapa da França. Ou, ainda, que fabricantes de uísque sediados fora da Escócia lancem mão da !gura de tocadores de gaita de foles em rótulos”.

Valiosa nos parece a lição de Celso Delmanto, que muito antes do advento da LPI a!rmou: “Indicação não é apenas aquela que se faz expressa e diretamente (‘made in Italy’, ‘Industria Argentina’, ‘Paris’, ‘Londres’, etc.), mas, também, a for-necida indiretamente, seja por alusões, indícios ou sugestões que induzam, façam supor, uma proveniência que não é a verdadeira”114.

Questão muito interessante se coloca ao estudarmos mais de perto a frase “Quando o nome geográ!co se houver tornado de uso comum”. No caso concreto, a avaliação do conjunto de fatores que leva a estabelecer a degenerescência de uma indicação geográ!ca deve ser conduzida de forma criteriosa. Nessa avaliação podem estar abrangidos fatores concretos e objetivos, mas também circunstâncias com alta carga de subjetividade.

Denis Barbosa nos fornece bons parâmetros ao a!rmar que “a referência para !xar o que é ou não genérico é o ambiente jurídico e fático do país onde se suscita a genericidade”115.

“A degenerescência da expressão ‘Queijo de Minas’ nos dá a exata medida, vez que o consumidor, diante de praticamente qualquer queijo branco, o deno-minará de queijo de Minas. Não há nenhuma outra característica, tais como paladar, textura, etc a fornecer uma tipicidade ao queijo de Minas”.

Ribeiro de Almeida assinala que “A degenerescência (de uma denominação de origem) não é uma situação que possamos dizer, com certeza, que está veri!cada”116. O referido autor conclui que “a degenerescência de uma denominação de origem é uma realidade sociológica”, que abriga duas perspectivas: subjetiva e objetiva. Como condição objetiva de perda de distintividade Ribeiro de Almeida formu la o seguinte ensinamento: “Quando a DO se vulgariza passando a designar todos os produtos de

113. IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos da Propriedade Intelectual, Comentários à Lei da Propriedade Industrial, Edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Editora Renovar, 2005, p. 347.

114. Delmanto, Celso, Crimes de concorrência desleal, Editora da Universidade de São Paulo, 1975, p. 121.

115. Borges Barbosa, Denis, ob. cit., p. 921.116. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., pp. 303, 304.


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um determinado tipo, mesmo que não produzidos na região ou localidade indica-dos, desaparece a referida e!cácia distintiva”117.

Em outro estudo118 comentamos a decisão proferida no caso “Água de Co-lônia” em 9 de dezembro de 1964 pela Suprema Corte alemã onde prevaleceu o entendimento de que somente um número muito reduzido de consumidores vincu-lava a expressão “Água de Colônia” a um produto efetivamente oriundo da cidade de mesmo nome.

Além disso, a atuação conjunta dos produtores é fundamental para que seja evitado todo e qualquer uso inadequado de uma IG, podendo, em longo prazo, acarretar a sua vulgarização.

O parágrafo único do artigo 182 informa que o INPI irá estabelecer as condições de registro das indicações geográ!cas. Tal registro é atualmente regido pela Instrução Normativa 12 de 2013, que revogou a Resolução 75 de 2000 e está disponível no sítio eletrônico do referido órgão119.

A tutela penal das indicações geográ!cas foi inserida nos artigos 192, 193 a 194 LPI.

É inegável que o legislador procurou exaurir todas as hipóteses de violação das indicações geográ!cas no artigo 192 e agiu bem ao proceder desta forma, vez que a interpretação nestes casos é restritiva, ou seja, não permite estender a tipi!cação do crime para situações que não estiverem ali contempladas.

Além de conteúdo discutível por autorizar o emprego de elementos reti!cati-vos, o artigo 193 nem sequer limi ta os termos a serem empregados; pelo contrário, com a redação “tais como”, estabelece, de forma exempli!cativa e não taxativa, os termos deslocalizadores passíveis de utilização. Assim, nossa lei autoriza o emprego, por exemplo, de termos como “verdadeiro, “genuíno”, etc. o que pode dar margem a sérios prejuízos à indicação geográ!ca propriamente dita bem como aos produtores e consumidores.

Deixa-se, portanto, de proteger adequadamente a indicação geográ!ca como um bem em si mesmo. Como já visto neste trabalho, a principal tutela recai sobre o nome geográ!co, que deve ser protegido contra qualquer tipo de usurpação.

A permissão do artigo 193 pode mostrar-se desastrosa na prática, vez que legitima o emprego de indicações geográ!cas —nem mesmo ressalvadas aquelas relacionadas a produtos vinícolas— por quem quer que seja.

117. Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, ob. cit., p. 302.118. De Sousa Borda, Ana Lúcia, ob. cit., p. 91.119. <www.inpi.gov.br>.


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Como bem pondera Celso Delmanto, “Vê-se do verbo que o inciso usa que não basta uma simples indicação feita em letras diminutas ou quase imperceptíveis; nem o aviso colocado à parte, escondido ou disfarçado, que poucos perceberão. O que a lei pede é a ressalva mesmo, o acautelamento, a reserva efetiva”120.

Chama a atenção o fato de que o artigo 193 cuida apenas de produto, silen-ciando completamente acerca dos serviços. Isso nos leva a concluir —embora pro-vavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador— que a LPI não autoriza o emprego de termos reti!cativos em relação às indicações geográ!cas de serviços, conferindo a estes últimos a proteção absoluta que em verdade deveria ter sido asse-gurada também aos produtos.

A LPI, em seu artigo 194 re,ete a nosso ver o louvável empenho do legislador em coibir quaisquer práticas comerciais lesivas às indicações geográ!cas, mesmo aquelas cometidas por meio de nome comercial, expressão de propaganda, etc.

A nosso ver o grande mérito da LPI foi estabelecer uma proteção direta às indicações geográ!cas e ainda conceituar as suas espécies: indicações de procedência e denominações de origem, valendo notar que a introdução do conceito para estas últimas representa um inegável avanço.

Semelhante entendimento é defendido por Liliana Locatelli121, para quem a LPI “inovou em relação às legislações anteriores ao proteger e regulamentar as denominações de origem” e ainda ao prever a proteção de indicações geográ!cas relativas a serviços.

A proteção a serviços no campo das indicações geográ!cas é até mesmo mais ampla do que aquela estabelecida pelo TRIP, aplicável somente a produtos, valendo observar que tal inovação resultou na concessão do registro para a indicação de pro-cedência “Porto Digital”, como aqui já informado.

Em suma, a LPI trouxe avanços notáveis, mas em nosso sentir ainda carece de modi!cações importantes, notadamente a necessidade de:

a exemplo do que estabelece o TRIP em seu artigo 22, ao falar de “indicações” como passíveis de proteção como indicação geográ!ca.

indicações geográ!cas relativas a tais produtos do risco de genericidade.

120. Delmanto, Celso, ob. cit., p. 134.121. Locatelli, Liliana, ob. cit., p. 229.


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“não ressalvando a verdadeira procedência do produto”, no artigo 193, para que seja vedado todo e qualquer uso de termos reti!cadores em associação com indicações geográ!cas ou, alternativamente,

que desse modo passaria a ter uma redação no seguinte sentido: artigo 193 – Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circu lar, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos reti!cativos, tais como “tipo”, “espécie”, “gênero”, “sistema”, “semelhante”, “sucedâneo”, “idêntico”, ou equivalente, não res-salvando a verdadeira procedência do produto. É vedado o emprego de quaisquer termos reti!cativos em relação a vinhos e destilados.

9. O Decreto Lei 4.062 de 21 de dezembro de 2001 que de!ne as expressões “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil” como indicações geográ!cas e dá outras providências122

A nossa lei, ao contemplar o registro de indicação geográ!ca apenas para “nomes geográ!cos”, inviabilizou o registro da indicação geográ!ca “cachaça”.

Alguns especialistas se manifestaram acerca do reconhecimento das indi-cações geográ!cas “cachaça”, “Brasil” e “cachaça do Brasil”. No entendimento de Locatelli, “a referida legislação (Decreto 4.062/2001) parece não encontrar amparo na Lei 9.279/96”123. Sobre o tema, a mesma autora observa que “a proteção não se deu como indicação de procedência, e que “é difícil também enquadrar a proteção conferida no Decreto como denominação de origem”124.

Temos a mesma opinião que Fabrício, quando a!rma que “A indicação “ca-chaça” foi protegida expressamente pelo texto legislativo em face do artigo 22 do Acordo Adpic”125. De fato, a indicação geográ!ca “cachaça” se enquadra no conceito !xado pelo artigo 22.1, que fala de “indicações que identi!quem um produto como originário do território, quando determinada qualidade, repu tação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem geográ!ca” (grifamos).

122. Disponível em <www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D4062.htm>, acesso em 14.02.2010.

123. Locatelli, Liliana, ob. cit., p. 250.124. Liliana, Locatelli, ob. cit., p. 251.125. Welge Gonçalves, Marcos Fabrício, ob. cit., p. 209.


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V. A $3+1.)*+ 4.#0%"#.-$&50(1

Nessa parte, o estudo se ocupará tanto da jurisprudência administrativa quanto da judicial. A esse respeito, muito pertinente é a constatação de Peter Dirk Siemsen e a qual nos !liamos: “In some of the South American countries there has been some jurisprudence over the years recognizing that the protection of geographical indications was important not only to protect producers in a given region but also to safeguard consumers”126.

A. A jurisprudência administrativa

1. A decisão “Cognac” X “Conhaque”

Faz-se imperioso comentar a decisão proferida em 07.04.1999 pelo INPI quando do exame do pedido de registro para a indicação geográ!ca Cognac, cujo número o!cial é IG980001 e que foi publicada na Revista da Propriedade Industrial de 09.06.1998 para impugnação de terceiros. Contra tal pedido insurgiu-se a Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas), ao fundamento de que a palavra “conhaque” no Brasil iden-ti!ca “destilado vínico”, consistindo de “bebida popu lar oriunda da destilação de suco fermentado de cana de açúcar (aguardente), acrescida de alcatrão, mel ou gen- gibre”. Aduz também que “produtores de bebidas brasileiros vêm utilizando, de boa fé, a palavra ‘conhaque’ há aproximadamente cem anos” e que “o Judiciário reconheceu o direito adquirido, pelos produtores nacionais, ao uso da palavra ‘conhaque’”127.

Após exame da documentação apresentada pelo Bureau National Interpro-fessionnel Du Cognac e também das razões apresentadas pela Abrabe, o INPI a um só tempo reconheceu “cognac” como denominação de origem francesa e com fundamento no artigo 5º. Inciso XXXVI da Constituição Federal128 manteve os direitos de utilização anteriormente adquiridos de boa fé pelos produtores brasileiros do termo “conhaque” como palavra comumente utilizada para distinguir “destilado vínico”129.

126. Siemsen, Peter Dirk, “Protection of trademarks and geographical indications in Brazil and other South American Countries”, en: Symposium on the International Protection of Geographical Indications, Melbourne, 1995, p. 212-229.

127. MS 119.258, pub. DJ, 26.11.1997, p. 26592; AC 88500, pub. DJ, 23.05.1985, p. 7882 e em MS 94755, pub. DJ, 17.06.1982, p. 5931.

128. Artigo 5º, inciso XXXVI: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

129. Decisão publicada na RPI de 11.05.1999.


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Já nos manifestamos acerca dessa decisão em outro trabalho130, entendendo que ela a nosso ver está em conformidade com o Artigo 24.4 do Acordo TRIP131, ainda que o INPI não tenha feito menção a esse dispositivo em seu parecer.

2. Decisões administrativas diversas

Há um número expressivo de decisões administrativas que merecem ser prestigia-das, dentre elas as que impediram o registro de diversas indicações geográ!cas para vinhos alemães, tais como “Mosele”132, “Rosengarten”133, “Moselberg”134 e “DFB GS Gold Steiner Liebfraumilch”135.

B. A jurisprudência emanada dos tribunais

1. O caso “Champagne”

Grande equívoco e injustiça foram cometidos no caso da denominação de origem “Champagne”, em ação declaratória ajuizada por Société Anonyme Lanson Père et Fils e outras em face da União Federal, Armando Peterlongo & Cia. Ltda. e outras sociedades brasileiras pelo uso indevido de “champagne”, “champanhe” e “cham-panha”. Derrotadas em primeira e em segunda instâncias, as autoras igualmente não lograram êxito em seu recurso extraordinário136. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não constituiria violação do art. 4º. do Acordo de Madri de 14.04.1891 decisão que admite a denominação “champagne”, “champanhe” ou “champanha” em vinhos espumantes nacionais. O acórdão não conheceu do recurso, dentre outros, sob o fundamento de que o Acordo de Madri, em seu artigo 1º, trata da falsa indicação de procedência, não sendo ali mencionada a denominação de origem. Observou, ainda, que nem todos os produtores estabelecidos na região de Champagne possuem o di-reito ao seu uso. Assim, concluiu aquela corte que, se realmente o termo champagne

130. De Sousa Borda, Ana Lúcia, ob. cit., p. 83.131. “ART. 24.4.—Nada nesta seção exigirá que um membro evite o uso continuado e simi lar de uma

determinada indicação geográ!ca de outro membro, que identi!que vinhos e destilados em relação a bens e serviços, por nenhum de seus nacionais ou domiciliários que tenham utilizado esta indicação geográ!ca de forma continuada para esses mesmos bens e serviços, ou outros a!ns, no território desse membro: a) por, no mínimo, 10 anos antes de 15 de abril de 1994; ou b) de boa-fé, antes dessa data”.

132. Arquivamento publicado na RPI 1107 de 18.02.1992.133. Arquivamento publicado na RPI 1642 de 25.06.2002.134. Mantido o indeferimento, pub. na RPI 1160 de 24.02.1993.135. Arquivamento publicado na RPI 1666 de 10.12.2002.136. RE 78.835, GB, RTJ 73, julho de 1975, pp. 263 a 272.


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constituísse uma indicação de procedência, todos os produtores nela estabelecidos poderiam “usar a denominação para seus vinhos espumantes”. Essa decisão e nem tampouco a impugnação apresentada por Armando Peterlongo S/A não impediram o registro da DO “champagne” pelo INPI em 11.12.2012. Em sua decisão, o INPI aduziu dentre outros que “não é competência desta instituição comentar, aprovar ou não aprovar a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal”. Em outra passagem, o referido órgão acrescentou que “o Acordo de Madri, vigente no Brasil em função do Decreto 19.056 de 31.12.1929, em seu artigo 4º, não permite que seus membros signatários considerem genéricos as denominações regionais de proveniência dos produtos vinícolas” (grifos do INPI).

2. Os casos “Gamay Beaujolais” e “Saint Emilion”

Decisões igualmente equivocadas foram proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul com relação às indicações geográ!cas “Gamay Beaujolais”137 e “Saint Emilion”138. A Quinta e a Primeira Câmara Cível daquele tribunal entenderam, respectivamente, que “Gamay Beaujolais” e “Saint Emilion” seriam denominações de variedade de uvas, desprovidas de qualquer conotação geográ!ca.

3. O caso “Schwarze Katz”

Novo alento nos traz a decisão proferida no caso Schwarze Katz pela Quarta Câma-ra Cível do Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul139. Trata-se de ação de abstenção de uso movida por Stabilisierungsfonds für Wein em face de Adegas Vinícolas Reunidas, para que cessado o uso da denominação schwarze Katz acom-panhada da !gura de um “gato preto”, que é a tradução para a referida denominação. Em seus comentários sobre tal decisão, Gert Egon Dannemann140 nos relata que a autora “demonstrou que a expressão Schwarze Katz corresponde a uma zona ou região situada nos limites do município de Zell, nas margens do rio Mosela, famosa pela produção de conhecido vinho branco, usada assim, tal como a !gura do gato preto, por todos os vinicultores daquela zona ou região, para indicar a proveniência

137. AC 591060694, pub. no Diário de Justiça de 05.09.1992.138. Ação Rescisória 592016505, pub. no Diário de Justiça de 03.11.1992.139. Diário de Justiça do Rio de Grande do Sul de 26.10.1992.140. Egon Dannemann, Gert, “A proteção de indicação geográ!ca notoriamente conhecida

como produtora de vinhos alemães e reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: nota sobre a decisão da AC 591040688, en Revista da ABPI, 1992, num. 5, set.-out.


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de seus vinhos”. Em sede de apelação prevaleceu o entendimento de que “Zell é a mais conhecida comunidade vinícola (e nome de zona do baixo Mosela), tendo em vista, em grande parte, ao seu memorável distrito Schwarze Katz e o inevitável gato preto impresso no rótulo”.

4. O caso “Bordeaux”

Derrotado em primeira instância, o Institut National des Appellations d’Origine de Vins et Eaux-de-Vie apelou da sentença que não deu pela procedência de sua ação de nulidade do registro da marca “Bordeaux”, de Bordeaux Buffet S/A.

Entendeu a 2ª Turma Especializada do Tribunal Federal (2ª. região) que a apelação deveria ser provida141, vez que neste caso foi afastada a aplicação do prin-cípio da especialidade e consagrada a proteção absoluta, levando-se em conta (i) a identidade das denominações e (ii) o fato de que “o nome geográ!co Bordeaux cons-titui indicação de procedência e indicação de origem, além de poder induzir falso signi!cado”. Em seu voto, o Relator, Desembargador André Fontes, destacou que “[...] é indiferente se a marca pretendida refere-se a mesma mercadoria ou produtos, ou serviços diversos daqueles defendidos pelo autor, ou mesmo a procedência diver-sa, vez que a Lei no. 5.772/71, então vigente (como faz a atual), proibia o registro como marca de nome ou indicação de lugar de procedência [...]”. Aduz mais adiante que “No presente caso, estas fronteiras me parecem muito claras, na medida que na prestação de serviços de alimentação e gelo há alusão direta a um bom vinho, como o de Bordeaux, em ofensa clara aos princípios básicos do Direito em questão”. Haveria, portanto, um aproveitamento injusti!cado do renome de Bordeaux.

VI. C+&51.%*+

Terminado o nosso estudo, é inarredável concluir que tanto a legislação quanto a jurisprudência (administrativa e judicial) brasileiras vêm dando grandes passos rumo a uma adequada proteção das indicações geográ!cas, sejam elas nacionais ou estrangeiras.

A legislação brasileira, até então pouco consistente no que diz respeito a uma proteção realmente adequada para esse instituto, deu um passo importantíssimo não apenas por passar a contemplar um registro próprio paras indicações geográ!-cas, mas também por conferir, pela primeira vez em nosso ordenamento jurídico, proteção às denominações de origem como uma espécie do gênero IGs.

141. Publicação no DJ-2, 24.02.2006, p. 186.


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A jurisprudência, notadamente aquela emanada dos tribunais de nosso país, vem cada vez mais re,etindo o amadurecimento dos aplicadores do direito em relação ao tema. Como bem observado por Siemsen142 “[…] the Courts and INPI have been aware of the problem of geographical indications from the point of view of protecting the rights of the inhabitants of a region, city or country, and as well as having in mind the protection of the consumers […]”. Compartilhamos dessa visão.

O ambiente atual não mais propicia, a nosso ver, a repetição dos erros grosseiros cometidos no passado. Ainda que a LPI necessite de reformas conforme apontamos, o Brasil vem demonstrando cada vez mais sensibilidade acerca das indi-cações geográ!cas: um ativo de propriedade industrial de enorme potencial para o desenvolvimento de importantes setores de nossa economia.

BIBLIOGRAFÍA

Borges Barbosa, Denis, Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2003.

Carminatti, Antonella, “A Proteção das Indicações Geográ!cas no TRIPs”, en Revista da ABPI, 1995, núm. 18, set.-out.

Carvalho da Rocha Porto, Patricia, “Indicações geográ!cas, modelo Brasil”, en Revista Criação, 2009, núm. 2, Rio de Janeiro, Lúmen Júris.

—, Indicações geográ!cas: a proteção adequada deste instituto jurídico visando o interesse público nacional, Rio de Janeiro, 2007.

Castro Rodrigues, Maria Alice y Soares de Menezes, José Carlos, “A proteção legal à indicação geográ!ca no Brasil”, en Revista da ABPI, 2000, núm. 48, set.-out.

Da Silva, José Afonso, Curso de direito constitucional positivo, 19a ed., rev., São Paulo, Malheiros, 2002.

De Soussa Borda, A. L., “Indicaciones geográ!cas”, en Derechos intelectuales. Buenos Aires, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2003.

Delmanto, Celso, Crimes de concorrência desleal, São Paulo, Editora da Univer-sidade de São Paulo, José Bushatsky Editor, 1975.

142. Siemsen, Peter Dirk, ob. cit. p. 222.


58

Do Amaral Rocha Filho, Sylvio, “Indicações geográ!cas: a proteção do patri-mônio cultural brasileiro na sua diversidade”, tese de doutorado em Direito, PUC/SP, disponible en web: <http://biblioteca.universia.net/html_bura/!cha/params/id/45660.387.htm>.

Egon Dannemann, Gert, “A proteção de indicação geográ!ca notoriamente conhecida como produtora de vinhos alemães e reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: nota sobre a decisão da AC 591040688, en Revista da ABPI, 1992, num. 5, set.-out.

Fróes, Carlos Henrique, “A proteção das indicações geográ!cas no Brasil”, en Revista da ABPI, 2002, núm. 56, jan.-fev.

—, “Indicações geográ!cas e marcas constituídas por nomes de lugares”, en Revista da ABPI. Especial XVI Seminário, 1996, pp. 34-38.

—, “Jurisprudência comentada: Tribunal do Rio de Janeiro garante proteção à indicação geográ!ca famosa”, en Revista da ABPI, 2005, núm. 79, nov.-dez., pp. 68-71.

—, “Marca: aquisição de distintividade e degenerescência”, en Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coords.), Propriedade intelectual. Sinais distintivos e tutela judicial e administrativa, Fundação G. Vargas, Editora Saraiva, 2007, pp. 81-97.

Guimarães, Claudia Luna, “Indicações Geográ!cas no Mercosul”, en Revista da ABPI, 1995, núm. 17, jul.-ago.

Instituto Dannemann Siemsen de Estudos da Propriedade Intelectual, Co-mentários à Lei da Propriedade Industrial, Edição revista e atualizada, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Editora Renovar, 2005.

Locatelli, Liliana, Indicações geográ!cas. A proteção jurídica sob a perspectiva do desenvolvimento econômi co, Curitiba, Editora Juruá, 2009.

Monogra!a apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito para a obtenção do título de Especialista em Direito da Propriedade Industrial. Disponible em web: <http://denisbarbosa.addr.com/ig.pdf>.

Pablo d’Hanens, Laetitia Maria Alice, “Indicações de origem geográ!ca: uma breve introdução” em Manoel J. Pereira dos Santos e Wilson Pinheiro Jabur (coords.), Propriedade intelectual, sinais distintivos e tutela judicial e administrativa, Série GV Law, Fundação G. Vargas, Editora Saraiva, 2007, pp. 183-206.

Ribeiro de Almeida, Alberto Francisco, “Denominação de origem e marca”, en Boletim da Faculdade de Direito, Stvdia Ivridica, 1999, 39, Universidade de Coim-bra, Coimbra Editora.


59

Roberto Grau, Eros, A ordem econômica na Constituição de 1988: Quanto ao fato de a Constituição Federal de 1988 ser uma constituição principiológica vide..., 8a ed., ver., atual, São Paulo, Malheiros, 2003.

Siemsen, Peter Dirk, “Protection of trademarks and geographical indications in Brazil and other South American Countries”, en: Symposium on the International Protection of Geographical Indications, Melbourne, 1995, pp. 212-229.

Tinoco Soares, José Carlos, “Cachaça. Indicação geográ!ca, indicação de procedência, denominação de origem ou marca de certi!cação”, en Revista da ABPI, 2007, núm. 87, mar.-abr.

—, “Cognac: denominação de origem vs. ‘conhaque’ nome comum”, en Revis-ta da ABPI, 2000, núm. 44, jan.-fev.

Tonietto, Jorge, O Conceito de Denominação de Origem, en Revista da ABPI, 1993, núm. 8, pp. 56-58.

W. Gonçalves, Marcos Fabrício, Propriedade industrial e a proteção aos nomes geográ!cos. Indicações geográ!cas, indicações de procedência e denominações de origem, Curi-tiba, Editora Juruá, 2007.

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El caso fortuito y la fuerza mayor en los procedimientos

de cancelación de la marca por falta de uso

Por: Renzo Scavia*

RESUMENUna de las estrategias destinadas a evitar la cancelación de una marca por falta de uso es justi!car dicha falta por medio del caso fortuito y la fuerza mayor.

Resulta de gran interés, en el presente artículo, explorar algunos de los ele-mentos esenciales del caso fortuito y fuerza mayor, su relación con la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados, y el amplio margen de discrecionalidad admi-nistrativa en el que se aplican tales conceptos justi!cantes. Asimismo, en la escasa jurisprudencia peruana, en la que se han analizado las !guras del caso fortuito y la fuerza mayor dentro del marco reseñado, se ha destacado el caso de la marca DIVA, pues se constituye como el único precedente administrativo en el que se han invo-cado tales conceptos de manera exitosa.

ABSTRACTOne of the legal strategies to avoid a trademark registration cancellation for lack of use is justifying such lack of use alleging force majeure events.

It is of particular interest in this article, to explore some of the force majeure elements, their connection with the theory of the undetermined legal concepts and the wide administrative discretion margin in which said elements are applied. Mo-reover, within the scarce Peruvian case law regarding this topic, the non-use cance-llation proceeding against trademark DIVA stands out as the only administrative precedent in which force majeure has been successfully invoked.


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I. I"#$%&'(()*"

Una antiquísima cita del jurisconsulto romano Ulpiano decía: “Por tanto, si algo ocurre por incendio, ruina u otro daño fatal, no queda obligado —el comodatario—, a no ser que pudiendo salvar las cosas comodadas, pre!rió acaso salvar las suyas”.

En esta cita, encontramos el origen del concepto legal conocido como caso for-tuito, que, al igual que sus pares —fuerza mayor, orden público, buenas costumbres, interés general, moral pública, justo precio, urgencia, entre otros—, ha sido incluido en una clase que la doctrina ha denominado conceptos jurídicos indeterminados.

II. L+ #,(")(+ &- .%/ (%"(-0#%/ 1'$2&)(%/ )"&-#-$3)"+&%/

Es sabido que los conceptos jurídicos indeterminados no son ajenos al Derecho. Antes bien, podríamos a!rmar que el legislador tiene que acudir necesariamente a dichos conceptos ante el reconocimiento de la imposible tarea de recoger todos los hechos reales en supuestos lógico-jurídicos.

Desde luego, todo concepto jurídico indeterminado conlleva una labor inter-pretativa de la persona con potestades decisorias, quien será !nalmente la que decida cuándo nos encontramos frente a uno de dichos conceptos. Así, será la autoridad quien dilucide si una marca es contraria a la moral, por ejemplo, y deniegue su inscripción en el registro de marcas.

Cabe precisar, no obstante, que la labor interpretativa que se forja dentro del contexto antes indicado no debe confundirse con la que es propia de la discre-cionalidad administrativa. Un ejemplo en materia nos puede ser útil para ilustrar la diferencia. En la discrecionalidad, la administración es libre de elegir entre va-rias posibilidades, de manera que cualquier solución que adopte tiene una validez jurídicamente incuestionable. Así, por ejemplo, cuando la Ley General de Salud dispone que: “la autoridad de salud queda facultada a ejecu tar las medidas de prevención y control para evitar la aparición y propagación de enfermedades transmisibles”, no existirá inconveniente en que ella elija cualesquiera de estas opciones que la ley le con!ere: la cuarentena, la vacunación obligatoria o el aislamiento de los enfermos.

En cambio, en lo que a conceptos jurídicos indeterminados se re!ere, la deci-sión de la autoridad solo puede ser una. En un sonado caso de solicitud de registro en nuestro país, la O!cina de Marcas (O.M.) peruana denegó el registro del “Pezweón” (y logotipo), en primera instancia, por las siguientes consideraciones:

“[…] el término weón hace referencia a una expresión que proviene de la palabra ‘huevón’ la cual tiene varias acepciones […]. Sin embargo, en nuestro país se ha extendido en algunos sectores de la población el uso de este tér- mino como una palabra inapropiada y una forma grosera de cali!car a las

— E L C A S O F O R T U I T O Y L A F U E R Z A M A Y O R E N L O S P R O C E D I M I E N T O S D E C A N C E L A C I Ó N D E L A M A R C A P O R F A L T A D E U S O —

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personas como idiotas o cortas de entendimiento, razón por la cual no es empleada por lo regular como parte del habla socialmente aceptable de la población”.En tal sentido, la O.M. concluyó vagamente que el signo solicitado no podía

acceder a registro en vista de que era contrario a uno de los siguientes conceptos: la ley, la moral, el orden público o las buenas costumbres. Aunque el Tribunal de Propiedad Intelectual revocó posteriormente esta decisión, insistimos en que para la autoridad la sentencia es solo una: “el signo es contrario a la moral” o “el signo no es contrario a la moral”.

La distinción entre discreción y aplicación de los conceptos jurídicos inde-terminados queda mejor establecida si se atribuye a la primera la denominación de actividad reglada —pues es la autoridad quien elige entre un abanico de opciones preestablecidas en la normativa— y si se dice que los segundos comprenden una actividad intelectiva, en vista de que es la autoridad la que entiende que el Pezweón es contrario a la moral.

III. L+ (+"(-.+()*" &- .+ 3+$(+ 4 -. (+/% 5%$#')#% 4 .+ 5'-$6+ 3+4%$ (%3% 1'/#)5)(+"#-/ &-. "% '/% &- .+ 3+$(+

La Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha consagrado la !gura de la cancelación por falta de uso en su artícu lo 165:

“La o!cina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justi!cado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licen-ciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecu-tivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación […]”.

De la lectura del precitado artícu lo se desprende que el registro de una marca no podrá ser cancelado cuando su titular no haya usado la marca por motivo justi-!cado. En el artícu lo 165 in !ne, se citan las causales justi!cantes del no uso de la marca: “[…] El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito”.

Con respecto a estos dos últimos conceptos jurídicos indeterminados, en el Proceso de Interpretación Prejudicial 15-IP-99, el Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina estatuye que la fuerza mayor constituye un acontecimiento exterior a la actividad del pretendido responsable; es imprevisible y vincu lada a una interven-ción irresistible de la autoridad (acto del príncipe) o de terceros. El caso fortuito es el fenómeno que surge de un hecho natural (acto de Dios), de modo tal que a nadie


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puede impu tarse su origen. En este orden de ideas, son ejemplos típicos de caso for-tuito y de fuerza mayor un terremoto —o cualquier desastre producido por fuerzas naturales— y una expropiación, respectivamente.

Teniendo lo destacado previamente como marco de referencia normativa y doctrinaria, pasaremos a estudiar la aplicación del caso fortuito y la fuerza mayor como eximentes de la cancelación de la marca por falta de uso a la luz de la casuística peruana.

IV. C+/% O$%3+$

El 6 de mayo de 1999, Gerardo Rodríguez Gutiérrez (Perú) solicitó la cancelación por falta de uso del registro de la marca de producto Oromar, inscrita a favor de Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. (Perú) para distinguir conservas de pescado en la clase 29 internacional.

La marca de que se trata había sido registrada el 30 de mayo de 1977 por la empresa Peruana de Servicios Pesqueros S.A. EPSEP, que se disolvió posteriormente. Luego de su disolución, asumió el control el Comité Especial de Promo- ción de la Inversión Privada (Cepri) del sector pesquero desde noviembre de 1993. Posteriormente, se trans!rió la marca Oromar al Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A., titular de la marca en la fecha de la presentación de la acción de cance-lación.

El 5 de noviembre de 1999, Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. absolvió el traslado de la acción de cancelación, manifestando que la industria pesquera se encontraba en crisis desde años atrás, debido a los efectos del fenómeno de El Niño, que desestabilizó a las empresas pesqueras, y a las regulaciones establecidas por ve-das y sus derivados, a !n de cautelar la biomasa y los ecosistemas, que no permitían abastecer de materia prima a sus plantas industriales, ubicadas en Chicama, Chim-bote, Vegueta, Pisco, Matarani, Mollendo y Paita, razón por la cual no explotaba su marca Oromar. En resumen, la emplazada motivó el no uso de su marca Oromar tanto en el caso fortuito (fenómeno de El Niño) y la fuerza mayor (regulaciones relativas a las vedas).

El 6 de diciembre de 1999, el accionante replicó que la emplazada había re-conocido que no usaba la marca Oromar, pero que ello no se debía a la carencia de materia prima para abastecer sus plantas industriales, pues Grupo Sindicato Pesque-ro del Perú S.A. sí producía y explotaba industrialmente otros productos marinos, especí!camente, recursos hidrobiológicos. Su razonamiento era, entonces, que la comercialización de estos recursos hidrobiológicos no respondía a caso fortuito ni a fuerza mayor.


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El 3 de julio de 2000, Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. señaló que su empresa adquirió la titularidad de la marca Oromar en diciembre de 1998. An-tes de esa fecha la titular era otra empresa —bajo el control del CEPRI—, por lo que el cómpu to de tiempo para el uso de la marca debía ser a partir de esa fecha —diciembre de 1998—, ya que de otra manera se estaría afectando su derecho por “acto de tercero”. Así mismo, sostuvo que el abastecimiento de pescado que recibía en el periodo del fenómeno de El Niño solo alcanzaba para proveer algunas de sus líneas de conservas que ya existían en el mercado, y que la intención de su empresa era evitar el total desabastecimiento de las marcas que tenían mayor antigüedad. En consecuencia, adujo que había postergado el lanzamiento de la marca Oromar hasta tener materia prima su!ciente que permitiera abastecer en forma total y permanente los distintos puntos de venta en el país.

Mediante Resolución 9677-2000/OSD-Indecopi, expedida el 16 de agosto de 2000, la O!cina de Signos Distintivos (ahora llamada Dirección de Signos Distinti-vos) declaró fundada la acción de cancelación.

En primer lugar, la autoridad consideró que si bien Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. era titular de la marca Oromar desde el 24 de diciembre de 1998, ello no signi!caba que el plazo de tres años de uso de la marca debía compu tarse desde esa fecha, habida cuenta de que cualquier persona, cada vez que se encontrara por vencer el plazo —tres años contados a partir de la noti!cación del registro marca-rio— en que debía acreditar el uso de su marca, podría transferirla a un tercero y el plazo tendría que compu tarse nuevamente.

En segundo lugar, la O!cina de Signos Distintivos (OSD) indicó que en el periodo en el cual la emplazada debía probar el uso —entre el 6 de mayo de 1996 y el 6 de mayo de 1999— el fenómeno de El Niño no se había presentado.

Por último, la OSD recalcó que sí podía considerar una eventual merma en la producción de productos identi!cados con la marca Oromar, dentro de un supuesto de fuerza mayor. Sin embargo, la emplazada no había acompañado documento al-guno que acreditase algún tipo de uso, lo que hizo presuponer que la marca nunca había sido utilizada.

Ante dichas circunstancias, Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. inter-puso recurso de apelación alegando que la transferencia de la marca Oromar que realizara la Empresa Peruana de Servicios Pesqueros S.A. a su favor el 22 de diciem-bre de 1998 constituía un acto comercial, y que la transferencia de los derechos de una marca a título oneroso importaba una forma de uso y explotación de la marca. Adicionalmente, arguyó que la primera instancia no había tenido en cuenta la inestabilidad de materia prima para el procesamiento de productos hidrobiológicos. Precisó que tenía en estudio un proyecto de etiquetas con las denominaciones Gra-


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ted Oro Mar Tuna, Grated Oro Mar Bonito y Sardinas Oromar Grated, y que sus derechos sobre la marca Oromar se fortalecían, debido a que su empresa era titular de las marcas de producto Golden Fish y etiqueta y de la marca Sea Pride, pues los términos golden y sea signi!can oro y mar, respectivamente. (Acompañó etiquetas con la denominación Oro Mar y copia de los certi!cados de sus marcas).

El 23 de enero de 2001, Gerardo Rodríguez Gutiérrez contestó el recurso de apelación enfatizando que la emplazada pretendía asimi lar la transferencia a su favor de la marca Oromar al concepto de uso de marca, que, según la normativa entonces vigente, se veri!caba cuando los productos o servicios que una marca distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa mar-ca, en la calidad y del modo que normalmente corresponde.

Por otro lado, la accionante indicó que ninguna otra empresa dedicada al rubro había dejado de producir conservas de pescado como consecuencia del fe-nómeno de El Niño, sino que, al contrario, habían continuado con la elaboración de sus productos con la misma regularidad e incluso contando con los servicios de la emplazada. En último lugar, a!rmó que la marca registrada no solo distinguía conservas de pescado, sino también otros productos, como carnes, aves y caza, por lo que la emplazada pudo haber utilizado la marca Oromar en otros productos que se encontraban a su alcance y no habían sido afectados por otro fenómeno.

El 25 de mayo de 2001, el Tribunal de Propiedad Intelectual con!rmó la resolución de primera instancia y, por ende, canceló el registro de la marca Oromar. La segunda instancia analizó los medios probatorios presentados por la apelante y consideró lo siguiente:

“Respecto a los modelos de etiquetas con las denominaciones Grated Oro Mar Tuna, Grated de Bonito Oro Mar y Grated de Sardinas Oro Mar […], la Sala conviene en señalar que, conforme quedó establecido en la Resolución 1022-1999/TPI-Indecopi de fecha 18 de agosto de 1999, los actos preparato-rios que el titular realice con miras a un futuro uso de la marca, no son en principio su!cientes para considerar que la marca se viene usando de manera efectiva y real en el mercado. En tal sentido, las etiquetas presentadas no demuestran que algún producto distinguido con la marca Oromar haya sido puesto a disposición del público consumidor, tan solo muestran la intención de un uso futuro de la marca Oromar”.

Sobre la a!rmación contenida en el párrafo precedente, la Sala debió mencio-nar, además, que las etiquetas de las latas no eran de fecha cierta. Sin fecha cierta, un medio probatorio documental nunca podrá circunscribirse dentro del periodo relevante en el que se evalúa el uso de la marca y carece de valor, además, en todo proceso litigioso.


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La Sala también aseveró que el uso de una marca se determina mediante su aplicación a un producto o servicio determinado, y que la transferencia o venta de una marca no responde a dicho uso.

La segunda instancia administrativa subrayó que el adquirente de una mar-ca asume los mismos derechos y obligaciones que su anterior titular, por lo que el plazo de tres años de no uso no empieza a correr desde la fecha de inscripción de la transferencia. Lo contrario signi!caría dejar abierta la posibilidad de que el titular de la marca que no la utilizó durante tres años consecutivos “pueda —mediante transferencias a terceros— burlar la !nalidad que la norma persigue”.

Cuando la Sala se pronunció sobre los motivos justi!cantes de la apelante referidos al no uso de su marca, la carencia de medios probatorios fue lo que deter-minó que la primera instancia ordenara su cancelación por falta de uso. Así, la Sala apuntó que:

“la administración no puede basarse en las simples manifestaciones realizadas por las partes. Por el contrario, es necesario que ella disponga de medios para veri!car la exactitud de esas a!rmaciones y comprobar así la verdad o falsedad de ellas, con el obje to de formarse convicción a su respec- to. En tal sentido, la emplazada no ha acreditado que los hechos antes mencionados hayan sido determinantes para la no comercialización de pro-ductos de la clase 29 de Nomenclatura O!cial distinguidos con la marca Oromar”.

Por consiguiente, la acción de cancelación fue declarada fundada y el registro de la marca Oromar fue cancelado.

V. C+/% P+//)5.%$)"-

El 27 de enero del 2003, Laboratorios Farmacéuticos Laser S.A., del Perú, solicitó la cancelación por falta de uso de la marca de producto Passi7orine, inscrita a favor de Dis7oza SAC, para distinguir productos de la clase 5 de la Nomenclatura O!cial.

El 21 de marzo del 2003, Dis7oza SAC absolvió el traslado de la cancelación manifestando que: (i) mediante contrato de compraventa de fecha 13 de marzo del 2001, adquirió la marca de producto Passi7orine de Laboratorios Unidos S.A., por lo que recién desde hacía dos años tenía registrada a su favor la citada marca, y que no se encontraba dentro del dispositivo legal de la cancelación de marca por falta de uso, y (ii) en ese entonces se encontraba fabricando el producto Passi7orine, conforme se desprendía del Protocolo de Análisis Nº 104/03 de fecha 11 de febrero del 2003, cuya copia adjuntó.


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El 17 de junio de 2003, la OSD declaró fundada la acción de cancelación por falta de uso por las siguientes razones: (i) los medios probatorios presentados no acreditaron que la marca Passi7orine haya sido utilizada en el comercio durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la cancelación, (ii) la copia del protocolo de análisis tampoco acreditaba el uso de la marca Passi7orine, por ser un documento de fecha posterior al periodo dentro del cual se debía acreditar el uso de dicho signo; (iii) el uso de un signo en el mercado constituye una carga con la cual se trans!ere el registro de una marca, siendo que dicho hecho no lo exime de la carga de usar el signo.

Empero, el 14 de julio de 2003, la emplazada interpuso recurso de reconsi-deración, aduciendo que: (i) Laboratorios Unidos S.A., anterior titular de la marca Passi7orine, no podía producir o comercializar ningún producto al encontrarse en un procedimiento de liquidación y posterior venta de sus activos, con!gurándose un supuesto de fuerza mayor como causal de justi!cación del no uso de la referida mar-ca, lo cual interrumpió el plazo de los tres años; (ii) la falta de uso de la marca Pas-si7orine se debía a su imposibilidad !nanciera, pues tuvo que hipotecar el inmueble de la empresa, sus bienes, así como la referida marca con la !nalidad de cumplir una primera obligación principal; (iii) la compraventa de la marca implicaba el uso de esta, al igual que la existencia de un gravamen que recaía sobre ella a favor del Banco Wiese Sudameris; (iv) como titular había demostrado el uso de la marca Passi7orine, al haberla adquirido, registrado y haber constituido sobre esta un gravamen; y (v) hacía tres años era otra empresa la titular de la marca, y que solo debía demostrar el uso de ella desde su inscripción como nuevo titular.

El 31 de octubre de 2003, la OSD declaró infundado el recurso de reconsi-deración, habida cuenta de que: (i) la emplazada no alegó antes de la emisión de la resolución de primera instancia que el no uso de su marca se debía a razones de fuer-za mayor; (ii) el recurso de reconsideración implicaba una revisión por parte de la misma instancia que emitió la resolución recurrida, por lo que mal podía preten-derse que se revisara algo que no había sido obje to de análisis en ella y, menos aún, si se trataba de puntos no controvertidos hasta antes de emitirse dicha resolución, como sucedió cuando la emplazada planteó el supuesto de que existía una justi!-cación (fuerza mayor) para el no uso de la marca registrada; y (iii) la nueva prueba instrumental presentada por la emplazada no acreditaba que se hubieran comercia-lizado productos de la clase 5 de la Nomenclatura O!cial identi!cados con la marca Passi7orine.

El 27 de noviembre de 2003, la emplazada interpuso apelación señalando que la Comisión de Promoción de Inversiones del Perú (Copri) había aprobado, con fecha 18 de diciembre de 2000, la venta directa a favor de Dis7oza SAC de


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los bienes y, entre otros, de las marcas, materializándose dicha compraventa el 13 de marzo de 2001. Concluyó que durante el proceso mencionado y hasta su venta, Laboratorios Unidos S.A. —LUSA y luego Laboratorios Unidos S.A. en liquida-ción— se encontraba en la imposibilidad de producir o comercializar cualquier producto por motivo de fuerza mayor, y que al haberse inscrito la transferencia de la marca a su favor el 12 de diciembre del 2002, no se había cumplido el plazo para que se solicitara la cancelación, razón por la que esta acción debió haberse declarado improcedente.

La segunda instancia administrativa señaló que el hecho de que una empresa se encontrara en proceso de liquidación no era obstácu lo para que ella licenciara o trans!riera la marca a un tercero y, de esa forma, se veri!cara el uso de ella con el !n de evitar una eventual cancelación por falta de uso. En consecuencia, ordenó la cancelación por falta de uso de la marca Passi7orine.

VI. C+/% D)8+

Finalmente, citaremos el único caso en el que la autoridad competente peruana con-sideró que la falta de uso de una marca se debía a un motivo justi!cante. En octubre de 2007, Casaluker S.A., empresa colombiana dedicada a la producción de productos alimenticios y de aseo, solicitó, en el Perú, la cancelación de la marca Diva, registra-da a favor de Produsa S.A., de la misma nacionalidad de la primera, dedicada a la manufactura de productos de higiene femenina y representada por nuestro estudio. Según la accionante, al momento de la presentación de la acción, dicha marca no había sido utilizada por su titular durante los tres años precedentes.

Produsa S.A. contestó que su marca Diva sí había sido usada dentro de la Comunidad Andina, pero que, más importante aún, en marzo de 2005 su fábrica, en Colombia, había sufrido un incendio que había causado la paralización de su producción durante varios meses, con lo cual se con!guraba un supuesto de caso fortuito. A !n de probar este hecho, la emplazada exhibió copia de dos certi!cados emitidos por dos compañías aseguradoras y fotografías del incendio, legalizadas por notario público, en las que se apreciaba su magnitud y el estado en el que quedaron las instalaciones de su fábrica.

El 13 de marzo de 2009, la Comisión de Signos Distintivos estableció, entre otras consideraciones, que:

“Respecto al incendio de la fábrica ocurrido el día 8 de marzo de 2005, que, según la emplazada habría paralizado su producción durante varios meses, las fotos y las dos certi!caciones si bien acreditarían que dicho siniestro acon-teció, de dichos medios de prueba no se puede determinar el período exacto


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de paralización de las actividades de la citada fábrica. No obstante ello, cabe señalar que el citado siniestro constituye un supuesto de caso fortuito por lo que corresponde amparar su petición sustentada en el último párrafo del artícu lo 165 de la Decisión 486. Sin perjuicio de lo señalado, dado que la emplazada ha probado el uso de la citada marca (antes y después del sinies-tro) únicamente para toallas higiénicas y no para productos farmacéuticos, se deduce que dicha paralización solo afectó la producción y comercialización de la marca respecto a toallas higiénicas”.En vista de que la marca Diva había sido registrada para proteger toallas hi-

giénicas y productos farmacéuticos, la Comisión de Signos Distintivos consideró que la titular únicamente había acreditado su uso en relación con toallas higiénicas. Por consiguiente, ordenó la cancelación parcial de la marca por falta de uso en cuanto a productos farmacéuticos.

La resolución de la Comisión no fue impugnada por ninguna de las partes en con7icto.

Como el lector habrá podido advertir, sin perjuicio del margen de error del que no puede escapar la Administración al aplicar un concepto jurídico indeter-minado, en el Derecho existen situaciones que, desde Ulpiano hasta nuestros días, sencillamente perduran.

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El régimen jurídico de las patentes universitarias

en el PerúPor: Baldo Kresalja R.*

RESUMENEl nivel de desarrollo alcanzado por varios países en América Latina, y en especial por el Perú, ha hecho que se valorice cada día más la importancia de las relaciones entre la universidad y la empresa. Ello ha dado lugar a un creciente interés por la regulación de las patentes universitarias y los derechos y obligaciones que tienen los profesores vincu lados a la investigación. El presente artícu lo hace un estudio sobre la legislación peruana aplicable a esa realidad, menciona sus vacíos y omisiones y propone sugerencias para su mejora. Está dirigido principalmente a conocer la problemática sobre la titularidad de las invenciones laborales realizadas en la uni-versidad, los eventuales ingresos económi cos de los profesores y el rol de la empresa que contrata con la universidad; asuntos todos ellos que sin duda son de interés en varios países de la región.

ABSTRACTThe levels of development of several countries in Latin America, especially in Peru, made more valuable the importance of the relationship between the universities and the companies. This has led to a growing interest in the regulation of university pa-tents and the rights and obligations of teachers linked to researching. The following article makes a study of Peruvian law applicable to that reality, mentions its gaps and omissions and proposes suggestions for its improvement. Mainly, this article is

* Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Ponti!cia Universidad Católica del Perú.


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aimed for understanding the problem of ownership of employee inventions made in the university and the income of the teachers involved in the research. Also the role of the companies that sign research contracts with the universities; affairs that are undoubtedly of interest in several countries of the region.

I. G"#"$%&'(%(")

1. Las disposiciones sobre invenciones ocurridas bajo relación laboral y aquellas especí!cas realizadas en centros de educación e investigación tienen un limi tado y pobre contenido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y en el Decreto Legislativo 1075. En el Perú, en lo que se re!ere a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, el régimen legal aplicable a las patentes universitarias obtenidas por sus profesores o investigadores es el régi-men general de invenciones desarrolladas bajo relación laboral —al cual nos hemos referido ya en ocasión anterior1—, salvo disposición contraria contenida en el esta-tuto o reglamento interno de dichas entidades.

2. Desde el punto de vista de la legislación peruana, la Ley Universitaria 23733, en su artícu lo primero, dispone que las universidades se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura. Y su artícu lo segun-do, sobre los !nes de la universidad, destaca el de conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crítico y creativo, así como realizar investigación en las áreas de humanidades, ciencias y nuevas tecnologías, y fomentar la creación intelectual y artística. En consecuencia, !nalidades amplísimas y genéricas dentro de las que caben perfectamente la regulación o reglamentación de actividades vincu-ladas a la investigación para la consecución de !nes especí!cos.

3. Hay que puntualizar que tradicionalmente se han puesto de relieve las diferencias entre las invenciones de empleados o aquellas desarrolladas bajo relación laboral o de servicios y las invenciones universitarias, a!rmándose que el tratamien-to jurídico no debía ser el mismo. El argumento principal ha sido que el profesor universitario no ha sido contratado para inventar, porque sus funciones principales son contribuir a la transmisión y al progreso de la ciencia a través de la enseñanza y la investigación. Es universal la a!rmación de que la !nalidad de la investigación universitaria es el progreso de la ciencia y que ella es la premisa necesaria para que la docencia alcance el más alto nivel, en un ambiente de libertad académica que le permi ta decidir el obje to de la investigación, cómo se realiza y cómo se deben publi-

1. Kresalja, B., “Noticia y breve enjuiciamiento de la legislación peruana sobre invenciones laborales”, en Anuario Andino de Derechos Intelectuales, 2012, núm. 8, Lima, pág. 203 y ss.

— E L R É G I M E N J U R Í D I C O D E L A S P A T E N T E S U N I V E R S I T A R I A S E N E L P E R Ú —

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car sus resultados. Propósito y forma de actuar distintos a los de los investigadores del sector privado, que están sometidos a las !nalidades impuestas por la correspon-diente dirección empresarial2.

4. A pesar de las diferencias anotadas, no se puede pasar por alto que en los últimos años el papel de la universidad, en su esfuerzo hacia el saber puro, ha cambiado, acercándose a la práctica empresarial, a tener presente la realidad de la sociedad de la que forma parte, lo que ha dado lugar a la formu lación de un conjun-to de contratos especí!cos, y de reglas y reglamentos emitidos por los organismos universitarios encargados de la investigación y de la innovación y de su posterior desarrollo3. Por tanto, los rasgos diferenciales antes anotados en la práctica se han visto matizados en gran medida, pues el investigador universitario es considerado cada vez más como un empleado contratado para investigar que debe ceder a la universidad los resultados de su investigación, como contrapartida a los recursos materiales que esta pone a su disposición. Y de esta manera se les aplica cada vez con mayor frecuencia el régimen de invenciones laborales, tal como ocurre ya en la Decisión 486 antes citada.

5. Otro aspecto de tipo general a tomarse en cuenta es la relación que exis-te entre la titularidad de los derechos sobre la invención que puede obtenerse y su conexión con la explotación comercial, pues ello puede dar lugar a generar para la universidad ingresos extraordinarios que sirvan para intensi!car sus investigaciones o para el cumplimiento de otros !nes propios de su naturaleza. Ello ha dado lugar a la existencia de órganos de apoyo universitarios para la transferencia de los resulta-dos de la investigación a las empresas involucradas.

6. Cerrando esta parte introductoria, veamos ahora brevemente las carac-terísticas generales de las partes interesadas en la investigación universitaria. En primer término tenemos al cientí!co o investigador puro, que tiene como !nalidad principal la obtención de nuevos conocimientos con el obje to de transmitirlos a la sociedad, siendo la posición tradicional la de dar a conocer a la brevedad los resul-tados o hallazgos obtenidos, haciendo uso de la libertad académica y de cátedra que la ley les consagra, para que su prestigio aumente y que se le reconozca por sus pares. Pero cuando el investigador o varios profesores en conjunto se convierten en inventores, entonces deben tomarse en cuenta otros intereses, vincu lados no solo a la calidad con que han sido contratados, sino a los de las empresas o !nancistas de

2. Fernández de Córdova, S., Derecho de patentes e investigación cientí!ca, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1996, p. 250.

3. Kresalja, B., “Los contratos de investigación universidad-empresa y la regulación jurídica de sus resultados”, en Ius et Veritas, núms. 10 y 15, Lima, pp. 133 y ss., y 211 y ss.


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la investigación, pues entonces estos últimos con toda probabilidad exigirán ser los titulares de la invención.

Desde el punto de vista de la universidad, la situación también es ambiva-lente. Así, de un lado, la universidad se prestigia si cuenta con un alto y cali!cado número de cientí!cos que dan a conocer libremente sus resultados, pero, de otro, también le interesa contar con ingresos adicionales para el cumplimiento de sus !nes, los que pueden provenir de la !nanciación por terceros de los programas de investigación o de la obtención de patentes de invención. Lo que no puede soslayarse es que esta última actividad no puede ni debe constituir el objetivo fundamental de la universidad, pues su investigación está principalmente orientada a otros !nes, sin dejar de recordar que ella misma no está casi nunca en la situación de explotar las invenciones realizadas por su cuerpo docente.

Desde el punto de vista de la sociedad y del Estado, no cabe duda de que una universidad que investiga tanto en el ámbito estrictamente cientí!co y académi co como en el vincu lado a la industria, constituye un elemento de gran importancia para el desarrollo general del país y el bienestar de sus ciudadanos. Ello es de mayor importancia aún cuando es el Estado el que !nancia las investigaciones, pues la condición que se exige para la explotación de los resultados puede ser la de obtener la máxima rentabilidad por lo invertido o simplemente la de poner los resultados gratuitamente a disposición de las empresas que deseen utilizarlos, o contratando con los interesados para la obtención de regalías. En cuanto a la intervención del Es-tado, hay que anotar que puede tener especial interés en la investigación en sectores especí!cos, como la defensa, la energía o la salud, habiendo al respecto múltiples ejemplos en los países desarrollados.

Finalmente, las empresas productivas tienen un gran interés en el desarrollo de la investigación cientí!ca y tecnológica, y por tanto les interesa conocer cuál es el costo para obtener y explotar los resultados de las investigaciones. En la práctica, son cada vez más las empresas que en el mundo desarrollado contratan con las universi-dades para programas de investigación especí!cos, lo que también se ha comenzado a extender en nuestro medio con algunas universidades.

II. B$"*" #+,'-'% )+.$" &% &"/')&%-'0# -+12%$%(%

7. Existen, en algunos países desarrollados, disposiciones expresas sobre las inven-ciones laborales realizadas por los profesores universitarios, si bien ello no ocurre en todos, pues en países como el Reino Unido, Francia o España, las disposiciones relativas a invenciones laborales no abordan esa materia. Alemania sí lo ha hecho y se ha destacado en esta materia, in3uyendo su legislación en los países nórdicos, como Dinamarca, Noruega y Suecia. En general, en estos países las invenciones


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hechas por el personal docente son libres y solo cuando la invención haya sido hecha con los medios puestos a disposición por la universidad esta puede reivindicar una proporción adecuada del producto derivado de la explotación de la invención, que no puede superar el importe de los medios proporcionados4.

8. En los Estados Unidos, las universidades pueden optar por la titularidad de los derechos sobre las invenciones realizadas con o sin ayuda de !nanciación esta-tal y presentar en su propio nombre las correspondientes solicitudes de patentes. Así lo determinan expresamente la mayoría de los contratos de trabajo concluidos con sus investigadores. La distribución de las regalías obtenidas por la explotación de las invenciones universitarias, a falta de regulación jurídica especí!ca, ha llevado a !jar-la normalmente en los contratos de trabajo, concediéndoles a los investigadores una participación en las ganancias derivadas de la explotación de las patentes. En caso de no existir una cláusula especí!ca sobre esta materia, los tribunales de los Estados Unidos han considerado usualmente que el salario recibido por el investigador es una contraprestación su!ciente. Por cierto, son muchas las universidades que en ese país contienen reglas especí!cas sobre esta materia5.

III. L% &"/')&%-'0# #%-'+#%& %2&'-%.&"

9. Si bien la Constitución Política del Perú de 1993 contiene varios preceptos que pueden relacionarse con las invenciones laborales y las patentes universitarias, tales como el inciso 8º del artícu lo 2º, que dispone que toda persona tiene derecho “a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y cientí!ca, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto”, y el artícu lo 14, que señala que “es deber del Estado promover el desarrollo cientí!co y tecnológico del país”, especí!camente la legislación aplicable vigente a las invenciones laborales, y, como veremos, a las patentes uni-versitarias, está recogida en los artícu los 22 y 23 de la Decisión 486 y los artícu los 36, 37 y 38 del Decreto Legislativo 10756. Nuestra legislación laboral no dice nada

4. Fernández de Córdova, S., Derecho de patentes e investigación cientí!ca, ob. cit. pp. 278 y ss.5. Fernández de Córdova, S., Derecho de patentes e investigación cientí!ca, ob. cit., pp. 288 y ss.6. Decisión 486, artícu lo 23: “Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada país miembro, en las invenciones

ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los bene!cios económi cos de las invenciones en bene!cio de los empleados inventores, para estimu lar la actividad de investigación.

Las entidades que reciban !nanciamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimu lar a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada país miembro”.


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especí!co a este respecto, así como tampoco las leyes 28303 y 28613, la Ley Mar- co de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y la que crea el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec)7.

IV. C%$%-,"$4),'-%) .5)'-%) (" &%) '#*"#-'+#") &%.+$%&")

10. En el Perú, los distintos tipos de invenciones laborales surgen del propio texto de la ley, la cual no habla textualmente de invenciones laborales, sino de “invenciones desarrolladas durante la relación laboral o de servicios” (art. 36, D.L. 1075). Se establece que las invenciones patentables realizadas por los trabajadores durante la vigencia de su contrato de trabajo o de su relación de servicios pueden pertenecer al empresario, al trabajador o ser asumidas por aquel, alternativas que tienen efectos jurídicos dis-tintos. Por cierto, resulta fundamental tener presente lo que determina la legislación especí!ca sobre qué materias no son consideradas invenciones, como por ejemplo las teorías cientí!cas o las obras literarias y artísticas (art. 15, Decisión 486), así como cuáles invenciones no son patentables, por ejemplo los métodos terapéuticos o quirúrgicos (art. 20, Decisión 486). Las invenciones pertenecientes al empresario o a la empresa son aquellas que son resultado de una actividad de investigación para cuya obtención, de forma expresa o no, exclusiva o no, fue contratado el trabajador, siendo la actividad de investigación el obje to del contrato, debiéndose destacar la ne-cesidad de una conexión entre invento y trabajo. Estas invenciones son desarrolladas durante la vigencia del contrato de trabajo o la relación de servicios y deben haber sido obtenidas en ejecución de la actividad investigadora. La titularidad pertenece al empleador o empresario y por tanto es este quien puede solicitar una patente de invención o un modelo de utilidad, cederla o licenciar a terceros, o conservarla como secreto industrial; esto último porque el empresario no está obligado a patentar el invento. Estas invenciones son conceptuadas por la doctrina como las invenciones laborales propiamente dichas y se encuentran reguladas en el artícu lo 36, inciso a), del Decreto Legislativo 1075, el cual a la letra señala:

ART. 36.—Invenciones desarrolladas durante relación laboral o de servicios.

Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

a) Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o rela-ción de trabajo o de servicios que tenga por obje to total o parcialmente la rea-

7. Para conocer de los antecedentes legislativos en el Perú sobre esta materia, vid. Kresalja, B., “Noticia y breve enjuiciamiento de la legislación peruana sobre invenciones laborales”, ob. cit.


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lización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, el valor económi co de la misma o la importancia de tal invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será !jado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.

Las invenciones asumibles por el empresario son a las que se re!ere el inciso b) del artícu lo 36 del Decreto Legislativo 1075. Se trata de aquellos casos en que las invenciones las ha realizado el trabajador con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o de información proporcionada por el empleador. En estos casos, será este último quien tiene el derecho de asumir la titularidad de la inven-ción o de reservarse el derecho de utilizarla. Han, pues, de concurrir dos condiciones establecidas en la ley, a saber: el invento ha de guardar relación con la actividad profesional que el trabajador desempeña en la empresa, y en la obtención del invento han de in3uir de forma preponderante y con carácter alternativo los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y la utilización de medios proporcionados por esta. La ley exige una relación o conexión, no entre el invento y la actividad del empre-sario, sino entre el invento y la actividad que el trabajador desarrolla en la empresa. El derecho a asumir la titularidad de la invención por el empleador, o a reservarse el derecho de utilización de la misma, debe manifestarlo dentro de un plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención, pero la ley no de!ne cuándo se produce esa situación. El empleador no está obligado a patentar el invento, aunque sí a otorgar una compensación al traba-jador, tal como lo determina la ley:

ART. 36.—Invenciones desarrolladas durante relación laboral o de servicios.

Salvo pacto en contrario, las invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, se regirán por las siguientes reglas:

[…].

b) Si el trabajador realizase una invención en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador, este tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención o se reserve un derecho de utilización de la misma, el trabajador tendrá dere-cho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y


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económica del invento, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención. El monto de la compensación será !jado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes.Existe en nuestra ley una tercera clase de invenciones, denominadas libres,

que no son propiamente invenciones laborales. Son aquellas a las que se re!ere el inciso c) del artícu lo 36 del ya citado Decreto Legislativo 1075, realizadas durante la vigencia de una relación laboral o durante la ejecución de un contrato de presta-ción de servicios, en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en los incisos a) y b) del mismo artícu lo. Estas invenciones pertenecen al trabajador, que puede disponer libremente de ellas, esto es, podrá explotarlas o no, patentarlas o no, sin que el empresario pueda ejercitar un derecho unilateral de opción. No tiene el trabajador la obligación de comunicar su realización al empresario, pero no cabe duda de que puede presentarse un con3icto cuando la invención se encuentre relacionada con la actividad de la empresa y el silencio del trabajador frente a su empleador pueda estimarse como una trasgresión del deber de no concurrir con la actividad de la empresa. El citado inciso c) dice: “Las invenciones realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en los incisos a) y b), pertenecerán exclusivamente al inventor de las mismas”.

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11. En términos generales, cuando un profesor o investigador universitario realiza una invención patentable se presentan dos grupos de problemas principales: los relativos a la determinación de la titularidad, y los que se re!eren al reparto de los bene!cios derivados de la patente8, lo que a continuación veremos.

Antes, sin embargo, conviene dejar sentado que las invenciones patentables realizadas en las universidades son invenciones laborales, pues así lo señala el propio texto de la ley (arts. 36 y 37, D. Leg. 1075), esto es, son invenciones desarrolladas durante una relación laboral o de servicios, salvo disposición contraria en el estatuto o en el reglamento interno de la universidad. En este último caso, podrían llegar a ser invenciones libres, que como hemos señalado no son propiamente invenciones laborales9.

8. Fernández de Córdova, S., Derecho de patentes e investigación cientí!ca, ob. cit., p. 268.9. Bercovitz, A., La nueva ley de patentes, Madrid, 1986, p. 55.


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12. El artícu lo 22 de la Decisión 486 señala, como la gran mayoría de leyes en esta materia, que el derecho a la patente pertenece al inventor y que es transmisible por acto entre vivos o por vía sucesoria, lo que faculta al inventor a obtener una patente de invención para aquella que reúna los requisitos positivos de patentabili-dad10. Se trata siempre de una persona física, aunque ello no impide que los dere-chos patrimoniales emergentes de la patente puedan ser transferidos; tal es el caso, como veremos, de las invenciones laborales, pues el derecho puede ser atribuido de forma derivada a personas naturales o jurídicas distintas del inventor, tal como lo dispone el artícu lo 23 de la Decisión 486 y el artícu lo 36 del Decreto Legislativo 1075. Se trata, entonces, de una excepción al principio de atribución del derecho a la patente, que se concreta en el caso de las invenciones laborales y de las patentes universitarias.

13. Ahora bien, en el derecho comparado existe una tendencia mayoritaria a incluir en el régimen jurídico de las invenciones laborales las normas relativas en las invenciones universitarias, tal como ocurre en el caso de la legislación peruana. Pero también existe una tendencia contraria, que persigue una regulación ad hoc, y que se sustenta en que, como hemos señalado antes, las funciones de los investigadores o profesores universitarios son distintas de las del investigador en el sector privado, ya que las funciones de aquellos se encuentran de!nidas en relación con los objetivos de la universidad. A esta, como sabemos, le corresponde la adquisición y difu- sión de nuevos conocimientos cientí!cos para contribuir al progreso de la ciencia a través de la investigación y de la enseñanza. Y usualmente el profesor está contrata-do para enseñar y no para ejercer una actividad inventiva ni para crear innovaciones tecnológicas, lo que no signi!ca que no existan casos en que se les contrate expre-samente para ello. De otra parte, la investigación que se realiza en el sector privado está orientada a la solución de problemas técnicos concretos y por ello las invenciones son un producto esperado por la empresa. El cientí!co universitario disfruta de la libertad de cátedra reconocida constitucionalmente, lo que no tiene manifestación concreta en el ámbito de la empresa. De otro lado, la universidad tampoco puede

10. “ART. 22.—El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua”.


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compararse a una empresa desde el punto de vista de su estructura ni de su misión11. Todas estas son consideraciones atendibles pero, como veremos, en nuestra ley las invenciones realizadas en la universidad tienen elementos comunes a las invenciones laborales.

14. Lo que hay que tener presente es que el derecho de los investigadores o profesores universitarios que realicen invenciones sobre los resultados de su creación tiene, además del valor patrimonial, un contenido personal. Este último es conocido también como el derecho moral a ser mencionado como inventor en la patente, lo que en la mayoría de las legislaciones deriva del artícu lo 4 ter del Convenio de la Unión de París. El derecho moral permanece durante toda la vida de la patente y después de su caducidad, pero carece de signi!cado económi co inmediato. Cabe advertir que constituye la principal prerrogativa del profesor o investigador universitario cuando por mandato de la ley, del estatuto o reglamento universitario o del contrato corres-pondiente cede la titularidad de la invención a la universidad. En el ámbito uni-versitario, este derecho tiene una importancia muy signi!cativa, pues suele suponer una mejora en la posición laboral, en el currículum académi co o en el incremento de prestigio. Y, por otra parte, la sociedad tiene derecho a saber quién ha sido, en efecto, la persona que ha realizado la invención.

En el Perú la identi!cación del inventor es uno de los requisitos para solicitar una patente de invención, aún en el caso que el titular sea una universidad o una empresa, debiéndose señalar a todos aquellos que han participado en el proceso inventivo. Como hemos visto ya, lo que pertenece a la universidad o a la empresa son los derechos patrimoniales sobre la invención, pues el derecho de contenido no patrimonial o derecho moral solo corresponde al inventor, tal como lo estipu lan los artícu los 22 y 24 de la Decisión 486 y también como derecho fundamental recono-cido por el artícu lo 2º de la Constitución Política del Perú.

15. Cuando se trata de la titularidad de las invenciones universitarias, por mandato del artícu lo 37 del Decreto Legislativo 1075 les es aplicable a los profesores o investigadores universitarios lo dispuesto en los incisos a) y b) del artícu lo 36 del Decreto Legislativo 1075, ya comentados anteriormente. El artícu lo 37 dispone:

Invenciones realizadas en centros de educación e investigación. El régimen es-tablecido en el artícu lo anterior será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones realizadas por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades.Cuando una empresa con-

11. Fernández de Córdova, S., Derecho de patentes e investigación cientí!ca, ob. cit., pp. 261 y ss.


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tratara a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el régimen establecido en el presente artícu lo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones realizadas por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se re!eren los incisos a) y b) del artícu lo 36 de este decreto legislativo deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, de ser el caso, independientemente de las contraprestacio-nes pactadas con la institución contratada”.

Apreciamos entonces que se otorga de forma imperativa la titularidad al emplea-dor, esto es, a la universidad, ya no siendo la calidad de inventor la que determina la atribución del derecho a la patente, sino la posición en el contrato de trabajo o en la relación laboral, o en el respectivo estatuto o reglamento de la universidad. Esta atribución de la titularidad es un instrumento para controlar el desarrollo de la in-vestigación en marcha, la futura explotación del invento y los eventuales bene!cios a obtener. Además, la titularidad de las invenciones se incluirá dentro del patrimonio universitario como bien de carácter inmaterial. Por cierto, el profesor investigador debe en este caso cumplir con una serie de obligaciones, como la de noti!car rápida-mente la obtención de la invención, guardar la debida con!dencialidad y colaborar con la universidad. Pero nada de ello elimina la calidad de inventor que tiene el profesor o profesores involucrados en la investigación, esto es, el derecho moral a que nos hemos ya referido anteriormente.

Si la invención ha sido obtenida mediante la utilización de medios o de información proporcionada por la universidad, esta tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o de reservarse el derecho de utilización de la misma. Esto es lo que en concreto disponen los incisos a) y b) del artícu lo 36 del Decreto Legislativo 1075.

16. Pero el profesor o profesores universitarios tienen también en determi-nadas ocasiones derecho a recibir una remuneración extraordinaria. De acuerdo a los parámetros legales ya citados, la universidad deberá asignar al profesor o inves-tigador universitario una compensación adecuada, si su aporte personal o el valor económi co de la invención excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o la relación de trabajo o de servicios. La compensación económica que pueda recibir el profesor es una remuneración adicional a la que recibe por su trabajo en la uni-versidad, y no debería afectar el desarrollo de sus funciones docentes.

Ese reconocimiento a favor del investigador universitario resulta también conveniente para la universidad, de un lado porque promueve con ello que aquel comunique rápidamente la existencia de la invención y colabore en la obtención de


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una patente o un modelo de utilidad y, de otro, porque así la universidad puede conservar a los mejores investigadores dentro de su plantilla de docentes, con lo cual refuerza su prestigio frente a otras universidades o en el mundo empresarial12.

17. Nada impide, sin embargo, que la universidad pueda ceder la titulari-dad de las invenciones al profesor o investigadores autores de las mismas. Así lo re-conoce el artícu lo 36 del Decreto Legislativo 1075. En estos casos, puede reservarse, si lo considera conveniente, una licencia que puede ser no exclusiva, intransferible y gratuita para su explotación. Ello puede decidirlo porque no quiere asumir el costo que signi!ca la obtención de la patente en el Perú o en el extranjero, o por tener limi taciones presupuestales o estatutarias a ese respecto. Obviamente, la cesión de la titularidad del invento tiene carácter facultativo para la universidad, pero es conveniente que sus estatutos o reglamentos prevean esta posibilidad y las condicio-nes especí!cas en que se otorga la cesión. Cuando la universidad no está interesada en obtener una patente de invención, y aunque la ley no diga nada al respecto, debería de inmediato comunicar su renuncia al profesor o investigadores para que puedan hacerse cargo de la solicitud de patente, y no caiga la invención en el domi-nio público.

18. Como hemos ya indicado anteriormente, durante los últimos años se ha producido en los países desarrollados un aumento considerable de la colaboración entre la universidad y el mundo empresarial. Todo ello como estímu lo al proceso de innovación y a la vista de las ventajas que tanto las empresas como las instituciones académicas pueden obtener de esas relaciones. En efecto, las empresas necesitan del conocimiento cientí!co para mantener e incrementar su competitividad, y la universidad, de conocimientos de tipo práctico que son los verdaderamente deman-dados en la sociedad y que pueden aplicarse en la determinación de los cursos y las prácticas de los alumnos. Obviamente, esta relación también genera obligaciones y responsabilidades para ambas partes. Cabe anotar que ha sido fundamentalmente en los Estados Unidos donde se ha producido una mayor colaboración, apoyada en la cultura educativa de ese país y en normas de tipo legislativo13.

En el caso de que una empresa contratara a una universidad para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, el titular de la invención será la empresa y la compensación extraordinaria de que hablábamos en el numeral 16 será abonada directamente por la empresa al profesor o investigador universita-

12. Blanco Jiménez, A., Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales, Pamplona, Editorial Aranzadi, 1999, p. 236.

13. Blanco Jiménez, A., Protección jurídica de las invenciones universitarias y laborales, ob. cit., p. 218.


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rio que hubiere realizado el invento, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la universidad. Debe quedar claro, sin embargo, que este mandato del segundo párrafo del artícu lo 37 del Decreto Legislativo 1075 no se cumpliría en el caso que haya sido pactado de otra forma en el contrato de investigación correspon-diente, teniendo a la vista el contenido del estatuto o del reglamento interno de la universidad correspondiente.

19. El contrato de investigación debe tener un contenido mínimo que identi!que a las partes, de!na su obje to y duración, determine su presupuesto, es-tablezca cláusulas de con!dencialidad y sobre atribución y explotación de derechos intelectuales, rigiéndose por las normas del derecho privado. Este tipo de contrato comporta usualmente para la universidad la obligación de realizar determinadas actividades, pero no de obtener resultados, debiendo la empresa contratante asumir los costos y riesgos que deriven de la ejecución del mismo14.

Como hemos ya señalado, lo natural es que sea la empresa la titular de la invención obtenida, pero el contrato puede estipu lar también que la atribución de los derechos sobre las invenciones resultantes sea para la universidad, el inventor o un tercero. En ocasiones son los estatutos o reglamentos de cada universidad los que determinan las diversas posibilidades.

20. El profesor o investigador y la universidad tienen un deber de colabo-ración recíproca para hacer efectivos los derechos que la ley, los contratos de trabajo o de servicios y el estatuto universitario le otorgan y que se mani!estan no solo en la buena fe debida en la relación jurídica laboral, sino también en la con!denciali-dad que debe rodear al trabajo de investigación, en el procedimiento destinado a la valorización del invento, sus características técnicas, y en la comunicación entre las partes para hacer efectiva la protección que otorga la ley a los inventos patentables. Las obligaciones son recíprocas y obligan tanto a los investigadores como a la propia universidad, pues del cumplimiento de ellas se derivan derechos personalísimos y bene!cios económi cos que es conveniente consignar con claridad. En otras palabras, es una obligación inter partes cuyo cumplimiento es conveniente tanto para la uni-versidad como para el profesor o investigador, “pues si bien supone un límite a la li-bertad para difundir los resultados de sus investigaciones, hace posible la obtención del título de protección exclusiva que facilita la explotación del invento, en cuyos bene!cios tiene el profesor derecho a participar”15.

14. Para ver más ampliamente este punto, ver: Kresalja, B., “Los contratos de investigación universidad-empresa y la regulación jurídica de sus resultados”, ob. cit.



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En el caso de invenciones que son resultado de investigaciones universita-rias contratadas, el acuerdo debe prever cláusulas que restrinjan temporalmente su difusión, con el !n de posibilitar que el titular de las mismas pueda obtener una patente u otro título de protección exclusiva, cláusulas estas bastante frecuentes en los contratos que celebran las universidades con las empresas.

21. No hay duda de que el profesor o investigador universitario tiene la obligación de comunicar o informar de manera inmediata a la universidad la exis-tencia de una invención patentable, pero ello está referido únicamente a aquellas que realice como consecuencia de su función de investigador en la universidad. Son varias las universidades que a este respecto cuentan con directivas especialmente elaboradas para la noti!cación de los inventos y facilitar el cumplimiento de esta obligación. En la ley peruana puede deducirse esta obligación, pues en el inciso b) del artícu lo 36 del Decreto Legislativo 1075 se obliga a la universidad a que, en un plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención, comunique al investigador tal hecho, lo que implica que este último debería haber comunicado su hallazgo con anterioridad.

El profesor o investigador universitario debe noti!car la existencia del inven-to sin demora y antes de efectuar cualquier difusión del mismo a terceros, más aún cuando estos no están obligados a guardar con!dencialidad, pudiéndose entonces con ello destruir la novedad del invento y su eventual patentamiento. La comuni-cación de que venimos hablando debería ser por escrito y con toda la información necesaria para que la universidad pueda valorar el invento y ejercitar sus derechos; y también para que esta comunique cuando no está interesada en la invención y el profesor pueda, en este caso, iniciar los trámites para obtener la protección jurídica. Este trámite se encuentra en muchas universidades en manos del organismo ad hoc encargado de la investigación y gestión de invenciones16.

Ahora bien, en caso de que el profesor o investigador universitario incumpla esta obligación frente a la universidad, no solo será acreedor a las medidas discipli-narias que la legislación y el estatuto universitario dispongan, sino que perderá el derecho a participar en los eventuales bene!cios que genere la patente universitaria, pudiendo ser incluso responsable de los daños y perjuicios que ocasione su negligen-cia o actuación culposa. Ello se agravaría, ciertamente, si el profesor o investigador universitario da a conocer el contenido de sus investigaciones sin haber informado previamente a la universidad sobre la existencia de una invención patentable, ya que, como hemos dicho antes, esa publicación destruirá la novedad del invento, que es



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uno de los requisitos positivos de patentabilidad que exige la ley. Por tanto, debe mantener el carácter con!dencial de los resultados en tanto los noti!ca la universi-dad y esta decide si debe hacerse cargo de ellas solicitando una patente u otro título de protección exclusiva. No está de más añadir que para el mejor ordenamiento de esta materia es a todas luces conveniente no solo que la universidad tenga un proce-dimiento ad hoc determinado, sino que lo difunda entre todos sus miembros.

En el caso de que el profesor solicite a su nombre una patente o un modelo de utilidad para la invención sin haberlo comunicado a la universidad, su actuación será dolosa y sobre él caerán las medidas disciplinarias y legales correspondientes, aunque en caso de ocurrido este evento no puede desecharse la posibilidad de una transac-ción entre el profesor y la universidad, en virtud de la cual el primero le cede a esta el invento, debiendo para tal efecto comunicarlo a la o!cina estatal correspondiente, modi!cando la solicitud de patente presentada. Es asunto no de!nido si en este caso el profesor podrá conservar su derecho a participar de los bene!cios17.

22. El artícu lo 38 del Decreto Legislativo 1075 repite textualmente el se-gundo párrafo del artícu lo 23 de la Decisión 486, que a la letra dice:

Las entidades que reciben !nanciamiento estatal para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimu lar a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones, de acuerdo con la legislación de cada país miembro.

Resulta evidente que esta disposición genérica no va a resolver los casos concretos que se presenten en la realidad. En primer término, hace referencia a investigaciones !nanciadas por el Estado que den lugar a invenciones o a conocimientos tecnológicos que hagan atractiva su explotación y que, además, generen regalías su!cientes para generar fondos de investigación, y que estos alcancen, adicional-mente, para estimu lar a los investigadores. Resulta clara la vaguedad e inoperancia de una declaración de esta naturaleza. En todo caso, los eventuales resultados de las investigaciones !nanciadas por el Estado deberían regirse por lo que se dispone sobre las invenciones laborales en cualquiera de sus posibles alternativas, universi-tarias o no.

En el hipotético caso de que las investigaciones universitarias que den lugar a una invención patentable sean resultado de un proyecto especí!camente !nanciado por el Estado, deberá tenerse en cuenta que el organismo público que aporta los fon-



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dos debería tener previstas regulaciones internas sobre la forma en que se atribuyen los derechos sobre el invento, según la política cientí!ca adoptada por ese organismo. Adicionalmente, y tal como ha ocurrido y está presente actualmente en la práctica de los países más desarrollados, es preciso establecer pautas sobre la concesión de eventuales licencias, exclusivas o no, a quien se hubiese atribuido los derechos sobre la invención, y ello implica no solamente la formu lación de contratos ad hoc, sino también el análisis de las implicancias tributarias, laborales y de otro tipo que re-sulten aplicables. Desde el punto de vista de la realidad, las disposiciones de la ley en esta materia parecen responder a una inquietud o problemática presente en países más desarrollados, más que a plantear soluciones y alternativas viables.

23. El potencial investigador con que cuenta la universidad requiere de una organización ad hoc al interior de la esta que permi ta decidir, supervisar y, en gene-ral, gestionar la función de investigación y sus resultados. Hay que tener presente que en la mayoría de las universidades el profesor dedica mucho más tiempo a la docencia que a la investigación y a la obtención de nuevos conocimientos, y que es preciso adecuar esas conductas y las estructuras universitarias clásicas, a veces dema-siado rígidas, a la actividad de investigación y también a la gestión de los resultados que de la misma se obtienen18.

Para realizar esta tarea, habrá que perfeccionar el marco jurídico actual y adecuar los estatutos universitarios para que sea rápida y e!caz la labor de proteger jurídicamente mediante patentes los inventos resultantes de la investigación y cul-minar, probablemente mediante contratos de licencia de explotación a las empresas, la incorporación de los mismos a la sociedad, pues la universidad no está usualmente preparada ni en capacidad de explotar los inventos que genera. Como bien ha seña-lado Blanco:

“El interés de la institución académica en proteger jurídicamente a sus invenciones mediante patentes u otros títulos de Propiedad Industrial no radica tanto en la obtención de un monopolio de explotación exclusiva sobre las mismas como en facilitar que estas sean explotadas y socialmente útiles. La institución debe, por tanto, ser consciente del valor potencial de las inno-vaciones producidas en su seno y promover su rápida y e!ciente utilización como respuesta a la creciente demanda de investigación con bene!cios so-ciales directos. Además, esto posibilita que la universidad obtenga retornos económi cos que !nancien los elevados costes que conlleva la realización de actividades investigadoras, y que las empresas puedan aprovechar los resul-



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tados de la investigación [...] para mantener su competitividad en el mercado, elevándose el nivel de desarrollo industrial y económi co del país”19.

Si las invenciones se patentan pero no se explotan, el sistema de patentes pier-de uno de sus fundamentos básicos y se desvirtúan los objetivos de la universidad en su relación con el estado de desarrollo de la sociedad en la que tiene existencia.

24. Como hemos visto, las disposiciones de la ley peruana sobre las paten-tes universitarias son elementales y no contemplan muchísimos problemas que se originan en la labor de investigación por los profesores y en la contratación de la universidad con las empresas que encargan investigaciones. La ley peruana no esta-blece criterio o pauta alguna para remitirse a los estatutos universitarios, pero estos deben entonces cubrir los vacíos legales y señalar las pautas para que la investiga-ción y sus resultados sean debidamente reconocidos y acreditados. Ello se sostiene además por el principio de autonomía universitaria, reconocido en el artícu lo 4º de la Ley Universitaria 23733. Existen muchos ejemplos por considerar de regula-ciones en esta materia por las universidades más importantes de los países desarro-llados, en especial de los Estados Unidos, que podrían servir de guía para la formu-lación de estatutos ad hoc, para de alguna manera integrar el escueto mandato legal con la realidad que debe acotar.

Lima, mayo de 2013


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La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores

de servicios de la sociedad de la información —intermediarios—

por infracciones cometidas a los derechos de autor y derechos conexos.

Caso de Ecuador en comparación con la legislación europea

Por: Pablo Solines Moreno*

RESUMENLos prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI) tienen princi-pal relevancia en el entorno digital, ya que solo a través de sus servicios se pueden transmitir en la red todo tipo de contenidos. En este sentido, los PSSI tienen gran incidencia en la esfera de la propiedad intelectual, por cuanto gran parte de estos contenidos están protegidos por la normativa de derechos de autor y a!nes. En tal virtud, es imprescindible que las legislaciones, y particu larmente la de Ecuador, regulen de forma pormenorizada el papel que deben desempeñar los PSSI en el entorno digital y se establezca un régimen de obligaciones y responsabilidades a las

* Abogado de la República del Ecuador, socio de la Firma de Abogados Solines & Aso-ciados, especialista en Media y Entretenimiento, Propiedad Intelectual y I.T., máster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la información y Comuni-cación por la Universidad Carlos III de Madrid. Correo electrónico: [email protected]


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que deberán estar sometidos, en su calidad de intermediarios de servicios, con el !n de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual de terceros.

ABSTRACTInternet service providers (ISP) are most relevant in the digital world, since it is only through their services that can content be transmitted through the network. Thus, these ISP have signi!cant importance in intellectual property, which is why a large portion of content is protected by law through copyrights and simi lar measures. It is essential that legislation, particu larly that of Ecuador, carefully regulates the role that ISP can carry out in the digital world and establishes a framework of obliga-tions and responsibilities to which they must comply as service providers, in order to safeguard third party intellectual property rights.

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Brevemente se debe mencionar que el desarrollo de las tecnologías de la informa-ción y la comunicación, sin duda, ha traído consigo enormes avances y grandes bene!cios al mundo; han abierto nuevas posibilidades de conocimientos y formas de relacionarse entre personas; han puesto al alcance de todos in!nidad de información y contenidos; han permitido que seamos más e!cientes y nuestra productividad mejore de manera inapreciable; han promovido y fomentado la ejecución de un sin-número de actividades que muchas veces se veían limi tadas por barreras espaciales o geográ!cas (trabajo, entretenimiento, relación con la administración, contratación, estudios y un largo etcétera); han permitido un acercamiento profundo entre Estado y ciudadanos; han cumplido un rol fundamental en la mejora de los servicios pú-blicos y de interés general; han permitido el involucramiento y participación activa de los individuos en las esferas económica, política, social y cultural de la sociedad; han permitido y fomentado el ejercicio de derechos fundamentales, como el de la libertad de expresión y de información, y mucho más, lo cual se ha traducido, sin duda, en un mayor bienestar.

En el ámbito de la propiedad intelectual, ha tenido repercusiones muy positivas, por cuanto la tecnología ha permitido la masiva divulgación de obras y contenidos protegidos por parte de los titulares de derechos y, consecuentemente, el acceso de las personas a estos contenidos ha sido mucho más expedito y con costes considerablemente más bajos; ello ha traído bene!cios tanto a autores y titulares, que han podido ver más rápidamente retribuidos los esfuerzos invertidos en sus creacio-nes y prestaciones, como a la sociedad en general, que ha tenido mayor diversidad y acceso a la información y a la cultura.

— L A R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L E X T R A C O N T R A C T U A L D E L O S P R E S T A D O R E S D E S E RV I C I O S D E L A S O C I E D A D D E L A I N F O R M A C I Ó N — I N T E R M E D I A R I O S — P O R I N F R A C C I O N E S C O M E T I D A S A L O S D E R E C H O S D E A U T O R

Y D E R E C H O S C O N E X O S . C A S O D E E C U A D O R E N C O M P A R A C I Ó N C O N L A L E G I S L A C I Ó N E U R O P E A —

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Pero no todo ha sido positivo. Las tecnologías de la información, así mismo, han abierto nuevas posibilidades de fraudes, usos delictivos (pornografía infantil, criminalidad organizada, etc.), atentados contra bienes jurídicos como la intimidad, la imagen y el honor de las personas, la seguridad nacional, la protección de datos de carácter personal, la propiedad intelectual, entre otros.

Parte de este problema ha sido la lentitud de la evolución normativa y regu-latoria frente al rápido desarrollo tecnológico, lo cual ha traído como consecuencia la impunidad de las infracciones a las leyes estatales, principalmente cometidas en el entorno en línea. Ello ha obligado a los Estados a una revisión de los contenidos normativos, no solo a nivel nacional, sino supranacional, a !n de armonizarlos y así poder hacer frente a las prácticas prohibidas en el entorno digital.

En el caso de los derechos de autor y derechos conexos, el fundamento mismo de la regulación, desde sus inicios, ha sido la protección de las creaciones sustentadas en un soporte físico, lo cual poco a poco ha ido perdiendo vigencia con el desarrollo de las TIC y herramientas como la internet, lo cual ha obligado a los Estados a rede!nir la normativa de P.I. a !n de que se ajuste a las nuevas formas de difusión y explota-ción de contenidos protegidos que no conocen de límites geográ!cos.

Si hablamos de desarrollo de las tecnologías de la información y la comuni-cación, es ineludible destacar la extraordinaria repercusión que ha tenido la internet en la llamada revolución tecnológica y la nueva sociedad de la información, puesto que permite la integración de textos, imágenes y sonidos en un mismo sistema, al que se puede acceder e interactuar desde un sinnúmero de puntos o estaciones que se encuentran en cualquier lugar del mundo. En este sentido, a través de internet toda persona puede acceder rápidamente a in!nidad de fuentes de información y contenidos de forma directa, gratuita, fácil y en tiempo real.

Ello ha supuesto una seria colisión con los principios en los que se sustenta la propiedad intelectual, que nace como un derecho garantista que otorga a su titular la exclusividad en la explotación de una obra o prestación protegida.

Lo anterior signi!ca que a través de internet se puede reproducir y poner a disposición de cualquier usuario obras y todo tipo de contenidos protegidos por los derechos de autor y derechos conexos; más aún, cuando el desarrollo tecnológico ha implicado velocidades de transmisión cada vez mayores, a través del aumento del ancho de banda y la implementación de infraestructuras de red de nueva generación, como la !bra óptica.

Tales contenidos deberán estar !jados en formato digital a efectos de que pue-dan ser reproducidos por un ordenador. En este sentido, la tecnología digital permite efectuar copias idénticas de obras y demás contenidos protegidos (reproducciones), y difundirlos masivamente (comunicación pública) por costes mínimos, a través de


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soportes y redes de comunicaciones en minutos o segundos, lo cual, al no contar con la autorización de los titulares de derechos, constituiría una infracción a la norma-tiva de propiedad intelectual.

Ello, sumado a las facilidades que otorga la internet para, de forma no auto-rizada, poner a disposición del público las obras, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija (transmisiones inte-ractivas), constituiría, junto con las adaptaciones y transformaciones no autorizadas de obras, los derechos y formas de explotación más vulnerados en internet por los usuarios.

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El derecho de autor está constituido por dos tipos de derechos diferenciados1, por un lado, derechos de carácter personal (derechos morales) y, por otro, de contenido patrimonial.

No es el obje to del presente artícu lo hacer un análisis pormenorizado del contenido de los derechos de autor y los derechos conexos; sin embargo, es pertinen-te dejar sentados los conceptos claves de ciertos derechos patrimoniales que tienen principal injerencia en la transmisión de contenidos protegidos a través de redes digitales y su evolución a lo largo de los años, desde una perspectiva internacional, tomando como ejemplo para ello el caso de la Unión Europea (U.E.), que sigue la corriente del sistema continental, al igual que el Ecuador y los países de la Comu-nidad Andina de Naciones, y cuya regulación ha comportado importantes avances, para luego centrarnos en el caso ecuatoriano.

Los derechos patrimoniales son un “conjunto de posibilidades de explotación o disfrute económi co derivadas de la utilización de la obra”2. Por tanto, los derechos patrimoniales que corresponden al autor se extienden a cuantas formas de explota-ción o uso existan (en el presente o en el futuro) sobre una obra.

Los derechos patrimoniales se distinguen entre derechos en exclusiva y de simple remuneración; se diferencian en que los primeros otorgan al autor (o titu-

1. Se debe tomar en cuenta que existen principalmente dos posiciones en la doctrina: la primera, que considera que existe un solo derecho (teoría monista - Alemania) que incor-pora facultades morales y patrimoniales al autor; y la segunda, que considera que son dos tipos de derechos diferenciados (teoría dualista, Francia). Sin embargo, las consecuencias jurídicas de tales posiciones en nuestro caso no van a diferir.

2. Bercovitz Rodríguez-CANO, Rodrigo (Coord.) Manual de propiedad intelectual, 4a edición, España, Tirant lo Blanch, 2009, p. 73.



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lar) la facultad de autorizar o prohibir la utilización de su obra, mientras que los segundos no lo permiten, teniendo únicamente un contenido económi co (ej., copia privada).

Como es de conocimiento general, los derechos patrimoniales exclusivos contienen las siguientes formas de explotación: reproducción, comunicación pública, distribución y transformación.

Para la transmisión de contenidos protegidos a través de redes digitales se requiere un acto cumu lativo de reproducción y de comunicación públicas, con lo cual se pretenderá principalmente enfocar el análisis en el contenido de estos dos derechos en particu lar.

A. Derecho de reproducción

De!nir el derecho de reproducción no ha sido tarea fácil. Fijar un limi tado concepto ha generado varias di!cultades a la hora de aplicarlo y hacerlo extensivo a las re-producciones de obras y prestaciones que se realizan en el entorno digital, y, por el contrario, establecer una de!nición muy amplia ha venido a limi tar o poner trabas al funcionamiento mismo de las distintas plataformas tecnológicas, que incluyen ciertos actos temporales o efímeros que podrían ser considerados como de repro-ducción.

1. Convenio de Berna y Convención de Roma

Empezamos por decir que el Convenio de Berna (C.B.) incluye el derecho de repro-ducción sin establecer una de!nición del mismo. Así, dispone en su artícu lo 9.1 que “Los autores de obras literarias y artísticas […] gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma”. La au-sencia de una de!nición, sumada al contenido mismo de la norma citada, ha dado lugar a interpretaciones diversas por parte de la doctrina, respecto de si están o no cubiertas bajo esta disposición en el ámbito digital ciertas copias temporales3, con lo

3. Sobre las copias temporales es importante distinguir entre: a) reproducciones técnicas, efímeras o intermedias, que son “las copias que se efectúan en los puntos intermedios de la red en el proceso de transmisión de un punto a otro”; b) copias caché o caching, que se subdividen en dos tipos, que son: copias caché locales y copias caché del sistema —system caching—, las primeras referidas a “reproducciones creadas en el ordenador del usuario de forma automática por el navegador” y las segundas son “las reproducciones que los distintos servidores web realizan sistemáticamente […] que se almacenan en ordenadores intermedios de internet”; c) reproducciones temporales en sentido estricto, “que tienen un tiempo de duración más o menos variable, pero permiten el acceso a la obra y su posterior utilización, con lo que caen sin lugar a dudas dentro del derecho de reproducción”. Por su parte, se debe señalar que en la transmisión digital tienen relevancia las reproducciones


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cual quedaba a discrecionalidad de los derechos nacionales determinar su grado de amplitud o restricción. Simi lares problemas se han visto presentes en la Convención de Roma (C.R.).

2. TODA y Toief

El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de Derechos de Autor (TODA o WCT, por su sigla en inglés) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (Toief o WTTC, por su sigla en inglés) de 1996, conocidos como los Tratados de Internet4, vienen a hacer frente a las di!cultades que han encontrado los Convenios de Berna y de Roma para adaptarse a las distintas posibilidades de transmisión interactiva que ofrecen las redes digitales, que implican la reproducción y la comunicación pública de contenidos protegidos.

Sin embargo, incluir el derecho de reproducción en el TODA fue motivo de varios debates en el seno de la OMPI, por cuanto ciertos países, apoyados por prestadores de servicios en línea, compañías de telecomunicaciones e instituciones de investigación y enseñanza, consideraban que hacerlo en la forma que se propo-nía5 podía afectar al derecho de acceso a la información y libertad de expresión. Por este motivo, !nalmente el derecho de reproducción no se incluyó en el TODA, sin embargo, se redactó una Declaración Concertada del artícu lo 1.4, que establece que el derecho de reproducción es aplicable al entorno digital, pero con varios vacíos que la disposición no aclara.

3. Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos a!nes a los derechos de autor en la sociedad de la información (DDASI)

La Unión Europea, consciente de la necesidad de armonizar a nivel de la región la regulación de derechos de autor y derechos conexos frente a los retos que ha plan-

(Cont. nota 3) en memoria RAM que permitirán la visualización o audición de una obra en el ordenador

del usuario. Sobre este tema, ver: Garrote Fernández-Diez, Ignacio, El derecho de autor en internet. Los tratados de la OMPI de 1996 y la incorporación al Derecho Español de la Directiva 2001/29/CE, 2a edición, Granada, Comares, 2003, pp. 281 y ss.

4. En el TODA y Toief son 89 partes contratantes, incluyendo EE.UU., la U.E. y Ecuador.5. La tesis de la OMPI, respaldada por la U.E., EE.UU. y otros países, proponía una obliga-

ción de autorización previa del autor para la reproducción de manera directa o indirecta, permanente o provisional, por cualquier procedimiento y bajo cualquier forma. Sin em-bargo, preveía que los Estados miembros puedan establecer limi taciones para el caso de ciertas reproducciones temporales, pero no estaban de!nidas y ello inquietaba a quienes se oponían al proyecto.



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teado la sociedad de la información, aprobó en el año 2001 la DDASI, la misma que ha sido traspuesta a través de distintas normativas internas de los respectivos Estados miembros.

Tiene principal relevancia el carácter armonizador de la DDASI en cuanto respecta al reconocimiento del derecho de reproducción y su amplia de!nición, en la que se incluyen aquellos procesos de reproducción producidos en la esfera digi-tal. Así, el artícu lo 2º de la DDASI reconoce a los titulares el derecho exclusivo a autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma de las obras y demás prestaciones prote-gidas.

Por su parte, establece como excepción o limi tación de este derecho el caso de actos de reproducción provisional que sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única !nalidad consista en facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario o que se re!ere a una utilización lícita de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una signi!cación económica independiente (art. 5.1).

Por tanto, la técnica escogida por el legislador comunitario fue establecer un concepto amplio de reproducción y, a partir de allí, establecer excepciones (de interpretación restrictiva), como la señalada anteriormente, que se ajusten a la regla de los tres pasos6.

En tal virtud, no entrarían dentro de esta excepción las reproducciones temporales en estricto sentido de las obras y prestaciones protegidas, por cuanto permiten su explotación y disfrute por terceros, lo cual iría en contra de una de las reglas de los tres pasos (perjudicar en forma injusti!cada los derechos de titulares); sí que lo harían las reproducciones efímeras o técnicas, las copias RAM y las copias caché, por su carácter accesorio y transitorio, y ser parte esencial del proceso técnico de transmisión de contenidos en redes digitales por parte de los intermediarios, y por cuanto carecen de un sentido económi co7.

4. Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones —CAN—

El artícu lo 14 de la Decisión 351 de la CAN de!ne reproducción como “la !jación de la obra en un medio que permi ta su comunicación o la obtención de copias de toda o parte

6. Regla de los tres pasos: (i) solo procede en casos especí!cos; (ii) siempre que no cause un perjuicio injusti!cado a los intereses legítimos del autor y (iii) que no afecten a la explo-tación normal de la obra.

7. Garrote, ob. cit., pp. 320 y ss.


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de ella, por cualquier medio o procedimiento”. Esta de!nición puede resultar algo limi-tada a la hora de aplicarla en el entorno digital, por cuanto no distingue entre reproducciones directas o indirectas, provisionales o permanentes, que constituyen características propias de ciertas reproducciones que se realizan en la red, cuando son generadas automáticamente por ordenadores o servidores, por tiempos muy limi tados.

Se debe tomar en cuenta, adicionalmente, que el TODA no incorpora en su articu lado el derecho de reproducción, por lo que tampoco se puede hacer extensiva una de!nición de ese tratado a la decisión, con lo cual tendríamos un problema respecto del alcance del concepto de reproducción de la Decisión 351, a efectos de aplicarlo en entorno en línea.

Por otro lado, la decisión no contempla ningún límite o excepción a los derechos de reproducción que tenga relación con la reproducción en el entorno digital (salvo la dispuesta en el art. 26, que resulta muy limi tada). Ello generaría un problema adicional por cuanto si se considera que la de!nición del artícu lo 14 de la Decisión 351 es su!cientemente amplia para incluir a todo tipo de reproduc-ciones, incluyendo todas aquellas que se realizan en el entorno digital, entonces constituirían una infracción a los derechos de propiedad intelectual los actos de reproducción provisional (no consentidos por el titular) que carezcan de una sig-ni!cación económica independiente, sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya !nalidad consista en facilitar una transmisión en red entre terceras partes por un intermediario o una utilización lícita, lo cual es muy recurrente e imprescindible para que la red pueda operar sin inconvenientes.

En este sentido, podemos a!rmar que la Decisión 351 ha regulado el derecho de reproducción sobre la base de un soporte físico, lo cual se con!rma con la de!ni-ción de copia de su artícu lo 3º, que la entiende como el “soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción”.

5. Ley de Propiedad Intelectual (Ecuador) (LPI)

La LPI de 22 de abril de 1998, norma que regula los principales aspectos relacio-nados con la propiedad intelectual en Ecuador, trata el derecho de reproducción de forma simi lar a que lo hace la Decisión 351 de la CAN, revisada en líneas anteriores, sin embargo, destaca el hecho de que esta ley ha incluido dentro del concepto de reproducción el almacenamiento digital, tanto permanente como temporal (arts. 7º y 21). Pese a ello, los problemas en cuanto al alcance de su interpretación persisten, por la carencia de una de!nición de límites o excepciones al derecho de reproducción en el entorno en línea.



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B. Derecho de comunicación pública: puesta a disposición

Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de perso-nas puede tener acceso a una obra o prestación protegida sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas.

Por cuanto el concepto de comunicación públicas e vio limi tado a la hora de aplicarse en la sociedad de la información, se crea un nuevo derecho (a través de los tratados TODA y Toief), llamado derecho de puesta a disposición, que consiste en la fa-cultad que tiene el titular de derechos de autorizar o prohibir la puesta a disposición de una obra (o prestación protegida) mediante “procedimientos alámbricos o inalámbricos de manera tal que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”8. Así pues, se consideraría un acto de puesta a disposición el hecho de que un usuario “suba” o “cuelgue” una obra en una red social como Facebook a la que tienen acceso personas que salen de su entorno doméstico o familiar, o en redes peer to peer.

1. Convenio de Berna y la Convención de Roma

El C.B. no reconoce el derecho de comunicación pública de forma general, sino fragmentariamente, solo para ciertos tipos de obras y titulares de derechos9, lo cual generaba entre otros, irreconciliables inconvenientes de aplicabilidad a la luz de las transmisiones en línea de diversos contenidos protegidos.

En el caso de la C.R., no se prevé el derecho de comunicación pública a artis-tas, intérpretes y ejecu tantes, ni a productores de fonogramas, por falta de consenso entre países en reconocer este derecho a titulares de derechos a!nes o conexos.

2. TODA y Toief

Como se dejó manifestado anteriormente, lo más relevante de ambos Tratados de Internet de 1996 es que reconocen una nueva forma de explotación de obras o pres-taciones protegidas, orientada especí!camente al entorno digital, que es la puesta a disposición del público, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que se elija10. Por tanto, se requerirá la autorización previa

8. De!nición extraída del artícu lo 20 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-tual Española.

9. Solo para obras dramáticas, musicales y cinematográ!cas. Ver artícu los 11.1.1, 14 y 14 bis.10. Debido a las discrepancias que existían respecto de las tesis que mantenían, por un lado,

EE.UU., a través de su White Paper, que señalaba que debe ser considerada parte del de-recho de distribución —en línea—, y la Unión Europea, que sostenía que es una forma de comunicación pública, se resolvió el con5icto a través de una “solución paraguas” que posibilita a los Estados miembros regularlo a través del derecho que mejor se ajuste a su


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del titular en caso de pretender ejercer este derecho. Además, el TODA extiende el derecho de comunicación pública a todas las clases de obras, con lo cual se elimina el problema que presentaba el alcance limi tado del artícu lo 11 del Convenio de Berna. Se debe aclarar que el Toief sigue sin reconocer el derecho de comunicación pública a los titulares de derechos a!nes.

3. DDASI

La DDASI de la U.E., en su artícu lo 3º, reconoce a los autores, artistas, intérpretes y ejecu tantes, productores de fonogramas y audiovisuales y organismos de radiodifu-sión, el derecho de puesta a disposición al público, por procedimientos alámbricos e inalámbricos, de obras y prestaciones protegidas. En el caso de los derechos de autor, lo incluye como parte del derecho de comunicación pública, mientras que en los derechos a!nes, lo hace como uno independiente11.

Se debe mencionar que este derecho de puesta a disposición no ampara las comunicaciones privadas entre dos personas, como, por ejemplo, a través de correo electrónico. Será dudoso esto, en cambio, cuando el correo electrónico sea enviado a una multitud de destinatarios que salgan del círcu lo familiar o doméstico del remitente.

4. Decisión 351 de la CAN

El derecho de comunicación pública viene a estar regulado en el artícu lo 15 de la Decisión 351, que lo de!ne como“[…] todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejem-plares a cada una de ellas […]”. No se incluye la puesta a disposición en línea como parte de este derecho en los términos que se han visto, sin embargo debemos partir del principio de que los derechos de explotación en el ámbito de los derechos de autor se extienden a cuantas formas presentes o futuras sean posibles, por lo que la lista que contiene la decisión es un numerus apertus de derechos. En este sentido, los casos que constan en el artícu lo 15 como actos de comunicación pública son meramente enunciativos, y no por ello se pueden excluir otras formas de comunicación pública no mencionadas en la norma, como es la puesta a disposición en línea.

(Cont. nota 10) tradición jurídica. Ver: Declaración Concertada del artícu lo 8º TODA y los artícu los 10

y 14 Toief.11. Sigue la línea del Toief, por cuanto los Estados miembros de la U.E. no han alcanzado

un consenso en reconocer el derecho de comunicación pública a los titulares de derechos a!nes.



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Ello no quiere decir que no sea necesario tratarla de manera particu larizada, por cuanto la puesta a disposición en línea de obras y prestaciones protegidas tiene singularidades propias que merecen ser reguladas y que no se observan en otras modalidades de comunicación pública que se fundamentan en una entidad emisora y varios receptores simultáneos (ej., radiodifusión). La puesta a disposición se ca-racteriza por la conexión punto a punto(a través de internet), en donde in!nidad de personas pueden acceder a los contenidos protegidos indistintamente, en cualquier momento y de forma interactiva.

5. Ley de Propiedad Intelectual (Ecuador)

La LPI entiende por comunicación pública“[…] todo acto en virtud del cual una plura-lidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar y, en el momento en que individualmente decidan, puedan tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas […]” (art. 22). Como se puede apreciar, en esta de!nición se agrega un elemento de discrecionalidad a la hora de acceder a los contenidos o prestaciones protegidas por parte del receptor o destinatario de los mismos, dentro de lo cual estaría inmersa la puesta a disposición en línea a la que hemos hecho referencia.

Pese a ello, la LPI tampoco reconoce expresamente el derecho de puesta a disposición, sin embargo, este se entendería incluido en la legislación ecuatoriana por remisión a los Tratados de Internet TODA y Toief12, que lo han previsto expre-samente, por cuanto Ecuador es suscriptor y ha rati!cado los mismos.

III. S/0)%("( (% ," )#6/'7"0)8#: '9*)7%# (% '%1./#1":),)("(%1 (% ,/1 PSSI

A. Normativa

Sin lugar a dudas, uno de los países precursores en la regulación del régimen de responsabilidades de los prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI o ISP, por su sigla en inglés) es Estados Unidos de Norteamérica, a través de la Digital Millenium Copyright Act de 1998 (DMCA).

Por su parte, la U.E., con evidente in5uencia de la DMCA, hace lo propio a través de la Directiva 2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particu lar el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva de Comercio Electrónico, DCE), la cual nace con

12. Tomar en cuenta que el Toief no incluye a las entidades de radiodifusión ni a artistas e intér- pretes audiovisuales y teatrales (únicamente lo hace de artistas e intérpretes musicales).


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el objetivo de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, garanti-zando la libre circu lación de los servicios de la sociedad de la información entre los Estados miembros. Por tanto, su enfoque no es desde la perspectiva de la Propiedad Intelectual, sino del comercio electrónico. En este sentido, entre las diferencias más relevantes con la DMCA se destaca justamente la transversalidad de la DCE a la hora de regular el régimen de responsabilidades de los PSSI, al contemplarlo para todo tipo de infracciones; mientras que la DMCA se limi ta a regular las infracciones al copyright.

Otra diferencia importante es que la DMCA delimi ta el régimen de respon-sabilidades al ámbito civil extracontractual, mientras que la DCE abarca todo tipo de responsabilidad civil, penal y administrativa. Sin perjuicio de ello, este artícu lo se centrará en analizar especí!camente el régimen de responsabilidad civil extra-contractual.

A nivel de la CAN no existe un régimen jurídico especí!co que regule los derechos y obligaciones de los PSSI por los contenidos que transitan en la red, y ello ha contribuido a un lento desarrollo de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en este aspecto.

En Ecuador tampoco existe norma alguna que regule el régimen de respon-sabilidades de los PSSI. En el año 2002, se publicó la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (LCE) (L. 2002-67), la cual, en términos generales, regula los mensajes de datos, la !rma electrónica, los servicios de certi!ca-ción, la contratación electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas, pero lamentablemente no regula los servicios de la sociedad de la información, las condiciones y el papel que deben desempeñar los PSSI, entre otros asuntos.

Esta ley contiene un título (el V) sobre infracciones informáticas, las cuales han sido tipi!cadas como delitos; sin embargo, no se incluyen las infracciones en el ámbito de los derechos de autor y derechos conexos.

B. Sociedad de la información: PSSI o ISP

Al ser inexistentes en Ecuador las normas que de!nan y regulen los servicios de la sociedad de la información y el papel que desempeñan los principales suje tos, hemos debido recurrir a la legislación comparada, principalmente la de Europa y en particu lar la española, la cual nos permitirá entender principios claves del sistema normativo de responsabilidades de los PSSI.

Podríamos entender como servicio de la sociedad de la información (SSI) “[…] todo servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por



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vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios […]”13. (Directiva de Comercio Electrónico de la U.E., DCE).

La ley española14, por ejemplo, incorpora a esta de!nición el concepto de “actividad económica”, que debe contener todo SSI para ser considerado como tal, sea o no remunerado15.

La de!nición amplia de las normas citadas permitiría incluir dentro de los SSI, entre otros, a la contratación de bienes o servicios por vía electrónica; la or-ganización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales; la gestión de compras en la red por grupos de personas; los servicios de intermediación; el envío de comunicaciones comerciales; el suministro de información por vía telemática; el servicio de buscadores, etcétera16.

Por tanto, serían tres los requisitos (cumu lativos) más importantes que deben cumplir los SSI: que se presten por vía electrónica, por petición individual de desti-natario de servicios y que constituyan una actividad económica. Por ello se excluye, por ejemplo, a los servicios de radiodifusión o telefonía móvil, por cuanto no están acorde a los requisitos enunciados.

Dentro de los servicios de la sociedad de la información, se puede distinguir elservicio de intermediación como aquel “[…] por el que se facilita la prestación o utiliza-ción de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información […]”17. En este sentido, se consideran servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suminis-trados por otros.

Por su parte, la DCE considera al prestador de servicios como cualquier per-sona física o jurídica que suministre o proporcione un servicio de la sociedad de la información.

13. El artícu lo 1º de la Directiva de Comercio Electrónico de la U.E. se remite a la de!nición de la Directiva 98/43, modi!cada por la Directiva 98/48 de la U.E.

14. Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE).

15. Anexo a la LSSICE.16. Campillos González, Gema, “La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Marco

jurídico de las actividades económicas a través de internet”, en Revista Economía Industrial, 2011, núm. 338, p. 53.

17. Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE) (España).


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Por tanto, se distinguen dos tipos de prestadores de servicios de la sociedad de la información, el prestador en estricto sentido y el prestador de servicios inter-mediarios, según las de!niciones antes señaladas.

Respeto del primero, “[…] se hace referencia a aquellos empresarios, mercantiles o no, personas físicas o jurídicas, y a aquellos profesionales, que desarrollan su actividad econó-mica a través de internet, con independencia del tipo de actividad o servicio de la sociedad de la información y de que se concluya, o no, en la celebración de un contrato electrónico”18.

Los prestadores de servicios de intermediación, por su parte, hacen de puente “[…] entre quienes editan y generan los contenidos y quienes acceden a los mismos y/o posi-bilitando que la información facilitada por terceras personas circule, se aloje o sea accesible en la red”19.

Por tanto, la diferencia principal entre un prestador de SSI en estricto sentido y un prestador de servicios intermediarios es la vincu lación del prestador en relación con los contenidos, ya que en el primer caso ocupará una posición activa, mientras que en el segundo será pasiva, por cuanto no participa en la generación y edición de contenidos.

Esta distinción va a tener gran relevancia a efectos de determinar las respon-sabilidades de los prestadores, dependiendo de los servicios que prestan, que se revi-sará más adelante. Sin perjuicio de ello, para efectos del presente artícu lo, cuando se haga mención a prestadores de servicios de la sociedad de la información (PSSI), nos estaremos re!riendo especí!camente a los prestadores de servicios intermediarios.

En consecuencia, los PSSI pueden pertenecer principalmente a las siguientes categorías:

caching).

alojamiento (hosting).linking).

C. Responsabilidad civil extracontractual de los PSSI por infracciones a los derechos de autor y derechos a!nes

La escasez de normas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano así como en el plano de la Comunidad Andina de Naciones respecto de la regulación del régimen de

18. Márquez Lobillo, Patricia, “Prestadores de servicios de intermediación: algunas especiali-dades de su estatuto jurídico”, en Revista de Contratación Electrónica, 2007, núm. 88, p. 5.

19. Márquez Lobillo, Patricia, ob. cit., p. 6.



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responsabilidades de los PSSI por infracciones a los derechos de autor y derechos conexos hace necesario que recurramos a otras legislaciones para entender de una mejor manera aquellos conceptos que en nuestra legislación no se encuentran de-sarrollados. Por ello, antes de analizar el caso ecuatoriano, consideramos menester revisar principalmente la experiencia europea sobre la materia, que es altamente desarrollada.

1. Legislación comparada

a) Consideraciones generales

La con!guración de la responsabilidad civil por daños deviene de la concurrencia de los siguientes elementos: la intervención de una persona (física o jurídica), a través de un acto u omisión, que cause un daño a un tercero, interviniendo culpa o negligencia. En este sentido, debe haber un nexo causal entre la persona y el daño.

La regla general de la responsabilidad subjetiva será aplicable cuando no exista norma expresa que establezca la responsabilidad objetiva por daños.

En este sentido, las reglas de la responsabilidad subjetiva se hacen extensi-vas al régimen de responsabilidades de los PSSI, a efectos de determinar el grado de colaboración en un ilícito de propiedad intelectual. La aplicación del criterio de responsabilidad subjetiva ha generado incertidumbre, ya que normalmente la par-ticipación de los PSSI en la transmisión, alojamiento y acceso a contenidos en la red es y ha sido meramente técnica.

No debemos olvidar que en el contexto de la propiedad intelectual en el entorno digital, son los usuarios20 los que normalmente vulneran los derechos de los titulares, respecto de sus obras y prestaciones protegidas. En este sentido, los PSSI ponen a disposición sus servicios (normalmente de intermediación) a través de los cuales los usuarios se valen para cometer dichas infracciones.

En este contexto, Estados Unidos, cuando aprueba la DMCA que regula el régimen de responsabilidades de los PSSI por infracciones a la propiedad intelectual cometidas a través de los contenidos que circu lan en la red, previó un régimen de exclusión de responsabilidad de los PSSI por las infracciones cometidas por sus usua-rios en unos casos concretos y siempre que se cumplan determinadas condiciones, llamadas safe harbors, en función de la actividad que realizan.

Con gran in5uencia de la DMCA, la U.E. aprobó por primera vez en el orde-namiento jurídico comunitario una regulación referente a la responsabilidad de los

20. Salvo que los PSSI actúen como proveedores de contenidos.


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PSSI (la DCE) e incorpora, así mismo, un régimen de exclusión de responsabilidades de los PSSI21, siempre que se cumplan determinadas condiciones, dependiendo del tipo de servicios que prestan.

En palabras del profesor José Manuel Busto Lago, la DCE:“[…] en el ámbito de la responsabilidad civil de los prestadores de servicios de la sociedad de la información, tiene como preocupación principal el asegurar que estos puedan prestar una actividad puramente técnica y en orden a la consecución de este sentido es necesario […] se realice un marco de protección frente a posibles responsabilidades en la que pudiesen incurrir por almacenar o transferir contenidos ilícitos de autoría ajena”22.La DCE establece como principio general que los prestadores de servicios

de la sociedad de la información están suje tos a la responsabilidad civil, penal y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico. Sin embargo, determina un régimen de excepción para los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación, de exclusión de responsabilidades en ciertos casos concretos y siempre que cumplan determinadas condiciones (safe harbors)23.

Por tanto, los prestadores de servicios de intermediación quedarán exentos de responsabilidad por las infracciones a la propiedad intelectual cometidas por sus usuarios o destinatarios de servicios, siempre que su actividad se limite al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada temporalmente, con el !n de hacer que la transmisión sea más e!ciente. Dicha actividad deberá ser de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que implica que el prestador de servicios de la sociedad de la información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada24.

21. Recordar que nos estamos re!riendo exclusivamente a los prestadores de servicios de intermediación, por cuanto a los prestadores de servicios en estricto sentido no les es aplicable este principio y se someten al régimen general de responsabilidades (civil, penal y administrativo) del ordenamiento jurídico.

22. Busto Lago, José Manuel, “La Responsabilidad Civil de los internet service providers (ISP’s) por la infracción en la red de los derechos de propiedad intelectual”, en Derecho y Nuevas Tecnologías, 2004, núm. 5, España, Thompson, p. 40.

23. Esta conclusión no es pací!ca y ha sido obje to de debate en la doctrina, por cuanto hay autores (Meoro, Vaquero, entre otros) que consideran que los PSSI no son responsables por los contenidos ajenos como regla general, cuando están prestando servicios de inter-mediación, por lo dispuesto en los artícu los 14 a 17 LSSICE. Únicamente lo serán por los contenidos que ellos mismos controlen o provean o, excepcionalmente, cuando incumplan las condiciones de los artícu los 14 a 17 mencionados.

24. Ver Considerandos 42 y 43 de DCE.



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Se aclara que el hecho de que el PSSI pueda ver excluida su responsabilidad por una infracción a la propiedad intelectual cometida por un usuario, no quiere decir que no se haya producido dicha infracción y que el usuario no pueda ser res-ponsable de la misma.

Así mismo, tal como lo menciona el profesor Peguera, las reglas de exclusión de la responsabilidad “… no restringen la posibilidad de dictar órdenes para que el proveedor ponga !n a una infracción o para que la impida, siempre que tales órdenes se dicten de conformidad con el ordenamiento […]”25. En este sentido, la exclusión de responsabilidad no le da al PSSI autorización general para continuar una actividad que conlleve aparejada una infracción por parte de un tercero, por tanto, esta puede ser impedida a través de una acción de cesación ante el órgano competente26.

En este sentido, los PSSI deben tener un deber de colaboración con la auto-ridad competente y, por tanto, deben proceder con la suspensión de servicios y la retirada de contenidos que vulneran derechos de propiedad intelectual, cuando así sea ordenado.

En concordancia con lo anterior, si el prestador no pone en marcha las medi-das oportunas para hacer efectiva una decisión administrativa, incurrirá en respon-sabilidad, lo que puede dar lugar, adicionalmente, a otra sanción administrativa por contribuir a la difusión de contenidos ilícitos ajenos.

Finalmente, y como se señaló en líneas anteriores, los casos de exclusión de responsabilidad (safe harbors) de los PSSI están regulados en la normativa europea y a continuación se procederá a analizarlos brevemente.

b) Características especiales para los PSSI según el tipo: Operadores de redes y proveedores de acceso a internet

El artícu lo 12 de la DCE establece que los operadores de redes de telecomunicacio-nes y proveedores de acceso a una red de telecomunicaciones que presten un servicio de intermediación que consista en transmitir por una red de telecomunicaciones datos facilitados por el destinatario del servicio o en facilitar acceso a esta no serán responsables por la información transmitida, salvo que ellos mismos hayan origi-nado la transmisión, modi!cado los datos o seleccionado estos o a los destinatarios de dichos datos27.

25. Peguera Poch, Miquel, “La exclusión de responsabilidad de los intermediarios en Internet”, en Derecho de la Sociedad de la Información, 2007, núm. 15, Granada, Comares, p. 229.

26. Ver artícu los 12.3, 13.2, 14.3 de la DCE.27. No constituye modi!cación de datos la manipu lación estrictamente técnica de los archi-

vos que alberguen los datos que se produce durante su transmisión.


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Las actividades de transmisión y provisión de acceso antes señaladas incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de los datos, siempre que sirva exclusivamente para permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para ello.

Como se puede notar, se condiciona la exclusión de responsabilidad de los operadores de red y de los proveedores de acceso a internet a una participación mera-mente técnica, automática y pasiva sobre los datos y contenidos que transmiten, sin que tengan conocimiento ni control sobre los mismos. Ello incluye el hecho de que el prestador de servicios no modi!que la información transmitida, en los términos del considerando 43 de la DCE.

Proveedores de servicios de copia temporal (caching)

El artícu lo 13 de la DCE regula el safe harbor de los prestadores de servicios de inter-mediación que transmiten por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única !nalidad de hacer más e!caz su transmi-sión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal (copias caché). En este sentido, dispone que no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:

a) No modi!can la información.b) Permiten el acceso a ella solo a los destinatarios que cumplan las condi-

ciones impuestas a tal !n, por el destinatario cuya información se solicita. En este sentido, si se han impuesto restricciones de acceso a contenidos solo para usuarios que se den de alta previamente, el prestador de servicios deberá suje tarse a estas res-tricciones y no permitir el acceso a otros usuarios que no se hayan dado de alta.

c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información, por ejemplo: la actualización de caché, cuya omisión les hace responsables por los daños que se puedan causar a los destinatarios del servicio.

d) No inter!eren en la utilización lícita de tecnología generalmente acep-tada y empleada por el sector con el !n de obtener datos sobre la utilización de la información, por ejemplo, las cookies.

e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el ac-ceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo28 de:(i) que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente; (ii) que se ha imposibilitado el

28. No se de!ne para el caso de caching, que se considera conocimiento efectivo.



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acceso a ella; o (iii) que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordena-do retirarla o impedir que se acceda a ella.

Se debe añadir que esta exclusión de responsabilidad está condicionada a que el prestador no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos; esto requiere, entre otras cosas, que no modi!que los datos que transmite29.

Analizando desde la perspectiva de la propiedad intelectual, los actos que se bene!cian de la exención de la responsabilidad son los de almacenamiento en los proxy servers, en el que concurre la reproducción de contenidos protegidos y la puesta a disposición del público, a través de los cuales permiten recuperarlos más rápida-mente en cualquier momento y lugar. Como se puede apreciar, ello está acorde con la excepción o límite previsto en el artícu lo 5.1 de la DDASI, referente a actos de reproducción provisional que sean transitorios o accesorios y formen parte integrante y esencial de un proceso tecnológico y cuya única !nalidad consista en facilitar una transmisión en una red entre terceras partes por un intermediario o que se re!ere a una utilización lícita de una obra o prestación protegidas, y que no tengan por sí mismos una signi!cación económica independiente.

Proveedores de servicios de alojamiento páginas web y otros servicios de alojamiento (‘hosting’)

El artícu lo 14 de la DCE establece la exención de responsabilidad de los PSSI que almacenan datos facilitados por el destinatario del servicio, siempre que: (i) el pres-tador de servicios no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información es ilícita y, en lo que se re!ere a una acción por daños y perjuicios, no tenga conoci-miento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito, y (ii) en cuanto tenga conocimiento de estos puntos, el prestador de servicios actúe con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

El profesor José Massaguer considera que la norma de la directiva distingue los supuestos de responsabilidad general (principalmente responsabilidad penal y administrativa) y la responsabilidad por daños y perjuicios. Por tanto, el conoci-miento efectivo que se menciona es exigible únicamente a los casos de responsabili-dad general, mientras que la responsabilidad por daños y perjuicios:

“[…] se somete tanto a la ausencia de conocimiento real como de conocimien-to de hechos y circunstancias de los que pueda seguirse su carácter ilícito sin

29. Este requisito no abarca manipu laciones de carácter técnico que tienen lugar en el trans-curso de la transmisión, puesto que no alteran la integridad de los datos contenidos en la misma (considerando 43, DCE).


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que la fórmu la general en la que se establece esta última condición haya sido concretada o tasada en forma alguna, y no retire ni impida el acceso a los contenidos ilícitos o infractores de los derechos de terceros”30.

En este sentido, toda actuación (u omisión) que transgreda el alcance de la DCE por parte de los prestadores de servicios de alojamiento de contenidos causaría la aplicación del régimen general de responsabilidad31.

Finalmente, se debe dejar mencionado que la DCE, en su Considerando 48, recoge la posibilidad de exigir a los prestadores de servicios de alojamiento de conte-nidos que apliquen un deber de diligencia, que cabe esperar razonablemente de ellos, a !n de detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales.

Proveedores de servicios de enlaces y buscadores de contenidos (‘linking’)

La DCE no incluye un safe harbor para los PSSI de enlaces y búsqueda de contenidos. Ello generaba graves inconvenientes a la hora del trá!co de información en la red, por el papel fundamental que desempeñan estos prestadores que no veían amparada su actuación en ninguna norma de exclusión de responsabilidad, pudiendo consti-tuirse en infractores fácilmente. Por ello, son las normativas internas de los países de la U.E. las que han debido regular la materia. Así, en el caso español, por ejemplo, la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE), en su artícu lo 17, recoge un safe harbor adicional estableciendo que los prestadores de servicios de la sociedad de la información que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de con-tenidos no serán responsables por la información a la que dirijan a los destinatarios de sus servicios, siempre que:(i) no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, o (ii) si lo tienen, actúen con diligencia para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente32.

30. Massaguer, José, “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las in-fracciones a los derechos de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WTTP)”, en pe. i. Revista de Propiedad Intelectual, 2003, núm. 13, enero-abril, Bercal, pp. 43-46.

31. Sobre este tema ver Sentencia del T.S. español de 9 de diciembre de 2009, caso Putasgae, que pese a que el fondo no trata sobre infracciones a la propiedad intelectual, sí que reco-noce el sentido amplio de interpretación del concepto de “conocimiento efectivo” de que trata el artícu lo 14 de la DCE.

32. Así mismo, la exención de responsabilidad no operará en el supuesto de que el proveedor de contenidos al que se enlace o cuya localización se facilite actúe bajo la dirección, auto-ridad o control del prestador que facilite la localización de esos contenidos.



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c) Conocimiento efectivo

La Ley española (arts. 16 y 17, LSSICE) entiende que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo:

“Cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse”.

Esta de!nición, que tiene como !n esclarecer el contenido de las normas de exclusión de responsabilidad tanto de la DCE como de la LSSICE, lo que ha traído en la práctica es más confusiones, por las siguientes razones:

“órgano competente”, no se aclara si se re!ere a un tribu-nal, una autoridad administrativa o algún otro.

de la resolución del órgano competente. ¿Es válida una comunicación vía telemática, o debe ser parte de un proceso y se le debe noti!car?

efectivo”, al incluir que este se puede dar a través de procedimientos de detección y retirada de contenidos, conforme a la autorregulación de los PSSI y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse. Con lo cual queda claro que la norma no quiso circunscribir el conocimiento efectivo especí!camente a una resolu-ción de autoridad competente. En este sentido, como a!rma la profesora Xalabarder, se trata de una lista abierta “en la cual la resolución del órgano competente adquiere un papel principal, pero no el único entre las formas de demostrar el conocimiento efectivo”33.

corresponde probar el conocimiento efectivo; sin embargo, en el derecho español, la norma general indica que la carga de la prueba recae en quien la alega. Vale dejar anotado que en el caso de Estados Unidos, la DMCA ha dispuesto que el onus pro-bandi recae sobre el PSSI, el cual tiene la obligación de demostrar que no conocía de la infracción y, por lo tanto, tiene derecho a bene!ciarse de la exención.

33. Xalabarder Plantada, Raquel, “Infracciones de propiedad intelectual y responsabilidad de los servidores en internet (ISP)”, en Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimien-to”, 2007, núm. 21, Thomson Aranzadi, p. 443.


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Pese a las dudas que plantea la redacción de la de!nición de “conocimiento efectivo”, los tribunales españoles se han decantado por limi tar el concepto a la re-solución de órgano competente34.

d) Procedimientos de detección (noti!cación) y retirada

En la legislación comunitaria (U.E.) no se ha previsto un procedimiento de noti!-cación y retirada de contenidos ilícitos para los PSSI, como sí lo ha hecho Estados Unidos con la DMCA para el caso de contenidos que infringen el copyright.

La DCE ha optado por vincu lar la retirada o la inhabilitación de acceso a contenidos con el conocimiento efectivo previo de la actividad o información ilícita por parte de los PSSI.

La retirada de datos o la actuación encaminada a impedir el acceso a ellos deberá llevarse a cabo respetando el principio de libertad de expresión y los proce-dimientos establecidos para tal !n.

En algunos países europeos, como es el caso de España, se ha previsto la posibilidad de la autorregulación por parte de los PSSI de procesos de detección y retirada de contenidos (art. 16, LSSICE), los cuales podrán ser determinados según su conveniencia y discreción. Normalmente ello se hará a través de códigos de con-ducta que serán vincu lantes para quienes lo hayan suscrito o se hayan adherido.

Para tener una idea más clara de aquello en lo que consiste el proceso de noti!cación y retirada podemos remitirnos brevemente a la experiencia de Estados Unidos. La DCMA ha previsto el procedimiento de notice and takedown, a través del cual el proveedor de servicios de alojamiento debe retirar o imposibilitar el acceso a contenidos infractores cuando reciba una noti!cación (debidamente justi!cada) de un tercero por infracciones cometidas a los derechos de propiedad intelectual.

Para ello, los proveedores de servicios de alojamiento designarán un represen-tante, lo cual deberá ser informado a la US Copyright Of!ce, y sus datos constarán en la página web del prestador de servicios a efectos de que los titulares de derechos de propiedad intelectual puedan dirigir las noti!caciones, incluyendo la información que se exige para el efecto (s. 512 c. DCMA). El PSSI deberá retirar o bloquear el acceso de los supuestos contenidos infractores y dará la posibilidad a que el proveedor de la información realice las objeciones del caso y se de!enda a efectos de que el conte-nido sea repuesto. La contra noti!cación es remitida al titular de derechos noti!cante con el !n de que entable una demanda y obtenga una oportuna tutela cautelar, dentro de un plazo determinado. Finalmente, con el !n de desincentivar noti!caciones ile-

34. Ver Sentencia APM, Sección 14, de 20 de diciembre de 2005.



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gítimas, se ha previsto que quien alega fraudulentamente la ilicitud de un contenido asuma la responsabilidad por los daños y perjuicios causados al PSSI.

e) Casos de especial consideración

Filtrado de contenidos

Sobre este tema, podemos empezar diciendo que el artícu lo 15.1 de la DCE establece una prohibición a los Estados miembros de imponer a los PSSI una obligación gene-ral de supervisar contenidos que se transmi tan o almacenen en la red, así como de realizar búsquedas que tengan como !n identi!car hechos o actividades ilícitas, en el marco de los servicios de transmisión, caching y alojamiento que prestan.

Pese al contenido de esta norma, ha persistido la inquietud de si a los PSSI se les puede imponer una obligación de !ltrado de contenidos, para evitar infracciones a los derechos de propiedad intelectual.

Por ello recurrimos a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-ropea (TJUE) de gran relevancia internacional sobre este tema.

Nos referimos al caso belga de Sabam v. Scarlet35, en el que la Corte de Apelaciones de Bruselas solicita el pronunciamiento de una decisión prejudicial del TJUE sobre la interpretación de las Directivas DCE, DASSI, 2004/48/CE (relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual), 95/46/CE (de protección de da-tos) y 2002/58/CE (sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas).

Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre la Société Bel-gedes Auteurs, Compositeurset Éditeurs SCRL (Sabam) y Scarlet Extended S.A., un proveedor de acceso a internet, por cuanto a través de programas de intercambio de archivos peer to peer que estaban utilizando los clientes de Scarlet se estaban explotan-do ilícitamente obras musicales del repertorio de Sabam. En este sentido, la entidad de gestión solicitó al Presidente del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas que se ordenara a Scarlet impedir dichas infracciones, a través del bloqueo de cualquier envío o recepción por parte de sus clientes de dichas obras, así como que Scarlet le comunicara las medidas que fuera a adoptar a este propósito.

El Tribunal de primera instancia acogió la demanda de Sabam basado en un informe pericial que constató las infracciones de propiedad intelectual, y, además,

35. Sentencia de TJUE de 24 de noviembre de 2011 sobre una petición de decisión prejudicial planteada por la Cour D’appel de Bruxelles (Bélgica), mediante resolución de 28 de enero de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 2010, en el procedimiento entre Scarlet Extended S.A. y Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs SCRL (Sabam).


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concluyó que, a pesar de los obstácu los técnicos, es posible la adopción de medidas para el !ltrado y bloqueo de los intercambios de archivos. Esta sentencia fue recu-rrida por Scarlet, por considerar que: no era posible cumplir la condena por razones prácticas, que con esta resolución se estaba vulnerando el artícu lo 15.1 de la DCE, y además que el sistema de !ltrado vulneraba el derecho de la Unión sobre la protec-ción de los datos de carácter personal y la con!dencialidad de las comunicaciones, ya que implicaba el tratamiento de las direcciones I.P., que son datos personales.

En lo principal, el TJUE considera que la prohibición del artícu lo 15.1 del DCE se extiende, concretamente, a las medidas nacionales que obliguen a un pres-tador de servicios intermediarios a proceder a una supervisión del contenido de cada uno de sus clientes con el !n de evitar cualquier futura lesión de los derechos de propiedad intelectual.

Señala que tal obligación de supervisión general sería incompatible con lo dispuesto en el artícu lo 3º de la Directiva 2004/48, que señala que las medidas contempladas deben ser equitativas y proporcionadas, y no deben resultar excesiva-mente gravosas.

Determina que en este caso, la supervisión por parte de Scarlet exigiría una vigilancia activa de la totalidad de las comunicaciones electrónicas efectuadas en su red de todos sus clientes, lo cual supondría una supervisión general prohibida por el artícu lo 15, apartado 1, de la DCE.

Por otra parte, señala que la protección de los derechos de propiedad intelec-tual no puede ser garantizada en términos absolutos, por lo que deberá ponderarse con la protección de otros derechos fundamentales de terceros, garantizando un justo equilibrio entre los mismos.

En este sentido, el derecho de libertad de empresa de los PSSI se vería comprometido con la imposición de !ltrado antes referida, por cuanto le obligaría establecer un sistema informático complejo, gravoso, permanente y exclusivamente a sus expensas.

Por otro lado, la obligación de !ltrado también puede vulnerar los derechos fundamentales de los clientes del PSSI, como su derecho a la protección de datos de carácter personal y su libertad de recibir o comunicar informaciones, los cuales se encuentran protegidos por los artícu los 8º y 11 de la Carta de Derechos Funda-mentales de la U.E. En este sentido, merece destacar que el TJUE considera a las direcciones I.P. datos de carácter personal.

Por tanto, concluye que el imponer una obligación de !ltrado de carácter general se opone a las directivas obje to del análisis.

El alcance de este fallo del TJUE va dirigido a aquellos !ltrados generales que afecten a todas las comunicaciones electrónicas gestionadas por un prestador de



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acceso a la red; por tanto, tal como lo señala el profesor Bercovitz Rodríguez-Cano: “[…] no cabe deducir del mismo la imposibilidad de adoptar medidas cautelares de !ltrado en la red con el !n de bloquear el acceso a archivos ilícitos por infracción de la propiedad intelectual. [...] Ello no cierra la puerta a medidas simi lares, pero delimi tadas por el número de internautas afectados y por su duración temporal […]”36.

Finalmente, el TJUE, en la sentencia del Sabam contra el prestador de ser-vicios de alojamiento Netlog37, se vuelve a pronunciar en simi lares términos a los vistos, con!rmando su criterio de prohibición por parte de los Estados miembros de imponer obligaciones de !ltrado de carácter general.

Identi!cación de usuarios a través de PSSI

Las infracciones a la propiedad intelectual que se ejecu tan en el entorno digital, como se indicó, normalmente son cometidas por los usuarios de la red. Como es de suponer, este hecho ha generado muchos inconvenientes a los titulares de derechos para perseguir a los infractores, por cuanto no los pueden identi!car por sí solos.

En este sentido, se ha planteado la posibilidad de acceder, a través de infor-mación que proporcionen los PSSI a los titulares de derechos, a la identi!cación de los usuarios que vulneran derechos de propiedad intelectual. Este planteamiento, incluso, ha ido más allá, en el sentido de cuestionarse sobre la posibilidad de exi-gir a los PSSI que les proporcionen la información requerida a través de acciones legales, so pena de constituirse en colaboradores y responsables indirectos de las infracciones.

El problema radica principalmente en que la normativa comunitaria no había previsto en ese entonces, dentro de las acciones de cesación o cautelares, medidas como la señalada, con lo cual surgió la duda de si es procedente o no exigirla a los PSSI, por cuanto, además, se podría estar atentando contra derechos fundamentales de los usuarios, como son la intimidad y la protección de datos de carácter personal. Con lo cual volvemos nuevamente al debate de ponderación de derechos.

Respecto a este tema, hay una sentencia del TJUE de gran importancia que da una respuesta a las inquietudes planteadas. Se trata del caso Promusicae contra

36. “La propiedad intelectual y el !ltrado de las comunicaciones”, en Aranzadi Civil-Mercantil, 2012, núm. 9, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona. Disponible en web:<www.westlaw.es>.

37. Sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2012 sobre petición de decisión prejudicial plan-teada por el Rechtbank van Eersteaanleg te Brussel —Bélgica— Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) / Netlog, Asunto C-360/10.


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Telefónica38, en el que el Juzgado Mercantil Nº 5 de Madrid plantea una petición de decisión prejudicial al TJUE sobre la interpretación de las Directivas DCE, DASSI y 2004/48/CE, y de los artícu los 17, apartado 2, y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La petición se presentó en el marco de un litigio entre Productores de Música de España (Promusicae) y Telefónica de España SAU (Telefónica), en relación con la negativa de esta a comunicar a Promusicae, que actúa por cuenta de los titulares de derechos de propiedad intelectual agrupados en ella, datos personales relativos al uso de internet a través de conexiones suministradas por Telefónica.

Promusicae solicitó al juzgado que se ordenase a Telefónica revelar la iden-tidad y la dirección de determinadas personas a las que esta presta un servicio de acceso a internet y de las que se conoce su dirección I.P., y la fecha y hora de co-nexión. Según Promusicae, estas personas utilizaban un programa de intercambio de archivos P2P que permite el acceso en una carpeta compartida de su ordenador personal a fonogramas cuyos derechos patrimoniales de explotación corresponden a los asociados de Promusicae. Esta información la requería para ejercitar las corres-pondientes acciones civiles contra los usuarios infractores.

El primer elemento que resulta interesante de la sentencia es que el TJUE considera a los nombres y direcciones I.P. de determinados usuarios del programa P2P como datos de carácter personal, por tanto, la comunicación de estos datos a Promusicae constituiría un tratamiento de datos, según lo determinado en el artícu-lo 2º, primer párrafo, de la Directiva 2002/58 (sobre la privacidad y las comunica-ciones electrónicas).

Señala que si bien el artícu lo 15.1 de la Directiva 2002/58, al recoger las excepciones especí!cas en las que los Estados miembros pueden limi tar el alcance de la con!dencialidad en las comunicaciones, no incluye a aquellas situaciones que precisen la iniciación de un procedimiento civil, no es menos cierto que la misma disposición se remite al artícu lo 13.1 de la Directiva 46/95, que sí permite limi tar la obligación de con!dencialidad a casos de medidas necesarias para la salvaguardia de la protección de los derechos y libertades de otras personas (en este caso, podría ser la propiedad intelectual).

Sin embargo, en ninguna de las tres directivas obje to de la interpretación prejudicial se impone a los Estados miembros el deber de divulgar datos personales en un procedimiento civil. No solo eso, sino que los artícu los 1º, apartado 5, letra b),

38. Sentencia del TJUE de 29 de enero de 2008 sobre petición de decisión prejudicial plan-teada por el Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid, Productores de Música de España (Promusicae) / Telefónica de España, SAU, Asunto C-275/06.



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de la Directiva 2000/31, 9 de la Directiva 2001/29 y 8º, apartado 3, letra e), de la Directiva 2004/48 señalan que la protección a la propiedad intelectual no puede ir en perjuicio de las exigencias relativas a la protección de los datos personales.

Por tanto, se pone de mani!esto un con5icto de derechos, por un lado, de propiedad y de tutela efectiva, y, por otro, el de protección de datos y de intimidad.

Con estas consideraciones, el TJUE concluye que:

“Las Directivas 2000/31, 2001/29, 2004/48 y 2002/58 no obligan a los Es-tados miembros a imponer, en una situación como la del asunto principal, el deber de comunicar datos personales con obje to de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor en el marco de un procedimiento civil. Sin embargo, el derecho comunitario exige que dichos Estados miembros, a la hora de adaptar su ordenamiento jurídico interno a estas directivas, procuren basarse en una interpretación de éstas que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario. A continuación, en el momento de aplicar las medidas de adap-tación del ordenamiento jurídico interno a dichas directivas, corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros no solo interpretar su derecho nacional de conformidad con estas mismas directivas, sino también no basarse en una interpretación de éstas que entre en con5icto con dichos derechos fundamentales o con los demás principios generales del derecho comunitario, como el principio de proporcionalidad”.

Esta resolución tiene gran trascendencia en el ámbito de la propiedad inte-lectual porque establece que la excepción del artícu lo 13.1 de la Directiva 46/95 (medidas necesarias para la protección de derechos y libertades de otras personas) vendría a ser aplicable al ámbito de las comunicaciones electrónicas y de propiedad intelectual. Con lo cual da una salida a los Estados miembros que han regulado los procedimientos de derecho de información y de medidas cautelares por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual, de!niendo claramente los límites que deberían respetar por la protección de datos y la intimidad, a la hora de ejercer tales derechos, que se resumen en una ponderación, justo equilibrio y en las debidas garantías legales.

Por ejemplo, en España la Ley 2/2011 de economía sostenible, de 4 de marzo (Ley Sinde), a través de su disposición !nal —cuadragésima tercera— prevé un nue-vo procedimiento a !n de identi!car a los responsables de infracciones a la propiedad intelectual en el entorno en línea.

Así, incorpora un nuevo numeral (2º) en el artícu lo 8º de la LSSICE que reco-noce a los titulares de derechos infringidos la posibilidad de, a través de los órganos competentes, requerir a los PSSI la cesión de los datos que permi tan identi!car al


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responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la con-ducta presuntamente vulneradora.

Para el ejercicio de estas competencias, el órgano competente deberá contar con autorización judicial previa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identi!cación del responsable.

Se debe dejar aclarado que el procedimiento previsto en la Ley Sinde no es en contra del infractor de los derechos, sino del intermediario de los servicios, en este caso, el PSSI.

El proceso como tal es un tanto burocrático (sobre todo pensando en la agi-lidad que advierte su constitución), por cuanto el órgano administrativo (Comisión de Propiedad Intelectual) siempre estará sometido a la venia de la autoridad judicial para ordenar y ejecu tar medidas de identi!cación, sin embargo, regula un vacío legal que, hasta entonces, existía en el ordenamiento jurídico español referido a la identi!cación de usuarios infractores, a través de un procedimiento, en principio, expedito.

2. Caso de Ecuador

a) Consideraciones generalesEl régimen de responsabilidad civil por daños en el ordenamiento jurídico ecuato-riano está previsto en el Código Civil, el cual nace del incumplimiento de obliga-ciones que se constituyen por concurso real de las voluntades de dos o más personas (contrato); por un hecho voluntario de la persona que se obliga (cuasicontratos); por consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona (los delitos y cuasidelitos); y por disposición de la ley (art. 1453).

En este sentido, la legislación civil ecuatoriana, como principio, se decanta por la aplicación de la responsabilidad subjetiva, la cual se puede ver re5ejada en el Art. 2229 del Código Civil, que señala que “por regla general todo daño que pueda impu tarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta”. Así, el artícu lo 2184 diferencia entre delito civil (hecho ilícito y cometido con intención de dañar) y cuasidelito (cuando el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar)39.

39. El artícu lo 29 del Código Civil distingue tres especies de culpa o descuido: culpa grave o dolo (que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las per-sonas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios); culpa leve (es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, como un buen padre de familia); y culpa o descuido levísimo (es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes).



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Por ello, quien haya incurrido en un delito o cuasidelito in!riendo daño a otro está obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito (art. 2214, C.C.)

Concordante con lo anterior, toda persona es responsable, no solo de sus pro-pias acciones, sino del hecho de los que estuvieren a su cuidado (art. 2220, C.C.).

Por otra parte, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) no establece una regla especial sobre el criterio de atribución de responsabilidad en la acción indemniza-toria de sus artícu los 288 y 303, por lo que debemos acudir a la regla general de la responsabilidad subjetiva, antes explicada.

En el caso que nos ocupa, lamentablemente ni el ordenamiento jurídico ecua-toriano ni el comunitario de la CAN disponen de una norma que diferencie entre los distintos tipos de prestadores de servicios de la sociedad de la información (salvo lo que se verá más adelante), ni el régimen de responsabilidades aplicable a cada caso, como sucede en la legislación de la U.E. y de sus Estados miembros, según los términos ya vistos. Por tanto, la determinación de la responsabilidad civil atenderá a los principios generales del Código Civil brevemente mencionados, que deberán ser aplicados en cada caso concreto, dependiendo del grado de culpa o negligencia del prestador y de su colaboración en la infracción de los derechos de propiedad intelectual.

b) Servicios de telecomunicaciones: operador en redes de comunicación digital

Antes de analizar la normativa especial de responsabilidades de operadores en redes de comunicación digital de que trata la LPI, se las intentará ubicar en el ordena-miento jurídico ecuatoriano.

La Ley Especial de Telecomunicaciones (L. 184, LET) clasi!ca los servicios de telecomunicaciones en dos tipos: los servicios !nales y los servicios portadores.

Los servicios !nales de telecomunicaciones son aquellos que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente requieren elementos de conmu tación. Así, forman parte de estos servicios la telefonía rural, urbana, interurbana e interna-cional; la videotelefonía, el telefax, el burofax, el datafax, el videotex; la telefonía móvil automática, la marítima o aeronáutica de correspondencia pública; telegrá!ca, radiotelegrá!ca, de télex y de teletextos.

Los servicios portadores de telecomunicación, en cambio, son aquellos que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red de!nidos. Se clasi!can en dos modalidades de servicios: (i) los que utilizan redes de telecomunicaciones conmu tadas para enlazar los puntos de ter-


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minación, tales como la transmisión de datos por redes de conmu tación de paquetes, y (ii) los que utilizan redes de telecomunicación no conmu tadas40.

Por su parte, los servicios de valor agregado se podrían prestar a través de ser-vicios portadores, servicios !nales o de infraestructura propia41, y vienen de!nidos en el artícu lo 2º del Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado, publicado en el Registro O!cial (R.O.) 545 el 1º de abril de 2002 (RPSVA), que los de-!ne como aquellos que utilizan servicios !nales de telecomunicaciones e incorporan aplicaciones que permiten transformar el contenido de la información trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información.

En tal virtud, los proveedores de servicios de internet, en la legislación ecua-toriana, prestarían servicios de valor agregado según lo determinado en el artícu lo 25 del RPSVA, los cuales estarían soportados en un servicio !nal de telecomunica-ciones a efectos de que se permi ta el acceso a internet.

Por otro lado, y volviendo al tema que nos ocupa, es necesario transcribir el artícu lo 292 de la LPI, que establece la responsabilidad solidaria para PSSI, en caso de violación de los derechos de propiedad intelectual:

“ART. 292.—Si la violación de los derechos se realiza a través de redes de comunicación digital, tendrá responsabilidad solidaria el operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga el control de un siste-ma informático interconectado a dicha red, a través del cual se permi ta, induzca o facilite la comunicación, reproducción, transmisión o cualquier otro acto violatorio de los derechos previstos en esta ley, siempre que tenga co-nocimiento o haya sido advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte.

Se entenderá que ha sido advertido de la posibilidad de la infracción cuando se le ha dado noticia debidamente fundamentada sobre ella.

Los operadores u otras personas naturales o jurídicas referidas en esta norma, estarán exentos de responsabilidad por los actos y medidas técnicas que adopten a !n de evitar que la infracción se produzca o continúe” (destacado fuera del texto original).

Esta disposición de inicio ya nos trae inconvenientes, por cuanto en ningún lado se de!ne a esta clase de “operador”. La norma nos da pistas y nos dice que deberá

40. Artícu lo 8º de la LET.41. Para lo cual se deberá obtener previamente el título habilitante de servicios !nales o ser-

vicios portadores que exige la LET, según corresponda (art. 25, RPSVA).



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controlar un sistema informático que estará conectado a una red de comunicación digital, con lo cual nos haría pensar que los operadores de redes quedarían fuera de la de!nición.

Por otro lado, no se sabe cuál es el alcance del control que debe tener sobre el sistema informático, para efectos de determinar si los proveedores de servicios de hosting, caching, de enlaces o buscadores también entrarían en la de!nición. A los que parecería que sí abarca la norma son los proveedores de acceso a internet.

De cualquier manera, y en el supuesto de que todos los PSSI mencionados en el párrafo anterior encajen en la de!nición, el artícu lo nos presenta otro inconve-niente, puesto que señala que la responsabilidad solidaria aplica cuando el operador hubiera permitido, inducido o facilitado el acto violatorio de los derechos de propiedad intelectual, siendo estos términos de interpretación muy amplia, sin estar limi tados en ninguna norma.

Por otro lado, para que el operador sea responsable solidario, condiciona a que tenga conocimiento o haya sido advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte.

Pese a que el artícu lo intenta aclarar lo que se entiende por “conocimiento” o “advertencia”, no señala cuál es el medio idóneo para dar aviso al operador de la violación de derechos, ni en qué forma debe ser fundamentada. En este sentido, sur-gen las siguientes dudas: ¿quién está facultado para comunicar al operador?, ¿debe tratarse de una comunicación verbal o escrita?, ¿se requiere previamente una disposi-ción de autoridad competente que avale la existencia de la infracción? Consideramos que lo recomendable sería una noti!cación escrita por parte del titular de derechos o quien tenga encomendado los mismos (a efectos de la carga de la prueba), y en ella se deberá sustentar el legítimo interés que le asiste, con las pruebas de descargo pertinentes, sin que sea necesario el pronunciamiento previo de una autoridad admi-nistrativa o judicial, por cuanto la norma no lo señala expresamente.

El problema sigue, ya que la norma no indica a qué efectos debe ser noti!-cado el operador; por tanto, no se sabe si este debería suspender el servicio, retirar o bloquear contenidos, o facilitar información de los usuarios infractores por el solo hecho de haber recibido la comunicación o si debe esperar alguna orden de autoridad competente para proceder con ello. Entonces la pregunta que surge es: ¿qué objetivos busca la noti!cación? El último apartado del artícu lo 292 nos haría pensar que el operador estaría facultado para tomar cualquier medida que busque la erradicación de la infracción, sin embargo, no queda del todo claro.

Con este breve análisis, podemos concluir que es difícil ajustar esta norma al procedimiento de noti!cación y retirada que tienen otros países y que ha sido revisado brevemente en líneas anteriores.


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Consideramos que la norma en mención tal como está redactada es peligrosa para el normal desarrollo de los servicios de comunicación electrónica a través de redes digitales, por cuanto reconoce como principio general la responsabilidad so-lidaria de, al menos, un tipo de PSSI, sin establecer límites, ni un procedimiento claro, dejando en entredicho la garantía de los derechos de los operadores y de los usuarios, así como de los titulares de derechos de propiedad intelectual.

III. A00)/#%1 - 7%()("1 0"$+%,"'%1

La Decisión 351 de la CAN consagra los principios de economía procesal, celeridad, igualdad de las partes ante la ley, e!cacia e imparcialidad, en los procedimientos por infracciones a los derechos de autor y derechos conexos (art. 55).

La normativa nacional dispone que la violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual establecidos en la ley dará lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas (y penales a que hubiere lugar) (art. 288, LPI). En este sen-tido, la LPI ha previsto los procesos de conocimiento y las providencias preventivas y cautelares en el ámbito judicial, y la tutela administrativa de derechos de propiedad intelectual en la esfera administrativa.

A. Procesos de conocimiento

Los órganos competentes que conocerán los procesos de conocimiento serán los jue-ces distritales de propiedad intelectual42.

A través de este proceso se podrá demandar contra los infractores de los dere-chos de propiedad intelectual en el entorno en línea (individual o concurrentemente) la cesación de los actos violatorios, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios, la reparación en cualquier otra forma de los efectos generados por la vio-lación del derecho, y el valor total de las costas procesales.

Respecto de la cesación, la ley no especi!ca qué medidas comprende, con lo cual, se entiende, se podrían incluir todos los mecanismos permitidos que tengan como !n el cese de la actividad infractora, entre ellos, la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros en el entorno en línea, siempre que los PSSI sean responsables de la infracción (incluso solidariamente, en los términos que señala el art. 292, LPI).

42. Creados expresamente por la LPI. Según su Disposición Transitoria Décima, hasta que sean creados los juzgados y tribunales distritales de propiedad intelectual, los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo conocerán sobre las causas relacionadas con esta materia, de conformidad con las disposiciones y competencias atribuidas por la ley, a excepción de las diligencias cautelares, que serán conocidas por los jueces de lo civil.



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En el caso de que el PSSI no tuviese responsabilidad del acto ilícito y, sin embargo, terceros se valgan de sus servicios para infringir derechos de propiedad intelectual, no sería aplicable la medida antes señalada, ya que no se ha previsto expresamente en la ley. Lo propio sucede con la retirada de la red de contenidos ilícitos.

Así mismo, se podrá demandar al responsable de la infracción el pago de indemnizaciones de daños y perjuicios que comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante causados por la infracción. Para el cálcu lo se tomará en cuenta: (i) los bene!cios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la viola-ción; (ii) los bene!cios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación; (iii) el precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados; y (iv) los gastos razona-bles, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular en relación con la controversia.

Se debe tomar en cuenta, así mismo, que a los PSSI, en la medida que no sean responsables (para lo cual también se deberá tomar en cuenta el contenido del art. 292, LPI) de la infracción de propiedad intelectual en la red, no se les podrá requerir el pago indemnizatorio antes señalado.

Por último, vale señalar que en caso de infracciones cometidas a través de redes de comunicación digital, se entenderán que estas se han cometido, bien en el lugar en que se encuentren los sistemas informáticos, bien en el lugar en que la transmisión se hiciere accesible al público de forma predominante (art. 296, LPI).

1. Providencias preventivas y cautelares

Las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la propiedad intelectual se trami tan conforme al procedimiento de la sección vigésima séptima, título segun-do, libro segundo, del Código de Procedimiento Civil (CPC) (arts. 897 y ss.).

En este sentido, el titular de derechos de propiedad intelectual afectado po-drá presentar la demanda de providencias preventivas antes de presentar la demanda principal y en cualquier estado del juicio.

Al avocar conocimiento de la demanda de providencias preventivas, el juez ordenará la medida siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos y con-cordantes que permi tan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual reconocidos en la ley, o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse (llamada por la doctrina “apariencia de buen derecho” [fumus boni iuris] y “peligro por mora procesal” [periculum in mora]).


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Las medidas cautelares o preliminares, en el ámbito que nos ocupa, compren-derían: (i) el cese inmediato de la actividad ilícita; (ii) la suspensión de la actividad; y (iii) cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.

Se deja indicado que las medidas cautelares caducarán si dentro del término de quince días de ejecu tadas no se propone la demanda principal.

Finalmente, se debe manifestar que en este caso procede la misma re5exión realizada para los procesos de conocimiento, respecto de la falta de regulación en cuanto a la posibilidad de aplicar medidas cautelares o preventivas a PSSI (sobre sus-pensión de los servicios de intermediación, retiro o bloqueo temporal de contenidos infractores de la red, u obligación de proporcionar datos de sus clientes para identi-!car a los usuarios infractores), que no tienen ningún tipo de responsabilidad en los actos ilícitos de propiedad intelectual en el entorno en línea, aun cuando terceros se valgan de sus servicios para violar los derechos.

2. Tutela administrativa de derechos

Como se señaló en líneas anteriores, esta acción es de ámbito administrativo y la solicitud se debe presentar al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el cual está llamado a ejercer la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velar por su cumplimiento y observancia.

El IEPI, a través de sus direcciones nacionales, ejercerá, de o!cio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir viola-ciones a los derechos sobre la propiedad intelectual (art. 333, LPI).

En este sentido, cualquier persona afectada por la violación o posible vio-lación de los derechos de propiedad intelectual podrá solicitar al IEPI la adopción de las siguientes medidas: (i) inspección; (ii) requerimiento de información; y (iii) sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual.

El IEPI podrá adoptar cualquiera de las medidas cautelares de protección a las que nos hemos referido anteriormente, si la persona afectada cumple, así mismo, con los requisitos antes señalados para solicitar la medida en el ámbito judicial.

Conforme lo determina el artícu lo 339 de la LPI, concluido el proceso inves-tigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con una multa y podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en la ley o con!rmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional. Esta resolu-ción será recurrible en instancia administrativa y contencioso administrativa.

Merece destacarse que en el caso de que se comunique públicamente una obra protegida sin autorización del titular de derechos, la sola solicitud de que se la pro-



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híba será su!ciente para que el IEPI (a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos) lo ordene inmediatamente, por cuanto constituiría una presunción legal de que el tercero no cuenta con la debida autorización por la sola protesta de parte del titular de los derechos.

Finalmente podemos concluir que si bien la tutela administrativa de dere-chos es un procedimiento mucho más corto y expedito que el judicial, a efectos de lograr el cese de las actividades infractoras de los derechos de autor y derechos conexos, tampoco se encuentra una salida jurídica ajustada a las necesidades que las nuevas formas de infracciones a la propiedad intelectual en el entorno en línea exi-gen, principalmente, en cuanto se re!eren al papel que desempeñan los prestadores de servicios intermediarios.

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-ción normativa, y ello se ha visto re5ejado en la legislación de propiedad intelectual en el Ecuador, cuya evolución normativa al amparo de las nuevas tecnologías ha sido casi nula.

una rede!nición de los conceptos de reproducción y comunicación pública. Ello se ha visto re5ejado en el ordenamiento jurídico de la U.E., que ha ampliado la de!nición de reproducción, así como ha incluido una nueva modalidad de derecho de comu-nicación pública, como es la puesta a disposición en línea de contenidos protegidos. No así en el caso de la normativa de la CAN, que ha mantenido sus disposiciones intactas desde hace algunas décadas, lo cual ha generado incertidumbres a la hora de trasladarlas al entorno en línea.

evolución tecnológica también ha obligado a reinterpretar sus alcances y a añadir otros adicionales, con el !n de que estén acordes con los nuevos usos de obras y prestaciones que se dan en la red. En este sentido, la normativa comunitaria de la U.E. ha previsto nuevos límites que cumplan tal !n, como ciertas reproducciones temporales, la copia privada digital, entre otros. En el caso de Ecuador y la CAN, no se ha tenido el mismo desarrollo, manteniéndose el régimen de excepciones sin modi!caciones ni inclusiones nuevas, con lo cual genera varios inconvenientes, principalmente, para los PSSI y los usuarios, por el riesgo potente de demandas por infracciones a la propiedad intelectual. No debemos olvidar que las excepciones a los derechos de autor son numerus clausus y tal vez este hecho ha constituido una gran limi tante a la hora de aplicar las excepciones al nuevo entorno.


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-torno digital, ya que solo a través de sus servicios se pueden transmitir en la red todo tipo de contenidos. En este sentido, los PSSI tienen gran incidencia en la esfera de la propiedad intelectual, por cuanto gran parte de estos contenidos están protegidos por la normativa de derechos de autor y a!nes. En tal virtud, es imprescindible que las legislaciones regulen de forma pormenorizada el papel que deben desempeñar los PSSI en el entorno digital y las obligaciones y responsabilidades a las que, en su calidad de intermediarios —no infractores—, se deben someter, principalmente para salvaguardar derechos de terceros, entre ellos, los de propiedad intelectual.

régimen jurídico especí!co al que se someten los PSSI, en el que se determina el grado de responsabilidad que adquieren por la prestación de sus servicios, exonerán-dolos en aquellos casos especí!camente contemplados en la ley y bajo determinadas condiciones (safe harbors).

en cuanto al grado de responsabilidad de los PSSI por violaciones a los derechos de propiedad intelectual en la red y la aplicación de las acciones y medidas para con-trarrestar dichas infracciones persisten.

acceso a internet, prestadores de servicios de caching, hosting y linking, y cada uno de ellos tiene un régimen distinto de responsabilidades con singularidades propias. Pese a ciertas dudas que se mantienen, como el alcance del “conocimiento efectivo”, los procedimientos de noti!cación y retirada, la obligatoriedad o no de identi!cación de usuarios en la red o de !ltrado de contenidos, entre otros, se ha efectuado un gran avance en el desarrollo de esta normativa, de cara a esclarecer varias inquietudes que generaba la normativa de propiedad intelectual.

tiene esta norma y, por tanto, las acciones y medidas posibles para perseguir violacio-nes a los derechos de autor y conexos se limi tan especí!camente a los infractores.

y a las trabas que se imponen para la aprobación y vigencia de acuerdos interna-cionales, consideramos que hoy por hoy es la alternativa más viable para incorporar reformas y actualizar la normativa de propiedad intelectual a nivel de los Estados, toda vez que, como se ha dejado señalado a lo largo de este artícu lo, las formas de explotación que se han ido desarrollando en el entorno digital no conocen de barreras territoriales y ello entra en confrontación directa con el carácter territorial del dere-cho de autor. Por ello, el camino adecuado será la internacionalización de las normas de propiedad intelectual, a efectos de que los ordenamientos jurídicos de los Estados



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estén medianamente armonizados en este ámbito y así se puedan perseguir las in-fracciones a los derechos de autor y derechos conexos, de manera más fácil y efectiva. En este contexto, la OMPI tiene un rol imprescindible, ya que es la organización que administra los principales tratados internacionales de propiedad intelectual.

tiene el régimen de protección de los derechos de propiedad intelectual es inexcusa-ble, por cuanto este ha sido el motor para el desarrollo de las creaciones intelectuales, las mismas que han constituido aporte principal para el progreso tecnológico, cientí-!co y cultural de la sociedad. Ello ha sido reconocido en los principales cuerpos nor-mativos nacionales e internacionales, que han considerado a la propiedad intelectual como un derecho fundamental. Sin embargo, también es innegable que los principios garantistas y proteccionistas que presenta la normativa actual de derechos de autor y conexos han entrado en confrontación directa con otros derechos de terceros, como son el de libertad de expresión, de información, de acceso a la cultura, de protección de datos de carácter personal, entre otros, principalmente por la evolución de las tec-nologías. El objetivo de este trabajo no ha sido proponer una solución a estos temas controversiales, sin embargo, debemos señalar que tal solución deberá revestirse de una ponderación y justo equilibrio entre los derechos en juego, a !n de que no se los distorsione y puedan seguir garantizando aquello que han pretendido de un inicio.

BIBLIOGRAFÍADoctrina

Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coord.), Manual de propiedad intelectual, 4a edición, España, Tirant lo Blanch, 2009.

—, “La propiedad intelectual y el !ltrado de las comunicaciones”, en Aran-zadi Civil-Mercantil, 2012, núm. 9, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona. Disponible en web: <www.westlaw.es>.

—, “La Ley Sinde”, en Aranzadi Civil-Mercantil, 2011, núm. 1, Editorial Aranzadi S.A., Pamplona. Disponible en web:<www.westlaw.es>.

Busto Lago, José Manuel, “La responsabilidad civil de los internet service providers (ISP’s) por la infracción en la red de los derechos de propiedad intelectual”, en Derecho y Nuevas Tecnologías, 2004, núm. 5, España, Thompson.

Cavanillas Múgica, Santiago, “Los servidores de acceso y alojamiento: des-cripción técnica y legal”, en VV.AA., Deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento. Un análisis multidisciplinar, coord. Cavanillas Múgica, S., Derecho de la Sociedad de la Información, núm. 7, Comares, Granada, 2005.


126

—, “Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo Sala de los Civil de 18 de Mayo de 2010. Responsabilidad de un prestador de un servicio intermediario en la sociedad de la información de alojamiento por la intromisión ilegítima causada por un comentario enviado a un foro”, en Cuaderno Civitas de Jurisprudencia Civil, 2011, núm. 85, Madrid, Editorial Civitas.

— y Juliá Barceló, R., “La responsabilidad civil por daños causados a través de Internet”, en VV.AA., Derecho sobre internet, Madrid, Banco Santander Central Hispano, Asesoría Jurídica del Negocio, 2000.

Campillos González, Gema, “La Ley de Servicios de la Sociedad de la In-formación. Marco jurídico de las actividades económicas a través de internet”, en Revista Economía Industrial, 2011, núm. 338.

“El futuro del Derecho de Autor y los contenidos generados por los usuarios en la web 2.0”, elaborado por Rooter por encargo de Google, Ed. Rooter, 2011.

Garrote Fernández Diez, Ignacio, “La responsabilidad civil extracontractual de los prestadores de servicios en línea por infracciones de derechos de autor y conexos”, en pe. i. Revista de Propiedad Intelectual, 2000, núm. 6, septiembre-diciembre, Bercal.

—, “Acciones Civiles contra los prestadores de servicios de intermediación en relación con la actividad de las plataformas P2P. Su regulación en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual”, en pe. i. Revista de Propiedad Intelectual, 2004, núm. 16, enero-abril, Bercal.

—, El derecho de autor en internet. Los tratados de la OMPI de 1996 y la incorpo-ración al Derecho Español de la Directiva 2001/29/CE, 2a edición, Granada, Comares, 2003.

Márquez Lobillo, Patricia, “Prestadores de servicios de intermediación: al-gunas especialidades de su estatuto jurídico”, en Revista de Contratación Electrónica, 2007, núm. 88.

Massaguer, José, “La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones a los derechos de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas (WTTP)”, en pe. i. Revista de Propiedad Intelectual, 2003, núm. 13, enero-abril, Bercal.

Mata y Martín, Ricardo (dir.) y Javato Marñin, Antonio (coord.), La propiedad intelectual en la era digital. Límites e infracciones a los derechos de autor en internet, España, La Ley, 1a edición, 2011.

Peguera Poch, Miquel, “La exclusión de responsabilidad de los intermedia-rios en Internet”, en Derecho de la Sociedad de la Información, 2007, núm. 15, Granada, Comares.



127

—, “La exención de responsabilidad civil por contenidos ajenos en internet”, ponencia presentada en las Jornadas de Responsabilidad Civil y Penal de los Prestadores de Servicios de Internet, Barcelona, 22 y 23 de noviembre de 2001. Disponible en web: <www.uoc.edu/in3/dt/20080/index.html>.

—, Derecho y nuevas tecnologías, 1a edición, España, Editorial UOC, 2005.

Rodríguez Tapia, José (dir.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Es-paña, Thomsom-Civitas, 2007.

Xalabarder Plantada, Raquel, “Infracciones de propiedad intelectual y res-ponsabilidad de los servidores en internet (ISP)”, en Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento”, 2007, núm. 21, Thomson Aranzadi.

Jurisprudencia

Sentencia del T.S. de 9 de diciembre de 2009, caso Putasgae.

Sentencia del TJUE de 29 de enero de 2008 sobre petición de decisión pre-judicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 5 de Madrid, Productores de Música de España (Promusicae) / Telefónica de España, S.A.U., Asunto C-275/06.

Sentencia del TJUE de 16 de febrero de 2012 sobre petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van Eersteaanlegte Brussel—Bélgica—Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) / Netlog, Asunto C-360/10.

Sentencia APM, Sección 14, de 20 de diciembre de 2005.

Sentencia de TJUE de 24 de noviembre de 2011 sobre una petición de de-cisión prejudicial planteada por la Cour D’appelde Bruxelles (Bélgica), mediante resolución de 28 de enero de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de febrero de 2010, en el procedimiento entre Scarlet Extended SA y Société Belgedes Auteurs, Compositeurs et Éditeurs SCRL (Sabam).

Legislación

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, del 9 de septiembre de 1886, revisado en París el 24 de julio de 1971.

Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecu-tantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, hecho en Roma el 26 de octubre de 1996.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.


128

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas, adop-tado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particu lar el comercio electrónico en el mercado interior.

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del CONSEJO, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos a!nes a los derechos de autor en la sociedad de la información.

Constitución Española de 1978.

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Código Civil (España).

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.

Decisión 351 de la CAN, aprobada el 17 de diciembre de 1993.

Ley de Propiedad Intelectual (Ley 83), de 22 de abril de 1998.

Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (L. 2002-67), de 10 de abril de 2002.

Ley Especial de Telecomunicaciones (L. 184).

Código Civil (Ecuador).

Reglamento para la Prestación de Servicios de Valor Agregado, publicado en el R.O. Nº 545, el 1º de abril de 2002.

Enlaces<http://www.wipo.int/portal/index.html.es>.<http://responsabilidadinternet.wordpress.com/>.<http://www.interiuris.com/blog/>.<http://europa.eu/index_es.htm>.<http://www.comunidadandina.org/>.<http://www.iepi.gob.ec/>.<http://www.poderjudicial.es>.<http://www.westlaw.es/index_spa.html?brand=nwles>.<http://app.funcionjudicial.gob.ec/sipjur/>.<http://www.institutoautor.org/>.

129

Indicaciones geográficas de vinos y bebidas

espirituosas en el derecho argentino*

Por: Marisa Alejandra Garsco** Ricardo M. Gordó Llobell (H)***

RESUMEN

El presente artícu lo sobre el régimen legal aplicable a las indicaciones geográ!cas y a las denominaciones de origen en Argentina hace una breve referencia a los ante-cedentes históricos, y luego se enfoca en las características del sistema, destacando la problemática de interacción con el sistema de marcas y con el régimen de lealtad comercial, en el marco del análisis de la legislación internacional aplicable, la legis-

* Versión adaptada y resumida del trabajo de investigación realizado en el Instituto de Investigación en Derecho Comparado Franco-Argentino de la Universidad del Salvador —Facultad de Ciencias Jurídicas, para el Programme Vin & Droit de la Université de Reims Champagne, Ardenne, Francia— presentada en el “International Colloquium Vin & Droit” presentado el 21 y 22 de noviembre del 2012, en la Université de Reims Champagne, Ardenne, Francia. El trabajo de investigación ha sido premiado el 26 de abril de 2013 en el Concurso Día Mundial de la Propiedad Intelectual organizado por la Asociación de Derechos Intelectuales de Argentina.

** Abogada (Universidad de Buenos Aires) y agente de la propiedad industrial. Especia-lización en Propiedad Intelectual y Maestría en Magistratura Judicial, Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Instituto de Investigación en Derecho Comparado Franco-Argentino de la Universidad del Salvador – Facultad de Ciencias Jurídicas. Buenos Aires, Argentina.

*** Abogado (Universidad de Belgrano) y agente de la propiedad industrial. Especialista en Propiedad Intelectual (Universidad de Buenos Aires). Socio del Estudio Gordó Llobell & Asociados de Argentina. Integrante del equipo de investigación del Instituto de Investi-gación en Derecho Comparado Franco–Argentino de la Universidad del Salvador – Fa-cultad de Ciencias Jurídicas. Buenos Aires, Argentina.


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lación nacional, las regulaciones administrativas y la jurisprudencia. Finalmente, concluye a favor de la interacción normativa y de la promoción de los acuerdos en el marco de las negociaciones entre países o bloques regionales.

ABSTRACTThis article on the legal regime for geographical indications and designations of origin in Argentina, makes a brief reference to the historical background, and then focuses on the characteristics of the system, highlighting the problem of interac-tion with the system of trade-marks and with the fair trade regime, considering it application under the analysis of applicable international law, national laws, admi-nistrative regulations and existing case law. Finally, it concludes in favor of the rules of interaction and promoting of agreements in the framework of the negotiations between countries or regional trade blocks.

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A. Un poco de historia

En América, el cultivo de vid (Vitis vinifera) se produce a partir de la llegada de los españoles. Solo existía hasta ese entonces Vitis silvestre (no vinífera). En Argentina, en particu lar, el fuerte avance en materia vitivinícola surge en el año 1853 con la in-troducción de las cepas francesas (uvas Cabernet, Malbec y Merlot) y la contratación del experto francés ingeniero agrónomo Michel Aimé Pouget (nacido en Francia en 1821 y radicado en Chile) a instancias de Domingo Faustino Sarmiento, quien luego fuera Gobernador de San Juan (en 1862) y más adelante Presidente de la Argentina (en 1868).

Michel Aimé Pouget era un ingeniero agrónomo francés que a mediados del siglo XIX emigró a Chile, donde conoció a Domingo Faustino Sarmiento, quien lo contrató para desarrollar el cultivo de las uvas en Mendoza.

En ese marco, Pouget estableció en Mendoza un vivero conocido como la Quinta Normal de Agricultura, y organizó un viñedo modelo con variedades francesas y método cientí!co para su cultivo; importó maquinarias e implementos agrícolas y difundió la poda racional y los injertos.

La incorporación de estas nuevas cepas junto con las enseñanzas provenientes de la escuela francesa, sumadas al fenómeno de la inmigración de italianos y españo-les a !n de siglo XIX y la llegada del ferrocarril (1885), produjeron un cambio sus-tancial en la industria vitivinícola argentina, que dio como resultado la elaboración de vinos de calidad y el nacimiento de un nuevo modelo agroindustrial sostenido en

— I N D I C A C I O N E S G E O G R Á F I C A S D E V I N O S Y B E B I D A S E S P I R I T U O S A S E N E L D E R E C H O A R G E N T I N O —

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la vitivinicultura, principalmente de la región de Cuyo (Mendoza y San Juan), que venía a complementar el modelo agrícola ganadero de las provincias de Córdoba y Santa Fe.

En las décadas de los cuarenta y cincuenta se produce un crecimiento del consumo que motiva el desarrollo de la plantación masiva de variedades comunes y la instalación de plantas de fraccionamiento en centros de consumo. La nueva situación conforma un modelo de vitivinicultura masiva y dividida entre viñateros, bodegueros y fraccionadores, que perdurará hasta nuestros días.

B. Evolución legislativa

El 23 de octubre de 1959 se sanciona la Ley de Vinos 14.878, vigente a la fecha (en reemplazo de la anterior L. 4.363/1904). Entre las novedades la ley establece graves sanciones para las adulteraciones y crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura, conocido por sus siglas INV1 (en adelante también denominado INV), entidad a la cual se encarga ejercer las funciones de !scalización, promoción, desarrollo y control técnico de la producción, industria y comercio vitivinícola en el país.

Posteriormente, y complementando la precitada ley, se sanciona la Ley 18.9052 (en 1970) de Política Nacional Vitivinícola, por medio de la cual se aplicará un conjunto de medidas destinadas a la comercialización de los productos vínicos, entre ellas, referidas a stock, fraccionamiento, exportación y coordinación de accio-nes entre gobiernos provinciales y privados.

Una vez ya regulado el negocio y controlada la elaboración y producción, luego de diferentes periodos por los que atravesó la industria, surgió la necesidad de avanzar en la protección del origen del producto.

En 1969 se dicta la Ley 18.284 que sanciona para todo el país el Código Alimentario Nacional (CAA), que entre sus normas contenía los siguientes artícu los hoy derogados:

El artícu lo 236, en su texto original, disponía que las denominaciones geográ!cas de un país, región o población no podrían usarse en la designación

1. Ley 14.878 “ART. 2º— Créase, sobre la base de la actual Dirección de Vinos y otras Bebidas, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, vincu lado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Economía, con autarquía técnica, funcional y !nanciera, y jurisdicción en todo el territorio de la Nación, como organismo competente para entender en la promoción y el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas”.

“ART. 3º— El Instituto Nacional de Vitivinicultura será una institución de derecho público, con capacidad para actuar privada y públicamente, de acuerdo con las leyes generales y especiales de la Nación y los reglamentos que lo rijan”.

2. Ley 18905, 31 de diciembre 1970. Boletín O!cial 19 de enero de 1971.


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de los productos elaborados en otros lugares, cuando puedan inducir a engaño. Constituyen excepción las denominaciones geográ!cas extranjeras que por el uso se han transformado en genéricas para determinados alimentos y que, por esta razón, no componen denominaciones de origen. Tales son: “Champagne”, “Emmenthal”, “Gruyère”, “Habana”, “Jerez”, “Madera”, “Málaga”, “Oporto”, “Roquefort”, “Marsa-la”, “Salsa Indiana”, “Salsa Inglesa”, “Salsa Portuguesa” y otras que se aprueben.

Este artícu lo fue derogado por Resolución Conjunta de la Secretaría de Polí-ticas, Regulación y Relaciones Sanitarias y la Secretaría de Agricultura 149/2005 y 683/2005, que incorpora al mencionado código las resoluciones del Grupo Mercado Común 26/2003, Reglamento Técnico Mercosur para Rotulación de Alimentos Envasados y 46/2003, Reglamento Técnico Mercosur sobre Rotulado Nutricional de Alimentos Envasados.

El artícu lo 237 disponía que quedara prohibido designar productos nacio-nales (vinos, quesos y otros) con denominaciones geográ!cas argentinas que no correspondan a la región o lugar de elaboración. En algunos productos se permitirá utilizar dichas denominaciones, anteponiendo las palabras “tipo”, “imi tación” o “estilo” impresas con letras de igual tamaño, forma y color. Se exceptúan los vinos nacionales en cuyos rótulos no se admitirá, ni aun precedida de los vocablos “tipo”, “cepa” o “estilo”, denominaciones geográ!cas de zonas vitivinícolas del país que no sean las correspondientes a la de su elaboración.

Este artícu lo del CAA fue derogado por la referida Resolución Conjunta de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias y la Secretaría de Agricultura 149/05 y 683/05, que dispone:

[…] 3.3. Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías característi-cas de diferentes lugares geográ!cos para obtener alimentos con caracteres sensoriales simi lares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas recono-cidas, en la denominación del alimento deberá !gurar la expresión ‘tipo’ con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo. No se podrá utilizar la expresión ‘tipo’, para denominar vinos y bebidas es-pirituosas con estas características (destacado fuera del texto original).

En diciembre de 1980 se sanciona la Ley de Marcas y Designaciones 22.362, que contiene dos incisos en el artícu lo 3º particu larmente aplicables a este tema:

El inciso c), artícu lo 3º, prohíbe que se registre como marca a

[…] las denominaciones de origen nacional o extranjeras. Se en-tiende por denominación de origen el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográ!ca determinado que sirve para designar un producto


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originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográ!co. También se considera denominación de origen la que se re!ere a un área geográ!ca determinada para los !nes de ciertos productos (destacado fuera del texto original).Y el inciso d), artícu lo 3º, prohíbe el registro de marcas que “sean susceptibles

de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elabo-ración, función, origen de precio u otras características de los productos”.

En 1983 se sanciona la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, que trata este tema en dos artícu los que fueron primero derogados por el artícu lo 51 de la Ley 25.380 (2001), y luego por el artícu lo 19 de la Ley 25.966 (2004) recuperan su vigencia —o sea que a la fecha están vigentes—:

ART. 7º 3— Prohíbe el uso de denominaciones de origen nacionales o extran-jeras para identi!car frutos o productos, si estos no provienen de la zona res-pectiva, excepto cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley.ART. 8º 4— Considera denominaciones de origen de uso generalizado, y en consecuencia de libre disposición, aquellas que por su previa utilización han pasado a ser el nombre o tipo del producto.

En materia de denominaciones de origen vínico, las primeras leyes provin-ciales fueron la 5999 de Mendoza (marzo 16/1993) y 6524 de San Juan (noviembre 3/1994), ambas anteriores al Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP) o en castellano Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Adpic)5.

En 1995 la provincia de Mendoza crea mediante el Decreto 938 de 1995 el Comité Vitivinícola, órgano consultivo que elabora un proyecto de ley referido a indicaciones geográ!cas para vinos y bebidas espirituosas, que sería la base de la posterior Ley 25.163.

3. No podrá utilizarse denominación de origen nacional o extranjera para identi!car un fruto o un producto cuando este no provenga de la zona respectiva, excepto cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley. A tal efecto se entiende por denominación de origen a la denominación geográ!ca de un país, de una región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográ!co.

4. Se considerarán denominaciones de origen de uso generalizado, y serán de utilización libre aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre o tipo del producto

5. El TRIP/ADPIC es un convenio que forma parte de los acuerdos adoptados al concluir la Ronda Uruguay del GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) en Marrakesh en abril de 1994 y que fuera rati!cado por Argentina mediante Ley 24.425 (publicada en el Boletín O!cial el 5 de enero de 1995).


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En 1996 el Congreso Nacional sanciona la Ley 24.726, régimen aplicable a la denominación de origen de vinos de calidad superior o !nos en la Argentina, pero fue vetada totalmente por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 1.365 de 1996, invo-cando variados motivos, entre ellos la exclusión de los vinos comunes y de mesa.

A partir del referido veto volvieron a surgir otros proyectos, hasta que !nal-mente se dicta la ley actualmente vigente en materia de indicaciones geográ!cas para vinos, Ley 25.163 de 1999, también conocida como Ley sobre Denominaciones de Origen en Vitivinicultura, que establece las normas generales para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico de la Argentina, indicación de procedencia y geográ!ca, denominación de origen controlada, que más adelante se desarrollan. Esta ley fue reglamentada recién en el 2004 a través del Decreto Reglamentario 57 de 2004.

Luego se dictó la Ley 25.380 —promulgada el 9 de enero de 2001— sobre denominaciones de origen para productos agrícolas y alimenticios, que excluye de su aplicación a las denominaciones de origen de los vinos y las bebidas espirituosas de origen vínico (regidas por L. 25.163).

Una de las razones de la existencia de este doble sistema para protección de las I.G. y D.O. (por un lado para productos vínicos y por el otro para productos agrícolas y alimenticios) se atribuye particu larmente a que se consideró y respetó la tradición y autoridad en materia vínica que tiene el Instituto Nacional de Vi-tivinicultura, organismo autárquico que funciona en la órbita del Ministerio de Agricultura de la Nación.

En el capítulo III desarrollaremos el estado actual de la legislación interna.

II. L$0)'.1%)*" )"#$+"1%),"1.. A%/$+&,' )"#$+"1%),"1.$'

A partir de la reforma de la Constitución Argentina de 1994, los tratados interna-cionales aprobados por el Congreso tienen jerarquía superior a las leyes internas. Por jerarquía constitucional las leyes quedan subordinadas a los tratados6.

La supremacía de los tratados por sobre la ley interna y la relación que guarda la evolución de la cuestión con los procesos de armonización internacional de dere-chos, permite comprender la trascendencia que para la materia obje to de este trabajo implica la aprobación del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad In-telectual Relacionados con el Comercio (por medio de la sanción de la L. 24.425).

6. Badeni, Gregorio, Reforma Constitucional e Instituciones Políticas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1994, pp. 137-138.


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A. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)

En el plano internacional, el CUP del 20 de marzo de 1883 fue el que introdujo, junto con otros institutos de la propiedad intelectual (marcas, patentes de invención, modelos y diseños industriales), el tratamiento internacional de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen; estas dos últimas fueron recién contem-pladas en las revisiones de Washington (1911) y La Haya (1925), respectivamente7.

El artícu lo 1º8 del CUP expresamente dice:

1) Los países a los que se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.

2) La protección de la propiedad industrial tiene por obje to las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos indus-triales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal.

3) La propiedad industrial se entiende en su aceptación más amplia y se aplica no solo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, "ores, harinas (destacado fuera del texto original).

El concepto de Unión comprende puramente el conjunto de los Estados con-tratantes, o sucesivamente adheridos, y presupone también una Unión organizada, de modo que pueda constituir una personalidad de derecho internacional gobernada por un idéntico derecho, mientras que las disposiciones adoptadas reciben su apli-cación solo en virtud de procedimientos legislativos de los particu lares Estados de la Unión9.

7. Jardel, Silvia y Gatti, Enrique, Antecedentes para la negociación en materia vitivinícola entre Argentina y la Comunidad Europea: indicaciones geográ!cas, legislación y jurisprudencia, acuer-dos sobre el vino entre Argentina y la Comunidad Europea, 1ª ed., Mendoza, Consejo Empresa-rio Mendocino, 2003, p. 16.

8. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de Junio de 1934 y en Lisboa el 31 de Octubre de 1958. Rati!cado por Ley 17011 (1966).

9. Ramella, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, tomo II, Madrid, Hijos de Reus Editores, p. 480.


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El Convenio de París se encuentra vigente en Argentina desde 1966, tras haber sido rati!cado por la Ley 17.011 (nov. 10/1966), que expresamente aprueba el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958, y luego mediante la Ley 22.195 (mar. 17/1980) rati!ca la versión del Acta de Estocolmo de 1967.

Argentina no es miembro del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modi!cado el 28 de septiembre de 1979, que tiene por objetivo atender a la necesidad de disponer de un sistema inter-nacional que facilitara la protección de una categoría especial de ese tipo de indica-ciones geográ!cas, es decir, las “denominaciones de origen”, en países distintos del país de origen mediante su registro en la O!cina Internacional de la OMPI.

El Convenio de París introduce en su articu lado dos puntos importantes en cuanto al control y represión de productos que lleven ilícitamente una marca o un nombre comercial (art. 9º)10, e indicaciones falsas “sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor, etc.” (art. 10)11. Asimismo, el Convenio de París incorpora la obligación de asegurar (art. 10 bis)12 una protección e!caz contra la competencia desleal.

10. ART. 9°— 1) Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal. 2) El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita o en el país donde haya sido importado el producto. 3) El embargo se efectuará a instancia del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad competente, o de parte interesada, persona física o moral, conforme a la legislación interna de cada país. 4) Las autoridades no estarán obligadas a efectuar el embargo en caso de tránsito. 5) Si la legislación de un país no admite el embargo al importarse, el embargo se sustituirá por la prohibición de importación o por el embargo en el interior. 6) Si la legislación de un país no admite ni el embargo al importarse, ni la prohibición de importación, ni el embargo en el interior, y en espera de que dicha legislación se modi!que en consecuencia, estas medidas serán sustituidas por las acciones y medios que la ley de dicho país concediese en caso semejante a los nacionales.

11. ART. 10.— 1) Las disposiciones del artícu lo precedente serán aplicadas en caso de utilización di-recta o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante. 2) Será en todo caso reconocido como parte interesada, bien sea una persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de este producto y establecido, bien sea en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, bien sea en la región donde esta localidad esté situada, bien sea en el país falsamente indicado, bien sea en el país donde la falsa indicación de procedencia se emplea.

12. ART. 10 bis.— 1) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una protección e!caz contra la competencia desleal. 2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o comercial. 3) Principalmente deberán prohibirse: 1º Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio


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Estas herramientas permiten, aun ante un vacío legal sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográ!cas en los países de la Unión, atacar aquellos actos de terceros que pretendan falsear el origen o determinadas características de los productos en forma engañosa.

Aunque el Convenio de París no contiene (aparte del art. 1º) disposiciones que regulen especialmente a las denominaciones de origen, las relativas a las indi-caciones de procedencia (arts. 9º, 10 y 10 ter) son aplicables a las denominaciones de origen, puesto que toda denominación de origen constituye también una indicación de procedencia.

B. TRIP (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) o Adpic (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio)

El TRIP–Adpic ha sido el nuevo marco normativo global en materia de propiedad industrial e intelectual, incluidas las denominaciones de origen e indicaciones geo-grá!cas.

El TRIP–Adpic es un convenio que forma parte de los acuerdos adoptados al concluir la Ronda Uruguay del GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) en Marrakesh en abril de 1994 y que fuera rati!cado por Argentina mediante Ley 24.425 (publicada en el Boletín O!cial el 5 de enero de 1995).

Este acuerdo no solo se ocupa de las marcas y patentes sino también de los de-rechos de autor y conexos, indicaciones geográ!cas, dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, protección de información no divulga-da, etc., y ha sido la base mínima de protección para las regulaciones en materia de propiedad intelectual e industrial, acordada por los Estados miembros.

En ese marco, este acuerdo estableció normas y estándares mínimos para la protección de indicaciones geográ!cas en general y de los vinos y bebidas espirituo-sas en particu lar (arts. 22 a 24), que son obligatorias para los Estados miembros.

Si bien el TRIP–Adpic, al igual que el CUP, no re!ere en su articu lado a las denominaciones de origen, cabe entender que las mismas se encuentran incluidas

(Con. nota 12) que sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2º Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3º Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las mercancías.


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dentro de la terminología de las indicaciones geográ!cas. Una denominación de origen es un tipo especial de indicación geográ!ca, que se aplica a productos que poseen una calidad especí!ca derivada exclusiva o esencialmente del medio geográ!co en el que se elaboran. Así es que el concepto de indicación geográ!ca —más am-plio— engloba a las denominaciones de origen —más restringido—.

El artícu lo 22 regula la protección de las indicaciones geográ!cas, en general, y particu larmente el artícu lo 22.2 desarrolla dos incisos: el a), en el que se destaca la extensión del alcance del texto ya que no se limi ta solo a uso de la indicación geográ-!ca como tal sino que se extiende a la utilización de la misma en cualquier modo que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una indicación geográ!ca distinta; la prueba de esa posibili-dad de engaño o error estaría en cabeza de quien la invoca. Y en el inciso b) se remite al concepto de competencia desleal del Convenio de París, artícu lo 10 bis.

Cabe destacar, asimismo, la amplitud que el artícu lo 22.2 reconoce en cuanto a la legitimación activa para valerse de los remedios legales que los Estados miembros deben proveer, ya que habilita a “cualquier parte interesada”. Por lo tanto, la legitimación activa es reconocida no solo para productores afectados, asociacio-nes y organizaciones que los nuclean, sino también respecto de personas físicas o jurídicas afectadas, organismos estatales de control, asociaciones de consumidores, importadores, etc.13.

Expresamente el artícu lo 22 dice:

ART. 22.— Protección de las indicaciones geográ!cas.

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente acuerdo, indicaciones geográ!-cas son las que identi!quen un producto como originario del territorio de un miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, repu tación u otra característica del producto sea impu table funda-mentalmente a su origen geográ!co.

2. En relación con las indicaciones geográ!cas, los miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

a) La utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográ!ca distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográ!co del producto.

13. García Sellart, Marcelo, “Algunas Re2exiones sobre el Régimen Legal de las Indicaciones Geográ!cas en la Argentina”, en Derechos Intelectuales, tomo 10, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2003, p. 50.


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b) Cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artícu lo 10 bis del Convenio de París (1967).

3. Todo miembro, de o!cio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográ!ca respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

4. La protección prevista en los párrafos 1, 2 y 3 será aplicable contra toda indicación geográ!ca que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territo-rio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos se originan en otro territorio.

El artícu lo 23 se re!ere a la protección de las indicaciones geográ!cas de los vinos y bebidas espirituosas en particu lar:

ART. 23.— Protección adicional de las indicaciones geográ!cas de los vinos y bebidas espirituosas

1. Cada miembro establecerá los medios legales para que las partes in-teresadas puedan impedir la utilización de una indicación geográ!ca que identi!que vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográ!ca de que se trate, o que identi!que bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográ!ca en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográ!ca traducida o acompañada de expresiones tales como ‘clase’, ‘tipo’, ‘estilo’, ‘imi-tación’ u otras análogas (4)14.

2. De o!cio, si la legislación de un miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográ!ca que identi!que vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográ!ca que identi!que bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

14. En lo que respecta a estas obligaciones, los miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del artícu lo 42, prever medidas administrativas para lograr la obser-vancia.


140

3. En el caso de indicaciones geográ!cas homónimas para los vinos, la pro-tección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artícu lo 22. Cada miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error15.4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográ!cas para los vinos, en el Consejo de los Adpic se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de noti!cación y registro de las indicaciones geográ!cas de vinos que sean susceptibles de protección en los miembros participantes en ese sistema (destacado fuera del texto original).Concretamente el artícu lo 23.4 abre el punto de debate, en materia de indi-

caciones geográ!cas, dentro de la agenda de la Ronda de Doha de la OMC.En ese marco, el Consejo de los Adpic está examinando la creación de un

registro multilateral para los vinos y las bebidas espirituosas, y la extensión del nivel más elevado de protección (art. 23, Adpic) a productos distintos de los vinos y las be-bidas espirituosas. Conforme surge del sitio de Internet de la Organización Mundial Del Comercio (OMC), la cuestión del registro multilateral y la cuestión de la “exten-sión” —extender el nivel de protección más elevado a otros productos— se examinan por separado, aunque algunos países consideran que ambas están relacionadas.

Los miembros continúan divididos y no vislumbran acuerdo alguno, si bien estarían dispuestos a seguir debatiendo la cuestión. Sin perjuicio de ello, la UE intenta avanzar en negociaciones bilaterales y multilaterales con países y bloques regionales.

Especial atención merece el artícu lo 24 del TRIP–Adpic, ya que hace ex-presa mención a las excepciones a las disposiciones precedentemente expuestas en los artícu los 22 y 23 para determinadas situaciones relacionadas con el uso previo, continuado y simi lar de una determinada indicación geográ!ca de otro miembro, y/o cuando una marca haya sido solicitada o registrada o utilizada de buena fe.

Al respecto el artícu lo dice:ART. 24.— Negociaciones internacionales: excepciones.1. Los miembros convienen en entablar negociaciones encaminadas a mejorar la protección de las indicaciones geográ!cas determinadas según lo

15. Ver caso Consejo Regulador Denominación Origen Cali!cada Rioja c. Instituto Nacional de Vitivinicultura, en el capítulo IV, Jurisprudencia.


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dispuesto en el artícu lo 23. Ningún miembro se valdrá de las disposiciones de los párrafos 4 a 8 para negarse a celebrar negociaciones o a concertar acuerdos bilaterales o multilaterales. En el contexto de tales negociaciones, los miem-bros se mostrarán dispuestos a examinar la aplicabilidad continuada de esas disposiciones a las indicaciones geográ!cas determinadas cuya utilización sea obje to de tales negociaciones.

2. El Consejo de los Adpic mantendrá en examen la aplicación de las dis-posiciones de la presente Sección; el primero de esos exámenes se llevará a cabo dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Toda cuestión que afecte al cumplimiento de las obligaciones estableci-das en estas disposiciones podrá plantearse ante el Consejo que, a petición de cualquiera de los miembros, celebrará consultas con cualquiera otro miembro o miembros sobre las cuestiones para las cuales no haya sido posible encontrar una solución satisfactoria mediante consultas bilaterales o plurilaterales entre los miembros interesados. El Consejo adoptará las medidas que se acuer-den para facilitar el funcionamiento y favorecer los objetivos de la presente sección.

3. Al aplicar esta sección, ningún miembro reducirá la protección de las indicaciones geográ!cas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

4. Ninguna de las disposiciones de esta sección impondrá a un miembro la obligación de impedir el uso continuado y simi lar de una determinada indi-cación geográ!ca de otro miembro, que identi!que vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o domiciliarios que hayan utilizado esa indicación geográ!ca de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros a!nes, en el territorio de ese miembro a) du-rante 10 años como mínimo antes de la fecha de 15 de abril de 1994, o b) de buena fe, antes de esa fecha.

5. Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o regis-trada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese miembro, según lo establecido en la parte VI; o

b) antes de que la indicación geográ!ca estuviera protegida en su país de origen; las medidas adoptadas para aplicar esta sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que esta es idéntica o simi lar a una indicación geográ!ca.


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6. Nada de lo previsto en esta sección obligará a un miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográ!ca de cualquier otro miembro utilizada con respecto a bienes o servicios para los cuales la indicación perti-nente es idéntica al término habitual en lenguaje corriente que es el nombre común de tales bienes o servicios en el territorio de ese miembro. Nada de lo previsto en esta sección obligará a un miembro a aplicar sus disposiciones en el caso de una indicación geográ!ca de cualquier otro miembro utilizada con res-pecto a productos vitícolas, para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de ese miembro en la fecha de entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC.

7. Todo miembro podrá establecer que cualquier solicitud formu lada en el ámbito de la presente sección en relación con el uso o el registro de una marca de fábrica o de comercio ha de presentarse dentro de un plazo de cinco años conta-dos a partir del momento en que el uso lesivo de la indicación protegida haya adquirido notoriedad general en ese miembro, o a partir de la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio en ese miembro, siempre que la marca haya sido publicada para entonces, si tal fecha es anterior a aquella en que el uso lesivo adquirió notoriedad general en dicho miembro, con la salvedad de que la indicación geográ!ca no se haya usado o registrado de mala fe.

8. Las disposiciones de esta sección no prejuzgarán en modo alguno el derecho de cualquier persona a usar, en el curso de operaciones comerciales, su nombre o el nombre de su antecesor en la actividad comercial, excepto cuando ese nombre se use de manera que induzca a error al público.

9. El presente acuerdo no impondrá obligación ninguna de proteger las in-dicaciones geográ!cas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país.

Al respecto, señalan Silvia Jardel y Enrique Gatti16 que muchas de las indi-caciones extranjeras para vinos y bebidas espirituosas de uso difundido en nuestro país (ej., champagne, oporto, jerez, entre otras) encuadran dentro de las excepciones previstas por el tratado. Por ello, entienden los referidos autores que las indicaciones extranjeras para vinos y bebidas espirituosas podrían seguir siendo usadas por las empresas que cali!quen dentro de las excepciones, tanto en el mercado interno de la República Argentina como para su exportación a aquellos países en los que también

16. Jardel, Silvia y Gatti, Enrique, Antecedentes para la Negociación en materia Vitivinícola entre Argentina y la Comunidad Europea: indicaciones geográ!cas, legislación y jurisprudencia, acuer-dos sobre el vino entre Argentina y la Comunidad Europea, 1ª ed., Mendoza, Consejo Empresa-rio Mendocino, 2003, p. 28.


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rijan las excepciones, claro está, salvo que hayan suscrito acuerdos bilaterales que inhiban tal uso.

C. Mercosur

En el ámbito del Mercosur17, los países miembros —en ese entonces no estaba Ve-nezuela— han !rmado el 5 de agosto de 1995 en Asunción, Paraguay, el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen18.

Si bien dicho protocolo actualmente no se encuentra vigente por no haber sido rati!cado por la cantidad su!ciente de Estados partes —salvo por la República del Paraguay en agosto de 1996 y por Uruguay en diciembre de 1998—, resulta importante su análisis en el presente trabajo a efectos de ilustrar el tratamiento de la indicaciones de procedencia y denominaciones de origen en este sistema regional.

El protocolo, tal como se expresa en el Preámbulo, tiene por !n: “promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual [...] y garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente una barrera al comercio legítimo”.

Este protocolo establece, entre otros temas, la prohibición de registrar como marca indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

El protocolo no propone la armonización total, sino tan solo establecer un mínimo de protección en los temas que mayor incidencia pudieran tener en el fun-cionamiento del Mercosur, dejando la posibilidad a los Estados miembros de conce-der una protección más amplia siempre que no sea incompatible con las normas y principios del Convenio de París ni del TRIP19.

La Decisión Mercosur 8 de 1995 uni!ca los criterios sobre los cuales las le-gislaciones internas de los países deberán ajustarse, observando ante todo las normas del CUP y TRIP.

En cuanto al tema que nos convoca, hacemos especial hincapié en el capí- tulo De las indicaciones y procedencia y las denominaciones de origen, artícu los

17. Mercado Común del Sur es un bloque subregional integrado por Argentina, Brasil, Pa-raguay Uruguay y Venezuela, creado el 26 de marzo de 1991 con la !rma del Tratado de Asunción. Tiene como países asociados a Bolivia, Chile, Colombia, Perú, y Ecuador.

18. Mercosur/CMC/DEC.Nº8/95, Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas Indicaciones de Procedencia y Denomi-naciones de Origen.

19. Derechos de Propiedad Intelectual en el Mercosur por Elsa M. Álvarez Rúa, profesora adjunta de Derecho Internacional Público (UBA). Disponible en web: <http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/AREAS%20TEMATICAS/PUBLICO/mercosur-dchosin-telectuales.htm>.


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19 y 2020, que introducen la de!nición de indicaciones de procedencia y denomi-naciones de origen a diferencia del resto de los textos legales precedentes que solo mencionan las indicaciones geográ!cas, generalizando el instituto bajo esa termi-nología. También establece la prohibición de registrar marcas integradas con esos nombres prede!nidos.

Asimismo, como se adelantó, en el ámbito del Mercosur la Resolución Mer-cosur 26 de 2003, Reglamento Técnico Mercosur para Rotulación de Alimentos Envasados, incorporado al Código Alimentario Argentino (CAA) por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Políticas Regulación y Relaciones Sanitaria y la Secre-taría de Agricultura 149 de 2005 y 683 de 2005, establece:

[…] 3.3. Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares geográ!cos para obtener alimentos con caracteres sensoria-les simi lares o parecidos a los que son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá !gurar la expresión ‘tipo’ con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la denomina-ción aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo.No se podrá utilizar la expresión ‘tipo’, para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas características […] (destacado fuera del texto original).

III. L1' )"&)%1%),"$' 0$,0+34)%1' 5 &$",6)"1%),"$' $" -)", 5 7$7)&1' $'8)+)#/,'1' $" .1 .$0)'.1%)*" )"#$+"1 1+0$"#)"1

Dentro de la regulación argentina sobre indicaciones geográ!cas para vinos y be-bidas espirituosas, encontramos como principal cuerpo normativo a la Ley 25.163 destinada a Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico que, como veremos, requiere de una “permanente interacción normativa” con otras dos normas de fondo, que son las leyes de Marcas y Designaciones Comerciales (L. 22.362) y de Lealtad

20. ART. 19.—Obligación de protección y de!niciones: 1) Los Estados partes se comprometen a prote-ger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen. 2) Se considera indicación de procedencia el nombre geográ!co del país, ciudad, región o localidad de su territorio, que sea conocido como centro de extracción, producción o fabricación de determinado producto o de prestación de determinado servicio. 3) Se considera denominación de origen el nombre geográ!co de país, ciudad, región o localidad de su territorio, que designe productos o servicios cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográ!co, incluidos factores naturales y humanos.

ART. 20.—Prohibición de registro como marca las indicaciones de procedencia y las denominacio-nes de origen previstas en los incisos 2 y 3 supra no serán registradas como marcas.


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Comercial (L. 22.802), y con el acuerdo TRIP–Adpic que complementa eventuales vacíos de la mencionada norma y en su caso ayuda a la interpretación de la misma en el caso concreto, atento a su jerarquía constitucional superior.

En efecto, la Ley 25.163 establece las normas generales para reconocimiento, protección y registro de los nombres geográ!cos argentinos, para designar el origen de los vinos y de las bebidas espirituosas de naturaleza vínica, cumplimentando los requisitos mínimos !jados por el TRIP–Adpic. Fue sancionada el 15 de septiembre de 1999, mientras que recién fue reglamentada por Decreto 57 de 2004 del Poder Ejecutivo el día 14 de enero de 2004.

La Ley 25.163 es complementada por resoluciones del INV21, como asimismo por la Ley 26.633, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo del Grupo Mundial del Comercio del Vino sobre requisitos para el etiquetado de vinos, suscrito en Can-berra, Australia, el 23 de enero de 2007; este último tiene por obje to uniformar la información común de etiquetado y reducir al mínimo los obstácu los innecesarios que se relacionen con las etiquetas, a !n de facilitar el comercio internacional del vino entre las partes22.

La Ley 25.163 de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico reconoce tres categorías de indicaciones geográ!cas:

a) Indicación de procedencia (I.P.): conforme al artícu lo 3º, el empleo de una indicación de procedencia queda reservado exclusivamente para los “vinos de mesa o vinos regionales”. El procedimiento para la determinación del área geográ!ca de una indicación de procedencia, las condiciones de empleo y el control de esta categoría del régimen, es competencia exclusiva del INV.

El Decreto Reglamentario 57/2004 de la Ley 25.163 aclara el concepto, es-tableciendo que

21. Resolución 23/99. Aprueba el padrón grá!co de áreas geográ!cas que por sus aptitudes para la producción de uvas pueden pretender acceder a una denominación de origen controlada (DOC) o a una indicación geográ!ca (I.G.). Resolución 32/02. Reconoce de o!cio áreas de I.P. y de I.G., para los vinos. Resolución 37/12. Reconoce de o!cio nuevas áreas para Indicaciones Geográ!cas para vinos. Resolución 18/12. Aprueba ampliación del padrón básico de las áreas geográ!cas y áreas de producción preliminar de la República Argentina. Entre otras resoluciones del INV.

22. O’Donnell, Carol, Comentario a la Ley 26.633 sobre requisitos para el etiquetado de vinos. Disponible en web: <eldial.com>.


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[…] la I.P. es el nombre que identi!ca la procedencia de un producto origi-nario de un área geográ!ca menor que el territorio nacional, expresamente de!nida y reconocida por el INV, teniendo en cuenta límites administrativos y/o políticos de referencia, y podrá usarse en las etiquetas, solo para los vinos mencionados en el artícu lo 3º de la Ley 25.163, o sea, solo para los ‘vinos de mesa o vinos regionales’, que cumplan las condiciones de producción y elaboración correspondientes en vigencia, o las que se dicten en el futuro al respecto:

a) Los vinos de mesa solo podrán utilizar una I.P. cuando como mínimo el ochenta por ciento (80%) de su contenido provenga de uvas producidas y elaboradas en el área de la que lleva el nombre.

b) El uso de una I.P. deberá gestionarse ante el INV (destacado fuera del texto original).

Conforme surge del artícu lo, las indicaciones geográ!cas protegidas por la Ley 25.163 son exclusivamente las que identi!can al producto con un área geográ!ca menor que el territorio nacional.

No obstante, ello no implica que se excluya del ámbito de protección de la mencionada ley a las indicaciones geográ!cas extranjeras. Basta con referir que el artícu lo 38 del Decreto Reglamentario 57/2004 destinado a la autoridad de aplicación (INV) y al sistema de registro de I.P., I.G. y DOC, establece que “podrán incluirse en el Registro, debidamente identi!cadas, las I.P., I.G. y DOC extranjeras, que acrediten estar registradas en el país de origen” (destacado fuera del texto original).

Sin perjuicio de ello, a la fecha no hay I.P., I.G. o DOC extranjeras inscriptas en el INV.

La Resolución C.32/2002 del INV, publicada en el Boletín O!cial del 24 de diciembre de 2002, reconoce incluidos en la categoría mencionada en el artícu lo 3º de la Ley 25.163, o sea, Indicación de Procedencia (I.P.), a la totalidad de los vinos de mesa elaborados en las provincias de Jujuy, Catamarca, Córdoba, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Tucumán y a los regionales previstos en la Ley 14.878.

La Resolución C.19/2004 del INV publicada en el Boletín O!cial del 02 de junio 2004, establece que los vinos de mesa y los vinos !nos deberán contabilizarse como “vinos” y “vinos varietales”, comprendiendo el primero de ellos a los antigua-mente denominados “vinos de mesa y !nos genéricos” y, para el segundo agrupamiento, a los productos que han obtenido la categoría varietal a través de la respectiva cer-ti!cación.


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b) Indicación geográ!ca (I.G.): al respecto se re!ere el artícu lo 4º de la ley y establece que se entiende por I.G. el nombre que identi!ca un producto originario de una región, una localidad o un área de producción delimi tada del territorio na-cional no mayor que la super!cie de una provincia o de una zona interprovincial ya reconocida; la I.G. solo se justi!cará cuando determinada calidad y las características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográ!co.

Continúa el artícu lo 4º diciendo:

[…] En la de!nición precedente, entiéndase por:

Producto originario: es el producto elaborado y envasado en el área geográ!ca determinada, empleando uvas provenientes de cepas de ‘Vitis vinífera L.’, en el caso que estas hayan sido totalmente producidas, cosechadas y envasadas en la misma.

En aquellos casos en los que la elaboración y/o envasado del producto se realice en un área geográ!ca distinta a aquella en que se produzcan las uvas, el origen del producto se determinará utilizando en forma conjunta el nombre correspondiente al área de producción de las uvas y el nombre del área geo-grá!ca que contenga la producción de las uvas y la elaboración y/o envasado del producto.

En el caso de exportaciones a granel, los productos conservarán la categoría de su designación.

Área geográ!ca: la de!nida por límites globales a partir de límites adminis-trativos o históricos.

Área de producción: la constituida por un terruño o conjunto de terruños, situados en el interior de un área geográ!ca, que por la naturaleza de sus suelos y su situación ambiental, son reconocidos aptos para la producción de vinos de alta calidad.

Conforme lo establece el artícu lo 5º de la referida ley, el empleo de una I.G. queda reservado exclusivamente para los vinos o bebidas espirituosas de origen víni-co de calidad. El procedimiento para la determinación del área de producción de una I.G., las condiciones de empleo y el control son competencia exclusiva del INV.

La Resolución C.32 de 2002 del INV reconoce el listado de I.G. que luego es complementado por las resoluciones 37/2002, 29/2004, 5/2005, 21/2005, 20/2006, 21/2007, 30/2007, 6/2009 y 10/2009. Se encuentra disponible el listado de las I.G. reconocidas en el sitio de Internet del INV: http://www.inv.gov.ar.

El artícu lo 4º de la Resolución C.32 de 2002 establece que los vinos protegi-dos por una I.G. deberán provenir de las variedades reconocidas por el INV como aptas para la elaboración de vinos de calidad:


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a) Variedades tintas: Malbec; Merlot; Cabernet Sauvignon; Syrah; Pinot Negro; Canari; Pinot Meunier; Tannat; Lambrusco Maestri; Barbera; San-giovese; Bonarda; Tempranillo; Cinsaut; Carignan; Petit Verdot.

b) Variedades rosadas: Gewrztraminer.

c) Variedades blancas: Chardonnay; Chenin; Sauvignon; Semillón; Sau-vignonasse; Riesling; Torrontés Riojano; Ugni Blanc; Moscato Bianco; Pinot Blanco; Prosecco; Viognier; Pedro Giménez.

A solicitud de los interesados, el INV podrá agregar o eliminar variedades en el listado precedente, previo estudio sobre la aptitud enológica.

El rendimiento máximo en el proceso de elaboración no podrá ser inferior a ciento treinta (130) kilogramos de uva por cien (100) litros de vino.

Para la edulcoración de los vinos de calidad solo podrán utilizarse jugo de uva, mosto de uva concentrado y mosto de uva concentrado recti!cado.

c) Denominación de Origen Controlada (DOC): el artícu lo 13 de la Ley 25.163 de!ne a las DOC como

[…] el nombre que identi!ca un producto originario de una región, de una localidad o de área de producción delimi tada del territorio nacional, cu-yas cualidades o características particu lares se deben exclusiva o esencialmente al medio geográ!co, abarcando los factores naturales y factores humanos.

En la de!nición precedente se entiende por:

Producto originario: al producto obtenido de uvas provenientes de cepas de Vitis vinífera totalmente producidas en el área determinada, elaborado y embotellado en la misma, lo que debe ser expresamente certi!cado por la autoridad aplicación.

Área de producción: la constituida por un terruño o conjunto de terruños, situados en el interior de un área geográ!ca, que por la naturaleza sus suelos y su situación ambiental, son reconocidos aptos para la producción de vinos de calidad.

Área geográ!ca: la de!nida por límites globales a partir de límites adminis-trativos o históricos (destacado fuera del texto original).A la fecha en Argentina hay solo dos DOC reconocidas por Resolución INV:

Luján de Cuyo23 y San Rafael24.

23. Resolución C 15/2005 del INV publicada en el Boletín O!cial del 27 de julio de 2005.24. Resolución C 31/2007 del INV publicada en el Boletín O!cial el 14 de febrero de 2008.


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Conforme hemos visto en las de!niciones precedentes, aun cuando las de!ni-ciones sobre I.P., I.G. y DOC que brinda la Ley 25.163 re!eren a la expresión terri-torio nacional, la misma no prohíbe el registro de I.P., I.G. y DOC extranjeras, sino que por el contrario re!ere al mismo en el artícu lo 38 del decreto reglamentario25.

En cuanto a los derechos conferidos por el sistema de protección de las I.P., I.G. y DOC, la Ley 25.163 establece los siguientes alcances y obligaciones:

El sistema establece que es el Estado, por intermedio de la autoridad de apli-cación de esta ley, y a !n de garantizar la protección, quien con!ere a los usuarios el derecho al uso de los nombres de las áreas geográ!cas o de producción, utilizados para una I.P., I.G. o DOC, conforme a las condiciones que para cada caso se estable-cen, y a los reglamentos y demás normas complementarias que en su consecuencia se dicten (art. 29, L. 25.163).

El alcance de ese derecho de uso es de!nido por el artícu lo 35 de la Ley 25.163:

“a) Derecho de exclusividad y protección legal en el uso de la indicación de procedencia, indicación geográ!ca o denominación de origen controlada, debidamente registradas.

b) Derecho al uso de las siglas, logotipos, marbetes y etiquetas que hayan sido autorizados por la autoridad de aplicación de la ley para identi!cación.

c) Certi!cación de genuinidad y garantía de calidad, expedida por la auto-ridad de aplicación de la ley” (destacado fuera del texto original).

Con respecto a la mención que el inciso a) del artícu lo 35 hace de la expresión “debido registro”, la doctrina sostiene que “el registro” como requisito para el reconoci-miento de derechos sobre indicaciones geográ!cas, es una condición ajena a lo esta-blecido por los artícu los 22 y 23 del Adpic, por lo tanto no puede ser esgrimida como impedimento para la defensa legal de una indicación geográ!ca en Argentina26.

El artícu lo 30 establece que el empleo de una I.P., I.G. o DOC, está reservado exclusivamente a:

— Los vinos y bebidas espirituosas de origen vínico, de!nidos conforme a la Ley 14.87827,

25. Inciso d), artícu lo 38: “Podrán incluirse en el registro, debidamente identi!cadas, las I.P., I.G. y DOC extranjeras, que acrediten estar registradas en el país de origen”.

26. García Sellart, Marcelo, “Algunas Re2exiones sobre el Régimen Legal de las Indicaciones Geográ!cas en la Argentina”, en Derechos Intelectuales, tomo 10, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2003, p. 47.

27. Ley de Vinos 14.878, vigente a la fecha.


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— y solo las personas físicas o jurídicas que hayan inscripto sus viñedos y/o instalaciones en las áreas de!nidas a tal efecto, podrán producir uvas con destino a la elaboración de vinos y/o bebidas espirituosas de origen vínico, protegidos por la presente ley (destacado fuera del texto ori-ginal).

El artícu lo 31 establece que los establecimientos inscriptos en los registros de las I.P., I.G. y DOC, al hacer uso de las mismas, también podrán elaborar otros productos vínicos sin derecho a ellas, siempre y cuando sean identi!cados de ma-nera precisa, puedan ser controlados conforme a la reglamentación en vigencia y se efectúe una perfecta separación física entre tales productos y los protegidos por esta ley.

El artícu lo 33 establece que la autoridad de aplicación, tomará todas las medidas jurídicas necesarias para la protección de las I.P., I.G. y DOC registradas, con el !n de evitar todo uso indebido de las mismas que pudiera inducir a error o engaño del consumidor.

Por lo tanto, del artícu lo 33 se deduce que la ley con!ere a los productores el derecho a que el INV controle los productos respectivos, garanticen la calidad y certi!quen el origen de los mismos. En consecuencia, los productores tienen la facultad de instar el cumplimiento de tales funciones, como una forma más de asegurar que los productores amparados por las indicaciones geográ!cas no pierdan las características diferenciales que han justi!cado la existencia y el reconocimiento de las indicaciones.

Por último, en cuanto a la protección conferida el artícu lo 34 dice:

[…] queda prohibido el uso de las I.P., I.G. y DOC registradas:

a) Para la designación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico que no sean originarios del lugar evocado por las mismas, o no se ajusten a las condiciones bajo las cuales fueron registradas.

b) Para aprovechar la notoriedad ya adquirida por los vinos protegidos y causar en consecuencia su debilitamiento o deterioro.

c) Cuando exista usurpación, imi tación o evocación, aunque se indique el origen verdadero, acompañado de cali!caciones tales como “clase”, “a la ma-nera de”, “tipo”, “estilo”, u otras análogas o su traducción.

d) Para cualquier otro tipo de indicación que resulte falsa o engañosa, en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos vínicos.

e) Para cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto o que implique competencia desleal.


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Las prohibiciones contempladas precedentemente se aplicarán para la designa-ción de los productos considerados, en el envase, en el etiquetado, en el embala-je, en los registros y documentos, sean o!ciales o comerciales y en la publicidad (destacado fuera del texto original).

A. Necesaria interacción de la Ley 25.163 de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico con la Ley de Lealtad Comercial 22.808 y con la Ley de Marcas y Designaciones 22.362

El artícu lo 54 de la Ley 25.163 dispone que las leyes 22.362 de Marcas y Desig-naciones y 22.802 de Lealtad Comercial son de aplicación supletoria en cuanto sea pertinente, al igual que la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo.

La Ley 19.549 regula asuntos de índole procesal administrativo y se aplica en subsidio para todo lo no previsto por la precitada ley, pero las otras dos leyes re!e-ren a temas de fondo, esto es, lealtad comercial e identi!cación de mercaderías en el caso de la Ley 22.802 y marcas en la Ley 22.362, con mayor conexión respecto a la interacción normativa con la Ley 25.163.

En efecto, el artícu lo 32 de la Ley 25.163, establece que:

No podrán registrarse como indicaciones de procedencia, indicaciones geográ!-cas o denominaciones de origen controladas:

a) Los nombres genéricos de bienes, entendiéndose por tales aquellos que por su uso hayan pasado a ser el nombre común del bien con el que lo identi!ca el público en general, en el país de origen.

b) El nombre de una variedad de uva.

c) Las marcas registradas que identi!quen productos de origen vitivinícola.

Analizando la legislación complementaria surge lo siguiente:

A) Con respecto a la identi!cación de mercadería, la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, establece (arts. 1º, 5º, 7º y 8º) que:

1) no podrá consignarse palabras, frases, descripciones, marcas o cualquier otro signo que pueda inducir a error, engaño o confusión, respecto de la natu-raleza, origen, calidad, pureza, mezcla o cantidad de los frutos o productos, de sus propiedades, características, usos, condiciones de comercialización o técnicas de producción,

2) no podrá utilizarse denominación de origen nacional o extranje-ra para identi!car un fruto o un producto cuando este no provenga de la zona respectiva, excepto:


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- Cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley 22.802,

- O cuando la denominación de origen haya pasado al uso generalizado, o sea que por su uso ha pasado a ser el nombre o tipo del producto, en cuyo caso es de utilización libre (destacado fuera del texto original).

Un ejemplo a destacar es el caso del uso de la denominación “champaña o champagne” en Argentina, que es reconocida como un genérico por el inciso c), artícu lo 17 de la Ley de Vinos 14.87828 (promulgada el 6 de noviembre de 1959 [o sea, antes de la sanción de L. 22.802 de Lealtad Comercial]) desde que la reconoce como una categoría genérica de vinos especiales. El uso genérico de esa denomina-ción es habilitado por la propia legislación interna argentina.

El artícu lo 1101 del Código Alimentario (CAA) también establece al cham-paña o champagne como categoría de producto. Expresamente el artícu lo 1101 establece:

Champaña o champagne: son los obtenidos con vinos blancos o rosados, que previa adición de sacarosa y levadura seleccionadas, se los somete a una se-gunda fermentación alcohólica en envase cerrado. Pueden ser adicionados del llamado licor de expedición, constituidos por vinos licorosos y de coñac, para constituir los tipos: secos (sec), semiseco (semisec) y dulce (doux); reservándose las denominaciones de bruto (brut) y natural (nature) para distinguir el producto original. Deben expenderse con una presión de gas carbónico no inferior a 4 atmósferas a 20ºC.

El mencionado artícu lo 1101 del Código Alimentario está vigente y es com-plementado por la Resolución 1/2003 del INV que aprueba las normas para la ela-boración de vino espumoso, espumante, champaña o champagne, vino espumante dulce natural, vino frisante natural, espumoso frutado natural, vino gasi!cado y cóctel de vino y las referidas a la registración de los mismos.

En este aspecto, la Ley 25.163 y la Ley de Lealtad Comercial 22.802 también tienen interacción necesaria con el artícu lo 24 punto 4 del Acuerdo Adpic–TRIP que establece el límite contra la posibilidad de reclamar el cese de uso de una indicación geográ!ca extranjera considerada genérica en Argentina, para vinos y bebidas espiri-

28. ART. 17.— A los efectos de la presente ley, se considerará: […] c) Vinos espumosos, champaña o champagne el que se expende en botellas con una presión no inferior a cuatro atmósferas (4 atm.), a veinte grados centígrados (20º C) y cuyo anhídrido carbónico provenga exclusivamente de una segunda fermentación alcohólica en envase cerrado. Esta fermentación puede ser obtenida por medio del azúcar natural de la uva o por la adición de sacarosa. Se permitirá la adición de licores a base exclusivamente de vino con cognac o aguardiente vínico.


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tuosas, siempre que el uso de dicha indicación geográ!ca en Argentina se encuentre en una de las siguientes alternativas: a) el uso haya ocurrido en Argentina durante diez años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o b) haber sido realizado de buena fe antes de dicha fecha.

B) Con respecto al registro de marcas, la Ley 22.362 de Marcas y Designa-ciones Comerciales establece en su artícu lo 3º:

No pueden ser registrados: [entre otros casos]

[…].

c) las denominaciones de origen nacional o extranjeras.

Se entiende por denominación de origen el nombre de un país de una región, de un lugar o área geográ!ca determinado que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográ!co. Tam-bién se considera denominación de origen la que se re!ere a un área geográ!ca determinada para los !nes de ciertos productos.

d) las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la natura-leza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen de precio u otras características de los productos o servicios a distinguir;

f) las letras, palabras, nombres, distintivos, símbolos, que usen o deban usar la Nación, las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias;

g) las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los organismos internacionales reconocidos por el gobierno argentino […] (destacado fuera del texto original).

En la Exposición de Motivos de dicha ley surgen las razones de las prohibi-ciones del artícu lo 3º en los siguientes términos:

El registro marcario es un derecho exclusivo de uso, en consecuencia, hace a su propia esencia que no puedan coexistir dos marcas idénticas.

Existen denominaciones que pueden inducir a error o a engaño respecto de determinadas características del producto o servicios que distinguen. Entre otras, destacamos las denominaciones de origen, que indican que el producto proviene de un lugar determinado y, por tal razón, in-ducen a presumir que posee características especiales que no poseen otros productos de igual género pero de origen distinto. Para evitar un perjuicio al público consumidor, se prevé la prohibición de su registro como marca (destacado fuera del texto original).


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Ambas leyes, la Ley de Marcas y la Ley de Lealtad Comercial, mantienen criterios simi lares en cuanto a que no permiten identi!car productos y/o registrar marcas que contengan denominaciones de origen nacional o extranjeras; y expresa-mente la Ley de Lealtad Comercial establece la excepción del caso: “cuando hubiera sido registrada como marca con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley”.

Esto implica una vez más que si al tiempo de la sanción de la Ley de Lealtad Comercial esa denominación de origen es marca registrada, pues entonces no se puede impedir el uso.

Lo mismo ocurre a la inversa, respecto del registro de indicaciones geográ!-cas en el sentido de que se impide su registro como tal ante el INV cuando ya fue registrada como marca, conforme al artícu lo 32 de la Ley 25.16329.

Es decir que si una denominación es una marca registrada previamente a la sanción de la Ley 25.163, no se podrá conceder la I.P., I.G. o DOC, siempre que el registro se mantenga vigente.

En consecuencia, la marca registrada está por encima del reconocimiento de la I.P., I.G. o DOC, siempre y cuando haya sido válidamente registrada con anterio-ridad al reconocimiento pretendido de I.P., I.G. o DOC.

Esta situación a!anza una vez más la mencionada “necesaria interacción norma-tiva” en esta materia. Lo analizado hasta el momento plantea otra cuestión.

1. ¿Interacción o contradicción?

Por un lado, el artícu lo 32 de la Ley 25.16330 reconoce la prioridad de la marca regis-trada frente al reconocimiento de una I.P., I.G. o DOC; sin embargo, la Resolución 23/99 del INV establece el padrón básico de áreas geográ!cas y áreas de producción preliminares que pueden acceder a una Denominación de Origen Controlada o a una Indicación Geográ!ca, y la Resolución 32/02 dispone reconocimiento “de o!cio” de las primeras I.G. de la Argentina de productos vitivinícolas, o sea, ambas resolucio-nes con!eren reconocimiento previo a denominaciones que pueden estar alcanzadas por marcas ya registradas, sin que surja de los considerandos que se haya hecho un examen previo ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)31

29. “No podrán registrarse como Indicaciones de Procedencia, Indicaciones Geográ!cas o Denomina-ciones de Origen Controladas: […] c) Las marcas registradas que identi!quen productos de origen vitivinícola”.

30. Ley 25.163 Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico (también conocida como Ley sobre Denominaciones de Origen en Vitivinicultura). Publicada en el Boletín O!cial del 12 de octubre de 1999.

31. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (organismo encargado del registro de mar-cas, patentes, modelos y diseños industriales en Argentina).


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—generando un con2icto de interacción normativa, en especial respecto de marcas ya registradas—.

O sea, estas resoluciones establecen áreas geográ!cas y áreas de producción que por sus aptitudes para la producción de uvas puedan pretender acceder a una denominación de origen controlada (DOC) o a una indicación geográ!ca (I.G.); sin embargo, la resolución parece no haber considerado que en ese listado/padrón existen denominaciones alcanzadas por marcas registradas. Un ejemplo es el que se plantea en el caso Tunuyán, al que se hace referencia más abajo.

También en esa práctica se presenta otro punto que merece consideración con respecto a lo dispuesto el inciso b), artícu lo 54 del Decreto 57/2004 Reglamentario de la Ley 25.163 en cuanto al carácter que le otorga a la opinión del INV sobre la registrabilidad de las solicitudes de registros marcarios con respecto a bebidas alco-hólicas (excepto cervezas).En efecto, el artícu lo 54 del Decreto Reglamentario precitado dice:

Conforme a las leyes de aplicación supletoria […] b) Para el cumplimiento de lo previsto en el artícu lo 12, 2º párrafo de la Ley 22.362, el Instituto Na-cional de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción, requerirá al Instituto Nacional de Vitivinicultura la información relativa a las solicitudes de registro de las marcas de la Clase 33, conforme a la nomenclatura prevista en la Ley 22.362, con relación a los productos amparados por la Ley 25.163, de acuerdo al procedimiento que establezcan, en forma conjunta, ambos organismos. Los dictámenes emitidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura serán vincu lantes en oportunidad de resolver la aprobación de las marcas solicitadas.Asimismo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, antes de registrar una I.P., I.G. o DOC, consultará al Instituto Nacional de la Propiedad Indus-trial, sobre si la designación solicitada se encuentra registrada como marca, conforme al procedimiento que establezcan, en forma conjunta, ambos organis-mos (destacado fuera del texto original).Pues bien, el artícu lo 12 de la Ley de Marcas 22.362 dice:Presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación, si encontrare cumplidas las formalidades legales, efectuará su publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas a costa del peticionante.Dentro de los treinta (30) días de efectuada la publicación, la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial efectuará la búsqueda de antecedentes de la marca solicitada y dictaminará respecto de la registrabilidad (destacado fuera del texto original).


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Vemos que el segundo párrafo de esta norma (a la que re!ere el art. 54 del reglamento antes mencionado) dispone que la O!cina de Marcas, una vez realizada la búsqueda de antecedentes de marcas, resolverá sobre la registrabilidad; obviamen-te si no hay oposición de terceros, en cuyo caso se deberá seguir el procedimiento previsto al efecto.

Pero el punto de con2icto es que el artícu lo 54 del Decreto Reglamentario de la Ley 25.163, que viene a modi!car indirectamente la Ley de Marcas —sin así decirlo—, ya que en los casos de marcas solicitadas para productos incluidos en la clase 33 del nomenclador marcario, o sea, bebidas alcohólicas (excepto cervezas), establece que el dictamen que realice el INV es vincu lante, o sea que en esos casos quien resuelve sobre la registrabilidad de esas marcas es el INV y no el INPI, ante el carácter vincu lante del mencionado dictamen. Si bien en los hechos será la O!cina de Marcas quien dicte la resolución de concesión o denegación del registro, esta no podrá apartarse de un dictamen negativo del INV.

Entendemos que es de utilidad para la necesaria interacción normativa, a la que antes referimos, que el INPI informe al INV sobre las solicitudes de registro de marcas para las bebidas alcohólicas, pero hubiera sido su!ciente que el artícu lo 54 del Decreto Reglamentario de la Ley 25.163 dispusiera que el INV debería formu lar su dictamen, pero el sentido sobre registrabilidad o no de la solicitud marcaria pudo haberse dejado en cabeza del INPI, como lo hace la Ley 22.362.

Un ejemplo de con2icto en la práctica es la Resolución 40.438 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que deniega la solicitud de registro de marca Tunuyán y etiqueta, en clase 33. En este caso el registro original de la marca Tu-nuyán fue renovado en varias oportunidades hasta la fecha, por número de conce-sión actual, 2.414.902 (renovación de los registros 1.715.656, 1039.157, 701.843). Ante una nueva solicitud de registro de marca Tunuyán (diseño logo etiqueta Acta 2.446.909 clase 33), peticionada por el mismo titular (Ovinto S.A.) de la marca registrada desde hace varios años atrás, fue denegada por la O!cina de Marcas del INPI sobre la base del dictamen negativo del INV de fecha 9 de mayo de 2007, con-siderando que —según interpreta el INPI— el espíritu del legislador en el caso del inciso c), artícu lo 32 de la Ley 25.163 fue preservar derechos en cuanto a marcas ya registradas al momento de la sanción de la ley y que entonces no alcanza al supuesto de marcas nuevas, aun cuando estas modernicen o readecúen las anteriores, puesto que entiende que la interpretación en el caso ha de ser restrictiva.

Esta resolución denegatoria de registro se encuentra actualmente impugnada ante la Justicia Federal (autos caratulados Ovinto S.A. c. Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y otro s. denegatoria de registro) que deberá resolver sobre el tema.


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IV. J/+)'8+/&$"%)1

Conforme surge de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones y de la Ley 25.163, los fueros federales competentes para entender en juicios que involucran deno-minaciones de origen vínico son dos: si el juicio se funda en la Ley de Marcas y Designaciones 22.362, por ejemplo por cese de oposición al registro de marca, cese de uso de marca, nulidad de registro de marca, etc., el fuero competente es el Civil y Comercial Federal, conforme a los artícu los 17 y 33 de la Ley 22.362; si el juicio tiene por obje to una cuestión encuadrada en la Ley 25.163, es competente el Fuero Contencioso Administrativo Federal, conforme a los artícu los 27 y 54 del Decreto 57/2012, en tanto que el artícu lo 49 de la Ley 25.163 solo re!ere a fuero federal.

En Argentina son pocos los antecedentes judiciales en materia de denomi-naciones o indicaciones geográ!cas y menos aún los referidos a materia vínica. A continuación referimos algunos de los antecedentes jurisprudenciales sobre deno-minaciones de origen vínicas, a !n de exponer los criterios de la jurisprudencia en este tema.

El caso Establecimiento Perpiñán Prim Hnos. c. Valentín Bianchi S.A. s. cese de oposición al registro de marca (Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 16/8/84), la actora solicitó el registro de la marca “Chateau Margaux” para distinguir vinos, y se opuso Valentín Bianchi S.A. por con-siderar que la expresión era genérica al identi!car a un tipo de vino de ciertas carac-terísticas y gran nombradía elaborado en el distrito Chateau Margaux de Burdeos, Francia, y que por lo tanto no podía ser obje to de apropiación marcaria, resultando su utilización de uso común. Posteriormente Perpiñán Prim amplió la demanda y acreditó que también era titular de un registro de la marca “Margaux” en la clase de vinos, y requirió que se condene a Valentín Bianchi S.A. a cesar en el uso de la expresión “Nuestro Margaux” en la presentación de uno de sus vinos marca “Bian-chi”. Valentín Bianchi S.A. contestó demanda y reconvino por nulidad de la marca “Margaux”. Primera instancia dictó sentencia rechazando la demanda e hizo lugar a la reconvención, en consecuencia decretó la nulidad de la marca “Margaux” de Per-piñán Prim Hnos. La Cámara de Apelaciones con!rmó la sentencia destacando que el inciso c) del artícu lo 3º de la Ley 22.362 establece que no pueden ser registradas como marcas las denominaciones de origen nacionales o extranjeras.

En el caso Bianchi S.A. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux -de-Vie s. cese de oposición al registro de marca y reconvención por cese de uso de marca (Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 25/9/89), Valentín Bianchi S.A. solicitó el registro de la marca “Nuestro Bianchi Margaux” manifestando que no pretendía privilegio sobre Mar-gaux, y recibió oposición por parte del Institut National des Appellations d’Origine


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des Vins et Eaux de Vie sobre la base de que la denominación Margaux corresponde al nombre de una comunidad de la región de Bordeaux que produce vinos de gran calidad y constituye denominación de origen controlada de renombre y protegida por legislación francesa, e invocó el inciso c) del artícu lo 3º de la Ley 22.362. Primera Instancia hizo lugar a la demanda, no obstante la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia, y en consecuencia denegó el registro de la marca “Nuestro Bianchi Margaux” (con diseño) —sin perjuicio que Valentín Bianchi S.A había renunciado a todo privilegio marcario sobre el vocablo “Margaux”—, en la misma línea con la sentencia dictada en el caso Establecimiento Perpiñán Prim Hnos. c. Valentín Bianchi S.A., —precedentemente referida— y ordenando el cese de uso de Margaux en las etiquetas (tal como reconvino la demandada). La Cámara consideró al Convenio de Paris y al inciso c), artícu lo 3º de la Ley 22.362.

El caso Ángel M. Espiño e Hijos S.A.I.C. c. Consejo Regulador de la Deno-minación de Origen Jerez-Xeres-Jherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda s. Cese de Oposición al Registro de Marca (Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 23/12/81). La actora pretendió el registro de la marca Espiño y diseño para distinguir vinos, bebidas espirituosas y licores. La demandada —organismo o!cial del Ministerio de Agricultura de España— argumentó que la actora no pretende, como lo sostiene, identi!car el producto con la palabra “Espiño” sino que por la tipografía, coloración y tamaño del diseño de la etiqueta de la palabra “jerez” intenta identi!car marcariamente con ese término a sus productos, cuando “jerez” es denominación de origen protegida en España. Primera instancia rechaza la demanda y la Cámara la con!rma sobre la base de que el diseño que compone la etiqueta contiene la palabra “jerez” escrita en muy grandes letras de llamativos caracteres, mientras que la palabra Espiño ocupa un espacio comparativamente minúscu lo en caracteres clásicos de imprenta. La marca así propuesta viola el inciso d), artícu lo 3º de la Ley 22.362 en cuanto prescribe que “no pueden ser registradas […] las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mé-rito, calidad, técnicas de elaboración, función, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir”. Esta convicción se refuerza aun más, si cabe, frente al análisis de la palabra “jerez” tanto como locución de uso general, como a su calidad indicativa de origen, cuyo registro prohíbe el inciso c), artícu lo 3º de la Ley 22.362.

El caso Peters Hnos. Cia. Com. E Ind. S.A. c. Institut National des Appe-llations D Origin s. Cese de Oposición al Registro de Marca (Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal, 12/8/2010). La actora solicitó el registro de la marca Martinique en la clase 33 (vinos, bebidas espirituosas y licores), y en su defensa argumentó que había sido titular del registro de la misma marca. El Juez de primera instancia rechazó la demanda. La Cámara con!rmó la sentencia de primera instancia, por aplicación del párrafo 3, artícu lo 22, y el párrafo 2, artícu lo 23 del


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Adpic. Al efecto consideró que el vencimiento del registro 1.210.476 se produjo el 22 de septiembre de 1996 y que la actora no ejerció su derecho de renovación, ni en tiempo oportuno ni en tiempo razonable posterior. Esto trajo la consecuencia de que el titular de la marca perdió sus derechos conforme al régimen atributivo de nuestra ley de marcas. A partir de entonces el valor de su signo debe compatibilizarse con otras circunstancias fácticas y jurídicas concomi tantes a estos hechos, entre ellas, la vigencia para la República Argentina del Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-chos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio —Adpic— (aprobado por L. 24.425 y vigente en las condiciones de la parte VI, artícu lo 65, apartados 1 y 2 y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Asimismo, un aspecto fáctico relevante es la demostración de que “Martinique” devino una de-nominación de origen controlada (extranjera), de conformidad con la decisión de la autoridad competente de la República Francesa del 5 de noviembre de 1996.

El caso Consejo Regulador Denominación Origen Cali!cada Rioja c. Institu-to Nacional de Vitivinicultura (Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, 7/2/2012). La actora impugna la Resolución 32 del 14 de noviembre de 2002 del INV por medio de la cual se modi!có el padrón básico de las áreas geográ!cas y producción previstas en la Resolución 23/99, suplan-tando la denominación de origen controlada “Rioja” por “La Rioja Argentina”. La actora sostiene que la denominación de origen controlada (DOC) “Rioja” muestra un liderazgo a nivel mundial que debe ser preservado, y que la Argentina como miem-bro pleno de la Organización Mundial de Comercio y como !rmante de los acuerdos !nales de la Ronda de Uruguay, está obligada a respetar las DOC preexistentes de otros países miembros. El Juez de Primera Instancia rechazó la demanda. La Senten-cia de Cámara con!rmó la sentencia de Primera Instancia. No obstante ello, el caso no se encuentra !rme, ya que la parte actora interpuso un recuso extraordinario, por lo que fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el caso, la Cámara consideró que tanto en sede administrativa como ju-dicial la actora no logró demostrar ni acreditar la eventual confusión o inducción al error en los consumidores y la competencia desleal que provoca la utilización de la denominación de origen “La Rioja Argentina” como área geográ!ca y de producción preliminar, en los términos de la Resolución 32/02. Sostiene la Cámara que la acto-ra reclamante y apelante realiza una interpretación que desnaturaliza los objetivos previstos en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) —que constituye, como anexo IC, parte inte-grante del Acuerdo de Marrakech por el que se estableció la Organización Mundial del Comercio, aprobado por L. 24.425—.

Asimismo, la Cámara destacó que aun cuando se considere que la denomi-nación de origen cali!cada ”La Rioja Argentina” sea homónima a aquella de “Rioja”


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del Reino de España, debe advertirse que el carácter de homónimo no menoscaba el derecho de protección a la denominación que pudieren acceder los productos provenientes de la provincia de La Rioja, Argentina. Ello, toda vez que, en lo que se re!ere a las denominaciones de origen cali!cadas homónimas, el artícu lo 23.3 del Adpic no dispone su eliminación, sino que establece que deben tomarse los recaudos necesarios para no provocar la confusión de los consumidores.

También consideró la Cámara que debe valorarse el cambio de denominación de origen de “La Rioja” —conf. Res. 23/1999— a “La Rioja Argentina”—por Res. 32/2002—. El aditamento “Argentina” dispuesto en la última resolución aparece como un efectivo término diferenciador entre las áreas geográ!cas en pugna, ya que responde directamente al nombre del Estado al que pertenece dicha área, sin dejar lugar a duda que los productos provienen de la República Argentina.

Habrá que estar a lo que resuelva la Corte ante el recurso extraordinario interpuesto.

V. C,"%./'),"$'

El instituto de las indicaciones geográ!cas y de las denominaciones de origen es un valioso instrumento promocional para las regiones productivas de vinos y bebidas espirituosas, tanto en el mercado local como internacional.

La protección de las indicaciones geográ!cas no tiene en Argentina el desa-rrollo ni la tradición que tiene en Europa. Ello se debe a la historia misma que forja la industria vínica Argentina, como colonia española y como fuerte receptor de in-migración europea —italianos, franceses, etc.— durante los siglos XIX y XX, que provocó que designaciones originales de ciertos productos devinieran en el nombre genérico con que el producto se identi!ca y es conocido por el público en Argentina (por ejemplo jerez, oporto, champagne, cognac)32.

La legislación aplicable a la Argentina admite el registro de indicaciones geográ!cas extranjeras ante el INV, no obstante a la fecha no hay ninguna inscripta. De todos modos, el fundamento para la defensa de una denominación de origen extranjera se encuentra en el juego armónico de la Ley 25.163 y la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, y en su caso con la Ley de Marcas 22.362, y el Adpic, siempre que no caiga dentro de las excepciones previstas, tal como el inciso 4, artícu lo 24 del Adpic.

32. Schiavone, Elena, “Indicaciones Geográ!cas”, en Derechos Intelectuales, tomo 10, Buenos Aires, Astrea, 2003, p. 29.


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La legislación aplicable permite resolver los con2ictos que se generan entre denominación de origen y marcas, ya sea aplicando la Ley 25.165 en su interacción con la Ley de Marcas y Designaciones y Lealtad Comercial, o directamente el TRIP–Adpic.

Es recomendable propiciar en Argentina la interacción normativa entre la Ley de Indicaciones Geográ!cas y Denominaciones de Origen con las leyes de Marcas y Lealtad Comercial para evitar contradicciones tales como el caso en el que se advierte que posibles nombres de indicaciones geográ!cas determinadas de o!cio se encuen-tran registradas de antemano como marcas.

En materia de comercio exterior parece favorable propiciar acuerdos en el marco de las negociaciones entre países o bloques regionales con respecto a indi-caciones geográ!cas, buscando encontrar una situación de equilibrio conforme el espíritu de las normas del comercio internacional y las buenas prácticas.

BIBLIOGRAFÍAÁlvarez Rúa, Elsa M., Derechos de propiedad intelectual en el Mercosur. Disponi-

ble en web: <http://www.espaciosjuridicos.com.ar/datos/AREAS%20TEMATICAS/PUBLICO/mercosur-dchosintelectuales.htm>.

Badeni, Gregorio, Reforma Constitucional e Instituciones Políticas, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1994.

Breuer Moreno, Pedro C., Tratado de Marcas, Buenos Aires, Editorial Robis, 1945.

Díaz Araujo, Edgardo y Luvaro María, José, Vitivinicultura y Derecho, Buenos Aires, Editorial Dunken, 2006.

Galavís Sucre, Cristina. “La Protección Internacional de las Denominaciones de Origen: Zonas de Con2icto”, en Derechos Intelectuales, tomo 14, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2008.

García Sellart, Marcelo, “Algunas Re2exiones sobre el Régimen Legal de las Indicaciones Geográ!cas en la Argentina”, en Derechos Intelectuales, tomo 10, Buenos Aires, Editorial Astrea, 2003.

Historia de la vid y el vino. Desde los orígenes hasta nuestros días. Disponible en web: <http://www.fondovitivinicola.com.ar/!les/la_cultura_de_la_vid_y_el_vino/capitulo01.pdf>.

Jardel, Silvia y Gatti, Enrique, Antecedentes para la negociación en materia vitivinícola entre Argentina y la Comunidad Europea: indicaciones geográ!cas, legislación


162

y jurisprudencia, acuerdos sobre el vino entre Argentina y la Comunidad Europea, 1ª.ed, Mendoza, Consejo Empresario Mendocino, 2003.

Kuck, Pablo A., “Denominaciones de Origen. Panorama en Argentina, Fran-cia y la Unión Europea”, en Cuadernos de Propiedad Intelectual, I 2004, Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, 2004.

O’Donnell, Carol. Comentario a la Ley 26.633 sobre Requisitos para el Etiquetado de Vinos. Publicado en el Dial elDial.com - DC1464.

Otamendi, Jorge, Derecho de Marcas, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006.Pérez, Félix S., Las diferencias entre las marcas y las Denominaciones de Origen,

1º Congreso Nacional de Derecho Vitivinícola realizado en la Ciudad de Mendoza, Argentina, 18 de mayo del 2012.

Ramella, Agustín, Tratado de la Propiedad Industrial, tomo II, Madrid, Hijos de Reus Editores.

Schiavone, Elena, “Indicaciones Geográ!cas”, en Derechos Intelectuales, Tomo 10, Buenos Aires, Astrea, 2003.

Suárez, Laura. Disponible en web: <http://www.mendoza.travel/Vinos_ mendoza_hist2.aspx>.

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Alcance jurídico del ‘derecho preferente’.

Particu lar referencia al Derecho Andino

Por: Alfredo Corral Ponce

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Una marca es una expresión creativa que no tiene una existencia sensible hasta cuando dicha creación se materializa en un soporte tangible o en elementos físicos que hacen que pueda ser percibida por los sentidos.

Las diferentes legislaciones y la doctrina mayormente aceptada han a5rmado que la marca es un signo, no obstante, el signo es una realidad intangible que re-quiere adquirir una forma sensible —materialización— para ser percibida por todos. Por ello, el obje to del derecho de marca no es el signo en sí mismo, sino el signo en relación con un producto o servicio.

Sin embargo, si nos limi tamos a decir que una marca es solamente la conjun-ción entre el signo y una determinada clase de productos o servicios, no estaríamos describiendo a una marca activa, viva y operante, sino tan solo a una marca en potencia, a la que faltaría un ingrediente adicional indispensable para que pueda funcionar como marca. El ingrediente esencial es el psicológico, es decir, cuando la sintonía entre signo y producto o servicio es aprehendida por el público consumidor. Cuando la fusión del signo con el producto o servicio es retenida en la mente del consumidor, estamos entonces frente a una verdadera marca, una marca activa, viva y operante, y para ello es indispensable el uso de dicha marca en el mercado.

Es decir, que para que un signo funcione como una marca, no se requiere únicamente el esfuerzo creativo de un empresario o del titular del signo, es indispen-sable, para su consolidación de5nitiva y su proceso formativo, la participación de un segundo protagonista, a saber: el consumidor. Dicho de otra manera, los consumi-


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dores no son simplemente destinatarios de las marcas, al contrario, son protagonistas activos que representan un papel indispensable en el proceso de formación de una verdadera marca. La marca no puede ser tal sin su participación en el mercado, y para ello, nuevamente señalamos, se requiere que tal signo efectivamente distinga productos o servicios de sus simi lares, es decir, se requiere de su uso en el mercado.

A. El uso de un signo distintivo

Como hemos mencionado, para que un signo pueda ser considerado una marca de-berá efectivamente individualizar y distinguir en el mercado productos o servicios de sus simi lares, por tanto, si no fuese usado para tales efectos, no estaríamos frente a una marca, estaríamos frente a un signo que pretende en algún momento ser mar-ca1. Dicho de otra manera, si no hay uso, no hay marca. La marca es tal —realidad inmaterial denominada marca— cuando ejerce su función primordial de distinguir, y para ello es condicio sine qua non el uso de aquella en el mercado.

En resumen, el signo como bien inmaterial —marca— tiene vida jurídica cuando la realidad registral —registro— con6uye con la realidad del mercado —uso—. Por ello, el uso de un signo es de especial relevancia y sin él no podríamos hablar de marcas.

En razón de lo indicado, las legislaciones marcarias que siguen el sistema re-gistral permiten que se puedan extinguir los derechos que con5ere el registro cuando una marca no está siendo usada. La razón: dicha marca no estaría cumpliendo preci-samente su función marcaria, en otras palabras, aquella marca no es marca.

B. ¿El uso es una obligación del titular del registro?

De5nitivamente no, el uso no es una obligación del titular del registro, el uso es una carga que pesa sobre dicho titular, so pena de que en algún momento la falta de este uso permi ta el ejercicio de una acción de cancelación que podría extinguir el derecho al uso exclusivo que se adquiere con el registro.

Reiteramos, el uso es una carga, no es una obligación —como lo ha determi-nado un sector mayoritario de la doctrina—, ya que no hay nada ni nadie que obli-gue al titular a usar dicho signo. Lo que jurídicamente existe es una consecuencia legal materializada en una acción —cancelación—, la cual responde a un hecho ob-jetivo —falta de uso—, que busca la extinción del derecho —al uso exclusivo— que

1. No importaría si el signo está registrado o no.

— A L C A N C E J U R Í D I C O D E L ‘ D E R E C H O P R E F E R E N T E ’ . P A R T I C U L A R R E F E R E N C I A A L D E R E C H O A N D I N O —

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con5ere el registro, debido a que el signo no está cumpliendo su función principal —distinguir—, dicho de otra manera, el signo no está funcionando como marca.

Esta acción es una mera posibilidad, motivo por el cual podría darse el caso de que existan registros de signos que se renueven sin que jamás estos signos hayan sido usados2, es decir, que se renueve el registro de signos que nunca han funcio-nado como marcas. En estos casos, el incumplimiento de la supuesta obligación de uso no habrá traído ninguna consecuencia para el titular, lo cual rati5ca nuestra apreciación.

C. La acción de cancelación por falta de uso

Debe quedar claro que en un sistema registral, como el andino, el uso es un hecho superviniente e independiente del registro, por tanto, la validez o legitimidad de dicho registro depende exclusivamente del acto administrativo registral. El uso no es un motivo de legitimidad para la concesión del signo, sin embargo, por di-versos motivos, la falta de uso de un signo hace que dicho registro pueda dejar de subsistir, y la forma que las legislaciones han implementado para conseguir que los derechos sobre el signo se extingan es, entre otras, la 5gura de la cancelación por falta de uso.

Desde una visión sustantiva, la cancelación es simplemente una manera de extinguir el derecho sobre un signo distintivo registrado y, desde una visión adjetiva, un mecanismo legal o una vía procedimental para tal efecto3. Esta cancelación hace referencia a motivos supervinientes que involucran elementos de oportunidad y no de legitimidad. Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia Andino en el Proceso 12-IP-97:

“[…] con arreglo a un criterio material la cancelación obedece a exclusivas razones de oportunidad o de conveniencia, materia ajena al juez y sí de la exclusiva competencia de la administración; en tanto que la anulación o nulidad responde exclusivamente a criterios de ilegalidad, y puede en con-secuencia ser con5ada por la norma tanto al poder judicial como a la admi-nistración”.

De conformidad con lo enunciado, en nuestro criterio, la cancelación por falta de uso no es un mecanismo jurídico cuyo obje to sea compeler al titular a usar

2. La Decisión 85 de la CAN exigía el uso del signo para proceder con la renovación del registro.

3. Albán, Ómar, “Cancelación por falta de uso”, tesis de maestría, Universidad de Las Amé-ricas (UDLA), Quito, 2013.


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el signo; la naturaleza jurídica de esta acción no puede ser la de un medio coercitivo para obligar al titular a usar un signo determinado. La cancelación es, en estricto sentido jurídico, una consecuencia de la falta de uso, y por ello una forma de extinguir el derecho al uso exclusivo de un signo registrado. Así, entonces, cuando esta se presenta, el titular no puede usar el signo, consecuentemente, no podría entenderse esta acción como un mecanismo que compele al titular a usar el signo registrado, sino únicamente un mecanismo jurídico para la extinción de los derechos que con5ere el registro.

Así lo ha determinado el Tribunal de Justicia Andino:

“[…] La cancelación de la marca por no uso es una manera de extin-guir el derecho sobre la misma; el propósito de la acción de cancelación de una marca es establecer por la autoridad competente el no uso de la marca en las condiciones y plazos exigidos en la ley comunitaria, y de ser procedente, cancelar el registro” (destacado fuera del texto original).

Finalmente, la cancelación por falta de uso tampoco es una sanción, ya que cuando esta se presenta, existen muchas posibilidades de que el titular pueda de-mostrar el uso de la marca registrada y, en consecuencia, mantener el registro. En este caso no existiría castigo o sanción alguna.

El término sanción, acogido por la doctrina y la jurisprudencia, viene dictado por diversos ordenamientos jurídicos —entre otros, la legislación comunitaria euro-pea, la ley española y otras leyes— que prevén varias sanciones por la falta de uso de un signo. El tratadista Robles Mochón critica el uso de la palabra sanción, al indicar que “[…] no es este término muy conveniente, y quizás hubiera sido más oportuno hablar de ‘limi taciones’ del derecho de marca, como se podrá comprobar de las ca-racterísticas que las mencionadas ‘sanciones’ del artícu lo 11 poseen”4.

En el marco de la legislación andina, no se trata de que la autoridad compe-tente pueda castigar a un infractor que ha incumplido una determinada obligación, ni se trata, como hemos señalado, de un motivo de legalidad —o ilegalidad—. La cancelación por falta de uso es una consecuencia resultante de una situación prevista por la norma y no de un castigo desde un punto de vista punitivo. Los castigos, san-ciones o penas no reportan bene5cios para quien los reclama o para un tercero (salvo excepciones), mientras que en el caso especí5co de la cancelación por falta de uso, el interesado, el que impulsa la acción de cancelación y la presenta, puede obtener una utilidad tangible, un bene5cio directo, a saber: el derecho preferente.

4. Ibídem.


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II. E, +$)$*7/ -)$8$)$&.$

La Decisión Andina 344 incluyó por primera vez en el derecho comunitario la 5gu-ra del derecho preferente. Este derecho consistía en favorecer al demandante —quien impulsó la acción de cancelación por falta de uso— con el bene5cio de una prelación5 frente a solicitudes anteriores de marcas idénticas o simi lares a la marca registrada que se pretendía cancelar.

Sin embargo, ese derecho podía ejercerse únicamente cuando se obtuviera una resolución favorable en el proceso de cancelación, es decir, que este derecho preferente solo podía operar y hacerse efectivo si se extinguían los derechos sobre tal registro de marca. Si la resolución de la cancelación no era favorable, es decir, si no se cancelaba la marca y no se extinguía el derecho, no podría hacerse efectivo el derecho preferente6.

En razón de que se requería de la resolución favorable que extinguiera los de-rechos de la marca no usada, la Decisión 344 permitía al demandante presentar las solicitudes de marcas bajo la 5gura del derecho preferente, únicamente a partir de tal resolución y hasta tres meses después de este acto administrativo estuviera en 5rme.

A. Alcance del derecho preferente

Nada decía la Decisión 344 sobre el alcance del derecho preferente, en particu lar, omitía determinar la fecha a la que este derecho se podría retrotraer para que efecti-vamente hubiera una preferencia —prelación— frente a solicitudes presentadas entre la fecha en que se presentó la acción de cancelación y la fecha de la resolución de tal acción, solicitudes realizadas por terceros o por el propio titular de la marca que se pretende cancelar.

Es importante tener en cuenta, por ahora, que el único requisito que estable-cía esta normativa era de orden temporal, teniendo como base la resolución que ex-

5. Entendida como primacía en el tiempo, preferencia para uso o ejercicio de un derecho. El Diccionario de la Real Academia Española de5ne prelación como “Preferencia o antelación con que un asunto debe ser atendido frente a otro”. En el derecho de propiedad indus-trial, la prelación se determina por el día y la hora de la presentación de una solicitud de registro, y la solicitud anterior tendrá preferencia sobre las que sean presentadas después: tendrá mejor derecho sobre las solicitudes posteriores. Una de las excepciones a este prin-cipio general del derecho marcario es precisamente el derecho preferente.

6. Idéntica situación encontramos en la Decisión 486, en cuanto a la condición que se requiere para que el derecho preferente se haga verdaderamente efectivo. Más adelante ampliaremos sobre este particu lar.


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tinguía el derecho hacia adelante, es decir, hacia futuro —hasta tres meses después de la resolución de cancelación de la marca—.

La Decisión 344 omite !jar o indicar cualquier fecha hacia atrás, es decir, ante-rior a la fecha de la resolución o cualquier otra fecha que podría ser también la de la presentación de la acción de cancelación u otra cualquiera entre el inicio y el 5nal de tal acción. Dicho de otra manera, esta normativa pone un tope hacia el futuro, pero nada dice sobre los límites o topes hacia el pasado.

Para poder establecer con certeza los límites hacia el pasado, es necesario primeramente determinar el cuándo y el qué. Cuándo inicia la existencia jurídica de este derecho preferente o, lo que sería lo mismo para estos efectos, qué permite su origen o su nacimiento.

La respuesta a estos planteamientos es, sin duda alguna, la acción de cancelación por falta de uso de una marca registrada. Esta acción es la que da origen, la que otorga vida jurídica a la 5gura del derecho preferente7. El Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina, en la interpretación prejudicial del Caso Belmont, 004-IP-2006, interpretando las disposiciones pertinentes de la Decisión 344, asegura lo siguiente: “La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proviene de la cancelación de un registro […]” (destacado fuera del texto original).

Atendiendo a la lógica jurídica, deberíamos entender entonces que si este de-recho proviene de tal acción, es a la fecha en que se inicia esta acción que se debería 5jar el tope o límite de los derechos de prelación. En otras palabras, si quisiéramos 5jar o determinar una fecha hacia el pasado, fecha a la que se retrotraiga el derecho de prelación —preferencia— frente a solicitudes anteriores, no podría ser otra que la del inicio de esta acción de cancelación. No resulta lógico, jurídicamente hablando, que esta acción pueda generar efectos jurídicos incluso anteriores a su existencia legal, efectos y consecuencias jurídicas anteriores a su nacimiento. Entender de ma-nera distinta estos conceptos sería admitir una aplicación retroactiva de la norma que resulta contraria a la lógica y contraria a derecho.

A pesar de lo explicado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el mismo proceso que hemos señalado, al interpretar la normativa de la Decisión

7. Es importante decir que el derecho preferente, efectivamente, nace a la vida jurídica con la acción de cancelación, sin embargo, esta existencia no le permite cumplir su objetivo e5cazmente. Este derecho se hará efectivo cuando se obtenga la resolución favorable al demandante que cancele la marca y, por tanto, que extinga el derecho concedido por el registro. Solo en ese momento opera y se hace efectivo el derecho preferente frente a soli-citudes anteriores.


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344, otorga al derecho de preferencia efectos jurídicos absolutos, incluso anteriores al inicio de la acción de cancelación que le da su origen. Es decir, entiende que este derecho permitiría, a quien obtiene una resolución favorable en una acción de can-celación, bene5ciarse de una prelación frente a solicitudes incluso anteriores a la pre-sentación de la acción de cancelación. Dicho de otra manera, el tribunal interpreta que el derecho preferente genera prelación frente a solicitudes presentadas antes de la acción que precisamente le da vida jurídica a tal derecho preferente.

No parece del todo aceptable, desde el punto de vista jurídico, que este de-recho genere prelación frente a actos jurídicos anteriores a su existencia legal: actos anteriores a su origen, anteriores a la vida jurídica de tal 5gura.

Si el derecho preferente nace con la acción de cancelación, si tiene vida jurídica a partir de la fecha en que esta se presenta, nos preguntamos entonces, ¿cómo podría generar derechos y consecuencias jurídicas anteriores a su nacimiento? ¿Cómo puede aplicarse retroactivamente esta prelación y afectar al propio titular de la marca o a terceros que presentaron legítimamente sus solicitudes de marcas idénticas o simi lares antes de que se inicie siquiera la acción de cancelación?

Determina el Tribunal al interpretar la Decisión 344:

“La prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proviene de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, priorita-rias), de esa manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posteridad de la solicitud en la que invoca prelación, un mejor derecho a obtener el registro, que aquel que puede tener cualquier solicitante anterior” (004-IP-2006).

En nuestro criterio, lo que hizo el Tribunal Andino fue crear un súper derecho, un derecho sin límite temporal, frente a toda solicitud, no importa cuándo se la haya presentado y no importa quién lo haya hecho. Se creó entonces por parte de este tri-bunal un mejor derecho que no solo tendría preferencia frente a las solicitudes presen-tadas con posterioridad al inicio de la acción de cancelación, sino frente a solicitudes legítimas y legales presentadas antes del inicio de tal acción de cancelación. Es decir, este derecho preferente, en criterio del tribunal, anula el derecho de prelación que genera cualquier solicitud legítima de marca idéntica o simi lar presentada antes de la acción de cancelación y no importaría cuánto tiempo antes se lo haya hecho, así sea muchos años atrás.

Esta interpretación haría que el derecho de prelación que genera una solici-tud de registro de marca tenga que estar siempre condicionado a un hecho futuro,


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un hecho posterior que podría ser un derecho preferente resultado de una acción de cancelación presentada tiempo después, incluso años después.

El principio fundamental del derecho de marcas —el de primero en el tiempo, primero en el derecho— sería relativo, dependería siempre de la existencia posterior de un derecho preferente originado por la presentación de una acción de cancelación por falta de uso. Este principio, según interpretación del tribunal, debería ser planteado así: primero en el tiempo, primero en el derecho, salvo la existencia futura de un derecho preferente.

Imaginemos la inseguridad jurídica que podría generar la creación de esta nueva 5gura del derecho marcario: toda solicitud de marca estará siempre condicio-nada a la existencia de un derecho preferente posterior, y solamente podrá obtener el registro en el eventual caso de que no exista una acción de cancelación que dé origen a este súper derecho, a este mejor derecho sin límite temporal.

Nos preguntamos: ¿por qué el Tribunal Andino crea este súper derecho ilimi tado? ¿Por qué llegó a una interpretación en este sentido?

En nuestro criterio, la lógica jurídica de esta interpretación necesariamente responde a que la Decisión 344 nunca 5jó un límite temporal hacia el pasado, solo determinó el tope o límite para el ejercicio del derecho preferente hacia el futuro en tres meses a partir de la obtención de la resolución en 5rme que cancela la marca. Por tanto, esta norma, al carecer de un límite temporal hacia atrás, hace que el tri-bunal tampoco 5je un límite temporal hacia el pasado para el ejercicio del derecho preferente, motivo por el cual la interpretación prejudicial que citamos se expresa en esos términos.

Contrariamente a lo estipu lado en la Decisión 344, la Decisión 486 5ja ex-presamente un límite hacia el pasado. El artícu lo 168 determina claramente que:

La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede !rme en la vía adminis-trativa (destacado fuera del texto original).

Con relación a la institución jurídica del derecho preferente, es esta la única pero fundamental diferencia que encontramos entre la antigua normativa contenida en la Decisión 344 y la Decisión 486 que aplicamos hoy en los países miembros de la Comunidad Andina. Reiteramos, la Decisión 486, en el artícu lo 168, pone un tope hacia el pasado, un límite temporal que deberá ser respetado por el derecho prefe-rente y sus efectos jurídicos. El artícu lo 168 expresamente determina el momento al cual podría retrotraerse el derecho preferente y generar prelación.


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Es esencial mencionar que existió una doble motivación para quienes redac-tamos esta disposición en calidad de “expertos” para la elaboración de la Decisión 4868.

En primer lugar, podemos asegurar que el espíritu del “legislador andino” fue precisamente !jar un límite a la fecha a la cual se pueda retrotraer el derecho preferente, y ese límite es precisamente la fecha en la que se presenta la acción de cancelación por falta de uso, acción que da vida a este derecho. El objetivo fundamental de 5jar ese límite hacia el pasado es conseguir que la solicitud de marca presentada bajo esta 5gura jurídica de derecho preferente tenga prelación frente a solicitudes de marcas idénticas o simi lares de terceros o del propio titular de la marca que se pretende cancelar, siempre que sean posteriores a la fecha en que se presenta la acción de cancelación.

Era práctica común en los países andinos que una vez presentada la acción de cancelación por falta de uso bajo la normativa de la Decisión 344, inmediatamen-te después el titular de la marca que se pretende cancelar solicitaba el registro de esta misma marca y de otras idénticas o simi lares. Entonces, bajo la estructura de la antigua Decisión 344, solamente cabía la posibilidad de presentar la solicitud de la marca bajo la 5gura de derecho preferente, una vez que se hubiera obtenido resolución favorable en la acción de cancelación, es decir, cuando con seguridad ya se habían presentado otras solicitudes por parte del propio titular o de terceros, con lo cual el derecho preferente no surtía ningún efecto jurídico. Esta normativa, al no permitir la presentación de la solicitud de la marca bajo esta 5gura de derecho prefe-rente desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, creaba una situación de desventaja para quien impulsaba la acción de cancelación, ya que su derecho preferente no generaba prelación frente a otras solicitudes, que es precisamente su 5-nalidad esencial. Entonces, como ya fue explicado, frente a esta situación injusta para el “titular” del derecho preferente que se presentaba con la aplicación de la antigua Decisión 344, el Tribunal Andino interpretó esta normativa determinando que, en virtud de este derecho, la solicitud de registro de la marca cancelada tendría prela-ción respecto de todas aquellas solicitudes presentadas por el titular o por terceros, incluso las presentadas antes del inicio de la acción de cancelación.

La segunda razón que motivó a quienes fuimos “legisladores andinos” fue que 5jando la fecha límite hacia el pasado, se podía impedir precisamente que el

8. El Comité de “expertos” para la redacción de la Decisión 486 estuvo conformado por: Thaimy Márquez, por Venezuela; Marco Matías Alemán y Juan Guillermo Moure, por Colombia; Ana María Pacón y Luis Alonso García, por Perú; Edwin Urquidi, por Bolivia, y el suscrito, representando a Ecuador.


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derecho preferente se convierta en un súper derecho, el cual generaría una prelación ilimi tada y además retroactiva, con lo cual se estaría creando una 5gura jurídica nueva, contraria a los principios generales sobre el derecho de marcas. En tal sentido, este súper derecho desconocería y anularía el derecho de prioridad legítimo a favor de terceros o del propio titular que se genera con la presentación de solicitudes de marcas idénticas o simi lares, presentadas antes del inicio de la acción de cance-lación, solicitudes que de ninguna manera y bajo ningún concepto podrían verse afectadas por una acción de cancelación posterior, presentada meses o incluso años después.

En razón de esta esencial modi5cación de la normativa andina, y ante los pro-blemas que estaba causando la creación de este mejor derecho sin límite temporal, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ahora interpretando la normativa de la Decisión 486, modi5ca su criterio anterior con respecto a la fecha a la cual se retrotraen los efectos jurídicos del derecho preferente, entendiendo que este derecho solo podrá generar prelación o preferencia desde la fecha en la cual se inicia la acción por cancelación por falta de uso, no antes. Es claro el artícu lo 168 de esta decisión, al determinar que “Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación”. Por tanto, será esta fecha el límite temporal al cual pueden retrotraerse los efectos jurídicos del derecho preferente9. Ir más allá, aplicar sus efectos antes de esta fecha, resultaría contrario a la lógica jurídica e implicaría una aplicación retro-activa de esta 5gura.

En el Proceso 119-IP-2008, “Interpretación prejudicial de los artícu los 147 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de la República de Perú” (destacado fuera del texto original), encontramos expresamente el cambio de criterio del Tri-bunal Andino:

“[…] podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancela-ción, no está a5rmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud, dar aviso a la o5cina de registro marcario de su intención de

9. Cabe aclarar nuevamente que el derecho preferente se hace efectivo únicamente con la re-solución que cancela la marca por falta de uso, por tanto, no se puede ejercer dicho derecho desde la fecha en que se presenta la acción de cancelación, sino que los efectos jurídicos de prelación se retrotraen a la fecha en que inicia esta acción.


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utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de trami tar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho preferente”.

Esta segunda y posterior interpretación del Tribunal Andino, que hace referencia a la normativa especí5ca sobre el derecho preferente bajo el marco de la Decisión 486, tiene absoluta sintonía con las razones que motivaron a los legisla-dores andinos a modi5car esta institución jurídica, que estaba, en nuestro criterio, de5cientemente regulada en la Decisión 344.

Existen otras interpretaciones prejudiciales muy recientes en igual sentido, así, en el Proceso 027-IP-2012, interpretación prejudicial, de o5cio, de los artícu- los 134, literales a) y b), 136 literal a), 150 y 168 de la Decisión 486 de la Comi- sión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formu lada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, el Tribunal nuevamente asegura que el derecho preferente o sus efectos jurídicos se retrotraen a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, no antes:

“El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en 5rme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación esta que debe acompasarse con la redacción del artícu lo 168 de la Decisión 486.

Cuando este artícu lo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está a5rmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la soli-citud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación”.

B. Suspensión de procesos

Finalmente, cabe indicar que si se presentaran tales solicitudes, posteriores al inicio de la acción de cancelación, el solicitante de dicha acción y, a su vez, titular del derecho preferente, podrá presentar oposición a tales aplicaciones y solicitar a la au-


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toridad competente, además, la suspensión de tales procedimientos administrativos, hasta tanto se resuelva la acción de cancelación por falta de uso.

El Tribunal Andino, en esta misma interpretación prejudicial, determina que: “el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se de5na el relativo a la cancelación”.

Esto tiene total coherencia, ya que primeramente se deberá resolver sobre la extinción o no del derecho de una marca que está en proceso de cancelación, debido a que solo con la resolución favorable de esta acción se haría efectivo y podría operar el derecho preferente. Si la resolución cancela la marca, el derecho preferente opera frente a las solicitudes presentadas luego de iniciada la acción; a la inversa, si la resolución decide lo contrario, no se hace efectivo el derecho preferente y por tanto esas solicitudes podrían seguir su proceso y, si superan el examen de registrabilidad, conseguir el registro marcario, y, en consecuencia, el derecho al uso exclusivo.

Es importante entender que quien demanda la cancelación por falta de uso de una marca y a su vez presentó oposiciones a solicitudes de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que se pretende cancelar, podrá solicitar la suspensión de estos trámites hasta que se de5na lo relativo a la cancelación, siempre y cuando tales trámites —solicitudes de registro— hayan sido presentados con posterioridad a la fecha en que se inició la acción de cancelación. En otras palabras, no se podrá exigir la suspensión de trámites de oposición a solicitudes de marcas presentadas antes de la fecha en que inicia la acción de cancelación por falta de uso. Esto responde a dos razones fundamentales: una de lógica jurídica (irretroactividad) y otra de economía y lógica procesal.

En primer lugar, recordemos que el derecho preferente nace con la acción de cancelación, sus efectos jurídicos se retrotraen a la fecha en que esta acción inicia; por tanto, tales efectos no pueden afectar a solicitudes presentadas antes de que esta 5gura nazca, antes de la fecha a la cual la prelación puede retrotraerse, es decir, antes de la fecha en que se inicia la acción de cancelación. En consecuencia, es ju-rídicamente irrelevante para estas solicitudes anteriores si la resolución de la acción de cancelación decide cancelar o no la marca, pues sea cual fuere el resultado, este no puede afectar actos jurídicos anteriores, no pueden los efectos de tal resolución afectar retroactivamente solicitudes de marcas anteriores a la acción de cancelación.

En segundo lugar, la lógica procesal indica y exige que los procesos sean re-sueltos cronológicamente, sin embargo, por excepción, el orden cronológico podría no tenerse en cuenta. Tal excepción opera en razón de esta lógica procesal, cuando es


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necesario resolver en primer lugar un trámite presentado con posterioridad frente a un trámite presentado con fecha anterior.

Entonces, ¿cuándo la autoridad competente debe inobservar este orden cro-nológico?, ¿cuándo se debe resolver un trámite posterior con antelación a un trámite anterior? La respuesta es simple. Únicamente cuando el trámite posterior puede tener efectos jurídicos o tiene incidencia sobre el trámite anterior, por tanto, la reso-lución posterior podría modi5car las circunstancias de hecho y de derecho que sirven de fundamento para la resolución anterior.

Este es precisamente el caso de la cancelación por falta de uso, la resolución de esta acción de5nitivamente podría afectar las circunstancias de hecho y de dere-cho que servirían para resolver oposiciones que se han presentado a las solicitudes de marcas idénticas o simi lares a la marca que se pretende cancelar. Claro, siempre que las solicitudes de marcas se hayan presentado con posterioridad a la fecha en que se inicia la acción de cancelación, ya que si fueran anteriores a dicha acción, la resolución posterior no tendría ningún efecto sobre los trámites anteriores.

En resumen, para el caso de trámites anteriores al inicio de la acción de can-celación, no tendría ningún sentido lógico que se tenga que esperar la resolución de la acción de cancelación, ya que a aquellos trámites no los puede afectar retroactiva-mente la resolución de dicha acción. En estos casos, el trámite posterior —acción de cancelación por falta de uso— no puede tener efectos jurídicos retroactivos sobre los trámites anteriores —solicitudes de marcas y oposiciones—. Por tal razón el orden cronológico necesariamente deberá mantenerse y respetarse.

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Breves apuntes sobre el fundamento

económi co de la propiedad intelectual

Por: Enrique Cavero Safra*

RESUMENLa propiedad intelectual, en particu lar las patentes y los derechos de autor, da lugar a una de las paradojas más interesantes del Derecho. Los bienes obje to de su protección están compuestos de información, es decir, conocimiento y cultura. Por ello, resulta socialmente deseable que puedan ser accesibles a la mayor cantidad de personas y de la forma más fácil y rápida que ello sea posible. Sin embargo, los bienes intelectuales, tanto en el campo de la cultura como de la tecnología, nacen de la innovación, la cual no es espontánea, pues requiere de creadores e innovado-res y además involucra un costo. Si no hubiese propiedad intelectual y los bienes intelectuales fuesen inmediatamente accesibles a todos, los innovadores no tendrían incentivos para crear nuevos bienes intelectuales. Se produce así la paradoja y el con-!icto entre dos objetivos socialmente deseables, pero que no pueden ser obtenidos al mismo tiempo. De un lado, el acceso universal e inmediato a la innovación cultural y tecnológica y, del otro lado, la generación de incentivos adecuados para la creación de dichos bienes.

El presente artícu lo es una revisión sumaria de los aspectos jurídicos y económi cos que subyacen a esta paradoja, así como a las situaciones, distintas pero relacionadas, de otras formas de propiedad intelectual, como los signos distintivos y los publicity rights, a partir de la perspectiva del análisis económi co del Derecho.

* Abogado. Especialista en Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual. Socio de Hernández & Cía. Abogados, Lima, Perú.


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ABSTRACTIntellectual Property, speci"cally patents and copyrights, derive from one of the most interesting paradoxes of law and economics. Goods protected by intellectual property are informational goods, such as knowledge and culture. Therefore, it is socially desirable that such goods be accessible to as many people as possible, as fast and as easily as possible. However, both in the "elds of technology and culture, in-formational goods come from innovation, which is not spontaneous as it i) requires of creators and innovators and ii) involves a cost. If there weren’t any intellectual property rights and, therefore, informational goods were immediately accessible to everyone at no cost, innovators would have no incentive to create new intellectual goods. Thus, the paradox of the con!ict between two objectives, which are both socially wanted, but which cannot be obtained both at the same time. On one hand, universal and immediate access to cultural and technological innovation and, on the other hand, the generation of the incentives needed for the creation of such innovation in the "rst place.

This article is a brief review, from a law-and economics perspective, of the main aspects which lie beneath this problem, and of the relative situation, different but related, of other forms of intellectual property such as trademarks and publicity rights.

I. I#$%&'())*+#

Nos encontramos en la “era de la información”. La tecnología permite hoy en día el almacenamiento, procesamiento y transmisión de información en enormes can-tidades y en tiempo real. Ello nos ha traído invenciones, productos y situaciones que hasta hace poco tiempo eran inverosímiles o parte de la ciencia "cción, como la conectividad móvil, las video llamadas y la posibilidad de acceder a cantidades enciclopédicas de información sobre un tema cualquiera, en cuestión de segundos, con solo digitar unas palabras en un ordenador.

No es extraño, en este contexto, que la propiedad intelectual tenga enorme importancia, pues los bienes intelectuales no son otra cosa que información. Según algunos cálcu los, es bastante probable que el valor de la propiedad intelectual sobre bienes como software, música, patentes, pelícu las, bases de datos y marcas sea mayor hoy que el de la propiedad de bienes físicos, como inmuebles y maquinaria1.

1. Salzberger, Eli, “The Law and Economics Analysis of Intellectual Property: Paradigmatic Shift from Incentives To Traditional Property”. Disponible en web: <hhtp://ssrn.com/abstract=1574994>.

— B R E V E S A P U N T E S S O B R E E L F U N D A M E N T O E C O N Ó M I C O D E L A P R O P I E D A D I N T E L E C T U A L —

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Uno de los problemas que ha traído consigo la tecnología es la mayor di-"cultad que involucra el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Más que nunca antes, reproducir o copiar bienes intelectuales, en general, es fácil y barato. Puede hacerse por cualquiera, en cualquier lugar y en muy poco tiempo, lo cual hace muy complicado monitorear esta actividad. Esta di"cultad de enforcement, sumada a la conveniencia y ventajas que ciertamente tendría el acceso universal e inmediato a la información y la cultura, han hecho que más de uno se anime a pro-poner, simple y llanamente, la abolición de los derechos de propiedad intelectual, al menos en cuanto se re"ere a los derechos de autor y las patentes, cuestionando los fundamentos teóricos que tradicionalmente los han sostenido. A continuación revi-saremos algunos de esos argumentos, tanto a favor como en contra de la propiedad intelectual.

II. E, -%&.,/01 '/ ,&2 .*/#/2 -3.,*)&2 4 ,1 -%&-*/'1' ),52*)1

Hay quienes sostienen, desde el análisis económi co del Derecho, que la naturale-za inmaterial de los bienes intelectuales es contradictoria con la naturaleza de los derechos de propiedad, debido a su carácter de bienes públicos. Se denomina bienes públicos a aquellos que se caracterizan por tener (i) altos costos de exclusión y (ii) consumo no rival. Tener altos costos de exclusión signi"ca que no es posible para un propietario o poseedor excluir a los demás de la utilización del bien o que hacerlo tiene un costo muy elevado. Por ejemplo, una carretera de fácil acceso donde los peajes sean fácilmente evitables. De otro lado, consumo no rival signi"ca que varias personas pueden hacer uso del bien al mismo tiempo y que el consumo por parte de unos no perjudica el consumo por parte de otros. Por ejemplo, la proyección de una pelícu la en una pantalla de cine o la seguridad nacional.

Se sostiene, así, que el derecho de propiedad es, en cierto modo, una evolución del derecho de posesión, es decir, de la posibilidad física que tiene una persona de excluir a los demás del uso de un bien y que, tratándose de bienes con altos costos de exclusión, que además son de consumo no rival, lo natural sería que fuesen bienes públicos2. Así, para quienes sostienen esta posición, no deberían existir derechos de propiedad sobre la información. Este argumento tiene que ver, además, con el concepto de escasez. Si todos los bienes fuesen abundantes o de consumo no rival, no tendría sentido que existan derechos de propiedad, porque no habría con!icto en

2. Bullard, Alfredo, Reivindicando a los piratas: ¿es la piratería un robo? - Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Lima, Palestra, 2005.


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cuanto a su uso. La propiedad normalmente sirve como una solución e"ciente para administrar la escasez. Pero los bienes intelectuales, al no tener consumo rival, no son escasos, por lo que se sostiene que la propiedad intelectual es una forma de crear una especie de escasez arti!cial que resulta inconsistente e ine"ciente3.

De otro lado, los críticos sostienen que los supuestos incentivos que genera la propiedad intelectual para la creación y la innovación no han sido debidamente corroborados por la experiencia histórica, puesto que siempre han existido creacio-nes artísticas e invenciones, siendo la propiedad intelectual un hecho relativamente reciente. Así, muchos de los grandes inventos de la humanidad, como la pólvora, la rueda o la imprenta no necesitaron de las patentes para darse, como tampoco las obras de Shakespeare o de Dumas necesitaron del derecho de autor para ser creadas. Por el contrario, se dice, en muchos casos los estudios demuestran que la propiedad intelectual ha servido para retrasar y di"cultar el progreso y la innova-ción, antes que para promoverlos, al establecer un poder monopólico exagerado y restringir el acceso a información que debería servir de insumo para innovaciones ulteriores4.

Cabe notar la salvedad que se hace sobre las marcas (y demás signos dis-tintivos), debido a que, en ese caso, los bienes protegidos sí tienen consumo rival y, por ende, no tienen carácter de bienes públicos, por lo cual tiene sentido asignar derechos exclusivos sobre ellos. Así mismo, se hace la salvedad respecto de los dere-chos morales, dado que estos no tienen contenido patrimonial y su reconocimiento, en consecuencia, no afecta la e"ciencia económica. La crítica que hemos reseñado, entonces, se centra principalmente en los derechos de autor y las patentes.

Ahora bien, la teoría económica de la propiedad intelectual tiene dos aspec-tos, aplicables a los derechos de autor y a los signos distintivos, respectivamente. A continuación revisamos sus aspectos principales a "n de contrastar sus implicancias con las críticas que hemos visto.

III. B*/#/2 -3.,*)&2 / *#)/#$*6&2 1 ,1 )%/1)*+#

Con relación a las patentes y los derechos de autor, la fundamentación económica de la propiedad intelectual se centra en la idea según la cual los creadores de bienes intelectuales no tendrán los incentivos para producir en la medida que no puedan

3. Cole, Julio H., “Controversy: Would the Absence of Copyright Laws Signi"cantly Affectthe Quality and Quantity of Literary Output?”, en Journal of Markets & Morality, 2001, 4, núm. 1, Spring, Center for Economic Personalism.

4. Bullard, ob. cit.


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disfrutar de los bene"cios económi cos de sus creaciones, cuando menos hasta recu-perar los costos de su inversión y obtener una ganancia razonable, siendo que, pre-cisamente debido a su carácter de bienes públicos, si se permitiese a todos copiarlas libremente, tales costos no podrían ser recuperados5.

En efecto, al ser los bienes intelectuales bienes públicos, no puede excluirse a los demás de su uso, o los costos de exclusión son demasiado elevados. Si el nuevo bien intelectual es puesto en el mercado y no hay derechos de propiedad intelectual, cualquiera puede copiarlo y venderlo al costo marginal, que es el costo de hacer copias. Entonces, por oferta y demanda, el precio de mercado se equipara automáti-camente con el costo marginal.

Pero el creador o inventor incurre en una serie de costos que debiera poder recuperar. Los costos pueden variar desde el costo de oportunidad que tiene para un escritor el tiempo que dedica a escribir y que deja de dedicar a otra actividad rentable, hasta la inmensa inversión que requiere una producción cinematográ"ca o el desarrollo de una droga que cura una enfermedad. En cualquier caso, el hecho de que el precio de mercado sea igual al costo marginal le impide al creador recuperar este “costo de creación”6.

La imposibilidad o di"cultad que tiene el creador de bienes intelectuales para excluir a los demás de su uso se torna una vulnerabilidad frente a conductas para-sitarias por parte de free riders, la cual es entendida como una falla del mercado que justi"ca la intervención del Estado a través de la creación de derechos de propiedad intelectual legalmente exigibles destinados a subsanar dicha falla. Al prohibirse la libre copia y venta de bienes intelectuales por terceros, se establece un monopolio legal a favor del creador, lo que le permite a este imponer un precio mayor al costo marginal y recuperar su inversión o costo de creación.

En este contexto, la teoría económica no deja de reconocer que nos enfrenta-mos a un diferente problema, a saber, la pérdida social que signi"ca el hecho de que la sociedad deja de bene"ciarse de la utilidad que hubiera signi"cado que todas las personas que lo deseen tengan libre acceso a estos bienes y que, en términos cuanti-tativos, es equivalente a la suma de los precios que hubieran pagado todas aquellas personas que valoran el bien por encima del costo marginal pero por debajo del precio que impone el creador. Si tenemos en cuenta, además, que las innovaciones culturales y tecnológicas se producen siempre a partir de obras e invenciones ante-

5. Menell, Peter S. y Scotchmer, Suzanne, Intellectual Property. Handbook of Law & Economics, UC Berkeley, Public Law Research Paper Nº 741724.

6. Posner Richard, A., The Economic Structure of Intellectual Property Law, Cambridge, Harvard University Press, 2003.


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riores, impedir, en cierto grado, que las personas puedan acceder a este conocimiento —con la propiedad intelectual—, comporta retrasar, en cierto grado, el avance tec-nológico y la innovación cultural. Pero, al mismo tiempo, si los creadores no tienen la posibilidad de recuperar su costo de creación tampoco tendrán los incentivos para crear y los bienes intelectuales necesarios para un proceso de innovación e"ciente simplemente no serán producidos para comenzar.

En consecuencia, para el análisis económi co del Derecho, el establecimiento de reglas de propiedad intelectual es entendido como un mal menor, necesario para evitar que los desincentivos lleven la producción de bienes intelectuales a niveles demasiado bajos, pero sin ignorar que ello tiene un costo en el bene"cio social agregado y posiblemente también en el ritmo del avance cultural y tecnológico. Ciertamente, la solución e"ciente pasa por sacri"car en parte uno de ellos (el acceso universal) a cambio de posibilitar el otro (generar los incentivos adecuados para la producción).

Consideramos errada la concepción de quienes sostienen que, incluso en ausencia de los incentivos que genera la propiedad intelectual, siempre han existido y siempre existirán nuevas creaciones, como supuestamente demuestra la historia. Lo cierto es que la simple existencia de cierta innovación es una cosa y que esta ocurra en niveles óptimos es algo muy distinto. Si bien la ausencia de propiedad intelectual no impidió la creación de obras como Romeo y Julieta y Los miserables, las circunstancias en aquellas épocas eran muy diferentes a las actuales y, aunque existía una producción intelectual interesante, e incluso frecuentemente genial, una serie de factores indican que esta no se daba de forma e"ciente ni en cantidades óptimas y que, por el contrario, el sistema obligaba a los inventores y creadores a recurrir a una serie de subterfugios y tácticas para poder hacer que su actividad fuese ren-table, lo que desincentivaba la innovación. Quizás no hasta desaparecerla, pero sí llevándola a niveles bastante por debajo del óptimo7. Para ejempli"car este tipo de proceso, imaginemos qué sucedería con la industria cinematográ"ca si no existiesen derechos de autor sobre las pelícu las. Probablemente no desaparecería, pero muy posiblemente estaría limi tada a la proyección en salas cinematográ"cas a precios bastante altos. Paradójicamente, el cine se convertiría en cultura de élite y de difícil acceso. Toda la industria moderna que gira alrededor de los DVD, Blue-Ray y otros soportes duplicables, desaparecería. Posiblemente aparecerían formas alternativas de distribución, como el streaming por internet, pero solo en la medida que la tecnología pueda impedir la creación de copias piratas a partir de esta actividad.

7. Landes, William M. y Posner, Richard A., “An Economic Analysis of Copyright Law”, en 18 J. Leg. Stud.


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Así, aun tomando en cuenta los estudios de Martin (1998) y Benkler (2006), que indican que la mayoría de cientí"cos e inventores están motivados por la satis-facción intrínseca de investigar y descubrir, o por la búsqueda de reconocimiento8, no puede desconocerse el hecho de que también estos necesitan una retribución pa-trimonial, por lo menos si se desea que su producción se dé en cantidades e"cientes u óptimas. En otras palabras, siempre habrá quienes estén dispuestos a trabajar “por amor al arte”, pero ello siempre será excepcional. Si se pretende que todo el sistema descanse en esta premisa, no se conseguirán sino niveles de producción marginales y sub-óptimos.

Lo dicho anteriormente parece llevarnos a la conclusión de que la existencia de derechos de propiedad intelectual, al menos en lo que toca a los derechos de au-tor y las patentes, y cuando menos desde un punto de vista económi co, se justi"ca únicamente en tanto y en cuanto sirvan para incentivar la innovación cultural y tec-nológica y permitir a los innovadores recuperar su costo de creación. En tal sentido, toda protección que exceda la consecución de dichos "nes consistiría en una sobre-protección y sería contraproducente. Ello es, en buena parte, correcto y signi"ca, entre otras cosas, que no se puede meter a todos los derechos de propiedad intelectual “en el mismo saco”, puesto que los costos de pueden ser muy distintos dependiendo de la creación de que se trate. No es comparable el costo de oportunidad involucrado, por ejemplo, en producir una canción, una novela o en inventar una trampa para ra-tones, que la inversión millonaria que puede requerir una producción cinematográ-"ca o el desarrollo de una vacuna o una droga farmacéutica. En tal sentido, parecen válidas ciertas críticas que se hace a los ordenamientos legales que, frecuentemente, pretenden vestir todas las situaciones con el mismo traje en lugar de apuntar a una regulación diferenciada y enfocada en las particu lares características de cada in-dustria y cada situación. De otro lado, existen factores prácticos que permiten a los innovadores recuperar sus costos de creación de formas alternativas que no necesa-riamente involucran la venta de copias. Por ejemplo, el autor de artícu los académi-cos que vive de la consultoría o el músico que vive de presentaciones y conciertos. También hay factores tecnológicos, como la ventaja que tiene el innovador por ser el primero en el mercado y el tiempo que puede llevar al imi tador el desarrollo de una copia, especialmente en ciertos productos de rápida obsolescencia, que deter-minarían la necesidad de una protección menor o, incluso, que no haya necesidad de protección9.

8. Salzberger, ob. cit.9. Cavero, Enrique, “Entre el huevo o la gallina y la planchada o la camisa. Introducción al

Análisis Económi co de la Propiedad Intelectual”, en Themis Revista de Derecho, 2012, núm. 62, diciembre, Lima, Ponti"cia Universidad Católica.


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IV. B*/#/2 *#$/,/)$(1,/2 4 ($*,*71)*+# /8*)*/#$/ '/ ,&2 %/)(%2&2

Ahora bien, la necesidad de generar incentivos adecuados para la creación e innova-ción no es la única justi"cación económica que puede encontrarse para los derechos de propiedad intelectual. Como ya dijimos, en el caso de las marcas y signos distin-tivos, que tienen consumo rival, la justi"cación es distinta y nadie la cuestiona. Las marcas y demás signos distintivos hacen posible que exista orden y transparencia en el mercado. Así, permiten la acumu lación de repu tación o goodwill; evitan o mini-mizan el peligro de confusión; reducen los costos de búsqueda a los consumidores y posibilitan, en buena cuenta, que funcionen los mecanismos de incentivos propios de la competencia, lo cual redunda en bienes y servicios de mejor calidad a menores precios para todos.

Pero existen también ciertos bienes intelectuales que, sin ser propiamente signos distintivos, tienen consumo rival, pues involucran también una repu tación o goodwill (que no puede compartirse o trasladarse, por ser un atributo inherente al generador). Así, por ejemplo, tenemos los derechos de autor sobre personajes de "cción y los llamados publicity rights.

Tratándose de bienes intelectuales que tienen consumo rival y que, por lo tanto, no pueden ser cali"cados como bienes públicos en el sentido económi co del término, los derechos de propiedad intelectual sirven para asegurar su utilización e"ciente y la inversión que resulta necesaria para su preservación y mantenimiento luego de que ya han sido creados, siendo la idea fundamental la necesidad de evitar el parasitismo o free riding, concepto íntimamente relacionado con la doctrina de la competencia desleal.

Landes y Posner, quienes han desarrollado mejor este argumento, critican el paradigma tradicional de trade off entre incentivos y acceso, según el cual los derechos de propiedad intelectual deberían existir únicamente por el tiempo estric-tamente necesario para generar los incentivos adecuados a la creación, pues sostienen que, en determinadas ocasiones, resulta necesario evitar la sobreexplotación y el parasitismo, que de otro modo, terminarían destruyendo el valor del bien10.

La explicación tiene que ver con la denominada tragedia de los comunes, según la cual, por ejemplo, si tenemos un pastizal que puede ser utilizado por todos libre-mente para alimentar a su ganado, ocurrirá que todos tendrán incentivos para con-sumir los pastos e incluso para consumirlos en la mayor cantidad y menor tiempo

10. Landes, William M. y Posner Richard A., “An Economic Analysis of Copyright Law”, en 18 J. Leg. Stud.


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que sea posible, pero nadie tendrá incentivos para mantener el pastizal, sembrarlo y regarlo, porque ello signi"caría hacer una inversión no recuperable. Una buena parte de la justi"cación económica del derecho de propiedad está basada en esta idea y en la necesidad de internalizar las externalidades (hacer que los costos sean asumidos por quien los genera), evitando el parasitismo o free riding y asegurando la utilización e"ciente de los recursos11.

Este argumento subyace, por ejemplo, a la teoría económica de la dilución de las marcas notorias, y es plenamente aplicable a otros bienes intelectuales, como el llamado right of publicity (derecho de exclusiva que tiene una persona sobre la utiliza-ción de su imagen o representación con "nes comerciales). Esta forma de propiedad intelectual tiene una estrecha relación con las marcas y con la competencia desleal, a partir de los respectivos fundamentos de dichas instituciones. Igual a lo que ocurre con las marcas, el nombre y la imagen de una persona sirven para representar su repu tación y su prestigio. Y cuando esta repu tación tiene un valor comercial en el mercado, es importante evitar que sea dañada o explotada de manera parasitaria, para lo cual entra en juego el derecho de la competencia desleal12.

Así, como explica Posner, el asignar los derechos de propiedad sobre una fotografía publicitaria al individuo fotogra"ado se justi"ca económicamente porque tal asignación asegura que el anunciador para quien la fotografía tiene más valor sea quien la compra. Hacer que la fotografía sea de propiedad común de los anun- ciadores no conseguiría tal objetivo y, por el contrario, el uso multiplicado de una fotografía idéntica para publicitar diferentes productos reduciría su valor publici- tario, posiblemente a cero13. La resultante proliferación de la imagen llevaría a con-fusión, al deterioro de la imagen o simplemente al aburrimiento del público consu-midor y, "nalmente, la imagen perdería todo valor14. Cabe notar, adicionalmente, que la pérdida de valor afectaría no solamente a la fotografía en cuestión y a sus copias sino, precisamente, al individuo fotogra"ado, su repu tación y su cotización comercial.

11. Hardin, Garrett, “The Tragedy of the Commons”, en: Science, 1968, núm. 162, pp. 1243-1248. Disponible en web: <http://www.garretthardinsociety.org/articules/art_tra-gedy_of_the_commons.html>.

12. Cavero, Enrique, “El ‘right of publicity’ y los derechos sobre la imagen y repu tación de las celebridades en la industria del entretenimiento”, en Revista Ius et Veritas, 2012, núm. 44, julio, PUCP.

13. Traducción libre del autor. Ver: Posner, Richard A., “The Right of Privacy”, en: 12 Georgia Law Review, 1978, pp. 393-411.

14. Landes, William M. y Posner, Richard A., Inde!nitely Renewable Copyright . U. Chicago Law & Economics, Olin Working Paper Nº 154, agosto, 2002, p. 13. Disponible en web: <http://www.law.uchicago.edu/Publications/Working/index.html>.


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Así, igual que en el derecho de marcas, parte importante de la razón de ser del right of publicity es la necesidad de impedir que un bien que tiene determina-do valor —en este caso la imagen y repu tación de una persona— sea dañado por terceros mediante una utilización que afecte el posicionamiento que le proporciona tal valor, o que lo denigre, o que diluya sus atributos característicos. Esa posible pérdida de valor de la imagen y repu tación de una persona o de una marca puede provenir tanto de su utilización excesiva o ine"ciente como de su utilización lesiva o dañosa.

Algo simi lar ocurre con ciertos bienes intelectuales protegidos por el dere-cho de autor, como son los personajes de "cción. Es interesante notar cómo algunos personajes de "cción tienen una especie de repu tación o goodwill, análogo a la repu-tación de las personas. Por ejemplo, si todo el mundo pudiese utilizar el personaje de Mickey Mouse en libros, pelícu las y artícu los de mercadeo, el valor del personaje se diluiría rápidamente, no solo porque el público se cansaría de él, sino por-que su imagen podría ser dañada y diluida por representaciones distorsionantes que hicieran algunos autores del mismo, presentándolo como Casanova, como co- mida de gatos, como defensor de los derechos de los animales o como el sumiso esposo de Minnie15.

Así, encontramos un tercer argumento económi co a favor de ciertos derechos de propiedad intelectual, distinto a la necesidad de generar incentivos a la crea-ción de bienes intelectuales con características de “bienes públicos” (las patentes y el derecho de autor) y distinto a la necesidad de proporcionar transparencia y orden al mercado, permitiendo la acumu lación de goodwill (las marcas y signos distintivos). Este tercer argumento consiste en la necesidad de posibilitar la utilización e"ciente de bienes que incorporan repu tación o goodwil (y que por lo tanto tienen consumo rival, dado que el uso del bien implica el uso de la repu tación), evitando su deterioro o daño.

De esta manera, encontramos que, con respecto a los bienes intelectuales que de alguna manera incorporan repu tación o goodwill, existe un interés social distinto al de incentivar su creación (aunque indirectamente se incentiva la innovación y la calidad al posibilitarse su reconocimiento y la acumu lación de repu tación), consis-tente en proteger los mecanismos del mercado, el cual, a su vez, se puede desdoblar en la necesidad, por un lado, de proteger la transparencia, evitando la confusión, y, por otro lado, la necesidad de proteger la integridad de los agentes, evitando el parasitismo y la dilución.

15. Ibíd., p. 15.


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V. R/2(0/# 4 )&#),(2*+#

La principal justi"cación económica que existe para el establecimiento de derechos de propiedad sobre bienes intelectuales, consistentes básicamente en infor- mación, es el llamado “problema de los bienes públicos”. Una de las dos caracterís-ticas de los bienes públicos, y en particu lar de la información, es que no se puede excluir a los demás de su uso, o que los costos de exclusión son muy altos. Ello determina que producir bienes intelectuales sea caro y copiarlos barato, circunstan-cia que empuja el precio de mercado hacia el costo marginal e impide a los crea-dores recuperar el costo de la creación o innovación, eliminando o reduciendo los incentivos para que esta se produzca. Los derechos de propiedad intelectual están destinados a generar esos incentivos. Esto aplica a bienes intelectuales que signi"can innovación y que se protegen, básicamente, por el derecho de patentes y el derecho de autor.

Al mismo tiempo, estos últimos bienes intelectuales se caracterizan por que pueden ser utilizados por distintas personas al mismo tiempo sin que ello inter"era con el uso de los demás o reduzca su valor (consumo no rival). Ello determina que sea deseable o conveniente el acceso universal a los mismos. La falta de acceso uni-versal tiene un costo: produce una pérdida social y retrasa el avance de la tecnología y de la cultura, ya que estas se originan a partir de la información que está en el dominio público.

De esta manera, se produce un con!icto entre la necesidad de generar incenti-vos a la innovación y la conveniencia del acceso universal a la información. La infor-mación existente no se utiliza en todo su potencial debido a los derechos exclusivos que tienen los creadores sobre esta, pero no existiendo los incentivos adecuados, tal información (o una parte importante de ella) no se produciría en primer lugar.

Una segunda justi"cación para la existencia de derechos de propiedad in-telectual es proteger el mercado, permitiendo la acumu lación de repu tación (good-will), reduciendo costos de transacción, el riesgo de confusión de los consumidores y las conductas parasitarias, generando transparencia e incentivos a la calidad y la innovación. Esto aplica a bienes intelectuales que tienen consumo rival, los cuales se protegen, básicamente, por el derecho de marcas, el derecho de la competencia desleal, el right of publicity y ciertos aspectos del derecho de autor.

El establecimiento de reglas e"cientes de propiedad intelectual es un reto que implica no solo adecuarse al nuevo entorno digital globalizado de la era de la información, sino también internalizar las muchas diferencias existentes entre las diversas formas de bienes intelectuales y sus formas de explotación. A partir de ello y de necesidades puntuales debidamente establecidas, el diseño regulatorio debiera


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buscar la consecución de sus "nes: la transparencia en el mercado y la generación de incentivos para la innovación que sean adecuados, es decir, que no generen más costos que bene"cios a la sociedad en su conjunto.

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Generalidades sobre la nueva base de datos Clearinghouse

y el URS (‘uniform rapid suspesnion system’)

Por: Sandra Milena Rodríguez S.*

RESUMENLa ICANN aprobó la expansión de la creación de nuevos nombres de domino de nivel genérico gTLD, los cuales tendrán una multiplicación a nivel mundial sin precedentes, en tanto se prevé que en los próximos tres años podrán constituirse más de 2000 nuevos nombres de dominio que entrarán a competir con los ya exis-tentes. Con el !n de contar con una herramienta que permita tutelar los derechos de marcas frente a estos nuevos nombres de dominio, ICANN creó la “Clearinghouse” que, mediante sus dos fases, busca atender esta necesidad. Por su parte, y de manera paralela, se ha creado el URS (Uniform Rapid Suspension System), que es un nuevo procedimiento que genera la posibilidad de bloquear de manera rápida los nombres de dominio que infrinjan derechos marcarios. En este artículo se analizará cómo funcionan estas nuevas herramientas y los retos que se derivan de su aplicación.

ABSTRACTICANN approved the expansion of the creation of new domain names in a generic level gTLD. These names will have a global multiplication without precedent, as it is expected that in the next three years more than 2,000 new domain names will be constituted to enter and compete with the existing ones. In order to have a tool

* CEO CL Abogados, Bogotá, Colombia.


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to protect trademark rights against these new domain names, ICANN created the ¨CLEARINGHOUSE ,̈ which aims to address this need throughout its two phases. On the other hand, and in a parallel way the URS (Uniform Rapid Suspension System) has been created, corresponding to a new procedure that generates the possibility of locking in a rapid manner, the domain names that violate trademark rights. This article will analyze how these new tools work and challenges arising from their application.

I. I"#$%&'(()*"

Dentro del campo de la propiedad intelectual, los profesionales que nos dedicamos a esta hermosa área del Derecho tendemos a especializarnos en subtemas, marginando otros campos del conocimiento que no pertenezcan al ámbito en el que centramos nuestra actividad profesional o académica. Pues bien, son numerosos los colegas que pertenecemos a una generación en la cual era difícil prever o advertir las implica-ciones que la tecnología y el desarrollo del ciberespacio iban a generar en el campo legal y, particu larmente, en lo atinente a eventuales afectaciones a los titulares de derechos marcarios.

Un nombre de dominio corresponde a la traducción de un código o proto-colo de internet, denominado I.P. (internet protocol) con el cual se crea una dirección en internet que permitirá que de manera fácil cualquier usuario de la red localice nuestra página web o nos escriba a un correo sin tener que recordar un código de cuatro series de números (I.P.). Como los nombres de dominio son únicos, no es posible que coexistan dos dominios con la misma identidad, de forma que el do-minio se convierte en una auténtica identidad en la red. Icann inauguró el pasado 26 de marzo de 2013 una herramienta muy interesante a disposición de todos los titulares de marcas, para que a través de una base de datos universal, se registre en el ciberespacio la titularidad de sus derechos marcarios, la cual servirá de !ltro para el otorgamiento de nuevos nombres de dominio, dada la apertura a la creación de nuevos gTLD, en un escenario en el cual cada vez son más los suje tos prestadores de servicios de internet y por supuesto en una dinámica comercial on line que aumen-ta igualmente las posibilidades de plagio y aprovechamiento de repu tación ajena.

El seguimiento de las tareas ejecu tadas por Icann, quien más que advertir, debe o tiene bajo su responsabilidad asumir una posición frente al veloz desarrollo de la tecnología en la red, hace que hoy surja, para la comunidad de profesionales dedicados a las diversas especialidades que puede llegar a integrar la propiedad in-telectual, la exigencia de tener que darle una mirada a los temas de los nombres de dominio. En este año y durante los próximos tres años o inclusive menos, se crearan 2.000 nuevos gTLD que entrarán a competir con los existentes, lo cual si bien abrirá

— G E N E R A L I D A D E S S O B R E L A N U E VA B A S E D E D A T O S C L E A R I N G H O U S E Y E L U R S ( ‘ U N I F O R M R A P I D S U S P E S N I O N S Y S T E M ’ ) —

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nuevas oportunidades comerciales, igualmente demanda importantes retos frente a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en relación con la defensa de sus derechos. Es importante estar en capacidad de identi!car dichos retos y tomar posición frente a ellos, pese a que el tema como tal pueda constituirse en aquellos que llegamos a marginar por no hacer parte del ámbito de aplicación frecuente en nuestra práctica profesional. Entender el nuevo sistema Clearinghouse —creado justamente por Icann como mecanismo de protección y defensa de los derechos de marcas que se hayan inscrito previamente en él, frente a posibles usurpaciones de terceros—, así como conocer cómo funciona, cuáles son sus ventajas y, por qué no, sus posibles de!ciencias, hace parte de los compromisos que los profesionales dedicados al campo de la propiedad intelectual tenemos.

II. +Q', -. C/-0$)"12%'.- 3 (*4% 5'"()%"06

Clearinghouse es un nuevo programa o centro de información de marcas a nivel mundial, creado por la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet, el cual entró en aplicación hace solo dos meses, esto es, el día 26 de marzo de 2013, y es conocido también como Trademark Clearinghouse (TMCH). Efectivamente, es un centro de inscripción de marcas, a nivel mundial, que servirá, fundamentalmente, como mecanismo de protección y defensa permanente de los derechos de marcas que se hayan inscrito previamente en él, frente a posibles usur-paciones de terceros con ocasión de la expansión aprobada por Icann en relación con nuevos gTLD.

Recordemos que los nombres de dominio son los que permiten la presencia de un comercio electrónico en el que se llevan a cabo múltiples transacciones, con-virtiéndose en un activo mercantil por sí mismo. Son los nombres de dominio los que nos llevan a conectarnos desde cualquier parte del mundo a los diferentes sitios web, luego actualmente la decisión de cuál es el nombre de dominio que se adoptará resulta relevante y equiparable a la decisión del nombre que seleccionamos para un proyecto comercial, convirtiéndose en una decisión fundamental. Pues bien, tal y como lo veremos más adelante, existen diferentes tipos de nombres de dominio y, puntualmente, los nombres de dominio genéricos (gTLD) hoy se encuentran en una clara y abierta expansión que cambiará de manera dramática el escenario comercial cibernético. Pues bien, frente a esta nueva situación, se crea el programa o centro de información Clearinghouse, el cual permite a los titulares de marca, adelantar un registro en una base de datos centralizada antes y durante la puesta en marcha de la nueva era gTLD. Fue concebido como un mecanismo de ayuda o prevención, dados los cerca de 1.400 nuevos números de top level domain que entrarán a funcionar den-tro de algunos meses, evitando que los nuevos dominios genéricos vulneren derechos


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de los titulares de marcas registradas. Es entonces un mecanismo de protección y defensa permanente de los derechos marcarios que hayan sido previamente inscritos ante dicho sistema o centro de información, con ocasión de la impactante expansión de nuevos dominios.

Es importante destacar que la TMCH sirve de apoyo no solo a los titulares de marca, sino que se constituye en base fundamental dentro de las etapas que se debe seguir para el registro de un nuevo nombre de dominio de naturaleza gTLD. En efecto, siempre que se vaya a registrar un nombre de dominio, se debe pasar por dos etapas —que serán obje to de explicación más adelante—, dentro de las cuales el Trademark Clearinghouse cobra especial importancia.

A. Antecedentes

La Icann nace en el año 1998, y dentro de su razón de ser puede destacarse como principio fundamental el fomentar la competencia en el mercado de los nombres de dominio, al tiempo que garantiza la seguridad y estabilidad de internet. Una buena manera de resumir su función la encontramos en una publicación que indica:

“La Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es el organismo rector de Internet, cuya función principal es la promoción de políticas que propician la coordinación de los nombres de dominio, números de internet y sus protocolos, para que los usuarios de la red conformen un sistema autorregulado con unas reglas técnicas y administrativas”1.

Pues bien, la Icann, con apoyo de la comunidad global de internet2, luego de evaluar la conveniencia de expandir los gTLD, estableció la política de crea- ción de nuevos dominios de alto nivel de naturaleza genérica en el año 2007, a tra-vés de la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos (GNSO, por su sigla en inglés), la cual fue posteriormente adoptada por la junta directiva de la Icann, en junio de 2008. La anterior decisión se tomó con el !n de permitir mayor innovación y elección en el sistema de direcciones de internet.

La Icann, pensando en las consecuencias que traería un registro desmedido de nombres de dominio por personas sin derechos legítimos, desde el punto de vista marcario, y pensando en la forma de proteger los derechos de los titulares de marca,

1. Universidad Externado de Colombia, “Boletín virtual”, Departamento de Propiedad Intelectual, Trademark Cleraringhouse.

2. La comunidad global de internet a que hago referencia aglomera un amplio rango de grupos de interés, desde gobiernos, sociedad civil, empresas e individuos, comunidad tecnológica, organizaciones de apoyo, etcétera.


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implementó la denominada Trademark Clearinghouse, la cual intentaremos com-prender en el desarrollo de este trabajo.

B. Ampliación de los gTLD

Si buscamos una de!nición básica de gTLD, encontramos que se trata de un nuevo actor dentro del sistema de nombres de internet que tienen la condición de ser ge-néricos, es decir, que no están atribuidos a una zona geográ!ca o de infraestructura. Los dominios genéricos (como por ejemplo “.com”, “.name”, “.net”, “.org”, “.info”, “.biz”, “.aero”, etcétera) se diferencian de los dominios territoriales (“.co”, “.es”, “.tk”, “.tv”, “.fm”, “.ws”) en que no son controlados ni gestionados por ningún país, sino por organismos gestores de internet (como Icann) e internacionales.

Actualmente los dominios de nivel superior (TLD) son clasi!cados por la Icann en tres:

a) Dominios de nivel superior geográ!co: se estima que existen aproximada-mente 280.

b) Dominios de nivel superior genéricos: Existían ocho antes de crearse la Icann, y posteriormente se incrementaron a 22. Con las nuevas convocatorias, se espera que lleguen a 1.400 en pocos meses.

c) Dominios de nivel superior de infraestructura: solo existe uno, el ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada).

La Icann condujo en el pasado dos convocatorias tendientes a expandir la creación de dominios de nivel superior genéricos, una en el año 2000 y otra en el año 2004, las cuales fueron exitosas y de ahí su multiplicación en la red. Sin embargo, y debido a que la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos desarrolló nuevas recomendaciones de políticas para la inclusión de nuevos nombres de dominio de nivel superior en el sistema de direcciones de internet (SDI), se generó una nueva apertura, que tuvo lugar entre el 12 de enero de 2012 y el 30 de mayo de 2012. Los nuevos gTLD podrán comprender palabras genéricas en distintos idiomas (como por ejemplo “.doctor”, “.turismo”, “.book”, “.cafe”, “.news”, “.art”, etc.), lugares geográ!-cos (“.paris”, “.barcelona”, “.usa”, “.colombia”, etc.) y marcas y nombres comerciales (“.apple”, “.lancome”, “.visa”, “.audi”, “.challenger”, etc.). Los interesados en esta nueva convocatoria debían cancelar una suma importante para el estudio de su solicitud, y luego de ser aprobados debieron !rmar un contrato con la Icann en el que, además de reconocer un pago trimestral y una tasa por transacción, debían comprometerse a cumplir con los requisitos técnicos y las políticas aplicables previamente !jadas para los seleccionados. El pasado 13 de junio de 2012, una vez cerrada la última convocatoria para nuevos gTLD, la Icann reveló la lista de 1.930 nuevas solicitudes de gTLD, en la que algunos dominios tenían varios solicitantes, y de dicho número


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es importante destacar que 24 solicitudes correspondían a solicitudes que provenían de América Latina3. Fueron miles los interesados en acceder a nuevos gTLD, com-puestos por marcas y denominaciones de todo tipo, lo cual ampliará enormemente la dinámica comercial en la red, pero igualmente conllevará nuevos retos que solo el tiempo nos indicará si han podido preverse adecuadamente y si Clearinghouse re-sultó su!ciente en términos de protección frente a los titulares de registro de marca. Las evaluaciones de estas solicitudes pertenecientes al último periodo tomarán cerca de veinte meses, en términos de la Icann, con lo cual aproximadamente en febrero del 2014 conoceremos los resultados !nales.

Tal como lo indica la Icann, internet pasó de ser una red de unas cuantas compu tadoras a tener mil millones de usuarios; de un fenómeno occidental a ser realmente global; de ser una herramienta de investigación a un motor de la eco-nomía que representa billones de dólares en el comercio4. Esta situación hace que también se contemplen !guras que busquen preservar los derechos de propiedad industrial, pues la ampliación de los gTLD abre, de forma simultánea, posibilida-des comerciales interesantes pero también evidentes riesgos, como ya se indicó. En efecto, así como se expanden las nuevas opciones de nombres de dominio de alto nivel, de naturaleza genérica, también se amplía la posibilidad de con7ictos entre terceros. A pesar de que aún no estamos experimentando un ciberespacio en el que converjan tantos gTLD, los casos de marcas registradas que apelan a la política uniforme de resolución de dispu tas de nombres de dominio (UDRP) se han tripli-cado en los últimos ocho años, según datos del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), lo cual nos lleva a considerar que en los próximos meses y años dicha cifra tendrá un incremento sus-tancial. Más adelante revisaremos en detalle el nuevo sistema de bloqueo rápido de nombres de dominio, que complementa la parte de acciones o mecanismos frente a temas de infracción.

III. U.% &- /0 80.- &- &0#%. C/-0$)"12%'.-

Cualquier persona natural o jurídica, titular de marca o agente, podrá inscribir mar-cas previamente registradas en la TMCH. Debe tenerse en cuenta que marcas que se encuentren en camino de ser protegidas legalmente no pueden ser registradas ante Clearinghouse, como tampoco aquellas que hayan sido obje to de cuestionamiento

3. Disponible en web: <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en>.

4. Disponible en web: <http://www.icann.org>.


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legal en su concesión o luego de su concesión con ocasión de acciones de cancelación, nulidad, etcétera. La inscripción de marcas en TMCH está abierta desde el 26 de marzo de 2013 y se prevé que en junio puedan empezar los denominados periodos sunrise, etapa sobre la cual nos referiremos en este capítulo.

De acuerdo con lo anterior, solo los titulares que han inscrito sus marcas en esta gran base de datos tendrán derecho a solicitar un nuevo nombre de dominio gTLD, en la llamada fase sunrise o de pre-registro, que es una fase inicial o preferente para los titulares de las marcas. Existirá un solo ingreso en el que los titulares que hayan registrado sus marcas tendrán la posibilidad de solicitar en una fase inicial un nuevo nombre de dominio. Por su parte, también tendrán la posibilidad de que les informen sobre registros de marcas que den lugar a confusión con el nombre de do-minio ya registrado, caso en el cual recibirán una noti!cación para poder obje tarlo.

Así, entonces, el sistema opera de la siguiente manera:

a) Se veri!carán los datos del titular que inscribe la marca, para, como consecuencia de ello, “reservar” los dominios más cercanos a su marca, y tendrá un derecho prioritario de 30 días antes del lanzamiento de un nuevo dominio —esta es la denominada fase sunrise de los nuevos gTLD—. Para bene!ciarse de este de-recho preferente, se habrá de demostrar un uso efectivo y continuo de la marca en cuestión. El interesado pedirá un código de autenticación para registrar un dominio en la fase sunrise (o de registro escalonado) para un nuevo gTLD que aparezca y le interese registrar. Así, evitará tener que presentar documentos de titularidad frente a cada nuevo gTLD que aparezca. Este registro se convierte en un mecanismo de control, en la medida que puede ayudar a los propietarios a no caer en la apropiación de dominios ajenos, o cybersquatting, y tener posibles dispu tas legales.

b) Desde que se entra a formar parte de la base de datos Clearinghouse, el titular de marca será noti!cado cuando un tercero quiera acceder a un gTLD que coincida con su marca dada de alta en el sistema. Igualmente, se avisará al solicitante del gTLD que tal dominio coincide con una marca registrada, y que por tanto el acceso al mismo puede implicar una infracción de sus derechos de propiedad inte-lectual. En este caso, el titular de la marca previamente inscrita recibirá una alerta sobre dicha solicitud, para que inicie o no las acciones legales que estime convenien-tes si considera que la solicitud presentada le genera perjuicio. Así, entonces, en cada nuevo gTLD que aparezca, le van a avisar si alguien registra su marca. La noti!ca-ción irá igualmente a la persona que está registrando el dominio que coincide con una marca que está registrada en Clearinghouse, señalando que está infringiendo los derechos de propiedad intelectual, para que bajo su responsabilidad decida si quiere seguir o suspender el registro.


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Los dos periodos o fases antes mencionados reciben los nombres de sunrise y trademark claims service. En el primero, se permite a los titulares de marcas que ten-gan una oportunidad anticipada de registrar nombres de dominio correspondientes a sus marcas, y de no ser así estas estarían disponibles al público. Los nuevos nom-bres de dominio genéricos están obligados a agotar el periodo sunrise por un lapso de 30 días para estos !nes. En a siguiente fase, que tiene una duración de 90 días, cualquiera que trate de registrar un nombre de dominio que coincide con una marca que se registró en Clearinghouse recibirá una noti!cación. Si la parte noti!cada re-gistra el nombre de dominio, Cleraringhouse enviará una noti!cación a los titulares de marcas, informándoles quién ha registrado el nombre de dominio en cuestión.

Como la TMCH es una base de datos única y centralizada, en la que los titu-lares podrán inscribir sus marcas antes y durante el lanzamiento de los nuevos gTLD, resulta fundamental contar con una plataforma, que en este caso es conocida como entorno digital. La Icann seleccionó como proveedor de servicio a Deloitte Enterprise Risk Services y a IBM para implementar los servicios que ofrece esta plataforma. La elección de los proveedores de servicio obedeció a criterios predeterminados, dentro de los cuales, y como consideración importante, se tuvo en cuenta la capacidad de almacenar, validar y difundir los datos en el más alto nivel de estabilidad técnica. Es de anotar que esta base de datos, por su alcance y funcionalidad, cumple labores de autenticador, validador y administrador. En este orden de ideas, los proveedores tienen todas estas funciones, dentro de las cuales destacamos la de veri!cación, pues a través de dicha función tendrán que convalidar los datos suministrados por el solicitante, a !n de hacer exigible la relación de marcas que pueden ser registradas ante Clearinghouse y las que no pueden acceder a dicho registro.

En la última reunión anual de la Inta, llevada a cabo en Dallas, Vicky Folens, en representación de Deloitte Enterprise Risk Services, tuvo la oportunidad de ex-plicar a los participantes de este congreso algunos de los errores más comunes frente al uso de la TMCH, como son:

hay imprecisión y por error se indica que se actúa como agente y no como titular, se deben cancelar 15.000 dólares de depósito; es decir, que los requisitos para actuar en calidad de agentes son diferentes a los exigidos cuando se actúa simplemente como titular, luego la validación del registro debe atender las consecuencias de la información que se ingresa.

-bre este aspecto hay toda una guía en la página web de la Icann para corroborar la manera de ingresar las marcas, cuando ellas presenten caracteres o tipos especiales de escritura.


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-misiones a Clearinghouse. Parece ser que es frecuente que el solicitante se limite a citar el registro a !n de que la central de datos traiga la información solicitada, como por ejemplo remitirse al título o certi!cado respectivo. Esta omisión genera que al momento en que Clearinghouse noti!ca al solicitante un nuevo dominio, este no reciba la descripción de dicho producto o servicio, con las consecuencias que ello genera.

common law que no están suje tas a validación en la Corte. Solo se acepta el registro de marcas en Clearinghouse sobre aquellos signos que ya cuentan con registro otorgado, o que teniendo protección bajo el common law son convalidadas en la Corte. En opinión de Vicky Folens, la representante de la Deloitte Enterprise Risk (como se indicó, Deloitte Enterprise Risk, es uno de los proveedores de servicios de la plataforma con la que funciona Clearinghouse), puede ser normal la presencia de estos errores de no atenderse con cuidado las indicaciones sobre la manera de adelantar el registro y, en general, el uso de la herramienta. Sobre el particu lar, podemos señalar que la Icann ha desempeñado un papel interesante en temas de comunicación de esta herramienta, por cuanto en su página se dispone de las diferentes memorias que tuvo el desarrollo de esta !gura, así como de explicaciones someras y claras sobre su funcionamiento. En todo caso, a pesar de lo acuciosos y previsivos que hayan sido los creadores de Clearinghouse, solo cuando se pongan en marcha las !guras y, es-pecialmente, el escenario en el cual se desarrollará esta herramienta, podrá entonces evaluarse la claridad de la información y si en realidad se contempló la totalidad de los imprevistos y eventualidades sobre las cuales tanto se especuló en su creación.

IV. URS (‘'")5%$4 $09)& .'.9-".)%" .3.#-4’): 9%.)8)/)&0& &- 8/%:'-0$ &- 40"-$0 $;9)&0 /%. "%48$-. &- &%4)")% :'- )"5$)"<0" &-$-(2%.

La TMCH busca cumplir funciones preventivas y también defensivas al implemen-tar un mecanismo rápido, denominado URS (uniform rapid suspension system), el cual posibilitará el bloqueo en tiempo récord de los dominios que han sido registrados por terceros, siempre que dicho dominio coincida o sea confusamente simi lar a una marca registrada y medie mala fe. En cualquier caso, también resulta interesante plantearse la posibilidad de la solicitud de un gTLD en la que, si bien se infringió un derecho marcario, no medió la mala fe, estipu lada sin excepción en las legisla-ciones y particu larmente en este tipo de procedimientos. Pues bien, la lectura que debe dársele al URS es la de crear la posibilidad de que el titular de un nombre de dominio se entere o conozca cada vez que un tercero presente un dominio que coin-


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cida con su marca, pero también sirve como mecanismo de advertencia para aquellos solicitantes que actúan de buena fe, en cuanto serán avisados frente a la infracción que podrían estar cometiendo.

Pues bien, el titular de un dominio tendrá a su disposición un procedimiento rápido y sencillo denominado URS, paralelo al UDRP ante la Icann que ya conoce-mos. Con el URS se podrá reaccionar inmediatamente y bloquear aquellos dominios que infrinjan de mala fe los derechos de terceros.

Se trata de un nuevo instrumento que fue pensado para un escenario en el cual existirán miles de nuevos gTLD, que es la situación que nos espera en un futu-ro próximo. El procedimiento se inicia mediante la presentación electrónica de un reclamo ante el proveedor del URS, indicando los derechos marcarios en los cuales se fundamenta el reclamo.

Dentro de las diferentes ventajas que trae este mecanismo, se observa que una reclamación puede presentarse para múltiples empresas vincu ladas contra un regis-trante, o que en la misma se puedan nombrar múltiples registrantes que también estén relacionados. Así mismo, no habrá una cantidad mínima de nombres de do-minio impuesta como requisito previo a la presentación del reclamo. Por lo anterior, actuaciones como la presentación electrónica de la reclamación y el hecho de que esta pueda presentarse contra múltiples empresas de forma simultánea, dejan entre ver que este nuevo procedimiento busca que se logren mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempo, buscando una autentica y pronta administración de justicia. Adicionalmente, las personas encargadas de resolver cada caso tienen un amplio conocimiento en nombres de dominio, pues son seleccionadas teniendo en cuenta su experiencia en el área de la propiedad intelectual, el comercio electrónico e internet, con el !n de garantizar que las decisiones estén bien funda-mentadas y que exista coherencia e imparcialidad.

En cuanto al contenido del reclamo, será lo más sencillo posible y no podrá exceder las 5.000 palabras, excluidos los archivos que se adjunten. En el reclamo deben incluirse los datos generales de la parte reclamante, así como los del regis-trante contra quien se iniciará la acción. Un aspecto a resaltar dentro del contenido de dicha reclamación es que debe indicarse el nombre de dominio especí!co que es obje to del reclamo, con la información disponible y vigente en whois5, así como una descripción con la copia correspondiente, si la hubiese, de la sección ofensiva del sitio

5. Wikipedia de!ne whois de la siguiente manera. “Es un protocolo TCP basado en petición/respuesta que se utiliza para efectuar consultas en una base de datos que permite deter-minar el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP en internet”.


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web asociado con cada nombre de dominio que fue obje to del reclamo. También se debe identi!car la marca comercial sobre la cual se basa la reclamación realizada. De igual forma, es necesaria una descripción de los fundamentos sobre los cuales se basa el reclamo, estableciendo los hechos que demuestren que la parte reclamante tiene un derecho que fundamenta la reclamación. Es importante que dentro de los hechos igualmente se indiquen las circunstancias por las cuales el registrante no tiene ningún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio y que el dominio ha sido registrado y usado de mala fe. Tal y como se indica, en relación con otros procedimientos de dispu ta entre nombres de dominio y marcas, dentro de las cir-cunstancias o hechos que demuestran que se trata de un registro realizado de mala fe se encuentra que el registrante esté buscando un bene!cio económi co, como sería el caso de registrar o adquirir el nombre de dominio con el !n de venderlo, alquilarlo o cederlo al reclamante, quien es el propietario (titular de la marca) o a un competidor del reclamante o verdadero titular, o que a través de un sitio web el registrante haya intentado de manera intencionada atraer a usuarios de internet, para un bene!cio comercial creando riesgo de confusión con la marca del reclamante.

Esta reclamación estará suje ta a una revisión inicial por parte del proveedor URS para corroborar los requisitos formales, la cual se llevará a cabo dentro de los tres días hábiles a partir de la presentación del reclamo al proveedor URS, con-!rmando la agilidad que se pretende con este procedimiento. Ahora, algo que es cuestionable es el hecho de que no se permi ta corregir de!ciencias en los requisitos de la presentación de la reclamación, con la excusa de que se trata de un mecanismo de naturaleza rápida, pues si bien se permite la presentación de este nuevo reclamo, no se sabe hasta dónde se estaría agravando la situación del propietario o titular de la marca, quien estaría perdiendo un tiempo valioso en la obstaculización o bloqueo del dominio que está siendo registrado de mala fe.

Posteriormente, y una vez !nalizada la revisión inicial sin ningún inconve-niente, el proveedor del URS, dentro de las 24 horas posteriores al momento en que el reclamo hubiese sido considerado, deberá informar al operador de registro (noti!-cación del reclamo), para que dentro de las 24 horas de la recepción de la noti!cación del reclamo el operador “bloquee” el dominio, es decir, que el registro restringirá todos los cambios a los datos, incluyendo transferencia y eliminación de nombres de dominio. El operador de registro noti!cará al proveedor del URS inmediatamente después de haber bloqueado el nombre del dominio en cuestión. Dentro de las 24 horas después de la recepción de la noti!cación de bloqueo por parte del operador de registro, el proveedor del URS noti!cará al registrante del reclamo.

El registrante contará con catorce días a partir de la fecha de envío de la noti!cación del reclamo al registrante para presentar una respuesta electrónica ante


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el proveedor, aportando los soportes correspondientes. En relación con el anterior término, existe la posibilidad de que a petición del registrante, el proveedor del URS otorgue una extensión de tiempo limi tado (que no podrá exceder de siete días calen-dario) para responder, si existiese una base de buena fe para hacerlo. Esta respuesta será enviada a un examinador cuali!cado seleccionado por el proveedor del URS.

Por su parte, el registrante también puede presentar sus argumentos, demos-trando que el uso del nombre de dominio no es de mala fe, alegando, entre otros, que el nombre de dominio es genérico o descriptivo, que existe un contrato celebrado entre las partes en el que la titularidad del nombre del dominio por parte del regis-trante sea coherente o en general las razones que a bien tenga.

En cuanto a la resolución !nal, será dictada por el examinador cuali!cado, en un término de tres días hábiles o no más de cinco días hábiles a partir de la pre-sentación de la respuesta. Si la resolución se desestima o no da a lugar la demanda, el nombre del dominio vuelve a pertenecer al registrante. Si la resolución estima la demanda, el operador de registro será inmediatamente noti!cado y deberá suspen-der el nombre de dominio, que permanecerá así durante el periodo de registro. La parte perdedora puede presentar apelación sobre la base de datos y los documentos ya existentes en el proceso URS, y debe presentarse dentro de los 14 días desde la resolución, y a la respuesta a la apelación en otros 14 días. La apelación no suspende el efecto de la primera resolución.

En relación con este procedimiento, es importante que se tenga en cuenta que el URS termina “sin perjuicio” de la posibilidad de utilizar otros mecanismos de protección, como la UDRP o un procedimiento judicial. En cuanto a los servidores de dominios (name serves) serán redireccionados a una web de información facilitada por el proveedor de URS, acerca de la existencia de este procedimiento.

Como se podrá veri!car, el URS es un mecanismo ágil que supone un éxito al establecer esta clase de procedimiento para la resolución de con7ictos frente al uso fraudulento de nombres de dominio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que estamos hablando de un número importante de denominaciones susceptibles de utilizarse como gTLD, lo que con el tiempo puede implicar una potencialidad de con7ictos, que esperamos no lleve al desbordamiento de este mecanismo. Solo en marcha, bajo el escenario de la avalancha de nuevos dominios gTLD, se veri!cará si efectivamente responde a los requerimientos de un sistema nuevo para todos los actores del ciberespacio. Por su parte, y algo que no deja de considerarse cuando revisamos este mecanismo rápido de dispu tas entre derechos marcarios y nombres de dominio, es el preguntarnos si no se estará sacri!cando el derecho de defensa del registrante, so pretexto de darle velocidad a un procedimiento que requiere de dicha


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velocidad. Luego el tiempo nos indicará si el procedimiento realmente tiene equi-librio. Tanto Clearinghouse como este mecanismo rápido de bloqueo de dominios fueron concebidos mediante la hipótesis de lo que será un nuevo esquema, que solo dimensionaremos en su verdadero alcance e implicaciones cuando el mismo empiece a funcionar.

V. R-5/-=)%"-. 5)"0/-.

TMCH ha llevado a las !rmas de abogados especializadas en temas de Propiedad intelectual en el mundo a plantearse asumir la condición de O!cial Trademark Clearinghouse Agent como nuevo rubro de negocio6. Si observamos en las páginas de una gran cantidad de !rmas, ya se empieza a observar la manera en que se está promoviendo el apoyo a los titulares de marca frente a las gestiones que se deben adelantar ante Clearinghouse, teniendo en cuenta que tanto el titular de la marca de forma directa como los agentes podrán adelantar los registros respectivos. Empieza entonces a moverse todo un negocio en torno a un tema que más temprano que tarde vincu lará a los titulares de marca y sus apoderados, quienes se verán obligados a prestar atención a los nuevos gTLD que empiecen a abrirse camino con ocasión de este nuevo escenario legal que viene con el desarrollo tecnológico en la red.

Esta realidad hace que los profesionales en propiedad intelectual deban prepararse para llevar a cabo dichas asesorías que se solicitarán sin duda alguna a los diferentes despachos, así como el monitoreo mismo que exige el tema. Quiénes más, si no los especializados en temas de propiedad intelectual, debemos atender lo que se avecina para estar en condiciones y en la capacidad de atender las diferentes inquietudes y retos que traerá la aplicación y uso de Clearinghouse y el URS.

Clearinghouse no presenta un término de vencimiento para que los interesa-dos hagan uso de este sistema y, en tal sentido, se podrá disponer de esta herramienta por siempre; sin embargo, para todos los actores vincu lados a la obtención de los

6. La clase de servicios que ofrecen diferentes !rmas de abogados, frente a temas de Clea-ringhouse, que tuvimos la oportunidad de revisar en la web son de la siguiente índole: “We prepare the required documentation, including your Declaration of Use and Proof of Use, and complete your application for registration with the Clearinghouse; We manage your trademark record during the Clearinghouse registration period and make any updates necessary for the trade-mark; record to re"ect the actual (base) trademark registration, e.g. company name change, change of contact details, renewals etc; We store the code (SMD !le) that will be generated for you and which you need when you want to participate in Sunrise; We inform you well in advance of any trademark record expiration date and handle renewals”. Ver: Groth & Co. IP Law Firm, “Groth & Co is an of!cial Trademark Clearinghouse Agent”. Disponible en web: <http://www.groth.eu/news/trademark-clearinghouse>.


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nombres de dominio y la protección de los derechos de los titulares de marca, entre más rápido se analice, se entienda y se digiera el tema, nos adentraremos en un proceso de retroalimentación positivo. Es claro que frente a la implementación de !guras nuevas, solo bajo su uso podrán identi!carse las fallas y, como consecuencia de ello, podrá llegarse a los ajustes y armonización que conviertan Clearinghouse y el URS en herramientas aptas para responder a las necesidades del nuevo desarrollo en la red.

Desde ya se puede advertir la gran demanda que tendrán por parte de aque-llas marcas con debilidad en su distintividad y que buscarán obtener un gTLD, tales como aquellos signos que tengan dentro de sus conjuntos expresiones genéricas o descriptivas y por tal razón hayan tenido di!cultades por abusos o inclusive en la obtención de los derechos marcarios. Este tipo de signos deben ser priorizados para su registro en Clearinghouse, así como aquellos que hayan competido con marcas simi lares por la obtención del nombre, quienes se bene!ciarán si actúan rápidamente ante TMCH.

En todo caso, es claro que el registro ante Clearinghouse, pese a resultar apa-rentemente conveniente, no puede en ningún momento ser considerado de carácter obligatorio y tampoco puede llegarse a concluir que su no uso descali!cará cualquie-ra de los mecanismos existentes para resolver las dispu tas derivadas entre marcas y nombres de dominio, por cuanto estos procedimientos, tanto el URD como la UDRP, no requieren o demandan el registro ante Clearinghouse como condición de procedibilidad.

Advertimos, !nalmente, que vendrán mecanismos de monitoreo privados, por llamarlos de alguna manera, que seguramente buscarán suplir la información privilegiada que tendrán los que se registren en Clearinghouse en relación con nombres de dominio de la categoría de gTLD, que sean simi lares o iguales a marcas registradas. Los servicios de monitoreo de los nuevos gTLD serán entonces un valor agregado o servicios adicionales dentro del portafolio de las !rmas que asuman el reto de prestar estas asesorías, que encontramos necesarias dentro del nuevo escena-rio que nos plantea la nueva tecnología en la red.

En cualquier caso, y tal como lo manifestamos con anterioridad, solo el tiempo nos dirá si Clearinghouse está en capacidad de responder a las funciones preventivas y de defensa que tuvimos la oportunidad de analizar, y si su adecuado funcionamiento logra llevar a cabo el objetivo de cautivar a la mayoría de titulares de derechos marcarios para hacer uso de dicha !gura. El tiempo, igualmente, nos mostrará las de!ciencias o inconvenientes que eventualmente presente y también nos llevará a adelantar un proceso de ajuste y mejoramiento del sistema mismo, de llegar a hacer necesario.

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La legislación de invenciones en Cuba

a tono con los requerimientos del Adpic

Por: Dánice Vázquez de Alvaré*

RESUMENEl Decreto Ley 290, al derogar al Decreto Ley 68 del año 1983 en una parte im-portante de su normativa, introduce cambios sustanciales en la regulación de las invenciones y diseños industriales. Entre las principales modi!caciones se encuen-tran: la inclusión de la protección de los modelos de utilidad, una mejor técnica en la protección de los dibujos y modelos industriales, la eliminación del certi- !cado de autor y la de!nición del certi!cado de patente como única forma de protección de las invenciones. Estos y otros temas serán tratados a lo largo de este artículo.

ABSTRACTDecree Law 290 to repeal the Decree Law 68 of 1983 in an important part of their regulations, substantial changes in the regulation of inventions and industrial designs. The main changes are the inclusion of the protection of utility models, a better technique in the protection of industrial designs, the elimination of the certi-!cate of author and the de!nition of patent certi!cate as the only form of protection of inventions. These and other topics will be covered in this article.

* Profesora titular de la Universidad de La Habana, agente o!cial de propiedad industrial, consultora LEX, S.A. Correo electrónico: [email protected]


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I. B"#$#% &'(#)#*#'(#% *# +& "#,-+&)./' #' 0&(#".& *# .'$#').1'#%. D#2.'.).1'#%

En la antigüedad no se conocen antecedentes de invenciones en la antigua Grecia y Roma. Los escasos inventores eran esclavos que al no ser suje tos de derechos, no se les podía reconocer la propiedad sobre sus ideas1.

Ya en la Edad Media, con la aparición del soberano absoluto, este otorgaba monopolios de explotación a súbditos, con el objetivo de recompensarlos. Esos monopolios no constituían títulos exclusivos de titularidad, pero tenían por obje to fomentar alguna manufactura y son el antecesor de las patentes.

Entre los ejemplos se citan:

para fabricar de forma exclusiva telas según métodos 3amencos.

consistían en permisos para establecerse en el país a los tejedores y también otorgó un monopolio por un procedimiento para fabricar paños.

para una manufactura de vidrio, con obligación de pagarle tres libras anua-les o 20 fanegas de avena. Quizás, sea el origen de las anualidades.

-legio para fabricar vidrio dentro del condado.

Colegio de Eton. Se le aseguró la exclusividad de fabricación según métodos conocidos en Bélgica.

-lleschi el primer privilegio exclusivo que protegió una invención. Se trataba de un barco con elementos elevadores de carga que el inventor utilizó para transportar mármoles para los edi!cios que construía2.

1. Breuer Moreno, P. C. Tratado de patentes de invención-

Transactions of the Chart. Inst. Of Patent Agentsal contar que Plutarco alababa a Arquímedes por no describir sus invenciones, producto

2. Breuer Moreno, P. C., ob. cit., p. 6.

— —

205

Las patentes eran privilegios otorgados por la corona y el primer régimen de

3.

que fueron examinados y probados sin que fueran otorgados . Se considera este el antecedente del examen previo de las solicitudes de patentes de las o!cinas registra-les, posteriormente recogido en las legislaciones nacionales de propiedad industrial, en lo relativo a los procedimientos de concesión de las patentes.

En el caso del Estatuto de Monopolios, se adoptó la letters-patent para designar los certi!cados que acreditaban la existencia de privilegios.

comercio, la responsable del impulso al reconocimiento del derecho exclusivo a los

respecto.

Como antecedentes de las instituciones de propiedad industrial, algunos autoresderecho exclusivo de los inventores en la Constitución de los Estados Unidos y en

6 y en 1820, en España.

A. Antecedentes legislativos de Cuba

Los antecedentes legislativos en materia de propiedad industrial en Cuba vienen del dominio de la metrópoli. La libertad de comercio, en 1818, y las reformas del siste-ma tributario con la consiguiente elevación del costo de los productos y la puesta en marcha del primer barco movido a vapor en 18198 ponen de relieve la necesidad de

3. Comercio ExteriorMoreno, ob. cit.

4. Breuer Moreno, P. C., ob. cit.5. Bercovitz Rodríguez-Cano, Alberto, Apuntes de derecho mercantil, 3a edición (revisada y

6. -reno, P. C., ob. cit., p. 12.

7. recibiendo el título de Decreto Relativo a los Autores de Descubrimientos Útiles. Tomado de Breuer Moreno, P. C., ob. cit., p. 13.

8. ocpi.cu/normasjurídicas.htm>.


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una ulterior regulación. El primer proyecto de decreto en Cuba fue elaborado por el Ministro de Ultramar, Manuel Tejada, el cual lo presentó al Rey de España.

Siendo aún Cuba colonia de España, es dictada en el siglo XIX la primera reglamentación de propiedad industrial. Se trataba de la Real Cédula de 30 de julio de 1883, que extendía a Cuba la ley Española de 1820 de invenciones. Con posterio-ridad a esta se dictan varias reales órdenes y reales decretos, como el de 21 de agosto

Luego, con la intervención norteamericana en Cuba, se !jaron cambios en esta materia, quedando establecido que las patentes de Estados Unidos serían válidas en Cuba.

Ya en el siglo XX se produjeron grandes cambios en materia de propiedad

para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP) de 20 de marzo de 1883 fue un paso de avance decisivo para la formación de la ley doméstica en esta materia.

A este importante paso internacional siguieron en el ámbito nacional una serie de decretos presidenciales, órdenes y leyes que tuvieron su punto máximo en

modi!cado por diferentes documentos jurídicos a raíz del triunfo de la Revolución, estuvo vigente hasta 1983.

Entre los documentos jurídicos importantes en el periodo revolucionario -

cencias obligatorias para la explotación de las patentes registradas en la Dirección de

que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Importante papel en la regulación en materia de patentes en Cuba jugó -

laciones de todas las modalidades de propiedad industrial, del cual nunca se dictó reglamento.

El ya extinto texto legal en materia de invenciones reunió todas las modali-dades de propiedad industrial, a!liándose al principio que pudiéramos llamar com-pilador o codi!cador y fue complementado por la Resolución 999 del Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, fechada 13 de junio de 19839.

9. Establece disposiciones complementarias de índole procesal al Decreto-Ley 68. Esta reso-lución no está vigente.

— —

207

Por último, y a raíz de los requerimientos de la inclusión de Cuba en la Organización Mundial del Comercio (OMC), fue dictado el Decreto-Ley 160 de

protección mediante certi!cado de autor de invención o mediante certi!cado de patente de invención a las invenciones de productos farmacéuticos y quími cos para la agricultura. Este texto legal mantuvo la !gura del certi!cado de autor e incorporó la del certi!cado de patente como forma de protección para las invenciones en los productos arriba mencionados.

vos cuerpos legales, en materia de marcas, de indicaciones geográ!cas y ahora en materia de invenciones y diseños industriales, quedando solamente vigente lo re-ferido a las cláusulas restrictivas en materia de adquisición de tecnología por las

texto legal.

Recientemente, ha sido publicado el Decreto-Ley 290 de las invenciones y dibujos y modelos industriales10, de 20 de noviembre de 2011, publicado en la Gaceta O!cial de la República en fecha 1º de febrero de 2012, con entrada en vigor el 1º de abril de 2012, estableciendo un plazo de 12 meses para la promulgación de su reglamento.

Debido a errores en la publicación, fue publicado nuevamente este Decreto-Ley en Gaceta O!cial Extraordinaria99. Las omisiones de la primera publicación se re!eren fundamentalmente a temas de diseños industriales, en su conceptualización.

B. De!nición de invención-patente

La invención fue de!nida por la extinta legislación cubana como una “solución técnica de un problema de cualquier rama de la economía, la defensa, la ciencia o la técnica que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial”11, el nuevo texto legal, Decreto-Ley 290, de!ne como invención susceptible de ser protegida a través de patente, toda “solución técnica en cualquier campo de la tecnología, que posea novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial”12.

10. Decreto-Ley 290 de las invenciones y dibujos y modelos industriales, Gaceta O!cial Ordi-naria de 1º de febrero de 2012, núm. 2, año CX, p. 9.

11. Gaceta O!cial Extraor-dinaria

12. Decreto-Ley 290, artícu lo 21.1.


208

El legislador español, tal como a!rma Gómez Segade13, deseó que el concepto de invención fuera aséptico, despojado de juicios de valor, que solo se admiten para enjuiciar los requisitos de patentabilidad.

Por su parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) establece que podrá obtenerse pa-tente para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicabilidad industrial .

Al referirse a este concepto, Baylos Corrozacombinación de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada materia o energía, produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución de un problema técnico no resuelto

Por su parte, McCarthy16 de!ne la invención como la creación humana de una nueva idea técnica y el signi!cado físico que puede acompañar el concepto de la idea.

-deral a un inventor, del derecho a excluir a otros de hacer, usar, o vender la invención. Sin embargo, autores franceses de!nen la patente como un título entregado a una cierta persona que le permi ta reclamar con base en la ley sobre la protección de las invenciones.

En todos los casos, tanto la de!nición de invención como la de patente no de!nen el término invención, sino que en su mayoría hacen referencia a las condicio-nes o requisitos de patentabilidad de la invención y escasamente a los derechos que

13. La Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, Madrid, Editorial

14. 15. Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de derecho industrial, propiedad industrial, propiedad

intelectual, derecho de la competencia económica, disciplina de la competencia desleal, Madrid,

16. nd Invention: “The

human creation of a new technical idea and the physical means that can accomplish of embody the idea”. Patent: “a grant by the federal government to an inventor of the right to exclude others from making, using, or selling the invention

17. P. Devant, R. et ál., Les Brevets D’Invention Le Brevet, “titre déliveré à une certain personne pour lui permettre de se réclamer des lois sur la protection des inventions”.

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209

entraña. El nuevo texto legal cubano en materia de invenciones, el Decreto-Ley 290, no se aparta de esa tendencia, en tanto deja abierta la solución técnica a cualquier rama, re!riendo expresamente los requisitos de patentabilidad.

Por nuestra parte, preferimos utilizar la concepción de que una invención es la solución técnica a un problema determinado, cuya protección se realiza a través de

a!lia a esta tendencia, lo cual facilita el entendimiento del nuevo texto legal.

Tratándose de un contrato social, el inventor revela su invención de forma que un experto en la materia pueda ponerla en práctica, y durante el periodo de vigencia de la patente el inventor goza de un derecho exclusivo, quedando sin vigencia la pa-tente con el vencimiento del periodo establecido por la legislación, y en ese momento dicha solución técnica pasa a ser de dominio público y por tanto de explotación por terceros sin violar derecho exclusivo.

Pero esta !nalidad, que inicialmente tuvo su materialización en las legisla-

individual, mejorar la competitividad de la industria interna, así como el proceso de industrialización, cambió con los avances tecnológicos que son hoy fruto de equipos de trabajo en empresas o institutos de investigación y no necesariamente el resultado de trabajos individuales18.

Por tanto, a través de las patentes, se fomenta la innovación, se estimu la la competencia y se tiene acceso a la tecnología más moderna.

Tal como a!rma Breuer Moreno19, los hechos han demostrado que las paten-tes y el reconocimiento de los derechos del inventor in3uyen en el progreso de la industria. Es por ello que países20 que se negaron a la protección, se retrasaron en su momento en el desarrollo industrial en relación con otros países. Así mismo, las estadísticas re3ejaban un aumento en las patentes y correlativamente en las expor-taciones.

La protección a través de la propiedad industrial permite evitar que el obje to de protección sea copiado libremente por competidores o terceros, y permite también la comercialización de los derechos con la consiguiente recuperación de gastos de investigación y desarrollo.

18. Roffe, Pedro, ob. cit.19. Breuer Moreno, P. C., ob. cit.20. Por ejemplo, Suiza y Holanda.


210

II. E+ '-#$1 (#4(1 +#,&+ 5 A*6.)

El Decreto-Ley 290 de las invenciones y dibujos y modelos industriales, conjun-tamente con el Decreto-Ley 291 de protección de las variedades vegetales21 y el Decreto-Ley 292 de los esquemas de trazado de circuitos integrados22 siguen a las acciones de Cuba para dar cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos a partir de su inclusión en la (OMC), antiguamente la GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).

Ronda de Uruguay se !rmó el Adpic, anexo 1C, el cual establece estándares mí-nimos de protección que son de obligatorio cumplimiento por todos los estados miembros de la OMC.

El Acuerdo Adpic tiene como objetivo promover la competencia económi- ca leal y eliminar las desavenencias internacionales, y al erigirse sobre los convenios que le sirven de base, como por ejemplo el CUP, requiere que los Estados incorpo-ren a su legislación nacional las disposiciones sustantivas de este aunque no sean miembros.

Ciertamente, desde la inclusión de Cuba en la OMC, estábamos obligados a establecer modi!caciones a la legislación en materia de invenciones, y aunque nos tomó tiempo adaptar la legislación a los requerimientos de Adpic, pues en sus dis-posiciones transitorias ofreció el plazo para nuestro país de diez años para establecer estas modi!caciones y siete años más tarde es promulgada esta nueva disposición, a nuestro juicio está bien logrado el nuevo texto legal, más aún en las condiciones en que fue redactado el extinto Decreto-Ley 68.

III. P-7+.)&)./' *#+ D#)"#(1-L#5 89: *# +&% .'$#').1'#% 5 *.7-;1% 5 01*#+1% .'*-%(".&+#%

El nuevo texto legal, ya publicado y en vigor desde el 1º de abril de 2012, se aviene a los requerimientos de Adpic, haciendo gala de las 3exibilidades en cuanto a obje-tos protegibles, y además se despoja de instituciones históricas, poco atractivas para solicitantes extranjeros, como el certi!cado de autor de invención. Integra en su texto la protección de los dibujos y modelos industriales, y además la de los modelos de utilidad, otorgando así protección a otro tipo de materia bajo simi lares requisitos.

21. Gaceta O!cial Ordinaria22. Gaceta O!cial Ordinaria del 1º de febrero de 2012, núm. 2, año CX, p. 36.

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211

Con el Decreto-Ley 290, se implementa una serie de cambios no solo en cuanto a modalidades protegibles, sino también en cuanto a forma de protección, vigencia, naturaleza y alcance de los derechos exclusivos, límites a dichos derechos e inversión de la carga de la prueba.

-cia de los derechos y las modi!caciones que necesariamente se requieren para la Ley de Procedimiento Civil Administrativo Laboral y Económi co (LPCALE). Así mis-mo, es necesario publicar el reglamento correspondiente en el término establecido.

A. Obje tos de protección

En el nuevo texto legal, se otorga protección a las invenciones, a los modelos de utilidad y a los dibujos y modelos industriales en su artícu lo 1º.

En el extinto Decreto-Ley 68, no se protegían los modelos de utilidad, lo cual supone un aspecto positivo del nuevo texto legal, sin embargo, a nuestro juicio, hubiese mostrado más claridad y mejor técnica el Decreto-Ley 290 si la redacción de la regulación no hubiese sido alternativa de protección de las invenciones por paten-tes o modelos de utilidad. Debió haberse redactado de forma tal que quedara claro que la protección va dirigida a las invenciones como modalidad, siendo la patente la forma de protección, y el modelo de utilidad otra modalidad protegible por este texto legal. Dicho de otra forma, en el orden teórico existen distinciones entre las modalidades de la propiedad industrial y los títulos de protección de las mismas, que no fueron bien de!nidas en el artícu lo 1º del nuevo texto legal.

Así mismo, la forma de protección que otorga el artícu lo 2º del Decreto-Ley

-tramos razón para haber complicado la redacción y posterior forma de protección de las modalidades protegibles por el texto legal.

De igual forma, es cuestionable el hecho que el Decreto-Ley, en su artícu lo 3º, otorgue a la O!cina Cubana de la Propiedad Industrial misión supervisora y de control de los registros de personas naturales y jurídicas de Cuba en el extranjero, cuando la O!cina Cubana de la Propiedad Industrial no interviene en el proceso de registro en el exterior y es difícil lograr que la estrategia de protección, tanto de personas jurídicas cubanas como de personas naturales, sea puesta en conocimiento de la O!cina Cubana de la Propiedad Industrial. Esa misión de supervisión y control va dirigida no solo al registro, sino también al mantenimiento, defensa y ejercicio de los derechos de propiedad industrial. Sería también difícil que la o!cina pueda ejecu tar la función de defensa de los derechos de las personas naturales y jurídicas


212

cubanas, pues ello no forma parte de las funciones del órgano de concesión de de-rechos.

Convenios y Tratados internacionales fueran de aplicación directa en Cuba, sin em-bargo, esa misión es Constitucional, cuestión que hemos abordado en otros artícu los, con referencia expresa al Decreto-Ley 191.

B. Titularidad

El elemento más trascendente que incorpora el Decreto-Ley en este sentido es la eliminación del certi!cado de autor regulado en el Decreto-Ley 68 de 1983. Este certi!cado concedía la titularidad al Estado de todas las creaciones obtenidas en el marco de una relación de empleo, así como para determinados obje tos de invención reconocidos en el artícu lo 39 del citado decreto-ley. No tenía periodo de vigencia determinado, ni caducaba y no era necesario el pago de tasas para su adquisición y mantenimiento en vigor.

A partir del Decreto-Ley 290, los títulos de protección reconocidos (certi-!cado de patente y certi!cado de registro), según el tipo de modalidad, de!nen la titularidad para las personas naturales y jurídicas, pero no para el Estado.

Lo anterior constituye a nuestro juicio un elemento que estimu lará a las per-sonas naturales y jurídicas extranjeras a solicitar patentes en Cuba en los sectores tecnológicos reconocidos en el decreto-ley, toda vez que los derechos no se le recono-cen al Estado cubano, sino a los titulares.

Del mismo modo, en el caso de una relación jurídico-laboral, se introducen importantes artícu los que sin llegar a doctrinalmente de!nir una invención laboral de servicio, de encargo o libre, regula la titularidad para estos casos.

Primero es conveniente tener claro que autor o inventor no implica que obligatoriamente sea el solicitante de protección o futuro titular del derecho, siendo siempre conservado el derecho de paternidad sobre la invención a su autor o creador.

Es aconsejable entonces de!nir las invenciones laborales como aquellas que se llevan a cabo en el marco de una empresa o con la efectiva colaboración o recursos de esta.

Puede tratarse de una invención laboral de servicio —recogida en el extinto

una empresa pero producto de un contrato laboral cuyo obje to es investigar. En este

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213

caso, la titularidad es del empresario. Algunas legislaciones23 establecen de forma excepcional una retribución económica adicional cuando la investigación es relevan-te o excede de manera evidente del contenido o relación de trabajo.

O puede tratarse de una invención laboral de empresa cuando se realiza en el marco de la empresa pero no es contenido de trabajo del investigador-autor. En el resultado de la invención tienen que haber in3uido los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o el uso de medios proporcionados por esta.

En este caso, el empresario tiene derecho a asumir la titularidad o reservarse un derecho de utilización, pero el inventor tiene derecho a una compensación eco-nómica justa .

Todo parece indicar que el nuevo texto legal recoge las invenciones laborales de servicio en su artícu lo 11.1.a) y las invenciones laborales de empresa en los incisos b) y c) del mismo artícu lo del Decreto-Ley 290.

La participación de los autores e inventores en los bene!cios que se obtengan por la explotación de la creación se reconoce en el artícu lo 11.3 del Decreto-Ley, y su instrumentación se realizará a través de disposiciones complementarias dictadas por parte de los organismos competentes.

Por su parte, las invenciones libres son aquellas logradas por una persona de manera autónoma, sin apoyo de la entidad. La titularidad será siempre del trabajador.

Encontramos un peculiar artícu lo 9.1 del decreto-ley de referencia, que dis-pone la posibilidad de los solicitantes o titulares de patentes de conceder licencias, pero expresamente se de!ne que dichas licencias tendrán carácter exclusivo, salvo pacto en contrario. Consideramos que tal prescripción no se aviene a la doctrina internacional y nacional sobre la materia, y especialmente respecto a las tendencias normativas actuales sobre la contratación económica en Cuba. Por otra parte, no

23.

de 2006: “ART. 15.—Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato. Cuando la invención haya sido

realizada en cumplimiento o ejecución de un contrato de obra o servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho a la patente pertenecerá a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, según corresponda, salvo disposición contractual en contrario. En el caso que la invención tenga un valor económi co mucho mayor que el que las partes podían haber previsto razonablemente al tiempo de concluir el contrato, el inventor tendrá derecho a una remuneración proporcional que será !jada por la autoridad judicial competente en defecto de acuerdo entre las partes”.

24. legislaciones que establecen plazo para que el trabajador ponga en conocimiento de su empleador la invención (ej.: tres meses en la LEP), so pena de la pérdida de los derechos que se le reconocen al trabajador.


214

encontramos el fundamento de tal disposición; la exclusividad o no de los contratos de transferencia de tecnología debe negociarse en todo el proceso de contratación y, de no llegarse a un acuerdo, deberá disponerse la no exclusividad para evitar los abusos en el ejercicio de los derechos de propiedad industrial y propiciar una com-petencia leal .

C. Derecho de prioridad

El nuevo texto legal incorpora detalladamente la regulación del derecho de prio-ridad convencional26, en ocasiones, con redacción idéntica a la establecida por el Convenio de la Unión de París de 1883.

La prioridad de exposición también quedó regulada, siendo la técnica del

extinto Decreto-Ley 68.

D. Materia patentable

Quedaron establecidas en el artícu lo 21.2 las invenciones solo para productos y procedimientos, quedando detalladas de forma expresa cada una de las creaciones que no se considerarán invenciones, manteniendo las establecidas por el extinto Decreto-Ley 68 e incorporando otras, como por ejemplo: los esquemas de trazado de circuitos integrados, los programas de compu tación, las obras cientí!cas, artísticas y literarias, y las creaciones estéticas. En cuanto a las creaciones que no serán paten-tables, se establecen igualmente con detalle y se mantienen algunas que ya habían sido reguladas por el Decreto-Ley 68.

A la hora de regular la materia patentable, el legislador tuvo en considera-

toda vez que este artícu lo amplía de forma sustancial los obje tos de invención que obligatoriamente deben ser protegidos por la vía de las patentes en las legislaciones domésticas de los Estados miembros de esta organización.

25. Conocemos que Cuba es esencialmente un país importador de tecnologías, por lo que nos convendría la concesión de licencias exclusivas, es decir, que entidades nacionales sean las únicas en explotar dichas tecnologías en nuestro territorio, pero ello debe ser logrado en el proceso de concertación de los contratos y no de!nir un precepto legal que pudiese ser incongruente con la normativa en materia de contratación económica en el país.

26. el texto original de París en 1883. La extensión del derecho de prioridad a los modelos de utilidad y a los causahabientes del primer solicitante fue introducida por la conferencia

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215

E. Requisitos de patentabilidad

aplicabilidad industrial. En cuanto a la novedad, nuestra legislación sigue el crite-

68 de!nía mejor la novedad, muy bien incorpora el nuevo texto la de!nición del estado de la técnica.

Se establece como excepción a este requisito de la novedad mundial lo de!nido en el artícu lo 19, relativo a la prioridad de exposición, la cual se amplía

Decreto-Ley 290 establece como divulgación inocua que no inter!ere la novedad mundial, aquella que se produzca a partir de un acto ilícito contra el solicitante o titular, tal como aparece en muchas legislaciones de América Latina.

La actividad inventiva, sin embargo, a nuestro juicio en su actual redacción

Procedimiento de concesión

El capítulo II y el procedimiento para el registro de invenciones son completamente nuevos al amparo del Decreto-Ley 290.

El procedimiento incluye publicaciones que anteriormente no se realizaban, subsanaciones, oposición, presentación de comentarios sobre cualquier información o documento en cualquier etapa del examen, y recurso de alzada. Del mismo modo,

nuestro juicio, estos deben ser de!nidas en el reglamento.

Se incluye también un proceso de conciliación que no nos queda claro, sin embargo, estamos pendientes de la publicación del reglamento, a !n de ver si aclara algo sobre dicho proceso, toda vez que no lo vemos coherente ni justi!cado en la parte del procedimiento en que ha sido incluido. Un estudio de este procedimiento se prepara para posterior publicación.

G. Vigencia

Se prevé, a diferencia del Decreto-Ley 68, que establecía una duración de diez años prorrogables a cinco años, una duración del registro de 20 años, contados desde la

-gislación en correspondencia con las exigencias del artícu lo 33 del Adpic.


216

H. Alcance de los derechos

nal en Cuba. Esto signi!ca que los derechos de patente no se pueden hacer valer por el titular frente a terceros que hubiesen llevado a cabo un acto de explota- ción de la invención entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de con-cesión de la patente.

este caso un derecho a impedir que terceros realicen los actos previstos en el texto legal.

Es muy avanzado en alcance de derechos exclusivos el nuevo texto legal en relación con el extinto Decreto-Ley 68, el cual no de!nía claramente el contenido de dichos derechos exclusivos y no incluía expresamente a la importación como uno de esos derechos.

patente sea un producto o un procedimiento. Cuando se trata de un procedimiento, incorpora la protección indirecta, es decir, que los derechos exclusivos se extienden al producto resultante de dicho procedimiento, reforzando los derechos exclusivos del titular de dicha patente de procedimiento.

Cuando el producto obtenido por un procedimiento patentado es nuevo, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente de procedimiento ha sido obtenido por el procedimiento patentado. Corresponde al demandado probar que el procedimiento para obtener el producto es diferente al procedimiento patentado, lo cual se conoce como inversión de la carga de la prueba.

I. Límites al ejercicio de los derechos de patentes

En materia de límites, también se incluyen regulaciones en el nuevo texto legal, en

Ley 68, y se incorporan actos como aquellos destinados a una futura explotación comercial con posterioridad a la expiración de la patente.

El principio del agotamiento del derecho, devenido de la jurisprudencia alemana y posteriormente extendido a Europa, opera como un límite al derecho exclusivo del titular del registro.

La doctrina distingue tres tipos de agotamiento: nacional, comunitario e in-

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tipo de agotamiento tiene ciertas ventajas, si tenemos en cuenta que ello estimu la la competencia y evita que los mercados se enmarquen y por tanto se restrinja el comercio, eliminando un posible monopolio sobre los precios de los productos.

También se incorporan otros límites importantes al derecho de patentes,

el derecho de la patente no se extiende a los actos realizados con !nes de experi-mentación, procesamiento, trami tación o cualesquiera otras !nalidades destinadas a obtener el registro u otras formas de autorización sanitaria y a preparar una futura explotación comercial a la expiración de la patente y el derecho del usuario anterior

Otros usos sin la autorización del titular de la patente

Decreto-Ley 68 y se cumple con los estándares del artícu lo 31 del Adpic.

Algunos de los artícu los son idénticos a la regulación del Adpic y otros am-plían los del Decreto-Ley 68.

Consideramos de suma importancia la precisión en la norma de todas las disposiciones en materia de licencias obligatorias, toda vez que el uso debido de esta institución en el derecho de patentes constituye un instrumento vital para evitar el abuso de los derechos de propiedad industrial y garantizar el equilibrio entre los intereses sociales y los de los titulares de las patentes.

Ley 290, que establece como uno de los supuestos para la concesión de las licencias obligatorias todo acto que constituya un ejercicio abusivo de los derechos conferi-dos y toda práctica que, a resultas de un proceso judicial o administrativo, se haya determinado que es anticompetitiva, toda vez que no existe en nuestro país una regulación en materia de competencia, ni están establecidos órganos que determinen este tipo de prácticas.

K. Renuncia, nulidad, caducidad y cancelación de la patente

Las !guras de renuncia, nulidad, cancelación y caducidad quedaron establecidas de forma independiente, a nuestro juicio en un no buen empleo de la técnica, sin lograr enmendar los errores que en materia de marcas quedaron establecidos en el Decreto-Ley 203, en tanto la cancelación como !gura no es causa de extinción del


218

derecho y sí una consecuencia de dicha extinción. Ello quiere decir que la caducidad y la nulidad deben tener como efecto una cancelación.

nulidad, la renuncia, la caducidad y la cancelación.

L. Restablecimiento de derechos

Se incorpora al texto legal el restablecimiento de derechos, cuestión que hasta el momento dejaba en estado de indefensión al solicitante en determinadas circuns-

plazos establecidos en el artícu lo 123 son bien claros y esta acción debe ser ejercida en sesenta días a partir de que cesa el impedimento.

M. Infracción de derechos

Desde el punto de vista jurídico, el Decreto-Ley 290 es muy acertado —al igual que el Decreto-Ley 203 en materia de marcas—, estableciendo numerosas acciones, como medidas cautelares y medidas de!nitivas de fondo, pudiendo actuar el titular del derecho y también el licenciatario.

Las acciones por infracción de derechos se establecerán en vía judicial ante la sala competente del Tribunal Provincial de La Habana.

N. Medidas cautelares

Quedan establecidas, en cuanto a las medidas provisionales: (i) el momento, (ii) los tipos y (iii) la ejecución misma de estas medidas.

Así, las medidas cautelares pueden ser solicitadas antes, conjuntamente o con posterioridad a la acción, siendo posible que el tribunal disponga como medidas provisionales: el cese inmediato de los actos de infracción, el embargo o retención de los productos y la prohibición de la importación o exportación.

En cuanto a la ejecución, si se establece antes de la presentación de la deman-da, queda sin efecto si no se presenta la demanda en treinta días hábiles desde la fecha de ejecución de la medida.

O. Medidas en frontera

Por último, y de forma muy novedosa, al igual que el Decreto-Ley 203 de Marcas, el Decreto-Ley 290 incorpora la regulación de medidas en frontera en los artícu los

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219

del Tribunal Provincial Popu lar que corresponda, lo que se traduce en la retención cuando se supone la preparación de una importación o exportación que infringe derechos.

Si bien el Decreto-Ley 68 no dedicaba ningún acápite a las medidas en frontera, la ejecución de estas por la aduana estaba regulada en la hoy derogada

Normas para la retención de mercancías por infracción de los derechos de propiedad intelectual”—, que establecía un procedimiento mediante el cual la aduana solo actuaba a instancia de parte, permitiendo la retención por diez días.

que, de manera novedosa, establece el procedimiento para la ejecución de retenciones por la aduana como órgano ejecu tor, pudiendo esta actuar a instancia de parte, a instancia de autoridad administrativa o judicial competente o de o!cio. Sin em-bargo, en la práctica, la aduana ejecu tará medidas en frontera por orden del tribunal competente.

P. La protección de los modelos de utilidad y la protección de los dibujos y modelos industriales

La incorporación de los modelos de utilidad es algo totalmente novedoso, en tanto que en nuestra legislación no se reconocía la protección de tal modalidad.

en Cuba, siendo ello recogido de forma diferente a otras legislaciones, pues es re-gulado de forma equiparable a una invención, y siendo exigibles los requisitos de patentabilidad previstos en el texto legal.

Se diferencian los modelos de utilidad de las invenciones, según la norma cubana de referencia, en tres aspectos fundamentalmente: en el periodo de vigencia, que es menor de diez años en el caso de los modelos de utilidad, y veinte años en las invenciones; en el procedimiento de concesión, y en el nombre que adopta la forma de protección —certi!cado de patente, en las invenciones, y certi!cado de registro, en los modelos de utilidad—. Así mismo, no pueden registrarse como modelos de utilidad los procedimientos y los productos quími cos y biotecnológicos. El análisis de los requisitos de patentabilidad tiene el mismo rigor tanto en los modelos de utilidad como en las invenciones.

En las legislaciones nacionales y en la doctrina, los modelos de utilidad tienen ciertas particu laridades en relación con las invenciones, lo cual no ha sido


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reconocido tal cual en nuestra nueva legislación sobre esta materia . Generalmente -

ración, estructura o constitución de un producto o de sus partes, de la que resulte alguna mejoría funcional para su utilización, pero se es más 3exible en el análisis de la actividad inventiva y en ocasiones la exigencia de la novedad es local y no mun-dial, todo lo cual hace la diferencia con la legislación cubana.

No obstante, creemos que es otra opción que tienen las empresas a la hora de de!nir qué forma de protección adoptar para sus innovaciones tecnológicas.

En cuanto a los dibujos y modelos industriales, la de!nición del artícu lo 91 supera la del artícu lo 108 del Decreto-Ley 68, que, aunque protegía las formas bi-dimensionales y tridimensionales, no contenía buena técnica en la redacción. Distin-gue y conceptualiza de forma expresa tanto el dibujo como el modelo industrial.

Establece como uno de los requisitos para su protección la novedad. No men-ciona que sea mundial, aunque de un análisis general de las regulaciones de esta modalidad contenidas en el texto legal se presume que tiene este carácter.

Un aspecto superado en esta norma es el requisito de progresividad estable-cido en el Decreto-Ley 68 para los modelos industriales, que constituía un error y conllevaba a confusión entre esta modalidad y los modelos de utilidad. Ciertamen- te es el elemento estético y formal novedoso lo que distingue a los diseños indus-triales, independientemente de que este elemento in3uya en el funcionamiento del producto.

Se mantiene la vigencia de diez años, aunque con el extinto Decreto-Ley 68, para llegar a los diez años de protección se requería trami tar la renovación a los cinco años de vigencia, pues el registro se otorgaba por cinco años con la posibilidad de extenderlo a diez años.

Se regula de forma correcta, a nuestro juicio, todo lo relacionado con los derechos conferidos por el registro y las principales limi taciones de los derechos de los titulares de esta modalidad. También hay una acertada regulación del procedi-miento de concesión para la adquisición de la protección. Todo ello era omiso en el ya derogado Decreto-Ley 68.

Es esta modalidad de suma importancia, y su uso ha sido relegado en la práctica empresarial cubana. Con la actualización de nuestro modelo de desarrollo

27. En la práctica internacional, hay mucha diversidad en la regulación de esta !gura: algunas legislaciones exigen actividad inventiva alta y novedad local; otras, actividad inventiva restringida y novedad mundial, y la gran mayoría de las legislaciones no protegen los procedimientos.

— —

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económi co y social, se requiere una renovación integral de su uso, tanto por las per-sonas naturales como jurídicas nacionales y extranjeras que operan en la economía nacional.

IV. C1')+-%.1'#%

Existe un salto cualitativo en la legislación en materia de Invenciones, modelos de utilidad y dibujos y modelos industriales en Cuba, a favor de los requerimientos del Acuerdo Adpic y del cumplimiento por nuestro país de los compromisos interna-cionales asumidos a partir de la inclusión de Cuba en la OMC, extendiéndose así la riqueza histórica legislativa cubana, que tuvo su origen en la extensión a Cuba de las Reales Cédulas Españolas y la vigencia de la Ley de Patentes Española de 1820 como primer instrumento jurídico relativo a propiedad industrial en Cuba.

La nueva normativa asume como principios fundamentales reducir al míni-mo posible, en correspondencia con el Adpic y las 3exibilidades de su contenido, el ámbito de creaciones apropiables por la vía de estas modalidades, minimizar el ejer-cicio abusivo de los derechos de propiedad industrial y proteger áreas tan sensibles como la salud pública y la nutrición de la población.

Se requerirá, para garantizar su efectiva interpretación y aplicación, una pre-paración efectiva de todo el sector empresarial cubano, directivos, jueces, especialis-tas de los centros de investigación y universidades, y demás autoridades vincu ladas con el sector de la innovación tecnológica.

La adhesión de Cuba al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, uni-da al recién promulgado Decreto-Ley 290, sin lugar a dudas, como ya apuntamos, propiciará un aumento de las solicitudes de patentes de empresas extranjeras en Cuba, en tanto el extinto texto legal no era atractivo para los extranjeros por la forma de protección establecida. Todo ello repercutirá en la estrategia a adoptar en la esfera de la investigación cientí!ca, protección y comercialización de nuestros resultados en Cuba y en otros países, modalidades a emplear en la transferencia tecnológica y negocios conjuntos a utilizar con aportes de intangibles. Ello requiere una debida preparación integral en materia económica, comercial y jurídica para enfrentar tales retos.

El Decreto-Ley 290, para la debida aplicación de algunos de sus artícu los, requiere ser complementado por toda una serie de disposiciones jurídicas que no consisten solo en el reglamento, como por ejemplo lo relativo a la remuneración de los creadores por los bene!cios económi cos obtenidos por la explotación comercial de sus creaciones, la concesión de las licencias obligatorias en determinados supuestos


222

y la actuación en caso de infracción de derechos de los titulares de las modalidades reguladas en esta disposición, por solo apuntar algunos supuestos. Por tanto, se requiere la conciliación con algunos organismos de la administración central del Estado y del sistema judicial.

Si bien ya han sido aprobadas diversas disposiciones jurídicas en materia de propiedad industrial en lo tocante a marcas, indicaciones geográ!cas, invenciones que posibilitan la debida protección de los titulares y el cumplimiento por parte de Cuba de los compromisos internacionales adquiridos, aún faltan materias por legislar en esta esfera para garantizar la e!caz aplicación de las normas ya aproba-das. Nos referimos especialmente a las vincu ladas con la debida observancia de los derechos de los titulares, la protección penal, la represión de la competencia desleal y la transferencia tecnológica. Solo la integralidad del sistema normativo coadyuva-rá de forma evidente y clara a la efectiva aplicación de las normas que ya han sido promulgadas en este campo.

Por último, vale la pena destacar que las extensas pero necesarias disposicio-nes transitorias del decreto-ley obje to de análisis resuelven totalmente los expedien-tes en trámite y su acomodo a las exigencias internacionales.

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Tributación de bienes intangiblesPor: Eduardo Leáñez Berrizbeitia*

RESUMENVenezuela no cuenta con un tratamiento especí!co a los bienes intangibles, ni en la legislación general (Ley de Derechos de Autor y Ley de Propiedad Industrial) ni en la legislación !scal. La Ley de Impuesto sobre la Renta regula las rentas presuntas, en donde se prevé la imposición al suministro internacional de bienes intangibles y servicios asociados (asistencia técnica, regalías y servicios tecnológicos). La NIC 38 contiene el tratamiento contable de los bienes intangibles. Los tratados !scales internacionales regulan la tributación de los intangibles, asignando el gravamen a los países signatarios en función del tipo de enriquecimiento (regalías, bene!cios empresariales o ganancias de capital). El software no tiene un tratamiento en la legis-lación !scal nacional, aunque su gravamen sí está contemplado indirectamente en los tratados !scales internacionales.

ABSTRACTVenezuela does not have a speci!c treatment to intangibles, under either the gene-ral legislation (Copyright Law and Industrial Property Law) or the Tax Law. The Income Tax Law regulates presumptive income, where it provides the treatment of intangible goods international transfer and associated services (technical assistan-ce, royalties and technology services). IAS 38 contains the accounting treatment of intangible assets. International tax treaties regulate the taxation of intangible assets, assigning taxation rights to the signatory countries in accordance with the type of income (royalties, business pro!ts or capital gains). The software does not

* Abogado (UCAB), especialista en Derecho Tributario (UCV), miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT), miembro de la International Fiscal Associa-tion (IFA), ex profesor de posgrado (UCAB y UNIMET), socio de Leáñez & Asociados. Correo electrónico: [email protected].


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have a treatment in the national tax law, but its taxation is indirectly referred to in international tax treaties.

I. I"#$%&'(()*"

La tributación de los bienes intangibles es un tema de gran interés y actualidad, dada la importancia vital de tales bienes en el mundo contemporáneo. Las princi-pales potencias del mundo, incluyendo a Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón, etcétera, y algunos países en vías de desarrollo, tales como India y Argentina, protegen y estimu lan la inversión en sectores propios de los bienes intangibles, tales como software o programas de compu tación, comercio electrónico o pelícu las. Lo anterior, porque desde hace varias décadas tales países han entendido el valor que tienen el conocimiento y la información (sociedades de información) como elementos impulsores del desarrollo y crecimiento económi co, dadas las innumerables oportu-nidades que ellas generan, en contraste con las economías cimentadas en las indus-trias tradicionales, las cuales, a pesar de no haber perdido vigencia aún, requieren cuantiosas inversiones o capital de trabajo y limi tan el acceso a una pluralidad de entes que carecen de los recursos económi cos necesarios para la adecuada explotación de tales industrias. Venezuela, país en vías de desarrollo, se inserta dentro de esta categoría de países, en los que se ha favorecido el crecimiento y la explotación de industrias tradicionales, tales como las ligadas a la explotación del petróleo y demás minerales (oro, hierro, bauxita, aluminio, etc.), y ha eludido en términos generales el incentivo de empresas ligadas a la tecnología de información. Como muestra de ello, resaltamos que contamos con una escasa normativa que regula la transferencia internacional de tecnología, en forma precaria, que se ha mantenido casi intacta desde la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta Acometida en junio de 1978, hace más de tres décadas. Dada la antigüedad de tal normativa, no se regulan en forma clara ni precisa actualmente en la legislación tributaria las distintas formas de transferencia tecnológica ligadas con el software en general e internet; y no contamos con una normativa de derecho privado ni público que regule claramente el sector de los intangibles. No obstante lo anterior, abordaremos el tema aspirando a dar una pequeña contribución a tal sector económi co y a su regulación legislativa.

II. T$+#+,)-"#% &-. &-$-(/% 0$)1+&% &- .%2 3)-"-2 )"#+"4)3.-2

A. Aproximación a la noción de bienes intangibles

Los bienes intangibles son bienes cuya existencia evidente se veri!ca a partir de la segunda mi tad del siglo XX. En efecto, tres fases se han atravesado para llegar a

— T R I B U T A C I Ó N D E B I E N E S I N T A N G I B L E S —

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la era de la “economía intangible”. La primera de ellas fue la revolución industrial (1750-1880), en la cual las compañías usaron el conocimiento para producir herra-mientas y productos. La segunda consistió en la revolución productiva (1880-1945), en la cual el conocimiento fue utilizado para mejorar los procesos industriales. Y la última es la revolución de gestión (a partir de 1954), en la cual las organizaciones usan el conocimiento para generar conocimiento1.

En la sociedad actual (del conocimiento), los bienes intangibles constituyen, a nuestro parecer, la más importante categoría de bienes, dado que las comu-nicaciones y la interrelación de las personas se materializan gracias a la existencia de tales bienes. Las innovaciones en compu tación, móviles, tabletas-e y redes sociales son extraordinarias y permiten y permitirán una mayor y mejor forma de comu-nicación.

No hay una de!nición única de bienes intangibles. Un sector opina que son bienes intangibles aquellos que son materialmente imperceptibles, centrando la imperceptibilidad en la invisibilidad, tal como es el caso de la electricidad y el gas. Sin embargo, estos bienes no son en realidad imperceptibles, puesto que el hombre, a través de sus sentidos o del conjunto de ellos, percibe sus efectos, con lo cual identi!ca su presencia o existencia. Otro sector considera que son intangibles aquellos bienes cuya existencia, características y límites se determinan a través del intelecto humano, pero esta aproximación se obje ta porque, en algunos casos, el intelecto humano puede concebir la existencia pero no determinar o medir las ca-racterísticas de una manifestación concreta y especí!ca, como es el caso del software, que solo puede ser interpretado por el ordenador. Otra posición sostiene que el in-tangible es la parte ideal o creativa del conjunto de bienes arti!ciales producidos por el hombre, separable de estos a manera de crear un derecho autónomo con su propio régimen. Otro sector sostiene que intangibles son aquellos bienes de los que, desde el punto de vista empírico, podemos separar la parte intelectual de los bienes produ-cidos por el hombre, esto es, separar la parte imperceptible de la parte perceptible, o la parte ideal del soporte material, aunque la división no sea posible en la reali- dad2. Este sector sostiene que los bienes intangibles son, por esencia, bienes muebles, porque las ideas, creaciones e invenciones del hombre pueden aplicarse en

1. Andriessen, Daniel, Making Sense of Intellectual capital: Designing a Method for the Valuation of Intangibles. Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 2004, p. 8, citado por Hoyos Jiménez, Catalina, Tributación de intangibles en Colombia, en Memorias XXIX de las Jorna-das Colombianas de Derecho Tributario, tomo I, 2005, p. 16.

2. Parra Pérez, Jaime, “Los intangibles en el ámbito del derecho tributario”, en Liber Ami-corum. Homenaje a la obra cientí!ca y docente de José Muci-Abraham, Caracas, Editorial Jurí-dica Venezolana, pp. 276-277.


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cualquier lugar, aunque después se concreten en un inmueble, como la obra arqui-tectónica3.

Finalmente, otro sector opina que debe dársele al concepto de intangible un sentido amplio, debiendo incluirse en él todo aquello que no tenga una sustancia física, pero que pueda ser obje to de apropiación o de negocios, al tiempo que tenga la vocación de generar bene!cios económi cos para alguien, incluyendo a los servicios cuyo resultado tampoco se evidencia en una forma física o tangible4. Esta concepción se con-trapone a la de!nición de intangible contenida en el diccionario de la Real Academia Española, en el cual se entiende por intangible lo que “no debe o puede tocarse”5.

Nosotros somos de la opinión según la cual deben entenderse como bienes intangibles aquellos bienes incorporales que por lo general son perceptibles a través de una ac-tividad intelectual, que excepcionalmente se pueden ver o tocar, a los cuales el Derecho atribuye consecuencias jurídicas, sobre todo en la esfera económica. La noción de bienes intangibles antes descrita se asemeja a la noción de bienes inmateriales, entendidos estos como “aquellas entidades a las cuales el derecho le atribuye consecuencias jurídicas y de cuya existencia no podemos tener noticia mediante el uso de los sentidos, sino única y exclusivamente a través de una actividad intelectual”6. La disciplina jurídica de los derechos sobre bienes inmateriales, tales como obras intelectuales, invenciones, modelos industriales, marcas, etcétera, ha nacido en época cercana, con el invento de la imprenta y el advenimiento de la industrialización7.

B. Bienes intangibles en la legislación venezolana

La categoría “bienes intangibles” está excepcionalmente regulada o protegida por nuestra legislación nacional; sin embargo, algunas manifestaciones de tales bienes están expresamente cubiertas por el ordenamiento jurídico patrio. Veamos algunas normas a título de ejemplo:

a) La Constitución Nacional establece que:La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inver-sión, producción y divulgación de la obra creativa, cientí!ca, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la

3. Parra Pérez, Jaime, ob. cit., p. 285.4. Hoyos Jiménez, Catalina, ob. cit., p. 17.5. Acepción de “intangible” según el Diccionario de la Lengua Española, XXII edición.6. Messineo, Francessco, Manual de derecho civil y comercial, tomo II, Ediciones Jurídicas,

pp. 245 y 250, citado en Egaña, Manuel Simón, Bienes y derechos reales, Madrid, Talleres Grá!cos Escelicer S.A., 1964, p. 71.

7. Egaña, Manuel Simón, ob. cit., p. 73.


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autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelec-tual sobre las obras cientí!cas, literarias y artísticas, invenciones, innovacio-nes, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y rati!cados por la República en esta materia8.

b) La Ley Aprobatoria del Convenio que Establece la Organización Mun-dial de la Propiedad Intelectual, señala que se entiende por propiedad intelectual, entre otras, a las obras literarias, artísticas y cientí!cas, a las invenciones en todos los campos de la actividad humana9.

c) El Código Civil establece que: el producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya, y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y las especiales sobre estas materias10.

d) La legislación tributaria nacional no hace mayor mención de los bienes intangibles; por el contrario, suele hacer mención de los bienes incorporales. La Ley de Impuesto sobre la Renta (Ley de ISLR) hace alguna referencia a los bienes intan-gibles cuando trata los temas de precios de transferencia y el ajuste por in5ación, pero en ningún momento de!ne qué debe entenderse por tal categoría de bienes11. Por su parte, el Reglamento de la Ley de ISLR establece que son activos de carácter permanente los valores pagados o asumidos representativos de plusvalías, marcas, patentes de inversión y demás bienes intangibles semejantes que tengan el carácter de in-versiones12. Por su lado, la ley de impuesto al valor agregado (Ley de IVA) hace una pequeña referencia a los bienes intangibles, equiparándolos a los bienes incorpora-les, respecto de los “títulos y valores mobiliarios en general, públicos o privados, representativos de dinero, de créditos o derechos distintos del derecho de propiedad sobre bienes muebles corporales”13. De esta mención se evidencia que solo se hace

8. Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta O!cial Extraor-dinaria Nº 5.453 del 24 de marzo de 2000, artícu lo 98.

9. Ley Aprobatoria del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, artícu lo 2º, VIII, publicada en Gaceta O!cial Extraordinaria Nº 3.311 del 10 de enero de 1984, artícu lo 546.

10. Código Civil Venezolano, publicado en Gaceta O!cial Extraordinaria Nº 2.990 del 26 de julio de 1982, artícu lo 546.

11. La última reforma de la Ley de ISLR, fue publicada en Gaceta O!cial Nº 38.628 del 16 de febrero de 2007.

12. Reglamento de Ley de ISLR, publicado en Gaceta O!cial Nº 5.662 del 24 de noviembre de 2003, artícu lo 40, parágrafo único.

13. Ley de IVA, cuya última reforma fue publicada en Gaceta O!cial Nº 38.632 de 26 de febrero de 2007, artícu lo 16.2.


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referencia a intangibles como títulos de crédito o derechos distintos al derecho de propiedad sobre bienes muebles corporales, pero no se hace un enunciado general de qué debe entenderse por intangible o incorporal ni se hace un listado especí!co de tales bienes.

C. Principales bienes intangibles en Venezuela

Como indicamos previamente, no existe una de!nición auténtica de bienes intan-gibles en nuestra legislación; sin embargo, partiendo de la noción antes ofrecida, podemos identi!car dos grupos de bienes intangibles en nuestro país: los bienes in-materiales pertenecientes a las artes y la cultura, protegidos por el derecho de autor, y los bienes inmateriales que tienen por obje to la industria y el comercio, protegidos por el derecho industrial o por la propiedad industrial14.

Hay quienes incluyen dentro de los bienes inmateriales a los servicios, entre otras cosas, por su intangibilidad y su incapacidad de ser almacenados (han abor-dado el tema la doctora Catalina Hoyos, respecto de la legislación colombiana, y el doctor Parra Pérez, respecto de la legislación venezolana). No estamos de acuerdo con esta posición, porque el bien supone la existencia de un activo o inversión (en un intangible), mientras que el servicio es una prestación que se agota con su ejecución, no susceptible de ser cuanti!cada en los balances generales de sus titulares. Por lo anterior, solo haremos referencia en esta sección a los bienes suje tos a derecho de autor y los bienes obje to de la propiedad industrial.

1. Bienes suje tos a derechos de autor

La Ley de Derechos de Autor, publicada en Gaceta O!cial Extraordinaria 4.638 del 1º de octubre de 1993 (Ley de D.A.), establece en el artícu lo 2º un listado enuncia-tivo general, señalando que es obje to de protección “toda protección literaria, cientí!ca o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento”. La Convención de Berna, de la cual Venezuela es parte desde de mayo de 198215, agrega que la protección del derecho se extiende a “cualquiera que sea el modo o forma de expresión”. Lo anterior implica que se descartan las ideas como bienes susceptibles de protección, ya que el derecho de autor solamente “protege el ropaje con que las ideas

14. Rondón de Sansó, Hildegard, “El concepto de la propiedad intelectual en el régimen de la Constitución de 1999”, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales”, 2005, núm. 143, enero-diciembre, p. 396.

15. Ley Aprobatoria de la Adhesión de Venezuela al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Gaceta O!cial Extraordinaria Nº 2.954 del 11 de mayo de 1982.


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se visten”, por lo que a partir de la misma idea pueden surgir diversas obras, cada una ellas con su propia originalidad16. Como características generales de las obras de ingenio, destacamos las siguientes17:

a) Obje to de protección. El bien debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario, artístico o cientí!co. Con estas expresiones se quiere decir que quedan excluidos de la tutela propia del derecho de autor los productos que, a pesar de contener un trabajo intelectual, carecen de un aporte creativo propio, por ejemplo, la labor del dibujante que sigue las instrucciones del arquitecto o la labor del transcriptor de música que traslada al pentagrama la melodía que le señala el compositor.

Los conceptos de lo literario, lo artístico o lo cientí!co deben entenderse de forma amplia, pues están protegidos por el derecho de autor obras que, en sentido estricto, tienen poca relación con las letras, el arte y la ciencia en sentido tradicional, como sucede con las guías técnicas, los dibujos de ingeniería o los programas de ordenador para !nes de contabilidad. A mayor abundamiento, las obras literarias o artísticas pueden estar destinadas a la contemplación o apreciación literaria o artís-tica, pero pueden tener solo un !n utilitario (v. gr., un manual práctico de fórmu las químicas). Por su parte, las obras cientí!cas están protegidas en función de su forma de expresión y no de su contenido.

b) Independencia del género. La protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma de expresión, mérito o destino18. La legislación na-cional, siguiendo las orientaciones francesas, protege la obra del ingenio cualquiera que sea el género —literario, artístico o cientí!co—, forma de expresión —escrita, sonora o audiovisual—, mérito —dado que es irrelevante el valor en tanto la obra implique una aportación creativa— y destino —porque el autor puede optar porque su obra se mantenga inédita o que sea divulgada, caso este en el cual puede optar por las modalidades de difusión (escrita, audiovisual, etc.).

c) Originalidad. El derecho de autor protege las obras de ingenio de carácter creador, por lo que queda claro que no protege las ideas sino “el ropaje con que las ideas se visten”. Así, el derecho de autor protege las expresiones pero no las ideas, procedimientos, los métodos de operación o los conceptos matemáticos en sí19. La

16. Antequera Parilli, Ricardo, Estudios de derechos de autor y derechos a!nes, Madrid, 2007, p. 45.17. Antequera Parilli, Ricardo, Derecho de autor, tomo I, 2ª edición, Caracas, 1998, pp. 127-130.18. Reglamento de Ley de D.A., publicada en Gaceta O!cial Extraordinaria del 26 de abril de

1995, artícu lo 5º.19. Reglamento de Ley de D.A., artícu lo 6º.


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originalidad de la obra apunta a la individualidad, en el sentido que el producto creativo, por su forma de expresión, debe tener su!cientes características propias que permi ta diferenciarlo de otros de su mismo género, esto es, que no puede ser copia total o parcial de la creación de otros, sin una interpretación o sello personal, o de la simple técnica, que solo requiere de la habilidad manual en la ejecución.

La originalidad de la obra se presume y quien la niegue debe probarlo. Pese a la existencia de esta presunción, la ausencia de originalidad puede surgir, en algunos casos, de un hecho notorio20.

d) Autoría y titularidad. El autor de la obra de ingenio solamente puede ser la persona física que realiza la creación intelectual y que, en consecuencia, tiene la titularidad original del derecho21. Se entiende por productor la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y la responsabilidad de realizar la obra en forma ilimi tada y por toda su duración.

e) Derecho patrimonial. El productor de la obra de ingenio, tiene el derecho patrimonial y/o derecho de explotación sobre la obra, el cual se caracteriza por ser ex-clusivo, de contenido limi tado, disponible, renunciable, embargable y de carácter temporal22.

f) Transmisión del derecho de explotación. La naturaleza jurídica de la trasmi-sión del derecho de explotación de las obras de ingenio en general es bastante com-pleja, dadas las particu laridades de los derechos de autor. En la doctrina nacional y extranjera, autores contemporáneos y tratadistas clásicos discuten si puede ocurrir la transmisión plena o no de los derechos de autor; si puede hablarse o no propiamente de la existencia del derecho de propiedad; si la transmisión del derecho de autor se rige por la institución tradicional de cesión de derechos o por otras instituciones, tales como la concesión o la licencia de uso, etcétera. En todo caso, siguiendo a An-tequera Parilli23: puede señalarse en relación con este tema lo siguiente:

-titución exige la transferencia de la propiedad y en el derecho de autor no existe propiamente un derecho de propiedad, ya que el derecho de propiedad es perpetuo mientras que el derecho de autor es temporal, al menos en su aspecto patrimonial;

20. Antequera Parilli, Ricardo, Estudios de derechos de autor y derechos a!nes, Madrid, Fundación Aisge, 2007, p. 58.

21. Antequera Parilli, Ricardo, Derecho de autor, 2ª edición, Caracas, 1998, p. 310.22. Antequera Parilli, Ricardo, ob. cit., p. 395.23. Leáñez Berrizbeitia, Eduardo, “Tributación de equipos electrónicos y programas de compu-

tación”, en Revista de Derecho Tributario, 2004, núm. 102, 1er trimestre, pp. 74 y 75.


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el derecho de propiedad puede adquirirse o extinguirse por usucapión y no así el derecho de autor; y la institución de la propiedad ha sido concebida como una rela-ción jurídica cuyo contenido es exclusivamente patrimonial, mientras que el derecho de autor tiene una estructura compleja integrada por derechos de orden moral y de orden económi co.

cesión pro-pia del mundo del derecho de autor, distinta de la institución clásica de la cesión del derecho civil, entre otras razones, por lo siguiente: el derecho de autor es com-plejo (con contenidos de orden moral y patrimonial) y no cabe la cesión ilimi tada de derechos —como si ocurre en el derecho común—, ya que el autor conserva siempre el derecho moral, que es inalienable; la cesión en el derecho de autor se limi ta a uno o varios derechos, mientras que la cesión civil comprende el derecho cedido y sus accesorios; no existe cesión plena en el derecho de autor, porque los derechos trasmitidos se revierten cuando se extingue el derecho del cesionario o concesio- nario; el autor puede revocar la cesión efectuada, o suspender la autorización para el uso de la obra; en la cesión del derecho de autor no puede ocurrir nunca la substi-tución absoluta del cesionario por el cedente, porque el autor conserva los derechos de orden moral, y menos en el caso de cesiones no exclusivas, donde el autor puede ceder a otras personas el mismo derecho al mismo tiempo e incluso en el mismo territorio.

la obra de acuerdo a la modalidad, las limi taciones temporales y territoriales, y las condiciones de remuneración establecidas en el contrato en particu lar. La cesión se hace mediante contrato escrito; en forma gratuita o remunerada —por lo general proporcional a los ingresos que obtenga el cesionario por la explotación de la obra, o excepcionalmente mediante el pago de una cantidad !ja—; sobre obras existentes o futuras cuando estén previamente determinadas, al menos en su género; en forma exclusiva o no exclusiva; en principio en forma intransferible; y los derechos trasfe-ridos al cesionario son independientes de la titularidad del obje to que contiene la obra, de modo que en términos generales la enajenación del soporte no con!ere al adquirente la condición de cesionario del derecho de explotación.

hayan denominado las partes—, sino una licencia de uso para que un tercero utilice la obra suje to a las condiciones legales y contractuales pertinentes. La licencia de uso es una simple autorización para que se utilice la obra de acuerdo a la forma y características pactadas.

derechos sobre una obra u obras del ingenio mediante la institución de la cesión; o puede otorgar licencias de uso no exclusivas e intransferibles para una determinada moda-


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lidad de explotación24. En la licencia de uso, el titular de los derechos patrimoniales puede otorgar licencias voluntarias a favor de terceros, con el obje to de que estos exploten una obra de una o varias formas determinadas. Requieren la determina-ción del tiempo y el territorio, la forma singular de aprovechamiento de la obra y el medio o el soporte utilizado para su difusión.

a) Algunas obras de ingenio en Venezuela

En nuestra legislación nacional no hay una clasi!cación exacta de las obras de ingenio, solo existe un enunciado, no taxativo, de las mismas. En efecto, según la Ley de D.A., se consideran obras del ingenio los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y cientí!cos, incluidos los programas de compu tación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográ!cas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya !jado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográ!cas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedi-miento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros modelos y dibujos industriales y cartas geográ!cas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en !n, toda producción literaria, cientí!ca o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento25. También se consideran del ingenio, como obras distintas de la original, las traduc-ciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la se-lección o disposición de las materias constituyan creaciones personales26. En cambio, no se consideran obras del ingenio las leyes, decretos, reglamentos o!ciales, tratados públicos, decisiones judiciales y demás actos o!ciales27. Veamos a continuación al-gunas obras del ingenio protegidas por el derecho de autor28:

a) Obras literarias. Son aquellas que usan el lenguaje como forma de expresión.b) Obras musicales. Contienen básicamente tres elementos, esto es, melodía,

armonía y ritmo, siendo la melodía la que imprime personalidad a la composición,

24. Ley sobre D.A., artícu lo 50.25. Ley de D.A., artícu lo 2º.26. Ley de D.A., artícu lo 3º.27. Ley de D.A., artícu lo 4º.28. Antequera Parilli, Ricardo, Estudios de derechos de autor y derechos a!nes, Madrid, Fundación

Aisge, 2007, pp. 67-79. Esta sección se toma en gran medida de este autor y libro.


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a través de la sucesión coherente de notas, ya que a partir de los mismos acordes o ritmos se pueden componer numerosas creaciones musicales, cada una de ellas con su propia individualidad.

c) Obras escénicas o teatrales. Son aquellas destinadas a su representación o espectácu lo viviente, sea como dramatización utilizando como medio de expresión la palabra (tragedias, comedias), a veces en combinación con la música (óperas, zar-zuelas), o bien por medio de movimientos corporales, como en las coreografías y las pantomimas.

d) Obras arquitectónicas. Están protegidas por el derecho de autor tanto la construcción (obra arquitectónica propiamente) realizada a partir de ciertos planos, así como los croquis, maquetas y planos que dieron origen a tal obra.

e) Obras audiovisuales. Generalmente son el resultado del concurso de varios aportes (v. gr., el argumento, los diálogos, la música compuesta para la obra) que se conjugan en una secuencia de imágenes fruto de la creatividad de un director. Se trata de una obra generalmente en colaboración (donde los aportes pueden ser generalmente separados), en la cual se atribuye la autoría a las personas físicas que realizan la creación intelectual. En nuestra legislación, están de!nidas como toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, con independencia de la naturaleza o características del soporte material que la contenga29.

f) Obras televisivas. Se consideran obra del ingenio única y exclusivamente aquellos programas de televisión que tienen originalidad, por lo que no toda obra televisiva está protegida por el derecho de autor.

g) Obras radiofónicas. De!nidas legalmente como la creación producida es-pecí!camente para su transmisión a través de la radio o televisión, sin perjuicio de los derechos de los autores de las obras preexistentes30.

h) Programas de compu tación o software. Mención especial merecen los pro-gramas de compu tación o software, los cuales están expresamente mencionados en la Ley de D.A., extendiéndose la protección del derecho de autor a su documentación técnica y manuales de uso31. Se entiende por programa de compu tación o software “la expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo

29. Ley de D.A., artícu lo 12.30. Ley de D.A., artícu lo 16.31. Ley de D.A., artícu lo 2º.


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propósito es que un compu tador lleve a cabo una tarea o una función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la !jación”32.

El programa de compu tación tiene elementos aparentes, que son captados por el hombre y constituyen la interfase de usuario; y elementos ocultos, que conforman la estructura interna del programa, no legible para el ser humano sino a través de máquina, y que constituyen el código obje to o código fuente33. Se reconoce la protección al programa cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la !jación34. El programa de compu tación abarca cualquier soporte de !jación, incluso la documentación técnica y los manuales de uso, de suerte que la obra puede expresarse en un obje to magnético (cintas, discos duros, etc.) o en forma grá!ca. El programa de ordenador —como las demás obras— está protegido con independencia de toda formalidad, de modo que la omisión del registro no perjudica el goce ni el ejercicio de los derechos. Se presume, salvo pacto expreso en contrario, que los autores de la obra del ingenio han cedido al productor el derecho exclusivo de explotación de la obra, y otros derechos patrimoniales y morales sobre la obra del ingenio35.

2. Bienes suje tos a propiedad industrial

La ley de Propiedad Industrial del 29 de agosto de 1955 (Ley de P.I.), publicada en Gaceta O!cial 25.227 el 10 de diciembre de 1956, establece en los artícu los 1º y 2º los bienes suje tos a tutela por la propiedad industrial; especí!camente, indica que la ley “regirá los derechos de los inventores, descubridores e introductores sobre las creaciones, inventos o descubrimientos, relacionados con la industria; y los de los productores, fabricantes o comerciantes sobre las frases o signos especiales que adop-ten para distinguir de los simi lares los resultados de su trabajo o actividad”36, y que “el Estado otorgará certi!cados de registro a los propietarios de las marcas, lemas y denominaciones comerciales que se registren; y patentes a los propietarios de los inventos, mejoras, modelos o dibujos industriales y a los introductores de inventos o mejoras”37.

Se presume que es propietario de un invento, mejora o modelo o dibujo industrial, o de una marca, lema o denominación comercial, o introductor de un

32. Ley de D.A., artícu lo 17.33. Antequera Parilli, Ricardo, Derecho de autor, 2ª edición, Caracas, 1998, p. 309.34. Ley de D.A., artícu lo 17.35. Ley de D.A., artícu lo 17.36. Ley de P.I., artícu lo 1º.37. Ley de P.I., artícu lo 2º.


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invento o mejora, la persona a cuyo favor se haya hecho el correspondiente registro38. La cesión de un derecho de propiedad industrial no surtirá efecto contra terceros mientras no se haya hecho la anotación respectiva en los libros de registro corres-pondientes39.

b) Algunos derechos obje to de la propiedad industrial en VenezuelaEn nuestra legislación nacional no hay una clasi!cación exacta de los bienes

susceptibles de ser protegidos o tutelados por la propiedad industrial, solo existe un enunciado, no taxativo, de tales bienes. Veamos a continuación algunos de estos bienes intangibles:

a) Patente de invención. Bajo esta denominación se agrupan todos los inven-tos que a diario se aplican en la producción de la gran variedad de bienes que el hombre utiliza. Constituyen derechos titulados a través de un régimen de registro y protección40.

b) Patente de mejora. Corresponde a las mejoras efectuadas al invento de otro. Todo individuo tiene derecho a mejorar la invención de otro, pero no podrá usar esa invención sin consentimiento del inventor. Tampoco este podrá usar la mejora o mejoras sin el consentimiento del autor de la mejora41.

c) Patente de introducción de invento o mejora. Es la patente concedida a la persona natural o jurídica que pretende proteger en el país la patente dada en el extranjero. Quien haya obtenido una patente en el exterior tendrá prelación para obtenerla también en Venezuela, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la patente extranjera42. Esta patente tendrá una duración de cinco (5) años o el periodo de tiempo que falte para extinguirse en el país extranjero, si este tiempo fuere me-nor43. Esta patente no da derecho a sus titulares a impedir la importación al país de obje tos simi lares a los cubiertos por la patente44.

Las patentes en general solo pueden versar sobre una sola creación, invento o descubrimiento y con!eren a sus titulares el privilegio de aprovechar exclusivamente la producción o procedimiento industrial obje to de patente por diez años. En el caso de patentes de introducción de invento o mejora, como se señaló, el lapso de protec-

38. Ley de P.I., artícu lo 3º.39. Ley de P.I., artícu lo 4º.40. Parra Pérez, Jaime, ob. cit., p. 278.41. Ley de P.I., artícu lo 7º.42. Ley de P.I., artícu lo 11.43. Ley de P.I., artícu lo 10.44. Ley de P.I., artícu lo 5º.


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ción es de cinco años. Es susceptible de patente igualmente todo esfuerzo inventivo humano, con las excepciones previstas en la Ley45.

d) Dibujo industrial. Es toda disposición o unión de líneas, de colores y de líneas y colores destinadas a dar a un obje to industrial cualquiera una apariencia especial46.

e) Modelo industrial. Es toda forma plástica combinada o no, con colores, y todo obje to o utensilio industrial, comercial o doméstico que pueda servir de tipo para la producción o fabricación de otros y que se diferencie de sus simi lares por su forma o con!guración distinta. Los envases quedan comprendidos entre los artícu los que pueden protegerse como modelos industriales47.

Tanto los dibujos como los modelos industriales tienen las siguientes carac-terísticas generales: deben presentar caracteres de novedad y originalidad que les con!eren !sonomía propia; no comprenden a las obras artísticas (tuteladas por la Ley de D.A.) ni a los productos de indumentaria de cualquier naturaleza; lo protegido es el aspecto exterior del dibujo o modelo y no se extiende al producto mismo ni a la utilidad del obje to fabricado; el uso anterior del dibujo o modelo por el solicitante no es obstácu lo para el registro del mismo; solo pueden registrarse modelos o dibujos industriales destinados a productos que han de ser fabricado en el país; y el privilegio que con!ere el dibujo o modelo industrial caducará si a los dos años al otorgamiento no se fabrica el producto o si el titular lo importa desde el exterior48.

f) Marcas, denominaciones y lemas comerciales. Se entiende por marca comercial todo signo, !gura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda o cualquier otra señal que revista novedad, usado por una persona natural o jurídica para dis-tinguir los artícu los que produce, aquellos con los cuales comercia o a su propia empresa. Por su parte, se entiende por denominación comercial la marca que tiene por obje to distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, y se entiende por lema comercial la marca que consiste en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial49.

Las marcas podrán distinguir a un grupo de productos y la denominación comercial solo podrá registrarse para distinguir la correspondiente !rma o empresa

45. Ley de P.I., artícu los 5º, 8º, 9º, 14 y 15.46. Ley de P.I., artícu lo 22.47. Ley de P.I., artícu lo 22.48. Ley de P.I., artícu los 22 al 26.49. Ley de P.I., artícu lo 27.


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en uno o más ramos determinados de operaciones o actividades50. En cuanto al tér-mino, la exclusividad de usar las marcas permanecerá en vigor durante quince años contados a partir de la fecha del correspondiente registro, prorrogables por periodos iguales, sucesivos, siempre que el interesado solicite la renovación dentro de los seis meses anteriores a la expiración de cada periodo51.

D. Servicios asociados a los bienes intangibles

Como indicamos previamente, no consideramos que los servicios formen parte de los bienes intangibles, ya que por de!nición los servicios están caracterizados como obli-gaciones en las que la prestación principal es un “hacer”, mientras que los bienes son activos o inversiones susceptibles de ser cuanti!cados en los balances de las personas naturales o jurídicas que sean sus titulares. No obstante, hay una serie de servicios que están ligados estrechamente a los bienes intangibles, a saber: asistencia técnica, servicios tecnológicos y servicios profesionales no mercantiles. Profundizaremos tales servicios en la siguiente sección.

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Como se indicó previamente, en Venezuela no existe un tratamiento tributario espe-cí!co de los bienes intangibles en general, sin embargo, hay normas aisladas tanto en la Ley de ISLR como en la Ley de IVA que permiten ofrecer un tratamiento general de los bienes que, por su esencia, son intangibles, así como de los servicios asociados a tales bienes.

A. Tratamiento bajo la Ley de ISLR52

A continuación enunciaremos una serie de servicios prestados o enriquecimientos pagados con ocasión de bienes intangibles, los cuales, si son prestados dentro del territorio nacional, están suje tos al gravamen general aplicable a todos los enriqueci-mientos, por lo que estas ganancias se determinarán restando de los ingresos brutos

50. Ley de P.I., artícu lo 29.51. Ley de P.I., artícu los 30 y 31.52. Esta sección es tomada en parte de Leáñez Berrizbeitia, Eduardo, “Tecnología: ideas para

actualizar el gravamen a la transferencia internacional en la Ley de ISLR e incentivos !scales al sector”, en X Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, tema I: Propuestas para una reforma tributaria en Venezuela, AVDT, 2011, pp. 224 y ss.


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los costos y deducciones incurridos en su producción, tomando en cuenta los efectos derivados del ajuste por in5ación.

Por otro lado, cuando estos enriquecimientos derivan de actividades inter-nacionales o transfronterizas, el legislador venezolano opta por considerarlos como rentas presuntas, esto es, rentas de las que el legislador presume que una porción de-terminada de los ingresos brutos constituye los costos y deducciones asociados con el servicio y, en consecuencia, establece que una porción especí!ca de los ingresos brutos constituye el enriquecimiento neto del contribuyente. Así, ha señalado Jaime Parra Pérez que en el caso de asistencia técnica y servicios tecnológicos su-ministrados desde el exterior, se establece una base imponible presunta, mediante la aplicación de un fortfait a partir del ingreso bruto, o del valor representativo de la inversión. Tal solución se explica porque el transmisor es un suje to ubicado fuera del país, que no tiene medios normales de comprobar con exactitud ni sus costos ni sus gastos de producción y porque, de ser el impuesto sobre base cierta, plantea-ría problemas delicados en lo que concierne a territorialidad del ingreso o el gasto deducible. La seguridad jurídica e igualdad ante el impuesto aconsejan recurrir a la fórmu la presunta de estimar los costos y gastos productivos en una proporción del ingreso recibido53. En sentido simi lar, señala Jesús Sol Gil que la justi!cación de un sistema especial de rentas presuntas radica precisamente en la di!cultad de la !scalización y control !scal de esas rentas, por lo que el legislador debe recurrir a !cciones o indicios que permi tan presumir la ganancia neta !scal en estos casos especiales54.

Las presunciones son las consecuencias que la ley o el juez sacan de un hecho conocido para establecer un hecho desconocido55. La presunción es una técnica de subsunción, es decir, un caso de determinación de la categoría jurídica por vía de acomodación o de subordinación de un concepto fáctico a un concepto normativo. La presunción como medio técnico subsume un hecho conocido en una categoría jurídica, mediante el establecimiento de un hecho desconocido, a !n de atribuirle a este las consecuencias derivadas de la subsunción. No hay elaboración de algo nuevo. El hecho conocido actúa como antecedente de la consecuencia jurídica prescrita56.

53. Parra Pérez, Jaime, ob. cit., p. 293.54. Sol Gil, Jesús, Enriquecimientos suje tos al régimen de rentas presuntas, en 60 años de Imposición

a la Renta en Venezuela, Caracas, AVDT, 2003, p. 506.55. Código Civil Venezolano, artícu lo 1394.56. Delgado Ocando, Jose Manuel, Ficciones y presunciones en el Código Civil Venezolano, Colec-

ción de Estudios Jurídicos, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, 2001, p. 97, citado por Romero-Muci, Humberto, La racionalidad del sistema de corrección monetaria !scal, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2005, p. 98.


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La presunción creada por el propio legislador se denomina legal, pudiendo adoptar la modalidad de iuris tantum cuando admite la prueba en contrario, o bien de iuris et de iure cuando la ley !ja el hecho presumido sin dar posibilidad alguna de reba-tirlo57. En el ámbito tributario especí!co se ha reconocido expresamente el uso de la presunción legal, dadas las di!cultades de orden práctico en el seguimiento de ciertos hechos económi cos, que hacen necesario que la técnica !scal acuda a instru-mentos propios, como son las de!niciones, las presunciones, las !cciones, la !jación de sentidos y alcances especí!cos en el lenguaje, la sustitución de elementos cualita-tivos por elementos cuantitativos y otros métodos que faciliten la aplicación de las normas58. En sentido simi lar, se indica que la necesidad de determinar el contenido de las obligaciones tributarias y de prevenir que la actuación de los órganos de la administración tributaria no se vea correspondida por la falta de colaboración social de los obligados tributarios conduce a la norma jurídica a disponer el establecimien-to de un conjunto de presunciones —supuestos de deducción lógica— que faciliten aquella actividad sin que se dilate necesariamente el proceso de aplicación de los tributos59. Veamos con más detalle los distintos bienes, servicios o pagos transfron-terizos efectuados con ocasión de los bienes intangibles, que son considerados rentas presuntas:

1. Pelícu las y simi lares

Los enriquecimientos netos de los contribuyentes productores de pelícu las en el ex-terior y simi lares para el cine o la televisión estarán constituidos por el 25% de sus ingresos brutos. Estos ingresos estarán representados por el precio de la cesión del derecho de exhibición y por cualesquiera otros obtenidos en el país relacionados con las actividades señaladas. Igual régimen se aplicará a los contribuyentes que desde el exterior distribuyan para el país las pelícu las y simi lares60.

Obsérvese que en este supuesto la presunción del 25% aplica tanto a los productores extranjeros como a los distribuidores foráneos de pelícu las y simi lares para el cine o la televisión. Al enriquecimiento presunto del 25% debe efectuárse-

57. Romero-Muci, Humberto, ob. cit., p. 99.58. Sentencia del 26 de octubre de 1999 del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso

Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolita de Caracas, citado en Rosales Romero, Alberto Jesús, “El uso de las presunciones en el sistema venezolano de transparencia !scal internacional como herramienta para evitar la evasión !scal”, en Revista de Derecho Tributario, 2007, núm. 113, AVDT, 1er trimestre, p. 54.

59. Esverri Martínez, Ernesto, Presunciones legales y derecho tributario, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, Marcial Pons, 1995, p. 9.

60. Ley de ISLR, artícu lo 34.


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le las retenciones de ISLR en la fuente61, hasta un máximo del 34%, por lo que el gravamen efectivo a este tipo de enriquecimiento no excederá de 8,5% del total de los pagos.

2. Asistencia técnica

Se de!ne la asistencia técnica como el suministro de instrucciones, escritos, graba-ciones, pelícu las y demás instrumentos simi lares de carácter técnico, destinados a la elaboración de una obra o producto para la venta o la prestación de un servicio especí!co para los mismos !nes de venta. El suministro de la asistencia puede com-prender la transferencia de conocimientos técnicos, de servicios de ingeniería, de investigación y desarrollo de proyectos, de asesoría y consultoría y el suministro de procedimientos o fórmu las de producción, datos, informaciones y especi!caciones técnicas, diagramas, planos e instructivos técnicos, y la provisión de elementos de ingeniería básica y de detalle62. La Ley del Impuesto sobre la Renta de!ne a su vez lo que debe entenderse por (i) servicios de ingeniería, (ii) investigación y desarrollo de proyectos y (iii) asesoría y consultoría, en los siguientes términos63:

: la ejecución y supervisión del montaje, instalación y puesta en marcha de las máquinas, equipos y plantas productoras; la calibración, inspección, reparación y mantenimiento de las máquinas y equipos; y la realización de pruebas y ensayos, incluyendo control de calidad.

: la elaboración y ejecución de programas pilotos; la investigación y experimentos de laboratorios; los servicios de explotación y la plani!cación o programación técnica de unidades productoras.

: la trami tación de compras externas, la representación; el asesoramiento y las instrucciones suministradas por técnicos, y el suministro de servicios técnicos para la administración y gestión de empresas en cualquiera de las actividades u operaciones de estas.

La asistencia técnica supone el suministro de conocimiento técnico no paten-tado que se pueda aplicar a procedimientos de fabricación, procesos de producción o cualquier otro proceso dirigido a la obtención de un resultado económi co determi-

61. Decreto 1808 del 23 de abril de 1997, publicado en Gaceta O!cial Nº 86.203 del 12 de mayo de 1997, contentivo del Reglamento de Retenciones, artícu lo 9.6.

62. Ley de ISLR, artícu lo 42. En igual parecer, Sentencia de la antigua Corte Suprema de Justicia, del 7 de octubre de 1999. Sala Político-Administrativa. Caso: Summa Sistemas, C.A., y Sentencia 00375 del actual Tribunal Supremo de Justicia, del 1 de marzo de 2007, Caso: Geoservices, S.A.

63. Ley de ISLR, artícu lo 42.


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nado o de un producto industrial, y el cual se materializa a través de un conjunto de instrucciones escritas y verbales. Es característico del conocimiento no patentado que: (i) se trate de un conocimiento tecnológico en el sentido de que sea práctico y útil en un proceso de fabricación de bienes o servicios; (ii) dicho conocimiento no tie-ne que ser necesariamente el resultado de la investigación cientí!ca; (iii) el carácter cientí!co del conocimiento tecnológico es menos riguroso que el caso de la patente; y (iv) no puede estar a la disposición del uso público. La forma típica de proteger un conocimiento tecnológico es evidentemente guardando un secreto industrial o profesional64.

El enriquecimiento neto derivado de la asistencia técnica suministrada desde el exterior está constituido por el 30% de los ingresos brutos o pagos bajo el con-trato65. El referido enriquecimiento del 30% o, lo que es lo mismo, el 30% total de pagos bajo el contrato está, por su parte, suje to a una retención máxima del 34% en la fuente66, por lo que la tasa efectiva máxima de imposición sobre el total de los pagos bajo un contrato de asistencia técnica es el 10,2%. Quiere decir esto que, de cada 100 unidades que paga el receptor de la tecnología, este está obligado a retener 10,2 unidades y a entregar la diferencia (89,8 unidades) al trasmisor de la tecnología. Los pagos que deba efectuar la empresa receptora de la asistencia técnica están expresamente previstos como deducibles a los !nes de la determinación del enriquecimiento neto, siempre que sean causados y no impu tados al costo, normales y necesarios para la producción de la renta67. Adicionalmente, para que sea deducible el gasto por asistencia técnica suministrada desde el exterior, esta no debe ni puede ser prestada en el país para el momento de su causación. A estos !nes, el contribu-yente deberá presentar ante la administración tributaria los documentos y demás recaudos que demuestren las gestiones realizadas para lograr la contratación de tales servicios en el país68.

3. Servicios tecnológicos

Se entiende por servicio tecnológico la concesión para su uso y explotación de paten-tes, invenciones, modelos, dibujos, diseños industriales y otros elementos técnicos suje tos a patentamiento69. El servicio tecnológico, a diferencia de la asistencia técnica,

64. Rodner, James Otis, La inversión internacional en países en desarrollo, Caracas, 1993, p. 522.65. Ley de ISLR, artícu lo 41.66. Reglamento de retenciones, artícu lo 9.7.2.67. Ley de ISLR, artícu lo 27.16 y 27, encabezamiento.68. Ley de ISLR, artícu lo 27, parágrafo décimo cuarto.69. Ley ISLR, artícu lo 43.


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supone el suministro de un conocimiento técnico suje to a patentamiento. En este sentido, se ha a!rmado que, en los contratos de licencia de patentes, se trans!ere el uso de una técnica que está amparada por una patente debidamente registrada. Para que un conocimiento pueda ser materia de una patente, se requiere: (i) que se trate de un conocimiento de naturaleza cientí!ca; (ii) que sea un conocimiento nuevo y (iii) que sea aplicable a un proceso industrial de fabricación. En Venezuela, al igual que en la mayoría de los países del mundo, las patentes se obtienen mediante el proceso de registro, en nuestro caso, en la O!cina de Registro de la Propiedad In-dustrial, adscrita al Ministerio de Fomento70. La diferencia entre la asistencia técnica y los servicios tecnológicos es que en los servicios tecnológicos se otorga una conce-sión para el uso y explotación de patentes, invenciones, modelos, dibujos y diseños industriales. En cambio, en la asistencia técnica simplemente se da información, servicios y asesoría.

El enriquecimiento neto derivado de los servicios tecnológicos suministrados desde el exterior está constituido por el 50% de los ingresos brutos o pagos bajo el contrato71. El referido enriquecimiento del 50% o, lo que es lo mismo, el 50% total de pagos bajo el contrato están, por su parte, suje tos a una retención máxima del 34% en la fuente72, por lo que la tasa efectiva máxima de imposición sobre el total de los pagos bajo un contrato de asistencia técnica es del 17%. Quiere decir esto que, de cada 100 unidades que paga el receptor de los servicios tecnológicos, este está obligado a retener 17 de unidades y a entregar la diferencia (83 unidades) al trasmisor de la tecnología.

Por último, debemos señalar que en las rentas presuntas el legislador, en principio, presume iure et de jure cuál es el enriquecimiento neto con ocasión de ciertos ingresos —entre ellos la asistencia técnica, servicios tecnológicos, regalías, empresas de transporte, agencias de noticias internacionales, regalías, etc.— y, en consecuencia, omite los elementos de costos, gastos y ajuste por in5ación, dada la imposibilidad material o di!cultad en el control !scal para determinar o !scalizar, sobre base cierta, la determinación de la obligación tributaria73. De manera que fren-te a tales enriquecimientos, se determina por !cción legal el enriquecimiento neto o renta gravable de los contribuyentes allí señalados (básicamente personas físicas no residentes o jurídicas no domiciliadas sin establecimiento permanente o base !ja en el país), sin admitirse en principio prueba en contrario.

70. Rodner, James Otis, ob. cit., pp. 520-521.71. Ley de ISLR, artícu lo 41.72. Reglamento de Retenciones, artícu lo 9.7.2.73. Sol Gil, Jesús, ob. cit., p. 506.


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4. Hipótesis de asistencia técnica y servicios tecnológicos no discriminados en el respectivo contrato, prestados parcialmente en el exterior y en Venezuela74

La Ley de ISLR plantea varias hipótesis respecto del tratamiento de la asistencia técnica, cuando en virtud del contrato respectivo se suministren conjuntamente asistencia técnica y servicios tecnológicos, y no se especi!ca en el contrato qué proporción corresponde a cada servicio y en cuál lugar (local o desde el exterior) se presta el mismo.

En caso de que el contrato no discrimine cuál parte de los ingresos correspon-de a asistencia técnica versus servicios tecnológicos, la ley establece que se presumirá que el 25% corresponde a la primera actividad y el 75%, a la segunda actividad75.

Por su parte, en caso de que el contrato no discrimine cuál parte de los ingresos corresponde a servicios prestados en el exterior versus servicios prestados en el país, se presumirá que el 60% corresponde a servicios ejecu tados en el exterior y el 40%, a servicios realizados en el país76.

Por lo anterior, en caso de que el contrato respectivo no sea su!cientemente claro respecto al lugar en donde se presta el servicio de asistencia técnica (A.T.) ver-sus los servicios tecnológicos (S.T.), ni sea especí!co respecto a la proporción de cada una de las actividades sobre el total de los ingresos, en caso que se presten simul-táneamente la asistencia y el servicio, habrá que combinar las anteriores reglas para determinar el gravamen efectivo para cada actividad. Así, al armonizar las anteriores disposiciones, tenemos que el 100% de los ingresos derivados del contrato estarán suje tos a las siguientes reglas de imposición:

A.T. suministrada del exterior: se repu ta que el 25% de los ingresos corres-ponde a A.T., y se repu ta que el 60% corresponde a servicios prestados en el exterior, de allí que se repu ta que el 15% del total de ingresos corresponde a A.T. suministrada del exterior.S.T. suministrado del exterior: se repu ta que el 75% de los ingresos correspon-de a S.T., y se repu ta que el 60% corresponde a servicios prestados en el ex-terior, de allí que se considere que el 45% del total de ingresos corresponde a S.T. suministrados del exterior.

74. Leáñez Berrizbeitia, Eduardo, “Tributación de comercio electrónico”, en XXIII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, tomo II, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 2006, pp. 85 y 86.

75. Ley de ISLR, artícu lo 45.76. Ley de ISLR, artícu lo 46.


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A.T. suministrada dentro del país: se repu ta que el 25% de los ingresos corres-ponde a A.T., y se repu ta que el 40% corresponde a servicios prestados en el país, de allí que se repu ta que el 10% del total de ingresos corresponde a A.T. suministrada en el país.

S.T. suministrado dentro del país: se repu ta que el 75% de los ingresos corres-ponde a S.T., y se repu ta que el 40% corresponde a servicios prestados en el país, de allí que se considere que el 30% del total de ingresos corresponde a S.T. suministrados en el país.

Si se suman los anteriores porcentajes (15% + 45% + 10% + 30% = 100%), se observa que mediante la correcta combinación de tales criterios presuntivos, se gravará el 100% de los ingresos derivados del contrato de transferencia de tec-nología, el cual no especi!ca claramente el lugar donde se ejecu ta el servicio (lo-calmente o en exterior) ni el tipo o clase de servicios (asistencia técnica o servicios tecnológicos).

5. Regalías

Se entiende por regalías o participación análoga la cantidad que se paga en razón del uso o goce de patentes, marcas, derechos de autor, procedimientos o derechos de exploración o explotación de recursos naturales, !jados en relación a una unidad de producción, de venta, exploración o explotación, cualquiera sea su deno-minación en el contrato77. Los pagos en proporción a los bienes producidos son todas las fórmu las por las cuales el monto del precio del contrato en alguna forma directa o indirecta, depende de la utilización de la tecnología que haga la empresa bene!ciaria (adquirente) de la tecnología. Lo fundamental de las fórmu las proporcionales es que el precio de la tecnología está en alguna forma relacionado con la utilización de la tecnología. Son típicos de los pagos proporcionales los contratos de regalías sobre ventas netas, regalías sobre ventas brutas y los contratos por pieza producida78. Los enriquecimientos netos provenientes de regalías y demás participaciones análogas, obtenidas por bene!ciarios no domiciliados en el país, estarán constituidos por el 90% del monto correspondiente79. Quiere decir esto que, del pago de cada 100 uni-dades a título de regalía, se repu tará que 90 unidades son enriquecimiento neto, y se le aplicarán las tarifas de la ley.

77. Ley de ISLR, artícu lo 48, parágrafo único.78. Rodner S., James, ob. cit., p. 539.79. Ley de ISLR, artícu lo 48.


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6. Servicios profesionales no mercantiles

Se entiende por tales las actividades civiles de carácter cientí!co, técnico, artístico o docente realizadas por personas naturales o jurídicas, en nombre propio o por profesionales bajo su dependencia, tales como los servicios prestados por médicos, abogados, arquitectos, odontólogos, psicólogos, economistas, contadores, adminis-tradores comerciales, farmacéuticos, laboratoristas, maestros, profesores, geólogos, agrimensores, veterinarios y otras personas que presten servicios simi lares80. Se excluyen los servicios artesanales tales como los de carpintería, herrería, latonería, pintura, mecánica, electricidad, albañilería, plomería, jardinería, zapatería u otros o!cios de naturaleza manual81. Al igual que en el caso de regalías, se repu ta que el 90% de la contraprestación pagada por esta actividad —honorarios profesionales no mercantiles—, constituirá enriquecimiento neto82 y sobre ella se aplicará un ISLR hasta del 34%83.

Los servicios profesionales constituyen una especie de los servicios en general, pueden ser de contenido predominantemente técnico, como es el caso de los ingenieros en las distintas ramas —civil, industrial, telecomunicaciones, compu-tación—, o de contenido predominantemente cientí!co, como es el caso de los médicos, o de contenido artístico, como es el caso de los escultores, pintores y mú-sicos. Puede darse el caso de actividades profesionales de contenido mixto en que entran elementos cientí!cos, artísticos y técnicos, como es el caso de los arquitectos. En todo caso, se diferencian de los servicios laborales en que no existe una relación de dependencia, y de los comerciales y mercantiles por su carácter eminentemente civil84.

B. Tratamiento bajo la Ley de IVA

Al igual que en el caso de ISLR, la situación varía si el suministro del bien y el enri-quecimiento correspondiente se generan dentro del territorio nacional o si se genera por operaciones trasfronterizas.

Bajo esta ley, el suministro de los bienes intangibles citados se considera un servicio y, como tal, se gravan claramente por este tributo. En efecto, establece la

80. Reglamento de Ley de Impuesto sobre la Renta, artícu lo 3081. Reglamento de Ley de Impuesto sobre la Renta, artícu lo 31.82. Ley de ISLR, artícu lo 39.83. Ley de ISLR, artícu los 50 al 52.84. Parra Pérez, Jaime, ob. cit., p. 296.


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Ley de IVA que se entiende por servicio “cualquier actividad independiente en la que sean principales las obligaciones de hacer”, y que se entenderá que forma parte de esta categoría (servicio) “todo arrendamiento o cesión de uso de bienes incorporales tales como marcas, patentes, derechos de autor, obras artísticas e intelectuales, proyectos cientí!cos y técnicos, estudios, instructivos, programas de informática y demás bienes comprendidos y re-gulados en la legislación sobre propiedad industrial, comercial, intelectual o de transferencia tecnológica”85.

De manera que, a los !nes del IVA, toda operación de cesión de uso (arrenda-miento, licencia de uso, cesión propiamente, etc.) de los bienes intangibles descritos en la sección I supra se considerará un servicio suje to al pago de IVA. Ahora bien, la situación variará en función del sitio donde se preste el servicio: si el servicio se presta dentro del territorio nacional, el prestador del servicio será el suje to obligado a pagar el IVA, en tanto sea un contribuyente ordinario, mientras que si el servicio es prestado desde el exterior, el IVA recaerá en el receptor del servicio, quien deberá tributar como suje to responsable.

En efecto, como se sabe, en el IVA el suje to obligado a pagar el impuesto —suje to de iure o derecho, suje to incidido: vendedor y prestador del servicio— es un suje to distinto del suje to obligado a soportar la carga económica del impuesto —suje to de facto, de hecho, suje to percutido: comprador y receptor del servicio—. En todo caso, en las cesiones de uso dentro del territorio nacional el contribuyente de derecho (contribuyente ordinario) es el único obligado a pagar la deuda tributaria, y obligado a cumplir con las demás obligaciones y deberes formales atinentes a la determinación y recaudación del impuesto86. El suje to de hecho o suje to percutido se ve obligado a pagar el IVA cuando ocurre la traslación o repercusión de la carga por parte del suje to de derecho o suje to incidido.

Ahora bien, en el caso cesiones, el uso de bienes intangibles o incorporales transfronterizos o internacionales, el obligado a pagar el IVA es el receptor del servicio en calidad de responsable, aun cuando las personas no residentes o no domiciliadas cedentes se encuentren transitoriamente en el país87. Como se sabe, es contribuyente el suje to pasivo respecto del cual se veri!ca el hecho imponible; y responsable, el suje to pasivo que sin tener el carácter de contribuyente, debe por dis-posición expresa de la ley cumplir con las obligaciones atribuidas a los contribuyen-

85. Ley de IVA, artícu lo 4.4.86. Palacios, Leonardo, “Los suje tos pasivos en el impuesto al consumo suntuario y a las

ventas al mayor; las exenciones y las no sujeciones” en Revista de Derecho Tributario, núm. 65, pp. 7 y 8.

87. Reglamento de Ley de IVA, artícu lo 3º.


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tes88. En consecuencia, en el caso particu lar de prestación de servicio transfronterizo con ocasión de intangibles, el obligado a pagar el tributo es el receptor del servicio en calidad de responsable. Este deberá pagar el IVA y, con posterioridad, tendrá derecho al crédito !scal derivado del referido pago89.

C. Tratamiento tributario especí!co del ‘software’

En Venezuela no está regulado !scalmente el tratamiento del software, sin embargo, es posible hacer una aproximación a su tratamiento, con base en el análisis de las distintas operaciones. Así, estimamos que el software tendrá un tratamiento espe-cí!co si es enajenado conjuntamente con un bien mueble, si es enajenado en forma independiente o si el pago pactado por su cesión es una regalía, esto es, en función de unidades de venta, producción o explotación. A continuación se revisa el tema con algo más de detalle.

1. ‘Software’ enajenado en forma conjunta con un bien mueble

En este supuesto ocurre la enajenación —venta, arrendamiento, etc.— de un soporte físico (disquetes, discos compactos, etc.) o la enajenación de una compu tadora u otro equipo electrónico, la cual comporta la cesión del derecho de uso del software. En el primer supuesto se enajena directamente el soporte físico, el cual permite grabar posteriormente el software en el equipo de compu tación, mientras que en el segundo supuesto se enajena la compu tadora o equipo electrónico (celulares, agendas elec-trónicas, fotocopiadoras, impresoras, etc.), el cual tiene incluido el derecho de uso de uno o varios software. En estos supuestos se consideraría en Venezuela, en nuestra opinión, que lo que ocurre es la enajenación de un bien mueble al cual se encuentra adherido el bien incorporal o intangible constituido por el software. En consecuencia, el enriquecimiento derivado de la cesión y uso de un bien mueble sería gravable cuando se pague90 (disponibilidad pagada) y el enriquecimiento derivado de la venta de un bien mueble sería gravable cuando se realice la operación91, indepen-dientemente de si ocurre o no el pago efectivo del enriquecimiento (disponibilidad causada). La enajenación de los soportes físicos y las compu tadoras está suje ta al pago de ISLR calcu lado con base en las tarifas ordinarias previstas en la Ley.

88. Código Orgánico Tributario, publicado en Gaceta O!cial Nº 37.305 del 17 de octubre de 2001, artícu los 22 y 25.

89. Reglamento de Ley de IVA, artícu lo 3º.90. Ley de ISLR, artícu lo 5º.91. Interpretación contrario sensu de la Ley de ISLR, artícu lo 5º.


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2. ‘Software’ enajenado como bien intangible, en forma independiente

En este supuesto se enajena el software en forma individual, sin estar atado a nin-gún bien mueble (equipo, C.D., etc.). El suministro de software mediante contratos de licencia exclusivos puede conceptualizarse como un servicio que está suje to a la normativa de transferencia de tecnología prevista en la Ley de ISLR. En efecto, la transferencia de tecnología puede de!nirse como una relación en la que un suje to transferente suministra a otro suje to receptor algunos medios técnicos para ser uti-lizados en un proceso productivo92.

La transferencia de tecnología en referencia puede operar dentro de un país determinado, desde ese país hacia el exterior, y desde el exterior a dicho país. Cuando la tecnología es suministrada dentro de Venezuela o desde Venezuela hacia el exterior, podríamos hablar de tecnología local o doméstica cuyo régimen !scal se regula por el principio de la base cierta93. Quiere decir esto que en forma cierta o clara puede determinarse el monto del enriquecimiento, de allí que los ingresos generados en el territorio nacional admitirán los costos y las deducciones permitidos por la Ley de ISLR. En cambio, cuando el suministro de software ocurre desde el exterior, desde un país que no tiene suscrito un tratado para evitar la doble tributación con Venezuela, se aplicará la Ley de ISLR de Venezuela y habrá que tratar de encuadrar el mismo en las categorías legales previstas en la legisla-ción, en el capítulo de rentas presuntas, ya que no hay forma de saber cuáles son los costos y gastos asociados con el enriquecimiento. Así, si el suministro del software (bien intangible) se destina a la elaboración de una obra o producto para la venta o la prestación de un servicio para los mismos !nes de venta, podríamos encuadrar tal suministro en la categoría de asistencia técnica, razón por la cual tendrá un gravamen limi tado (30% del pago es enriquecimiento neto). Si, por el contrario, el suministro de software es para uso personal del adquirente, no asociado para la venta de productos o la prestación de servicios (v. gr., juego para uso personal), estimamos que nos encontramos ante una laguna legal, producto de la evolución o transforma-ción de la sociedad frente el rezago de la ley. Recordamos que el tratamiento de la transferencia de tecnología bajo el capítulo de las rentas presuntas se ha mantenido sustancialmente igual desde que fue previsto en la Ley de ISLR del 23 de junio en 1978. Como consecuencia de esta laguna, es posible que el enriquecimiento derivado del suministro internacional de software de juego quede sin ser gravado en Vene-

92. Parra Pérez, Jaime, ob. cit., p. 293.93. Ibíd.


249

zuela, siempre que ocurra a través de internet, ya si la transferencia ocurre a través de un C.D., estaremos en presencia de la enajenación de un bien mueble que tiene atado un software.

3. ‘Software’ con pago de regalía

En este supuesto, a cambio de la cesión o licencia de uso del software el adquirente paga regalías calcu ladas en función de unidades de venta, producción o exploración. En tal supuesto, priva el pago efectuado al titular del software, por lo que se repu tará que el enriquecimiento es igual al 90% del monto pagado.

Es importante destacar que la propia administración tributaria ha reconoci-do la dualidad de tratamiento, esto es, que puede ser considerado como asistencia técnica (en la que se presume que el enriquecimiento es el 30% de lo pagado) o, en el caso previsto en esta sección, que el enriquecimiento constituye regalía (en la que se presume que el enriquecimiento es el 90% de lo pagado). En efecto, sostuvo expresamente la administración tributaria lo siguiente:

“[…] La ley en referencia [la Ley de ISLR] somete a gravamen a los enri-quecimientos producto de la cesión de uso y/o explotación de los derechos de autor —como serían los programas de compu tación— obtenidos por un no domiciliado, dependiendo de la modalidad contractual que se adopte. Así, cuando los bene!cios del cedente sean !jados en relación a una unidad de producción, de venta, exploración o explotación, nos en-contraremos ante una regalía, sometida al régimen de rentas presuntas establecido en el artícu lo 48 de la LISLR. Si por el contrario, los bene!-cios obtenidos por el cedente son pactados en un monto !jo previa-mente acordado, y además son suministrados para la elaboración de un producto para la venta o la prestación de un servicio especí!co también para la venta, dicho suministro deberá ser cali!cado como una asistencia técnica sometida al régimen de rentas presuntas establecido en el artícu lo 42 de la ley del impuesto […]”94 (destacado fuera del texto original).

Por lo anterior, queda claro que cuando el software es enajenado en forma in-dependiente, puede admitir una variedad de tratamiento, dependiendo de la forma contractual y de pago pactada.

94. Consulta Nº DCR-5-16.715 del Seniat formu lada por Telcel C.A., respecto a la interpre-tación de los artícu los 42 (asistencia técnica) y 43 (servicios tecnológicos) de la Ley de ISLR.


250

4. ‘Software’ e IVA

El suministro del software tiene el mismo tratamiento que el resto de los intangibles estudiados previamente: si el software es suministrado localmente o dentro del territorio nacional, el proveedor será el contribuyente (ordinario) del impues- to, mientas que si el software es suministrado desde el exterior, el adquirente será el suje to obligado al pago del tributo en calidad de responsable (ver supra sección II, B).

D. Tratamiento de los intangibles por los tributos locales (municipales)

Respecto de la tributación municipal, anotamos que no hay un gravamen especí!co a los intangibles, y que la venta de los mismos o los servicios asociados a los mismos será gravada por el tributo sobre de actividades económicas (ISAE) como una activi-dad comercial o un servicio, dependiendo de la naturaleza de la actividad.

En efecto, el ISAE grava el ejercicio de actividades económicas habituales en la jurisdicción del municipio de cualquier actividad lucrativa de carácter independiente, aun cuando se realice sin la obtención de licencia previa. También grava el comercio eventual o ambulante (transeúntes)95. El ISAE se causa con independencia de los tributos previstos en otras leyes y es distinto a los tributos que corres-ponden al Poder Nacional o Estadal sobre la producción, el consumo especí!co o al ejercicio de una actividad en particu lar. El ISAE se causa con independencia de que el territorio o espacio en el cual se desarrolle la actividad económica sea del dominio público o del dominio privado de otra entidad territorial o se encuentre cubierto por aguas96. A los anteriores !nes, se entiende por actividad comercial toda aquella que tenga por obje to la circu lación y distribución de bienes, para la obtención de ganancia o lucro y cualesquiera otras derivadas de actos de comercio distintos a servicios. Por su parte, se entiende por servicio todo aquel que com-porte, principalmente, prestaciones de hacer, sea que predomine la labor física o la intelectual, excluyéndose el prestado bajo relación de dependencia97. La base imponible del ISAE son los ingresos brutos efectivamente percibidos en el periodo impositivo por las actividades económicas desarrolladas en el municipio Los ingre-sos brutos son aquellos que se reciben de manera regular, siempre que el contribu-

95. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta O!cial Extraordinaria Nº 6015 del 28 de diciembre de 2010, artícu lo 207.

96. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artícu lo 208.97. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artícu los 211.2 y 211.3


251

yente no esté obligado a restituirlos y que no sean consecuencia de un préstamo o contrato simi lar98.

IV. T$+#+,)-"#% (%"#+3.- &- .%2 +(#)1%2 )"#+"4)3.-2

Venezuela se rige desde hace poco tiempo por las normas internacionales de infor-mación !nanciera o (NIIF) y por las normas internacionales de contabilidad (NIC). Sobre este particu lar, observamos que los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela se denominan actualmente normas VEN-NIF. Las fechas aprobadas para la aplicación de VEN-NIF en la preparación y presentación de esta-dos !nancieros fueron:99

: para los ejercicios económi cos iniciados a partir del 1º de enero de 2008.

: para los ejercicios económi cos iniciados a partir del 1º de enero de 2011, quedando permitida su aplicación anticipada para el ejercicio económi co inmediato anterior.

Se adoptaron las normas NIIF desde el 18 y 19 de marzo de 2011, y entraron en vigencia para los ejercicios iniciados a partir del 1º de abril de 2011. No obstante, se permite su aplicación anticipada para los ejercicios iniciados a partir del 1º de enero de 2011100. Estas normas también son consideras principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela101.

En marzo del año 2011 fue dictado el Boletín de Aplicación (B.A.) VEN-NIF Nº 8, el cual estableció que existen dos grupos de principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela: las VEN-NIF G.E., aplicables a grandes entidades, que abarcan las B.A. VEN-NIF propiamente así como las NIIF, y las VEN-NIF pyme, aplicables a pequeñas y medianas entidades, que abarcan las B.A. VEN-NIF propiamente, así como las NIIF para pymes102.

Por virtud de lo anterior, fue expresamente adoptada como principio de contabilidad generalmente aceptado en Venezuela la NIC 38, relativa a los activos intangibles103. Entre los aspectos más importantes de la NIC 38, tenemos, en sín-tesis, que:

98. Ley Orgánica del Poder Público Municipal, artícu los 212 y 213.99. Boletín de Aplicación o B.A. VEN-NIF Nº 0, párrafos 12 y 14.100. B.A. VEN-NIF Nº 0, párrafo 19.101. B.A. VEN-NIF Nº 0, párrafo 5.102. B.A. VEN-NIF Nº 8, párrafo 5103. B.A. VEN-NIF Nº 8, párrafo 7.


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a) Se reconoce que el intangible puede estar representando en un bien físi-co, y habrá que valorar cuál bien tiene mayor valor, para determinar si el activo se contabiliza como un bien tangible (suje to a la NIC 16 relativa a propiedades, planta y equipo), o si se contabiliza como un bien intangible propiamente104.

b) La norma se aplica, entre otros, a los desembolsos por gastos de pu-blicidad, formación del personal, comienzo de la actividad o de la entidad y a los correspondientes a las actividades de investigación y desarrollo105.

c) La de!nición de un activo intangible requiere que este sea identi!cable para poderlo distinguir de la plusvalía; será identi!cable106:

entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo identi!cable o pasivo con el que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación.

independencia de que esos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones.

d) Se citan como ejemplo de activos intangibles, en la medida que sean identi!cables, los siguientes: el diseño e implementación de nuevos procesos o nue-vos sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o marcas (incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoria-les), los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las pelícu las, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización107.

e) Un activo intangible se reconocerá si, y solo si: es probable que los bene-!cios económi cos futuros que se han atribuido al mismo 5uyan a la entidad y si el costo del activo puede ser medido de forma !able108. El activo intangible se medirá inicialmente por su costo109.

104. NIC 38, párrafo 4.105. NIC 38, párrafo 5.106. NIC 38, párrafos 11 y 12.107. NIC 38, párrafo 9.108. NIC 38, párrafo 21.109. NIC 38, párrafo 24.


253

f) Se reconoce expresamente que el activo puede ser adquirido separada-mente, como parte de una combinación de negocios, por permu ta de otros activos y, excepcionalmente, por la generación interna. Evidentemente, la forma de adquisi-ción determinará o in5uenciará la determinación del costo del activo intangible.

Es importante acotar que las normas contables en general no tienen vincu-latoriedad desde el punto de vista legal, a menos que ocurra un reenvío expreso a tales normas, u ocurra el uso expreso de conceptos técnico-contables, u ocurra la adopción de estándares de conducta contables, u ocurra el uso de conceptos jurídicos indeterminados. En estos últimos casos la situación de aplicación es más incierta e indeterminada, pero es aquí donde el uso de los principios, y, particu larmente, los que presiden el uso de la información !nanciera con !nes de utilidad y con!abilidad, orientan la decisión del intérprete en la ubicación de la solución de los casos en zona de penumbra, particu larmente los del juzgador110.

Destacamos que, en relación con la regulación legal de los activos intangibles, ni el sistema jurídico en general ni el tributario en particu lar hacen reenvío expreso al principio de contabilidad generalmente aceptado antes anotado (NIC 38). No obstante, dado el amplio tratamiento que tales activos reciben en el mundo contable, la adecuada interpretación del concepto jurídico de intangible obliga al intérprete a recurrir a la NIC 38, para descifrar adecuadamente, en su cabalidad, la referida de!nición.

V. T$+#+,)-"#% &- .%2 )"#+"4)3.-2 -" .%2 #$+#+&%2 )"#-$"+()%"+.-2

A. Generalidades

Venezuela tiene suscritos básicamente dos grupos de tratados: aquellos que siguen el Modelo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi co (Modelo OCDE) y aquellos que siguen el Manual de Negociación de Tratados Bilaterales entre Países Desarrollados y Países en vías de Desarrollo (Modelo ONU). Existe adicionalmente el Modelo de Convenio para Evitar la Doble Imposición en América Latina (Modelo ILADT), que, por ser de reciente data, no ha sido utilizado por Ve-nezuela como modelo para convenios con otros países de América Latina.

La totalidad de los tratados suscritos por Venezuela, al igual que los del Mo-delo OCDE, Modelo ONU y Modelo ILADT, contienen las previsiones relativas a los bene!cios empresariales (art. 7º), regalías (art. 11) y ganancia de capital (art. 13).

110. Romero Muci, Humberto, ob. cit., p. 170.


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El tratamiento de la tributación de intangibles suele estar cubierto por el artícu lo 7º, relativo a las regalías, aunque eventualmente puede estar cubierto por los otros artícu los referidos (11 y 13), dependiendo de la forma como se estructura la nego-ciación del intangible.

Si bien es cierto que Venezuela suscribió algunos tratados siguiendo el Mode-lo OCDE, tales como los suscritos con Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, y suscribió algunos tratados siguiendo el Modelo de la ONU, tales como los suscritos con Bielorrusia, Barbados, China, Cuba, Indonesia, Kuwait, Portugal, Qatar, República Checa y Trinidad y Tobago, lo cierto es que en todos los tratados se asigna a Venezuela parte de la recaudación tributaria, correspondiéndole a nuestro país tarifas que oscilan entre el 5% (v. gr., tratados con Alemania, Canadá, Dinamar-ca, Países Bajos, Bielorrusia, Cuba) y el 20% (tratado con Kuwait) del monto bruto de los pagos efectuados.

El Modelo OCDE de!ne básicamente como regalías a los pagos recibidos en contraprestación al uso de, o derecho de usar, cualquier derecho de autor sobre obras cientí!cas, artísticas y literarias, incluyendo pelícu las cinematográ!cas, patentes, marcas registradas, diseños o modelos, planes, fórmu las secretas o procesos, o por información concerniente a experiencias cientí!cas, comerciales e industriales111. Por su parte, el Modelo ONU establece la misma de!nición, pero agrega que también son regalías los pagos por pelícu las o grabaciones usados para la radio o televisión, así como el uso de, o derecho de usar, equipos cientí!cos, comerciales e industria-les112. La de!nición en el Modelo OCDE solo comprende regalías industriales (inclu-yendo marcas de fábrica), regalías culturales y know how, mientras que la de!nición del Modelo ONU y Modelo ILADT incluyen adicionalmente ingresos derivados del uso de, o el derecho de usar, equipo cientí!co, comercial e industrial. Bajo el Modelo OCDE el ingreso derivado del arrendamiento está cubierto por el artícu lo 7º (bene-!cios empresariales) y el estado de la fuente debe abstenerse de gravar tal ingreso a menos que el mismo sea atribuible a un establecimiento permanente localizado en el estado de la fuente113.

Ahora bien, excepcionalmente, algunos tratados incluyen también dentro de la de!nición de regalías a las cantidades o rentas derivadas de la “enajenación de cual-

111. Comentarios al Modelo OCDE, parágrafo 2º del artícu lo 12.112. Manual para la Negociación de Convenios Bilaterales de Imposición entre Países Desarro-

llados y en Vías de Desarrollo (Comentarios del Manual de Negociación ONU), parágrafo 3º del artícu lo 12.

113. Kosters, Bartícu lo, “The United Nations Model Tax Convention and Its Recent Develo-pments”, en Asian-Paci!c Tax Bulletin, 2004, January-February, p. 6.


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quiera de dichos derechos o bienes contingentes a su producción y uso” (destacan los tratados suscritos con Austria, Barbados, Canadá, EEUU y Noruega). Quiere decir ello que tales tratados incluyen dentro de la de!nición de regalías la disposición (enajenación) a título oneroso de dichos activos, siempre que el pago dependa de la producción y uso de los bienes enajenados. En estos supuestos, el concepto de regalías previsto en tales tratados se identi!ca más con el concepto de regalías establecido en nuestra legislación (ver supra sección II. 5). Por oposición, los otros tratados, que no incluyen la enajenación como operación susceptible de generar el pago de regalías, tienden por vía de consecuencia o interpretación contrario sensu a considerar los pagos por tales conceptos —enajenación de los referidos derechos— como bene!cios empresa-riales o ganancias de capital, los cuales solo son gravados en el país de la residencia, esto es, el país distinto de Venezuela cuando se trata de transferencia de tecnología desde el exterior. Ello es así porque la de!nición de bene!cios empresariales busca recoger prácticamente todas las actividades comerciales e industriales que realicen los contribuyentes, con excepción de las previstas expresamente en otros artícu los de los tratados, equiparándose en gran medida la noción de renta prevista en nuestra legislación nacional, que es omnicomprensiva, puesto que nuestro sistema impositi-vo es de carácter global, en contraposición a los sistemas cedulares114. Por su parte, se entiende por ganancia de capital la renta que surge del monto de una venta de un activo capital que excede del costo !scal histórico de su adquisición. Normalmente las maquinarias, equipos, edi!cios, vehícu los y activos empresariales son considera-dos como típicos ejemplos de bienes de capital115.

B. Mención expresa de asistencia técnica en algunos tratados

Por otro lado, debemos destacar que existen algunos tratados suscritos por Vene-zuela que hacen mención expresa de la asistencia técnica, tanto dentro de la sección relativa a regalías como en la sección relativa a bene!cios empresariales o servicios personales independientes. Tratados que incluyen expresamente la asistencia técnica (o servicios técnicos) dentro de la de!nición de regalías son, por ejemplo, los suscri-tos con Dinamarca, Noruega, Barbados, Portugal y República Checa. Por su parte, los tratados que incluyen expresamente a la asistencia técnica (o servicios técnicos) dentro de la de!nición de bene!cios empresariales o servicios personales indepen-dientes son, por ejemplo, los suscritos Bélgica, España, Estados Unidos, Francia y Suiza. En estos últimos tratados la subsunción de asistencia o servicios técnicos bajo

114. Evans Márquez, Ronald, Régimen jurídico de la doble tributación internacional, McGraw Hill, 2000, p. 124.

115. Evans Márquez, Ronald. ob. cit., p. 160.


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las otras dos categorías de enriquecimientos o actividades (bene!cios empresariales o servicios personales independientes) ocurre dentro de la sección de protocolo de tales tratados.

Sobre la inclusión de la asistencia técnica dentro del artícu lo 12 (regalías), ha sostenido Ronald Evans que es frecuente encontrar ampliaciones al referido artícu lo, para incluir no solamente los pagos por regalías sino también por asistencia técnica, con el obje to de que este último pueda ser gravado en el país de la fuente sin que sea necesaria la existencia de un establecimiento permanente o de una base !ja, y que, en caso de silencio, se debe interpretar que los pagos por asistencia técnica deben tributar bajo las disposiciones de los artícu los 7º y 14 de ambos modelos. En la mis-ma línea de argumentación, sostiene igualmente el referido autor que sería un error incluir los pagos de asistencia técnica dentro de las regalías y que, por el contrario, deberían estar dentro de la de!nición de bene!cios empresariales o servicios profe-sionales independientes, dado que la de!nición de regalía incluida en los tratados suele ser distinta a la prevista en las legislaciones internas, a menos que la de!nición de asistencia técnica se incluya expresamente dentro o junto con la de regalías en el tratado o tratados, y se amplíe la de!nición de este concepto (regalía) dentro del texto del tratado116.

C. Situación especí!ca del ‘software’ dentro de los tratados

El tratado suscrito con Canadá es el único que alude al término software. Así, este tratado señala que no excederán del 5% las regalías pagadas a los software (para compu tadoras)117. De resto, los otros tratados silencian el tratamiento del software. Por ello, para determinar el correcto tratamiento de los software en los tratados, debe acudirse a los comentarios del Modelo OCDE y del Modelo ONU. En tal sentido, señalamos lo siguiente118:

a) Los programas de compu tación pueden ser transferidos a través de una variedad de medios, verbigracia, por escrito, en cintas o discos magnéticos, o en discos láser. Se pueden estandarizar con una amplia variedad de aplicaciones o pueden ser hechos a la medida de usuarios individuales. Se pueden transferir como partes integrales de una compu tadora o en forma independiente para ser utilizados

116. Evans Márquez, Ronald, ob. cit., pp. 155 y 156.117. Convenio para Evitar la Doble Tributación Canadá-Venezuela, artícu lo 12.2.a (i) y (ii).118. Leáñez Berrizbeitia, Eduardo, “Tecnología: ideas para actualizar el gravamen a la transfe-

rencia internacional en la Ley de ISLR e incentivos !scales al sector”, en: X Jornadas Vene-zolanas de Derecho Tributario, tema I: Propuestas para una reforma tributaria en Venezuela, AVDT, 2011, pp. 234-237.


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en varios hardware. La transferencia de derechos puede ocurrir de muchas formas, desde la enajenación de la totalidad de los derechos hasta la venta de productos suje tos a restricciones respecto del uso. La contraprestación pagada puede también tomar numerosas formas. Estos factores pueden di!cultar la determinación del lí-mite entre los pagos de software que efectivamente constituyen regalías y otro tipo de pagos119.

b) El tipo del pago recibido en transacciones en las cuales ocurre la transfe-rencia de software de compu tadoras depende de la naturaleza del derecho adquirido por el cesionario bajo el convenio particu lar relacionado con el uso y explotación del programa. Los derechos sobre el software de compu tadoras son una forma de propie-dad intelectual protegidos por la ley de derechos de autor120.

c) Los derechos del adquirente del software consistirán, en la mayoría de los casos, en derechos parciales o integrales subyacentes al derecho de autor o podrán ser derechos parciales o integrales respecto de una copia de un programa, sea que tal co-pia esté comprendida en un soporte físico o sea suministrada electrónicamente121.

d) Los pagos efectuados por la adquisición de derechos parciales (sin que el enajenante trans!era totalmente el derecho de autor) representarán una regalía si la contraprestación es por el otorgamiento de derechos de usar el programa en una forma que, sin tal licencia, constituya una violación del derecho de autor. Ejem-plos de tales convenios incluyen licencias para reproducir y distribuir al público software incorporando el programa licenciando, o modi!car o publicar el programa desplegado. En estas circunstancias los pagos se efectúan por el derecho del progra-ma licenciado (v. gr., explotar los derechos que de otra forma serían prerrogativas del titular del derecho de autor). También debe anotarse que conceptuar los pagos del software como regalías tiene ciertas di!cultades ya que el software debe clasi-!carse como una obra cientí!ca, artística o literaria. Ninguna de estas clasi!caciones parece ser enteramente idónea. Las leyes de derecho de autor de muchos países tratan este problema clasi!cando especí!camente el software como una obra cientí!ca o literaria. Para otros países, el tratamiento como obra cientí!ca sería la aproxi-mación más realista. Países respecto de los cuales no es posible incluir el software en una de estas categorías podrán omitir toda referencia a la naturaleza de los de-rechos de autor en sus convenios bilaterales respectivos o hacer referencia especí!ca al software122.

119. Comentarios del Manual de Negociación, parágrafo 3º, artícu lo 12.120. Comentarios al Modelo OCDE, parágrafo 12.2, artícu lo 12.121. Ídem, parágrafo 13, artícu lo 12.122. Comentarios al Modelo OCDE, parágrafo 13.1, artícu lo 12.


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e) En otros tipos de transacciones, los derechos adquiridos en relación con el derecho de autor están limi tados a aquellos que sean necesarios para habilitar al usuario a operar el programa, por ejemplo, cuando el adquirente recibe derechos limi tados de reproducción de programas. Esta sería la situación normal en transac-ciones para adquirir la copia del programa. Los pagos en estos tipos de transacciones se consideran bene!cios empresariales (y no regalías)123.

f) La facilidad de reproducir programas de compu tadoras ha resultado en convenios de distribución en los cuales el adquirente obtiene derechos para hacer múltiples copias de los programas para utilizarlas solo dentro de sus propios ne-gocios. Tales convenios son referidos comúnmente como licencias de sitios, licencias empresariales o licencias de redes. Aunque estos convenios permiten hacer múltiples copias del programa, tales derechos son generalmente limi tados a aquellos que sean necesarios para el propósito de habilitar la operación del programa en la red de compu tadoras del licenciatario, y no son permitidas reproducciones para ningún otro propósito bajo la licencia. Los pagos bajo tales convenios se consideran bene!-cios empresariales en la mayoría de casos124.

g) Si la contraprestación es pagada por la transferencia total de la titulari-dad del derecho de autor, el pago no puede representar una regalía. Pueden surgir di!cultades cuando ocurran enajenaciones extensas, pero parciales de derechos, que involucren: derecho exclusivo de uso durante un periodo especí!co o en un área geográ!ca limi tada; pago adicional relacionado al uso y contraprestación en la forma de un pago único substancial125. Cada caso dependerá de los respectivos hechos, pero en general tales pagos se consideran probablemente como bene!cios comerciales o ganancias de capital, no como regalías. Esto resulta del hecho de que aunque la titu-laridad de los derechos ha sido enajenada en todo o en parte, la contraprestación no está dada por el uso de los derechos. El carácter esencial de la transacción como una enajenación no puede ser alterado por la forma de la contraprestación, el pago de la contraprestación en partes o, según la percepción de muchos países, por el hecho de que el pago esté relacionado con una contingencia126.

h) Los pagos de software podrán ser efectuados bajo contratos mixtos. Ejem-plos de tales contratos incluyen ventas de compu tadoras con software incorporado y concesiones del derecho de usar software combinado con la provisión de servicios. Si es necesario, el monto total de la contraprestación pagada bajo el contrato deberá ser

123. Ídem, parágrafo 14, artícu lo 12.124. Ídem, parágrafo 14.2, artícu lo 12.125. Ídem, parágrafo 15, artícu lo 12.126. Ídem, parágrafo 16, artícu lo 12.


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separado sobre la base de la información contenida en el contrato, o por medio de la asignación razonable de un tratamiento impositivo adecuado a las distintas partes del contrato127.

i) En general se sostiene que los pagos por software pueden tipi!carse de diferentes maneras, incluyendo regalías, bene!cios empresariales o ganancias de capital. Los pagos pueden efectuarse por la adquisición de derechos sobre el software (tales como derechos sobre el copyright o derecho de autor en el programa de soft-ware), la adquisición de una copia del programa de software, la licencia de uso de un programa o acceso a las funciones del software, el derecho de distribuir software o la instalación de este, o para cualquier otro uso del software128.

VI. N%$,+2 +"#)--.'2)1+2 -" V-"-9'-.+

A. Legislación interna

Código Orgánico Tributario. En Venezuela existen un par de disposiciones en el Códi-go Orgánico Tributario que regulan el tema en general, pero no existen una o más previsiones que tiendan a evitar la elusión en materia de intangibles. Concretamente, las disposiciones referidas establecen lo siguiente:

“ART. 14.—Los convenios referentes a la aplicación de las normas en la materia tributaria celebrados entre particu lares no son oponibles al !sco, salvo en los casos autorizados por la ley.

[…].

ART. 16.—Cuando la norma relativa al hecho imponible se re!era a situa-ciones de!nidas por otras ramas jurídicas, sin remitirse o apartarse expresa-mente de ellas, el intérprete puede asignarle el signi!cado que más se adapte a la realidad considerada por la ley al crear el tributo.Al cali!car los actos o situaciones que con!guren los hechos impo-nibles, la administración tributaria, conforme al procedimiento de !scalización y determinación previsto en este código, podrá desco-nocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y procedimientos jurídicos, cuando estos sean mani!estamente inapropiados a la realidad económica

127. Ídem, parágrafo 17, artícu lo 12.128. IFA, “Taxation of Software Payment: An Unpdate”, IFA, 63th Annual Congress. Van-

couver, Canada, September, 2009, p. 2.


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perseguida por los contribuyentes y ello se traduzca en una dismi-nución de la cuantía de las obligaciones tributarias” (destacado fuera del texto original).

Con las mencionadas normas, se pretende evitar las operaciones que per-siguen mani!estamente eludir las cargas tributarias con ocasión de determinadas situaciones generadoras de tributos. Al respecto, ha señalado la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal que la administración tributaria puede llevar a cabo la protección de los intereses !scales contra aquellos contribuyentes que, en el uso de formas jurídicas de derecho privado, pretendan evadir la carga tributaria; es decir, que se faculta a la administración tributaria para investigar la realidad o el fondo de la adopción de determinadas !guras jurídicas que son contrarias a la realidad económica del contribuyente, con el !n de evitar la evasión en el cumplimiento de la obligación tributaria. Además, cabe destacar que el abuso de las formas se trata de un mecanismo a ser aplicado no sobre la base de presunciones, sino que requiere de la existencia de pruebas que demuestren fehacientemente que el contribuyente ha tenido el propósito fundamental de eludir la carga tributaria al emplear una forma jurídica determinada, mani!estamente inadecuada frente a la realidad económica subyacente129.

Este parecer coincide con el criterio de otra sentencia emitida por el mismo Tribunal Supremo de Justicia, cuando señaló que existen algunos casos en que los contribuyentes recurren a determinadas formas jurídicas con el propósito funda-mental de eludir la carga tributaria que, bajo un escenario normal, tendrían que enfrentar, y que en estas situaciones es posible que la Administración Tributaria aplique !guras como el denominado “abuso de las formas” o el desconocimiento del uso de formas atípicas, a !n de proteger los intereses del !sco nacional y cuidar la efectiva y correcta aplicación de las normas tributarias. Pero es importante destacar que estas herramientas deben ser utilizadas con sumo cuidado por las autoridades !scales, con el !n de que no degeneren en arbitrariedades que vulneren el denomi-nado principio de “economía de opción”, que en materia tributaria se traduce en que ningún individuo puede ser obligado a estructurar sus negocios de la forma que le sea más gravosa desde el punto de vista !scal130.

Así pues, tiene la administración tributaria la potestad de desconocer la existencia de contratos, sociedades y demás formas jurídicas, cuando su utilización

129. Sentencia 01539 de la Sala Política Administrativa del del Tribunal Supremo de Justicia, del 28 de octubre de 2009, caso: Agencia Operadora la Ceiba, C.A.

130. Sentencia 00957 del Tribunal Supremo de Justicia del 16 de julio de 2002, caso: Organi-zación Sarela, C.A.


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sea claramente para evadir tributos; pero, al mismo tiempo, la administración está limi tada en su actuación, dado que los contribuyentes no están obligados a escoger la vía más gravosa u onerosa desde el punto de vista !scal en la estructuración de los negocios. Al efecto, debe la administración probar claramente que el contribuyente escogió determinada forma de hacer sus negocios, con el propósito esencial de evadir todos o parte de los tributos, mediante el empleo de formas jurídicas mani!estamen-te impropias al negocio real que de fondo se está persiguiendo.

Ley de Impuesto sobre la Renta131. En adición a las anteriores normas, la Ley de ISLR contiene disposiciones relativas a los precios de transferencia, las cuales obligan a los contribuyentes que celebren operaciones con partes vincu ladas a determinar sus ingresos, costos y deducciones considerando para esas operaciones los precios y mon-tos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes o no relacionadas en operaciones comparables.

La determinación del costo o la deducibilidad de los bienes, servicios o dere-chos importados y la gravabilidad de los ingresos derivados de la exportación, en las operaciones realizadas entre partes vincu ladas, se efectuará aplicando la metodología prevista en la ley. Si las condiciones que se aceptan o impongan entre partes vincu-ladas en sus relaciones comerciales o !nancieras di!eran de las que serían acordadas por partes independientes, los bene!cios que habrían sido obtenidos por una de las partes, de no existir estas condiciones, serán incluidos en los bene!cios de esta em-presa y sometidos a imposición en consecuencia, impu tando tal bene!cio al ejercicio !scal en el que se realizaron las operaciones.

B. Tratados para evitar la doble tributación

La mayoría de los tratados suscritos por Venezuela contienen, dentro de la disposi-ción atinente a las regalías (art. 12) un párrafo !nal que reza lo siguiente:

“Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el bene!ciario efectivo de las regalías o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta de la prestación por la que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el bene!ciario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artícu lo no se aplican más que a este último importe. En tal caso, el exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del convenio”132.

131. Ley de ISLR, artícu los 111-114.132. Modelo OCDE, artícu lo 12.4 y Modelo ONU, artícu lo 12.6.


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Esta expresión es la concreción de las limi taciones propias de los precios de transferencia al enriquecimiento correspondiente al pago de regalías. Así, si lo pac-tado entre empresas relacionadas, o de estas con un tercero, excede de lo que hubiere correspondido a operaciones entre partes no relacionadas, lo regulado en el tratado aplicará solamente respecto del monto propio de las partes no relacionadas, debiendo gravarse el excedente conforme a la legislación interna de Venezuela o del otro Esta-do contratante, teniendo en cuenta las otras disposiciones del tratado respectivo.

VII. I"(-"#)1%2 :)2(+.-2 + .+ 0$%&'(()*" &- )"#+"4)3.-2 - )""%1+()*" #-("%.*4)(+;<<

En nuestro país no existen mayores incentivos a la producción de intangibles en general, solo existe la ley que incentiva !scalmente la inversión en tecnología en el estado Mérida. En efecto, existe la Ley sobre la Zona Libre Cultural, Cientí!ca y Tecnológica del Estado Mérida, que fue promulgada el 14 de julio de 1995. Según esta ley, está exenta del ISLR la distribución, producción, comercialización y promo-ción de bienes y servicios tecnológicos realizados por personas autorizadas a operar en la zona en referencia del estado Mérida; y están exentas del IVA las ventas de bienes y servicios así como las importaciones; y están exento de los tributos propios de la importación (derechos y tasa por servicios arancelarios) los bienes y servicios que guarden una relación adecuada con los procesos y actividades que deberán ser ejecu tas por las empresas autorizadas134.

VIII. E1+.'+()*" ($7#)(+ &- .+ 2)#'+()*" +(#'+. &- .%2 )"#+"4)3.-2 -" V-"-9'-.+

Las normas actuales sobre transferencia de tecnología contenidas en la Ley de ISLR desde 1978, relativas a pelícu las y simi lares, asistencia técnica, servicios tecnológicos y regalías, son claramente escasas e insu!cientes para regular los bienes intangibles en Venezuela. Dentro de la insu!ciente normativa anotada, resalta la ausencia de regulación del software o programa de ordenador, bien que existe desde hace varias décadas pero no se encuentra expresamente regulado en la Ley de ISLR o su regla-mento, instrumentos estos que, sin embargo, han sido reformados varias veces en el mismo periodo.

133. Leáñez Berrizbeitia, Eduardo, ob. cit., p. 243.134. Ley sobre la Zona Libre Cultural, Cientí!ca y Tecnológica del Estado Mérida, publicada

en Gaceta O!cial Extraordinaria Nº 4937, del 14 de julio de 1995, artícu los 7º y 8º.


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Recomendamos que, en una futura reforma de la Ley de ISLR en Venezuela, se incluyan varias disposiciones que regulen los bienes intangibles en general y, especí!camente, los bienes suje tos a propiedad intelectual, esto es, bienes tutelados por la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Propiedad Industrial, expresando clara-mente que, en caso de negociaciones locales con tales bienes, se determinará la renta sobre base cierta, por lo que el contribuyente podrá tomar en cuenta claramente los costos y deducciones incurridos para la producción de la renta. En caso de negocia-ciones internacionales, la renta se determinará en forma presunta, atribuyendo a las distintas categorías de bienes intangibles y servicios asociados enriquecimientos es-timados razonables, los cuales deberán ser determinados por un estudio económi co realizado previamente. Las referidas disposiciones podrán basarse en gran medida en el contenido de la NIC 38, la cual trata el tema de los bienes intangibles en forma extensa. Adicionalmente, recomendamos que se de!na expresamente en nuestra Ley de ISLR el software o programa de ordenador, se modi!que la de!nición de regalías para ampliar su contenido e incluir expresamente el software o programa de orde-nador junto con otras obras del ingenio y bienes suje tos a propiedad industrial, se limite la renta presunta asociada a tales pagos —en operaciones internacionales— y se modi!quen otras normas del capítulo de rentas presuntas que colindan con las nuevas disposiciones.

El comercio electrónico tampoco está regulado en la Ley de ISLR de Vene-zuela, al igual que en la mayoría de legislaciones del mundo. Recomendamos que tal situación se mantenga, dado que con el actual desarrollo del comercio-e son su!cientes los principios de imposición existentes, amén de los problemas prácticos que su colecta y retención en la fuente tendrían.

Recomendamos que, al igual que muchos países del mundo, se incentive !scalmente la inversión en el sector de intangibles en Venezuela y, concretamente, en la investigación y desarrollo de proyectos ligados al sector. Ello puede hacerse mediante la promulgación de una ley especial que establezca bene!cios !scales en los tributos nacionales y mediante una reforma de otra leyes !scales, atinentes a tri-butos nacionales y locales, para motivar adecuada y coherentemente la destinación de recursos económi cos al sector en referencia.

IX. C%"(.'2)%"-2

Venezuela no cuenta con un tratamiento general de los bienes intangibles, ni en la legislación general ni en la legislación !scal. Existen sin embargo algunas ma-nifestaciones de bienes que pueden considerarse dentro de este género en las leyes que regulan la propiedad intelectual, esto es, la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Propiedad Industrial, entre ellas, las obras de ingenio en general (obras litera-


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rias, musicales, teatrales, arquitectónicas, audiovisuales, televisivas, radiofónicas, y programas de compu tación o software), y los bienes suje tos a propiedad industrial (patentes de invención, patentes de mejora, patentes de introducción de inventos y mejora, dibujos y modelos industriales, y marcas, denominaciones y lemas comer-ciales). Adicionalmente, la Ley de ISLR hace referencia expresa a las pelícu las y simi lares.

Respecto al impuesto sobre la renta, la Ley de ISLR nacional contiene un capítulo relativo a las rentas presuntas, en el que regula una serie de enriquecimien-tos que derivan de bienes intangibles y servicios asociados a ellos, concretamente, regula el tratamiento de los enriquecimientos ligados al suministro de pelícu las y simi lares, la asistencia técnica, servicios tecnológicos, regalías y servicios profesio-nales no mercantiles. En este capítulo, el legislador “presume” que una porción de los ingresos brutos generados en transacciones internacionales son enriquecimiento neto, y a tal porción se aplican las tarifas ordinarias de ISLR, hasta un máximo de 34%. En todo caso, se entiende por asistencia técnica el suministro de instrucciones, demás instrumentos simi lares de carácter técnico, destinados a la elaboración de una obra o producto para la venta o la prestación de un servicio especí!co para los mis-mos !nes de venta. Por su parte, se entiende por servicios tecnológicos la concesión para su uso y explotación de patentes, invenciones, modelos, dibujos, diseños indus-triales y otros elementos técnicos suje tos a patentamiento. Se entiende por regalías la cantidad que se paga en razón del uso o goce de patentes, marcas, derechos de autor, procedimientos o derechos de exploración o explotación de recursos naturales, !jadas en relación con una unidad de producción, de venta, exploración o explota-ción, cualquiera sea su denominación en el contrato. Y, !nalmente, se entiende por servicios profesionales no mercantiles las actividades civiles de carácter cientí!co, técnico, artístico o docente realizadas en nombre propio o por profesionales bajo dependencia, tales como los servicios prestados por médicos, abogados, arquitectos, odontólogos, psicólogos, economistas y otras personas que presten servicios simi-lares, excluidos los o!cios donde predomine la actividad manual.

En cuanto al impuesto al valor agregado, la Ley de IVA establece que todo suministro que verse sobre el arrendamiento o cesión de uso de bienes incorporales se repu tará como un servicio, siendo en las transacciones locales el proveedor del servicio el obligado ordinario a satisfacer las cargas tributarias, mientras que en las transacciones internacionales el obligado a sufragar el tributo es el receptor del servicio en calidad de responsable.

Respecto a los programas de compu tación o software, el tratamiento variará dependiendo del bien transado: si es un software negociado conjuntamente con un bien mueble, se tratará de la cesión de uso o goce de un bien mueble, por un lado,


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o de la enajenación de un bien mueble, por el otro, los cuales son gravables cuando se pague el enriquecimiento y cuando se realice la operación, respectivamente; en caso de negociación del software en forma independiente, podrá considerarse la tran-sacción como una asistencia técnica, siempre que se utilice para un producto para la venta o servicios que serán prestados a terceros; y en caso que se pacte el pago en función de unidades de producción, de venta o explotación, se considerará el enri-quecimiento respectivo como regalía.

En cuanto a la tributación municipal, los enriquecimientos ligados a bienes intangibles tendrán el mismo tratamiento: estarán suje tos a gravamen en la medida que deriven del ejercicio de actividades económicas lucrativas, realizadas de forma independiente, en forma permanente o eventual (transeúnte).

Respecto al tratamiento contable de los activos intangibles, señalamos que Venezuela utiliza las normas internacionales de contabilidad como principios gene-rales aplicables, siendo la NIC 38 la aplicable a los activos intangibles. Se reconoce, entre otras cosas, que: los intangibles pueden estar representados en un soporte fí-sico, pero el valor de este debe ser inferior al valor del bien intangible propiamente; deben ser identi!cables, lo cual supone que sean separables del bien que los soporta; deben ser generadores de bene!cios económi cos y tener un costo que puede ser medido de forma !able; pueden ser adquiridos individualmente, como parte de una combinación de negocios, por permu ta de otros activos y, excepcionalmente, por producción interna. Las normas contables no tienen e!cacia jurídica en Venezuela a menos que exista una remisión expresa, y tendrán un menor valor vincu latorio en caso de que exista el uso expreso de conceptos técnico-contables, exista la adopción de estándares de conducta contables o se incluyan conceptos jurídicos indetermina-dos. En todo caso, para la correcta comprensión de los bienes intangibles y su trata-miento se requiere acudir al principio contable contenido en la NIC 38.

En cuanto a los tratados o convenios para evitar la doble tributación, des-tacamos que Venezuela ha suscrito una pluralidad de tratados, parte de los cuales siguen el Modelo OCDE y otros el Modelo ONU. Todos los tratados tienen normas relativas a las regalías, bene!cios empresariales y ganancias de capital. En lo que se re!ere a los intangibles, todos los tratados admiten que las regalías remuneran el uso, o derecho de usar, cualquier derecho de autor sobre obras cientí!cas, artísticas y literarias, incluyendo pelícu las cinematográ!cas, patentes, marcas registradas, di-seños o modelos, planes, fórmu las secretas o procesos, bienes todos los cuales consti-tuyen intangibles. Respecto de la asistencia técnica, algunos tratados consideran que las remuneraciones de la misma son regalías e incluyen el concepto del capítulo que trata dicho enriquecimiento, mientras que otros incluyen la de!nición de asistencia técnica, por vía de excepción, dentro de la de!nición de bene!cios empresariales o


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servicios personales independientes. Finalmente, respecto del software, todos los tra-tados incluyen tal bien en forma indirecta, por aplicación de los comentarios tanto del modelo de la OCDE como modelo de la ONU, excepto el tratado suscrito con Canadá, el cual incluye expresa y directamente el concepto dentro de la de!nición de regalías, cuando se trata de usar o derecho de usar el software para compu tadoras. En todo caso, se reconoce en los comentarios de ambos cuerpos normativos que existen múltiples formas de enajenación o cesión de los software y, dependiendo de la extensión de derechos cedidos, la remuneración pactada puede cali!car como regalía (cuando se remunera directamente la cesión del derecho de autor), bene!cios empresariales o ganancias de capital (cuando se remunera indirectamente la cesión de derechos de autor).

Respecto a las normas anti-elusivas, resalta la existencia en el Código Orgá-nico Tributario de la norma que permite a la administración tributaria desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y procedimientos jurídicos, cuando estos sean mani!estamente inapropiados a la realidad económica perseguida por los contribuyentes. La actuación de la ad-ministración, sin embargo, deberá aplicar la norma con sumo cuidado, para evitar arbitrariedades y no vulnerar el principio de “economía de opción” que cobija a los contribuyentes en la estructuración de negocios. Por otra parte, la Ley de ISLR con-tiene las normas sobre precios de transferencia, por lo que las empresas relacionadas deberán determinar sus ingresos, costos y deducciones, considerando esas operacio-nes como si hubieran sido realizadas entre partes no relacionadas. Por su parte, la mayoría de tratados para evitar la doble tributación tienen normas anti-elusivas en lo que a pago de regalías entre empresas relacionadas se re!ere.

Finalmente, en cuanto a los incentivos, Venezuela solo estimu la al sec-tor intangible en el área de bienes y servicios tecnológicos en la zona del Estado Mérida, declarando exentas del ISLR, del IVA y de derechos de importación la ma-yoría de las operaciones realizadas sobre tales bienes y servicios, en la referida zona geográ!ca.


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BIBLIOGRAFÍAAntequera Parilli, Ricardo, Derecho de autor, 2ª edición, Caracas, 1998.

Antequera Parilli, Ricardo, Estudios de derechos de autor y derechos a!nes, Ma-drid, Fundación Aisge, 2007.

Egaña, Manuel Simón, Bienes y derechos reales, Madrid, Talleres Grá!cos Es-celicer S.A., 1964.

Hardesty, David E., Electronic Commerce. Taxation and Planning, Warren Gor-ham & Lamont.

Hoyos Jiménez, Catalina, Tributación de los intangibles en Colombia, en XXIX Jornadas Colombianas de Derecho Tributario, tomo I, Cartagena de Indias, Colombia, febrero de 2005.

IBDF, Fundamentals of International Tax Planning, edited by Raffaele Russo, Amsterdam, 2007.

IFA, “Taxation of Software Payment: An Update”, IFA, 63th Annual Con-gress. Vancouver, Canada, September, 2009.

—, “Taxation of Income Derived from Electronic Commerce”, 55th Congress at San Francisco, California, Issues Paper, October 1st, 2001.

ILADT, Modelo de Convenio para Evitar la Doble Tributación en Latino América. Modelo Multilateral, ILADT, ICDT, mayo, 2010.

Kosters, Bart, “The United Nations Model Tax Convention and Its Recent Developments”, en Asian-Paci!c Tax Bulletin, January-February, 2004.

Kummerow, Gert, Compendio de bienes y derechos reales (Derecho civil II), 3ª edición, Caracas, Ediciones Magon, 1980.

Leáñez Berrizbeitia, Eduardo, “Tecnología: ideas para actualizar el gravamen a la transferencia internacional en la Ley de ISLR e incentivos !scales al sector”, en: X Jornadas Venezolanas de Derecho Tributario, tema I: Propuestas para una reforma tributaria en Venezuela, AVDT, 2011.

—, “Tributación de comercio electrónico”, en XXIII Jornadas Latinoame-ricanas de Derecho Tributario, tomo II, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 2006.

—, “Tributación de equipos electrónicos y programas de compu tación”, en Revista de Derecho Tributario, 2004, núm. 102, 1er trimestre.

Llobregat Hurtado, María Luisa, Temas de propiedad industrial, Madrid, La Ley-Actualidad S.A., 2002.


268

OECD. Model Tax Convention On Income and On Capital. Condensed Version. July 2008 and July 2010.

—, Center for Tax Policy and Administration, “Are the Current Treaty Rules for Taxing Business Pro!ts Appropriate for E-Commerce? Final Report”. Disponible en web: <http://www.oecd.org/dataoecd/58/53/35869032.pdf>.

—, Committee on Fiscal Affairs, “Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions”. Disponible en web: <http://www.oecd.org/dataoecd/46/3/1923256.pdf>.

Parra Pérez, Jaime, “Los intangibles en el ámbito del derecho tributario”, en Liber Ami corum. Homenaje a la obra cientí!ca y docente de José Muci-Abraham, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana.

Rodner, James Otis, La inversión internacional en países en desarrollo, Caracas, 1993.

Romero-Muci, Humberto, La racionalidad del sistema de corrección monetaria !scal, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 2005.

—. El derecho y el revés de la contabilidad, Serie Estudios 94, Caracas, 2011.

Rosales Romero, Alberto Jesús, “El uso de las presunciones en el sistema ve-nezolano de transparencia !scal internacional como herramienta para evitar la eva-sión !scal”, en Revista de Derecho Tributario, 2007, núm. 113, AVDT, 1er trimestre.

Sol Gil, Jesús, Enriquecimientos suje tos al régimen de rentas presuntas en 60 años de imposición a la renta en Venezuela, Caracas, AVDT, 2003.

U.N., Manual for the Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Developed and Developing Countries, N.Y., United Nations, December, 1995.

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