著名商標最新實務發展 - widebandip.com · 擴及果汁、咖啡、麵包、糕點、茶等食品及飲料商品，但原審未加審酌。因此，最高行政法院廢棄原判決，發回智慧財產法院更審。

廣流智權評析第 34 期 2016-08-02

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著名商標最新實務發展(下) 劉蘊文法律部主任

2016-08-01

四、BabyBoss 及圖 vs. HUGO BOSS

(一) 本案案件歷程及爭點

圖三、BabyBoss 一案之案件歷程

中保寶貝城股份有限公司 (下稱中保寶貝城) 以「Babyboss及圖」商標

(請參閱表三之系爭商標，以下稱系爭商標) 獲准註冊於第 41類之兒童樂園、

遊樂園等相關服務，嗣後遭德商雨果伯斯商標管理公司 (下稱雨果伯斯公司)

以其於服飾、皮件類著名之HUGO BOSS商標 (請參閱表三之據以評定商標)

提起評定，智慧財產局審理後認為有違反舊商標法第 23 條第 1 項第 12 款

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(即現行商標法第 30 條第 1 項第 11 款)1

中保寶貝城不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，而本案爭點在於：

系爭商標是否符合舊商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段 (即現行商標法第

30 條第 1 項第 11 款前段) 混淆誤認之虞之情形? 更進一步說，著名商標對

於混淆誤認之虞之適用，商品或服務之類別是否為參酌因素?

之規定，認為系爭商標之註冊應予

撤銷。中保寶貝城提起訴願後，經濟部訴願會亦維持原處分。

表三、中保寶貝城股份有限公司與德商雨果伯斯商標管理公司商標一覽表

系爭商標據以評定商標

茶葉包。巧克力製成之飲料。冰

淇淋。糖。糖果、巧克力棒、巧

克力球、餅乾、爆米花、糕餅、

玉米脆片、米果、棒棒糖、口香

糖、軟糖、棉花糖。蛋糕、銅鑼

燒。布丁。綜合穀物纖維粉。

眼鏡、化妝品、香水、衣服、冠

帽、靴鞋、鐘錶、鑰匙圈、公事

包、旅行袋、皮夾、皮革、手提

箱、電子消費型商品、文具用品

等

1 智慧財產局之評定書中未就該款前後段之情形分別論述，依所載內容觀之，僅敘及違反該款前段之規定，實則該款前段

規定而撤銷系爭商標之註冊。

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(二) 智慧財產法院判決 2

不同於智慧財產局及經濟部訴願會之見解，智慧財產法院認為系爭商標

圖樣與據以評定商標之圖樣近似程度甚低，指定使用商品或服務並不相同或

類似相關，亦無其他證據資料證明有實際混淆誤認之情事或有其他混淆誤認

之因素。雖然據以評定諸商標屬於著名商標，較系爭商標為相關消費者所熟

悉，具強烈識別性，亦有多角化經營情形，然以上開相關因素綜合判斷，尤

其系爭商標與據以評定諸商標之近似程度甚低，消費者不太有可能誤認系爭

商標與據以評定諸商標之之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或

其他類似關係，而產生混淆誤認之虞，因而將訴願決定及原處分均撤銷。

(三) 最高行政法院判決 3

雨果伯斯公司不服而上訴至最高行政法院。最高行政法院則認為從主要

部份觀之，二造商標之觀念及讀音能否認為不近似，須進一步斟酌，且商標

之著名程度愈高，其應予保護之範圍就愈大，進而其所能跨類保護之商品或

服務範圍即越廣。再者，上訴人雨果伯斯公司主張其實際上已多角化經營，

擴及果汁、咖啡、麵包、糕點、茶等食品及飲料商品，但原審未加審酌。因

此，最高行政法院廢棄原判決，發回智慧財產法院更審。

(四) 智慧財產法院更審 4

2 請參閱智慧財產法院 102 年行商訴字第 46 號行政判決。

3 請參閱最高行政法院 103 年判字第 237 號判決。

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發回智慧財產法院更審後，智慧財產法院認為二造商標不致使相關消費

者發生混淆誤認之虞，無商標法第 23 條第 1 項第 12 款前段及現行商標法

第 30 條第 1 項第 11 款前段規定之適用。判決重點節錄如下：

1. 二造商標相較，據以評定諸商標主要係以單純之外文所組成，而系爭

商標則由外文與彩色圖形所組成，二造商標除外文「BOSS」四字相同，而

於讀音及外觀有些微之近似外，系爭商標另有其圖形之部分，且於系爭商標

整體版面配置上，外文「BOSS」四字所佔之比例明顯小於其彩色圖形部分，

且置於下方較不明顯處。即便認為二造商標因同有外文「BOSS」四字而致

其讀音及外觀有些微近似之處，然其近似之程度甚低，且其予消費者之觀念

迥異，整體觀之，近似程度不高。

2. 對著名商標之保護，有無註冊及商品或服務之類別雖非重點，然為免

保護過當仍須以有致相關公眾混淆誤認之虞或有減損著名商標或標章之識

別性或信譽之虞者為要件。故於判斷是否已達有致相關公眾產生混淆誤認之

虞時，其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合判斷的重要

因素之一，否則豈非一旦曾經認定為著名，即幾乎可獨占所有之商品或服務

類別

4 請參閱智慧財產法院 103 年行商更(一)字第 2 號行政判決。

。況現今商業交易活動發達，傳播資訊之工具亦相當之多樣化，以使用

證據之質與量認定是否為著名商標，於各個商品及服務類別內均已非常習見，

因此各個商品或服務類別內，均有不少之著名商標，故倘經認定為著名商標，

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即不論其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，反而使著名商標獲取

不當利益而造成不公平或有違公平競爭之情形。

3. 就多角化經營而言，法院行準備程序時即曾命參加人提出關於多角化

經營之相關說明，然迄本案言詞辯論終結前，參加人仍未就其所提之使用證

據提出實際說明，而僅泛稱其為著名商標，已在許多領域有多角化經營。

4. 修正前商標法第 23 條第 1 項第 12 款後段及現行商標法第 30 條第 1

項第 11 款後段係規範「雖不致使相關公眾產生混淆誤認之虞，但有可能減

損著名商標之識別性或信譽之虞」之情形，不限於該著名商標所指定或實際

使用之特定商品或服務。然以此方式保護著名商標，已跨越到商品或服務之

市場區隔有別，及營業利益衝突不明顯的市場；為免保護過當，其判斷標準

應在於倘允許後商標併存，會減弱相關公眾對著名商標與其原指定使用或實

際使用之特定商品或服務來源之關聯，而非泛指著名商標的保護可擴及到對

所有之商品或服務。二商標間指定使用或實際使用之商品或服務之類似程度，

特別是著名商標所指定或實際使用之特定商品或服務之範圍，應仍係判斷有

無減損識別性之虞之重要因素之一。倘二商標所指定或實際使用之商品或服

務之營業利益並不衝突，且係完全無任何關聯時，於另一商品或服務，使用

近似於著名商標之商標，亦不會減弱著名商標與其所指定或實際使用商品或

服務之關聯時，即可允許後商標之存在。

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(五) 最高行政法院判決 5

雨果伯斯公司不服而再次上訴至最高行政法院。最高行政法院認為，商

標法第 23 條第 1項第 12款前段及現行商標法第 30條第 1項第 11款前段

著重在消費者權益之保護，避免混淆誤認；後段則著重在著名商標本身之保

護，防止其識別來源之能力及其所表彰之信譽遭受損害。

二者關於商標著名

程度之要求不同，前段要求之達到相關事業或消費者普遍認知之程度；後段

則要求達到國內大部分地區絕大多數之消費者所普遍認知之程度。該後段條

文所定「商標淡化減損」之規定，旨在加強對著名程度較高商標之保護，以

彌補前段「混淆誤認之虞」對此種著名程度較高商標保護之不足。

比較二造商標結果，據以評定諸商標主要以單純外文組成，系爭商標則

係由廚師、畫家以及消防員之彩色圖形及外文「Baby- Boss」所組成，其外

文比例明顯小於彩色圖形且置於下方較不明顯處，二者予消費者之觀念並不

相同，其商標近似程度不高。其所指定使用之商品或服務亦非類似，市場區

隔甚遠而無關聯；且上訴人雨果伯斯商標公司未能證明據以評定諸商標有使

用於飲食類多角化經營之情形，原判決適用法規與該案應適用之現行法規並

無違背，與解釋判例亦無牴觸，故駁回雨果伯斯公司之上訴。

換言之，

後段之增訂係針對系爭商標與他人著名商標雖屬近似，然二者所指定使用之

商品或服務非屬類似，市場區隔有別，並無混淆誤認之虞之情形而設。


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五、福樂寶 vs. 福樂

(一) 本案案件歷程及爭點

圖四、福樂寶案之案件歷程

漾聖國際有限公司 (下稱漾聖公司) 以「福樂寶 FULLY BONNIE フ﹣リ

ボニ﹣」商標 (請參閱表四之系爭商標，以下稱系爭商標) 獲准註冊於第 5

類之藥膏、營養補充劑、醫療用凝膠等相關商品上，嗣後遭佳格食品股份有

限公司(下稱佳格公司) 以其於牛乳類著名之福樂商標 (請參閱表四之據以

評定商標) 提起評定，智慧財產局審理後認為評定不成立，然而佳格公司提

起訴願後，經濟部訴願會亦維持原處分。

佳格公司不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。本案爭點在於：系爭

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商標於註冊時是否有相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆

誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性之虞之情形? 更詳細地說，即

如何判斷商品有無類似? 是否著名程度較高的著名商標才適用商標淡化之

保護?

表四、漾聖國際有限公司與佳格食品股份有限公司商標一覽表

系爭商標據以評定商標

藥膏、酸痛跌打損傷敷藥、治療

青春痘藥劑、凡士林藥膏、婦科

用潤滑軟膏、消炎陣痛藥膏、中

藥、西藥、臨床試驗用之製劑、

營養補充劑、絆創膏、去疤痕藥

膏、治療面皰除痘藥膏、抗老化

藥膏、止痛藥膏、肌肉酸痛藥

膏、治酸痛藥膏、醫療用凝膠。

牛乳、凝態發酵乳、乳酪、獸乳、

乳粉、乳水、奶油。茶葉、茶葉

製成飲料、咖啡豆、咖啡飲料、

巧克力製成飲料、可可製成飲

料、牛奶糖、口香糖、布丁、米、

麥、穀製粉、粉圓、甜酒釀、醋、

調味品等等。

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(二) 智慧財產法院判決 6

智慧財產法院認為，系爭商標指定使用於「營養補充劑」商品部分之註

冊，與據以評定諸商標相較，為類似之商品，考量兩造商標圖樣之近似程度

與據以評定諸商標之著名程度，有致相關消費者混淆誤認之虞。但「營養補

充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品部分，與據以評定諸商標相較，非屬

同一或類似之商品，且兩造商標近似程度不高，而據以評定諸商標之著名程

度限於乳品類，相關消費者應無混淆誤認之虞。再者，相同或近似據以評定

諸商標之商標指定使用於眾多類別商品，系爭商標指定使用於「營養補充劑」

以外之之藥品類或醫療用等商品部分，與據爭諸商標減損識別性無必要關聯，

亦無證據證明有減損據爭諸商標之信譽之虞。

智慧財產法院判決重點節錄如下：

1. 系爭商標與據以評定諸商標雖構成近似，但近似程度不高。據以評定

諸商標雖係著名商標，惟「福樂」係既有之普通詞彙，且於系爭商標申請註

冊時，第三人使用「福樂」二字者作為商標全部或一部者，不勝枚舉

2. 系爭商標指定使用之「營養補充劑」商品與據以評定諸商標指定使用

之乳品類商品，材料來源可能相同，而

。

功能上亦具有某些同質性或替代性

6 請參閱智慧財產法院 103 年行商訴字第 84 號行政判決。

，

加以系爭商標與據爭諸商標近似，故將系爭商標使用於「營養補充劑」，有

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致通常購買者誤認「營養補充劑」之生產者為原告，或有關聯、附屬或贊助

關係之可能。

3. 為保存商標先使用者擴張及進入相關領域之通路，先使用者固有權保

留其「自然擴張領域」，而允許其在有能力時將其商標使用於該種商品，惟

以商標先使用者營業類別越多元化，則其填補縫隙的可能性愈大。依據以評

定諸商標指定之商品或服務類別以觀，原告有由乳品類等食品經營擴充至膳

食業或食宿業經營之表象，而由乳製品等食品經營擴充至膳食業或食宿業經

營，與通常消費者對於可能擴張的感覺不相違，惟消費者進一步之感覺能否

再自然擴張至系爭商標所指定使用之「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用

品等商品經營，恐與消費者之可能擴張感覺距離過大，因認就「營養補充劑」

以外之藥品類或醫療用品等商品原告填補市場縫隙之可能性不大

4. 據以評定諸商標在乳製品部分固係著名商標，惟相同或近似據爭「福

樂」商標在市場廣為使用，且指定使用於許多類別商品，業如前述，已減弱

或分散據爭諸商標強烈指示單一來源之特徵，致使據爭諸商標在大眾之心中

不會留下單一聯想或獨特性，職此據爭諸商標其識別性不因系爭商標指定使

用於前揭「營養補充劑」以外之藥品類或醫療用品等商品而有減損之虞。

。

(三) 最高行政法院判決 7


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佳格公司不服，向最高行政法院提起上訴，最高行政法院認為著名程度

仍有高低之分，原審就其認定之依據已於判決中詳載相關論述依據，故將上

訴駁回，本案因而確定。

判決重點摘要如下：

1. 縱使係著名商標，其著名程度仍有高低之別，如商標所表彰之識別性

與信譽已廣為「一般消費者」所普遍認知，則該商標具有較高著名之程度；

反之，如商標所表彰之識別性與信譽，在特定相關商品市場上，廣為「相關

消費者」所熟知，但未證明為「一般消費者」所普遍認知，則該商標著名之

程度較低，或者，應認為該商標在特定消費者（相關消費者）市場為著名商

標，惟在一般消費者市場則未必達普遍認知之程度。縱使商標經認為係著名

商標，然其究竟係對「一般消費者」著名，抑或對「相關消費者」著名，尚

非毫無區別之可能性，而其區別之依據，非不得以該商標所指定使用之商品

或服務作為判斷依據之一。倘商標僅為「相關消費者」所普遍認知，雖其亦

為著名商標，惟其著名程度仍不及於為「一般消費者」普遍認知之商標。

2. 上訴人據以評定諸商標對相關消費者（即乳製品類商品之消費者）而

言固屬著名商標，惟對另一相關消費者（即藥品及醫療用品類商品之消費者）

而言，並非著名商標，亦即上訴人據以評定諸商標尚非對一般消費者（跨類

別）而言為普遍認知之著名商標，此一判斷標準，並未偏離經驗法則，與我

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國長久以來對於商標究竟係對指定使用之商品或服務類別之消費者抑或跨

類別之消費者著名而判斷其著名程度之原則亦無違背。

六、實務見解發展之觀察

從 UCC 案、BabyBoss 案、福樂寶等案之實務見解發展觀察，本文歸納

以下幾點：

1. 雖然 UCC 案中最高行政法院認為著名商標之著名程度沒有高低之分，但

從 BabyBoss、福樂寶等案可知，目前實務見解已傾向將著名商標之著名程

度區分為廣為「相關消費者」所熟知，或是為「一般消費者」所普遍認知二

種。商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段 (混淆誤認之虞) 著名程度僅要求達

到相關事業或消費者普遍認知即可，但是後段 (減損識別性或信譽之虞) 則

要求著名程度須達到國內大部分地區絕大多數之消費者所普遍認知之程

度。

2. 雖然判斷商標法第 30 條第 1 項第 11 款前段 (混淆誤認之虞) 不以其所

指定使用之商品或服務類別為限，惟仍必須以爭執之商標與著名商標間構成

近似為前提，而且其所指定或實際使用之商品或服務之類似程度，亦係綜合

判斷的重要因素之一。

3. 若市場上存在許多與著名商標相同或近似的商標，法院傾向認為識別性

不會因爭執之商標存在而受減損。

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4. 關於著名商標保護的範圍，實務上提出以「填補市場縫隙可能性」為判

斷準則之一，即商標先使用者有權保留其「自然擴張領域」，而允許其在有

能力時將其商標使用於該種商品。商標先使用者營業類別越多元化，則其填

補縫隙的可能性愈大。然而，著名商標保護審查基準中並未有相關規定，值

得觀察後續實務發展。

發行人/李文賢、本期執行編輯/周柏岳、常務執行編輯/張育瑄

編輯委員/楊慶隆、詹惠雯、劉蘊文、褚哲宇、周柏岳

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

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