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Juan Pablo Schiantarelli
DIPLOMADO EN PROPIEDAD INTELECTUAL
Y COMPETENCIA4 de mayo de 2011
LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA NOTORIEDAD: El
Precedente del INDECOPI sobre marcas notoriamente
conocidas
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
VALOR ECONÓMICO DE LAS MARCAS
Antecedente en discusión(INDECOPI)
• Precedente de observancia obligatoria sobre marcas notoriamente conocidas - Res. 2951-2009/TPI-INDECOPI de 9 de noviembre de 2009 – (caso “KENT”).
DECISIÓN 486 (rasgos de la protección ampliada)
• Protección excepcional (Decisión 486):• Marcas no inscritas (no vigencia del Principio
de Inscripción Registral).• Productos o servicios no idénticos ni
similares (fuera del Principio de Especialidad).
• Protección a todas las funciones de las marcas: distintiva, indicadora de la calidad, condensadora del goodwill, publicitaria.
DECISIÓN 486 (protección ampliada y funciones)
• Confusión más allá del Principio de Especialidad (función distintiva).
• Aprovechamiento injusto del prestigio o renombre (función condensadora del goodwill).
• Dilución del valor comercial (función indicadora de la calidad).
• Dilución de la fuerza distintiva (función publicitaria).
DECISIÓN 486 (protección ampliada y criterios)
• Se reprimen: • Conductas confusorias (+ notoriedad).• Conductas parasitarias (+ renombre).• Conductas lesivas del renombre o dilution
by tarnishment (+ renombre)• Conductas lesivas del carácter distintivo o
dilution by blurring (+ notoriedad)
ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA REGULACIÓN ANDINA (2000)
(CUP)
• Art. 6bis del CUP: Protección a una marca de producto notoriamente conocida.
• Notoriedad o conocimiento en el país donde se invoca protección.
• Marca no inscrita en el país donde se invoca protección.
• Protección dentro del Principio de Especialidad (identidad o similitud entre productos) frente al riesgo de confusión.
ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA REGULACIÓN ANDINA Y NACIONAL
(ADPIC)
• Art. 16.3 ADPIC (ref. art. 6bis CUP): • Protección a la marca (de producto o de
servicio) registrada, fuera del Principio de Especialidad, cuando se pueda producir: una conexión entre los bienes o servicios y se produzca una lesión a los intereses del titular de la marca registrada.
ANTECEDENTES INTERNACIONALES A LA REGULACIÓN ANDINA Y NACIONAL
(OMPI)
• Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre La Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas
• Notoriedad y no renombre.• Marca no registrada.• Protección dentro o fuera del Principio de
Especialidad cuando se pueda producir: un vínculo entre los productos o servicios, un menoscabo o dilución del carácter distintivo o un aprovechamiento desleal del carácter distintivo.
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas notorias/renombradas frente al riesgo de
confusión)
• La mayor notoriedad o implantación hace más propensa la confusión, incluso frente a productos o servicios distintos.
• Fuera de los límites clásicos del Principio de Especialidad (no identidad o similitud entre productos o servicios).
• Posibilidad de expansión o tendencia a la diversificación a mercados distintos cuando sea de temer un error en cuanto al origen empresarial (confusión en sentido estricto y en sentido amplio).
• Requiere uso en función distintiva (a título de marca).
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas notorias/renombradas frente al riesgo de
confusión)
Tendencia del titular hacia la diversificación (incursión) a otro mercado distinto al de origen (p.e.: de la industria textil a la
industria del perfume)
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al aprovechamiento
injusto de su prestigio)
• Marcas renombradas: valor simbólico autónomo. Susceptible de explotación más allá de su función distintiva. Irrelevancia del Principio de Especialidad.
• El renombre es un valor autónomo que puede ser trasladado a productos o servicios distintos (efecto traslativo de la reputación).
• En estos casos el renombre es principalmente el fundamento de la protección ampliada.
• Usos distintivos para productos o servicios distintos y no sea de temer un riesgo de confusión.
• Usos no distintivos u ornamentales de la marca (llaveros, camisetas, merchandising, etc.)
• Publicidad adhesiva.
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al aprovechamiento
injusto de su prestigio)
Productos totalmente alejados del mercado de origen, pero que son objeto de licenciamiento, merchandising, etc. (explotación del valor autónomo simbólico-comercial)
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al riesgo de dilución de
su valor comercial o publicitario)
• Marcas renombradas: valor simbólico autónomo. • Caldo propicio para conductas lesivas del renombre
(productos de escasa calidad o incompatibles).• Irrelevancia del Principio de Especialidad.• Generación de un contraste que sorprende y atrae la
atención (perfumería vs. insecticidas).• Descontento se traslada de forma mediata y subliminal a
la prestación original / asociación negativa / efecto de contaminación en la prestación original.
• Finalidad: obstaculización de la posición competitiva o actos de denigración.
• En estos casos el renombre es principalmente el fundamento de la protección ampliada.
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al riesgo de dilución de
su valor comercial o publicitario)
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas renombradas frente al riesgo de dilución de
su valor comercial o publicitario)
DECISIÓN 486 (la protección de las marcas notorias/renombradas frente al riesgo de
dilución de su fuerza distintiva)
• Protección excepcional.• Debilitamiento o aguamiento de la fuerza
distintiva.• Proliferación de signos idénticos o muy similares
para productos o servicios distintos.• Socava la conexión única entre la marca y los
productos o servicios originales. • Se requiere extraordinaria implantación, posición
exclusiva, singularidad.• Finalidad: obstaculización de la posición
competitiva.
Precedente caso KENT (críticas)
• Aspectos procesales:
- Prohibición de notoriedad no fue invocada (art. 136 h) por BAT. Sólo se invoca arts. 135 b), 136 a) y 155 de la Decisión 486 (p. 3).
- Defensa del P. de Doble Instancia: Sala no falla sobre el art. 137 invocado por BAT en Seg. Inst. (pp. 8-10): Incongruencia.- BAT sólo invoca confusión y dilución; sin embargo, la Sala falla (sin fundamento) sobre el aprovechamiento (p. 42).
Precedente caso KENT (críticas)
• Aspectos sustantivos:
- No aborda cuestiones terminológicas (notoriedad/renombre).- Excepción del P. de Inscripción Registral con la notoriedad: no
abordado (p. 16). - Alcance de notoriedad: sólo declarada para mercado de origen -
clase 34 - (p. 31).- Deficiente tratamiento del P. de Especialidad (p. 17).- Incongruencia riesgo de confusión: marcas normales/marcas
notoriamente conocidas (pp. 33-37).- Fallo de la confusión: el análisis es el típico de vinculación de
productos entre marcas comunes (p. 35).- No se analiza posible tendencia a la diversificación, expansión tecnológica hacia el mercado de la clase 32, propio de análisis de marcas notorias.
Precedente caso KENT (críticas)
• Aspectos sustantivos:
- Fallo de la dilución: No fundamentado, incongruente con la declaración de notoriedad (clase 34), no ajustado a las normas invocadas por BAT (pp. 37-40).
- Fallo del aprovechamiento: No fundamentado, incongruente con la declaración de notoriedad (clase 34), no ajustado a las normas invocadas por BAT, violación al P. de la Doble Instancia (pp. 40-42).
¡GRACIAS!
• Información de contacto:• Juan Pablo Schiantarelli• Camino Real 348, Torre El Pilar, Piso 12, San Isidro• Lima-Peru (Rosselló Abogados)
• Teléfono 51 1 2227700• Fax 51 1 2222555• C. Electrónico [email protected]