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유럽공동체상표법원의플레이보이상표권침해에관한판결

이윤교스페인/아르헨티나변호사, Salvador Ferrandis & Partners

| 해외판례 | 유럽

유럽공동체상표권침해에대한소송은유럽공동체상표권

을가진자에의해각회원국영역내의지정된관할법원에제

기되어야한다. 동권리자는또한피고의소재지와상관없이

유럽공동체상표법원에침해소송을제기할수있는데, 피고와

원고가모두유럽연합내에위치하고있지않는경우에는유럽

공동체상표청(OHIM)이 위치하고 있는 스페인 알리칸테

(Alicante)의유럽공동체상표법원(Community Trade Mark

Courts)에소송을제기해야한다. 유럽공동체상표법원은유

럽공동체상표와디자인에관한사건을담당하는특수법원이

며동법원의1심및항소법원판결에대해서는유럽사법재판

소에항소할수있다. (사)대한상표협회의요청을받아, KOTA

Journal에유럽공동체상표관련제도및판례에관한기고를

하게된것을기쁘게생각하며, 이번호에서는2011. 3. 21. 유

럽공동체상표법원이 저명상표인플레이보이(Playboy) 상표

권침해에관하여판결한것을소개하기로한다.

사건개요

원고플레이보이(Playboy)사는다음과같은이유로피고비

와이씨코로나(BYC CORONA)사를고소하였다. 피고는원

고의유럽공동체상표권5개를침해하였고, 원고상표의저명

성과양사가사용하는표장들이서로혼동되거나오인될소지

가다분한점을이용하여부당한이익을챙겼다는것이다. 피

고는자동차튜닝관련제품및액세서리를제조하는회사로

원고플레이보이사의상표와동일한토끼머리표장을도용한

제품을여러거래처에판매해왔다. 원고는대리인을통하여

피고에게다수의경고장을발송하였으나피고는이해할수없

는핑계로답변해왔으며침해관련제품을지속적으로유통하

였다. 동시에, 고의적으로원고의상표와유사한표장을유럽

공동체디자인으로등록하였다.

쌍방이사용하는표장은아래그림과같다.

법원의판결

원고는유럽공동체상표법원에상표권침해소송을제기하

였고, 동법원은다음과같이판시하였다.

1. 원고는유럽공동체상표권자이며5개의상표를바탕으로

본침해소송을제기하였다. 원고는재판부에침해제품의

판매금지와재고처분, 그리고손해배상을청구하였다. 한

편피고는당사가원고의표장과유사하지않은토끼형상

의유럽공동체디자인권리자이고판매하는제품표장이

원고의상표와혼동될가능성이희박하며고의성이없었

으므로원고가손해배상을청구할수없다고주장하였다.

2. 법원은, 상품이동일하고선행상표가평균또는그이상

의식별력을지니고있다는가정하에, 관련소비자가후

행상표의지정상품과선행상표의지정상품이동일하다

고간주하거나양상표권에관한기업이경제적으로견련

되어있다고혼동할가능성(likelihood of confusion)이

있다면, 양 표장은유사하다고판단해야한다(유럽사법

재판소판례: ECJ Canon, 1998; ECJ Lloyd, 1999). 그리

고대비되는상표의외관, 칭호또는관념적인유사에관

한전체적인평가는상표가주는이미지, 특히상표의독

특하고지배적인요소를염두에두면서그전체적인인상

에근거하여야한다(CFI Teletech Holdings, 2005). 또한

평균소비자는상표를그전체로서인식하고그상표의

개별요소를분석하려하지않는경향이있다는점을알

BUNNY

원고의유럽공동체상표 피고가사용한표장

3호코타_내지 2011.10.19 6:32 PM 페이지10

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아두어야한다.또한, 일반적으로소비자는둘중의하나를

직면하게될때양상표를동시에보게되는상황에있지않

다. 따라서, 소비자는어느한상표를직면하게될때에그것

을대부분의상품과서비스부문에서이미잘알려져있는상

표에대한자신의기억과비교하곤한다(ECJ Lloyd, 1999).

3. 법원은양사의표장을비교하였을때, 첫째, 관련소비자가

후행상표의지정상품과선행상표의지정상품이동일하다

고간주하거나두상표권기업이경제적으로견련되어있다

고오인할소지가 있다고판시한다. 둘째, 쌍방의표장을비

교해본결과, 피고의표장은원고의표장과동일하며쌍방의

표장은도형상표로서시각적인유사함을지니고있어혼동의

가능성이충분히존재한다고판단된다.

4. 피고의방어적인디자인등록에대해서는이미유럽공동체

상표디자인청의결정에의해피고가등록했던디자인이무효

화됨에따라동디자인등록은어떠한효력도없다.

5. 원고의상표는인지도가높기때문에상품출처에대한혼동

가능성역시높아특별한보호가필요하며, 피고가경고조

치에도불구하고제품을계속판매해왔던사실에비추어볼

때고의적인상표권침해가있다고할것이다.

또한위법원은손해배상청구와관련하여다음과같이판시하

였다.

1. 피고는악의로디자인을출원하였고이에선의가없었음을

분명히한다. 일정한사실을모르는선의와반대로악의는이

를알고행하는것이다. 이악의또는고의는피고가디자인을

출원했던시점부터파악해야한다. 법원은저명상표인플레

이보이를피고인이인지하지못하고있었을가능성은없으

며그인지도를이용해이익을얻으려는근거를배제할수없

으므로선의가없었다고판단한다.

2. 손해액의범위는침해자의침해행위와상표권자의관련손

해를기준으로산출하고있다. 따라서침해자는침해행위와

상표권자와관계에있는경제적, 정신적손해액을배상해야

한다. 경제적손해는다시기존재산의감소분과와기대이익

의상실분을포함한다.

3. 손해배상청구의요건사실인고의, 위법성, 손해액등에관한

증명책임은피해자부담이다.

그러나법원은손해배상책임개개의요건사실을명확하게객

관적으로증명하는것이용이하지않고, 인지도가높은저명상표

를사용한제품일경우원고가이에대한증거를제출해야하는

것이적절하지않음을고려하여다음과같이특별판결을내린다.

4. 손해배상청구소송에서피해자가자기가받는손해액을입증

하는것보다는침해자가얻는수익액을입증하는것이더간

편할수있다는점을참작, 침해자가얻은이익(판매액)에서제

품의제조비용을제외한금액을배상해야한다.

5. 끝으로위에명시한제품의유럽연합내판매를금지하고, 재

고품을모든유통업체로부터회수하고소각해야한다.

시사점

유럽에서는표장의유사함을비교할때선행상표의식별력의

정도, 쌍방의상품또는서비스업에대한평균소비자들의의식

및주의력수준, 각케이스에관련된다른요소와함께, 그유사함

의정도가혼동을일으킬수있는지의여부를중요시하고있다.

저명상표의침해사건이발생할경우침해자는고의적으로높은

인지도를이용해부당한이익을얻으려한다. 상표권침해에대

한소송은유럽각국의상사법원에서담당하고있으나이들은보

통지식재산권전문법원이아니기때문에권리보호에어려움이

발생할 수 있다. 유럽공동체 상표권자는 포럼 쇼핑(Forum

Shopping)을통해관할상사법원이아닌유럽공동체상표법원

에직접소송을제기할수있다. 스페인의상사법원에서는등록

된지식재산권을피고가보유하고있을경우원고의손해배상청

구를기각하는경우가많다.

그러나이번판결에서유럽공동체상표법원은피고가출원전

부터원고의저명상표에대해알고있었고이미유럽공동체상표

디자인청에서피고가악의로등록한유사디자인이무효판결을

받았으므로피고가원고에게손해배상을하는것이적합하다고

판결하였다. 유럽공동체상표법원의장점은무엇보다유럽공동

체상표및유럽공동체디자인에대한전문성이므로향후상표권

보호강화에도움이되는판결이증가할것으로기대된다.

<EU상표청사이트에서제공하는유럽공동체상표법원판례>http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/caseLaw/

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