SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace1238.pdf · Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada

Proceso 93-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos71 y 73, literal a), de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344de la citada Comisión, con fundamento en la solicitud presentada por laPrimera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito deQuito, República del Ecuador. Parte actora: sociedad FUJISAWA PHAR-MACEUTICAL CO. LTDA. Caso: denominación “PROGRAF”. ExpedienteInterno: N° 5305-98-LP................................................................................

Proceso 94-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamen-to en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expe-diente Interno Nº 2003-00155-01 (8939). Actor: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE. Marca: “EPOMEGA” .........................................................

Proceso 96-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala delTribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, Repúblicadel Ecuador. Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal a) de la mismaDecisión. Actor: VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS. Marca:“VISCONTI”. Proceso interno N° 2964-M.L. ...............................................

Proceso 85-IP-2005.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 de la Deci-sión 344, en base a la solicitud formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 delo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. ProcesoInterno Nº 3015-96-LR. Actor: WESTRADE GUATEMALA S.A. Marca:HERBAX ......................................................................................................

Proceso 100-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y 135, literales a) y b) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por elConsejo de Estado de Estado de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: PRODUCTOS FAMI-LIA S.A. Marca Figurativa: “Diseño de unas flores (sin tallo) encerradasdentro de unos rombos irregulares estampados en relieve en la totalidadde la superficie del papel higiénico”. Proceso interno N° 2003-00372 ......

Proceso 106-IP-2005.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Con-sejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca:“CERHELADO” (nominativa). Proceso interno N° 2003-00010 (8608) ........

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXII - Número 1238

Lima, 5 de setiembre de 2005

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GACETA OFICIAL 05/09/2005 2.44

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA. San Francisco de Quito, seis de juliodel año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de ladisposición prevista en el “artículo 81 de la Deci-sión 344 del Régimen Común sobre PropiedadIndustrial”, formulada por la Primera Sala delTribunal de lo Contencioso Administrativo, Dis-trito de Quito, República del Ecuador, por órga-no de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, yrecibida en este Tribunal en fecha 31 de mayode 2005; y, el informe de los hechos que el soli-citante considera relevantes para la interpreta-ción, y que, junto con los que derivan de autos,son del tenor siguiente:

1. Demanda

1.1. Cuestión de hecho

En la demanda formulada por la mandatariade la sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICALCO. LTDA. se alega que “El 28 de abril de 1992presenté la solicitud de registo (sic) de la marcade fábrica denominada PROGRAF destinada aproteger productos de la clase internacional Nº5 … La marca de fábrica PROGRAF apareciópublicada en la Gaceta de la Propiedad Indus-trial N° 327, correspondiente al mes de Abril de1992”; que “Mediante Oficio Ministerial N° 930779,de 21 de abril de 1993, la Dirección Nacional dePropiedad Industrial, nos informó que Laborato-rios Químicos Industriales S.A., ha presentada(sic) observaciones en contra de la solicitud deregistro de la denominación PROGRAF”, ya que“tiene registrada la marca PROGAN (logotipo),desde 1986 … para proteger productos de laclase internacional N° 5 …”; y que “la DirecciónNacional de Propiedad Industrial resuelve acep-tar la observación y negar el registro de la mar-

ca PROGRAF … solicitada por mi representadaFUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA.”.

1.2. Cuestión de derecho

El consultante informa que la actora mani-fiesta en su demanda que “el signo solicitado nocontraviene disposición legal o reglamentariaalguna, que la marca solicitada es un signo no-minativa (sic), que la marca solicitada es un sig-no distintivo susceptible de registro, que la mar-ca opositora PROGAN (logotipo) es una marcamixta compuesta de palabra y gráfico, que elsubfijo PRO es de uso común y corriente y queninguna persona puede tener derechos de ex-clusividad de uso de los prefijos y subfijos (sic)”.

El Tribunal observa que la actora alega en sudemanda que “… se encuentran registradas enel Ecuador varias marcas, para la clase interna-cional Nº 5 que comparten el prefijo PRO, mis-mo que conforme la doctrina y jurisprudenciamarcaria no puede ser objeto de apropiación ex-clusiva por persona alguna, pues tal cosa seríaatentatorio contra la libertad de industria y co-mercio”; que “el vocablo PRO es un prefijo ypor tanto como marca no es suficientementedistintivo, por ser un prefijo de uso común ycorriente y en consecuencia de uso general; porlo tanto está desprovisto del caracter (sic) dedistintividad que debe tener toda marca”; que“Resulta discriminatorio que existiendo tantasmarcas registradas para la clase internacionalN° 5 que comparten el prefijo PRO que se nie-gue el registro solicitado por mi representada”;que “las marcas en controversia son diferentespor cuanto la denominación PROGRAF solicita-da para registro por mi representada es unaMARCA NOMINATIVA, en tanto que la marcaPROGAN (logotipo) en que Laboratorios Quími-cos Industriales S.A. fundamenta su observa-ción es una MARCA MIXTA al estar compuestade palabra y gráfico”; que “Por tanto es clara la

PROCESO Nº 93-IP-2005

Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 71 y 73,literal a, de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así comode la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la citada Comisión,con fundamento en la solicitud presentada por la Primera Sala del Tribunal de

lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.Parte actora: sociedad FUJISAWA PHARMACEUTICAL CO. LTDA.

Caso: denominación “PROGRAF”. Expediente Interno: N° 5305-98-LP.


diferencia existente entre las marcas en contro-versia por tratarse de distinto tipos (sic) demarcas”; que del cotejo marcario “se concluyeque no existen semejanzas determinantes entrelas denominaciones en controversia”; que “parael caso que nos ocupa debe prescindirse delprefijo PRO. En consecuencia de la simple vistade las marcas en su conjunto se puede determi-nar que no son iguales por tanto mal se puedecalificar que hay semejanzas entre ellas”; que“entre las marcas en conflicto no existe se-mejanza auditiva, fonética, visual como erró-neamente afirma el Director Nacional dePropiedad Industrial, en su Resolución queimpugno”; que “la apreciación realizada por elseñor Director Nacional de Propiedad Industrial… es por demás subjetivo (sic), pues no existeargumento legal suficiente para rechazar la soli-citud de registro presentada por mi representa-da”; y que “No habiendo como he dejado demos-trado semejanzas determinantes entre las mar-cas en controversia … no es aplicable para estecaso el Artículo 83 literal a) de la Decisión de laComisión del Acuerdo de Cartagena, en que elDirector Nacional de Propiedad Industrial funda-menta su Resolución …”.

2. Contestación a la demanda

2.1. El consultante informa que el Ministro deComercio Exterior, Industrialización y Pesca“Señala que futuras notificaciones las recibiráen la oficina de la Dirección Nacional de Propie-dad Industrial”; que el Director Nacional de Pro-piedad Industrial “No opone excepciones”; y queel Procurador General del Estado “Señala quecorresponde al representante legal del I.E.P.I.,comparecer directamente a juicio en defensa delos intereses de la institución demandada yseñala casillero judicial con el fin de vigilar lasactuaciones procesales”.

2.2. El consultante informa asimismo que eltercero interesado, es decir, el “mandatario deLaboratorios Químicos Industriales, al contestarla demanda, sostiene que la resolución impug-nada está ajustada a derecho, que el signosolicitado es un signo no susceptible de regis-tro, pues el mismo viola disposiciones legalessobre la materia, que la marca solicitada esidéntica a la marca registrada por su represen-tada, que el signo solicitado protege los mis-mos productos, niega que la (sic) las marcasPROGAN y PROGRAF sean diferentes por elhecho de que PROGAN (logotipo) sea una mar-

ca mixta y PROGRAF una marca denominativay que PRO en la marca PROGRAF sea un pre-fijo, niega los fundamentos de hecho y de dere-cho expuestos por la actora”.

En el escrito presentado por el mandatarioespecial de LABORATORIOS QUIMICOS INDUS-TRIALES S.A. se argumenta además que existeun “evidente desconocimiento que en materiagramatical tiene la sociedad actora respecto delvocablo PRO”, ya que “Conforme lo enseña laReal Academia de la Lengua, PRO es una pre-posición inseparable (del latino pro) que tienesu recta significación de ‘por’ o ‘en vez de’ … ode ‘delante’ en sentido figurado … o denota másordinariamente publicación … continuidad deacción, impulso o movimiento hacia adelante …‘negación’ o ‘contradicción’ … ‘substitución’ …”;que “PRO adopta la forma de un prefijo quesignifica ‘favorable a’ UNICA y EXCLUSIVAMEN-TE en el caso de que vaya unido a ciertos sus-tantivos …”; que “Sin embargo, en palabrascomo PROGAN, PROGRAF, PROPINA, PROPI-CIAR, PRO no es una PREPOSICION INSEPA-RABLE y menos aún un PREFIJO”; que “PROen PROGAN es tan sólo una de las dos sílabas(la primera) que conforman dicha palabra, lamisma que es idéntica a la sílaba PRO queconstituye la primera sílaba de la palabra PRO-GRAF”; que “Esto demuestra que PROGAN yPROGRAF se asemejan en el hecho de queambas comparten la sílaba PRO, la misma queadicionalmente es la primera sílaba de ambostérminos”; que “la controversia suscitada entrelas marcas PROGAN y PROGRAF no se limita ala sílaba PRO sino que además se extiende alas sílabas GAN y GRAF, respectivamente, lasque también guardan semejanza”; que “En elcaso de la marca PROGAN (logotipo), el elemen-to predominante o característico es la palabraPROGAN. PROGAN y PROGRAF, como quedódemostrado anteriormente, son semejantes”; que“es falso, de falsedad absoluta, que exista unaclara diferencia entre las marcas en controver-sia por el hecho de tratarse de distintos tipos demarcas”; y que “las marcas en conflicto prote-gen productos de la misma naturaleza, que co-rresponden a la misma clase internacional”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicitaes la disposición consagrada en el “artículo 81de la Decisión 344 del Régimen Común sobrePropiedad Industrial”;


Que, de conformidad con la disposición con-tenida en el artículo 1, literal c, del Tratado deCreación del Tribunal, la norma cuya interpreta-ción se pide forma parte del ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición prevista en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo dispuesto en losartículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, este Tribu-nal es competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina;

Que, en cumplimiento de la disposición indi-cada en el artículo 125 del Estatuto, y segúnconsta en el auto que obra al folio 19 del expe-diente, la presente solicitud de interpretaciónprejudicial fue admitida a trámite; y,

Que, una vez examinada la aplicabilidad delas normas sometidas a consulta, así como loselementos documentales remitidos junto con lasolicitud, el Tribunal encuentra pertinente obrarde conformidad con la potestad que deriva delartículo 34 de su Tratado de Creación y, enconsecuencia, ya que la solicitud de registrocomo marca del signo “PROGRAF” fue presen-tada el 28 de abril de 1992, es decir, en vigenciade la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, no procede la interpretación de ladisposición invocada sino de las normas sus-tanciales aplicables que también forman partedel ordenamiento comunitario, cuales son lasque corresponden a los artículos 71 y 73, literala, de la citada Decisión, así como la interpreta-ción de la Disposición Transitoria Primera de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

Los textos de las disposiciones a interpretarson del tenor siguiente:

Decisión 313

“Artículo 71.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o ser-vicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que en rela-ción con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)”.

Decisión 344

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad in-dustrial válidamente concedido de conformi-dad con la legislación existente con anteriori-dad a la fecha de entrada en vigencia de lapresente Decisión, subsistirá por el tiempoen que fue concedido. En lo relativo a su uso,goce, obligaciones, licencias, renovacionesy prórrogas, se aplicarán las normas conteni-das en la presente Decisión”.

I. De la aplicación del ordenamiento comu-nitario en el tiempo

En principio, y con el fin de garantizar el respetoa las exigencias de seguridad jurídica y confian-za legítima, la norma comunitaria de caráctersustancial no surte efectos retroactivos, lo quesignifica que las situaciones jurídicas discipli-nadas en ella se encuentran sometidas, en sí yen sus efectos, a la norma vigente al tiempo desu constitución. Por tanto, la norma comunitariaposterior no es aplicable, salvo previsión expre-sa, a las situaciones jurídicas nacidas con ante-rioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo,en materia de propiedad industrial, procede suaplicación inmediata a los efectos futuros de lasituación nacida bajo el imperio de la normaanterior.

En efecto, el régimen común en materia depropiedad industrial se ha apoyado en la irretro-actividad de la norma sustancial, pues desde lavigencia de la Decisión 85 (artículo 85), y através de las Decisiones 311 (Disposición Tran-sitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuar-


ta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), tie-ne establecido que todo derecho de propiedadindustrial, válidamente otorgado de conformidadcon la normativa anterior, debe subsistir por eltiempo de su concesión.

No obstante, las disposiciones citadas han con-templado la aplicabilidad inmediata de la normasustancial posterior a los efectos futuros delderecho nacido bajo la vigencia de la normaanterior, pues han dispuesto que se aplicará lanueva Decisión al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas del derechoválidamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla consti-tuido por una norma de carácter procesal, éstase aplicará, a partir de su entrada en vigencia, alos procedimientos por iniciarse o en curso. Dehallarse en curso el procedimiento, la nuevanorma se aplicará inmediatamente a la actividadprocesal pendiente, y no, salvo previsión expre-sa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela delprincipio de seguridad jurídica, si la norma sus-tancial, vigente para la fecha de la solicitud deregistro de un signo como marca, ha sido dero-gada y reemplazada por otra en el curso delprocedimiento correspondiente a tal solicitud,aquella norma será la aplicable a los efectos dedeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el otorgamientodel derecho, mientras que la norma procesalposterior será la aplicable al procedimiento encurso, en aquellas de sus etapas que aún no sehubiesen cumplido.

II. De la definición de marca y de los requi-sitos para su registro

El artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena define el concepto demarca. Sobre la base de esta definición legal, elTribunal ha interpretado que la marca constituyeun bien inmaterial representado por un signoque, perceptible a través de medios sensorialesy susceptible de representación gráfica, sirvepara identificar y distinguir en el mercado losproductos o servicios producidos o comerciali-zados por una persona de otros idénticos osimilares, a fin de que el consumidor o usuariomedio los valore, diferencie, identifique y selec-cione, sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio co-rrespondiente.

La marca protege el interés de su titular, otor-gándole un derecho exclusivo sobre el signodistintivo de sus productos y servicios, así comoel interés general de los consumidores o usua-rios a quienes se halla destinada, garantizandoa éstos, sin riesgo de error o confusión, el ori-gen y la calidad del producto o servicio que elsigno distingue. En definitiva, la marca procuragarantizar la transparencia en el mercado.

El artículo 71 en referencia somete además elregistro de un signo como marca al cumplimien-to de los siguientes requisitos:

En primer lugar, el signo debe ser perceptible,es decir, susceptible de ser aprehendido por elconsumidor o el usuario a través de los sentidos,a fin de ser captado, retenido y asimilado poréste. La percepción se realiza, por lo general, através del sentido de la vista. Por ello, se consi-deran signos perceptibles, entre otros, los queconsisten en letras, palabras, formas, figuras,dibujos o cifras, por separado o en conjunto.

En segundo lugar, el signo debe ser suficiente-mente distintivo, es decir, apto para identificar ydistinguir en el mercado los productos o servi-cios producidos o comercializados por una perso-na de otros idénticos o similares. Esta aptituddistintiva constituye presupuesto indispensablepara que la marca cumpla sus funciones princi-pales de indicar el origen empresarial y la cali-dad del producto o servicio. La distintividad, ade-más, debe ser suficiente, es decir, de tal mag-nitud que no haya razón para temer que el sig-no induzca a error o confusión en el mercado.

Al respecto el Tribunal ha señalado que “… ladistintividad o capacidad de la marca para dis-tinguir un producto o servicio de otro es la basefundamental para identificar un bien y diferen-ciarlo de los demás, hasta el punto de que lamarca llega a considerarse como sinónimo designo distintivo. La distintividad es la razón deser del derecho a la exclusividad de la marcaque, desde el punto de vista del empresario, lepermite individualizar los productos o serviciosque elabora para participar en un mercado delibre competencia. Desde el punto de vista delos consumidores el carácter distintivo de lamarca hace posible identificar el origen, proce-dencia y calidad del bien que desean adquirir,sin que se vean sujetos a confusión o engaño”(Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-


96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 231, del 17 de octubre de1996, caso “MAMMA”).

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptiblede representación gráfica, es decir, apto paraser expresado en imágenes o por escrito, lo queconfirma que, en principio, ha de ser visualmenteperceptible. Por ello, las formas representativasen que consisten los signos pueden estar cons-tituidas por las expresiones ya citadas. Esterequisito guarda correspondencia con el previs-to en el artículo 77, literal d, de la Decisión 313,en el cual se exige que la solicitud de registrosea acompañada por la reproducción de la mar-ca cuando ésta contenga elementos gráficos.

Por tanto, del citado artículo 71, en concordan-cia con el artículo 72, literal a), se desprende,por interpretación a contrario, la prohibición deregistro de un signo como marca si no cumplelos requisitos acumulativos que la citada dispo-sición prevé en forma expresa.

III. De los signos denominativos y mixtos

En lo que concierne a la estructura del signoutilizado, y a propósito del caso en estudio, elTribunal estima necesario hacer referencia a lasmarcas denominativas y mixtas.

Las primeras, llamadas también nominales overbales, utilizan un signo acústico o fonético yestán formadas por una o varias letras que, inte-gradas en un todo pronunciable, pueden hallar-se provistas o no de significado conceptual. A lavez, en este tipo de marcas se distinguen lassugestivas —provistas de una connotación con-ceptual relativa a la evocación de las cualidadeso funciones del producto designado por la mar-ca— y las arbitrarias, desprovistas de conexiónentre su significado y la naturaleza, cualidadeso funciones del producto a identificar.

Y las segundas, las marcas mixtas, se encuen-tran integradas por dos elementos que formanparte del conjunto: una denominación, semejan-te a la clase de marcas arriba descrita, y ungráfico, definido como un signo visual que evocauna figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos sig-nos, caso que uno de ellos o ambos pertenez-can a la clase de signos mixtos, la jurispruden-cia de este Tribunal ha puesto de relieve losiguiente:

“el elemento denominativo de la marca mixtasuele ser el más característico o determinan-te, teniendo en cuenta la fuerza expresivapropia de las palabras, las que por definiciónson pronunciables, lo que no obsta para queen algunos casos se le reconozca prioridadal elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación de la gráfica, queen un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor im-portancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto” (Sentencia dictadaen el expediente Nº 04-IP-88, publicada en laG.O.A.C. N° 39, del 29 de enero de 1989,caso “DAIMLER”).

A propósito de la prioridad del elemento enreferencia, la doctrina ha señalado que procededeterminar la “situación y el relieve del compo-nente gráfico en el conjunto de la marca mixta;y sobre todo, la notoriedad del componente grá-fico común a las marcas comparadas. En cam-bio, si el elemento gráfico no evoca conceptoalguno, el denominativo desplazaría en principioal gráfico, siendo en ese caso, y en definitiva,aquel elemento el predominante, y en el cualdebe centrarse el análisis comparativo” (FER-NÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos de De-recho de Marcas”; Madrid, Editorial MontecorvoS.A., 1984, p. 240).

IV. De la comparación entre signos. Del ries-go de confusión. De la confusión directae indirecta. De la identidad y semejan-za. De las reglas de comparación.

Los artículos 72 y 73 de la Decisión 313 consa-gran las prohibiciones que impiden el registro deun signo como marca. Según la prevista en elartículo 73, literal a, no podrá registrarse comomarca el signo que, en relación con derechosde terceros, sea idéntico o se asemeje, deforma que pueda inducir al público a error, a unamarca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para el mismo produc-to o servicio, o para un producto o serviciorespecto del cual el uso de la marca puedainducir al público a error.

Del texto de la disposición citada se desprendeque la prohibición no exige que el signo pen-diente de registro induzca a error a los consumi-dores o usuarios, sino que basta la existenciade este riesgo para que se configure aquellaprohibición.


Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión del signo pendiente de registro respectode una marca ya registrada, o ya solicitada pararegistro, será necesario determinar si existeidentidad o semejanza entre los signos en dis-puta, tanto entre sí como entre los productos oservicios distinguidos por ellos, y considerar lasituación de los consumidores o usuarios, lacual variará en función de los productos o servi-cios de que se trate.

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al consumidor o al usuario asolicitar un producto o un servicio determina-do en la creencia de que obtendrá otro; y laindirecta, caracterizada porque el citado vínculohace que el consumidor atribuya, en contra dela realidad de los hechos, a dos productos oservicios que se le ofrecen, un origen empresa-rial común.

En consecuencia, los supuestos que puedendar lugar al riesgo de confusión, entre variossignos y los productos o servicios que cada unode ellos ampara, serían los siguientes: que existaidentidad entre los signos en disputa y tambiénentre los productos o servicios distinguidos porellos; o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; o semejanzaentre los signos e identidad entre los productosy servicios; o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos.

En el caso de autos, la comparación entre lossignos habrá de hacerse desde sus elementosgráfico, fonético y conceptual. Sin embargo, di-cha comparación deberá ser conducida por laimpresión unitaria que el signo habrá de produ-cir en la sensorialidad igualmente unitaria delconsumidor o del usuario medio a que estádestinado. Por tanto, la valoración deberá llevar-se a cabo sin descomponer la unidad de cadasigno, de modo que, en el conjunto de los ele-mentos que lo integran, el todo prevalezca so-bre sus partes, a menos que aquél se halle pro-visto de un elemento dotado de tal aptitud dis-tintiva que, por esta razón especial, se constitu-ya en factor determinante de la valoración.

Este Tribunal ha declarado por otra parte que“La regla esencial para determinar la confusiónes el examen mediante una visión en conjuntodel signo, para desprender cuál es la impresión

general que el mismo deja en el consumidor, enbase a un análisis ligero y simple de éstos,pues ésta es la forma común a la que recurre elconsumidor para retenerlo y recordarlo, ya queen ningún caso se detiene a establecer en for-ma detallada las diferencias entre un signo yotro. La labor de la determinación de la confun-dibilidad depende del criterio subjetivo del admi-nistrador o del juez, el que deberá atender a lasreglas que la doctrina y la jurisprudencia deeste Tribunal han establecido para el efecto”(Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, del 30 de marzo de 1998, publicada en laG.O.A.C. N° 340, del 13 de mayo de 1998, caso“US TOP”). Y en lo que concierne a los ámbitosde la confusión, el Tribunal ha señalado lossiguientes criterios: “El primero, la confusiónvisual, la cual radica en poner de manifiesto losaspectos ortográficos, los meramente gráficosy los de forma. El segundo, la confusión auditiva,en donde juega un papel determinante la per-cepción sonora que pueda tener el consumidorrespecto de la denominación, aunque en algu-nos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de lamisma denominación o marca. El tercer y últi-mo criterio, es la confusión ideológica, que con-lleva a la persona a relacionar el signo o deno-minación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tienen encuenta los aspectos materiales o auditivos, sinoque se atiende a la comprensión, o al significa-do que contiene la expresión, ya sea denominativao gráfica” (Sentencia dictada en el expedienteN° 13-IP-97, del 6 de febrero de 1998, publicadaen la G.O.A.C. No. 329, del 9 de marzo de1998, caso “DERMALEX”).

En este contexto, el Tribunal ha establecido quela similitud visual y ortográfica se presenta porel parecido entre las letras de los signos objetode comparación, toda vez que el orden de talesletras, su longitud, o la identidad de sus raíceso terminaciones, pudieran incrementar el riesgode confusión.

En cuanto a la similitud fonética o auditiva, haseñalado que, si bien la misma depende, entreotros factores, de la identidad de la sílaba tóni-ca de las palabras, así como de sus raíces oterminaciones, deberán tomarse en cuenta lasparticularidades de cada caso, pues la percep-ción por los consumidores de las letras queintegran los signos, al ser pronunciadas, variarásegún su estructura gráfica y fonética.


Y en cuanto a la similitud conceptual o ideoló-gica, ha indicado que la misma se configura en-tre signos que evocan una idea idéntica o seme-jante.

Por lo demás, la doctrina advierte que “cuandolos signos sean idénticos o muy semejantes,mayor deberá ser la diferenciación exigible en-tre los productos o servicios a los que se apli-can. Y a la inversa, esto es, cuando los produc-tos o servicios sean idénticos o muy similares,mayor deberá ser la diferenciación exigible en-tre los signos enfrentados (STJCE, de 22 dejunio de 1999 … Caso Lloyd)” (BERCOVITZ, Al-berto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, EditorialAranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 475).

En definitiva, el Tribunal ha estimado que laconfusión puede manifestarse cuando, al perci-bir la marca, el consumidor supone que se tratade la misma a que está habituado, o cuando, sibien reconoce cierta diferencia entre las marcasen conflicto, cree, por su similitud, que provie-nen del mismo productor o fabricante.

Además, a objeto de verificar la existencia delriesgo de confusión, el examinador deberá to-mar en cuenta los criterios que, elaborados porla doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Trata-do de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Bue-nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), hansido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en formasucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas yno las diferencias que existan entre las mar-cas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa.

V. De las marcas farmacéuticas. Partículasde uso común.

La comparación entre un signo pendiente deregistro, destinado a cubrir productos farmacéu-ticos, y una marca que tiene por objeto el mis-mo tipo de productos, impone un examen más

riguroso, vista la repercusión, en la salud de losconsumidores, del riesgo de confusión que sesuscite.

El Tribunal se ha inclinado en estos casos “porla tesis de que en cuanto a marcas farmacéuti-cas el examen de la confundibilidad debe tenerun estudio y análisis más prolijo evitando elregistro de marcas cuya denominación tengauna estrecha similitud, para evitar precisamen-te, que el consumidor solicite un producto con-fundiéndose con otro, lo que en determinadascircunstancias puede causar un daño irrepara-ble a la salud humana, más aún considerandoque en muchos establecimientos, aun medica-mentos de delicado uso, son expendidos sinreceta médica y con el solo consejo del farma-céutico de turno” (Sentencia dictada en el expe-diente Nº 30-IP-2000, publicada en la G.O.A.C.Nº 578, del 27 de junio del 2000, caso “AMOXI-FARMA”).

Así pues, el rigor del examen encuentra justifi-cación en “las peligrosas consecuencias quepuede acarrear para la salud una eventual confu-sión que llegare a producirse en el momento deadquirir un determinado producto farmacéutico,dado que la ingestión errónea de éste puedeproducir efectos nocivos y hasta fatales” (Sen-tencia dictada en el expediente Nº 48-IP-2000,publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 deagosto del 2000, caso “BROMTUSSIN”).

En definitiva, el Tribunal ha declarado, con fun-damento en las orientaciones de la doctrina,que “El Interés de la ley en evitar todo error en elmercado no sólo se refiere al respeto que mere-ce toda marca anterior que ha ganado con suesfuerzo un crédito, sino también defender a losposibles clientes, que en materia tan delicada ypeligrosa como la farmacéutica pudiera aca-rrearles perjuicios una equivocación”, y que “alconfrontar las marcas que distinguen productosfarmacéuticos hay que atender al consumidormedio que solicita el correspondiente producto.De poco sirve que el expendedor de los produc-tos sea personal especializado, si el consumi-dor incurre en error al solicitar el producto”(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; op.cit., pp. 265y 266).

Es cierto que “… existen factores que contribu-yen a evitar la confusión, tales como, la inter-vención de médicos a través del récipe queorienta la compra del producto y … la expedi-


ción de productos sin receta médica”, pero enninguno de estos casos “puede descartarse enforma absoluta la posibilidad de algún tipo deerror. Por lo tanto, conforme a lo anteriormenteexpuesto, este Tribunal considera acertada laposición doctrinaria de establecer el mayor gra-do de rigurosidad al momento de confrontar mar-cas farmacéuticas” (Sentencia dictada en el ex-pediente Nº 50-IP-2001, publicada en la G.O.A.C.Nº 739, del 4 de diciembre del 2001, caso“ALLEGRA”).

Cabe agregar, sin embargo, que el signo desti-nado a amparar productos farmacéuticos pudie-ra haber sido confeccionado con elementos opartículas de uso general, relativos a las propie-dades del producto, sus principios activos, suuso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestadoque, en estos casos, “la distintividad debe bus-carse en el elemento diferente que integra elsigno y en la condición de signo de fantasía quelogre mostrar el conjunto marcario” (Sentenciadictada en el expediente Nº 78-IP-2003, publica-da en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre delmismo año, caso “HEMAVET”).

Sobre la base de las consideraciones que ante-ceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE

1º Si la norma sustancial, vigente para la fechade la solicitud de registro de un signo comomarca, ha sido derogada y reemplazada porotra en el curso del procedimiento corres-pondiente a tal solicitud, aquella norma serála aplicable para determinar si se encuen-tran cumplidos o no los requisitos que seexigen para el otorgamiento del registro delsigno, mientras que la norma procesal pos-terior será la aplicable al procedimiento encurso.

2º Será registrable como marca el signo quecumpla con los requisitos previstos en elartículo 71 de la Decisión 313, y que noincurra en las prohibiciones establecidas enlos artículos 72 y 73 eiusdem.

3º En la comparación entre un signo denomi-nativo y uno mixto, deberá tomarse en cuen-ta que, en principio, el elemento predomi-nante del signo mixto será el denominativo,vista su relevancia para que el público con-

sumidor identifique la marca y distinga elproducto, lo que no obsta para que, por sutamaño, color y ubicación, el elemento grá-fico pueda ser el decisivo.

4° Para establecer si existe riesgo de confu-sión entre el signo solicitado para registrocomo marca y la marca previamente regis-trada, será necesario determinar si existerelación de identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como entrelos productos distinguidos por ellos, y con-siderar la situación del consumidor o delusuario, la cual variará en función de talesproductos. No bastará con la existencia decualquier semejanza entre los signos encuestión, ya que es legalmente necesarioque la similitud pueda inducir a confusión oerror en el mercado.

5º La comparación entre los signos habrá dehacerse desde sus elementos gráfico, foné-tico y conceptual, pero conducida por laimpresión unitaria que cada signo en dispu-ta habrá de producir en la sensorialidad igual-mente unitaria del destinatario de los pro-ductos correspondientes. Por tanto, la valo-ración deberá hacerse sin descomponer launidad de cada signo, de modo que, en elconjunto de los elementos que lo integran,el todo prevalezca sobre sus partes, a me-nos que aquél se halle provisto de un ele-mento dotado de tal aptitud distintiva que,por esta razón especial, se constituya enfactor determinante de la valoración.

6º La comparación entre un signo pendiente deregistro como marca, destinado a distinguirproductos farmacéuticos, y otro ya registra-do como tal, destinado a distinguir el mismotipo de productos, deberá llevarse a cabomediante un examen más riguroso, toda vezque la existencia del riesgo de confusiónentre ellos pudiera repercutir negativamentesobre la salud de los consumidores. Sinembargo, el Tribunal reitera que, si el signoha sido confeccionado con elementos o par-tículas de uso general, la distintividad debe-rá buscarse en el elemento diferente queforme parte de aquél y en la condición designo de fantasía que logre constituir el con-junto marcario.

De conformidad con la disposición prevista en elartículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal,


la Primera Sala del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, Distrito de Quito, República delEcuador, deberá adoptar la presente interpreta-ción en la sentencia que pronuncie y, de confor-midad con la disposición prevista en el artículo128, tercer párrafo, del Estatuto del Tribunal,deberá remitir dicha sentencia a este órganojurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediantecopia certificada y sellada, y remítase tambiéncopia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis VillarrealPRESIDENTE

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

PROCESO 94-IP-2005

Interpretación prejudicial del artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en la consultaformulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de los

Contencioso Administrativo, Sección Primera. ExpedienteInterno Nº 2003-00155-01 (8939). Actor: PIERRE FABRE

DERMO-COSMETIQUE. Marca: “EPOMEGA”.

Rubén Herdoíza MeraMAGISTRADO

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA

Mónica Rosell MedinaSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fielcopia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-

Mónica RosellSECRETARIA

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los seis días del mesde julio del año dos mil cinco; en la solicitud deInterpretación Prejudicial formulada por el Con-sejo de Estado de la República de Colombia,Sala de lo Contencioso Administrativo, SecciónPrimera.

Magistrado consultante: doctor Camilo Arcinie-gas Andrade.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los elemen-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámite

fue considerada procedente en el auto emitidoel 8 de junio de 2005.

1. Antecedentes.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

1.1. Las partes:

Demandante: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.

Demandado: NACION COLOMBIANA -SUPERINTENDENCIA DEINDUSTRIA Y COMERCIO.


Tercero Interesado: ELANEX PHARMACEU-TICALS.

1.2. Hechos Relevantes.

1.2.1. Los hechos.

ELANEX PHARMACEUTICALS el 20 de junio del2000 solicitó el registro de la marca EPOMEGA(nominativa) para distinguir productos de la cla-se 5 de la Clasificación Internacional de Niza. El27 de noviembre del año 2000 se publicó elextracto de la solicitud referida en la Gaceta dePropiedad Industrial N° 298.

La Sociedad PIERRE FABRE DERMO-COS-METIQUE formuló observaciones por la similitudexistente entre el signo solicitado y la marcaEXOMEGA (clase 5), registrada bajo el Certifi-cado N° 224812 de la cual es titular.

Corrido el traslado de la observación ELANEXPHARMACEUTICALS contestó que no existíauna semejanza lo suficientemente determinanteque indujera al público a error o confusión.

La Superintendencia de Industria y Comerciomediante Resolución N° 17278 de 31 de mayodel 2002, declaró infundada la observación yconcedió el registro de la marca EPOMEGA(nominativa) para distinguir productos compren-didos en la clase 5.

Mediante la Resolución N° 28417 de 30 de agostodel 2002, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio resol-vió el recurso de reposición confirmando la Re-solución N° 17278 de 31 de mayo del 2002 yconcedió el recurso de apelación. Por medio dela Resolución N° 34678 de 29 de octubre del2002 el Superintendente Delegado para la Pro-piedad Industrial confirmó la decisión de conce-der el registro de la marca EPOMEGA (nomina-tiva) a favor de ELANEX PHARMACEUTICALSpara distinguir productos comprendidos de laclase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.2.2. La demanda.

La actora PIERRE FABRE DERMO-COSMETI-QUE pide que se declare la nulidad de las Reso-luciones N° 17278, 28417 y 34678, proferidaspor la Superintendencia de Industria y Comer-cio.

Considera que se violaron los artículos 134, 135literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486, ental sentido manifiesta que el signo EPOMEGAsolicitado por ELANEX PHARMACEUTICALS essimilar al signo EXOMEGA, del cual es titularya que es evidente que el signo solicitado nocumple con todos los requisitos exigidos por lanormativa comunitaria para el registro de mar-cas pues no es distintivo.

Señala que al examinar los signos EPOMEGA yEXOMEGA es importante advertir que en el casode marcas farmacéuticas el examen de los sig-nos debe ser más riguroso pues cualquier equi-vocación acerca de la elección de un productofarmacéutico causaría incidencias negativas enla salud pública. Además, el riesgo de confusiónes real y pese a que los productos identificadoscon las marcas “no estén dirigidos a prevenir,curar o aliviar la misma enfermedad o corregir oreparar las secuelas de ésta, no significa queno tengan la misma naturaleza, es decir, que nosean medicamentos para la salud humana.”

Existe mayor riesgo de confusión ya que lossignos identifican a productos de la clase 5 ytienen los mismos canales de comercialización.

Al cotejar los signos EPOMEGA y EXOMEGA,se evidencia que existe similitud visual, ortográ-fica y fonética, que puede inducir al público aerror o confusión.

1.2.3. La contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercioseñala en la contestación de la demanda que enel análisis de los signos en conflicto al realizarla comparación “en conjunto de las expresio-nes EPOMEGA (nominativa) y EXOMEGA (no-minativa) se observa que no existen semejan-zas que conlleven riesgo de confusión para elpúblico consumidor, ni desde el punto de vistafonético ni ortográfico, por cuanto la estructurafonética y ortográfica que las compone resultadiferente, lo cual produce un impacto sonoro yvisual completamente diferenciable, lo que per-mite su total individualización descartándoseasí cualquier indicio de probable confusión den-tro del mercado.

Adicionalmente debe señalarse que no obstan-te compartir dichas denominaciones algunas sí-labas y vocales en común, no es menos cierto


que la fuerza sonora, auditiva y visual se con-centra en las sílabas y letras que le dan mayorrealce en su pronunciación, lo cual impide quese genere algún riesgo de confusión y/o de erroren el consumidor, permitiéndose de esta mane-ra su coexistencia en el mercado”.

Pese a que los signos en conflicto identificanproductos comprendidos dentro de la mismaclase del nomenclátor, es importante conside-rar que “el riesgo de confusión al adquirir uno uotro medicamento se disminuye, si se tiene encuenta que su gran mayoría se expende bajofórmula médica”.

La administración, luego de haber realizado elexamen de los signos y determinar que no exis-te riesgo de confusión entre ellos, concluyó quenada impide que coexistan dos marcas queidentifiquen a productos de la misma clase oincluso idénticos, si es que los signos son dife-rentes; por lo tanto, que no existe posibilidad deriesgo de confusión en el público consumidor.

De los documentos anexados a la solicitud deInterpretación Prejudicial se desprende que eltercero interesado no contestó la demanda.

2. Competencia del Tribunal.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía prejudiciallas normas que conforman el Ordenamiento Ju-rídico de la Comunidad Andina, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territoriode los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurídico comu-nitario a ser interpretadas:

Los artículos cuya interpretación solicita elconsultante son los siguientes: 134, 135 literala) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Co-misión de la Comunidad Andina; sin embargo,en consideración a que a la fecha de presenta-ción de la solicitud de registro de la marca EPO-MEGA (nominativa) solicitada por ELANEXPHARMACEUTICALS, 20 de junio de 2000, seencontraba en vigencia la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, es proce-dente interpretar de oficio los artículos 81, 82literal a) y 83 literal a) de la mencionada norma.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DESICION 344

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.”

(...)

Artículo 82

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;”

(…)

Artículo 83

“Así mismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

“a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cualesel uso de la marca pueda inducir al públi-co a error.”

4. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará losaspectos relacionados con: requisitos para elregistro de marcas; irregistrabilidad de signospor identidad o similitud; reglas para el cotejomarcario; comparación entre marcas denomina-tivas; palabras de uso común en signos farma-céuticos.


4.1. Requisitos para el registro de marcas.

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena establece que losrequisitos para el registro de marcas son: laperceptibilidad, la distintividad y la susceptibili-dad de representación gráfica.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-terés del titular marcario otorgándole un dere-cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo ya la vez precautela el derecho de los consumi-dores evitando que sean engañados o que incu-rran en confusión.

La marca se define como el medio sensible quepermite identificar o distinguir a los diversosproductos y servicios que se ofertan en el mer-cado. Marco Matías Alemán expresa que lasmarcas son:

“...signos utilizados por los empresarios enla identificación de sus productos o servi-cios, a través de los cuales busca su diferen-ciación e individualización de los restantesempresarios que se dediquen a actividadesafines.” 1

La doctrina expresa que las ventajas de la mar-ca son:

“a) la posibilidad de que el comerciante seaidentificado en el mercado al ofertar su pro-ducto; b) que el consumidor tiene la seguri-dad de adquirir un producto cuyas cualidadesha apreciado con anterioridad; y c) para elEstado, el beneficio se encuentra en la in-fluencia que la marca ejerce sobre la oferta yla demanda al motivar un aumento de produc-tividad de las empresas.” 2

La distintividad.

La distintividad es la función principal que debereunir todo signo para ser registrado como mar-ca, hace posible identificar unos productos oservicios de otros que se encuentran en el mer-cado, el carácter distintivo de la marca le permi-te al consumidor realizar la elección de los

bienes que desea adquirir, pues el signo marcariole da a la mercadería su individualidad y posibili-ta que un producto sea reconocido de entreotros similares que se ofertan en el mercado porsus competidores.

La marca sirve como medio de diferenciación delos productos o servicios para los que se ha re-gistrado, haciendo viable que el consumidor losdiferencie e individualice lo que le ayuda a reali-zar una adecuada e informada elección de losbienes y servicios que desea adquirir, tal elec-ción depende de ciertas características que seencuentran en productos o servicios identifica-dos con determinadas marcas, lo que motiva aque el consumidor prefiera determinada marca yreitere la elección de los bienes identificadoscon ella.

La perceptibilidad.

La marca es un signo de naturaleza inmaterial ypara poder ser captado o percibido por algunode los sentidos debe necesariamente exteriori-zarse o adquirir forma material por medio delempleo de toda clase de elementos que trans-formen lo inmaterial o abstracto en algo percep-tible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es aptopara constituir marca ya que deja en quien lo ob-serva una imagen o impresión que permite dis-tinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto haexpresado que:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos.” 3

1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBRE-GIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVI-CIOS”. Editado por Top Management International. Co-lombia. Pág. 73.

2 MORENO Y BRAVO, Emilio. “DELITOS CONTRA LAPROPIEDAD INDUSTRIAL”. Editorial Dykinson. Madrid1999. Pág. 4.

3 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDI-NA. Sentencia de 26 de octubre del 2004. Proceso N°132-IP-2004. Marca: “DIACOM”. Publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 dediciembre de 2004.


Carlos Fernández Novoa respecto de la percep-tibilidad expone la siguiente idea:

“El signo marcario es una realidad intangible;para que los demás perciban el signo, espreciso que éste adquiera forma sensible:que se materialice en un envase o en elpropio producto, o bien en las correspondien-tes expresiones publicitarias.” 4

La susceptibilidad de representación grá-fica.

Este requisito de la marca exige que un signopara ser registrable debe tener la posibilidad deser representado mediante palabras, gráficos,signos, colores, figuras etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados porquien lo observe. Esta característica es impor-tante a efectos de la publicación de la o de lassolicitudes de registro en los medios oficiales oGacetas de Propiedad Industrial.

Para acceder al registro marcario el signo soli-citado debe cumplir con los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y suceptibilidad derepresentación gráfica exigidos por el artículo81 de la Decisión 344. La ley comunitaria exigeademás que el signo solicitado no se encuadreen ninguna de las causales de irregistrabilidadcontempladas en la citada norma.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca cuyo registro sepretende, cumple con los requisitos del referidoartículo 81, y determinar luego, si el signo enca-ja o no dentro de alguna de las causales deirregistrabilidad señaladas en la normativa co-munitaria.

4.2. Irregistrabilidad de signos por identi-dad o similitud.

La Normativa Comunitaria Andina contenida enel artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, expresaque no son susceptibles de ser registrados comomarcas los signos que en relación con el dere-cho de terceros son idénticos o similares aotros antes registrados o previamente solicita-dos, de manera que puedan inducir al público a

error, respecto de una marca anteriormente soli-citada para su registro, o ya registrada a favorde un tercero, que identifique los mismos pro-ductos o servicios, o respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error.

Tanto la doctrina, como la jurisprudencia coinci-den en que, la función primordial de la marca esdiferenciar productos y servicios, a fin de que elconsumidor los individualice e identifique, pu-diendo realizar de manera adecuada la elecciónde los productos que desea adquirir, tal condi-ción permite al usuario, reiterar la compra de losproductos o servicios de las características quese ajustan a sus necesidades o preferencia.

El permitir el registro de marcas carentes defuerza distintiva, significaría crear confusión enel mercado, además, de que tal hecho causaríagraves perjuicios al titular de la marca que veríaafectado su derecho de uso exclusivo sobre elsigno distintivo. La normativa comunitaria conte-nida en el Régimen Común de Propiedad Indus-trial, ofrece adecuada protección a la marca,impidiendo que se registren, signos carentesdel elemento distintivo; sin embargo, el hechode que el signo sea distintivo, no asegura per seque pueda acceder al registro marcario, pues amás de cumplir con tal condición, debe sertambién perceptible y susceptible de represen-tación gráfica, además de no incurrir en ningunade las causales de irregistrabilidad señaladaspor la Normativa Comunitaria.

Un signo capaz de crear confusión no es regis-trable, ya que carece de fuerza distintiva, quees el elemento fundamental con que debe cum-plir todo signo que aspira a obtener su registromarcario.

La Oficina Nacional Competente, deberá reali-zar el respectivo examen de registrabilidad, endonde se debe analizar si el signo cumple conlos requisitos establecidos para el registro mar-cario, de acuerdo a los parámetros plantadospor la normativa en materia de marcas.

Vale la pena considerar al respecto lo que ladoctrina enseña, al respecto:

“... es indispensable evitar en toda forma elregistro de marcas que teniendo algún pare-cido o semejanza, puedan dar lugar a esta-blecer confusión y engaño en el público des-prevenido, así como una competencia desleal

4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE-RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo. S.A. 1984.Págs. 21 y SS.


en el campo industrial, pues con una marcaimitada se aprovecharía un fabricante ilícita-mente del prestigio de un producto acredita-do antes por el esfuerzo y dinero de otro.” 5

“El criterio fundamental al prohibir el registrode una marca en que sus signos y los pro-ductos o servicios que distingue sean idénti-cos o semejantes a la marca anterior con laque se compara es evitar la confusión en elmercado.” 6

La similitud entre marcas puede presentarse enlos aspectos, ortográfico, fonético o ideológico;la similitud ortográfica, se presenta por la coin-cidencia de las letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la sucesión de voca-les, la longitud de las palabras, el número desílabas, las terminaciones o las raíces comu-nes, pueden causar confusión, la similitud esideológica, cuando los signos observados, evo-quen las mismas o similares ideas y en conse-cuencia, pueden ser considerados confundibles;la similitud es fonética, cuando las palabras queconforman las marcas al ser pronunciadas pro-ducen un sonido semejante, tal condición de-pende de la identidad en la sílaba tónica, o de lacoincidencia en las raíces o terminaciones.

La prohibición, de registrar signos idénticos osimilares, evita que se generen condiciones in-justas de mercado, a fin de que el consumidorno incurra en confusión o error al realizar laelección de los productos que desea adquirir,además a través de dicha restricción, se brindauna adecuada protección al derecho exclusivode que goza el titular de la marca.

Un signo que no sea distintivo, en relación conuna marca ya existente en el mercado, puedeprovocar error entre los consumidores, por ello,la Norma Comunitaria ha determinado que lasola posibilidad de confusión es suficiente paranegar el registro solicitado.

La confusión generada entre las marcas es di-recta cuando la semejanza conduce al compra-dor a adquirir un producto o un servicio, creyen-do que está comprando otro; es indirecta cuan-

do el consumidor atribuye erróneamente a dosproductos o servicios que se le ofrecen, unorigen empresarial común.

El titular marcario obtiene a través del registro elderecho de hacer uso de la marca en formaexclusiva, para identificar a la clase de produc-tos dentro de la cual ha solicitado el registro.Sin embargo, la figura de la “flexibilización delprincipio de especialidad” faculta a la adminis-tración a conceder el registro marcario de sig-nos similares dentro de una misma clase, sicada uno de los signos identifica a productos oservicios que no se encuentren vinculados orelacionados. En el presente caso la adminis-tración o el juez competente deberá analizar silos productos identificados por los signos enconflicto se encuentran asociados o vinculadosy si en consecuencia pueden inducir al públicoconsumidor a error o si, por el contrario, sonperfectamente identificables y pueden coexistirdentro de la misma clase.

4.3. Reglas para el cotejo marcario.

En el caso de presentarse conflicto entre unamarca ya registrada y otra que se pretende re-gistrar, corresponde a la Autoridad NacionalCompetente, proceder al cotejo entre las mar-cas, para luego determinar si existe o no riesgode confusión, considerando para ello las reglasdoctrinarias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compara-ción entre dos signos el examinador debe tomaren cuenta los criterios que, elaborados por ladoctrina (BREUER MORENO, Pedro: “TRATA-DO DE MARCAS DE FABRICA Y DE COMER-CIO”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 yss.), han sido acogidos por la jurisprudencia deeste Tribunal, y que son del siguiente tenor:

“1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las marcas.


3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas yno las diferencias que existan entre las mar-cas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los pro-ductos o servicios identificados por los sig-nos en disputa.”

5 CAVELIER, Germán. “MARCAS DE FÁBRICA Y NOM-BRES COMERCIALES”. Editorial Temis. Bogotá, Colom-bia. 1962. Pág. 190.

6 BAYLOS Corroza, Hermenegildo. “TRATADO DEDERECHO INDUSTRIAL”. Editorial Civitas. Madrid, 1993.Pág. 829.


Las reglas recomendadas por la doctrina para elcotejo de todo tipo de marcas sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto mar-cario, es decir, que se debe hacer una visión deconjunto de los signos en conflicto con la finali-dad de no destruir su unidad ortográfica, auditivae ideológica.

Es importante considerar que en la compara-ción marcaria debe emplearse el método delcotejo sucesivo, ya que no es procedente reali-zar un análisis simultáneo dado que el consumi-dor no observa al mismo tiempo las marcas sinoque lo hace en una forma individualizada. Aefectos de determinar la similitud general entredos marcas no se observan los elementos dife-rentes existentes en ellas sino que se debeenfatizar en señalar cuales son sus semejanzaspues es allí donde mayormente se percibe elriesgo de que se genere confusión.

4.4. Comparación entre marcas denomina-tivas.

Las marcas denominativas, se conforman poruna o más palabras, que forman un todo pro-nunciable, dotado o no de significado concep-tual, las palabras pueden provenir, tanto delidioma español o extranjero, como de la inventi-va de su creador, es decir, de la fantasía; cabeindicar que la denominación permite al consu-midor solicitar el producto o servicio a través dela palabra, que impacta y permanece en la men-te del consumidor.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguien-tes criterios, elaborados entorno a la compara-ción de marcas denominativas:

“... ha de ser realizada una visión de conjuntoo sintética, operando con la totalidad de loselementos integrantes, sin descomponer suunidad fonética y gráfica en fonemas o vocesparciales, teniendo en cuenta, por lo tanto,en el juicio comparativo la totalidad de lassílabas y letras que forman los vocablos delas marcas en pugna, sin perjuicio de desta-car aquellos elementos dotados de especialeficacia caracterizante, atribuyendo menosvalor a los que ofrezcan atenuada funcióndiferenciadora.”

“... han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica de

las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“... la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“... en el análisis de las marcas denominati-vas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 7

El examen de los signos es competencia exclu-siva del administrador o juez nacional, en sucaso, quienes deben aplicar los criterios elabo-rados por la doctrina y recogidos por la jurispru-dencia comunitaria para la comparación de todotipo de marcas.

4.5. Palabras de uso común en marcas far-macéuticas.

Al conformar una marca su creador puede haceruso de una gran cantidad de elementos talescomo: prefijos o sufijos de uso común, que porser tales no pueden ser monopolizados por per-sona alguna, por lo que su titular no está facultadopor la ley para oponerse a que otros los utilicenen el diseño de signos marcarios, siempre queel nuevo signo tenga suficiente calidad distinti-va, a fin de no generar la posibilidad de confu-sión.

Las marcas farmacéuticas frecuentemente seconfeccionan con la conjunción de elementos(prefijos, sufijos o palabras) de uso general ycorriente que le dan al signo algún poder evoca-tivo, ya que ofrecen al consumidor una ideaacerca de las propiedades del producto, susprincipios activos, su uso terapéutico, etc.

Las partículas de uso común que forman partede una marca farmacéutica no deben ser teni-das en cuenta al realizar el examen comparativode los signos, ésta es una excepción al princi-pio doctrinario de que el cotejo de las marcas sedebe realizar atendiendo a una simple visión de

7 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.


los signos que se enfrentan, donde el todo pre-valece sobre sus componentes, es importanterecalcar que la distintividad debe buscarse en elelemento diferente que integra el signo y en lacondición de signo de fantasía que logre mos-trar el conjunto marcario.

El examen de los signos destinados a distinguirproductos farmacéuticos, merece mayor aten-ción en procura de evitar la posibilidad de confu-sión entre los consumidores, por razón de laidentidad o la similitud de las marcas; en estoscasos es necesario que el examinador apliqueun criterio más riguroso. El Tribunal reitera conlas palabras de Fernández Novoa que:

“El Interés de la ley en evitar todo error en elmercado no sólo se refiere al respeto quemerece toda marca anterior que ha ganadocon su esfuerzo un crédito, sino tambiéndefender a los posibles clientes, que en ma-teria tan delicada y peligrosa como la farma-céutica pudiera acarrearles perjuicios unaequivocación”

“... al confrontar las marcas que distinguenproductos farmacéuticos hay que atender alconsumidor medio que solicita el correspon-diente producto. De poco sirve que el expen-dedor de los productos sea personal especia-lizado, si el consumidor incurre en error alsolicitar el producto”. 8

En vista de las consideraciones anteriores,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo81 de la Decisión 344 y además siel signo no está incurso en ningu-na de las causales de irregistrabili-dad señaladas en los artículos 82 y83 de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcaslos signos que en relación con el

derecho de terceros, sean idénti-cos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada o regis-trada para los mismos productos oservicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el usode la marca pueda inducir al públi-co a error, de donde resulta que noes necesario que el signo solicita-do para el registro efectivamenteinduzca a error o confusión a losconsumidores sino que es suficientela existencia del riesgo de confu-sión para que se configure la prohi-bición de irregistrabilidad.

TERCERO: El examinador deberá al momentode evaluar la solicitud del registrode una marca, seguir las reglasestablecidas para el cotejo de lossignos que la doctrina y la juris-prudencia han establecido y, deesta manera, evitar cualquier ries-go de confusión.

CUARTO: El juez nacional habrá de determi-nar si existe o no riesgo de confu-sión, teniendo en cuenta las orien-taciones doctrinales referidas enesta sentencia para el cotejo delas marcas, de acuerdo a la natu-raleza de las que en el caso seconfrontan.

QUINTO: Por lo general, al comparar mar-cas denominativas, debe realizar-se una visión de conjunto o sintéti-ca, operando con la totalidad delos elementos integrantes, tenien-do en cuenta, en el juicio compa-rativo la totalidad de las sílabas yletras que forman los vocablos delas marcas en pugna. Se conside-ran semejantes las marcas cuan-do la sílaba tónica ocupa la mismaposición en las denominacionescomparadas y es idéntica o muydifícil de distinguir.

SEXTO: En el caso de marcas que contie-nen partículas de uso común alhacer el examen comparativo, és-tas no deben considerarse a efec-to de determinar si existe confu-sión, constituyéndose tal circuns-8 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 265 y 266.


tancia en una excepción a la reglade que el cotejo de las marcasdebe realizarse atendiendo a unasimple visión de los signos que seenfrentan, donde el todo prevalecesobre sus componentes. En el casopresente, por tratarse de denomi-naciones conformadas por partícu-las de uso común, la distintividadse debe buscar en el elemento di-ferente que integra el signo.

SEPTIMO: El examen de marcas farmacéuti-cas debe ser riguroso, a fin deevitar que los consumidores incu-rran en confusión entre diferentesproductos, por la similitud existen-te entre las marcas que los desig-nan, ya que de generarse error,éste podría tener consecuenciasgraves y hasta fatales en la saludde las personas, por esta razón serecomienda al examinador aplicarun criterio riguroso.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00155-01 (8939), deberá adoptar la presente in-terpretación. Así mismo deberá dar cumplimien-

to a las prescripciones contenidas en el párrafotercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Walter Kaune ArteagaPRESIDENTE (e)







PROCESO 96-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 96 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunalde lo Contencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Quito, República del Ecuador.

Interpretación, de oficio, del artículo 82 literal a) de la misma Decisión.Actor: VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS. Marca: “VISCONTI”.

Proceso interno N° 2964-M.L.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, Quito, a los seis días del mes dejulio del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Primera Sala del Tribunal de loContencioso Administrativo, Distrito Nº 1, Qui-to, República del Ecuador, por intermedio de suPresidente, doctor Eloy Torres Guzmán.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10de junio del presente año, se ajustó suficiente-mente a los requisitos establecidos por el artícu-lo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Deci-sión 500 del Consejo Andino de Ministros deRelaciones Exteriores y que, en consecuencia,fue admitida a trámite por medio de auto de 22de junio del 2005.


1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes

Actúa como demandante la compañía VISAGISS.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS, siendo de-mandados el Director Nacional de PropiedadIndustrial del Instituto Ecuatoriano de la Propie-dad Intelectual, IEPI, el Ministro de Industrias,Comercio, Integración y Pesca, MICIP; y, elProcurador General del Estado.

1.2. Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que lacompañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALIMEN-TICIAS, mediante mandatario impugna la siguien-te Resolución emitida por el Director Nacionalde Propiedad Industrial del Instituto Ecuatorianode Propiedad Intelectual, IEPI:

Nº 017628, de 12 de marzo de 1996, pormedio de la cual se resolvió denegar el regis-tro de la marca “VISCONTI” solicitado por laactora, para distinguir productos correspon-dientes a la clase 30 de la Clasificación Inter-nacional de Niza y, ordenar el archivo delrespectivo expediente.

1.3 Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala consultante,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

- El 22 de junio de 1994, la compañía VISAGISS.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS presentósolicitud para obtener el registro de la deno-minación “VISCONTI”, como marca destina-da a amparar productos de la Clase Interna-cional Nº 30. 1

- El 30 de marzo de 1995 fue publicado elextracto de esa solicitud en la Gaceta de laPropiedad Industrial Nº 357, sin que hayansido presentadas observaciones.

- El 12 de marzo de 1996, El Director Nacionalde Propiedad Industrial del Ministerio de In-dustrias, Comercio, Integración y Pesca, emitióla Resolución Nº 017628, por medio de lacual rechazó el registro de la marca VISCONTI,argumentando que “…la denominación solici-tada contraviene lo dispuesto en el Art. 81,inc. 1º; 82, literal a), 83, literal f)”.

b) Escrito de demanda

La compañía VISAGIS S.A. INDUSTRIAS ALI-MENTICIAS afirma que se constituyó original-mente, el 24 de mayo de 1968, como VISCONTIINDUSTRIA ALIMENTICIA LIMITADA; que el 12de agosto de 1975 cambió su nombre a VISCONTIS.A. INDUSTRIA ALIMENTICIA y que, finalmen-te, el 31 de mayo de 1982 adoptó el nombre queactualmente tiene.

Manifiesta la actora, que el 22 de junio de 1994,presentó solicitud para el registro de la denomi-nación “VISCONTI” como marca destinada aamparar productos comprendidos en la claseinternacional 30, respecto de la cual no fueronformuladas observaciones. Alude, además, quela Dirección Nacional de Propiedad Industrial noemitió pronunciamiento dentro de los plazosestablecidos, dictando, recién en fecha 12 demarzo de 1996, la Resolución Nº 017628, pormedio de la cual rechazó el registro, argumen-tando que “la denominación solicitada contravie-ne lo dispuesto en el Art. 81, inc. 1º; 82, literala), 83, literal f)”.

Expresa también, que “…el Director Nacional dePropiedad Industrial carecía de competencia pararesolver, pues en virtud del silencio administrati-vo el registro se encontraba otorgado. La facul-tad del Director Nacional … para poder objetarel registro de la marca VISCONTI se encontrabacaducada el 12 de marzo de 1996, fecha en laque dicta su resolución”.

Afirma, así mismo, que la mencionada Direc-ción Nacional “…carecía de potestad y compe-tencia para negar el registro de la marca VISCON-TI …” refiriendo para este efecto normas corres-pondientes a la legislación interna y a la Deci-sión 344.

Asevera en el mismo sentido, que “…en vista deque la solicitud para el registro de la marcaVISCONTI no fue rechazada dentro del términoprevisto por las normas antes citadas, operó el

1 Clase 30.- Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca,sagú, sucedáneos del café; harinas y preparacioneshechas de cereales, pan, pastelería y confitería, hela-dos comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras,polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas(condimentos); especias, hielo.


silencio administrativo por el cual se entiendeaceptada la solicitud de registro de la marcaVISCONTI. La Resolución Nº 017628 … esextemporánea, pues la facultad del Director Na-cional de Propiedad Industrial para resolver ha-bía caducado. Por ello carece de competencia yel acto administrativo es nulo”.

Sostiene, además, la violación del artículo 81 dela Decisión 344, ya que en su opinión “la marcaVISCONTI es un signo perceptible y suficiente-mente distintivo. En consecuencia, es un signoperfectamente registrable”.

Argumenta, finalmente, entre lo principal, que“…pese a que el Director Nacional de PropiedadIndustrial no establece fundamentos de hecho,sus fundamentos de derecho harían presumirque existe alguna persona cuyo nombre com-pleto, apellido o seudónimo es VISCONTI. Noexiste en el Ecuador persona alguna cuyo nom-bre completo, apellido o seudónimo sea VIS-CONTI y de existir, el Director… debió haber de-terminado quién era o es el titular de tal denomi-nación y cuál es la vinculación entre este hipo-tético individuo y la marca solicitada para prote-ger ‘pasteles, bizcochos, panes, panetones (tipoespecial de pan italiano), confites, caramelos,bombones, chocolates, y otros productos simi-lares de esta clase’ en la Clase Internacional30”.

c) Contestaciones a la demanda

El Ministro de Industrias, Comercio, Integra-ción y Pesca, MICIP, contesta la demandaoponiendo las siguientes excepciones:

1. Legalidad y validez de la Resolución impug-nada.

2 Negativa de los fundamentos de la demanda.

3. Interpretación prejudicial previa, de conformi-dad con lo establecido por el Tratado quecrea el Tribunal de Justicia del “Acuerdo deCartagena”.

El Procurador General del Estado, por inter-medio de su Delegado, se excepciona por suparte en los siguientes términos:

1. Negativa pura y simple de los fundamentosde hecho y derecho de la demanda.

2. Improcedencia de la demanda por carecer defundamento legal las pretensiones de la parteactora.

3. Falta de derecho del actor.

4. Caducidad del derecho de la actora y pres-cripción de la acción.

Solicita adicionalmente, que por las excepcio-nes expuestas se rechace la demanda.

No existe en el expediente enviado por el Tribu-nal consultante, referencia ni prueba relativa acontestación que haya podido ser dada por ElDirector Nacional de Propiedad Industrial, ala demanda propuesta en su contra.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina,

2. CONSIDERANDO:

2.1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido estructurada,según así se manifiesta, con base en lo dis-puesto por el artículo 33 de la Decisión 472,aprobatoria de la Codificación del Tratado deCreación de este Tribunal, observando este Tri-bunal que la solicitud presentada se ajusta sufi-cientemente a las exigencias establecidas en elartículo 125 del Estatuto en actual vigencia,aprobado por medio de Decisión 500 del Conse-jo Andino de Ministros de Relaciones Exterio-res, pues se identifica a la Instancia NacionalConsultante, se hace una relación de las nor-mas cuya interpretación se pide, se refiere lacausa interna que la origina, se presenta elinforme sucinto de los hechos considerados re-levantes para la interpretación y, si bien el Tribu-nal Nacional consultante no ha señalado lugar odirección concretos para la recepción de la res-puesta a la consulta, esa omisión es absoluta-mente subsanable, toda vez que este OrganoComunitario los tiene ya perfectamente registra-dos.

Este Tribunal, por otra parte, es competentepara interpretar, en vía prejudicial, las normasque conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, siempre que la solicitud pro-venga de un juez nacional competente, como loes en este caso la jurisdicción nacional consul-tante, conforme lo establecen los artículos 32 y33 del Tratado de Creación del Organismo.


2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS

La Primera Sala del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo ha solicitado, por medio de OficioNº 376-TCA-DQ-1S-2964-ML, de 9 de junio del2005, la interpretación prejudicial de los artícu-los 81, 83 literal a), 84, 96 y 128 de la Decisión344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.Este Tribunal considera que corresponde aten-der el requerimiento formulado, por haberse veri-ficado que la solicitud referente al registro de lamarca “VISCONTI” ha sido presentada el 22 dejunio de 1994, esto es, en vigencia plena de laDecisión 344.

Estima sin embargo, que la interpretación quelleve a cabo este Tribunal debe necesariamenteexcluir los artículos 83 literal a), 84 y 128, porno ser aplicables al caso controvertido. Consi-dera conveniente, en cambio, extender la inter-pretación, de oficio, al artículo 82 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, todo al amparo de lo previsto en elartículo 34 del Tratado de Creación de esteOrgano Jurisdiccional.

2.3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo expresado, los textosde las normas a ser interpretadas son los si-guientes:

DECISION 344

(…)

“Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

“a) No puedan constituir marca conforme alartículo anterior;”

(...)

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 93, sin que se hubieren presen-tado observaciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad y a otorgar o denegar el regis-tro de la marca.

“Este hecho será comunicado al interesadomediante resolución debidamente motivada”.

(…)

2.4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMEN-TOS CONSTITUTIVOS

La marca es definida como todo signo percepti-ble, capaz de distinguir los bienes o los servi-cios producidos o comercializados en el merca-do por una persona, de los bienes o serviciosidénticos o similares de otra.

El artículo 81 de la Decisión 344 determina losrequisitos que debe reunir un signo para serregistrable, los cuales son: perceptibilidad,distintividad y susceptibilidad de representacióngráfica.

a) Perceptibilidad

Siendo la marca un bien inmaterial, para quepueda ser captado por uno de los sentidos (vis-ta, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensablesu materialización o exteriorización por mediode elementos que transformen lo inmaterial oabstracto en algo identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referen-cia a todo elemento, signo o indicación que pue-da ser captado por los sentidos para que, pormedio de éstos, la marca penetre en la mentedel público, el cual la asimila con facilidad. Porcuanto para la percepción sensorial o externade los signos se utiliza en forma más general elsentido de la vista, han venido caracterizándosepreferentemente aquellos elementos que haganreferencia a una denominación, a un conjuntode palabras, a una figura, a un dibujo, o a unconjunto de dibujos.

b) Distintividad

El artículo 81 se refiere también a la distintividad,considerada característica y función primigeniaque debe reunir todo signo para ser susceptiblede registro como marca; lleva implícita la nece-


saria posibilidad de identificar unos productos ounos servicios de otros, haciendo viable de esamanera la diferenciación por parte del consumi-dor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio, sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

c) Susceptibilidad de representación gráfica

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones manifestadas a través depalabras, gráficos, signos mixtos, colores, figu-ras etc., de tal manera que sus componentespuedan ser apreciados en el mercado de pro-ductos.

El signo tiene que ser descrito en la forma in-dicada precedentemente, para que el consumi-dor, a través de los sentidos, lo perciba, lo co-nozca y lo solicite. La traslación del signo delcampo imaginativo de su creador hacia la reali-dad comercial, puede darse como ha sido ex-presado, por medio de la utilización de los ele-mentos referidos en el párrafo anterior.

2.5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andinacontempla en el artículo 82 de la Decisión 344,determinadas restricciones para que un signosea considerado marca.

Falta de requisitos sustanciales en la marca

El literal a) de esa norma establece que no po-drán ser registrados como tales, los signos queconforme al artículo 81 de esa Decisión no pue-dan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener, que un signosólo es registrable, cuando cumple a cabalidadlos tres requisitos establecidos en el artículo 81y desarrollados ya en el punto anterior, esto es,perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica; condiciones que, en re-sumen, determinan que el signo puede estarconstituido por una descripción que permita for-marse idea concreta acerca de él, utilizandopalabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe comojuez comunitario al aplicar las normas pertinen-tes del ordenamiento jurídico andino, deberá

analizar si el signo cuyo registro se impugna,cumple o no los requisitos señalados en elcitado artículo 81 y, verificar, si con tal preten-sión no se incurre en las excepciones a la re-gistrabilidad contempladas en el literal a) del ar-tículo 82 de la Decisión 344, así como en lasprohibiciones expresamente fijadas en los otrosliterales del referido artículo y, en el artículo 83de la misma Decisión.

2.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD, CON-CESION O DENEGACION DEL REGISTRO,DEBIDA MOTIVACION

La legislación andina ha determinado, según elartículo 96 de la Decisión 344, que “vencido elplazo establecido en el artículo 93, sin que sehubieren presentado observaciones, la oficinanacional competente procederá a realizar el exa-men de registrabilidad y a otorgar o denegar elregistro de la marca”.

En apego a lo dispuesto en el citado artículo, elexamen de registrabilidad que debe practicar laoficina correspondiente, comprende el análisisde todas las exigencias que aquélla imponepara que un signo pueda ser registrado comomarca, partiendo, desde luego, de los requisitosfijados por el artículo 81 y, tomando en conside-ración las prohibiciones determinadas por losartículos 82 y 83 de la Decisión en estudio.

La facultad conferida a la Oficina Nacional Com-petente para realizar el examen sobre registrabili-dad del signo, constituye una obligación queprecede al otorgamiento del registro marcario.La existencia de observaciones compromete másaún al funcionario respecto de la realización delexamen de fondo, pero, la inexistencia de lasmismas no lo libera de la obligación de practi-carlo; esto, porque el objetivo de la norma es elde que dicho examen se convierta en etapaobligatoria dentro del proceso de concesión ode denegación de los registros marcarios.

Este Tribunal ha señalado al respecto que:

“La disposición del artículo 96 impone la obli-gación a la oficina nacional competente derealizar el examen de registrabilidad de unasolicitud marcaria, examen que debe proce-der tanto en los casos en que se han presen-tado observaciones como en aquellos en losque ellas no existan. La inexistencia de ob-servaciones, por lo tanto, no exime al admi-nistrador, de la exigencia de proceder al exa-


men de registrabilidad, y con este fundamen-to a otorgar o denegar el registro de la marca,resolución debidamente motivada que serácomunicada al interesado”. 2

Será entonces dicha Dependencia la que, endefinitiva, decida sobre las observaciones quepuedan haber sido formuladas, de ser el caso y,desde luego, respecto de la concesión o de ladenegación del registro solicitado; el acto deconcesión o de denegación del registro debeestar respaldado en un estudio prolijo, técnico ypormenorizado de todos los elementos y reglasque le sirvieron de base para tomar su decisión.El funcionario no goza de discrecionalidad ab-soluta para la adopción de su criterio, puestoque debe emplear las reglas que la doctrina y lajurisprudencia han establecido con esa finali-dad. La aplicación que de éstas se realice en elexamen comparativo, dependerá, en cada caso,de las circunstancias y hechos que rodeen a lasmarcas en conflicto.

Debida motivación

La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96,que los pronunciamientos de las autoridadesnacionales respecto de las solicitudes de regis-tro de marcas sean debidamente motivados y,además, que se expresen en ellos los funda-mentos en los que se basan para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes ala concesión o a la denegación de registrosmarcarios este Tribunal ha manifestado:

“....requieren de motivación para su validez;pero si, además, la obligación de motivarviene impuesta legalmente -en el presentecaso por la misma norma comunitaria, deprevalente aplicación- debe entonces formarparte de aquél y, además, como lo ha expre-sado la jurisprudencia de este Tribunal Andino,podría quedar afectada de nulidad absoluta laresolución que los contenga si por inmotivaciónlesiona el derecho de defensa de los adminis-trados”. 3

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

C O N C L U Y E:

1. Un signo puede ser registrado como marca,si reúne los requisitos de distintividad,perceptibilidad y susceptibilidad de ser re-presentado gráficamente, establecidos porel artículo 81 de la Decisión 344 de la Comi-sión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitudse confirmará, por cierto, si la denomina-ción cuyo registro se solicita no se encuen-tra comprendida en ninguna de las causalesde irregistrabilidad determinadas por los ar-tículos 82 y 83 de la mencionada Decisión.

2. La Oficina Nacional Competente debe nece-sariamente realizar el examen de registrabili-dad del signo solicitado para registro, el quecomprenderá el análisis de todas las exi-gencias establecidas por la Decisión 344.Dicho examen debe realizarse aún en aque-llos casos en que no hayan sido presenta-das observaciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemen-te de su contenido, favorable o desfavorable,resuelva las observaciones y determine laconcesión o la denegación del registro deun signo, deberá plasmarse en resolucióndebidamente motivada, la que deberá sernotificada al peticionario.

La Primera Sala del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo, Distrito Nº 1, Quito, Repúblicadel Ecuador, deberá adoptar la presente inter-pretación prejudicial al dictar sentencia dentrodel expediente interno Nº 2964-M.L., de confor-midad con lo dispuesto por el artículo 127 delEstatuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, aprobado por medio de Decisión500 del Consejo Andino de Ministros de Rela-ciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, tam-bién, lo previsto en el último inciso del artículo128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial a lamencionada Sala, mediante copia sellada y cer-tificada de la misma. Remítase además copia ala Secretaría General de la Comunidad Andina,para su publicación en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena.

Moisés Troconis VillarrealPRESIDENTE

2 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997.G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EX-POMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.

3 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de1998. G.O. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca:“GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO




PROCESO Nº 85-IP-2005

Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio el artículo 81 de la Decisión 344,en base a la solicitud formulada por el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso

Administrativo de Quito, República del Ecuador. Proceso Interno Nº 3015-96-LR.Actor: WESTRADE GUATEMALA S.A. Marca: HERBAX.




TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA, San Francisco de Quito, a los trecedías del mes de julio del año dos mil cinco.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de losartículos 83 y 104 literal a) de la Decisión 344de la Comisión de la Comunidad Andina, recibi-da por el Tribunal con fecha 23 de mayo de2005, remitida por el Tribunal Distrital N° 1 de loContencioso Administrativo de Quito, Repúblicadel Ecuador, con motivo del proceso interno Nº3015-96-LR.

Que la mencionada solicitud cumple con todoslos requisitos de admisibilidad establecidos enlos artículos 32 y 33 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos contemplados en el artículo 125 de su Esta-tuto, razón por la cual, fue admitida a trámitemediante auto dictado el 21 de junio de 2005.

1. Las partes.

La actora es WESTRADE GUATEMALA S.A.

Se demanda al Director Nacional de PropiedadIndustrial, Ministro de Comercio Exterior, Indus-

trialización y Pesca, Procurador General delEstado y a AMERICAN CYANAMID COMPANY.

2. Determinación de los hechos relevantes.

2.1. Hechos.

El 24 de agosto de 1994, la compañía WESTRA-DE GUATEMALA S.A. solicitó ante la Direcciónde Propiedad Industrial el registro del signoHERBAX en la clase 5 de la Clasificación Inter-nacional (Productos farmacéuticos, veterinariose higiénicos; sustancias dietéticas para uso mé-dico, alimentos para bebés; emplastos, mate-rial para apósitos; material para empastar losdientes y para moldes dentales; desinfectantes;productos para la destrucción de animales dañi-nos; fungicidas, herbicidas), bajo el expedienteadministrativo Nº 49802, en el cual AMERICANCYNAMID COMPANY formula observación encontra del citado registro de marca, bajo el legí-timo interés que le concede el registro de sumarca HERBADOX en la clase 5.

El 12 de junio de 1996, mediante la ResoluciónNº 0955747, el Director Nacional de PropiedadIndustrial, rechazó el registro del signo solicita-do por WESTRADE GUATEMALA S.A.


2.2. Fundamentos de la demanda.

La demandante manifiesta que, la solicitud deregistro de la marca HERBAX cumple con todoslos requisitos del artículo 81 y no recae en lasprohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344.

Alega que “La palabra HERBAX tiene un conte-nido conceptual, que denota que tiene propieda-des herbicidas, por lo que la solicitud (…) eslegítimamente susceptible de registro”; asimis-mo, que “(…) HERBAX y HERBADOX, tienenelementos que los individualiza, y que la pala-bra HERB es del idioma inglés y su traducciónsignifica HIERBA, YERBA (…) y que la palabrahierba es de uso general, común, y por tanto nopuede ser utilizado por una sola persona”.

Así, la negativa de registro de la administraciónes contraria a ley, y por lo tanto, carece devalidez.

2.3. Contestación a la demanda.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrialno contesta la demanda, sin embargo, el Minis-tro de Comercio Exterior, Industrialización y Pescala contesta contradiciendo los argumentos de lademanda, arguyendo la legalidad y validez de laresolución impugnada y la negativa de los fun-damentos de hecho y derecho de la demanda.

El Procurador General contradice los argumen-tos de la demanda, alegando la negativa pura ysimple de los fundamentos de hecho y derechode la demanda, su improcedencia e ilegitimi-dad, y la caducidad y prescripción de la acción.Mientras el tercero beneficiario, AMERICANCYANAMID COMPANY, alega la legitimidad delacto administrativo dada la similitud entre lossignos y el riesgo de confusión que su coexis-tencia pudiera causar.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial seencuentra conforme con las prescripciones con-

tenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, el Juez consultante solicita la interpreta-ción de los artículos 83 y 104 literal a) de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, sin embargo, solo se interpretará elliteral a) del citado artículo 83, no se interpreta-rá el artículo 104 literal a) por no ser pertinentesal caso concreto, y se interpretará de oficio elartículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISION 344

“Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o ser-vicios idénticos o similares de otra persona.

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)”

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno así como de las normas que vana ser interpretadas, este Tribunal considera que


corresponde desarrollar lo referente a los si-guientes temas:

1. Requisitos esenciales para el registro deuna marca.

La norma comunitaria establece que podrán re-gistrarse como marcas, los signos que seanperceptibles, suficientemente distintivos y sus-ceptibles de representación gráfica, asimismo,capaces de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona, de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona.

Respecto a estos tres requisitos, el Tribunal enreiterada jurisprudencia ha descrito como losrequisitos esenciales de registro de una marca:

La perceptibilidad, es la capacidad del signopara ser aprehendido o captado por alguno delos sentidos. La marca, al ser un bien inmate-rial, debe necesariamente materializarse paraser apreciada por el consumidor; sólo si estangible para el consumidor, podrá éste compa-rarla y diferenciarla, de lo contrario, si es imper-ceptible para los sentidos, no podrá ser suscep-tible de registro.

La distintividad, es considerada por la doctrinay por la jurisprudencia de este Tribunal como lafunción primigenia que debe reunir todo signopara ser susceptible de registro como marca,es la razón de ser de la marca, es la caracterís-tica que permite diferenciar o distinguir en elmercado los productos o servicios comerciali-zados por una persona de los idénticos o simila-res de otra, para así impedir que se origine unaconfusión en las transacciones comerciales.

A objeto de verificar la existencia de la capaci-dad o idoneidad distintiva del signo, el examina-dor deberá tomar en cuenta los criterios que,elaborados por la doctrina (FERNÁNDEZ-NÓVOA,Tratado de Derecho de marcas, Madrid, MarcialPons, 2001, ps.128-129), han sido acogidos poreste Tribunal, y que son del siguiente tenor:

1) La impresión general ofrecida por el signo,sin aislar, separar o enfatizar determinadoselementos de su composición;

2) La naturaleza de los productos o servicios acuya distinción el signo haya de aplicarse;

3) El grado de cumplimiento por el signo de sufunción indicadora de origen del producto,

servicio o actividad (función ésta que difícil-mente podrá cumplir un signo que resulteexcesivamente simple o bien sea excesiva-mente complejo o de carácter ornamental).

La susceptibilidad de representación gráfica,permite constituir una imagen o una idea delsigno, en sus características y formas, a fin deposibilitar su registro. Consiste en descripcio-nes realizadas a través de palabras, gráficos,signos mixtos, colores, figuras, etc. de maneraque sus componentes puedan ser apreciadosen el mercado de productos.

Marco Arcalá señala que “el signo a registrardebe poder ser descrito o identificado según laspropiedades del plano o la escritura” (Arcalá,Marco, en “Las causas de denegación de lamarca comunitaria”, Valencia 2001, ps.119 yss.), concepto, que es perfectamente comple-mentado con una referencia de Robles Morchón(en “Las marcas en el Derecho español”, Madrid1995, ps.21 y ss.) la cual indica que “(…) dichorequisito implica la representación del signo enel papel o en otro material equivalente”.

La finalidad del requisito de representación grá-fica es la seguridad jurídica, dado que es necesa-ria la determinación del derecho a proteger y lalimitación del ius prohibendi del titular de dichoderecho; sin embargo, como bien señala MarcoArcalá en la obra arriba citada, “el hecho de quetoda representación gráfica haya de ser percibidavisualmente no supone que lo así representadohaya de percibirse de la misma manera (…)”,ejemplo claro de aquello es la figura de un pen-tagrama p.e., el mismo que permite representargráficamente todo tipo de melodías que, al serreproducidas, se perciben auditivamente.

2. Irregistrabilidad de signos idénticos o se-mejantes y riesgo de confusión. Reglasde comparación.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344establece como prohibición para ser registra-dos, aquellos signos que sean idénticos, o seasemejen de forma que puedan inducir al públi-co a error, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales el usode la marca pueda inducir al público a error.

Como se ha manifestado en reiterada jurispru-dencia de este Tribunal “... la función principal


de la marca es la de identificar los productos oservicios de un fabricante o comerciante de losde igual o semejante naturaleza, que pertenez-can al competidor; por ello es fundamental queel signo en proceso de registro, no genere con-fusión respecto de los bienes o servicios distin-guidos por otro solicitado previamente o por unamarca que se encuentre inscrita, puesto queéstos gozan de la protección legal que les otor-ga el derecho de prioridad o el registro, respecti-vamente”. (Proceso Nº 101-IP-2002. G.O.A.C.No. 877 de 19 de diciembre de 2002 Marca:COLA REAL+ GRÁFICA).

En este sentido, la confusión en materia marca-ria, se refiere a la falta de claridad para poderelegir un bien o un servicio en lugar de otro, a laque pueden ser inducidos los consumidores porno existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo. A fin de evitar esta situaciónde confusión, la prohibición contenida en el lite-ral a) del artículo 83 de la Decisión 344, noexige que el signo pendiente de registro induzcaa error a los consumidores o usuarios, sino quebasta la existencia de este riesgo para que seconfigure aquella prohibición.

Riesgo de confusión

Con respecto al riesgo de confusión, este Tribu-nal ha señalado los supuestos que pueden darlugar a ésta entre varias denominaciones y en-tre los productos o servicios que cada una deellas ampara, identificando los siguientes: “...que exista identidad entre los signos en disputay también entre los productos o servicios distin-guidos por ellos; o identidad entre los signos ysemejanza entre los productos o servicios; osemejanza entre los signos e identidad entrelos productos y servicios; o semejanza entreaquellos y también semejanza entre éstos”. (Pro-ceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 dediciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Este Tribunal ha determinado que puede existirsimilitud visual por el parecido de las letrasentre los signos a compararse, en los que lasucesión de vocales, la longitud de la palabra opalabras, el número de sílabas, las raíces o lasterminaciones iguales, pueden incrementar elgrado de confusión. Y habrá lugar a presumir lasemejanza entre los signos si las vocales idén-ticas se hallan situadas en el mismo orden,vista la impresión general que, tanto desde elpunto de vista ortográfico como fonético, produ-ce el citado orden de distribución.

En cuanto a la similitud fonética, el Tribunal haseñalado que la misma depende, entre otrosfactores, de la identidad de la sílaba tónica y dela coincidencia en las raíces o terminaciones,pero que, a fin de determinar la existencia realde una posible confusión, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, pues-to que las marcas denominativas se forman porun conjunto de letras que, al ser pronunciadas,emiten sonidos que se perciben por los consu-midores de modo distinto, según su estructuragráfica y fonética.

Por último se habla de la similitud conceptual,sobre la que este Órgano Jurisdiccional ha indi-cado que se configura entre signos que evocanuna idea idéntica o semejante.

En definitiva, el Tribunal estima que la confusiónpuede manifestarse cuando, al percibir la mar-ca, el consumidor supone que se trata de lamisma a que está habituado, o cuando, si bienencuentra cierta diferencia entre las marcas enconflicto, cree, por su similitud, que provienendel mismo productor o fabricante.

Reglas de comparación

De igual modo, a objeto de verificar la existenciadel riesgo de confusión, el examinador deberátomar en cuenta los criterios que, elaboradospor la doctrina (BREUER MORENO, Pedro. Tra-tado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Bue-nos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), hansido acogidos por la jurisprudencia de este Tri-bunal, y que son del siguiente tenor:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las marcas.


3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y nolas diferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa.

Finalmente, como ha señalado este Tribunal enanterior oportunidad, el consultante, en la com-paración que efectúe de los signos “... deberá


considerar que, si bien el derecho que se cons-tituye con el registro de un signo como marcacubre únicamente, por virtud de la regla de laespecialidad, los productos identificados en lasolicitud y ubicados en una de las clases delnomenclátor, la pertenencia de dos productos auna misma clase no prueba que sean semejan-tes, así como su pertenencia a distintas clasestampoco prueba que sean diferentes”. (ProcesoNº 68-IP-2002, G.O.A.C. No. 876 de 18 de di-ciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA).

Por lo tanto, el consultante deberá tener encuenta, de conformidad con el literal a) del ar-tículo 83 de la Decisión 344, “... que también seencuentra prohibido el registro del signo cuyouso pueda inducir al público a error si, ademásde ser idéntico o semejante a una marca ante-riormente solicitada para registro o registradapor un tercero, tiene por objeto un productosemejante al amparado por la marca en referen-cia, sea que dichos productos pertenezcan a lamisma clase del nomenclátor o a clases distin-tas”. (Proceso Nº 68-IP-2002. Ibid.).

La identidad o la semejanza de los signos pue-de dar lugar a dos tipos de confusión: la directa,caracterizada porque el vínculo de identidad osemejanza induce al comprador a adquirir unproducto determinado en la creencia de que es-tá comprando otro, lo que implica la existenciade un cierto nexo también entre los productos; yla indirecta, caracterizada porque el citado víncu-lo hace que el consumidor atribuya, en contrade la realidad de los hechos, a dos productosque se le ofrecen, un origen empresarial común.

Es preciso concluir respecto del riesgo de con-fusión, que la denegatoria de un registro no seda en virtud de una confusión fáctica, sino en laposibilidad de generarse dicha confusión en elconsumidor.

3. Marcas farmacéuticas y partículas de usocomún.

Cuando las marcas en conflicto amparan pro-ductos farmacéuticos pertenecientes a la clase5, deberá realizarse un examen más prolijo paraevitar el riesgo de confusión que el realizado aotras marcas que protegen productos o servi-cios que se encuentran en clases diferentescon el fin de proteger la salud de los consumido-res. Este Tribunal ha insistido en: “las peligro-

sas consecuencias que puede acarrear para lasalud una eventual confusión que llegare a pro-ducirse en el momento de adquirir un determina-do producto farmacéutico, dado que la ingestiónerrónea de éste puede producir efectos nocivosy hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publi-cado en la G.O.A.C. Nº 594 de 21 de agosto de2000, marca: BROMTUSSIN).

A menudo, las marcas farmacéuticas incluyenen su elaboración partículas de uso común cuyoobjetivo es dar a ésta una característica evocativade su composición y propiedades esenciales.Es por esta razón, y realizando una excepción ala regla, que al realizar el cotejo de este tipo demarcas, no se debe tomar en consideración lasmencionadas partículas, sino que, la distintividadse busca en los elementos diferentes que con-forman el signo y en la fantasía que en conjuntocompone la marca.

Al respecto, se ha manifestado en este Tribunalque, “En las marcas farmacéuticas especial-mente, se utilizan elementos o palabras de usocomún o generalizado que no deben entrar en lacomparación, lo que supone una excepción alprincipio señalado [del análisis en conjunto],que el examen comparativo ha de realizarseatendiendo a una simple visión de los signosenfrentados, donde la estructura prevalezca so-bre los componentes parciales. Si las denomi-naciones enfrentadas tienen algún elemento ge-nérico común a las mismas ‘este elemento nodebe ser tenido en cuenta en el momento derealizarse la comparación’ ” (Proceso Nº 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329 de 9 demarzo de 1998 marca: DERMALEX).

En consecuencia, “al confrontar las marcas quedistinguen productos farmacéuticos hay que aten-der al consumidor medio que solicita el corres-pondiente producto. De poco sirve que el expen-dedor de los productos sea personal especiali-zado, si el consumidor incurre en error al solici-tar el producto” (Proceso 78-IP-2003, G.O.A.C997 del 13 de octubre de 2003, marca: HEMAVET).El examinador deberá actuar con la debida dili-gencia al examinar estos signos, antes de otor-gar los registros, teniendo en cuenta que se tra-ta de productos sensibles a la salud del consu-midor.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,


CONCLUYE:

Primero: Un signo para ser registrado comomarca debe reunir los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación gráfi-ca establecidos por el artículo 81 dela Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. Además esnecesario que la marca no esté com-prendida en ninguna de las causalesde irregistrabilidad establecidas enlos artículos 82 y 83 de la Decisión344.

Segundo: No son registrables los signos queen relación con derechos de terce-ros sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un ter-cero, y que estén destinados a am-parar productos o servicios idénti-cos o semejantes, de modo que pue-dan inducir a los consumidores aerror.

Tercero: El riesgo de confusión entre los sig-nos confrontados en el presente ca-so, se deducirá posteriormente a larealización del examen comparati-vo, en el que se deberán considerarlos criterios aportados por la doctri-na y la jurisprudencia, que han sidodesarrollados en esta interpretaciónprejudicial.

Cuarto: En lo que respecta a productos far-macéuticos, dado que correspondena productos de delicada aplicación,y que la confusión pueden causardaños irreparables en la salud delconsumidor; se debe aplicar, al mo-mento del análisis de las marcasconfrontadas, un criterio riguroso,buscando el prevenir eventuales con-fusiones en el público consumidor

dada la naturaleza de los productoscon ellas identificados.

Si las denominaciones enfrentadastienen algún elemento genérico co-mún a las mismas este elemento nodebe ser tenido en cuenta en elmomento de realizarse la compara-ción.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá así mismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos desu publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.

Walter Kaune ArteagaPRESIDENTE (E)







PROCESO 100-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135, literales a) y b) de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estadode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera. Actor: PRODUCTOS FAMILIA S.A. Marca Figurativa:“Diseño de unas flores (sin tallo) encerradas dentro de unos rombos

irregulares estampados en relieve en la totalidad de la superficiedel papel higiénico”. Proceso interno N° 2003-00372.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, Quito, a los trece días del mesde julio del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera, por intermedio desu Consejera doctora Olga Inés Navarrete Ba-rrero.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23de junio del año 2005, se ajustó a los requisitosestablecidos por el artículo 125 de su Estatuto,aprobado mediante Decisión 500 del ConsejoAndino de Ministros de Relaciones Exteriores yque, en consecuencia, fue admitida a trámitepor medio de auto de seis de julio del dos milcinco.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes

Actúa como demandante la sociedad PRODUC-TOS FAMILIA S.A., siendo demandada la Su-perintendencia de Industria y Comercio de laRepública de Colombia.

Se considera como beneficiario de la Resolu-ción impugnada, a la sociedad SCOTT PAPERLIMITED.

1.2. Acto demandado

La interpretación se plantea en razón de que lasociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., por in-termedio de apoderado, solicita que se declarela nulidad de la siguiente Resolución expedidapor la Superintendencia de Industria y Comerciode Colombia:

Nº 07743, de 27 de marzo de 2003, emitidapor el Superintendente Delegado para la Pro-piedad Industrial, por la cual recovó la Reso-lución Nº 36685, de 21 de noviembre del2002, y en consecuencia, declaró infundadala oposición formulada por la sociedad Pro-ductos Familia S.A. y concedió el registro deuna marca figurativa, solicitada por la socie-dad SCOTT PAPER LIMITED, destinada aamparar productos de “papel higiénico, espe-cialmente papel para el baño”, productos com-prendidos en la clase internacional Nº 16 dela Clasificación Internacional de Niza.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do consultante, han podido ser destacados lossiguientes aspectos:

a) Los hechos

- El 22 de enero del año 2002, la sociedadSCOTT PAPER LIMITED presentó solicitudpara obtener registro de un “diseño figurati-vo”, como marca destinada a amparar pro-ductos comprendidos en la clase Nº 16 de laClasificación Internacional de Niza, de mane-ra especial, papel higiénico. 1

- El extracto de esa solicitud fue publicado enla Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 516,de 30 de mayo del 2002.

1 Clase 16.- Papel, cartón y artículos de estas materias,no comprendidos en otras clases; productos de im-prenta; artículos de encuadernación; fotografías; pa-pelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o lacasa; material para artistas; pinceles; máquinas deescribir y artículos de oficina (excepto muebles); mate-rial de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos);materias plásticas para embalaje (no comprendidas enotras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.


- Dentro del término legal, la sociedad PRO-DUCTOS FAMILIA S.A. presentó oposición ala referida solicitud, con fundamento en lafalta de aptitud distintiva del signo solicitado.

- El 21 de noviembre también del 2002, laSuperintendecia de Industria y Comercio deColombia, emitió la Resolución Nº 36685, pormedio de la cual declaró fundada la oposicióny negó el registro requerido, por considerarque “…el diseño solicitado carecía de distinti-vidad intrínseca para ser marca toda vez quepriva a los comerciantes del sector de utilizaren estilo de decoración de ese tipo de pro-ductos, frecuentemente utilizado en el co-mercio para identificar y realzar el papel hi-giénico”.

- El 22 de julio del mismo año, la sociedadSCOTT PAPER LIMITED, dentro del términolegal respectivo, presentó recurso de reposi-ción y en subsidio el de apelación contra dela resolución Nº 36685.

- El 27 de febrero del 2003, la misma Depen-dencia resolvió el recurso de reposición, pormedio de la Resolución Nº 05863, por la cualconfirmó la resolución inicial.

- El 27 de marzo del mismo año, el Superinten-dente Delegado para la Propiedad Industrial,resolvió a su vez el recurso de apelación,mediante la Resolución Nº 07743, revocandolo decidido en la Resolución Nº 36685, decla-rando infundada la oposición y concediendoel registro del signo solicitado.


PRODUCTOS FAMILIA S.A., por intermedio deapoderado, manifiesta, como fuera ya dicho,que el 22 de enero del 2002 la sociedad SCOTTPAPER LIMITED solicitó el registro de un “dise-ño figurativo”, como marca destinada a ampa-rar productos comprendidos en la clase interna-cional 16; que luego de publicado el extracto deesta solicitud, presentó oposición a tal registroy, que la Superintendencia de Industria y Co-mercio de Colombia, finalmente, mediante Re-solución Nº 07743, de 27 de marzo de 2003recovó la Resolución Nº 36685, declarando in-fundada la oposición formulada y concediendoel registro solicitado.

Aduce que se violó directamente el artículo 135literales a) y b) de la Decisión 486, en concor-

dancia con el artículo 134 de la misma Deci-sión, ya que “…el signo solicitado y registradoestá constituido… mediante la declaración jura-mentada de Sherri Latchoo, en el diseño de unpatrón de grabado, que se estampa en relieve so-bre la integridad de la superficie del papel hi-giénico, que es el producto que se pretendedistinguir, y consiste en una repetición uniformedel dibujo de una flor dentro de un rombo irre-gular”.

Alude, así mismo, que “…el diseño que se des-cribe tiene la finalidad meramente ornamental ydecorativa… el diseño anteriormente descritono es apto para distinguir productos en el mer-cado.” “…en consecuencia por tener el mencio-nado signo una finalidad exclusivamente deco-rativa y ornamental, no tiene aptitud para distin-guir productos y por ende no puede considerar-se como marca”.

En apoyo de sus argumentaciones, la actorarefiere doctrina norteamericana de J. ThomasMcCarthy, de la cual desprende la conclusiónde que “…la administración al haber concedidoel registro como marca de un diseño que por lasrazones anotadas no es apto para se usadocomo marca y que carece de aptitud distintiva,violó directamente, por falta de aplicación, elart. 135, literales a) y b) de la Decisión 486, enconcordancia con el art. 134, ibídem”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su contestación a la demanda, solicitaque no sean tomadas en cuenta las pretensio-nes y condenas peticionadas por la accionanteen contra de la Nación, por cuanto carecen deapoyo jurídico y, por consiguiente, de sustentolegal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administra-tivos acusados, manifestando que en sus actua-ciones “…no se ha incurrido en violación de lasnormas contenidas en la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina”. Aseveraque la Superintendencia “…se ajustó plenamen-te al trámite administrativo previsto en materiamarcaria, garantizando el debido proceso y elderecho de defensa”.

Refiere antecedentes jurisprudenciales existen-tes respecto del artículo 134, aludiendo al efec-to, jurisprudencia sentada por este Tribunal en


los procesos números 14- IP-97, 14- IP-98 y 22-IP-96.

Acerca de la supuesta violación del artículo 135de la Decisión 486, en sus literales a) y b),expresa que “…efectuado el examen de la mar-ca FIGURATIVA consistente en el diseño deunas flores (sin tallo) encerradas por rombosirregulares para distinguir ‘productos de papelhigiénico, especialmente papel para el baño’,productos de clase 16 de la nomenclatura vigen-te, tal como consta en el expediente 02-4452,es lo suficientemente distintiva y por consiguienteno se dan los presupuestos de irregistrabilidadcontenidos en el artículo 135 a) y b) de laDecisión 486 de la Comisión del Acuerdo deCartagena (sic), y a contrario sensu cumple conlos requisitos establecidos en la norma comuni-taria para ser registrada como marca”.

Opina finalmente, en lo fundamental, que “…esindudable que la marca figurativa solicitada porla parte actora, goza de los suficientes elemen-tos de distintividad de que trata la norma comu-nitaria y además su registro no conllevaría alconsumidor a confusión y a engaño acerca delorigen empresarial del producto, de las caracte-rísticas, calidad y otras propiedades de los pro-ductos de la clase 16, en especial del papelhigiénico”.

d) Tercero interesado

La sociedad SCOTT PAPER LIMITED, conside-rada como tercero interesado en esta causa, noha dado contestación a la demanda propuestapor la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A.,según así se acredita en el oficio Nº 0810, de 17de mayo del 2005.

Con vista de lo antes expuesto, el Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La consulta ha sido estructurada con base en lodispuesto por el artículo 125 del Estatuto deeste Tribunal, apreciándose que se ajusta sufi-cientemente a las exigencias establecidas porese artículo, pues se identifica a la InstanciaNacional Consultante, se hace una relación delas normas cuya interpretación se pide, se refie-re la causa interna que la origina y, se señala

lugar y dirección concretos para la recepción dela respuesta a la consulta.

En cuanto al informe sucinto de los hechosconsiderados relevantes, cabe anotar que la Ins-tancia consultante se ha limitado, como en otrosvarios casos observados ya por este Tribunal, areferir, además de las incidencias propias delrespectivo trámite, los argumentos formuladosúnicamente por la parte actora, soslayando aqué-llos expuestos en la contestación a la demandapor la Superintendencia de Industria y Comerciode Colombia, los cuales han debido, por esacausa, ser extraídos del respectivo escrito apa-rejado al expediente.

Este Tribunal, por otra parte, es competentepara interpretar, en vía prejudicial, las normasque conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, siempre que la solicitud pro-venga de un juez nacional competente como loes en este caso la jurisdicción nacional consul-tante, conforme lo establecen los artículos 32 y33 del Tratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado compareciente ha solici-tado, como ha sido ya dicho, la interpretaciónde los artículos 134 y 135 literales a) y b) de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Este Tribunal procede a atender el pedi-do en los términos planteados, toda vez que lasolicitud relativa al registro de la marca “FIGU-RATIVA” ha sido presentada el 22 de enero del2002, esto es, en vigencia de la Decisión 486.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

Por lo expuesto, los textos de las normas a serinterpretadas son los siguientes:

DECISION 486

(…)“Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

“Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:


a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por alguna forma o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

g) cualquier combinación de los signos omedios indicados en los apartados ante-riores.”

“Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;”(…)

“No obstante lo previsto en los literales b), e),f), g) y h), un signo podrá ser registrado comomarca si quien solicita el registro o su cau-sante lo hubiese estado usando constante-mente en el País Miembro y, por efecto de taluso, el signo ha adquirido aptitud distintivarespecto de los productos o servicios a loscuales se aplica”.

4. CONCEPTO DE MARCA, CLASES Y ELE-MENTOS CONSTITUTIVOS

Concepto

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

Clases de Marcas

La doctrina ha reconocido algunas clases demarcas, como las denominativas, las gráficas ylas mixtas, en atención a la estructura del signo.

En el marco de la Decisión 486, se puede sinembargo constatar la existencia de otras clasesde signos, diferentes a los enunciados, comolos sonidos, los olores, los colores, la forma delos productos, sus envases o envolturas, etc.,según consta detallado en su artículo 134.

En este contexto, el Tribunal considera conve-niente examinar lo relacionado con las marcasgráficas, por corresponder éstas a la clase a lacual pertenece el distintivo materia de la contro-versia.

En tal sentido, la MARCA GRAFICA es consi-derada como un signo visual, toda vez que espor medio del sentido de la vista que se evocauna figura que se caracteriza por su forma exter-na; lo predominante en esta clase de marca, esel sujeto escogido en su forma gráfica.

Ha sostenido el Tribunal al respecto, que:

En la doctrina se suele distinguir entre lamarca puramente gráfica, es decir, la que “selimita a evocar en la mente de los consumido-res tan sólo la imagen del signo utilizadocomo marca: un conjunto de líneas y, en sucaso, colores”; la marca figurativa, caracteri-zada porque “suscita en el consumidor nosólo una imagen visual, sino un determinadoconcepto concreto: el concepto del cual esexpresión gráfica la imagen utilizada comomarca: el nombre con el que es formuladoeste concepto, es también el nombre con elque es conocida la marca gráfica respectivaentre los consumidores”; y “la marca gráficaque evoca en la mente de los consumidoresun concepto abstracto ... al que se asciendea través de un proceso de generalización.(FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamen-tos de Derecho de Marcas”, Madrid, EditorialMontecorvo S.A., pp. 29 y ss.). 2

El cotejo de marcas figurativas requiere de unexamen más elaborado, pues en este caso debe

2 Proceso 08-IP-2003, sentencia de 19 de marzo del2003; G.O. Nº 917, de 10 de abril del 2003; marcaGRAFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.


ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico,como al ideológico. En el análisis deberá efec-tuarse una comparación gráfica y conceptual,ya que la posibilidad de confusión puede gene-rarse no solamente en la identidad de los trazosdel dibujo o similitud de ellos, sino también enla idea o concepto que la marca figurativa susci-te en la mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibilidaden esta clase de marcas, la Jurisprudencia sen-tada por este Tribunal ha expresado, que entrelos dos elementos de la marca gráfica figurativaesto es, el trazado y el concepto, la parte con-ceptual o ideológica suele prevalecer, por loque, a pesar de que puedan existir diferenciasen los rasgos, en su conjunto pueden suscitaruna misma idea o concepto e incurrir en elriesgo de confusión. Al comparar marcas figura-tivas, se deben no obstante aplicar las mismasreglas que se utilizan en el cotejo de los otrostipos de marcas.

Elementos constitutivos de una marca

El artículo 134 de la Decisión 486 define demanera general a la marca y luego, determinalos requisitos que debe reunir un signo para serregistrable como tal.

La susceptibilidad de representación gráfica, jun-tamente con la distintividad, son expresamenteexigidos por esa Decisión, como elementos esen-ciales de una marca; el requisito de perceptibilidad,que estaba expresamente establecido en la De-cisión 344, está implícitamente contenido en ladefinición de marca que hace la Decisión 486.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca consiste en descripciones realizadas a tra-vés de palabras, gráficos, signos mixtos, colo-res, figuras etc., de tal manera que sus compo-nentes puedan ser apreciados en el mercado deproductos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La distintividad es, según la doctrina y la juris-prudencia, la función primordial de la marca y,

es la característica que permite diferenciar pro-ductos y servicios, a fin de que el consumidorlos individualice e identifique con el fin de reali-zar de manera adecuada la elección de los pro-ductos que desea adquirir.

Un signo que cumple con la condición de serdistintivo, cuenta con dos aspectos fundamen-tales: “la capacidad intrínseca o ‘de individuali-zación’ y la capacidad extrínseca o de ‘no con-fundibilidad’” 3. La fuerza distintiva de la marcaimplica que el signo, por sí mismo, debe tener lasuficiente capacidad para individualizar los bie-nes sobre los cuales se la coloca y, además, nodebe generar confusión respecto de otros sig-nos registrados o previamente solicitados.

5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUNA MARCA

Impedimentos básicos para ese registro

El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andi-na contempla en el artículo 135 de la Decisión486, los impedimentos para que un signo seaconsiderado marca.

El literal a) de esa norma establece que no po-drán ser registrados como tales, los signos queconforme al artículo anterior de esa Decisión nopuedan constituir una marca.

Es necesario entonces sostener que un signosólo es registrable, cuando cumple a cabalidadlos requisitos determinados en el artículo encomento; condiciones que, en resumen, deter-minan que el signo puede estar constituido poruna descripción que permita formarse idea con-creta acerca de él, utilizando, entre otros, pala-bras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe comojuez comunitario al aplicar las normas pertinen-tes del ordenamiento jurídico andino, deberáanalizar si el signo cuyo registro se impugna,cumple o no los requisitos señalados en elcitado artículo 134 y, verificar, si en ese casoespecífico no se incurre en las excepciones a laregistrabilidad contempladas en el literal a) delartículo 135 de la Decisión 486, así como en las

3 OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MAR-CAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DECARTAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2.Junio de 2001. Pág. 129.


prohibiciones expresamente determinadas en elartículo 136 de la misma Decisión.

La distintividad derivada del uso previo delsigno

El registro de un signo como marca se encuen-tra expresamente condicionado al hecho de queéste sea distintivo y susceptible de representa-ción gráfica. De conformidad con el artículo 135literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintivaes uno de sus elementos constitutivos, comorequisito esencial para su registro, según elcual no podrán ser registrados como marcas lossignos que “carezcan de distintividad”.

Será entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para identificar un producto o un servi-cio, sin que se confunda con él o con las carac-terísticas esenciales o primordiales de aqué-llos.

Este Tribunal sostiene, según lo establecido porel último párrafo del artículo 135 de la aludidaDecisión, que un signo puede alcanzar aptituddistintiva, en relación con el producto o el servi-cio a que se refiera, como consecuencia de suuso constante y, en tal caso, constituirse enregistrable.

El solicitante de un signo deberá acreditar eluso reiterado y real del signo en el mercado; eluso real implica la actividad comercial de ventadel producto o de comercialización del servicio,ya que la actividad solamente publicitaria nodemuestra la disponibilidad del producto o delservicio en el mercado. Además, el solicitantedeberá certificar que los consumidores o usua-rios reconocen el signo como distintivo del pro-ducto o del servicio de que se trate y, por tanto,como indicador de su origen empresarial y desu calidad.

El Tribunal ha manifestado al respecto:

“En el orden comunitario, se trata de unaexcepción que, de configurarse en los térmi-nos señalados, hace posible la inscripción designos inicialmente impedidos de la tutelaregistral por carecer de aptitud distintiva. Lainscripción de este tipo de signos presuponeque su distintividad hubiese sido adquiridamediante su uso previo a la solicitud de regis-tro, visto que de conformidad con la disposi-ción citada, es el solicitante quien, a losefectos de obtener el registro del signo, de-

berá haber estado usándolo constantementeen el País Miembro.” 4

Con base en los fundamentos expuestos,


C O N C L U Y E:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios enel mercado y reúne, además, el requisito deser susceptible de representación gráfica,de conformidad con lo establecido por elartículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina. Esa aptitudse confirmará, por cierto, si la denomina-ción cuyo registro se solicita no se encuen-tra comprendida en ninguna de las causalesde irregistrabilidad determinadas por los ar-tículos 135 y 136 de la misma Decisión.

2. En la comparación de una marca gráfica sedebe tomar en cuenta el efecto visual que lafigura, apreciada en su conjunto, causa so-bre la actitud y reacción normal del públicoconsumidor.

3. A las marcas gráficas les son aplicables lasmismas reglas de comparabilidad de cual-quier otro tipo de marcas, para determinarsu grado de confusión e irregistrabilidad.

4. No son registrables como marcas, los sig-nos que no cumplan con lo establecido porel artículo 134 de la Decisión 486, conformelo señala el artículo 135 en su literal a).

5. Tampoco son registrables como marcas,los signos que carezcan de distintividad, enarmonía con lo señalado en el artículo 135,literal b) de la misma Decisión.

Como excepción a ésta prohibición, un sig-no podrá ser susceptible de registro comomarca, si el solicitante de aquél lo hubieseestado usando constantemente en un PaísMiembro y si, por efecto de tal uso, el signohubiese adquirido aptitud distintiva respectode los productos o de los servicios a loscuales ampara.

4 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembredel 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIRTUAL. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial al dictar sentencia dentrodel expediente interno Nº 2003-00372, de con-formidad con lo dispuesto por el artículo 127 delEstatuto del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, aprobado por medio de Decisión500 del Consejo Andino de Ministros de Rela-ciones Exteriores. Deberá tomar en cuenta, tam-bién, lo previsto en el último inciso del artículo128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial almencionado Consejo, mediante copia sellada ycertificada de la misma. Remítase además co-pia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 106-IP-2005

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de

Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Actor: MEALS DE COLOMBIA S.A. Marca: “CERHELADO”

(nominativa). Proceso interno N° 2003-00010 (8608).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, Quito a los trece días del mes dejulio del año dos mil cinco.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera, por intermedio desu Consejero, doctor Gabriel Eduardo MendozaMartelo.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23de junio del año 2005, se ajustó suficientementea los requisitos establecidos por el artículo 125de su Estatuto, aprobado mediante Decisión500 del Consejo Andino de Ministros de Rela-ciones Exteriores y que, en consecuencia, fueadmitida a trámite por medio de auto de 6 dejulio de 2005.

1. ANTECEDENTES:

1.1. Partes

Actúa como demandante la sociedad MEALSDE COLOMBIA S.A., siendo demandada laSuperintendencia de Industria y Comercio deColombia. Se considera como tercero interesa-do en los resultados del proceso, a la sociedadP.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADO-RA DE ALIMENTOS S.A.

1.2. Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que lasociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., median-te apoderada solicita que se declare la nulidadde las siguientes Resoluciones expedidas porla Superintendencia de Industria y Comercio dela República de Colombia:








- Nº 24643, de 31 de julio de 2002, emitida porla Jefe de la División de Signos Distintivos dela aludida Dependencia, quien decidió decla-rar infundada la oposición presentada por lasociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., conbase en la marca de su propiedad “CREMHELADO” (nominativa), que protegen produc-tos de las clases 29, 30 y 42 de la Clasifica-ción Internacional de Niza; y, conceder elregistro solicitado por P.C.A. PRODUCTORAY COMERCIALIZADORA DE ALIEMENTOSS.A. para la denominación CERHELADO (no-minativa) como marca destinada a ampararproductos de la Clase Internacional No. 29.

- Nº 31406, de 27 de septiembre del 2002,emitida por la misma Autoridad, la cual, alresolver el recurso de reposición planteadoen contra de la Resolución anterior, confirmóla decisión contenida en la misma; y,

- Nº 32658, de 11 de octubre de 2002, emitidapor el Superintendente Delegado para la Pro-piedad Industrial de la misma Dependencia,quien al resolver el recurso de apelación in-terpuesto, confirmó también lo decidido en laResolución inicial No. 24643.

Solicita adicionalmente la actora, que se decla-re fundada la oposición presentada y que, enconsecuencia, se cancele el registro de la mar-ca CERHELADO.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el mencionado Con-sejo de Estado consultante, han podido serdestacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

- Con fecha 12 de febrero de 2002, la sociedadP.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADO-RA DE ALIMENTOS S.A., solicitó el registrode la denominación CERHELADO (nominati-va) como marca destinada a amparar los pro-ductos comprendidos en la clase Nº 29 de laClasificación Internacional de Niza.1

- El 22 de marzo de 2002, fue publicado elextracto de esa solicitud en la Gaceta de la

Propiedad Industrial Nº 514 del 22 de marzode 2002.

- Dentro del término establecido, la sociedadMEALS DE COLOMBIA S.A. presentó oposi-ción contra el registro solicitado, con base enlos registros anteriores de las marcas “CREMHELADO” (nominativa) y “CREAM HELADO”(en tipo especial de letra) de su propiedad.

- El 31 de julio de 2002, la Superintendencia deIndustria y Comercio emitió la Resolución Nº24643, por medio de la cual declaró infunda-da la oposición presentada, concediéndoseel registro de la marca “CERHELADO”, solici-tada por la sociedad P.C.A. Productora yComercializadora de Alimentos S.A.

- La sociedad actora presentó recurso de repo-sición y, en subsidio, el de apelación contrala Resolución emitida.

- El 27 de septiembre de 2002, la misma Auto-ridad, al resolver el recurso de reposicióninterpuesto, expidió la Resolución Nº 31406,confirmando lo decidido en la resolución an-terior.

- El 11 de octubre de 2002, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial de lamisma Dependencia, decidió el recurso deapelación planteado, declarando infundada laoposición y concediendo el registro de lamarca nominativa CERHELADO.


La sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A., do-miciliada en la ciudad de Bogota DC - Colombia,por intermedio de apoderado aclara que, el 12de febrero del 2002 la sociedad P.C.A. PRO-DUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMEN-TOS S.A., solicitó el registro de la denomina-ción CERHELADO (nominativa) como marcadestinada a amparar productos de la clase inter-nacional Nº 29; que luego de publicado el ex-tracto de esta solicitud, presentó oposición a lamisma y que, sin embargo, la Superintendenciade Industria y Comercio concedió el registro dela denominación “CERHELADO”.

Argumenta, que se violó el artículo 136 en suliteral a) de la Decisión 486, “…toda vez que noera viable su registro por encontrarse, previa-mente, registrada y vigente la marca nominativaCREM HELADO, para la clase 29 internacional”.

1 Clase 29.- Carne, pescado, aves y caza; extractos decarne; frutas y legumbres en conserva, secas y coci-das; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche yproductos lácteos; aceites y grasas comestibles.


Sostiene que “es indudable que desde una pers-pectiva de conjunto, y sin entrar en detalles, esdecir a primera vista, las marcas CREM HELA-DO y CERHELADO, despiertan una impresión deconjunto muy similar, es decir, que la una con laotra resultan similarmente confundibles, en ra-zón que los signos resultan casi idénticos”.

Expresa, así mismo, que “…sin perjuicio de loexpresado anteriormente, cuando se trata demarcas que distinguen productos alimenticios,la pauta de la combinación de conjunto tieneque analizarse con otro criterio: y en este caso,es el de la supremacía de los elementos domi-nantes que sobresalen en la visión de conjunto.Es así como al analizar la composición de lossignos enfrentados, encontramos que son muysimilares… y se requiere efectuar un gran es-fuerzo, para determinar si las marcas presentanalguna diferencia.”

Aduce que “en cuanto a los mismos productos oservicios, o para productos o servicios respectode los cuales el uso de la marca pueda causarconfusión, no puede perderse de vista que am-bas marcas distinguen productos alimenticios,especialmente lácteos y similares de la clase29 internacional. Por ésta razón debe efectuar-se un cotejo mas riguroso de los signos encuestión, pues el tema de los productos alimen-ticios es muy delicado y puede causar perjui-cios irreparables.”

La actora argumenta la violación, además, delartículo 150 de la Decisión 486, al sostener quela Superintendencia “…erró al efectuar el exa-men de fondo sobre la registrabilidad del signoCERHELADO, pues la citada marca no es sus-ceptible de registro por encontrarse registrada yvigente la expresión CREM HELADO … pues enel examen de fondo no se tuvo en cuenta elgrado de similitud de las marcas base de laoposición, no se aplicó correctamente los pre-supuestos de irregistrabilidad de los signos y nose interpretaron adecuadamente las disposicio-nes vigentes aplicables, configurándose tam-bién una falsa e inapropiada motivación.”

Refiriéndose a la violación del artículo 134, afir-ma que “como ya ha sido demostrado, la marcaCERHELADO para la clase 29 internacional, noes distintiva, toda vez que resulta similarmenteconfundible con el signo CREM HELADO previa-mente registrado. Así, al existir confundibilidad

entre las marcas… no sería apta para identificarlos productos para los cuales ha sido otorgada,y por el contrario, creará confusión entre elpúblico consumidor.”

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su contestación a la demanda, solicitaque no sean tomadas en cuenta las pretensio-nes y condenas peticionadas por la accionanteen contra de la Nación, por cuanto carecen deapoyo jurídico y, por consiguiente, de sustentolegal para que prosperen.

Argumenta la legalidad de los actos administra-tivos acusados, manifestando que en sus actua-ciones “…no se ha incurrido en violación de lasnormas contenidas en la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina”. Aseveraque la Superintendencia “…se ajustó plenamen-te al trámite administrativo previsto en materiamarcaria, garantizando el debido proceso y elderecho de defensa”.

Respecto a la supuesta violación del artículo134, refiere antecedentes jurisprudenciales sen-tados por este Tribunal en el proceso número14- IP-98.

Con relación a la registrabilidad de la marcaCERHELADO para distinguir productos com-prendidos en la clase 29, expresa que “…si-guiendo los lineamientos anteriores, fundamen-tados en criterios jurisprudenciales y legales,se tiene que, efectuado el examen conjuntal delas marcas enfrentadas ‘CERHELADO’ frente a‘CREM HELADO’ no arroja confusión, pues nopresentan similitudes, ya que cada uno de lossignos en controversia poseen elementos dis-tintivos de orden gráfico, ortográfico y fonéticosuficientemente distintivos, adicionando a ellola diferencia conceptual, tal como lo manifestóoportuna y acertadamente el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, sin queconlleven al público consumidor a error sobre elproducto mismo, ni sobre su procedencia em-presarial…”

Concluye opinando, en lo fundamental, que “…losactos administrativos acusados, expedidos porla Superintendencia… no son nulos, se ajustana pleno derecho a las disposiciones legalesvigentes aplicables sobre marcas y no violentan


normas de carácter superior como lo aduce laparte demandante.”

c) Tercero interesado

La sociedad P.C.A. PRODUCTORA Y COMER-CIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A, considera-da como tercero interesado en esta causa, noha dado contestación a la demanda propuestapor la sociedad MEALS DE COLOMBIA S.A.,según así se acredita en el oficio Nº 0921, de 1de junio del 2005.

Con vista a lo antes expuesto, el Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

La interpretación prejudicial ha sido formuladacon base en lo dispuesto por el artículo 61 de laDecisión 184, correspondiente al antiguo Esta-tuto de este Tribunal. No obstante esa equivoca-ción, este Tribunal estima que la solicitud pre-sentada se ajusta suficientemente a las exigen-cias establecidas en el artículo 125 del Estatutovigente actualmente, aprobado mediante Deci-sión 500 del Consejo Andino de Ministros deRelaciones Exteriores; en efecto, se identifica ala Instancia Nacional Consultante, se hace unarelación de las normas cuya interpretación sepide, se refiere la causa interna que la origina y,se señala lugar y dirección concretos para larecepción de la respuesta a la consulta.

Respecto del informe sucinto de los hechosconsiderados relevantes, cabe anotar que la Ins-tancia consultante se ha limitado, como en otrosvarios casos observados ya por este Tribunal, areferir los argumentos formulados únicamentepor la parte actora, soslayando aquellos ex-puestos en la contestación a la demanda por laSuperintendencia de Industria y Comercio deColombia, los cuales han debido, por esa cau-sa, ser extraídos del respectivo escrito apareja-do al expediente.

Este Tribunal, por otra parte, es competentepara interpretar, en vía prejudicial, las normasque conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad, siempre que la solicitud provengade un juez nacional competente, como lo es eneste caso la jurisdicción nacional consultante,conforme lo establecen los artículos 32 y 33 delTratado de Creación del Organismo.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, ha requerido de este Organis-mo, por medio de la solicitud remitida con oficioNº 0921, de 1 de junio de 2005, la interpretaciónprejudicial de los artículos 134, 136 y 150 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, razón por la cual este Tribunal procedea atender el requerimiento en los términos for-mulados, toda vez que la solicitud relativa alregistro de la marca “CERHELADO” (nominati-va) ha sido presentada el 12 de febrero de 2002,esto es, en vigencia de la Decisión 486. Noobstante, este Tribunal estima necesario que lainterpretación del artículo 136 se limite a suliteral a), por corresponder a las normas relacio-nadas con los actos administrativos materia dela controversia; todo, al amparo de lo previsto enel artículo 34 del Tratado de Creación de esteOrgano Jurisdiccional.

3. NORMAS A SER INTERPRETADAS

En consecuencia con lo expresado, los textosde las normas a ser interpretadas son los si-guientes:

DECISION 486

“Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,

logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;d) las letras y los números;e) un color delimitado por una forma, o una

combinación de colores;f) la forma de los productos, sus envases o

envolturas;g) cualquier combinación de los signos o me-

dios indicados en los apartados anteriores.


“Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;”

(…)

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución.”

4. CONCEPTO DE MARCA

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

En línea con lo expuesto, el Tratadista RicardoMetke Méndez 2 ha señalado:

“La marca es un signo o combinación designos que utiliza el empresario para identifi-car en el mercado los productos que fabricao comercializa o los servicios que presta,con el propósito de distinguirlos de otras al-ternativas que se ofrezcan en el mercado”.

El objetivo central de la marca es que el consu-midor se encuentre habilitado para reconocer unproducto o un servicio relacionado con ciertotipo de calidades y características que él haexperimentado directamente o sobre las cualesha sido informado.

En efecto, y volviendo con el profesor Metke 3

“El concepto de marca, (…) comprende elsigno y el producto o servicio al cual seaplica. El signo, abstractamente considera-do, no tiene connotación de marca, sino en lamedida en que se relacione con el producto oservicio de que se trate, (…)”.

Clases de marcas

La doctrina ha reconocido algunas clases demarcas, como las denominativas, las gráficas ylas mixtas, en atención a la estructura del signo.

En el marco de la Decisión 486 se puede sinembargo constatar la existencia de otras clasesde signos, diferentes a las enunciadas, comolos sonidos, los olores, los colores, la forma delos productos, sus envases o envolturas, etc.,según consta detallado en su artículo 134.

Este Tribunal considera conveniente, examinarlo relacionado a las marcas denominativas porcorresponder a la clase a la cual se pertenecenlos distintivos en conflicto.

La MARCA DENOMINATIVA, llamada tambiénnominal o verbal, utiliza un elemento acústico ofonético y está formada por una o varias letrasque integran un conjunto o un todo pronunciable,que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos subgrupos: lasque tienen connotación conceptual como lasmarcas sugestivas y las arbitrarias y, las que notienen esa connotación como las denominadasmarcas caprichosas o de fantasía, que son aque-llas que nacen del acuñamiento o conjunción depalabras con el propósito de emplearlas comomarcas.

Estos elementos al ser apreciados en su con-junto producen en el consumidor una idea sobrela marca que le permite diferenciarla de lasotras existentes en el mercado.

Ahora bien, al cotejar dos marcas denominativas,el examinador deberá someterlas a las reglasrecomendadas por la doctrina para la compara-ción marcaria, y prestará especial atención alcriterio que señala que a los signos se lesobservará a través de una visión de conjunto, sinfraccionar sus elementos.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios,elaborados en torno a la comparación de mar-cas denominativas:

2 METKE, M., Ricardo, “Lecciones de Propiedad Indus-trial”, Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. Barrer y Mc,Kenzie, Editorial Diké, Medellín, 2001, p. 53.

3 Metke, op. Cit., p. 54.


“...ha de ser realizada una visión de conjuntoo sintética, operando con la totalidad de loselementos integrantes, sin descomponer suunidad fonética y gráfica en fonemas o vocesparciales, teniendo en cuenta, por lo tanto,en el juicio comparativo la totalidad de lassílabas y letras que forman los vocablos delas marcas en pugna, sin perjuicio de desta-car aquellos elementos dotados de especialeficacia caracterizante, atribuyendo menosvalor a los que ofrezcan atenuada funcióndiferenciadora.”

“...han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“…la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“...en el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consu-midor y determina, por lo mismo, la impre-sión general que la denominación va a susci-tar en los consumidores.” 4

5. LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEUNA MARCA

El artículo 134 de la Decisión 486 define demanera general a la marca y luego, determinalos requisitos que debe reunir un signo para serregistrable como tal.

La susceptibilidad de representación gráfica, jun-tamente con la distintividad, son expresamenteexigidos por esa Decisión, como elementos esen-ciales de una marca; el requisito de perceptibilidad,que estaba expresamente establecido en la De-cisión 344, está implícitamente contenido en ladefinición de marca que hace la Decisión 486.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca consiste en descripciones realizadas a tra-

vés de palabras, gráficos, signos mixtos, colo-res, figuras etc., de tal manera que sus compo-nentes puedan ser apreciados en el mercado deproductos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La distintividad es, según la doctrina y la juris-prudencia, la función primordial de la marca y,es la característica que permite diferenciar pro-ductos y servicios, a fin de que el consumidorlos individualice e identifique con el fin de reali-zar de manera adecuada la elección de losproductos que desea adquirir.

Un signo que cumple con la condición de serdistintivo, cuenta con dos aspectos fundamen-tales: “la capacidad intrínseca o ‘de individuali-zación’ y la capacidad extrínseca o de ‘no con-fundibilidad’” 5. La fuerza distintiva de la marcaimplica que el signo, por sí mismo, debe tener lasuficiente capacidad para individualizar los bie-nes sobre los cuales se la coloca y, además, nodebe generar confusión respecto de otros sig-nos registrados o previamente solicitados.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTROMARCARIO

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca, lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, objeto de la interpretación prejudicial soli-citada.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos de

4 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE-RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A., Es-paña, 1984. Págs. 199 y SS.

5 OTERO LASTRES, José Manuel. “REGIMEN DE MAR-CAS EN LA DECISIÓN 486 DEL ACUERDO DE CAR-TAGENA”. Revista Jurídica del Perú. Año LI Nº 2. Juniode 2001. Pág. 129.


los de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 6

Ha enfatizado además en sus pronunciamientosel Organismo, acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión. Esto, por cuanto la labor de deter-minar si una marca es confundible con otra,presenta diferentes matices y complejidades,según que entre los signos en proceso de com-paración exista identidad o similitud y según laclase de productos o servicios a los que cadauno de esos signos pretenda distinguir. En loscasos en los que las marcas no sólo seanidénticas sino que tengan por objeto individuali-zar unos mismos productos o servicios, el ries-go de confusión sería absoluto; podría presumirse,incluso, la presencia de la confusión. Cuandose trata de simple similitud, el examen requierede mayor profundidad, con el objeto de llegar alas determinaciones en este contexto, así mis-mo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes alejándose de uncriterio arbitrario, han de establecerla con baseen principios y reglas que la doctrina y la juris-prudencia han sugerido, a los efectos de preci-sar el grado de confundibilidad, la que puede irdel extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Organo JurisdiccionalComunitario, basándose en la doctrina, ha se-ñalado que para valorar la similitud marcaria y elriesgo de confusión es necesario, en términosgenerales, considerar los siguientes tipos desimilitud:

La similitud ortográfica que emerge de lacoincidencia de letras entre los segmentos acompararse, en los cuales la secuencia de vo-cales, la longitud de la o las palabras, el númerode sílabas, las raíces, o las terminaciones co-

munes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signos re-presentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

7. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO

La doctrina y la jurisprudencia han establecidocriterios generales que sirvan al funcionario o aljuez, para facilitarles la comparación y aprecia-ción de la posible similitud entre las marcascomparadas:

Este Organo Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia, las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colo-carse en el lugar del comprador presunto y te-ner en cuenta la naturaleza de los productos.

“Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las se-mejanzas y no las diferencias que existenentre las marcas”. 7

Acerca de la utilidad y aplicación de estosparámetros técnicos, el tratadista Breuer More-no ha manifestado:

6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-PO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas deFábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Ai-res, Pág. 351 y ss.


“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la mar-ca es la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

“En las marcas es necesario encontrar ladimensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

“La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otramarca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendootro criterio, debe emplearse el método de uncotejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en formaindividualizada. El efecto de este sistemarecae en analizar cuál es la impresión finalque el consumidor tiene luego de la observa-ción de las dos marcas. Al ubicar una marcaal lado de otra se procederá bajo un examenriguroso de comparación, no hasta el puntode ‘disecarlas’, que es precisamente lo quese debe obviar en un cotejo marcario.

“La similitud general entre dos marcas nodepende de los elementos distintos que apa-rezcan en ellas, sino de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de esoselementos”. 8

8. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone queen el caso en que se hayan presentado oposi-ciones, la oficina nacional competente notificaráel hecho al solicitante, para que dentro de los30 días siguientes haga valer sus argumentacio-nes y, si lo considera necesario, presente prue-bas. La oficina nacional competente, a solicitudde parte, otorgará 30 días de plazo adicionalpara presentar pruebas que sustenten la con-testación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486determina que “Vencido el plazo establecido enel artículo 148, o si no se hubiesen presentadooposiciones, la oficina nacional competente pro-cederá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposiciones,la oficina nacional competente se pronunciarásobre éstas y sobre la concesión o denegatoriadel registro de la marca mediante resolución”.

Por tanto, a la Oficina Nacional Competente lecorresponde realizar el examen de registrabili-dad, el que es obligatorio y debe llevarse a caboaún en el caso de que no hubiesen sido presen-tadas oposiciones; en consecuencia, la Autori-dad Competente en ningún caso queda eximidade realizar el examen de fondo para conceder onegar el registro. En el caso de que sean pre-sentadas oposiciones, la oficina nacional com-petente se pronunciará acerca de éllas así comorespecto de la concesión o de la denegación delregistro solicitado.

Sobre este punto este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones comprometemás aún al funcionario respecto de la realiza-ción del examen de fondo, pero, la inexisten-cia de las mismas no lo libera de la obliga-ción de practicarlo; esto, porque el objetivode la norma es el de que dicho examen seconvierta en etapa obligatoria dentro del pro-ceso de concesión o de denegación de losregistros marcarios.” 6

Se concluye entonces que, de acuerdo a ladoctrina y a la jurisprudencia citada, el JuezConsultante deberá considerar el sentido y al-cance que resulten de la presente interpreta-ción, en la aplicación de la norma contenida enel artículo 150 de la Decisión 486 al caso con-creto.

8 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAM-PO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


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Con base en estos fundamentos,


C O N C L U Y E:

1. Un signo puede ser registrado como marcacuando distingue productos o servicios enel mercado y, reúne el requisito de ser sus-ceptible de representación gráfica de con-formidad con lo establecido por el artículo134 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. Esa aptitud se confir-mará, por cierto, si la denominación cuyoregistro se solicita no se encuentra com-prendida en ninguna de las causales deirregistrabilidad determinadas por los artícu-los 135 y 136 de la misma Decisión.

2. Al comparar marcas denominativas, deberealizarse una visión de conjunto, conside-rando la totalidad de los elementos inte-grantes y teniendo en cuenta, en el juiciocomparativo, la totalidad de las sílabas yletras que conforman los vocablos de lasmarcas en pugna. Podrán ser consideradassemejantes las marcas, cuando la sílabatónica ocupa la misma posición en las de-nominaciones comparadas y es idéntica omuy difícil de distinguir.

3. No son registrables los signos que, segúnlo previsto en el artículo 136, literal a) de lareferida Decisión 486 y en relación con de-rechos de terceros, sean idénticos o seasemejen a una marca anteriormente solici-tada para registro o registrada para los mis-mos servicios o productos o, para productoso servicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar en el público unriesgo de confusión o de asociación. De elloresulta, que no es necesario que el signosolicitado para registro induzca a error o aconfusión a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confu-sión o de asociación para que se configurela prohibición de irregistrabilidad.

4. Para la determinación de la confundibilidadentre dos signos, se debe apreciar de mane-ra especial sus semejanzas antes que susdiferencias, con el objeto de evitar la posibi-lidad de error en que pueda incurrir el consu-midor al apreciar las marcas en cotejo.

5. El riesgo de confusión deberá ser analizadopor la Autoridad Nacional Competente, suje-tándose a las reglas de comparación designos y considerando que aquél puede pre-sentarse por similitudes gráficas, fonéticasy conceptuales.

6. La Oficina Nacional Competente, hayan sidoo no presentado oposiciones, realizará obli-gatoriamente el examen de registrabilidad,de manera previa a conceder o negar elregistro de una marca, debiendo comunicarsu decisión al peticionario por medio deresolución debidamente motivada.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presente in-terpretación prejudicial al dictar sentencia den-tro del expediente interno Nº 2003-00010 (8608),de conformidad con lo dispuesto por el artículo127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, codificado por medio deDecisión 500 del Consejo Andino de Ministrosde Relaciones Exteriores. Deberá tomar en cuen-ta, también, lo previsto en el último inciso del ar-tículo 128 del mencionado Instrumento.

Notifíquese esta interpretación prejudicial almencionado Consejo, mediante copia sellada ycertificada de la misma. Remítase además co-pia a la Secretaría General de la ComunidadAndina, para su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.







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SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaintranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/Gace1238.pdf · Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada