Tutela giudiziaria -civile e penale- in materia di titoli di proprietà industriale

25/06/2009FELTRINELLI & BROGI 1

Tutela giudiziaria -civile e penale- in materia di titoli di

proprietà industriale


Intento del legislatore comunitario e nazionale

•Reprimere con sempre maggiore decisione e fermezza il fenomeno della contraffazione e della pirateria.

•Come? Mettendo a disposizione dei soggetti lesi e dei giudici strumenti processuali più incisivi ed efficienti.


Interventi del legislatore italiano

• Il legislatore italiano, dal 2003 ad oggi, è intervenuto sul piano sostanziale e su quello processuale per rendere l’impianto legislativo più rapido, efficiente e vicino ai bisogni dell’impresa che protegge i propri diritti di P.I. (quindi non di ogni impresa, ma dell’impresa che innova e protegge le proprie innovazioni).


Legge 12.12.2002 n.273

• Sono state dapprima concepite le 12 sezioni specializzate che hanno competenza non solo su marchi, brevetti, modelli, nuove varietà vegetali e diritto d’autore, ma anche per le indicazioni geografiche, denominazioni d’origine, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e segni distintivi diversi dai marchi (es. domain names).


Legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria 2004)

• Ha introdotto misure urgenti per la tutela dell’indicazione di provenienza “Made in Italy” istituendo un controllo più severo alle dogane e prevedendo che l’importazione e l’esportazione e/o la commercializzazione di prodotti recanti false indicazioni di provenienza costituisce reato punibile ai sensi dell’art.517 del codice penale.


D.Lgs. 10.2.2005 n.30 (C.P.I.)• E’ stato varato il Codice della Proprietà

Industriale che riunifica e coordina in un unico testo la normativa relativa ai marchi, ai brevetti, ai modelli e alle informazioni riservate (non il diritto d’autore che continua ad essere regolato dalla L.633 del 1941 varie volte modificata nel corso degli anni).


D.Lgs. n.140/2006

• Nel 2006 è stata recepita anche in Italia la cd. “direttiva enforcement”.

• Tale normativa di derivazione comunitaria incide sia sulla legge sul diritto d’autore (LdA) che sul Codice della Proprietà Industriale (CPI)


Segue: D.Lgs. 140/06

• Il legislatore, con 21 articoli all’insegna della lotta alla contraffazione a alla pirateria (entrati in vigore il 22.4.2006), ha inteso conferire più intensi poteri ai magistrati e alle parti offese/danneggiate tanto in punto di adozione di misure cautelari che di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno della contraffazione.


POTERI INQUISITORI• Art.121 comma 2-bis CPI

• Art.156-bis LdA

• In caso di violazione commessa “su scala commerciale mediante atti di pirateria” autorizza il giudice -se richiesto dalla parte che subisce l’atto di pirateria- a disporre l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte”.


Segue: artt. 121 comma 2 bis CPI e 156 bis LdA

• Le norme introdotte prevedono la possibilità di chiedere l’esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale. Questo solo quando la violazione sia commessa su scala commerciale con atti di pirateria (a differenza della discovery che può sempre essere chiesta se gli indizi forniti sono seri)

• Quindi quando le violazioni risultano commesse dolosamente in modo sistematico (art.144 CPI)


POTERI INQUISITORI• Art.121-bis CPI - Art.156-ter LdA

• Autorizza il magistrato, sia nei procedimenti cautelari sia in quelli di merito volti ad accertare la contraffazione, ad ordinare che -mediante interrogatorio- vengano fornite informazioni “sull’origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazioni di servizi”.

• Possono subire l’interrogatorio non solo l’autore della violazione ma anche chi sia stato trovato in possesso delle merci su scala commerciale e chi sia stato sorpreso ad utilizzare servizi oggetto di violazione sempre su scala commerciale


POTERI INQUISITORI• Segue: art.121-bis CPI e art.156-ter LdA

• Tali informazioni possono comprendere: il nome e l’indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, e di altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi.

• Si tratta di una disposizione che consente al giudice di raccogliere, mediante interrogatorio, tutte le informazioni necessarie per comprendere ed accertare le dimensioni e la portata del fenomeno contraffattorio per consentire al soggetto leso di estendere l’azione a terzi, oppure intentarne una nuova o chiedere la tutela in sede penale.


POTERI INQUISITORI• Art.127, comma 1-bis CPI

• Art.171-octies LdA

• A rafforzare ulteriormente i poteri istruttori del magistrato delle sezioni specializzate è intervenuto l’espresso richiamo all’art.372 del codice penale con pene ridotte della metà (chiunque deponendo come testimone innanzi all’A.G. afferma il falso o nega il vero ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da 2 a 6 anni [quindi da 1 a 3 anni]).


ART.131 CPI• Il nuovo art.131 CPI specifica l’inibitoria

cautelare sia con riferimento al divieto della prosecuzione o della ripetizione delle violazioni in atto sia con riferimento a qualsiasi violazione imminente.

• La norma è stata integrata con la previsione dell’ordine di ritiro dal commercio delle cose costituenti violazione purché l’ordine valga nei confronti di chi sia proprietario delle stesse o ne abbia la disponibilità.


POTERI SANZIONATORI

• Art.124 CPI (Misure correttive e sanzioni civili)

• Sulla base di tale norma la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può disporre:


POTERI SANZIONATORI

• a) l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione;

• b) il ritiro dal commercio e la distruzione delle cose costituenti violazione a spese dell’autore della violazione;

• c) il ritiro temporaneo dal commercio se il giudice accerta che le cose costituenti violazione sono suscettibili di un uso legittimo, previa adeguata modifica


POTERI SANZIONATORI• Art.124 CPI. L’inibitoria e l’ordine di ritiro definitivo dal

commercio:

• possono essere emessi non solo nei confronti del proprietario ma anche di chi abbia comunque la disponibilità dei beni;

• possono inoltre essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio e i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

• Quindi, in base alla norma, mentre l’intermediario può essere colpito dalla sentenza solo se parte del processo, coloro che hanno la disponibilità del bene possono essere invece colpiti anche se non convenuti nel giudizio.


RISARCIMENTO del DANNO• Art.125 CPI – Art.158 LdA

• La nuova norma considera le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo riconducibili rispettivamente alla reintegrazione del patrimonio del soggetto leso e a quello dell’arricchimento senza causa


RISARCIMENTO del DANNO• L’art.125 comma 1 CPI richiama le

disposizioni del codice civile concernenti la determinazione del danno risarcibile e le sue voci del danno emergente e del lucro cessante con una disposizione che richiama anche i benefici realizzati dall’autore della violazione, ma unicamente come elemento sintomatico del mancato guadagno.


RISARCIMENTO del DANNO• L’Art. 125 CPI autorizza anche la monetizzazione del

danno morale e del pregiudizio non economico.

• L’art.125 comma 3 CPI stabilendo che In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui eccedono tale risarcimento, sancisce una forma di risarcimento del danno nelle ipotesi in cui danno il soggetto leso non abbia subito danno dimostrabile.


CRITERI DI QUANTIFICAZIONE del

DANNO• Danno emergente (perdita o necessitata

erogazione di somme di danaro a causa della contraffazione)

• Costi sostenuti per acquisire la prova della contraffazione, attività promozionali per neutralizzare l’illecito, annacquamento della posizione di monopolio, diminuzione del prezzo operata a causa della presenza di un concorrente


Segue: criteri di quantificazione

• Lucro cessante (ricostruzione del pregiudizio patito dalla vittima della contraffazione: mancata acquisizione di valori economici nel patrimonio del danneggiato)

• 3 criteri: decremento del fatturato, utile del contraffattore, giusto prezzo del consenso (royalty)


Segue. Criteri di quantificazione

• Danno morale. Due diversi aspetti:

• pretium doloris connesso alla configurabilità di un reato

• Danno all’immagine più di frequente riconosciuto alla vittima della contraffazione


Retroversione degli utili

• Può essere chiesta in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui gli utili del contraffattore eccedono tale risarcimento.

• La problematica in ordine alla norma dell’art.125 3° co CPI è legata all’individuazione dei presupposti in presenza dei quali accogliere la domanda


Segue: art.125 3° comma CPI

• La norma è “sospettata” di incostituzionalità in quanto prevede che la vittima della contraffazione abbia diritto in ogni caso (quindi anche in assenza di nesso di causalità tra la contraffazione e gli utili del contraffattore) ai profitti del contraffattore.


Segue: art.125 3° co CPI• La norma sfugge alla logica tipica

dell’istituto risarcitorio e si pone sulla scia delle norme volute dal legislatore per inasprire la lotta alla fenomeno della contraffazione


RISARCIMENTO del DANNO

• Art.144-bis CPI – Art.162-ter LdA

(sequestro conservativo)

• In base a questa norma il soggetto leso che faccia valere circostanze idonee a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, può ottenere un provvedimento di sequestro dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione ai sensi dell’art.671 c.p.c.



• Segue: art.144-bis CPI

• Tale sequestro può riguardare anche il blocco dei conti correnti bancari e di altri beni del presunto autore della violazione sino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l’A.G. può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l’accesso alle pertinenti informazioni



• Allo scopo di consentire la migliore esecuzione del sequestro l’A.G. può acquisire direttamente (quindi anche senza istanza della parte lesa) la documentazione bancaria, finanziaria e commerciale del preteso contraffattore.


DDL 1195 A approvato dal Senato il 14.05.2009

• Si tratta di un disegno di legge ancora in corso di esame con il quale il legislatore, nel tentativo di costituire un deterrente al fenomeno della contraffazione, rafforza la tutela penale dei titoli di proprietà industriale


Novità che saranno apportate al codice penale

• Il DDL 1195 prevede alcune modifiche agli artt. 473 e 474 CP oltre all’introduzione degli artt. 474-bis, ter e quater e 517-ter, quater quinquies.

• Queste norme introducono pesanti sanzioni penali (fino a 4 anni di reclusione e in caso di circostanze aggravanti fino a 6)


Segue: Deriva Penalistica

• Le norme penali finora si applicavano in caso di falsificazione materiale del titolo di proprietà industriale (quindi del documento cartaceo),mentre ne viene prevista l’applicazione per la semplice violazione in sé del titolo di P.I.

• Si crea, in questo modo, una sorta di sovrapposizione di competenza cone le Sezioni Specializzate


Tutela penale fin dal deposito della domanda

• La fattispecie penale sarebbe ipotizzabile, secondo il testo approvato dal Senato, fin dal momento del deposito della domanda, di cui nessuno conosce l’effettiva validità.

• Quindi mentre da un lato si creano giudici civili specializzati in questa materia, dall’altro si attribuisce a giudici non specializzati e notoriamente oberati di lavoro, una competenza sovrapposta a quella dei giudici specializzati


Rischi connessi alla deriva penalistica nella tutela dei DPI

• Le norme hanno ovviamente lo scopo di punire le cd. multinazionali del falso, le quali però non si fermeranno certo perché vi è una nuova ipotesi di reato, così l’inasprimento delle norme finirà per colpire imprenditori ignari dell’esistenza di un brevetto (o anche solo di una domanda di brevetto)


Rimedi da adottare da parte degli imprenditori

• Gli imprese italiane dovranno attrezzarsi di conseguenza e quindi non solo

• depositare sistematicamente i propri brevetti, marchi e design industriali

• ma anche

• verificare i depositi dei concorrenti attraverso specifiche ricerche di novità e verifiche di interferenza


Legge n.69 del 18.6.2009 pubblicata in G.U. il 19.6.2009 entra in vigore il 4.7.2009

• La novella introduce modifiche su tutto il corpo del codice di rito che si propongono di ridurre drasticamente i tempi del processo.

• La riforma si applica anche alla materia della proprietà industriale, laddove il CPI non preveda diversamente


Principali innovazioni in relazione alla processo

industrialistico• Valorizzazione del principio di lealtà

processuale: sanzioni irrogabili d’ufficio alla parte che con il proprio comportamento ha determinato un allungamento dei tempi del processo.

• Nel caso la parte, ancorché vittoriosa ma per un importo non superiore alla proposta, abbia rifiutato una proposta transattiva, sarà condannata alle spese di lite maturate dopo la proposta


Segue. Innovazioni al c.p.c.• Semplificazione delle decisione della causa:

il giudice potrà porre a fondamento della decisione anche fatti non specificamente contestati dalla parte. Chi si difende dovrà contestare in modo espresso e specifico le affermazioni di chi agisce.

• La redazione della sentenza sarà concisa e potrà richiamarsi a precedenti conformi


Segue: innovazioni al c.p.c.• Se c’è l’accordo delle parti il giudice può autorizzare

l’acquisizione della prova testimoniale scritta

• Il giudice dovrà fissare un calendario del processo al fine di poter prestabilire la durata del processo.

• Il CTU dovrà depositare la perizia dopo averla sottoposta alle parti e aver commentato le rispettive osservazioni.

• Viene previsto un filtro per i ricorsi in cassazione


CONCLUSIONI

• L’impronta data dal legislatore italiano è dunque netta e si traduce in un sensibile rafforzamento della lotta alla contraffazione sul territorio nazionale, nella più rigorosa osservanza degli standard comunitari stabiliti per la tutela della proprietà intellettuale.


CONCLUSIONI

• Le riforme (dal decreto sull’enforcement alla riforma del codice penale) contengono norme che possono condurre anche alla completa paralisi delle imprese responsabili della violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

• La proprietà intellettuale è ormai divenuta un’arma potente in mano a chi potrà -e saprà- investire ingenti risorse nella capillare protezione dei propri titoli e nella conseguente pressante tutela giudiziaria degli stessi.


CONCLUSIONI• Naturalmente la tutela della proprietà

intellettuale rischia così di diventare uno dei modi più potenti per l’esclusione dei concorrenti dal mercato: a chi dispone di più risorse da investire nella P.I. il legislatore offre mezzi legali per spazzare i concorrenti dal mercato.

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