VII Sentencias tribunales españolesold.dpz.es/diputacion/areas/bienestarsocial/talleres_patentes/2013/J7.pdf · - En 20 días laborables desde la demanda - Deberán negarse o admitirse

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Pablo Calvo, Tomás LlamasPablo Calvo, Tomás LlamasPablo Calvo, Tomás LlamasPablo Calvo, Tomás Llamas

ABG Patentes, S.LABG Patentes, S.LABG Patentes, S.LABG Patentes, S.L

17 de mayo de 2013

Introducción: Acciones judiciales en materia de patentes

• Vía civililícito civil y nulidad: Juzgados de lo Mercantil

• Vía penalilícito penal: Juzgados de Instrucción/Juzgados de lo Penal

• Vía administrativaimpugnación decisiones OEPM sobre solicitudes de registro ante losTJCA.

Tres órdenes jurisdiccionalesTres órdenes jurisdiccionalesTres órdenes jurisdiccionalesTres órdenes jurisdiccionales

ABG Patentes, S.L., 2013

Vía CivilVía CivilVía CivilVía Civil


Juzgados de lo Mercantil

Juzgados de lo Mercantil

Audiencias provincialesAudiencias provinciales

Tribunal SupremoTS-1 Civil

Tribunal SupremoTS-1 Civil

(PRIMERA INSTANCIA)

(SEGUNDA INSTANCIA;APELACIÓN)

(CASACIÓN)

Acciones contempladas en la Ley de Patentes

Acción por violación (art. 63 LP)La patente es nuestra y hay que hacer valer sus derechos frente a uninfractor

Acción de nulidadLa patente es de un contrario, es nula y bloquea nuestras actividades.

• Directamente (art. 113 LP) o• En respeusta a una acción de infracción (reconvención) (art. 126

LP)

Acción de jactancia o negatoria (art. 127 LP)La patente es de un contrario, es válida y amenaza nuestrasactividades

Acción reivindicatoria (arts. 10.1 y 12.1 LP)La invención es nuestra pero ha sido registrada por otro

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción


Cuestiones estratégicas

• Infracción y nulidad ¿son acumulables?¿Quién toma la iniciativa?

• Si se va a demandar por violación: sopesar siempre el grado devalidez.

• Si se va a demandar por nulidad: sopesar siempre si ya se está ensituación de infracción

► ¿acción de jactancia?

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción


1. Acciones por violación del derecho de patente (art. 63 LP)

- Acción de cesación- Acción de indemnización (“daños y perjuicios”)- Acción de embargo- Acción de atribución en propiedad- Acción de adopción de medidas destinadas a evitar la prosecución dela violación de la patente

- Acción de publicación de la sentencia

2. Mecanismos disponibles

-Diligencias de comprobación de hechos-Medidas cautelares

La acción por infracciónLa acción por infracciónLa acción por infracciónLa acción por infracción


Causas (art. 112 LP)

La no concurrencia de alguno de los requisitos de patentabili dad(arts. 4 a 9 LP y 31.1 LP y art. 24 LP).

-Novedad-Actividad inventiva-Aplicabilidad industrial-Adición de materia-Insuficiencia descriptiva

La falta de derecho a obtener la patente por su titular (art. 10.1 LP).

La acción de nulidadLa acción de nulidadLa acción de nulidadLa acción de nulidad


Fases

- Alegaciones- Demanda- Contestación

- Audiencia previa (fase de prueba)- Juicio- Sentencia

La Demanda y la Contestación incluyen los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, sin perjuicio del eventual dictamen judicial.

El procedimiento civilEl procedimiento civilEl procedimiento civilEl procedimiento civil


Art. 399.3 LEC

- Redacción de los hechos de forma ordenada y clara, con objeto defacilitar su admisión o negación por el demandado.

- Aportación ordenada de documentos (por ejemplo, dictámenespericiales), medios o instrumentos que se aporten.

- Formulación de valoraciones o razonamientos.

La fase de las alegaciones: la demandaLa fase de las alegaciones: la demandaLa fase de las alegaciones: la demandaLa fase de las alegaciones: la demanda


Art. 405 LEC

- En 20 días laborables desde la demanda

- Deberán negarse o admitirse los hechos alegados por el actor.

- El silencio o las respuestas evasivas podrán ser considerados por elTribunal como admisión tácita de los hechos.

- Puede incluir la impugnación de la validez de la patente (reconvención).

La fase de las alegaciones: contestación La fase de las alegaciones: contestación La fase de las alegaciones: contestación La fase de las alegaciones: contestación a la demandaa la demandaa la demandaa la demanda


La audiencia previa al juicio

Objeto:

- Invitar a las partes a resolver el conflicto de manera amistosa (art. 415 LEC).

- Resolución de cuestiones procesales(arts 416 a 425 LEC).

- Alegaciones complementarias (art. 426 LEC) .- Fijación de los hechos controvertidos (art. 427 LEC).- La proposición y admisión de prueba (art. 429 LEC).- El señalamiento de la fecha de celebración del juicio (art. 429.2

LEC).

La fase de pruebaLa fase de pruebaLa fase de pruebaLa fase de prueba


Objeto (art. 431 LEC):

- Práctica de la prueba, incluida: La ratificación, exposición, explicaciónde los dictámenes periciales y la crítica de los dictámenes de la otraparte.

- Las conclusiones orales (art. 433.2 LEC).

El juicioEl juicioEl juicioEl juicio


Los sujetos intervinientes:

− Jueces y magistrados (en tribunales unipersonales o colegiados), asistidos por Secretario Judicial y Oficiales

− Abogados− Procuradores (el procurador es el representante habilitado y

autorizado, que sigue el proceso, transmite documentos y comunicaciones, sigue instrucciones, etc)

− Las partes− Testigos− Peritos

Los sujetos intervinientesLos sujetos intervinientesLos sujetos intervinientesLos sujetos intervinientes


- Naturaleza: medio de prueba (art. 299.1 LEC) relevante para obtenercerteza sobre hechos relevantes del litigio (art. 299.3 LEC).

- Objeto: aportar al Juzgado los conocimientos científicos, artísticos,técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes yadquirir certeza sobre hechos.

- En materia de patentes, los peritos son principalmente:- Expertos en tecnología (profesores)- Expertos en materia de patentes (agentes)- Expertos en economía para cuantificar daños

El dictamen pericialEl dictamen pericialEl dictamen pericialEl dictamen pericial


Contenido

- El compromiso de objetividad (art. 335.2 LEC).

- Las reivindicaciones.

- Los elementos técnicos que componen las reivindicaciones, según lalectura de un experto en la materia (interpretación).

- Las características técnicas de la realización cuestionada.

- La comparación entre las características técnicas de lasreivindicaciones y las de la realización cuestionada.

- Conclusión: si la realización cuestionada cae dentro del ámbito deprotección de la patente

El dictamen pericial de El dictamen pericial de El dictamen pericial de El dictamen pericial de infraccióninfraccióninfraccióninfracción


- Determinación de las características técnicas de la patente objeto deanálisis e interpretación por un experto en la materia.

- Identificación de los documentos supuestamente anticipatorios

- Comprobación de que esos documentos forman parte del estado de latécnica.

- Desglose en características técnicas de los documentos supuestamenteanticipatorios.

- Juicio comparativo entre documentos del estado de la técnica e invencióncuya validez se cuestiona.

El dictamen pericial de El dictamen pericial de El dictamen pericial de El dictamen pericial de in(validez)in(validez)in(validez)in(validez)


- El juicio comparativo permitirá o no la combinación de documentos delestado de la técnica dependiendo de la causa de invalidez estudiada.

- Explicación de la metodología seguida.

- Conclusión 1: determinar si los documentos del estado de la técnica,considerados aisladamente o en combinación, reúnen todas lascaracterísticas técnicas de la patente cuya validez se cuestiona(novedad y actividad inventiva).

- Conclusión 2: determinar si la patente describe la invención de maneraclara y completa como para llevar a cabo la invención patentada sincarga excesiva (suficiencia descriptiva).

El dictamen pericial de El dictamen pericial de El dictamen pericial de El dictamen pericial de in(validez)in(validez)in(validez)in(validez)


Autonomía de las reivindicaciones dependientes con respecto a la principal

Nulidad parcialNulidad parcialNulidad parcialNulidad parcial


Sentencia Tribunal Supremo núm. 1009/2013, Sala de l o Civil, de 26 de febrero de 2013

dicha cuestión fue correctamente resuelta por el Tribunal de apelación, mediante la aplicación de la norma que, en casos de nulidad parcial, reconoce vigencia a las reivindicaciones no anuladas siempre que puedan constituir objeto de una patente independiente - apartado 3 del artículo 112 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo -,dado que el hecho de que aquellas contengan en su preámbulo referencias a una - o varias -reivindicación principal no le privan de la autonomía de que, por sí, sean merecedoras por las características adicionales para las que se solicitó protección.

Nulidad de reivindicación principal no implica nulid ad de reivindicaciones dependientes

Fecha de efectividad de las validaciones

Sentencia Tribunal Supremo núm. 431/2012 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 11 de julio de 2012

Contexto: La traducción de una patente EP en España se publica en unplazo aproximado de 4-7 meses desde su concesión.

Fallo del TS: El TS anula una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y manifiesta que la Ley española no puede apartarse de lo dispuesto en el Convenio de la patente Europea, que establece que la fecha de vigencia de una patente europea es la fecha de publicación de la mención de la concesión en el Boletín Europeo de Patentes, y que la obligación de depositar la traducción en la oficina española no significa que los daños se producen a partir del momento en que se publica el depósito de la traducción de la Oficina Española de Patentes.

El titular de una patente EP validada en España pued e hacer valer sus derechos desde la publicación de la concesión de la patente EP

Fecha de efectividad de las Fecha de efectividad de las Fecha de efectividad de las Fecha de efectividad de las validacionesvalidacionesvalidacionesvalidaciones


Novedad: “doble lista”

Article 54 EPC:

1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of thestate of the art.

2. The state of the art shall be held to comprise everything made availableto the public by means of a written or oral description, by use, or in anyother way, before the date of filing of the European patent application.

NOVEDAD: Doble listaNOVEDAD: Doble listaNOVEDAD: Doble listaNOVEDAD: Doble lista


Artículo 6 LP:

1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.



Guidelines EPO, G VI

8. Selection inventions

Selection inventions deal with the selection of individual elements, sub-sets, or sub-ranges, which have not been explicitly mentioned, within a larger known set or range.

(i) In determining the novelty of a selection, it has to be decided, whether the selected elements are disclosed in an individualised (concrete) form in the prior art (see T 12/81). A selection from a single list of specifically disclosed elements does not confer novelty. However, if a selection from two or more lists of a certain length has to be made in order to arrive at a specific combination of features then the resulting combination offeatures, not specifically disclosed in the prior art, confers novelty (the "two-lists principle").



Directrices examen OEPM - 6.4.11 Selección a partir de dos o más listas

Si un documento divulga dos listas de elementos, una invención que consista en la selección de elementos de ambas listas no se considerará divulgada.

Ejemplo: Supongamos una solicitud que protege una composición de aspirina y vitamina C y que en el estado de la técnica un documento divulga una composición que comprende dos ingredientes activos:

Ingrediente 1: Paracetamol, aspirina, ibuprofeno, morfina, codeína o antibióticos, yIngrediente 2: Vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D1, vitamina D2, cafeína o taurina.

La composición de aspirina y vitamina C se considerará, por tanto, nueva.



Sentencia Tribunal Supremo núm. 274/2011 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 27 de abril 2011

Demanda: Nulidad de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente europeaEP 409 281 validada en España con el número ES 2.167.306

La pretensión actora fundamenta la nulidad en no cumplirse el requisitode la novedad (arts. 54 y 138 CPE ), al estar su objeto comprendido en un documento anterior, consistente en una solicitud de patente europea identificada como D1, de fecha 22 de febrero de 1.989, que dio lugar a la patente EP 330172 validada en España como ES 2058356.




La patente reivindica la sal hemicálcica de las atorvastatina o Atorvastatina Cálcica, principio activo con propiedades anticolesterol.

La primera reivindicación tiene por objeto la atorvastatina cálcica,

la segunda se refiere a “una composición farmacéutica que incluye el compuesto de la reivindicación primera (atorvastatina cálcica) y unsoporte farmacéuticamente aceptable";

y la reivindicación tercera ampara "el uso del compuesto de la reivindicación primera para la preparación de una composición farmacéutica útil para tratar la hipercolesteremia o hiperlipidemía"




Tercer motivo de recurso de casación:

En el motivo tercero se alega infracción de los artículos 6 LP y 54 CPE, en relación con los artículos 4 LP y 52 CPE, al contravenir la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que interpreta el alcance del requisito de novedad regulado en dichos preceptos.




En el cuerpo del motivo se argumenta que la sentencia objeto del recurso interpreta el requisito de novedad de un modo muy restrictivo, casi "fotográfico" , puesto que considera que un documento del estado de la técnica anterior únicamente anticipa y priva de novedad a la supuesta invención posteriormente reivindicada si (i) la invención está descrita tal cual, (ii) la información proporcionada era clara, suficiente, sin ambigüedad, sistemática y reproducible o (iii) conducía inevitable e indefectible a la invención, de forma segura, al 100%.

A continuación señala que la Sentencia de primera instancia consideró probado que el documento del estado de la técnica anterior citado por la actora-recurrente (Documento D1) [solicitud de patente europea de 22 de febrero de 1.989 que dio lugar a la concesión de la patente EP 330172 validada en España como ES 2058356] menciona la formación de sales farmacéuticamente aceptables de atorvastativa, incluida la sal cálcica, que es el producto objeto de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente de autos, y estos mismos hechos fueron asimismo considerados probados por la Sentencia de la Audiencia.




Pero, -añade la recurrente-, que pese a considerar probados dichos hechos, la Audiencia llega a la conclusión de que el precitado documento del estado de la técnica (D1) no anticipa las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente de autos, entrando con ello en contradicción con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que interpreta el concepto de novedad [por lapsus se dice nulidad] de un modo no tan restrictivo o "fotográfico" , sino mucho más flexible, puesto que, de exigirse, como así ha hecho la Audiencia, la absoluta y total identidad entre el documento del estado de la técnica anterior y las reivindicaciones de la patente, en la práctica cualquier supuesta invención cumpliría con el requisito de novedad, vaciando de contenido la exigencia legal.




El motivo se desestima por las razones siguientes.….

En segundo lugar, la argumentación de la resolución recurrida gira en buena medida en el ámbito de la denominada descripción implícita. El art. 54 CPE (con igual contenido el art. 6 LP ) dispone que se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, y ésta esta constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. La falta de novedad puede tener lugar por una descripción explícita, derivada de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior [doctrina que se aplica en el caso por la Sentencia del Juzgado], o por divulgación implícita, que concurre, cuando, al poner en prácticas las enseñanzas del documento anterior, el experto hubiera inevitablemente llegado a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación.




La seguridad jurídica exige que la inferencia sea clara, directa e inequívoca, equivaliendo el término inevitable a ineluctable, ineludible o insoslayable, sin que quepa hacer reproche alguno a la resolución recurrida por el hecho de acoger un criterio mantenido en las decisiones de las Cámaras de Recurso de la EPO con arreglo a las que "la palabra inevitable significa indefectible, de ocurrencia segura, algo que debe suceder o aparecer, tan verdadero como para impedir soluciones alternativas válidas; en otras palabras, es equivalente a un 100% de probabilidad" (T 396/89, T 793/93).




En tercer lugar, el tratamiento jurídico del supuesto controvertido por la resolución se desarrolló en el ámbito de una invención de selección en las que la novedad presenta peculiaridades en la idea de que una descripción genérica no necesariamente destruye la novedad de una invención posterior consistente en un ejemplo específico. Señala la doctrina que en el examen de la novedad de una invención de selección hay que tener en cuenta si el resultado técnico que se consigue con el producto seleccionado estaba o no anticipado por referencia al conjunto o grupo de productos del que aquel producto se elige o selecciona.




La invención es nueva cuando la anterioridad referida a un grupo de productos no identifica específicamente las propiedades peculiares del producto cuestionado (el que constituye el objeto de la invención de selección sometida al examen de la novedad). Por otro parte, la doble lista no es suficiente para determinar la novedad de la patente de selección. Es necesario la existencia de un significativo número de opciones y alternativas que impidan al experto derivar de forma clara e inequívoca el producto, de modo que el producto final será uno u otro según la selección efectuada.




La Sentencia del Juzgado considera que el documento anterior -solicitud de patente de 22 de febrero de 1.989, identificado como D1- describe un único producto de partida -la atorvastatina-, y un procedimiento para la obtención de una sal farmacéuticamente aceptable, la sal cálcica, mencionada en una lista junto a otras seis posibles sales, indicando su utilidad como medicamento anticolesterol. La atorvastatina cálcica se obtiene de forma clara y sin ambigüedades por el experto por métodos convencionales. No hay doble lista, hay descripción explícita y, por ende, falta de novedad.




Sin embargo, para la Sentencia de la Audiencia la atorvastatina no es el único material de partida, hay doble lista, y no hay en D1 descripción explícita, no ya de la atorvastatina cálcica, sino de ninguna sal del compuesto. Y planteada la falta de novedad en la posibilidad de una descripción implícita, la complejidad de las opciones para el experto en la fecha relevante era suficientemente intensa como para poder afirmar que la obtención de una sal de calcio de la atorvastatina, no era una deducción inevitable, una enseñanza inevitable, una enseñanza inmediatamente aparente, inequívoca y 100% segura. Y asimismo razona la resolución recurrida acerca de que la retrospectividad -obtener el mismo resultado por las enseñanzas que proporciona la invención posterior- no permite destruir la novedad, y termina señalando que en caso de duda razonable sobre si una regla técnica de una divulgación anterior ha hecho accesible al público la invención, la duda debe favorecer al titular de la patente.




La resolución recurrida no parte de los mismos presupuestos fácticos que la de primera instancia, y la aplicación que hace, para apreciar el requisito de la novedad, de la doctrina de la patente de selección de doble lista y la complejidad de combinación de las posibilidades existentes en la descripción, así como sobre la necesidad de la inevitabilidad para la suficiencia de la descripción implícita, son cabalmente correctas.



Estado de la técnica para modelos de utilidad

1. El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad yla actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos deutilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha depresentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgadoen España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o porcualquier otro medio.

2. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica elcontenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos deutilidad tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha depresentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartadoprecedente y que hubieren sido publicadas en aquella fecha o en otraposterior.

EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: Estado Estado Estado Estado de la de la de la de la técnicatécnicatécnicatécnica, Art.145.1 y 2 LP, Art.145.1 y 2 LP, Art.145.1 y 2 LP, Art.145.1 y 2 LP


Sentencia Tribunal Supremo núm. 368/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 13 mayo

Demandante: «Pequeño Material Eléctrico, S.A.»Demandada: «Interflex, S.A»Demanda: Nulidad de U 9303005 (bandeja para el soporte de cables eléctricos) por falta de novedad y/o actividad inventiva frente a, entre otros, DE 4037412 (incorporada al Fondo Documental de la OEPM y puesta a disposición del público)

EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: DivulgaciónDivulgaciónDivulgaciónDivulgación en en en en España: Fondo documental de la OEPMEspaña: Fondo documental de la OEPMEspaña: Fondo documental de la OEPMEspaña: Fondo documental de la OEPM



«Interflex, S.A.», se opuso a dicha petición, alegando que no era suficiente, para dar lugar a la demanda, ni bastaba para privar de novedad a su modelo, el hecho de que la patente alemana estuviera incorporada a dicho Fondo Documental, pues ello no suponía su conocimiento suficiente por los industriales españoles.




“1º Es cierta la distinción que refiere la Audiencia en su primera parte, atinente en exclusiva a este Modelo de Utilidad, confirmado por la Sentencia de la misma, dado que los arts. 6-2 y 145-1, referidos respectivamente a las Patentes y a dichos Modelos, regulan la novedad respecto a otros anteriores, en que, para aquéllas, el estado de la técnica consiste en su «accesibilidad», y en éstos en su «divulgación».

2º No es lo mismo la posible «accesibilidad» a los datos del Registro, que la «divulgación» efectiva para el público (y técnicos) de los mismos.




3º No puede entenderse como «divulgación», que haga, pues, prohibitiva su reproducción, la simple recogida en el Fondo Documental,pues aunque pueda ser «accesible» a los técnicos y al público, el mismo no tiene como fin la «divulgación», dado que no se publican como las reivindicaciones de inscripciones, en el Boletín correspondiente, con todos sus pormenores (memorias y características) y ya que el acceso a tal Fondo se hace a través de claves y dígitos, cuya utilización requiere de un previo conocimiento de lo que se pretende identificar, por lo que, se insiste, con ello no se da la «divulgación» concreta que el precepto exige; y sin que exista, por otro lado, equivalencia de tal método con el de acceso a los datos de Bibliotecas para otros fines (consultas en Derecho, etc.).”



Sentencia Audiencia Provincial de Madrid núm. 330/2011 de 11 noviembre de 2011

“Así las cosas, consideramos obligado resaltar ciertas diferencias concurrentes entre las posibilidades técnicas de acceso a los contenidos del Fondo Documental que se daban en la fecha de obligada referencia para la segunda de las sentencias mencionadas (las solicitudes de los modelos -y con ello el horizonte temporal del estado de la técnica pertinente- se situaron en el año 1993) y las posibilidades técnicas de búsqueda existentes en el año 2005, que es cuando se solicitan los modelos de utilidad objeto del presente litigio. Pues constituye hecho notorio -dispensado por ello de prueba- el notabilísimo desarrollo experimentado durante dicho periodo de más de diez años por los medios de comunicación telemática, y, en particular, el creciente grado de sofisticación de las prestaciones brindadas por los modernos "buscadores" de internet, utilizados hoy día masivamente por la mayor parte de la población como herramientas que posibilitan el fácil hallazgo de los más variopintos contenidos.”




“Pues bien, tal y como se ha apuntado acertadamente en el campo doctrinal (VAREA SANZ, "El modelo de utilidad"), si bien es cierto que, a diferencia de la mera accesibilidad", la "divulgación" del Art. 145-1 exige conocimiento efectivo, … En tal sentido, no nos cabe la menor duda de que dentro los círculos naturales de consumo de los sistemas AN/PVS-14 se habrá tenido acceso a esos documentos -patentes USA de la actora- que, según el perito, se encuentran fácilmente disponibles en la red para cualquier persona normalmente motivada.”




“En suma, no se mantiene aquí un punto de vista diferente del expresado por la S.T.S. de 13 de mayo de 2004 sino que, teniendo en cuenta que la "ratio decidendi" de la misma está integrada por un conjunto de circunstancias (dificultades de acceso) temporalmente circunscritas y de naturaleza esencialmente contingente, la propia evolución de la técnica propicia un tipo de análisis que, sin contrariar aquel planteamiento, conduce en el caso analizado, en vista de la desaparición de tales circunstancias, a una conclusión diferente. Todo ello en una interpretación del requisito de la "divulgación" del Art. 145-1 L.P. que resulte acorde con la realidad social -en nuestro caso, realidad tecnológica- del tiempo en que dicha norma ha de ser aplicada, de acuerdo con el criterio propugnado por el Art. 3-1 del Código Civil .”



Sentencia Audiencia Provincial de Valencia núm. 382/2012, Sección 9ª, de 5 noviembre de 2012

Falta de novedad y/o actividad inventiva de MU 20040016 (maletín compartimentado para uso médico)

EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: EL MODELO DE UTILIDAD: DivulgaciónDivulgaciónDivulgaciónDivulgación en Españaen Españaen Españaen España



"La novedad (arts. 154, 6.1 y 145 LP ) y la actividad inventiva (art. 154, 8.1, 145 y 146 LP ), ambas, deben juzgarse con referencia al estado de la técnica, que está constituido por todo aquello que antes de la fecha de la presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido "divulgado en España" (especialidad normativa de los modelos de utilidad, pues para las patentes se habrá de estar a lo que se "ha hecho accesible al público en España o en el extranjero") por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio…




Y continúa argumentando que:

"...Es claro que los modelos de utilidad exigen "un grado de actividad inventiva menor" (así lo dice el Preámbulo de la LP 11/1986, de 20 de marzo, y lo reitera la jurisprudencia - SS., entre otras, 22 de abril de 2002 y 29 de octubre de 2004 ) que las patentes, y la ley claramente diferencia "evidente" (para las patentes) y "muy evidente" (para los modelos de utilidad), lo que supone que se debe estimar que concurre el requisito aunque la actividad inventiva sea poco intensa. Si evidente es lo "tan claro que resulta indudable o innegable", "lo que salta a la vista", lo muy evidente es lo que no deja lugar a duda alguna. Por lo tanto, si para el experto en la materia, sin ninguna dificultad ni duda, la regla técnica del mecanismo estaba en el estado de la técnica, no cabe reconocer que concurre el requisito de la actividad inventiva.




Y continúa argumentando que:

Se requiere una mínima actividad de creación o progreso técnico y su determinación se debe efectuar teniendo en cuenta el conjunto del estado de la técnica y la capacidad que se ha de suponer en un experto en la materia para relacionar lo evidente (aquí "muy evidente"), lo que constituye una cuestión de hecho ( S. 20 de febrero de 2008 ) cuya apreciación corresponde a los Tribunales que conocen en instancia.




Matizando, además, la citada resolución, en relación con la "divulgación" del modelo de utilidad que: "...con independencia de que en la perspectiva del requisito de la novedad la expresión "divulgado" del art. 145.1 LP respecto de los modelos supone una realidad o situación de conocimiento entre el público, que no encierra en cambio la expresión "accesible" al público del art. 6.2 LP para las patentes, la cual opera incluso en terreno de la posibilidad del conocimiento, como ya entendió la Sentencia de 13 de mayo de 2004, en el caso no se plantea cuestión respecto del conocimiento público del mecanismo anticipado. Sentada en la sentencia recurrida la difusión efectiva, tal apreciación de la divulgación o conocimiento en España (novedad relativa que rige para los modelos de utilidad, a diferencia de la absoluta - España o en el extranjero- que rige para las patentes) es cuestión de hecho ( SS. 22 de julio de 2003 , 18 de octubre de 2004 , 1 de marzo de 2007 , entre otras), y, por lo tanto, no susceptible de verificación casacional".



Jurisprudencia sobre la interpretación de las disposiciones transitorias del ADPIC en materia de patentes sobre productos farmacéuticos - Revisión de traducciones de validaciones españolas

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes


• 1986 – Adhesión España a las Comunidades Europeas – Convenio para la Concesión de Patentes Europeas

• Reserva Art. 167.2 EPC– “Conforme a lo previsto en el artículo 167.2 a), las patentes

europeas, en la medida que confieran protección a los productos químicos y farmacéuticos como tales, no surtirán efecto en España” (Instrumento de adhesión al CPE, de 10 de julio de 1986)

• RD 2424/1986 de 10 de octubre – “... Las patentes europeas que designen a España no producirán

ningún efecto en España en la medida en que confieran protección a productos químicos y farmacéuticos y mientras dicha reserva esté en vigor”

• La reserva también se introdujo en la Ley de Patentes

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes


• Consecuencias:– La única protección de la que podían gozar los productos

farmacéuticos era la referida al procedimiento

– Escenario posterior: • Dudas sobre si los efectos de la Reserva al EPC deberían persistir

sobre aquellas patentes que fueron concedidas como patentes de procedimiento para la fabricación de productos farmacéuticos o si deberían beneficiarse del espíritu del ADPIC

ADPICADPICADPICADPIC


• ADPIC entró en vigor en España 25 enero 1995 / 1 febrero 1996– ADPIC – Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio– TRIPS – Trade-Related aspects of Industrial Property rights– Motivo de ser del ADPIC

– A. P. Barcelona – España no renunció expresamente al periodo transitorio de 1 año - 1 febrero 1996

– No quedaba claro cómo afecta ADPIC a solicitudes y patentes de fecha anterior al 7 octubre 1992



– Artículo 27.1 ADPIC“Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología…”

- Artículo 70.2 ADPIC“Salvo disposición en contrario, el presente Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente acuerdo”

– Artículo 70.7 ADPIC“En el caso de los derechos de PI cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del presente Acuerdo. Tales modificaciones no incluirán materia nueva”



– Se recurrió al Art. 70.2 • Reivindicar protección de producto en relación con

– reivindicaciones de procedimiento (en patentes españolas o que formaran parte de un juego especial para España) o

– reivindicaciones de producto “erróneamente introducidas”, que se hubieran incluido en patentes solicitadas antes del 7 octubre 1992

– Concedidas antes de entrada vigor ADPIC

– Se recurrió al Art. 70.7 • Reivindicar protección de producto en relación con

– Reivindicaciones de procedimiento o– Reivindicaciones de producto “erróneamente” incluidas– solicitadas antes 7 octubre 1992 y pendientes a la entrada ADPIC

JurisprudenciaJurisprudenciaJurisprudenciaJurisprudencia


Multitud de sentencias (algunos ejemplos)

• Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Madrid, de 9 de diciembre de 2005 (Atorvastatina).

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª), de 26 de octubre de 2006 (Atorvastatina).

• Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona, de 26 de septiembre de 2006 (Atorvastatina).

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 17 de marzo de 2008 (Atorvastatina).

• Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, de 16 de octubre de 2006 (Olanzapina).

• Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, de 22 de octubre de 2007 (Losartan).

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 17 de enero de 2008 (Olanzapina).



• Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, de 19 de octubre de 2007 (Losartan).

• Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona, de 4 de octubre de 2007 (Losartan).

• Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª), de 2 de octubre de 2008 (Losartan).

• Sentencias del Tribunal Supremo (Sección 3ª), de 4 de noviembre de 2010 (Sildenafilo).

• Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 1ª), de 5 de diciembre de 2012 (Losartan).



– Ha quedado establecido

• Primacía del ADPIC sobre cualesquiera obligaciones derivadas del EPC que resultaran incompatibles con la prohibición temporal de patentar productos

• Aplicabilidad directa de las disposiciones de los artículos 27.1, 70.2 y 70.7

• Conformidad con la incorporación de reivindicaciones de producto en patentes que tenían únicamente reivindicaciones de procedimiento debido a las reservas

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