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CRISIS ECONOMICA - No constituye caso fortuito o fuerza mayor / CAUSAL DE JUSTIFICACION - Desequilibrio financiero no justifica el no uso de una marca registrada
En esta medida, podemos decir que aunque resultara probada la crisis económica de la sociedad titular del registro, ésta por sí misma no es causa justificada del no uso, pues en cierta medida las dificultades financieras de una empresa son previsibles y resultan normales en el giro ordinario de su actividad. No obstante, aún si aceptáramos que las dificultades económicas alegadas por quien debe probar el uso de la marca, constituyen un hecho externo al titular, que pueda ser tenido como fuerza mayor o caso fortuito, consideramos que la sola afirmación de éste en el sentido de que dicha crisis no le ha permitido usar la marca, no resulta válida, pues no existen en el expediente pruebas que demuestren que la presunta crisis es la razón del no lanzamiento al mercado de un producto farmacéutico con la marca PREMIER. En otras palabras, si bien las crisis económicas son normales en la actividad empresarial, y es un hecho notorio que ellas afectan en la actualidad a la mayoría de empresas colombianas, ellas (las crisis económicas), per se, no implican justificación para no observar la obligación de usar la marca, si así fuera, se ocasionaría una restricción indebida a la libre competencia, la cual resulta vital para la misma actividad económica.” (…)
NOTA DE RELATORIA: Se cita la Resolución 25689 de 31 de julio de 2001 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual se decidió cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER.
IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMA SUSTANCIAL - Normatividad aplicable es la vigente a la fecha de introducción de solicitud de cancelación Si bien en los cargos se invocan como violados los artículos 165 y 167 de la Decisión 486, el Tribunal ha precisado que en virtud de la irretroactividad de las normas sustanciales y atendiendo la fecha de introducción de la solicitud de cancelación, 30 de noviembre de 2000, así como la época en que ocurrieron los hechos en que se sustenta, la normatividad que rige para este caso es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en esa época, especialmente sus artículos 108 y 110 (…)
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 165 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 167 / DECISION DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 344 – ARTICULO 108 / DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 110
CARGA DE LA PRUEBA - La carga procesal está a cargo del titular del registro marcario / CANCELACION POR FALTA DE USO DE MARCA - La carga de la prueba la tiene el titular de la marca / LIBERTAD DE MEDIOS PROBATORIOS - Es admisible toda prueba que cumplan los requisitos a las que está sujeta / PRUEBA IDONEA - Prueba de procesos financieros no demuestran la utilización de la marca
En ese orden, cabe precisar que las circunstancias que pueden impedir la cancelación de una marca por no uso previstas en el inciso tercero del numeral 3 del artículo 108 de la Decisión 344, deben ser probadas por quien las alegue en su favor, es decir, que suya es la carga de la prueba, y para el efecto puede hacer uso de cualquier medio probatorio, sea que lo aporte o solicite su práctica dentro del tramite de la acción de cancelación y en la oportunidad que señala la
regulación comunitaria de dicha acción, sin perjuicio de los principios y requisitos a que se encuentra sujeta toda prueba: legalidad, pertinencia, necesidad, idoneidad, etc. La actora se queja de que en el trámite administrativo no le fue admitida como prueba idónea una certificación de la Superintendencia de Sociedades sobre la admisión del proceso de reestructuración de deuda que solicitó ante esa entidad, lo cual la Sala encuentra acertado puesto que la sola existencia de ese proceso es irrelevante frente al uso o no uso de una marca, ya que el mismo se refiere es a las acreencias de la empresa o sociedad de que se trate y sus posibilidades de pago o no, aspecto muy distinto de aquél.
FUENTE FORMAL: DECISION 344 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 108 NUMERAL 3
CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR - Invocados como justificación de la no utilización de una marca registrada / FUERZA MAYOR - Situación de iliquidez anterior a la adquisición de una marca no es causal de justificación para el no uso de la misma / CRISIS ECONOMICA - No constituye per se caso fortuito o fuerza mayor
En la exposición de las causas que la condujeron a esa situación de crisis, dice la actora en la comentada solicitud que “atraviesa una situación de iliquidez crítica desde inicio del año 2000, entre otras consecuencias la generalizada en el país desde algunos años por los grandes cambios en materia económica, originada en la globalización de la economía, de la apertura internacional de la misma que se inicio en los albores de la década anterior, no de manera paulatina sino por el contrario, de forma casi abrupta, ya que se implementaron un conjunto de medidas de aplicación inmediatas que generaron situaciones inesperadas para las empresas” (sic para todo el texto) (…) De golpe, no se observa que ese cúmulo de circunstancias hubiesen constituido fuerza mayor y menos caso fortuito, que implicara para la actora la imposibilidad de hacer uso de la marca en cuestión, puesto que nada se dice de sus efectos sobre la elaboración y comercialización de los diferentes productos que venía ofreciendo en el mercado con marcas registradas de su propiedad, y específicamente sobre el uso de la marca PREMIER, la cual incluso ni siquiera menciona en las marcas que se relaciona en la solicitud reseñada. (…) Por otra parte, la situación de iliquidez que ella adujo en su solicitud de reestructuración de deudas la venía sufriendo desde inicio del año 2000, y en esas circunstancias de tiempo tal iliquidez no puede constituir fuerza mayor respecto del no uso de una marca adquirida con posterioridad o encontrándose ya en dicha situación, ya que no sería sobreviviente a la adquisición de la marca, sino precedente, y en caso de que por ello realmente no pudiera explotar comercialmente la marca no tendría, entonces, el carácter de imprevisto que el artículo 64 del C.C. señala como inherente a la fuerza mayor o al caso fortuito, amén de que la misma actora se estaría situando voluntariamente en tal imposibilidad y por ende debía asumir las consecuencias jurídicas de ello. En últimas, no hay una relación de necesidad o de causalidad general entre una crisis económica, que las hay de manera recurrente y con diversas características o alcances, y el no uso de una marca comercial, como tampoco la hay entre un específico proceso de reestructuración de deudas de una empresa y ese no uso de un signo marcario registrado; luego, como bien lo pone de presente la entidad demandada y el Ministerio Público, ninguna de esas situaciones económicas o comerciales es per se fuerza mayor o caso fortuito respecto de la falta de uso una marca registrada, de allí que los cargos de la demanda no tienen vocación de prosperar por ser infundados y, en consecuencia, se deben negar las súplicas de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia.
FUENTE FORMAL: CODIGO CIVIL – ARTICULO 64
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009)
Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00040-01
Actor: LABORATORIOS ANDROMACO LTDA.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción
prevista en el artículo 85 del C.C.A., interpuso la actora contra La Nación -
Superintendencia de Industria y Comercio, por haberle cancelado parcialmente
registro de una marca.
I. - LA DEMANDA
La sociedad actora, mediante apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, señalada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a la
Sala que en proceso de única instancia acceda a las siguientes
1. Pretensiones
Primera.- Que declare la nulidad de las Resoluciones núms. 25689 de 31 de julio
de 2001 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y
Comercio, con la cual decidió cancelar por no uso el registro de la marca
PREMIER, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la
Clasificación Internacional de Niza; 38511 de 27 de noviembre de 2001, de la
misma dependencia, mediante la cual confirmó la anterior en virtud de recurso de
reposición, y 25289 de 31 de julio de 2002 del Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial con la que decidió el recurso de apelación que, en subsidio,
presentó la actora contra la primera y decidió también en sentido confirmatorio de
ésta.
Segunda. Que, como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento de su derecho, ordene a la División de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio declarar probadas las excepciones
presentadas a la acción de cancelación por no uso de la marca PREMIER,
invocadas por la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA y
consiguientemente negar las pretensiones de dicha acción, manteniendo incólume
el certificado marcario 1313358 correspondiente a dicha marca.
Igualmente, ordenarle la publicación de la sentencia que se profiera en el presente
caso en la Gaceta de Propiedad Industrial, y condenar en costas a la entidad
demandada.
2. Los hechos
El registro del signo PREMIER como marca para distinguir productos en la Clase
5ª de la Clasificación Internacional, lo obtuvo inicialmente ante la Supertendencia
de Industria y Comercio la sociedad ASOCIADOS FARMACÉUTICOS LIMITADA,
ASOFARMA, cuyos derechos sobre ese registro cedió a la sociedad
LABORATORIOS ANDROMACO LTDA.
El 30 de noviembre de 2000, la sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS
COMPANY promovió acción de cancelación por no uso contra la referida marca
PREMIER, siendo ya de propiedad de la sociedad LABORATORIOS
ANDROMACO LTDA., quien presentó como excepciones la pretemporaneidad de
la acción y la existencia de motivos justificados para el no uso de la marca, como
el estar en reestructuración de obligaciones.
Por Resolución Núm. 25689 de 31 de julio de 2001, la División de Signos
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió la acción en el
sentido de cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER para distinguir
productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
Contra dicha resolución la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO LTDA.,
interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero fue
resuelto por la División de Signos Distintivos, por Resolución Núm. 38511 de 27 de
noviembre de 2001, confirmando aquella; y el segundo fue desatado por el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Núm.
25289 de 31 de julio de 2002, también en sentido confirmatorio de la Resolución
Núm. 25689, quedando así agotada la vía gubernativa.
3.- Normas violadas y concepto de su violación.
La actora aduce que la entidad demandada violó los artículos 165 y 167 de la
Decisión 486, por razones que se resumen así:
3.1. El artículo 165 fue violado por errores de apreciación de los hechos y de
interpretación de la normatividad, pues dicha norma la interpretó de manera
aberrantemente exegética al no tener en cuenta que según la misma se pueden
tener en cuenta como motivos para justificar el no uso de una marca la fuerza
mayor y el caso fortuito; y en este caso la situación de desequilibrio financiero de
LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, bien puede ser un justo motivo para
no usar la marca PREMIER, toda vez que la había adquirido hacía algo más de un
año, contado hacía atrás de la fecha de iniciación de la acción administrativa de
cancelación que aquí interesa, y se quedó sin recursos para promocionarla y
posicionarla en el mercado nacional.
Esa precaria situación bien puede calificarse como sumatoria de hechos de
FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO, ya que se puede aseverar sin hesitación
que fue el resultado de factores externos que trastornaron la macroeconomía
nacional, hecho aceptado por la Superintendencia como notorio, por lo cual no
requería prueba; y de factores internos, consistentes en que, como muchísimas
otras empresas, la actora no estaba, ni tenía porque estarlo, preparada para
resistirse al efecto de los factores de su entorno económico desquiciantes de la
seguridad económica nacional, al punto que el Gobierno Nacional se vio avocado
a declarar el estado de excepción de emergencia económica para adoptar por
decreto medidas extraordinarias, entre ellas la de reestructuración de pasivos, con
miras a salvar el grueso de las empresas estatales o privadas.
Por ello es válido concluir que la Superintendencia incurrió en grave error
conceptual al equiparar los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito,
entendiéndolos como un hecho externo e irresistible para quien pretenda justificar
una conducta activa o pasiva.
3.2. El artículo 167 de la Decisión 486 fue vulnerado al negar la Superintendencia
la idoneidad probatoria a la certificación de que la actora se encontraba admitida a
trámite de reestructuración de pasivos con el argumento de que sólo procedía
presentar pruebas reales de que trata dicho artículo, lo cual “es una flagrante
violación del debido proceso y una pésima interpretación del precepto, que como
el artículo 165 ibídem, también, tiene la preposición lógica entre otras, toda vez
que, aun cuando le asistiese razón a la accionada en su precaria y oblitariada
interpretación, no está referida para demostrar los motivos justificativos del no uso
de una marca, sino todo lo contrario el uso comercial conforme a criterios legales”
por lo que “para demostrar el motivo que justifique el no uso de una marca, existe
absoluta libertad probatoria y que eran (sic) válido y necesario haber accedido a la
petición de LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, de oficiar a la
Superintendencia de Sociedades para probar que su difícil situación económica la
tenía en graves afugias para mantenerse en el mercado y, con mayor, razón para
usar la marca PREMIER, que recién adquirido, a intento de enervar la acción de
cancelación de su registro”.
Además, deben tenerse en cuenta el principio de prevalencia del derecho
sustancial y el derecho fundamental del debido proceso, el cual implica el derecho
de los interesados a ser oídos por el Estado o escuchados, que sus escritos sean
leídos con atención, así como practicar pruebas y expresar las razones por las que
se está o no de acuerdo.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1.- La Superintendencia de Industria y Comercio fue notificada de la admisión de
la demanda, cuyo apoderado manifiesta que se opone a sus pretensiones; que
con la expedición del acto administrativo acusado no incurrió en violación alguna
de las normas invocadas por la parte actora; que el mismo se profirió de
conformidad con las atribuciones legales otorgadas por el Decreto 2153 de 1992 y
la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual de manera clara
e inequívoca es la aplicable al presente asunto, toda vez que era la vigente al
momento de la expedición del acto impugnado.
Comenta los antecedentes jurisprudenciales respecto del uso de una marca y de
los pronunciamientos que se han efectuado sobre éste tema, así como sobre la
función que les ha sido asignada, identificar productos y servicios, y sus
implicaciones en la comercialización de éstos en el mercado.
Que según el artículo 110 de la Decisión 344 y su equivalente, el artículo 116 de la
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la carga de la prueba del
uso de la marca corresponde al titular del registro, cuyas formas en que se puede
demostrar son mediante facturas comerciales, documentos contables o
certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la
comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.”
Que la cancelación es el trámite contemplado en el derecho comunitario que tiene
por objeto valorar el ejercicio que el titular de la marca ha ejecutado en la
comercialización de los productos identificados con el signo dentro de un término
especial, esto es, tres años anteriores a la fecha de solicitud de cancelación. Este
parámetro permitirá determinar si los productos o servicios estuvieron
efectivamente disponibles en el mercado andino, dando cumplimiento a la
obligación de uso impuesta por el estado. Si el titular de la marca logra demostrar
que la usó dentro del mencionado periodo, interrumpirá el término (3 años) y no
podrá prosperar la acción por falta de uso.
Sostiene que antes de adoptar las decisiones acusadas analizó el respectivo
estudio de la solicitud de cancelación, teniendo en cuenta que el uso de una
marca es la única forma de impedir la acción de un tercero tendiente a cancelar un
registro marcario, y de conformidad con la normativa antes enunciada se entiende
que una marca está en uso cuando los productos o servicios que ella ampara se
encuentran en el mercado o cuando ha sido utilizada en alguno de los Países
Miembros por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para
ello.
Al referirse a las pruebas, dice que se tiene que “aunque se hubiera probado por la
parte demandante la crisis económica de la sociedad titular del registro ésta por si
misma no es causa justificativa del no uso de la marca, en razón a que las
dificultades financieras de una empresa son previsibles y resultan normales en el
giro ordinario de su actividad” y que “si bien las crisis económicas son normales en
la actividad empresarial, y es un hecho notorio que ellas afectan actualmente a
gran número de empresas nacionales, las crisis per se no implican justificación
para no observar la obligación de usar la marca si así fuera, se ocasionaría una
restricción indebida a la libre competencia, la cual resulta vital para la misma
actividad económica”.
Finalmente, manifiesta que la marca PREMIER clase 5ª, no ha sido usada dentro
del comercio andino, al no obrar dentro de las actuaciones ningún medio de
prueba que demuestre dentro de las operaciones mercantiles en relación con los
productos distinguidos con la marca CUMBIA (sic), ejecutadas por la sociedad
Laboratorios Andromaco Limitada, los supuestos contenidos en el artículo 165
para cancelar el certificado de registro de la marca en comento.
Concluye de todo ello que el acto acusado no es nulo, se ajusta a pleno derecho y
no violenta norma superior alguna.
2. La sociedad PREMIER DENTAL PRODUCTS COMPANY, tercero interesado
en el proceso, contestó la demanda en el sentido de que la sociedad
LABORATORIOS ANDROMACO LIMITADA, nunca probó el uso de los tres años
anteriores a la acción de cancelación y además el titular del registro solamente
invoca una crisis financiera generalizada que presentaba el país de tiempo atrás y
que ha obligado a muchas empresas a tomar medidas de reestructuración, por lo
que es necesario analizar si la alegada crisis económica es causa justificativa de
no uso de la marca, y que la interpretación de la Superintendencia de Industria y
Comercio se hizo de manera sistemática e integral con todo el ordenamiento
jurídico.
Sostiene que las sociedades LABORATORIOS ANDROMACO Y ASOCIADOS
FARMACÉUTICOS LIMITADA ‘ASOFARMA’ jamás utilizaron ni tuvieron intención
de hacer uso en el comercio de la marca PREMIER, clase 5ª, antes de haberse
iniciado la acción de cancelación por no uso y no puede ser que solamente a
causa de la cancelación por no uso venga la sociedad demandante alegar tener
intención de comercializar la marca en un futuro.
Igualmente que puede haber violación al debido proceso cuando el operador
administrativo rechaza una prueba que objetivamente fue analizada. Lo que hubo
fue una correcta aplicación e interpretación de las normas procesales
garantizándole a la demandante el debido proceso.
III.- PRUEBAS
Se trajeron como tales, además de las que por ley aportó el actor, los
antecedentes administrativos del acto objeto de la acción. Las partes allegaron en
su oportunidad diversas pruebas documentales relacionadas con el asunto y sobre
los hechos de la demanda, sobre los cuales se ordenó tenerlos como pruebas del
proceso.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION
1. La entidad demandada reitera que la normativa aplicable al caso es la Decisión
486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y con base en ella reafirma sus
argumentos defensivos ya reseñados.
2.- La sociedad actora controvierte la contestación de la demanda e igualmente
insiste en sus cuestionamientos a las resoluciones acusadas, especialmente con
fundamento en tesis de la ocurrencia de la fuerza mayor que ha venido invocando
como causal de justificación del no uso de la marca PREMIER para la clase 5ª, de
que era titular, en lo cual se extiende, y en sus pretensiones planteadas en la
demanda.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público conceptúa que la crisis económica no constituye caso fortuito
o fuerza mayor por carecer de la condición de imprevisible e irresistible, pues se
trata de un fenómeno recurrente y normal, ni es irresistible en tanto la totalidad de
las empresas comerciales tendrían la misma situación de reestructuración
económica en la que se encuentra la actora.
Por otra parte, el titular de la marca es quien debe aportar las pruebas del uso de
la marca, como principio de la carga de la prueba, luego no es posible decretar y
practicar las pruebas que demuestren el uso. En consecuencia, no es viable
predicar violación del debido proceso ni del derecho de defensa de la actora, y
considera que las pretensiones no están llamadas a prosperar.
VI. INTERPRETACION PREJUDICIAL
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
solicitada por la Sala respecto de las normas comunitarias invocadas en los
cargos y proferida en el proceso 040-IP-2008, concluye así:
PRIMERO: En principio, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones jurídicas concretas disciplinadas en ella, se encuentran sometidas, en sí y en sus efectos, a la norma vigente, al tiempo de su constitución. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.
En cuanto a la acción de cancelación del registro de una marca, prevista en el artículo 108 de la Decisión 344, el Tribunal ha señalado que será aplicable tanto a la concesión del registro como a sus correspondientes declaratorias de cancelación o de anulación, la normativa comunitaria vigente para el momento en que fueron introducidas las respectivas solicitudes de concesión del registro, o la de cancelación o de nulidad del mismo, a través de los recursos y acciones pertinentes.
SEGUNDO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir administrativamente el derecho derivado del registro de la misma.
TERCERO: Recibida una solicitud de cancelación de registro, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que en el plazo de treinta días contados a partir de la notificación haga valer sus alegatos y pruebas que considere pertinentes a fin de probar el uso efectivo de la marca cuya cancelación se haya solicitado. Vencido el plazo de los treinta días, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca la cual deberá ser notificada por resolución motivada.
CUARTO: Sin embargo, el registro no podrá cancelarse cuando se demuestre que la falta de su uso se debió a motivos de fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones, o cualquier otro tipo de requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.
QUINTO: Se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos o los servicios distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles al amparo de la marca, bajo las características que corresponda de acuerdo a la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización en el territorio en el cual el signo haya sido registrado. Igualmente se presume su uso
cuando la marca está destinada a distinguir productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.
SEXTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial.
VII.- DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a
decidir el asunto, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
1. El acto acusado
Está conformado por las Resoluciones núms. 25689 de 31 de julio de 2001 de la
División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, con
la cual decidió cancelar por no uso el registro de la marca PREMIER, para
distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la Clasificación Internacional
de Niza; 38511 de 27 de noviembre de 2001, de la misma dependencia, mediante
la cual confirmó la anterior en virtud de recurso de reposición, y 25289 de 31 de
julio de 2002 del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial con
ocasión del recurso de apelación que, en subsidio, presentó la actora contra la
primera, y que decidió también en sentido confirmatorio de ésta.
Las razones de hecho y de derecho en que se sustenta la decisión en él contenida
se resumen en los siguientes apartes de sus consideraciones:
“Los principales argumentos del titular para justificar la falta de uso de la marca se resumen en que la obligación de uso comenzó con el traspaso de ésta a su favor, es decir el 2 de diciembre de 1999 y no desde que su registro se concedió, y su difícil situación económica que no ha permitido ejecutar los planes de lanzamiento al mercado de un producto con la marca atacada y que se basa en la reestructuración de sus obligaciones ante la Superintendencia de Sociedades. Argumentos que no están llamados a prosperar como causa justificativa del no uso por las siguientes razones:
1.- Obligación de uso desde el traspaso.
Es claro para este Despacho que al realizarse el traspaso de una marca, bien inmaterial, ésta es adquirida por el nuevo titular con todos sus beneficios y con todos los posibles vicios que ella pueda tener, por ende, tanto los derechos como las obligaciones que se desprenden de ser titular del registro de una marca nacen cuando dicho registro es concedido o cuando el mismo es traspasado en debida forma, como ocurrió en este caso, a un nuevo titular, diferente del original.(…)
2.- Situación económica y reestructuración de obligaciones ante Superintendencia de Sociedades
(…)
En esta medida, podemos decir que aunque resultara probada la crisis económica de la sociedad titular del registro, ésta por sí misma no es causa justificada del no uso, pues en cierta medida las dificultades financieras de una empresa son previsibles y resultan normales en el giro ordinario de su actividad.
No obstante, aún si aceptáramos que las dificultades económicas alegadas por quien debe probar el uso de la marca, constituyen un hecho externo al titular, que pueda se tenido como fuerza mayor o caso fortuito, consideramos que la sola afirmación de éste en el sentido de que dicha crisis no le ha permitido usar la marca, no resulta válida, pues no existen en el expediente pruebas que demuestren que la presunta crisis es la razón del no lanzamiento al mercado de un producto farmacéutico con la marca PREMIER.
En otras palabras, si bien las crisis económicas son normales en la actividad empresarial, y es un hecho notorio que ellas afectan en la actualidad a la mayoría de empresas colombianas, ellas (las crisis económicas), per se, no implican justificación para no observar la obligación de usar la marca, si así fuera, se ocasionaría una restricción indebida a la libre competencia, la cual resulta vital para la misma actividad económica.”
2. La normatividad aplicable al sub lite
Si bien en los cargos se invocan como violados los artículos 165 y 167 de la
Decisión 486, el Tribunal ha precisado que en virtud de la irretroactividad de las
normas sustanciales y atendiendo la fecha de introducción de la solicitud de
cancelación, 30 de noviembre de 2000, así como la época en que ocurrieron los
hechos en que se sustenta, la normatividad que rige para este caso es la Decisión
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en esa época,
especialmente sus artículos 108 y 1101, que a la letra dicen:
“Artículo 108. La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuesto con base en la marca no usada.
Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:
1.- Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
2.- Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.
3.- Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación.
La prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro.
El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.
Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”.
“Artículo 110. Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las
1 En efecto, en la interpretación prejudicial de las normas comunitarias objeto del sub lite, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dice: “la solicitud de cancelación de registro del signo PREMIER fue el 30 de noviembre de 2000, en vigencia de la Decisión 344, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, sobre la base de lo solicitado por la consultante y de acuerdo a lo facultado por los artículos 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, de oficio interpretará los artículos 108 y 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”
modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.
3. Las razones de la invocada violación de esas normas
Se condensan en la tesis de la fuerza mayor o caso fortuito que la actora viene
esgrimiendo desde el diligenciamiento administrativo para no usar la marca
PREMIER, esto es, la constituida por su situación de desequilibrio financiero, toda
vez que la había adquirido hacía algo más de un año, contado hacía atrás de la
fecha de iniciación de la acción administrativa de cancelación que aquí interesa, y
se quedó sin recursos para promocionarla y posicionarla en el mercado nacional,
resultado de factores externos que trastornaron la macroeconomía nacional, y de
factores internos, consistentes en que, como muchísimas otras empresas, la
actora no estaba, ni tenía porque estarlo, preparada para resistirse al efecto de los
factores de su entorno económico desquiciantes de la seguridad económica
nacional.
Que el artículo 167 de la Decisión 486 fue vulnerado al negar la Superintendencia
la idoneidad probatoria a la certificación de que la actora se encontraba admitida a
trámite de reestructuración de pasivos
4. Las cuestiones a despejar en el examen de los cargos
4.1. La cuestión del sub lite se contrae a establecer si las circunstancias alegadas
por la actora justifican o no el no uso de la marca, a título de fuerza mayor o caso
fortuito, o a cualquier otro título que la sustraiga de la medida administrativa
acusada; pues se observa en el plenario que la falta de uso durante tres (3) años
consecutivos de la marca PREMIER para productos de la clase 5ª de la
Clasificación Internacional de Niza, objeto de la cancelación enjuiciada, no ha sido
discutida, pudiéndose decir incluso que constituye una situación fáctica aceptada
por la actora y está asumida por las partes como cierta. Ni siquiera se alega lo
contrario en la demanda, y menos acreditado en el expediente, tan así es que la
impugnación del acto enjuiciado se desarrolla en torno de la causa de justificación
de esa falta de uso de la aludida marca, pero en modo alguno se alude al uso
efectivo de la marca para los referidos productos.
Por consiguiente, el examen de la Sala se ha de centrar en la prueba de esas
circunstancias de justificación del no uso esgrimidas por la actora y su alcance
para la cancelación de la aludida marca.
4.2. En ese orden, cabe precisar que las circunstancias que pueden impedir la
cancelación de una marca por no uso previstas en el inciso tercero del numeral 3
del artículo 108 de la Decisión 344, deben ser probadas por quien las alegue en su
favor, es decir, que suya es la carga de la prueba, y para el efecto puede hacer
uso de cualquier medio probatorio, sea que lo aporte o solicite su práctica dentro
del tramite de la acción de cancelación y en la oportunidad que señala la
regulación comunitaria de dicha acción, sin perjuicio de los principios y requisitos a
que se encuentra sujeta toda prueba: legalidad, pertinencia, necesidad, idoneidad,
etc.
La actora se queja de que en el trámite administrativo no le fue admitida como
prueba idónea una certificación de la Superintendencia de Sociedades sobre la
admisión del proceso de reestructuración de deuda que solicitó ante esa entidad,
lo cual la Sala encuentra acertado puesto que la sola existencia de ese proceso es
irrelevante frente al uso o no uso de una marca, ya que el mismo se refiere es a
las acreencias de la empresa o sociedad de que se trate y sus posibilidades de
pago o no, aspecto muy distinto de aquél.
4.3. Ya para este plenario, a solicitud de la actora se trajo como prueba de la
situación que ella alega, copia del expediente de la referida reestructuración de
deudas, lo cual es muy diferente a la sola certificación, por cuanto en él se pueden
constar las circunstancias que condujeron a dicho diligenciamiento comercial, y a
partir de las mismas auscultar su incidencia o relación causal con el no uso de una
determinada marca.
Visto el contenido de dicho expediente, la Sala no encuentra relación alguna entre
el proceso de reestructuración de deuda que contiene y el no uso de la marca
PREMIER para productos de la clase 5ª, cuyos derechos adquirió la actora el 2 de
diciembre de 1999, fecha en que se produjo la inscripción de la cesión que en
virtud de contrato le hiciera la titular originaria de dicha marca.
Basta con señalar que el proceso de reestructuración de deudas lo inició la actora
el 2 de junio de 2001 (folio 168, anexo2), mucho después de que se hubiera
iniciado la acción de cancelación, pues ésta fue solicitada el 30 de noviembre de
2000 y decidida el 31 de julio de 2001, mediante la primera de las resoluciones
enjuiciadas.
Pero si ello no fuera suficiente para descartar cualquier relación, se encuentra
además que en la solicitud de acuerdo de reestructuración ninguna mención hay
de la imposibilidad de producir o comercializar productos de la clase 5ª con la
marca PREMIER, y menos como resultado de la situación que llevó a la actora a
optar por esa solicitud de reestructuración de deudas. Las razones que aparecen
expuestas son netamente financieras, resultado de un exceso de endeudamiento
para la ampliación de la capacidad de producción de las marcas que estaba
comercializando, de las cuales relacionó 13, entre las que justamente no incluyó la
marca PREMIER (folio 173, anexo 2).
En la exposición de las causas que la condujeron a esa situación de crisis, dice la
actora en la comentada solicitud que “atraviesa una situación de iliquidez crítica
desde inicio del año 2000, entre otras consecuencias la generalizada en el país
desde algunos años por los grandes cambios en materia económica, originada en
la globalización de la economía, de la apertura internacional de la misma que se
inicio en los albores de la década anterior, no de manera paulatina sino por el
contrario, de forma casi abrupta, ya que se implementaron un conjunto de medidas
de aplicación inmediatas que generaron situaciones inesperadas para las
empresas” (sic para todo el texto)
Además se refiere al alto endeudamiento en que incurrió (75% del total de las
obligaciones a corto plazo), a las altas tasas de interés que debía pagar, a la
consecuente disminución del capital de trabajo, al incumplimiento del pago
oportuno de las “acreencias”, y al pago tardío de su principal deudor, así como al
aumento del precio del dólar (folio 176 anexo 2).
De golpe, no se observa que ese cúmulo de circunstancias hubiesen constituido
fuerza mayor y menos caso fortuito, que implicara para la actora la imposibilidad
de hacer uso de la marca en cuestión, puesto que nada se dice de sus efectos
sobre la elaboración y comercialización de los diferentes productos que venía
ofreciendo en el mercado con marcas registradas de su propiedad, y
especificamente sobre el uso de la marca PREMIER, la cual incluso ni siquiera
menciona en las marcas que se relaciona en la solicitud reseñada.
Por el contrario, lo que se refleja en dicha solicitud es que la comercialización de
las marcas no estaba afectada o suspendida por causa de la iliquidez que la
motivó. Por el contrario, en la sustentación de la misma se expone como una de
las fortalezas de la Empresa la calidad de la cartera (folio 177) y la actividad de
producción y comercialización aparece desarrollándose normalmente, con una
gran capacidad y red de distribución y “Un plan de mercadeo y ventas que se
propone incrementar sucesivamente para los años venideros”, incluso con
proyección a varios países de Centro y Suramérica (folio 175, anexo 2).
A lo anterior cabe agregar, por una parte, que en el plenario no obra documento
alguno relacionado con cualquier evaluación o estudio de las posibilidades de
comercialización de la marca PREMIER para productos de la clase 5ª adquirida
por la actora, y que del mismo pudiera inferirse que la situación a que se vio
avocada la actora la colocó en situación insuperable e irresistible que no le
permitiera su comercialización.
Por otra parte, la situación de iliquidez que ella adujo en su solicitud de
reestructuración de deudas la venía sufriendo desde inicio del año 2000, y en
esas circunstancias de tiempo tal iliquidez no puede constituir fuerza mayor
respecto del no uso de una marca adquirida con posterioridad o encontrándose ya
en dicha situación, ya que no sería sobreviviente a la adquisición de la marca, sino
precedente, y en caso de que por ello realmente no pudiera explotar
comercialmente la marca no tendría, entonces, el carácter de imprevisto que el
artículo 64 del C.C. señala como inherente a la fuerza mayor o al caso fortuito,
amén de que la misma actora se estaría situando voluntariamente en tal
imposibilidad y por ende debía asumir las consecuencias jurídicas de ello.
En últimas, no hay una relación de necesidad o de causalidad general entre una
crisis económica, que las hay de manera recurrente y con diversas características
o alcances, y el no uso de una marca comercial, como tampoco la hay entre un
específico proceso de reestructuración de deudas de una empresa y ese no uso
de un signo marcario registrado; luego, como bien lo pone de presente la entidad
demandada y el Ministerio Público, ninguna de esas situaciones económicas o
comerciales es per se fuerza mayor o caso fortuito respecto de la falta de uso una
marca registrada, de allí que los cargos de la demanda no tienen vocación de
prosperar por ser infundados y, en consecuencia, se deben negar las súplicas de
la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
F A L L A :
NIÉGANSE las pretensiones de la demanda presentada por LABORATORIOS ANDROMACO LTDA. para que se declarara la nulidad de la Resolución núm.
25689 de 31 de julio de 2001, con la cual decidió cancelar por no uso el registro de
la marca PREMIER, para distinguir productos comprendidos en la clase 5ª de la
Clasificación Internacional de Niza, y sus confirmatorias, las núms. 38511 de 27 de
noviembre de 2001, y 25289 de 31 de julio de 2002 al decidir en su orden los
recursos de reposición y apelación que presentó la actora contra la primera, todas
proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el 26 de noviembre de 2009.
MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA Presidenta
MARCO ANTONIO VELILLA MORENO