MerchandisingMerchandising de marcas de marcas
Contratos Civis e Comerciais
2007/2008
1. Marcas2. Contratos de merchandising
a. character merchandisingb. personality merchandisingc. corporate merchandising d. residual merchandising
3. Merchandising de marcasI. Tipos:
a. marca objecto do contrato é usada como marca na sua utilização secundária
b. marca objecto do contrato passa a ter uma função/utilização ornamentalII. Requisitos:
a. tutela ultramerceológicaa.1. marcas de prestígio
b. registo III. Iter contratual e Estrutura
pessoasobjecto funções circunstâncias
Marcas
• Sinal distintivo do comércio
Sinal Diferenciação dos produtos e serviços
↓
Sinal distintivo
Marcas
“sinal adequado a distinguir produtos e serviços de um dado empresário em face dos produtos e serviços dos demais”
“sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias, ou serviços, e a permitis a sua diferenciação de outros da mesma espécie”
Carlos Olavo
Marcas
• Funções:
- Função distintiva
- Função de garantia de qualidade
- Função Publicitária
Marcas
• Função distintiva
Art. 222º CPI:“A marca pode ser constituída por um sinal ou um conjunto de sinais (…) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”
identificação da origem empresarial de um produto ou serviço
mas sempre a mesma origem?
Marcas• Função Distintiva
transmissão, licença… não é sempre a mesma origem
redefinir o significado da função distintiva
Os produtos ou serviços marcados provêm sempre da mesma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual, económica ou financeira.
Marcas
• Função distintiva
Marca usada Continuidade empresarial Proibição de uso enganoso (art. 269º, nº2, alínea b)
↓ Origem pessoal
Marcas
• Função de qualidade
Garantia de qualidade não enganosa Confiança do público consumidor Art. 269º, nº2, b)
Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se (…)
A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente, acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços (…).
Marcas
• Função de qualidade
…derivada da função distintiva
garantia da constância qualitativa dos produtos ou serviços garantia da qualidade dos produtos ou serviços por referência a uma origem não enganosa
Marcas
• Função publicitária
Atracção sobre o consumidor Imagem que reflectem
↓ Especial força de venda
Protecção jurídica?
Marcas
• Função publicitária
Marca de prestígio↓
Protecção jurídica!
… complementar em relação à função distintiva
Indicação de origem+
Promoção dos produtos ou serviços marcados
Marcas
• Regime:
Registo constitutivo (art. 224º CPI)↓
Direito exclusivo de usar a marca nos produtos ou serviços a que se destina
Direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca foi registada, se desse uso resultar risco de confusão ou de associação, no espírito do consumidor
Marcas
• Regime:
Marcas de facto Conteúdo da marca, art. 222º:
“A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”
Marcas
• Regime:
Excepções (art. 223º) Outras proibições (art. 239º)
Princípio da especialidade Excepção: Marcas de prestígio
Marcas
• Regime:
Titular da marca:- Direito de usar a marca- Dever/ónus de usar a marca
↓
- Uso sério (art. 269º, nº1)
Marcas
• Regime:
∆ Sinal distintivo∆ Princípio do uso não enganoso∆ Princípio da especialidade
Contratos de merchandising
• Merchandising: conceito polissémico
• Em termos económicos: “conjunto dos estudos e das técnicas de aplicação utilizadas, separada ou conjuntamente, pelos distribuidores e pelos produtores com vista a aumentar a rentabilidade do local de venda e o escoamento dos produtos, através de uma adaptação permanente dos aprovisionamentos às necessidades dos mercados e da apresentação apropriada das mercadorias.”
Maria Miguel Carvalho
Contratos de merchandising
• Em termos jurídicos: é o contrato pelo qual o titular de um bem, objecto de propriedade intelectual ou de um direito de personalidade, que adquiriu valor sugestivo pela utilização nua determinada actividade, concede autorização a outra pessoa, para que use esse bem, numa actividade diferente, para distinguir os seus produtos ou serviços ou para integrá-lo nestes, com o intuito de promover a sua venda.
Contratos de merchandising
• Objectivo ou função económica:– Fortalecimento da posição comercial de um
concorrente no mercado mediante a utilização promocional de um bem com valor sugestivo
• Contrato de licença
Contratos de merchandising• Noção jurídica de merchandising
Um bem- Propriedade industrial → corporate merchandising- Direitos de autor → character merchandising- Direito da personalidade → personality merchandising
Valor sugestivo do bem na utilização primária
Actividade secundária
- Substancialmente diferente da actividade primária
Contratos de merchandising
• Noção jurídica de merchandising
Utilização na actividade secundária- Como marca- Integrando a apresentação dos produtos ou serviços
•Origem: EUA
Contratos de merchandising
• Character merchandising
Objecto: nomes, figuras e imagens de personagens imaginárias da banda desenhada, cinema, teatro, televisão, rádio, literatura, protegidos pelo direito de autor
Contratos de merchandising
• Personality merchandising
Objecto: nome e imagem de personagens reais do espectáculo – desporto, cinema, teatro, moda, televisão, música –, que se encontram protegidos como direitos da personalidade (nomeadamente, direito ao nome, art. 72º CC, e direito à imagem, art. 79º CC)
Limitação voluntária dos direitos da personalidade, art. 81º CC
Contratos de merchandising
• Corporate merchandising
Objecto: sinais distintivos de empresas e de produtos ou serviços (salientando-se a firma, o nome e a insígnia do estabelecimento e a marca).
Contratos de merchandising
• Residual merchandising
Objecto: todos os bens que não se integrem nas categorias anteriores, nomeadamente, emblemas de universidades e de clubes desportivos, mascotes de eventos culturais e desportivos.
Contratos de merchandising
Merchandising de marcas
• Autorização conferida pelo titular de uma marca que tenha adquirido um especial valor publicitário ou atractivo na sua utilização primária, para que a possa usar como sinal distintivo de produtos ou serviços diferentes dos originários ou para integrar a apresentação desses produtos.
Contratos de merchandising
Merchandising de marcas
• marca objecto do contrato é usada como marca na sua utilização secundária
Utilizações primária e secundária são homogéneas – marca Distinção: produtos ou serviços marcados
Contratos de merchandising
Merchandising de marcas
• marca objecto do contrato passa a ter uma função ornamental
Utilização primária: marca Utilização secundária: adorno
Contratos de merchandising
Merchandising de marcas
• Requisitos
Tutela ultramerceológica Legitimidade para se requerer o registo de uma
marca em diferentes classes de produtos ou serviços que não aqueles em que o titular da marca desenvolve a sua actividade e para licenciar marcas registadas não usadas
• Tutela ultramerceológica
Sinal:
gozar de notoriedade entre o público
valor sugestivo
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
Titular:ius prohibendi?princípio da especialidademas algumas marcas gozam, em certos
termos, de protecção ultramerceológica, i.e., além do princípio da especialidade
Marcas de prestígio
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
Marcas de prestígio Marca que goza de excepcional notoriedade Marca que goza de excepcional atracção e/ou
satisfação junto dos consumidores
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
Marcas de prestígio“a marca de prestígio, para além de uma excepcional capacidade distintiva, deve ter ou uma excepcional capacidade evocativa e/ou uma excepcional aceitação no mercado, num caso e noutro de modo tão intenso que, dificilmente, e sempre com o risco de depreciação, se a imagina desligada dos produtos ou serviços que assinala ou ligada, simultaneamente, a outros produtos ou serviços”.
Luís Couto Gonçalves
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
Marcas de prestígio Titular da marca de prestígio (art. 242º, 266º e 323º)
- oposição ao pedido de registo feito por terceiros de uma marca idêntica ou semelhante para produtos ou serviços não afins- anulação do registo dessa marca, desde que a sua marca se encontre registada previamente ou seja requerido o seu registo para os produtos ou serviços que lhe deram prestígio
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
Marcas de prestígio Titular da marca de prestígio (art. 242º, 266º e 323º)
- proceder criminalmente contra o usuário não autorizado da marca de prestígio, desde que seja solicitado o registo desta
Direito ultramerceológico de proibição
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
Marcas de prestígio …e um direito dispositivo ultramerceológico?
Art. 5º, nº2, Directiva das Marcas
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
“Qualquer Estado-membro poderá também estipular que o titular fique habilitado a proibir que terceiros façam uso, na vida comercial, sem o seu consentimento, de qualquer sinal idêntico ou semelhante à marca para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca foi registada, sempre que esta goze de prestígio no Estado-membro e que o uso desse sinal, sem justo motivo, tire partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou os prejudique.”
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
CPI não acolheu esta norma
a lei portuguesa a lei portuguesanão confere um confere essedireito dispositivo direito dispositivoultramerceológico ultramerceológico
Solução: registo
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
CPI não prevê a proibição de uso da marca de prestígio para produtos ou serviços diferentes…
… mas criminaliza esse uso, quando tal uso procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca de prestigio ou possa prejudicá-la.
Proibir o registo e não proibir o uso=
Proibir o menos e não proibir o mais
Merchandising de marcas - requisitos
• Tutela ultramerceológica
Registo comunitário
Assim, os direitos conferidos ao titular da marca de prestígio dependem de o uso ou o (pedido de) registo por terceiro (não autorizado) integrar uma de duas hipóteses:
•tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca , ou• poder prejudicar o prestígio da marca ou o seu carácter distintivo.
O titular da marca de prestígio, porém, não está protegido juridicamente no caso de o terceiro ter agido com “justo motivo”
Merchandising de marcas - requisitos
• Registo
Considerando-se que o direito das marcas português não admite a tutela ultramerceológica da marca de prestígio, para que o contrato de merchandising de marcas seja admissível, o titular tem que registar, previamente, a sua marca para distinguir os produtos ou serviços que pretende, depois, licenciar…
Merchandising de marcas - requisitos
• Registo
O titular da marca tem legitimidade para requerer o registo em relação a produtos ou serviços que não se relacionam com os da sua actividade económica?
É possível a não utilização efectiva da marca, tendo em conta as normas legais que impõem o uso obrigatório da marca, sob pena de caducidade do registo?
Merchandising de marcas - requisitos
• Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca
Art. 225º: o direito ao registo cabe a quem nisso tenha legítimo interesse
- qualquer pessoa que exerça uma actividade económica na qual se integrem os produtos ou serviços em relação aos quais se solicita o registo de marca e,
- qualquer pessoa que, não obstante não exercer ainda uma determinada actividade económica, na qual se insere o produto ou o serviço cuja marca registanda visa distinguir, tenha intenção de vir a exercê-la
Merchandising de marcas - requisitos
• Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca
Problema: inexistência da intenção de exercício directo da actividade económica em que se inserem os produtos ou serviços para os quais o registo da marca está a ser requerido.
Questão: relevância do exercício indirecto.
Merchandising de marcas - requisitos
• Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca
Solução:art. 268º Considera-se uso sério da marca:
a) O uso da marca (…) pelo titular do registo, ou por seu licenciado (…);(…)c) A utilização da marca por um terceiro, desde que o seja sob o controlo do
titular e para efeitos da manutenção do registo.
Merchandising de marcas - requisitos
• Registo: legitimidade do requerente do pedido de registo da marca
Solução:CPI reconhece o uso indirecto da marca
Deste modo, não se coloca, sequer, o problema das marcas registadas e não usadas, com o único propósito de serem licenciadas.
Merchandising de marcas - requisitos
Admissibilidade do contrato de
merchandising de marcas
Merchandising de marcas
• Contrato de merchandising: subtipo de licença de marca
• Partes do contrato: –Licenciante, o titular do registo da marca–Licenciado, o terceiro que, pelo contrato, adquire
o direito de usar a marca registada
• Art. 32º, nº3: forma escrita
• Não há um sujeito e um beneficiário
Merchandising de marcas
Merchandising de marcas
Licenciante:• pessoa singular ou
colectiva• titular do registo da
marca
• tolera o uso da marca por um terceiro
• credor da contrapartida
Licenciado• pessoa singular ou
colectiva• desenvolve actividade
económica em relação a produtos ou serviços diferentes do licenciante
• usa a marca
• devedor da contrapartida
Merchandising de marcas
Licenciante:• vê a sua marca entrar em
novos mercados• vê o conhecimento da
sua empresa mais difundido
Licenciado• entra mais fácil e
rapidamente no mercado
Terceiro:
representante
auxiliar
Merchandising de marcas
Pessoas
Sujeito/Sujeito/
BeneficiárioBeneficiário
Licenciante
Titular do registo da marca
Sujeito/Sujeito/
BeneficiárioBeneficiário
Licenciado
Terceiro que pretende utilizar uma marca já
registada
• O objecto do contrato de merchandising de marcas é a marca de prestígio
porque é do interesse do licenciado utilizar uma marca com especial valor evocativo
porque são estas as marcas que gozam de uma protecção que vai além do princípio da especialidade
Merchandising de marcas
Merchandising de marcas
Objecto
Marca de prestígio*
* É de notar que a admissibilidade do contrato de merchandising de marcas apenas pela via do registo da marca para os produtos ou serviços da utilização secundária implica que qualquer marca pode ser objecto deste tipo de contratos. No entanto, uma vez que se caracteriza o contrato de merchandising como aquele em que tem por objecto a “comercialização do valor sugestivo das marcas”, optou-se por indicar a marca de prestígio como o objecto deste contrato – aquele tipo de marcas que, efectivamente, tem valor sugestivo, valor positivamente sugestivo.
• Os efeitos destes contratos consistem na utilização da marca de prestígio por um terceiro, para distinguir produtos ou serviços diferentes (não idênticos, nem afins) daqueles a que a marca se destinava a distinguir na sua utilização primária.
• O objectivo que este tipo de contratos persegue consiste na promoção dos produtos ou serviços do licenciado, mais fácil, mais bem sucedida e quase imediata, do que através da introdução de uma nova marca no comércio.
Merchandising de marcas
Merchandising de marcas
FUNÇÕESFUNÇÕES
Função EficienteFunção Eficiente
Utilização da marca de prestígio para distinguir os
produtos ou serviços do licenciado
Pagamento da contrapartida
CONTRATO OBRIGACIONAL
Função Económico-SocialFunção Económico-Social
Promoção dos produtos ou serviços do licenciado
Rentabilização dos produtos e serviços do licenciado
FUNÇÃO DE TROCA
• No contrato:
• identificar os tipos de produtos ou serviços em relação aos quais a marca vai ser utilizada
• identificar a própria marca
Merchandising de marcas
• Negociações
• Acordo de confidencialidade
• Pagamento de uma determinada quantia pelos potenciais licenciados para terem o direito de proceder à avaliação do investimento, por um determinado prazo, durante o qual o licenciante se obriga a não revelar, nem negociar a marca com outros potenciais licenciados.
Merchandising de marcas
• O contrato definitivo:
• Preâmbulo: identificação das partes e da marca
• Segunda parte: termos em que é concedida a autorização ao licenciado para utilizar a marca, para distinguir os seus produtos ou serviços.
Merchandising de marcas
• O contrato:
exclusividade do direito
delimitação geográfica da utilização autorizada
condições do uso que é autorizado pelo licenciante
licença parcial
Merchandising de marcas
Licença exclusiva
licenciante está obrigado a não autorizar o uso da marca a terceiros, para produtos ou serviços idênticos ou afins aos produzidos pelo licenciado
Determinada zona Licenciante
Merchandising de marcas
Merchandising de marcas
Circunstâncias
Espaço
Delimitação geográfica
Licença exclusiva enfraquecida –
exclusividade só numa determinada zona
Conformidade
Exclusividade
Condições de uso
Obrigações do licenciante:autorização do uso da sua marca em relação a
determinados produtos e/ou serviços diferentes dos seus
não opor o seu ius prohibendi ao licenciadoentrega e a garantia do gozo pacífico do direito
adquirido pelo licenciado- Pedido de renovação do registo- Pagamento das taxas de registo- Intentar acções contra quem viole o direito de marca
assegura a existência e manutenção desse direitocontrolo da qualidade dos produtos ou serviços
licenciados → Ónus
Merchandising de marcas
Controlo da qualidade dos produtos ou serviços licenciados
Defesa do interesse do público consumidor
Uma cláusula neste sentido permite ao licenciante, de acordo com o art. 264º, invocar os direitos que lhe são conferidos pelo registo, contra o licenciado, quando este viole qualquer cláusula do contrato, particularmente, no que respeita à natureza dos produtos ou serviços para os quais foi concedida a licença e à qualidade dos produtos fabricados ou dos serviços prestados
o licenciante é sempre juridicamente o autor da colocação da marca no mercado, podendo responder pelo seu uso directo ou indirecto
Merchandising de marcas
Controlo da qualidade dos produtos ou serviços licenciados
matérias-primasprocessos de fabricocaracterísticas do produto ou serviço
marcadosdesenhoestilopublicidadevolume produzidocanais de distribuição
Merchandising de marcas
Merchandising de marcas
Circunstâncias
Espaço
Delimitação geográfica
Licença exclusiva enfraquecida –
exclusividade só numa determinada zona
Conformidade
Exclusividade
Condições de uso
Controlo de qualidade
Obrigações do licenciado:
pagamento de uma contrapartida determinada ou determinável
- entry fee/ entrada- royalty
explorar a marca- a partir de quando
manutenção do goodwill da marcasujeitar-se ao controlo do licenciantecomunicar ao licenciante qualquer acto ilícito de
que tenha conhecimento relativamente à marca
Merchandising de marcas
Merchandising de marcasCircunstâncias
TempoTempo
Data de início de exploração da
marca
Espaço
Delimitação geográfica
Licença exclusiva enfraquecida –
exclusividade só numa
determinada zona
Conformidade
Exclusividade
Condições de uso
Controlo de qualidade
outras cláusulas
Titularidade de direitos
Proibição de cessão de direitos e de sublicenciamento
Reconhecimento do good will e do valor promocional da marca
Obrigações das partes em matérias de responsabilidade civil
Merchandising de marcas
O contrato pode extinguir-se
por mútuo acordo das partes, art. 406º CC
por caducidade, se as partes estipularem a duração do contrato
operando cláusulas resolutivas expressas- podem ser de resolução parcial
por denúncia
Merchandising de marcas
cláusula que impõe ao licenciado a restituição de todos os materiais em que figure a marca do licenciante
prazo para proceder à liquidação das existências cláusula segundo a qual a cessação do contrato
implica o vencimento imediato de todas as royalties devidas e ainda não pagas, bem como a não devolução de quaisquer royalties pagas
cláusulas de não concorrência
Merchandising de marcas
Merchandising de marcasCircunstâncias
TempoTempo
Data de início de exploração
da marca
Obrigação de não
concorrência
Espaço
Delimitação geográfica
Licença exclusiva
enfraquecida – exclusividade
só numa determinada
zona
Obrigação de não
concorrência
EventualidadeEventualidade
Condição resolutiva parcial
Conformidade
Exclusividade
Condições de uso
Controlo de qualidade
Devolução dos
materiais Obrigação de não
concorrência