Мадридська система міжнародної реєстрації торговельних марок: загальні

характеристики

Начальник відділу міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг

Сухінова Світлана Миколаївна

Реєстрація торговельних марок в Україні - правова охорона тільки на території України

В більшості країнах права на торговельну марку

виникають внаслідок факту її реєстрації у встановленому законодавством порядку

Правова охорона торговельних марок за кордономВибір процедури

Національна реєстрація: подача заявки на отримання охорони до національного Відомства кожної країни

Регіональна реєстрація: подача заявки на отримання охорони у країнах, що є членами регіональних систем правової охорони торговельних марок, з дією на території всіх країн-учасниць (наприклад, OHIM в країнах ЄС - Відомство по гармонізації на внутрішньому ринку)

Міжнародна реєстрація: Мадридська система

Заявник

Міжнародне бюро

Заявник

Відомство країни походження

Реєстрація торговельної марки за кордоном

Країна А Країна Б Країна В Країна А Країна Б Країна В

Національна реєстрація

Міжнародна реєстрація Мадридська система

Національна (пряма) процедура

різні процедури

різні бланки заявок

різні мови

різні збори

різні валюти

різні реєстрації

різні процедури внесення змін у реєстр

патентний повірений – зі стадії подачі заявки

Мадридська система

єдина процедура єдиний бланк заявки єдина мова (вибір з 3-х) єдиний набір зборів єдина валюта єдина реєстрація єдина процедура внесення

змін у реєстр патентний повірений –

лише у випадку відмови у наданні охорони

Національна процедура чи Мадридська система?

Мадридська система міжнародної реєстрації знаків

Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків

(1891 р.)Україна – учасниця з 1991 р.

Протокол До Мадридської угоди

(1996 г.)Україна – учасниця з 2000 р.

• базова реєстрація в країні походження;

• мова – французська;

• додаткове мито;

• 12 місяців для направлення можливої відмови в реєстрації;

•базова заявка/реєстрація в країні походження

• мови – французська, англійська, іспанська;

• додаткове мито + можливість встановлення індивідуальних мит;

• 12 або 18 місяців для направлення можливої відмови в реєстрації;

• можливість перетворення міжнародної реєстрації в національну заявку.

МАДРИДСЬКА СИСТЕМА

Адміністрування Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), розташованої у Женеві, Швейцарія.

Договірні сторони Угоди і Протоколу разом складають Мадридський союз

Хто може використовувати Мадридську систему?

Заявник зі сторони-учасниці Мадридського Союзу

відносно інших сторін-учасниць Мадридського СоюзуЯкі зв! язані спільним договором (Угодою або Протоколом)

Мадридський Союз включає – 95 сторін-учасниць (липень 2015 р.)

1 - тільки Угода - Алжир40 - тільки Протокол (у тому числі ЄС (ОНІМ), АОІВ (2015 р.)54 - Угода і Протокол

Хто може використовувати Мадридську систему?

Мадридську систему міжнародної реєстрації знаків може використовувати тільки фізична або юридична особа, яка має - справжнє і діюче промислове або торговельне підприємство, або- місце проживання у країні, яка є учасницею Мадридської угоди або Мадридського протоколу, - або яка є громадянином такої країни, або яка має таке підприємство або місце проживання на території міжурядової організації, яка є учасницею Протоколу, або є громадянином держави-члена цієї організації.

Відомство походження

Відомство походження є Відомством Договірної сторони, через яке заявник одержує право на подання міжнародної заявки. Це Відомство є Відомством, до якого подана базова заявка або внесено запис про базову реєстрацію.

- дійсне і ефективне промислове або торговельне підприємство,

- місце проживання, або- громадянство

Необхідні умови для подання міжнародної заявки

На території країни походженняЗаявник - фізична або

юридична особа має:

Базовий знак• Базова (національна)

заявка, або• Базова (національна) реєстрація

Крок 1 - ВИБІР БЛАНКУ

http://www.wipo.int/madrid

• ММ1 – міжнародна заявка, яка регулюється тільки Угодою (Алжир) - свідоцтво

• ММ2 – міжнародна заявка, яка регулюється Протоколом (Інші сторони Мадридського Союзу - 91 країна, в том числі країни, які є учасниками як Угоди так і Протоколу згідно ст.9sexies Протоколу) заявка або свідоцтво

• ММ3 – міжнародна заявка, яка регулюється і Угодою і Протоколом 91+Алжир – свідоцтво

• MM18 – Декларація про намір використовувати товарний знак при зазначенні Сполучених Штатів Америки

Основний збір – Ч/Б - 653 швейц. франків / колір 903 швейц. франків Доданий збір - 100 швейц. франків за кожну зазначену країну Додатковий збір - 100 швейц. франків за кожен клас понад трьох

Протоколом передбачений “індивідуальний збір˝ :- Зміни стосовно розміру індивідуальних зборів публікуються в Інформаційних

повідомленнях ВОІВ та відображаються у Калькуляторі зборів - Можуть сплачуватися двома частинами (Японія)

КАЛЬКУЛЯТОР ЗБОРІВ допоможе правильно розрахувати вартість міжнародної заявки

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp

Крок 2 – розрахувати вартість міжнародної заявки

Збори за міжнародну реєстраціюсплачуються безпосередньо до Міжнародного бюро тільки у швейцарській валюті

• Списання з поточного рахунку, відкритого у МБ

• Здійснення переказу на відповідні банківські рахунки ВОІВ

• Оплата кредитною карткою для дозволених он-лайн платежів (через систему E-Payment у випадку отримання листа про виправлення недоліків у МЗ)

http://www.wipo.int/madrid/en/fees/about_fees.html

Засоби здійснення платежу

Крок 3Підготовка переліку товарів і послуг

http://base.uipv.org/mktp10/ ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків

(Ніццька класифікація). Десята редакція.“

http://www.wipo.int/madrid

Менеджер товарів і послуг

Інформація стосовно національних та регіональних процедур у національних (регіональних) Відомствах відповідно до Мадридської системи

Інформаційні повідомлення

Ніццька класифікація

МБ ВОІВ не приймає такі терміни

All goods/services of class 1 (2, 3, 35, …)

Приймає заголовки класів

Підготовка переліку товарів і послугІнформація стосовно національних та регіональних

процедур у національних (регіональних) Відомствах

Деякі відомства– приймають заголовки класів, але, вони не охоплюють всі товари и послуги цюго класу, а тільки ті товари и послуги, на які вказує цей заголовок.

Відомство Колумбіі не приймає заголовки класів.

Відомство Ірана не реєструє 33 клас для алкогольних напоїв и 32 клас для алкогольного пива.

Відомство Ізраіля приймає заголовки 2, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 32, 34 класів Ніцьої класифікації. Для інших класів заявник може заявити заголовки, але тільки разом із заявою, яка підтверджує, що товари/послуги знаходяться у сфері його діяльності.

Відомство Республіки Корея не приймає повного алфавітного переліку товарів/послуг Ніцькой класифікаци.

Відомство по гармонізації на внутрішньому ринку (OHIM) в країнах ЄС – якщо заявник заявляє заголовок класу він має також зазначити чи має він намір отримати охорону для всіх товарів і послуг, які містяться в алфавітному переліку даного класу, або тільки для деяких товарів і послуг.

Відомство США приймає тільки заголовки 15 класу (musical instruments/музичні інструменти) та 23 класа (Yarns and threads, for textile use/ Пряжа і нитки текстильні). Патентне Відомство США на своєму сайті представляє «Керівництво по прийнятним зазначенням товарів і послуг».

Документи для подання міжнародної заявкидо відомства походження (Укрпатент)

• Супровідний лист• Форма ММ 2 (ММ 3 або ММ 1) – 2 прим.• Зображення знака 8х8 см – 1 прим.• Копія документа про сплату збору за подання

заявки на м.р. (600 грн.)• Копія документу про сплату міжнародного мита в

CHF (можливо)• Довіреність, якщо МЗ подається представникомhttp://www.uipv.org

Дата міжнародної реєстрації

• Дата отримання міжнародної заявки Відомством походження - якщо міжнародна заявка надійде до Міжнародного бюро ВОІВ

протягом двох місяців з дати отримання Відомством походження

• Дата отримання заявки Міжнародним бюро ВОІВ – якщо міжнародна заявка надійде пізніше двох місяців з дати отримання Відомством походження

Діловодство за міжнародними заявками у ДП УІІВ

Сканування

Введення вхідних даних

Розподіл між експертами

Перевіркаданих та

підтвердження

Зауваження

МБ ВОІВ

Виправлення зауважень

Отримання МЗ до УІІВ

– Підтвердження дати отримання МЗ– Підтвердження фактів стосовно зв’язку між міжнародною заявкою і базовою реєстрацією або базовою заявкою- Перелік товарів і послуг– Зазначення Договірних Сторін– Сплата зборів (МЗ може бути направлена до МБ без сплати міжнародного мита)

Відсутність зауважень

Представлення міжнародної заявки до МБ ВОІВ

Міжнародна заявка

•Пакет документів

ДП УІІВ

Перевірка даних на відповідністьбазовому знаку

МБ ВОІВПеревірка даних

•Правомочність заявника•Країни• Віденська класиф.• Ніцька класифікація• збори Зауваження

Без зауважень Реєстрація в МРПублікація

Відомство вказаної країни

Виправлення в зазначений строк

Виправленняне надійшли

Припинення діловодства*

* Повернення частини зборів

• Внесення запису до Міжнародного реєстру

• Видача свідоцтва про міжнародну реєстрацію

• Публікація у Бюлетені міжнародних знаків (онлайн-версія)

• Повідомлення відомств Зазначених Договірних Сторін

Реєстрація, публікація та повідомлення Зазначених Договірних Сторін

Міжнародним бюро

Експертиза по суті

Попередня відмова Надання правової охорони* = національна реєстрація

ВІДОМСТВО ЗАЗНАЧЕНОЇДОГОВІРНОЇ СТОРОНИ

Підтвердження відмови Відкликання відмови= національна реєстрація

З 1-го січня 2011 р.Зазначені ДС зобов‘язані направляти повідомлення про надання правової охорони до МБ

Заявник набуває таких самих прав, як при подачі національної заявки

Чому може бути відмова?(Ст. 6 quinquies Паризької Конвенції)

• - позначення не має розрізняльної здатності;• - суперечить моралі чи публічному порядку;• - може ввести в оману громадськість;• - ранні права;(Ст. 10 bis Паризької Конвенції) В охороні може бути відмовлено, якщо : використання або реєстрація знака в даній країні є актом недобросовісної конкуренції зі

сторони такого власника.

А також:існує вірогідність того, що заявник одержить попередню відмову від деяких Договірних сторін,

якщо в МЗ відсутні деякі зазначення, а саме• Якщо заявник є фізичною особою, указати державу, громадянином якої він є. • Якщо заявник є юридичною особою, має бути вказана природа юридичної особи разом з

назвою держави, в якій воно зареєстровано або організовано. • Відсутність зазначення другої робочої мови при вказанні ЄС (OHIM надішле сповіщення про

попередню відмову)• Деякі країни не приймають заголовки класів, або повний перелік класів. (див. Інформацію

стосовно національних та регіональних процедур у національних (регіональних) Відомствах) http://www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html

•

Заявник

• Повинен надати відповідь на попередню відмову протягом строку, визначеного національним законодавством відповідної Договірної Сторони

• Повинен слідувати процедурі, передбаченій відповідним національним законодавством, включаючи звернення до місцевого представника, якщо це вимагається Договірною Стороною

При отриманні попередньої відмови

Правові наслідки міжнародної реєстрації

Міжнародна реєстрація

Дорівнюється національній заявці

до закінчення строку для повідомлення про відмову у наданні правової охорони

Дорівнюється національній реєстрації

після закінчення строку для повідомлення про відмову у наданні правової охорони (за відсутності відмови або за наявності відізваної відмови)

Міжнародне бюро:

• Вносить запис в Міжнародний реєстр

• Повідомляє власника або його представника

• Публікує отриману інформацію у Бюлетені

За результатами експертизи по суті

• Територіальне поширення • Зміна власника • Зміна імені або адреси

(власника/представника)• Обмеження, відмова, анулювання МР• Продовження МР

Централізоване управління міжнародними реєстраціями

Мадридська система представлена виключно процедурними угодами - передбачає основні принципи і механізм функціонування системи; визначає формальні (процедурні) умови міжнародної реєстрації торговельних марок

• НЕ визначає умов охорони торговельної марки• НЕ визначає процедуру перевірки торговельної марки на

відповідність умовам надання правової охорони• НЕ визначає комплекс прав, що випливає з представленої

правової охорони.

Всі вищезазначені питання регулюються національним законодавством країн-учасниць

Основні принципи міжнародної реєстрації торговельної марки

• Наявність базової заявки або базової реєстрації (“базового знаку”) у країні-учасниці Мадридської системи

• Наявність зв’язку між правовласником, зазначеним у базовій заявці/реєстрації, та вищезазначеною країною-учасницею – дійсне і ефективне промислове або торговельне підприємство, місце проживання або громадянство

• Подання міжнародної заявки через Відомство походження • Можливість поширення охорони в одній або декількох інших країнах-

учасницях зі спільним договором (Мадридська угода або Протокол) (вказівка країни походження неможлива!)

• Одна реєстрація – пакет прав • Визначений строк для відмови у наданні правової охорони (12, 18, 18+

місяців) • Можливість подальшого територіального поширення міжнародної

реєстрації• Залежність міжнародної реєстрації від базового знаку (5 років)• Можливість перетворення міжнародної реєстрації в національну

заявку• 10-ти річний строк дії міжнародної реєстрації• Централізоване управління міжнародною реєстрацією

Міжнародна реєстрація знаків за Мадридською системою

http://www.uipv.org/ua/signs.html#8

Країни-учасниці Мадридської системи

http://www.wipo.int/madrid/en/members/

Офіційні бланки МБ ВОІВ

http://www.wipo.int/madrid/en/forms/

IRN 158 574

Longines - найстаріша з діючих міжнародних реєстрацій

Знак зареєстрований у Швейцарії 1889 р.

на міжнародному рівні 1893 р. (№ 000014 від 27.03.1893 р.)

Дякую за увагу!