1 미국특허소송절차 개요 김국현 발표자료

미국 특허소송 절차 개요 1

2015. 7. 23.

김국현 변호사/변리사

가산종합법률사무소/특허법인가산

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1. 미국 특허소송절차의 개요

Pleading Discovery Trial Prep.

Pre-Trial Appeals Trial

2~4개월 10개월~3년 1년~3년 6개월

- 증거보전조치

(Litigation Hold)

- 소장 송달

- 응소 전 대응

- 답변서 제출

- Scheduling

Conference

- Fact Discovery

> Document

Production

> Deposition

> Interrogatories

> Request for

Admission

- Expert Discovery

> Expert Deposition

> Expert Reports

- Markman Hearing

- Pre-Trial

Conference

- Jury Selection

- Jury Trial

> Jury Verdict

(배심 평결)

- 판사의 손해배상액

가감 및 판결 선고

- 항소심

- 상고심

1년 6개월~5년

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1. 미국 특허소송절차의 개요 (계속)

Pleading Discovery Trial Prep.

Pre-Trial Appeals Trial

2~4개월 10개월~3년 1년~3년 6개월 1년 6개월~5년

Pre-Trial 단계, 특히

Discovery 단계에서

많은 비용과 시간이

소요되는 구조임 미국 소송의 특징

- 소제기에서 공판 시작까지 보통 2~3년, 그 중 1년 이상이 discovery 절차에 소요됨

- 일반적으로 300만~600만 US$ 정도의 막대한 소송 비용이 요구됨

- 소송에서 이겨도 변호사 비용을 부담해야 함

- 배심(침해, 특허유무효 여부 등)과 판사(청구항 해석)의 역할이 분리되어 있음

- 징벌적 손해배상(고의 침해의 경우 실제 손해액의 3배까지)

- 비용관리 및 미국 대리인 컨트롤이 중요

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1. 미국특허소송 관련 통계

*출처: PwC, Patent Litigation Study, 2012

특허권자의 승소율

인정된 손해배상액

공판 시작까지 소요시간(yr)

미국 District Court별 현황 (1995~2011)*

**2011년의 경우 2.6년, 최근 증가 추세에 있음

**

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1. 미국 특허소송절차의 개요 (계속)

*출처: American Intellectual Property Law Association, Report of Economic Survey, 2007

Discovery 종료시까지 소요비용 공판 종료시까지 소요비용 소가

미국 소송비용 현황 (2007)*

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2. Pleading – (1) 소제기

소제기

- 소제기는 소장(Complaint)의 제출에 의해 이루어짐

- 소장에는 관할, 원고, 피고, 침해된 특허, 침해 제품, 청구원인 및 청구취지를 간략하

게 기재

- 자세한 내용은 추후 discovery를 통해 보완

소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출 소장 송달 Scheduling Conference

Pleading

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2. Pleading – (2) 증거보전조치

소제기 증거보전조치 응소 전 대응 답변서 제출 소장 송달

증거보전조치(Litigation Hold) – 개론

- 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는

증거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경, 파기되지 않도록 “즉시” 조치를 취해야 함

- 조치의무의 발생시기는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간, 또는 소송에 연관될 것으

로 합리적으로 예상 가능해진 순간부터임

- 소장 송달 전이라도 정황상 제소가 임박한 것으로 예상된다면 조치의무 발생

- 회사는 증거로 쓰일 수 있는 자료의 보존을 위한 선의의 노력(good faith)을 다하여

야 함

Scheduling Conference

Pleading

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2. Pleading – (2) 증거보전조치 (계속)

증거보전조치(Litigation Hold) – 인적, 물적 대상

- 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는

모든 구성원을 대상으로 함

- 자료가 외부 업체에 의해 관리되는 경우(클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는

외부 업체의 관리자에게도 공지해야 함

- 자료는 종이문서, 회사의 이메일서버 및 파일서버 내 전자문서, 임직원의 사무용 PC

나 모바일기기상 전자문서를 모두 포함함


Pleading

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증거보전조치(Litigation Hold) – 위반한 경우 소송상 효과

- 선의의 노력을 다하여 증거보전조치를 시행하지 않은 당사자에 대하여 법원은 소송

상 제재조치(sanction)를 할 수 있음

- 벌금 부과, 해당 당사자에게 유리한 증거의 불채택, 해당 당사자에게 사실관계를 불

리하게 인정 등 sanction이 일반적

- 심한 경우 default 패소 판결도 가능함

- Sanction 사례 정리한 별도자료 참조


Pleading

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증거보전조치(Litigation Hold) – 실무적 대응 방안

- 조치의무가 발생되었다고 판단되면 즉시 사내에 증거보존공지를 해야 함(합리적 이

유 없이 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않았다고 판단될 수 있음)

- 사내 문서관리정책에 의한 자동 폐기도 중단하는 것이 바람직

- 영문 메일은 번역하여 첨부하거나 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직

- 자료를 고의적으로 변경, 파기하는 것은 매우 큰 소송상 불이익을 가져올 수 있음에

유의

- 문서관리정책 및 문서 보존에 관한 IT 시스템을 미리 정비해 두는 것이 바람직함


Pleading

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증거보전조치(Litigation Hold) – 공지에 포함되어야 할 사항

(1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는

점

(2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점

(3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위(별지 목록으로 다시 첨부 필요)

(4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점


Pleading

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증거보전조치(Litigation Hold) – 공지 예시

발신: 김하나 부장(법무팀, 미국소송 대응팀)

수신: 개발팀, 제조팀, 영업팀, 법무팀, 특허팀, 전산팀 전 임직원

제목: 미국 특허소송 피소로 인한 증거보전공지

우리 회사는 2013. 8. 19. 미국 P사로부터 특허침해소송을 당하였습니다. 이 소송은 우리 회사의 X제품

군 가운데 모델명 M1, M2, M3에 해당하는 제품을 대상으로 한 것으로서, P사는 우리 회사가 위 제품을

미국으로 수출, 판매한 것이 자사의 미국 등록특허를 침해한다고 주장하고 있습니다. ...

우리는 위 미국 특허침해소송의 당사자로서, 이 소송과 관련하여 현존하거나 앞으로 생성될 모든 서류

또는 전자적 정보를 소송이 계속되는 동안 보존할 의무를 부담합니다. ... 이러한 의무를 위반하는 경우

우리 회사는 큰 소송상 불이익을 당할 수 있습니다. ...

증거보전조치는 본 공지 메일에 첨부된 별지 목록에 속하는 모든 종이 문서, 회사 내 PC 및 모바일기기에

저장된 전자 문서, 회사 서버에 저장된 전자 문서, 이메일 및 그 첨부파일 및 출력된 전자 문서를 대상으

로 합니다. ...

위 별지 목록에 해당되지 않는 경우에도, 위 소송과 관련될 수 있는 문서를 보유하고 있거나 또는 이러한

문서에 접근할 수 있는 임, 직원은 해당 문서에 대한 보전조치를 취하고 즉시 미국소송 대응팀에 관련 사

항을 보고해 주시기 바랍니다. ...

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2. Pleading – (3) 소장 송달

소장 송달(Service of Complaint) – 개론

- 제소 후 120일 이내에 피고에게 송달

- 피고가 국외 거주자인 경우라도 미국 내에 대리인이 있고 그 대리인에게 송달되었

다면 송달 간주

- 한국 회사의 미국 법인이 피고인 경우 미국 법인에 송달되면 유효한 송달이 됨

- 그러나 한국 회사의 미국 법인이 없는 경우 또는 미국 법인이 있더라도 미국 법인이

아니라 한국 법인이 피고인 경우에는 복잡한 문제가 야기됨


Pleading

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2. Pleading – (3) 소장 송달 (계속)

피고가 미국법인이 아닌 경우 송달

- 헤이그 송달 협약에 따라, 지정된 중앙당국을 거쳐 송달(구체적으로는 국제민사사법공조

등에 관한 예규에 따름)*

- 우리나라의 경우 법원행정처가 중앙당국으로 지정되어 있음

- 각 체약국의 반대가 없는 한 지정된 중앙당국 외에 외교경로를 통한 송달도 가능하나, 우

리나라는 이에 대해 반대선언을 하여, 한국인 또는 한국 법인에 대한 외교경로를 통한 송

달은 불가능함

- 이에 미국 법인이 피고가 아닌 경우 [미국] -> [한국 중앙당국인 법원행정처] -> [한국 관

할법원] -> [한국 법인]의 경로를 거치게 되어, 장시간이 소요됨

*형사사건의 경우 미국과 체결한 상호사법공조조약 및 국제형사사법공조법에 기하여 위와 유사한 절차에 따라 처리됨


Pleading

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피고가 미국 법인이 아닌 경우의 송달 – 사례 1*

미국 지사를 둔 한국 법인이 피고가 된 사안에서,

- 한국 법인의 과거 미국 소송대리인에게 이메일 발송

- 미국 법인의 주소로 우편 발송

- 한국 법인의 웹사이트상 이메일 주소로 이메일 발송

- 미국 법인 및 법인장 등 중요 인물에게 우편 발송

- 미국 법인 소재지의 주 국무부 장관에게 우편 발송

을 시도하였으나, 미국 법원은 적법하게 송달이 이루어지지 않았다고 판단함

*조약에 따른 송달도 시도되었으나 절차상 문제가 있어 역시 적법한 송달로 인정받지 못하였음 절차상 문제가 없었다면 조약에 따른 송달은 적법한 송달로 인정받았을 것으로 보임


Pleading

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피고가 미국 법인이 아닌 경우의 송달 – 사례 2

- 워싱턴주 주법원에 제기된 소송에서, 주법에 따라 워싱턴주 밖에 주소를 둔 피고 한국회

사에게 60일의 응소기간을 부여하지 않고 20일의 응소기간만을 부여하여 소환장이 송달

됨

- 한국회사가 응소하지 않아 결석판결로 패소판결이 내려짐

- 이후 워싱턴주 주법원 판결에 대한 한국 내 집행판결 원심에서 한국회사 패소

- 대법원은 미국에서 적법한 소장 송달이 없었다는 이유로 원심을 파기환송(대법원 2010.

7. 22. 선고 2008다31089 판결)


Pleading

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피고가 미국 법인이 아닌 경우의 송달 – 사례 3

- 미국에서 제기된 소송에서, 피고 한국회사에게 DHL로 소장 발송

- 한국회사가 소장을 받고, 부인하는 취지의 답변서 제출하였으나 미국법정에 출석한 사실은 없음

- 한국회사 결석재판으로 패소판결 + 확정

- 한국법원에 미국확정 판결에 대한 승인 및 집행판결 청구

- 서울고등법원 판결 : 미국소송에서 적법한 소장 송달로 볼 수 없다는 이유로 한국회사 승소 판결

(서울고등법원 2015. 3. 24. 선고 2013나2012912 판결)

- 판결이유: 헤이그협약 관련하여 한국은 “우리나라에 소재하는 자에게 재판상 문서를 우편으로 직

접 송부하는 방식을 인정하지 아니한다”


Pleading

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미국 법인이 아닌 경우의 송달 – 실무적 대응 방안

- 송달에 장시간이 소요될 수 있으므로, 한국 회사가 피고가 된 경우 미국 대리인 선임은 송

달 후 진행하는 것이 바람직함

- 송달까지 걸리는 시간을 충분히 이용하여 소송(특히 discovery 절차)에 대한 만반의 준비

를 할 필요가 있음

- 송달 과정에 절차적 하자가 없는지 주시하고, 하자가 있다면 그에 대하여 미국 소송 또는

이후의 관련 한국 내 소송에서 적극적으로 주장, 입증할 필요 있음


Pleading

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2. Pleading – (4) 응소 전 대응

응소 전 대응(Pre-Answer Motion)

- 답변 대신 소각하 신청(우리나라의 본안 전 항변과 유사)

- 신청이 기각된 경우 여전히 답변이 요구된다면 10일 이내에 답변서 제출해야 함

- 사물관할, 대인관할, 소관할 위반 등 주장

- Celgard v. SK Innovation 재판관할 불성립 소각하 판결

- 미국시장에 진출하지 않은 경우 – 본안전 항변 적극 주장


Pleading

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2. Pleading – (5) 답변서 제출

답변서(Answer) 제출

- 소장 부본 송달일로부터 20일 이내 제출해야 함

- 답변 방향: 인정 / 부정 / 부지

- 손해배상액 부분을 제외하고 소장의 모든 항목에 대해 답변해야 하며, 답변에서 주

장하지 않으면 포기한 것으로 간주됨

- 반소(Counterclaim) 제기여부 검토가 필요함


Pleading

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2. Pleading – (6) Scheduling Conference



- Markman hearing 및 trial 일정 지정

- Discovery에 대한 제한 합의 및 일정 지정

> 증인신문에 대한 제한사항 합의

> 문서제공의 범위, 방법, 횟수, 기간, 비밀정보에 대한 접근제한 및 그 범위 합의

> Cutoff 일정 지정


Pleading

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2. Pleading – (7) 피고의 대응 절차


증거보전조치

공지 및 시행

국내 대리인 선임 / 사내 전담팀 구성

관련 문서의 소재 파악 및

증거보전조치 준비

대상 특허 및 침해여부 검토 / 대상 특허의 무효화 가능성 조사 / 기타 방어방법 수립

Discovery 준비(특히 기밀정보 / 영업비밀 분류)

미국 대리인 선임

응소 전 대응사항 검토 / 답변서 작성

답변 전 타결 가능성 검토


Pleading

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3. Discovery – (1) 개론

Discovery

- 공판에 제시할 증거와 증인에 대한 자료, 정보를 교환하는 절차

- 기습적 공격에 의한 재판을 방지하기 위함

- 직접증거, 간접증거 불문 광범위하게 제출 요구 가능

- 미국 소송에서 가장 많은 시간 및 비용이 소요되는 절차로서, 비용 관리가 중요함

- 양 당사자는 상대방의 요구에 대하여 선의의 노력을 다하여야 하며, 이를 다하지 않

은 경우 소송상 불이익(sanction)을 받을 수 있음

Markman Hearing

Discovery Fact Discovery

Expert Discovery

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3. Discovery – (2) Fact Discovery

Fact Discovery

- Document Production : 상대방의 서류제출 요구에 따라 관련 문서 제공

- Deposition : 공판 전 법정 밖에서 이루어지는 증인신문

- Interrogatories : 서류 기타 증거로 알 수 없는 사실관계에 대한 질문서

- Request for Admission : 다툼없는 사실의 정리를 위한 자인 요구

Markman Hearing


Expert Discovery

> Document Production

> Deposition

> Interrogatories

> Request for Admission

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3. Discovery – (2) Fact Discovery (계속)

Fact Discovery – Document Production (서류제출)

- 상대방의 서류제출요구에 대응하여 이루어짐

- 거의 모든 관련 서류를 대상으로 함

- 초기에 상대방에게 매우 광범위하게 서류제출을 요구하는 것이 바람직

- 비밀보호특권(Privilege)이 인정되는 사항이 있는 경우 삭제하고 제출

- 비밀정보는 “Confidential” 표시한 후 제출

- 서류의 변조나 파기 불가, 사내 문서관리규정에 의한 파기도 중단함이 바람직

Markman Hearing


Expert Discovery


> Deposition

> Interrogatories


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Fact Discovery – Deposition (공판 전 증인신문)

- 공판 전 법정 밖에서 선서한 증인에 대한 신문

- Discovery 후반부에 하는 것이 일반적이나, 발명자를 침해자측에서 신문하는 경우

초반에 하는 것이 유리함

- 증인 측 법률사무소 또는 호텔에서 신문

- 증인, 증인측 변호사, 상대방 변호사, 법정통역사, 법정속기사, 법정비디오기사 참석

- 당사자간 신문 횟수, 주제 등 합의 가능

- 신문 방식이 아닌 자발적 진술자의 선서 후 진술 방식에 의하는 경우 affidavit이 됨

Markman Hearing


Expert Discovery


> Deposition

> Interrogatories



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Fact Discovery – Interrogatories (질문서)

- 서류나 기타 증거로 알 수 없는 사실관계에 대해 상대방에게 질문서를 보내어 정보

제공을 요구

- 서류제출 요구에 대한 보완책으로 기능

- 질문서 받은 날로부터 30일 내 답변이 원칙

- 증인신문시 얻을 수 없는 정보(일시, 장소, 재무데이터) 확보, 증인결정 등에 유용함

Markman Hearing


Expert Discovery


> Deposition

> Interrogatories



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Fact Discovery – Request for Admission (자인 요구)

- 다툼 없는 사실의 정리를 위함

- 침해 주장 특허청구항의 한정 목적

- 침해품 또는 선행기술에 대상 특허의 청구항 구성요소가 존재하는지 여부를 확정함

에 효과적

- Discovery 후반부에 하는 것이 일반적

- 자인요구시 부인된 부분을 중심으로 Markman Hearing 또는 공판에서 다투게 됨

Markman Hearing


Expert Discovery


> Deposition

> Interrogatories



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Expert Discovery

- 미국 소송에서는 대부분의 경우 전문가 활용이 필수적

- 양 당사자가 각자 전문가를 채용, 선임함

- Deposition 및 공판에서 증언할 전문가와 사내 전담팀에 근무할 전문가로 구분편성

- 기술분야 전문가는 특허침해 / 무효 / 기재요건불비 / inequitable conduct 검토

- Expert Discovery에서는 Expert Deposition (전문가 증언)과 Expert Reports (전

문가 보고서)를 통해 소송에 전문가 의견을 반영함

Markman Hearing


Expert Discovery

> Expert Deposition

> Expert Reports

3. Discovery – (3) Expert Discovery

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Markman Hearing

- 마크맨 사건 판결 이후 법리화된 특허청구범위 해석 절차

- 침해 및 무효 판단 단계로 나아가기 전 그 전제로서 특허 청구범위를 확정

- 청구범위 해석에 따라 약식판결(Summary Judgment)로 유무효 및 침해여부에 대

한 결론을 내는 경우가 많음

- 일반적으로 discovery 종료 후 진행되나, 법원마다 구체적 시행 시기에 차이가 있음

- 청구범위 해석시 명세서 기재요건 위반여부 등은 고려하지 않음(CAFC 판례)

- Bench Trial (판사 1인 단독심)

Markman Hearing


Expert Discovery

3. Discovery – (4) Markman Hearing

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Markman Hearing


Expert Discovery

3. Discovery – (5) 피고의 대응 절차

국내 대리인을 통해 discovery의 적절한

범위 설정 및 비용관리방안 수립

비용지출상황 점검

- 모든 discovery 대상 문서 재검토

- Privilege / Work Product Immunity를

통한 기밀정보보호책 및 기타 영업비밀 보

호책 마련

- Discovery 비용 예측치 산정 및 구체적

관리방안 수립

문서보전조치 시행상황 점검 / 대상 특허의 무효화 가능성 검토

상대방에 대한 서류제출요구, 자인

요구, 질문서 준비 / 증인신문 준비

Discovery

전략 수립

약식판결

대응

전문가 증언에 대한

전략수립

/ 전문가 선임

청구범위 해석에 대

한 논증전략 수립

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Trial Preparation

- Pre-Trial Conference

> 양당사자의 합의 또는 재판장 / 절차운영판사(magistrate judge)에 의한 확정을 통해 재판

진행방안을 확정하는 단계로서, 사건의 정리, 불필요한 주장 및 방어 배제, 다툼없는 사실 정

리, 공판에 제출될 증거 및 증인 결정, 추후 일자 결정, 조정여부 검토 등이 이루어짐

- Jury Selection

> 배심원 선정도 이 단계에서 이루어짐

- 당사자들은 유리한 재판진행을 위해 Pre-Trial Conference에 전략적으로 접근할 필요가

있으며, 또한 배심원 선정이 적법하게 진행되는지 주시하여야 함

Trial Prep. Pre-Trial Conference

Jury Selection

4. Trial Preparation

5. Trial

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Trial

모두발언

주신문

포함

원고의 입증 지시평결 신청

피고의 입증 반박 최종 지시평결 신청

배심원 지시 배심 평결

원고측 입증 완료 후 피고는 원

고가 우월한 증거로서 주장을 입

증하지 못하였음을 이유로 피고

에게 승소결정을 내려달라는 취

지의 결정인 지시평결(Directed

Verdict) 신청을 할 수 있음

반대신문

피고 입증 종료 후 원

고는 최초 공판에서

제시되지 않았던 증거

및 증인을 내세워 반

박(Rebuttal)할 수 있

음

양 당사자 모두

신청 가능

최종 발언 심의 판결 선고

배심원들에게 해당사건과 관련

된 법률지식을 알려주는 것으

로, 양 당사자가 자신들에게 유

리한 지시 초안을 제출하면 판

사가 이를 참조하여 배심원 지

시(Jury Instruction)를 전달함

침해여부, 특허 유무효,

고의침해, 배상액

배심 평결은 판사의 판

결선고로 효력이 발생

되며, 판사는 선고 전

배상액을 다시 재량에

의해 가감할 수 있음

Jury Trial

참고사례 : 한미약품 미국특허소송 timeline 개요

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