与知识产权司法诉讼的关系 ; 337 条款和知识产权法的发展

中美 337 调查交流研讨会北京 -2010 年 10 月 26 日广州 -2010 年 10 月 28 日

简 · 杰克逊 国际贸易委员会总法律顾问助理﹡

﹡ 仅代表演讲人个人观点，不代表美国国际贸易委员会或其委员的观点

ITC 与法院

337 调查和地区法院诉讼的区别

• 337 调查中的申请人必须满足国内产业要求。

• 337 调查中的行政法官通常比地区法院的法官在专利争议方面具有更丰富的经验。

• 在 337 调查结案以前，地区法院的平行诉讼程序根据被申请人的要求中止。

• ITC 对每一起 337 调查案件设定结案的目标日期。

337 调查和地区法院诉讼的区别（续）

• 在 ITC 调查程序中，保护令自动实施对商业秘密的保护

• 如果认定违法行为成立 , 将发布排除令。排除令是由美国海关执行的边境措施。不会裁决金钱赔偿。

• 在美国具有相当存货的公司也受制止令的约束。违反了制止令可能导致巨额的罚金。

337 裁决的上诉

• 对于认定不存在违法行为的 337 裁决，可立即向美国联邦巡回上诉法院（ CAFC ）上诉。上诉期限为委员会裁决作出后 60 天。

• 认定存在违法行为的 337 裁决，需要由美国贸易代表 (USTR) 审查，审查期限为 60 天。 USTR 可能在此期间基于政策考虑否决救济，但否决非常罕见。经此复审期间后，可以就认定存在违法行为的 337 裁决向 CAFC 上诉。 USTR 对救济的否决不能上诉。

ITC 对法院判决的执行

• ITC 通常不允许已经由双方在地区法院完全和最终解决的事项再次提起调查申请。

• 地区法院和 CAFC 作出的在 337 调查中涉及的专利的有效性的判决，对 ITC 有约束力。

• CAFC 的法律性解释对 ITC 有约束力，且 ITC 将它们适用于所有的案件。

• 其他类型的地区法院的判决有说服性，但不具有约束力。

委员会调查的中止

• 与地区法院不同，委员会调查不因破产程序而中止。 USITC v. Michael Jaffe(2010 年 6 月 28 日 )

• 如果美国专利商标局正在复审，委员会不会自动中止调查程序。它会根据美国专利商标局程序的进展情况个案考虑（是否中止）。最小封装尺寸半导体芯片案（ 337-TA-605 ）

法院和委员会的近期裁决

可获得专利的对象 -Bilski v. Kappos,130 S.Ct. 3218(2010)

• 最高法院关于专利法 101 条的解释： “发明或者发现任何新的和有用的工艺、机器、事物的制造或组成，

或对上述事项的任何新的和有用的改进的任何人，在满足本条法律规定的条件下，可以获得专利。”

Bilski ( 续 )

• 事实： - 涉案的专利申请涵盖一种规避金融风险的方法。 这是一种商业方法，且没有主张和电脑有任 何联系。 - 美国专利商标局拒绝授予专利，申请人因 此诉至法院。 - 下级法院判定该方法不符合“机器或转变测 试”，即要求方法专利：

• 连于某一特定的机器• 将某一有形事物转变成另一有形事物

Bilski ( 续 )

• 最高法院维持了下级法院的判决，且很大程度上加固了现有法律。

• “机器或转变”测试是有用的，且通常决定了一个案件的结果。

- 但是也有其他类型的可以获得专利的发明。 - 最高法院没有解释哪些类型的发明可以获得专利，尽管它们没有

满足“机器或转变”测试。

• 根据 Bilski 案，大部分的软件专利看起来具有可专利性。• 最高法院对 Bilski 案的判决以 5： 4 的表决通过。少数法

官根据他们对法律的理解和政策的考虑，对任何类型的商业方法的可专利性持怀疑态度。

可获得专利的对象Association for Molecular Pathology v. USPTO, 66

9 F. Supp. 2d 365 (S.D.N.Y. 2010).

• 地区法院认为，孤立的基因不是可以根据专利法第 101 条获得专利的对象。 CAFC现在考虑来自判决的上诉案件。

设计专利

• 侵权存在，如果 - “外观相同” - 对“普通观察者”而言

• 不需要分析这种相同是否包含了该专利的新颖点。 Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc. (Fed. Cir. 2008) (en banc).

• 一项设计专利的权利要求是不能仅通过语言或者清单可以简化的图片。 Crocs, Inc. v. ITC (Fed. Cir. 2010).

显而易见性： KSR v. Teleflex, 550 U.S. 398 (S. Ct. 2007)

• 最高法院对专利法第 103 条的理解，使得现在更容易证明一项专利由于显而易见而无效。

• 最高法院推翻了 CAFC 对显而易见性判断的严格理解 - 在先技术中必须有对作出发明的特定的教导、动机或者建议。

- 改为，普通技术人员是指具有“常识”的人，能够看到行 业需求而有动机去组合在先技术。 - “ 在先技术”是包括所有在发明做出以前公开的有关的教 导，例如，专利、出版物。

• 自 2007 年以来， CAFC 判决了许多显而易见性案件，进一步完善了显而易见性的定义。

分离式侵权

• BMC v. Paymentech (Fed. Cir. 2007) 和 Muniauction v. Thomson (Fed. Cir. 2008)

- 通常 ,单一当事方必须实施了所主张的方法的所有步骤才会侵权。 - 一当事方可能因为其他人的行为承担法律责任，“如果有证据表明责 任方控制了实施方的行为。” - 需有某一“策划人”协调了所有部分的侵权行为。正常的商业交易不 构成分离式侵权。

• SiRF v. USITC (Fed. Cir. 2010) - 由于这些权利要求并不要求 (GPS 设备所有人 )去实施任何步骤，因此 不需要判断是否存在分离式侵权。 - 所有步骤由被申请人 SiRF （瑟孚公司）实施。 是 SiRF把数据传输到 含有 SiRF GPS 芯片的设备上。

排除令：京瓷案345 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2008):

• ITC 发布两种类型的排除令： - 有限排除令

• “限于被委员会认定违反 337 条款的人”（ 19 U.S.C. § 1337(d)(1).

- 普遍排除令• 不论来源，排除所有的侵权产品。• 只在两种情况下发布：为了防止对有限排除令的“规避”而有必要；或“存在违反 337 条款的现象”，且“难以确定侵权产品的来源”。 19 U.S.C. § 1337(d)(2)(A) & (B).

京瓷案（续）

• 争议焦点 - 包含侵权产品（芯片）的 下游产品（手机）能否被有

限排除令从美国境内排除，尽管手机的制造者并非调查中的被申请人。• ITC 认为“能”：包含在下游产品手机中的芯片仍然属于被认定

违反 337 条款的被申请人的芯片 - 芯片不是由手机制造商生产的。委员会自 1993 年以来已经排除过这样的下游产品，尽管不经常这么做。

• CAFC推翻了 ITC 的裁决。 CAFC 认为有限排除令不能排除没有被列为调查被申请人的进口商的产品。它认为，申请人必须获得普遍排除令才能排除没有被列为调查被申请人的进口商的下游产品，或者将下游产品的进口商列为被申请人才能排除相应的下游产品。

京瓷案判决的影响 - 未了的排除令中若含有下游产品，相应内容被取消。（ Power Suppl

y Controllers, 37-TA-541; Light-Emitting Diodes, 337-TA-556 ） - 有限排除令将适用于下游产品，但该下游产品必须是明确被列为被

申请人的实体的产品。（ GPS Devices, 337-TA-602 ） - ITC 不愿意发布“设计过”的普遍排除令，这种排除令 仅覆盖没有在调查中被列为被申请人的进口商的特定下 游产品。（ Semiconductor Chips with Minimized Chip Package Size, 337-TA-605 ） - 在申请人希望排除下游产品的案件中，由于申请人会列 出更多的被申请人，调查变得比以前“大”。 - 对于法律规定的发布普遍排除令的要素的理解，趋于严 格。

Princo 案：专利滥用

• 飞利浦公司针对 Princo （巨擘公司）提起申请，理由是后者没有支付涵盖激光唱片技术的专利池的许可费。

- Princo抗辩说飞利浦公司构成了专利滥用，从而导致飞利浦专利不 可实施。

• Princo抗辩说飞利浦专利池中的一项索尼专利对于所许可的技术的实施无关紧要。 Princo 认为在专利池中包含这样一项专利构成非法捆绑安排。

• Princo 也抗辩说飞利浦和索尼达成了非法协议，飞利浦在其中同意不单独许可索尼的专利技术以不与索尼竞争。

• 委员会认为不存在非法捆绑安排，且不考虑有非法的不竞争协议的抗辩。

Princo 案（续）

• CAFC 2005 年判决：“无关紧要”的专利没有被不恰当地绑在基础专利上。

- CAFC 认定索尼专利看起来是基础的。 - CAFC 将该案发回重审，且要求 ITC 认定是否有 意在压制索尼专利的非法的不竞争协议。• CAFC 2010 年全体一致同意的判决：没有压制索尼技术的协议。

- 专利滥用的主张必须直接指向被控滥用的专利，仅证明 在专利池中含有那些专利是不够的。

• 该 337 调查只主张了飞利浦专利（而非索尼专利）。 - 压制索尼专利的相关主张，不会引发专利滥用问题。事 实上，这些主张与反托拉斯有关，但已经超出了本调查 的范围。

Amgen v. USITC: 即将出现的进口和 337 条款的管辖权限

• Amgen针对 Roche 提起了一项申请，以防止转基因的红细胞生成素的进口。

• 上诉中， CAFC 认为 ITC 在 2008 年将管辖权限扩至即将出现的侵权产品进口。

• ITC 认为该判决与法律不符，请求重新审理，理由是：

- 在美国境内有实际销售或者有销售往美国的合同，才属 于 337 条款的管辖范围。 - 如果在不存在进口的情况下，也可以提起 337 调查申请，

申请的数量会把 ITC压倒。

Amgen v. USITC （续）

• CAFC 在 2009 年同意了 ITC 的重新审理要求，且撤回了其关于即将出现的进口的讨论。

- CAFC 最终的判决是基于已经有红细胞生成素的实际进口的事实。 - 由于重新审查的结果， 337 条款的管辖权前提是要有实际的进口或者为进口而销售的合同的法律规定没有改变。

-该案件目前被发回 ITC重审，裁决是否存在侵权。

同轴电缆接头案， 337-TA-650 ：国内产业（经济角度）

- 侵权诉讼行为本身不能满足国内产业要求，因为国会明确说明它没有试图使“纯粹的专利所有权”满足国内产业要求。

- 为证明在许可的开发上有相当数量的投资，申请人必须证明每一项主张的行为与许可有关并且每一项主张的行为与调查中所主张的专利有关。

同轴电缆接头案（续）

- 判断许可行为是否为实质性的，从而满足国内产亚要求时，可能相关的行为类型。• 与发明的实际应用的许可有关的行为是相关的。• 仅仅为了获取财务收入的许可行为也是相关的。• 以下行为根据实际情况可能相关：谈判、发送停止侵权函、草拟

和实施许可、提起以及进行侵权诉讼。• 只有在向 ITC 提起申请以前的投资才会被考虑。

同轴电缆接头案（续）

- 证明存在国内产业所必要的证据• 必须证明行为与所主张的专利有关。• 文件必须支持所声称支持许可的每一项行为的费用• 许可的草拟和执行费用被自动假设与许可相关，但是申请人必须证明该许可与所主张的专利有关。

• 停止侵权函不被自动假设与许可有关；申请人必须证明这些停止侵权通知函与许可的努力相关。

委员会的近期其他裁决

• Stringed Instruments, 337-TA-586, 该案中，国内产业基于许可行为成立，申请人不需要证明被许可人实际实施了该专利。

• 双道锁具案 , 337-TA-689, 如果部分方法由消费者实施，部分方法由机场安检部门实施，则不存在对使用行李箱锁具的方法专利的侵权，因为申请人不能在分离式侵权的理论下，证明机场的安检行为受消费者控制。

立法与法律的发展

专利改革

• 过去的三年中，国会已经考虑修订美国专利法。

• 一项主要改革是将授予专利的“先发明”原则修改为“先申请”原则。

- 根据现有规则，对于涉及相同发明的两个专利申请，美国专利 商标局会根据证据（例如，实验记录等）判断谁是首先发明的 人。能证明自己的发明日早些的人可以获得专利。 - 根据这些修正案，专利将授予第一个提交申请的实体。

关于公共利益提交文件的委员会规则草案

• 337 条款要求 ITC 在发布一项救济以前考虑特定的公共利益因素。

• 如果认定存在违反 337 条款的行为，应该发布排除令，除非“ ITC 在考虑该等排除令对公共健康和福利、美国经济的竞争条件、美国类似产品或者直接竞争产品的生产和美国消费者的影响后认为不应该禁止进口该产品。” 19 U.S.C. §1337(d)(1)

• 制止令也有类似的条款。 19 U.S.C. §1337(f)(1).

规则草案 ( 续 )

• 为了获取更多的有关公共利益因素的信息， ITC 在 2010 年 10 月 1 日在《联邦公告》上公布了关于在调查的五个独立的阶段提交有关公共利益因素的意见的规则草案。

- 申请人应在提交申请书时说明公共利益。 - 有关公共利益的意见可以自发起调查的公告在《联 邦公告》上发布后 5 天内提交。• 委员会自 2010 年 7 月以来征求这些意见，且运用这些意见帮助其决定是否授权行政法官在处理调查时收集有关公共利益的证据。

规则草案 ( 续 )

- 被申请人可以在答复申请书时，就申请书中的公共利益指控提出抗辩。

- 在行政法官发布其对救济的建议后 30 天内，当事方可以提交他们对行政法官的救济建议的意见。• 委员会在行政法官有发布救济建议的最近三个调查中已经要求提供

这类意见。

- 如果已经考虑一项救济，当事方和公众可以提交关于公共利益的意见，以及委员会决定是否复审行政法官的初裁后的关于救济和保证金的意见。• 许多年来，委员会一直征求这个调查阶段的公共利益意见。

- 最终的规则可能在 2011 年早期生效。