зуйков вопрос факта последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового

ВОПРОС ФАКТА. ПОСЛЕДСТВИЯ

РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ СХОДСТВА ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ С ПОЗИЦИИ

РЯДОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

© Зуйков Сергей Анатольевич, генеральный директор ООО «Зуйков и партнеры»,

патентный поверенный РФ.

13 декабря 2007 г. Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации утвердил информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». В соответствии с правовой позицией, изложенной в п. 13, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

© ООО «Зуйков и партнеры», 2015

Резюмируя судебную практику:по искам о запрете незаконного использования товарных знаков суды не признают сходными до степени смешения с товарными знаками обозначения, которые Роспатент не зарегистрировал бы в качестве товарного знака в связи с наличием ранних похожих товарных знаков.


Утверждая информационное письмо № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», ВАС РФ в п. 13 указал на то, что «Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует».


Означает ли данная позиция то, что при сравнении товарных знаков не нужно руководствоваться какими-либо нормативными актами, устанавливающими критерии сходства сравниваемых обозначений, например Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32)? - Нет, не обозначает.


В том же п. 13 информационного письма ВАС РФ указывает, что согласно абзацу шестому п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32) (далее – Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.


Постановление 9 Арбитражного апелляционного суда по делу А40-187101/2013 по иску ООО «Александровы погреба» к ООО «ЭЛ-ГРАНД», ООО «ЭЛИТТОРГ», ООО «ЛеоЛит», ООО «ФудПром», ООО «Топ-Сервис».

Истец обратился к ответчикам с иском о запрете незаконного использования товарного знака Challenge № 380611 и взыскании компенсации.


Товарный знак по свидетельству № 380611

Сигара GURKHA Royal Challenge


Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.02.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014, и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 26.09.2014, в удовлетворении иска отказано.


Исходя из указанных положений Правил, разрешая вопрос о сходстве до степени смешения словесного обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge с товарным знаком CHALLENGE по свидетельству № 380611, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии сходства до степени смешения указанных обозначений и товарного знака истца по всем критериям.

Вывод «отсутствие или наличие сходства по всем критериям» приводится практически во всех решениях и / или постановлениях, установивших сходство или несходство сравниваемых обозначений. Анализа по всем критериям сходства нет.


Из материалов дела следует, что оформление сигар GURKHA представляет собой комбинированное обозначение, в состав комбинированного обозначения сигар GURKHA входят словесные элементы GURKHA и royal challenge. Суд апелляционной инстанции полагает, что сравниваемые обозначения GURKHA либо GURKHA Royal Challenge и CHALLENGE не совпадают во всех элементах и поэтому тождественными считаться не могут.

Анализа на сходство сравниваемых обозначений по трем критериям, установленный Правилами в постановлении не приводиться.


При этом словесный элемент GURKHA занимает доминирующее положение по отношению к словесному элементу royal challenge, поскольку он расположен в центре и выполнен шрифтом большего размера.


Постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») «Между тем суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения».


Таким образом, именно словесный элемент GURKHA выполняет основную функцию индивидуализации товара (сигар) юридического лица.

Какое это имеет отношение к сходству обозначений Royal Challenge и Challenge?

Словесный элемент royal challenge и по положению в комбинированном обозначении, и по смысловому значению является описательной характеристикой товара, следовательно, в силу подп. 3 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации не обладает различительной способностью.


В том же постановлении ВАС РФ по делу А40-2569/2011 (ООО «Лина» к ООО «Макдоналдс») указано:

«Суды неправомерно отказали в иске по мотиву отсутствия различительной способности товарного знака «С ПЫЛУ С ЖАРУ», а также в связи с тем, что обозначение состоит из элементов, характеризующих качество и свойства товара, поскольку предоставление правовой охраны товарному знаку не оспорено в установленном законом порядке.

В п. 62 постановления от 26.03.2009 № 5/29 также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.»


Таким образом, суд не может и не должен делать вывод об отсутствии различительной способности товарного знака по иску о запрете незаконного использования такого знака.


Из протокола судебного заседания СИП по рассмотрению кассационной жалобы на решение суда и постановление апелляции по иску о запрете незаконного использования товарного знака: Председательствующий: Потому что ситуация

смотрите, усмотрение суда с точки зрения рядового потребителя экспертизу необязательно проводить, суд сам вправе дать оценку тем доказательствам которые вы представили.

Все вправе суд делать. Вправе назначить, вправе отказать в назначении, вправе сам оценить или оценить с точки зрения рядового потребителя с учетом этих всех.

У вас тут такие интересные моменты, там Rondell слово все фантазийное, латинские буквы, еще и буквочки такие оригинальные, не «Ю» наше, а «О» и две точечки, то есть это какие-то такие вот нюансы которые нужно оценить с точки зрения судейского рассмотрения.


- Дело А40-55565/2013, товарный знак «УСПЕХ», № 386090 и обозначение «Ваш успех - салон красоты»;

- Дело А41-65696/2013, товарный знак «ТРЭЛ-ДЕТАЛЬ», № 458996 и обозначение «ТРЭЛ»;

- Дело А41-57871/2013, товарный знак «ГУРМАН», № 213841 и обозначение «Рублевский гурман»;

- Дело А40-135039/2013, товарный знак «САМСОН», № 260887 и обозначение SAMSONAS;

- Дело А40-77233/2013, товарный знак «Автоэксперт», № № 326231, 341719 и обозначения experttyres.ru и «ЭКСПЕРТ ШИН».


Скорее всего кто-то, прослушав данный доклад, решит, что предлагаемый подход о необходимости наличия в судебных актах по искам о запрете незаконного использования товарных знаков анализа сравниваемых обозначений в соответствии с критериями Правил излишен и не обоснован.


Если сходство до степени смешения является вопросом факта, которое должно оцениваться судом с позиции рядового потребителя и не требует полного анализа в соответствии с Правилами, - тогда и при регистрации заявленных на регистрацию обозначений должен быть такой же подход: эксперты Роспатента должны сравнивать заявленное на регистрацию обозначение с точки зрения рядового потребителя. А суд, рассматривая заявления об оспаривании решений Роспатента о сходстве знаков, не должен требовать полного анализа критериев сходства, регламентированных Правилами.


по делу № СИП-159/2013 судом признаны сходными до степени смешения товарный знак «ЛАКОМА ЗАБАВА» по свидетельству № 464885 и более ранние товарные знаки «ЗАБАВА» по свидетельству № 306541, «ЛАКОМКА» по свидетельству № 228893. При этом суд указал, что «Так в рассматриваемом случае имеется полное вхождение словесного элемента противопоставленного товарного знака «ЗАБАВА» в оспариваемый товарный знак, которое прямо относится пунктом 14.4.2.2(1) Правил к признакам фонетического сходства и может свидетельствовать о наличии достаточного основания для признания данных товарных знаков сходными до степени смешения в целом.».

«Согласно правовой позиции, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 № 2050/13, добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.»


По делу № СИП-191/2014 судом признан сходным до степени смешения товарный знак «STALKER CASTLE» по заявке № 2011741722 и товарный знак «STALKER» по свидетельству № 462958. Суд, устанавливая сходство товарных знаков, указал, что «обозначение «STALKER CASTLE» не является устойчивым целостным сочетанием, в связи с чем экспертиза не должна проводиться по всему обозначению в целом… . При этом несовпадение количества слов, букв и звуков в противопоставленных обозначениях подтверждает лишь отсутствие между обозначениями тождества, а не отсутствие сходства.».


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «ЗУЙКОВ И ПАРТНЕРЫ»[email protected]

МОСКВА, ГРОХОЛЬСКИЙ ПЕР., 28


Documents

зуйков вопрос факта последствия рассмотрения судами сходства до степени смешения с позиции рядового