Año XXXIII – Número 2659 Lima, 25 de enero de 2016intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2659.pdfEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte

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Año XXXIII – Número 2659

Lima, 25 de enero de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 34-IP-2015 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02473-2010-0-1801-JR-CA-10. Actor: GADO S.R.L. Marca mixta LA FORCE 11.................... ........................................... 1

PROCESO 65-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “PELEMAX POWER ELECTRIC” (mixta). Expediente Interno: 7046-2010-0-1801-JR-CA-14..................... ........................................................................ 16

PROCESO 34-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02473-2010-0-1801-JR-CA-10. Actor: GADO S.R.L. Marca mixta LA FORCE 11.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de octubre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

GACETA OFICIAL 25/01/2016 2 de 27

VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, a través del Oficio 2473-2010-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 20 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, mediante el cual se solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 20 de julio de 2015. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: GADO S.R.L. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. El 02 de diciembre de 2008, la sociedad GADO S.R.L., solicitó el registro como

marca del signo mixto LA FORCE 11, para amparar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “perfumes y cosméticos incluyendo: lápices labiales, espumas de baño, aceites esenciales para uso personal, aceites bronceadores, rímel, base de maquillaje, delineadores de ojos, jabones para uso personal, cremas para el cutis, cremas de base, cremas de afeitar, cremas antiarrugas, esmalte de uñas, brillo para uñas, cremas dentales, lociones para la piel, lociones capilares, sombra de ojos, desodorantes para uso personal, jabones líquidos, lociones para después de afeitar, mascarillas de belleza, hisopos de algodón y lana para fines cosméticos, lápices de cejas, preparaciones para la ondulación del cabello, vaporizador de tinte para el cabello, polvos de maquillaje, preparaciones para desmaquillar, champús, talco”. Publicación efectuada en el diario Oficial el Peruano el 17 de octubre de 2010. No se formuló oposición.

2. El 21 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante la Resolución No. 014220-2009/DSD-INDECOPI, denegó de oficio el registro solicitado. Argumentó la confundibilidad con la marca mixta ONCE : 11, registrado a nombre de los señores GUEVARA CARRILLO DORIS EUGENIA y


REY DALY MARIA ELENA, mediante el certificado No. 101573, para amparar los siguientes productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “cremas, cosméticos, aceites esenciales, perfumes, colonias, champús, jabones y sales de baño”.

3. El 04 de septiembre de 2009, la sociedad GADO S.R.L., presentó recurso de

apelación contra el anterior acto administrativo.

4. El 04 de enero de 2010, la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 0012-2010/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución No. 014220-2009/DSD-INDECOPI, que denegó de oficio el registro solicitado.

5. La sociedad GADO S.R.L., interpuso demanda contencioso administrativa contra

el anterior acto administrativo.

6. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Catorce de 15 de abril de 2014, declaró infundada la demanda.

7. La sociedad GADO S.R.L., presentó recurso de apelación contra la anterior

sentencia.

8. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

9. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles.

10. Agrega, que la autoridad nacional erró al determinar como el elemento relevante de los signos en conflicto el número 11. Por lo tanto, no se explica cómo para determinar las diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético, sí tuvo en cuenta el conjunto, pero que para aludir a la semejanza conceptual desmembró el signo solicitado, desconociendo que se trata de un signo de fantasía y que de ninguna manera evocaría la idea de la “página 11” a la que alude la marca registrada.

11. Adiciona, que el hecho de que los signos en conflicto compartan en su

conformación el número 11, no es suficiente para que se configure el riesgo de confusión, ya que los números no resultan reivindicables en exclusiva a favor de un solo titular. Por lo tanto, los números pueden ser utilizados por cualquier competidor libremente en el mercado, siempre y cuando posean la suficiente distintividad para coexistir con otros.

12. Complementa, que el signo solicitado es un signo de fantasía que está compuesto por un número y una denominación en idioma extranjero, lo cual refuerza su distintividad.

13. Adiciona, que existen marcas registradas en la Clase 3 con los mismos números.


14. Indica, que el consumidor al momento de adquirir los productos de la Clase 3 prestará mucha más atención al momento de adquirirlos, por cuanto se trata de productos destinados al cuidado personal. Por lo tanto, se aminora el riesgo de confusión.

15. Argumenta, que el titular de la marca mixta ONCE: 11, no se ha opuesto al registro. Por lo tanto, los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

16. Arguye, que la falta de otorgamiento del registro, le ha causado graves perjuicios económicos, dado que el signo solicitado distingue en el mercado “un perfume de alta calidad por ser una de las fragancias de la línea de D&G (Dolce & Gabbana) marca de titularidad de nuestra”.

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

El INDECOPI contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

17. Indica, que el signo solicitado no es distintivo, ya que si bien tiene algunos elementos diferenciadores, presenta semejanzas desde el punto de vista conceptual, también son semejantes los productos que identifican. Por lo tanto, se configura el riesgo de confusión y de conexión competitiva.

c. Sentencia de Primera Instancia.

18. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, Subespecialidad en

Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución No. Catorce de 15 de abril de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando: “(…) i) que en ambos signos el elemento denominativo es el elemento dominante, y que en éste se encuentra la semejanza consistente en el número 11, incluyendo su escritura en letras presente en la marca registrada; ii) el número 11 ocupa un posición distintiva y autónoma en ambos signos; iii) ambos signos se asemejan conceptualmente evocando la idea del número 11; iv) la identidad existente entre algunos de los productos que distinguen las marcas confrontadas; se concluye que (…), de la interrelación de todos estos factores mencionados, no obstante el grado de atención del consumidor, las semejanzas de los signos confrontados y de los productos a ser distinguidos son suficientes para que la coexistencia de estos signos induzca en el consumidor la creencia de que una marca constituye la variación de la otra, que pertenecen a la misma familia de marcas confundiéndose sobre el origen empresarial (confusión indirecta), o que existe vinculación empresarial u organizativa entre los titulares de las marcas (riesgo de asociación); por lo que el signo solicitado incurre en causal de prohibición establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión No. 486. (…) Que, desde el punto de vista gráfico y fonético, y concluir que desde el plano conceptual son confundibles; al respecto cabe señalar que dicho argumento resulta incorrecto, puesto que conforme al criterio jurisprudencial adoptado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina citado en la presente sentencia, pueden resultar confundibles los signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea (…). (…) no se ha desmembrado el signo que pretende registrar la demandante, sino que se ha tenido en cuenta que el número 11 forma parte de la impresión de conjunto suscitada en la mente del consumidor y que tiene especial relevancia en el cotejo de marcas al constituir la semejanza entre los signos y tener una posición


distintiva y autónoma dentro de ambos, siendo su presencia en ambos signos aunado a que la marca registrada incluye su escritura en letras, hace que evoquen una idea similar. (…) el hecho de que los signos compartan en su conformación el número 11 no es suficiente para generar riesgo de confusión (…). Al respecto, cabe tener en cuenta lo señalado por el autor Jorge Otamendi: <<La otra forma en que se admite el registro de las letras y números es formando combinación. (…) no se puede reconocer el mismo valor a combinaciones de varias letras, o de letras y números, o de letras poco utilizadas, que a las formadas por dos letras de uso generalizado (…)>>. (…) En tal sentido, considerando lo anterior, se tiene que si bien el signo solicitado está conformado tanto por el número 11 como por la denominación LA FORCE, el hecho de que el número 11 sea la semejanza entre los signos confrontados y que ocupe en ambos una posición autónoma –que no quiere decir que se esté desmembrando la marca, sino que el número será recogido en la mente del consumidor tal cual- y distintiva, conlleva a que el consumidor los asocie o piense que uno es una variación del otro o piense que sus titulares tienen vinculaciones comerciales o empresariales. (…) Que, en cuanto a que en la Clase 3 existen registradas marcas que comprenden los mismos números (…). Con todo, los casos referidos por la demandante son meramente referenciales, pues no pueden influir en el examen de registrabilidad. (…)”.

d. Recurso de apelación.

19. La sociedad GADO S.R.L., en el escrito del recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

20. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 4861. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“1. Cómo debe analizarse e interpretarse el riesgo de confusión entre productos de la misma clase o vinculados, distinguidos por signos idénticos o semejantes, conforme al inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486”.

21. Se hará la Interpretación solicitada.

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. La confusión ideológica.

B. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. C. Elementos de uso común en la conformación de marcas. Los números. D. Palabras en idioma extranjero.

1 Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

(…)”.


E. Análisis de registrabilidad que realiza la oficina de registro de marcas. De oficio, integral, autónomo y motivado.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. LA CONFUSIÓN IDEOLÓGICA.

22. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto LA FORCE 11 es confundible con la marca mixta ONCE: 11. El INDECOPI argumentó que los signos en conflicto presentan semejanzas desde el punto de vista conceptual.

23. Por tal motivo, es pertinente abordar el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”). Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

Reglas para el cotejo entre signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

− La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que

conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.


− En el cotejo, se debe emplear el método sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

− Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas

últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. − Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del

presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”

24. Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine

claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

25. En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las

ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados.

B. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA

COMPUESTA.

26. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos LA FORCE 11 y ONCE: 11. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta.

27. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de

mayo de 2013, en el marco del proceso 55-IP-2013:

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas3, logotipos4, íconos, etc.

3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u

objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.


Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

− Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

− Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si

ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

− Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de

la denominación.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo

formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22ª. edición. 2001.


− Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”)”.

28. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe

establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos LA FORCE 11 y ONCE: 11.

C. ELEMENTOS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE MARCAS. LOS

NÚMEROS.

29. La demandante indicó que existen marcas registradas en la Clase 3 y compuestas por el mismo número. Agregó que los números no resultan reivindicables de manera exclusiva a favor de un solo titular.

30. De conformidad con lo anterior, es pertinente referirse al análisis de confundibilidad cuando los signos en conflicto contienen un elemento de uso común. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 38-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.


Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas5.

Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”.

31. Al comparar dos signos compuestos por elementos de uso común, se debe

prescindir de dichos elementos para realizar un correcto examen de confundibilidad.

32. Como quiera que el caso particular tiene que ver con el número “11” y su relevancia dentro del conjunto de la marca, el Tribunal reitera lo expresado en la Interpretación de 27 de mayo de 2015, expedida en el marco del proceso 132-IP-2015:

“Cabe indicar que, el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números, por lo que no se puede de manera precipitada establecer que los números sean siempre “descriptivos y de uso común”. Al efecto, se pueden registrar números siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: i) los números son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado; ii) los números son susceptibles de representación gráfica; y, iii) la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.

33. La corte consultante, por lo tanto, deberá determinar si el número “11” es de uso

común para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el de uso común.

5 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio de marcas. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.


D. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

34. En atención a que el signo solicitado para registro contiene palabras en idioma francés6, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de marcas.

35. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman

parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca.

36. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras

en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto.

37. Este Tribunal, con un criterio perfectamente aplicable a la Decisión 486, ha

manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

38. La corte consultante deberá determinar si el término LA FORCE hace parte del conocimiento común, para de esta manera establecer la distintividad del signo LA FORCE 11 (mixto), de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

E. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZA LA OFICINA DE REGISTRO

DE MARCAS. DE OFICIO, INTEGRAL, AUTÓNOMO Y MOTIVADO.

39. La demandante argumentó que como el titular de la marca ONCE: 11 (mixta) no se opuso al registro, los signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.

40. De conformidad con lo anterior se abordará el tema propuesto. Se reitera lo

expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013: “El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro.

6 La force se traduce en español “la fuerza”.


Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de marcas comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro de marca en los otros Países. O bien, si el registro de marca ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales7 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no

7 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de

julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, expedida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005.


idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares. Sobre esto el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) El principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado”8.

41. No se está afirmando que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites a su

actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO:

8 Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012, publicada en la

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2069, de 05 de julio de 2012.


PRIMERO: La similitud ideológica se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Se debe determinar claramente los conceptos o ideas que generan los signos en conflicto, para luego determinar si podrían ser captadas y diferenciadas por el público consumidor.

Para el caso concreto es muy importante que la corte consultante determine claramente las ideas que evocan los signos en conflicto, para luego establecer si el consumidor podría estar inmerso en riesgo de confusión ideológica.

En este contexto, el análisis de registrabilidad si bien debe tomar en cuenta las ideas que evocan los signos en conflicto, la corte consultante al establecer la respectiva similitud ideológica no puede basar la confundibilidad en este único aspecto, ya que el mencionado análisis debe partir de un examen integral y completo para determinar el posible riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. Por lo tanto, el cotejo debe darse mediante un análisis complejo donde intervengan también exámenes de la similitud ideológica y fonética, así como factores relativos a los productos amparados.

SEGUNDO: La corte consultante, aplicando los parámetros plasmados en la

presente providencia, deberá establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos LA FORCE 11 y ONCE: 11.

TERCERO: Como se dijo en la parte motiva de la presente Interpretación Prejudicial

el artículo 134 de la Decisión 486 permite de manera expresa el registro de los números, por lo que no se puede de manera precipitada establecer que los números sean siempre “descriptivos y de uso común”. Al efecto, se pueden registrar números siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: i) los números son aptos para distinguir productos o servicios en el mercado; ii) los números son susceptibles de representación gráfica; y, iii) la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Por lo que, la corte consultante deberá determinar si el número “11” es de uso común para la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo el elemento de uso común.

CUARTO: La corte consultante deberá determinar si el término LA FORCE hace

parte del conocimiento común, para de esta manera establecer la distintividad del signo LA FORCE 11 (mixto), de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de

marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


En concordancia con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

Hernán Romero Zambrano Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 65-IP-2015

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Marca: “PELEMAX POWER ELECTRIC” (mixta). Expediente Interno: 7046-2010-0-1801-JR-CA-14. Magistrado ponente: Cecilia L. Ayllón Q. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los quince días del mes de octubre del año 2015, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El 23 de enero de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Quinta Sala Especializada en lo


Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, para que el Tribunal proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del Proceso Interno 7046-2010-0-1801-JR-CA-14; El auto del 10 de julio de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y; Los hechos relevantes señalados por el consultante. A. ANTECEDENTES. Partes en el Proceso Interno. Demandante: MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

Tercero interesado: GLORY ESTABLISHMENT Hechos.

1. El 23 de enero de 2009, Glory Establishment solicitó la nulidad del registro de la marca de servicio PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta), inscrita bajo Certificado 141743, a favor de Multimax Perú E.I.R.L. para distinguir balones de fútbol, pelotas, canilleras, tobilleras y guantes de arquero de la Clase 28 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza), con fundamento en la titularidad y notoriedad de la marca PELÉ.

2. El 23 de octubre de 2009, mediante Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por considerar que la marca materia de nulidad afecta la identidad de Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, encontrándose incursa en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486.

3. El 18 de noviembre de 2009, Multimax Perú E.I.R.L. presentó recurso de apelación contra

la Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI.

4. El 13 de septiembre de 2010, mediante Resolución 2073-2010/TPI-INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la Resolución 2954-2009/CSD-INDECOPI.

5. El 25 de octubre de 2010, Multimax Perú E.I.R.L. interpuso demanda contencioso

administrativa contra la Resolución 2073-2010/TPI-INDECOPI.

6. El 16 de mayo de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por Multimax Perú E.I.R.L.


7. El 24 de junio de 2014, Multimax Perú E.I.R.L. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 16 de mayo de 2014.

8. El 10 de noviembre de 2014, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486. Argumentos de la demanda.

MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. interpuso demanda en la que manifiesta que:

9. La empresa Glory Establishment presentó nulidad ante el INDECOPI el 23 de enero de

2009 y no acreditó facultades de representación del titular del seudónimo Pelé, es decir, Edson Arantes do Nascimento, únicamente adjuntó un documento que la autoriza a iniciar acciones contra terceros en su representación.

10. La Sala de Propiedad Intelectual ha planteado un argumento que no tiene

correspondencia alguna con la causal de nulidad invocada, justificando la nulidad deducida por la empresa Glory Establishment en un supuesto normativo no esgrimido por la misma, pronunciándose sobre un asunto no invocado por las partes.

11. La Sala de Propiedad Intelectual no justifica las razones por las que considera que PELE

no ha perdido su individualidad dentro de la denominación PELEMAX. Para la Sala el hecho que en otros países se hayan registrado marcas que incluyan esta denominación no es obligatorio, sin justificar su decisión. Argumentos de la contestación a la demanda. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) presenta contestación a la demanda manifestando que:

12. El seudónimo Pelé es identificado por la generalidad del público nacional de manera

espontánea y directa con un personaje determinado, que es el ex jugador de fútbol Edson Arantes do Nascimento.

13. La marca registrada cuya nulidad se pretende se encuentra conformada por la

denominación PELEMAX POWER ELECTRIC, en la cual la denominación PELE, aun cuando no se encuentre con tilde, se encuentra contenida en el término PELEMAX sin perder su individualidad dentro de dicho término. De tal manera que, el término PELE va a ser identificado por los consumidores de manera independiente, por lo tanto, la marca registrada será directamente asociada con el ex jugador brasileño.

14. El hecho de que la marca registrada incluya otros elementos denominativos y figurativos

no desvirtúa el hecho que la denominación PELE va a ser asociada con el seudónimo utilizado por Edson Arantes Do Nascimento, motivo por el cual puede verse afectada la identidad de dicho personaje. Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercero interesado. GLORY ESTABLISHMENT presentó contestación a la demanda señalando que:

15. Se ha demostrado la legitimidad de Glory Establishment para iniciar una acción de nulidad de registro de marca, por cuanto se ha demostrado la existencia de una autorización que acredita la defensa de intereses de Edson Arantes do Nascimento, más


conocido como Pelé, y que para cualquier persona es de conocimiento público la existencia de dicho seudónimo. El legítimo interés fue acreditado con la autorización de Pelé para la protección de sus intereses.

16. La administración, después de un riguroso análisis de la norma en aplicación, se

pronunció respecto al legítimo interés para accionar de nuestra representada. Indicando que la supuesta causal de nulidad de la resolución impugnada se desnaturaliza, en tanto se cumplieron todos los parámetros establecidos en la norma para la emisión de la resolución.

17. La Sala ha considerado acertadamente que el seudónimo Pelé es materia de protección

por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso e), en tanto la denominación Pelé corresponde al seudónimo del ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento y que la marca cuestionada PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta) se encuentra conformada por el término Pelé, integrándolo en su totalidad.

18. Finalmente, es preciso señalar que al contrario de lo establecido por la demandante al

señalar que la Sala ha considerado a las marcas registradas PELÉ para distinguir productos de la Clase 28 sin haber sido invocadas por nuestra representada, queda desvirtuado, en tanto se ha basado únicamente en el seudónimo, que es el protegido por el artículo 136 inciso e) de la Decisión 486. Sentencia de Primera Instancia. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

19. El Tribunal del INDECOPI sí se ha pronunciado sobre la falta de legitimidad para obrar alegada por Multimax Perú E.I.R.L. Aun cuando Glory Establishment no cuenta con un poder de representación otorgado por el titular del sobrenombre Pelé, tiene legítimo derecho sobre la marca PELÉ en el Perú ya que cuenta con el registro de marcas a su favor y, por lo tanto, tiene interés para obrar en la presentación de la solicitud de nulidad de la marca PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta).

20. Aun cuando Glory Establishment no cuenta con un poder de representación otorgado por

el titular del sobrenombre Pelé, éste tiene legítimo derecho sobre la marca Pelé por contar con un registro de marca a su favor y, por tanto, tiene interés para obrar en la presentación de la solicitud de nulidad de la marca.

21. En relación a la individualidad del término PELÉ en la constitución de la marca PELEMAX

(mixta), ésta no se ha perdido, puesto que al no contar con un significado propio y estar unido a un prefijo que denota superioridad, no se advierte que éste sea distinguible.

22. Si bien la Sala del Tribunal no emitió un pronunciamiento exhaustivo sobre la razón por la

cual considera que en la denominación PELEMAX no ha perdido individualidad el término PELE, tal circunstancia no puede ser entendida como una vulneración al debido procedimiento administrativo por indebida motivación, toda vez que en la resolución cuestionada existe una fundamentación sobre la decisión que adopta en cuanto a la individualidad del término PELE. Argumentos del recurso de apelación. MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia judicial reiterando los argumentos esgrimidos en la demanda.


Solicitud del Juez consultante. 23. El Juez consultante solicita que el Tribunal se pronuncie respecto de cuales son los:

Criterios para determinar la nulidad del registro de una marca mixta, cuando su parte denominativa incluye el seudónimo de un conocido deportista el cual es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea e inmediata.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

24. Que, los artículos 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

25. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que

conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

26. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitados: 136 literal e) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina1

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:

1. Utilización de seudónimos: protección legal y la afectación de la identidad. 2. Análisis de la marca mixta con parte denominativa compuesta. 3. Legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa. 4. Debida motivación de las resoluciones.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; (…) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.


D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR: 1. Utilización de seudónimos: protección legal y la afectación de la identidad.

27. En el proceso interno existe la controversia respecto a que si el signo solicitado PELEMAX POWER ELECTRIC (mixto) está conformado por el seudónimo PELÉ. Por su parte, la Sala consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre los criterios para determinar la nulidad del registro de una marca mixta, cuando su parte denominativa incluye el seudónimo de un conocido deportista el cual es identificado por la generalidad del público nacional de manera espontánea e inmediata, por lo tanto, con el fin de dar respuesta a lo solicitado por la Sala consultante y a lo debatido en el proceso interno, el Tribunal interpretará el tema.

28. De conformidad con el literal e) del artículo 136 de la Decisión 486, no son registrables los signos que “afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

29. Antes de empezar el desarrollo, es necesario tener claro que el seudónimo es el “Nombre

utilizado por un artista en sus actividades, en vez del suyo propio”2. En el caso que nos ocupa se tiene que el seudónimo de EDSON ARANTES DO NASCIMENTO es PELÉ.

30. Este Tribunal, en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 108-IP-2014, aplicable

al caso de los seudónimos, ha hecho mención a lo siguiente:

La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso. Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante.

De una interpretación contrario sensu y sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre completo de una persona natural (compuesta por sus nombres y apellidos), su seudónimo, su firma, su caricatura o su retrato, siempre y cuando sean lo suficientemente distintivos y no generen confusión o riesgo de confusión en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso particular de los nombres de personas naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona totalmente distinta a la que el nombre identifica. Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca.

2 www.rae.es


Dentro del Proceso 77-IP-2000 de 13 de junio de 2001 se ha citado al autor Manuel PACHÓN:

“Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos. Por nombre propio se entiende 'el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia'. A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el Derecho de marcas, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente...”. (Manuel PACHÓN MUÑOZ, MANUAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, Editorial Temis, p. 96).

Asimismo, Jorge OTAMENDI ha manifestado respecto de la protección del nombre propio, que éste es aplicable tan sólo a las personas naturales o físicas, quienes:

“(...) tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre. La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido? ¿o también se refiere al apellido en forma individual? “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio... “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona. Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como 'Lindbergh, Reuteman o Vilas', no son comparables a 'Pérez, González o Díaz'. En una palabra nadie tiene por qué utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca 'Churchill' dijo: 'Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia”. (Jorge OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 96). (Subrayado fuera de texto).

De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona natural puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.


Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente:

“Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores. Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”3.

Frente a esta regla general expresada por la OMPI, es necesario tener en cuenta que en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por tanto, registrables. Por ejemplo, los nombres como “Lola” o “Lucía” para el caso de bares o restaurantes, salvo que sean palabras de uso común en la Clase 43 de la Clasificación de Niza o en clases conexas. Por otro lado, en el caso de los nombres poco comunes como “Acurio” para restaurantes, se requiere que dichos nombres poco comunes sean objeto de protección, más aún si son personajes reconocidos en dicha actividad comercial.

Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre de una persona natural reconocida en un mercado determinado, es motivo para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello por la posibilidad de inducir a pensar que se trata del nombre de otra persona –a menos que el nombre no sea común–, o que la marca se refiera a una persona muerta desde hace tiempo. Empero, el registro podrá concederse cuando la persona que es titular de los derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o lo autorizan sus herederos, según sea el caso. Por último, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de persona natural o para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

31. Sobre la base de los criterios presentados y, como se tiene dicho, aplicables al caso de

los seudónimos, el Juez consultante deberá determinar si el signo PELEMAX POWER ELECTRIC (mixto) ha sido concedido respetando la norma contenida en el artículo 136 literal e) de la Decisión 486. 3 http://www.wipo.int/sme/es/faq/tm_faqs_q4.html


2. ANÁLISIS DE LA MARCA MIXTA CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA.

32. En el presente caso, el signo solicitado a registro PELEMAX POWER ELECTRIC es mixto y su parte denominativa es compuesta, por este motivo el Tribunal interpretará el tema.

33. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

34. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000).

35. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad de un signo mixto,

deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).

36. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar

cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).

37. En el caso concreto, cuando la Sala Consultante Consultante realice el correspondiente

examen de registrabilidad del signo mixto que cuente, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitado, como marca habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº. 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”).

38. Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será

registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros.

39. La Sala consultante deberá determinar cuál es el elemento relevante en el signo

solicitado, si el denominativo o el mixto, y determinar la distintividad del signo en conjunto.


3. LEGITIMACIÓN PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA.

40. La parte demandante sociedad MULTIMAX PERÚ E.I.R.L. manifestó que la sociedad

GLORY ESTABLISHMENT no acreditó la representación del titular del seudónimo PELÉ, por lo que no tiene legitimación para presentar la acción de nulidad. Por su parte, la sociedad GLORY ESTABLISHMENT manifestó que ha demostrado la legitimidad para iniciar una acción de nulidad, por cuanto se ha demostrado la existencia de una autorización que acredita la defensa de intereses de Edson Arantes do Nascimento. Por lo tanto, el Tribunal interpretará el tema propuesto.

41. El artículo 172 de la Decisión 486 hace una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, en el caso de autos nos encontramos frente a una causal de nulidad relativa, ya que dicha nulidad fue solicitada sobre la base de una obtención de registro contraria al artículo 136 literal e) de la Decisión 486.

42. El mismo artículo en su primer párrafo dispone que “La autoridad nacional competente

decretará a oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe (…)”. (Subrayado nuestro).

43. Por lo tanto, en relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa

de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo. 4. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES.

44. El Tribunal interpreta el presente tema ya que en la Sentencia de Primera Instancia se

manifiesta que la Sala del Tribunal del INDECOPI no emitió un pronunciamiento debidamente motivado.

45. La resolución que emita la Autoridad Nacional Competente tiene que ser necesariamente,

motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

46. Al respecto, el Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. (Proceso 35-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA).

47. En consecuencia, es necesario precisar que el examen correspondiente al procedimiento

de nulidad de registro de marca debe ser plasmado en la Resolución que resuelve la solicitud de nulidad el registro, es decir la Autoridad Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que anula o convalida el registro de marca, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente, PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, es decir, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato, siempre y cuando afecte la identidad o prestigio de aquella persona natural o, en su defecto, no se cuente con su autorización o la de sus derechohabientes, de ser el caso.

Por lo tanto, no se podrá registrar un seudónimo si se cumple con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante. SEGUNDO: En el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que suscita en el consumidor debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión. La Sala consultante deberá determinar el elemento relevante en el signo PELEMAX POWER ELECTRIC (mixta). TERCERO: El Juez consultante deberá tener presente que el artículo 172 de la Decisión 486 hace una distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, en el caso de autos nos encontramos frente a una causal de nulidad relativa, ya que dicha nulidad fue solicitada sobre la base de una obtención de registro contraria al artículo 136 literal e) de la Decisión 486.

En relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad relativa de un registro de marca, la norma transcrita es clara al determinar que puede iniciar una acción de nulidad cualquier persona, para lo cual no es necesario probar que se tiene legitimación para hacerlo. CUARTO: El pronunciamiento que emita la Autoridad Nacional Competente deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Hernán Romero Zambrano MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO


De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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Año XXXIII – Número 2659 Lima, 25 de enero de 2016intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE2659.pdfEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte