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© 2011 Mauro Delluniversità Barzanò & Zanardo 1 IL DESIGN REGISTRATO, L’ESPERIENZA ITALIANA, COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE MAURO DELLUNIVERSITÀ È possibile difendere le È possibile difendere le idee? idee? Venezia, 8 Ottobre 2011

Designweek 2011-delluniversita

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Proteggere le idee è fondamentale per designer e creativi. Uno sguardo storico e case studies contemporanei. Consigli e approfondimenti durante la Venice Design Week 2011 intervento introdotto da arch. Balasso e dott. Tagliaferro e curato dell'avvocato Mauro dell' Università, Studio Legale Barzanò & Zanardo, Vicenzaseguito daEmanuele Montelione, Consulente proprietà industriale Università dell'Università degli Studi di Perugia

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© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo

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IL DESIGN REGISTRATO, L’ESPERIENZA ITALIANA, COMUNITARIA ED INTERNAZIONALE

MAURO DELLUNIVERSITÀ

È possibile difendere le È possibile difendere le idee? idee?

Venezia, 8 Ottobre 2011

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19 MARZO 1474“PROTEZIONE DELLE INVENZIONI”

DECRETO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

© 2010 Barzanò & Zanardo 2

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“Protezione delle invenzioni” prime codificazioni nel mondo

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La proprietà La proprietà industriale italiana industriale italiana

entra nellaentra nella

era modernaera moderna?? 4

CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

PERCHÉ?

Affastellamento di norme nazionali e comunitarie poco coordinate tra loroLegge brevettiLegge marchiLegge….il Medioevo della proprietà industriale?!

Codice di proprietà industrialeCodice di proprietà industrialed.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005d.lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005

La proprietà industrialeLa proprietà industrialeprima del codice 2005prima del codice 2005

Riforma del codice

d.lgs. n. 131 del 13 agosto 2010raccoglie e razionalizza

la legislazione italiana in materia di proprietà

industriale oltre a prevedere la

semplificaz. normativa ed il coordinamento delle fonti nazionali e

comunitarie

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Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale

Assenza di tutela

Innovazione

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Impresa individuale

inizio attività 2005

una domanda di registrazione marchio nazionale del 23.9.2005

marchio denominativo: “biscuit design”

classi: 9, 11, 14, 16, 20, 21 e 25

registrazione nome a dominio biscuitdesign.com del 10.3.2007

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Fondata nel 1854 a Parigi

attualmente costituisce una multinazionale di beni di lusso: abbigliamento, pelletteria, gioielleria, profumi, ecc.

famosa per il monogramma costituito dalle iniziali del fondatore

350 punti vendita monomarca in tutto il mondo

nel 2008 il fatturato è salito a 16,5 miliardi di euro

circa 80 marchi comunitari

circa 450 modelli di design comunitario

molti altri marchi e modelli nazionali e internazionali

tra i quali: una registrazione internazionale di marchio figurativo “biscuit”, per la classe 14, che designa la CE, in data 23.10.2007Corazzata tedesca Bismarck (1939 – 1941)

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Page 9: Designweek 2011-delluniversita

una domanda di registrazione marchio comunitario classi: 16, 35 e 42

registrazione nome a dominio: biscuit design.it

successivamente alla pubblicazione, introduzione dell’opposizione al marchio comunitario “biscuit”,

Gian Lorenzo Bernini, David, 1623-24 (Roma, Galleria Borghese)

Strategie decise :

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Da una parte la

domanda di Marchio nazionale del 23.9.2005

dall’altra parte la

domanda di Marchio comunitario con priorità risalente alla domanda francese del 23.4.2007

Classe 14

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Tutela a mezzo di titoli di proprietà industriale

Assenza di tutela

Innovazione

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Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari

Regolamento d’esecuzione approvato dalla Commissione il 22 ottobre 2002

Regolamento sulle tasse approvato dal comitato sulle tasse il 31 ottobre 2002

12

Decreto legislativo 30, 2005 (Codice della proprietà industriale, CPI)

DM 33, 2010 (Regolamento di attuazione del CPI)

Legge 633, 1941 (legge sul diritto d’autore)

Art. 2598 codice civile (concorrenza sleale)

Convenzione di Unione di Parigi

Convenzioni dell’Aja per la registrazione internazionale del design

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DISEGNI E MODELLILE PROCEDURE DI DEPOSITO

1. REGISTRAZIONE IN ITALIA2. REGISTRAZIONE COMUNITARIA

(UNIONE EUROPEA - 27 STATI)3. REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

(57 STATI O ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE MONDIALI)

4. REGISTRAZIONI NAZIONALI IN SINGOLI STATI ESTERI

Page 14: Designweek 2011-delluniversita

PROCEDURE DI REGISTRAZIONE

NAZIONALE SINGOLI UFFICI BREVETTI & MARCHI NAZIONALI

Page 15: Designweek 2011-delluniversita

PROCEDURE DI REGISTRAZIONE

INTERNAZIONALE

Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale

O.M.P.I. (W.I.P.O.)

Page 16: Designweek 2011-delluniversita

PROCEDURE DI REGISTRAZIONE

COMUNITARIAUfficio per l’Arminizzazione del Mercato Interno

U.A.M.I. (O.H.I.M)

Page 17: Designweek 2011-delluniversita

LA REGISTRAZIONE COMUNITARIA: STATI MEMBRI

 Italia

 Lettonia

 Lituania

 Lussemburgo

 Malta

 Paesi Bassi

 Polonia

 Portogallo

 Regno Unito

 Repubblica Ceca

 Romania

 Slovacchia

 Slovenia

 Spagna

 Svezia

 Ungheria

 Austria

 Belgio

 Bulgaria

 Cipro

 Danimarca

 Estonia

 Finlandia

 Francia

 Germania

 Grecia

 Irlanda

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18

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19© 2011 Barzanò & Zanardo - Mauro

Delluniversità - Tutti i diritti riservati

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Il disegno o modello comunitario: un sistema di protezione a due livelli

1. disegni/modelli comunitari non registrati

2. disegni/modelli comunitari registrati

Page 21: Designweek 2011-delluniversita

CARATTERE UNITARIOCARATTERE UNITARIO

• Il design comunitario produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità

• Può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia, invalidità o divieto d’utilizzazione solo per la totalità della Comunità

(art. 1, par. 3, reg. com. 6/2002)

Page 22: Designweek 2011-delluniversita

PROTEZIONE DI UNPROTEZIONE DI UNDISEGNO O MODELLODISEGNO O MODELLO

NAZIONALENAZIONALE

DISEGNO/MODELLO NAZIONALEDISEGNO/MODELLO NAZIONALE

REGISTRATO IN FRANCIAREGISTRATO IN FRANCIA

L’IMPORTAZIONE SENZAL’IMPORTAZIONE SENZA

IL CONSENSOIL CONSENSO

DEL TITOLAREDEL TITOLARE

È LEGALEÈ LEGALE

LA PRODUZIONE SENZA ILLA PRODUZIONE SENZA IL

CONSENSO DEL TITOLARE È LEGALECONSENSO DEL TITOLARE È LEGALE Fonte slide: UAMI

Page 23: Designweek 2011-delluniversita

VANTAGGIVANTAGGIDELDEL

CARATTERECARATTEREUNITARIOUNITARIO

LA PRODUZIONE SENZA ILLA PRODUZIONE SENZA IL

CONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALECONSENSO DEL TITOLARE È ILLEGALE

L’IMPORTAZIONE SENZAL’IMPORTAZIONE SENZA

IL CONSENSOIL CONSENSO

DEL TITOLAREDEL TITOLARE

È ILLEGALEÈ ILLEGALE

(Regolamento n. 3295/94 del Consiglio)(Regolamento n. 3295/94 del Consiglio)

DISEGNO/MODELLOCOMUNITARIO

Fonte slide: UAMI

Page 24: Designweek 2011-delluniversita

Nascita del dirittoDESIGN REGISTRATOcon una domanda di registrazione

presso l’UAMI, l’OMPI, l’UIBM o altro ufficio nazionale

Durata della protezione

DESIGN REGISTRATO5 anni, rinnovabile*** 4 volte, tutela

massima: 25 anni

Disegni e modelli comunitari registrati

Page 25: Designweek 2011-delluniversita

Diritti conferiti

REGISTRAZIONE diritto esclusivo di utilizzare e vietare l’uso: fabbricazione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego o detenzione per i fini suddetti di un prodotto in cui il disegno o modello è incappato

Disegni e modelli comunitari registrati

Page 26: Designweek 2011-delluniversita

• Definizioni (disegno o modello, prodotto, prodotto complesso)

• Requisiti per la protezione(novità, carattere individuale)

Disegni e modelli comunitari registrati

Page 27: Designweek 2011-delluniversita

Disegni e modelli comunitari registrati

Esclusione dalla protezione(parti non visibili, funzioni tecniche, interconnessioni, contrarietà all’ordinepubblico o al buon costume)

Ambito di protezione territoriale

Titolarità del diritto

Page 28: Designweek 2011-delluniversita

Definizioni• Cos’è un disegno o modello?

Per “disegno o modello” s’intende l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche di ...

lineelinee coloricolori strutturastrutturasuperficialesuperficiale

contornicontorni materialimateriali ornamentiornamenti

formaforma

(art. 3, lettera a, reg. com. 6/2002 )

Page 29: Designweek 2011-delluniversita

Cos’è un prodotto?(Art. 31, CPI )

Per “prodotto” s’intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro

Esclusi: programmi per elaboratori

• le componenti destinate ad essere assemblate in un prodotto complesso

• imballaggi • simboli grafici

• presentazioni • caratteri tipografici

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1. Novità

2. Carattere individuale

Requisiti per la protezione

Page 31: Designweek 2011-delluniversita

OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME MODELLO O DESIGN

Sono registrabili come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche delle linee, dei

contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali o dell’ornamento del

prodotto stesso (ART. 31 CPI)

REQUISITI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DEL MODELO O DESIGN

(Articoli 32 e 33 CPI)

NOVITÀ CARATTERE INDIVIDUALE

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32

REQUISITO DI NOVITA’DEL DISEGNO/MODELLO

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico - o diverso per dettagli irrilevanti - è stato divulgato prima della data di:

a) deposito della domanda di registrazione

b) deposito di una precedente domanda di cui la seconda domanda rivendica la data di priorità (N.B.: per i modelli termine di priorità è pari a 6 mesi)

1. Novità (art. 5, reg. com. 6/2002; art. 32, CPI)

Page 33: Designweek 2011-delluniversita

2. Carattere individuale (art. 6, reg. com. 6/2002; art. 33, CPI)

La protezione conferita da un disegno omodello REGISTRATO si estende a

qualsiasi disegno o modello che producanell’utilizzatore informato la stessa

impressione generale.

Nell’accertare l’estensione dellaprotezione si prende in considerazione il

margine di libertà dell’autore nelrealizzare il disegno o modello

REQUISITO DI NOVITA’DEL DISEGNO/MODELLO

Page 34: Designweek 2011-delluniversita

NOVITÀ E PREDIVULGAZIONE

Se l’autore o il titolare divulga il disegno o modello nei 12 MESI che precedono la data di deposito della

domanda di registrazione, il disegno o modello non si considera reso

accessibile al pubblico o divulgato e il deposito e’ valido

(ANNO DI GRAZIA)Al momento del deposito NON è necessario

rivendicare la predivulgazione

Page 35: Designweek 2011-delluniversita

DIVULGAZIONE

Un disegno o modello si considera divulgato al pubblico se è stato:

– pubblicato (a seguito di registrazione o in altro modo)– esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico,

salvo il caso in cui tali fatti non potessero “ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità”

Page 36: Designweek 2011-delluniversita

REGISTRAZIONE DI MODELLO:

PERIODO DI GRAZIA

dep. T1

12 mesi – periodo di grazia

divulg. T1 divulg. A

La divulgazione del prodotto operata dal soggetto A priva di novità

e rende nullo il successivo deposito effettuato dal titolare T1

tempo

Page 37: Designweek 2011-delluniversita

37

PRIORITÀ

Chi deposita una domanda di marchio (a livello nazionale, internazionale, comunitario) può estendere la protezione a livello territoriale entro 6 mesi conservando il vantaggio della data del primo deposito (art. 4 CUP)

Page 38: Designweek 2011-delluniversita

REGISTRAZIONE ITALIANA e UE: ASPETTI GENERALI

• DURATA: 5 anni dalla data di deposito, rinnovabile di quinquennio in quinquennio sino a 25 anni max

• DEPOSITO MULTIPLO: nella stessa domanda, numero illimitato di disegni o modelli appartenenti alla medesima classe di prodotti (classe 14 o 20 per WEB DESIGN)

Page 39: Designweek 2011-delluniversita

REGISTRAZIONE ITALIA e UE: PUBBLICAZIONE

• REGISTRAZIONE ITALIANA o COMUNITARIA pubblicata in tempi brevi (circa 1 mese) dalla data di deposito della domanda

• differimento o posticipazione della pubblicazione (per mantenerla segreta), sino a un massimo di 30 MESI dalla data di deposito (su richiesta del titolare)

Page 40: Designweek 2011-delluniversita

LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE

• Accordo dell’AIA riguardante la registrazione internazionale dei disegni industriali

• procedura centralizzata presso IB (International Bureau) di Ginevra

• unico deposito per più Nazioni o Organizzazioni Intergovernative scelte su un totale di 57 Membri Contraenti (tra i quali l’Unione Europea)

Page 41: Designweek 2011-delluniversita

LA REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: ASPETTI

• DURATA: 5 anni dalla data di deposito, prorogabile in base alle norme di ogni nazione e/o Organizzazione Intergovernativa scelte al momento del deposito

• DEPOSITO MULTIPLO: max 100 modelli appartenenti alla stessa classe, nella medesima domanda

Page 42: Designweek 2011-delluniversita

REGISTRAZIONE INTERNAZIONALE: VANTAGGI

• opportunità per un’azienda e/o persona italiane di effettuare un unico deposito designando nazioni quali ITALIA, TURCHIA, SVIZZERA (procedura in vigore dal 1 gennaio 2008)

• riduzione dei costi in quanto la procedura di deposito è unica e centralizzata

Page 43: Designweek 2011-delluniversita

LA REGISTRAZIONE DI MODELLO: QUALI VANTAGGI?

STRUMENTO GIURIDICO CHE TUTELA EFFICACEMENTELE CREAZIONI DALPUNTO DI VISTA ESTETICO: AZIONABILE CONTRO I TERZI

STRUMENTO GIURIDICO CHEINFORMA I TERZI DELLA POLITICA DI TUTELA DIUN’AZIENDA: DETERRENTEALLA COPIATURA DEI TERZI

STRUMENTO GIURIDICO VALIDOFINO A PROVA CONTRARIA: ONERE DELLA PROVA A CARICODI CHI CHE NE CONTESTA EVENTUALMENTE LA VALIDITÀ

BENE IMMATERIALE AVENTEUN PROPRIO VALORE E COMETALE ISCRIVIBILE A BILANCIOAZIENDALE, CON OPPORTUNICRITERI DI VALUTAZIONE

STRUMENTO GIURIDICO CHE ANNULLA UNA SUCCESSIVA REGISTRAZIONE SU STESSI MODELLI

Page 44: Designweek 2011-delluniversita

VANTAGGI DEL DESIGN REGISTRATO

• Un diritto forte con carattere unitario nella totalità dell’UE

• Procedura di deposito e registrazione facile, veloce ed economica (una lingua, una domanda, un sistema di tasse, domande multiple, differimento di pubblicazione)

• Esaurimento comunitario• Periodo di grazia (12 mesi) + priorità (6

mesi)• Lunga protezione (fino a 25 anni)

Page 45: Designweek 2011-delluniversita

ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE

• Parti non visibili nell’uso normale

• Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica del disegno o modello

• Interconnessioni

Page 46: Designweek 2011-delluniversita

ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE

• Si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa

• Si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello

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PEZZI DI RICAMBIO

“…non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario”• I disegni o modelli di pezzi di ricambio sono

registrabili• Il diritto non può essere utilizzato per controllare il

mercato dei pezzi di ricambio• Diritto di vietare che i concorrenti sul mercato dei

prodotti complessi copino il proprio disegno/modello

Page 48: Designweek 2011-delluniversita

Disegno/modello registrato per una parte di prodotto

Prodotto complesso del concorrente che usa il disegno/modello protetto

Violazione del dirittoViolazione del diritto

Produzione di pezzi di ricambio per riparazioni

LegaleLegale

Protezione dei disegni e modelli per parti di prodotti complessi

Fonte slide: UAMI

Page 49: Designweek 2011-delluniversita

CHI DISEGNA ? CHI REGISTRA ?

• I settori della moda e del tessile sono quelli che disegnano di più (classe 2 e 5) pero sono quelle che fanno meno uso della registrazione.

• Le società che fabbricano articoli delle classe 8 (utensili e ferramenta), 7 (articoli di uso domestico non compresi in altri classi) sono quelle che registrano di più.

Page 50: Designweek 2011-delluniversita

Louis Vuitton Gianni Versace

Articoli di abbigliamento(classe 2)

Page 51: Designweek 2011-delluniversita

Articoli tessili non confezionati, materiali artificiali e naturali

(classe 5)

Jonathon Gall

A. Willoughby

Page 52: Designweek 2011-delluniversita

Arredamento (classe 6)

Eillen Gray

I. Lappalainen Etorre Sottsass

Page 53: Designweek 2011-delluniversita

Matteo Thun G. Nelson

Ologi

Orologeria ed altri strumenti di misura, di controllo, di segnalizazzione (Classe 10)

Page 54: Designweek 2011-delluniversita

Anche il WEB DESIGN è tutelabile!

• ICONE PER COMPUTER (classe 14-04 Classificazione Locarno)

• INTERFACCE GRAFICHE PER UTENTE (classe 14-04 Classificazione Locarno);

• VISUALIZZATORI DI INFORMAZIONI (classe 20-03 Classificazione Locarno);

• VIDEOSCHERMI O BACHECHE ELETTRONICHE (classe 20-03 Classificazione Locarno);

• GRAFICI (classe 19-08 Classificazione Locarno);

• ESTRATTO DI UNA PAGINA WEB (classe 99 Classificazione Locarno)

Page 55: Designweek 2011-delluniversita

WEB DESIGN esempi di

registrazione

Page 56: Designweek 2011-delluniversita

WEB DESIGN esempi di

registrazione

Page 57: Designweek 2011-delluniversita

Utilizzo della registrazioneUtilizzo della registrazioneLa vostra azienda protegge i disegni o modelli con la registrazione?Base: campione totale, sondaggio utenti potenziali. Risposta semplice

20,1%

21,6%

13,8%

29,5%

21,8%

24,7%

45,0%

34,9%

29,4%

25,6%

44,5%

42,7%

USA

Regno Unito

Italia

Spagna

Francia

Germania

Sì, tutti Alcuni sì, altri no

NS/NR

2%Sì, tutti

22%No

39%

Alcuni sì

37%

Campione totale:

Registrano tutti o alcuni: 59%

Campione totale

Campione per paese

Fonte: UAMI, sondaggio degli utenti potenziali

Page 58: Designweek 2011-delluniversita

CHI REGISTRA IN ITALIA ?

In Italia, paese con il numero più basso di aziende che registrano (43 %),

- 12% dei disegni sono compresi nella classe 6 (arredamendo),

- 10% in classe 9 (imballaggi e recipienti per il trasporto o la movimentazione delle merci)

- 9,5 % in classe 10 (orologeria ed altri strumenti di misura, di controllo o di segnalazione).

- 7,5 % in classe 7 (articoli per la casa non compresi in altri classi).

- Totale 39,1 %

Page 59: Designweek 2011-delluniversita

Motivi della registrazioneMotivi della registrazione

Motivi della protezioneBase: registrano tutti i dis./mod. (556)

23%

70%

Strategia

aziendale

Per non

essere

copiati

Motivi della mancata protezioneBase: non registrano dis./mod. (976)

16%

20%

Il ciclo di vitadel dis./mod.

è troppo breve

Non

apportavantaggi

Criteri utilizzati per decidere quali disegni o modelli proteggere

Base: registrano alcuni disegni/modelli (935)

21%

52%

Se può essere

facilmente copiato

È un

disegno/modello

innovativoFonte: UAMI, sondaggio degli utenti potenziali

Page 60: Designweek 2011-delluniversita

Intenzione d’usoIntenzione d’usoFattori dai quali dipende il ricorso all’UAMIBase: non sono sicuri se registrare i disegni/modelli attraverso l’UAMI o meno (442). Risposta multipla

8,6%

8,4%

8,4%

17,6%

20,4%

21,3%

42,8%

4,3%

11,3%

4,3%

NS/NR

Altri

Protezione

Condizioni di registrazione

Mancanza di informazioni sull'UAMI

Aspettative di crescita in altri mercati

Semplicità del processo

Suo futuro successo sul mercato

Esigenze aziendali

Costo

Fonte slide: UAMI

Page 61: Designweek 2011-delluniversita

Intenzione d’usoIntenzione d’usoMotivi per non rivolgersi all’UAMIBase: non registrerebbero disegni/

8,0%

9,0%

11,4%

11,5%

17,7%

32,6%

3,5%

2,8%

1,7%

13,5%

NS/NR

Altri

Ciclo di vita dei disegni e modelli troppo breve

L'UAMI non mi ispira fiducia

E' necessario avvalersi dei servizi di un agente

Non ne trarrei benefici

Insufficiente estensione della protezione UAMI

Non so quali benefici ne trarrei

Sono del tutto soddisfatto del sistema che uso

Una protezione così ampia è inutile

Fonte slide: UAMI

Page 62: Designweek 2011-delluniversita

Il disegno o modello comunitario registrato e l’UAMI

1. Chi può presentare domanda?

2. Come preparare la domanda?

3. Tempistiche

4. Esame, publicazione

5. Nullità

Page 63: Designweek 2011-delluniversita

1. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?

• LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO

• RAPPRESENTANZA

Page 64: Designweek 2011-delluniversita

LA TITOLARITA’ DEL DIRITTO

• Puó essere titolare di un disegno o modello comunitario qualsiasi persona fisica o giuridica indipendentemente dallo Stato di cui abbia la cittadinanza o la nazionalità(differenza con l’articolo 5 del regolamento sul marchio comunitario)

• La titolarità del diritto appartiene al creatore o al suo avente causa

• Proprietà congiunta• Disegno o modello realizzato da un dipendente

(articolo 14 del regolamento)

Page 65: Designweek 2011-delluniversita

RAPPRESENTANZA(art. 77)

I principi generali sono identici a quelli del marchio comunitario

“Nessuno ha l’obbligo di farsi rappresentare dinanzi all’Ufficio” §1Tuttavia, le persone fisiche o giuridiche che non hanno nella Comunità domicilio, né sede, stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo devono farsi rappresentare in ogni procedimento presso l’Ufficio

Eccezione: la rappresentanza professionale non è mai necessaria per il deposito di una domanda di disegno o modello comunitario

Page 66: Designweek 2011-delluniversita

Chi puó fungere da RAPPRESENTANTE ?

Dipendenti(articolo 77 §3)

Rappresentanti professionali(articolo 78)

Avvocati abilitati in uno Stato membro e aventi domicilio professionale nella CE

Rappresentanti abilitati iscritti nell’elenco UAMI di cui all’articolo 89, paragrafo 1, RMC

Rappresentanti professionali iscritti nello speciale elenco in tema di disegni e modelli

Page 67: Designweek 2011-delluniversita

2. COME PREPARARE LA DOMANDA?

• ELEMENTI OBBLIGATORI

• ALTRI ELEMENTI

• RAPPRESENTAZIONE DEL DISEGNO O MODELLO

• DOMANDA MULTIPLE

• CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Page 68: Designweek 2011-delluniversita

Condizioni che la domanda deve soddisfare per l’ottenimento di una data di deposito (art. 36 (1)):

Altri elementi obbligatori (art. 36 (2))

una richiesta di registrazione

indicazioni che permettano d’identificare il richiedente

una rappresentazione riproducibile del disegno o modello (o un campione)

indicazione dei prodotti ai quali il disegno o modello è destinato ad essere applicato

Page 69: Designweek 2011-delluniversita

Altri elementi della domanda (art. 36 (3))

Una descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione

Una richiesta di differimento della pubblicazione

Indicazioni che permettano di identificare il rappresentante

La classificazione dei prodotti

La menzione dell’autore o del collettivo d’autori

Pagamento delle tasse

Tassa di registrazione

Tassa di pubblicazione o differimento

Page 70: Designweek 2011-delluniversita

Rappresentazione del disegno o modello (art. 4, paragrafo 1, RE)

• Riproduzione grafica o fotografica del disegno o modello in bianco e nero o a colori

• Riprodotto o incollato su carta bianca e opaca (solo una copia) del formato A4

• Di qualità sufficiente a distinguere chiaramente tutti i dettagli dell’oggetto per cui si richiede la protezione

Page 71: Designweek 2011-delluniversita

Prospettive (art. 4, paragrafo 2, RE)

• Al massimo 7 prospettive• Una riproduzione grafica o fotografica per

prospettiva• L’Ufficio non esamina le prospettive oltre la

7ª (si rispetta l’ordine del richiedente)• Se riguarda un motivo superficiale ripetitivo,

va mostrato il motivo completo• Se in carattere tipografici, tutte le lettere e

tutte le cifre

Page 72: Designweek 2011-delluniversita

Campioni• Solo per disegni o modelli bidimensionali con

pubblicazione differita• In 5 esemplari• Incollati su carta A4• Inviati in plico unico con la domanda• Formato

- A4 senza piegatura- 50 grammi- Spessore di 3 mm

• Non deperibili o difficili da archiviare

Page 73: Designweek 2011-delluniversita

Prodotti/Classificazione

L’indicazione dei prodotti dovrà permettere la classificazione secondo l’Accordo di Locarno

I prodotti dovranno preferibilmente essere identificati utilizzando i termini figuranti nell’elenco dei prodotti della classificazione

Page 74: Designweek 2011-delluniversita

Portata della protezione(art. 36, paragrafo 6)

• L’indicazione dei prodotti in cui si vuole incorporare il disegno o modello

• La descrizione esplicativa della rappresentazione o del campione

• La classificazione dei prodotti

“non influiscono sulla portata della protezione del disegno o modello in quanto tale”:

Page 75: Designweek 2011-delluniversita

Domande multiple (art. 37)

Più disegni e modelli possono essere riuniti in una sola domanda, a condizione che i prodotti appartengano tutti alla stessa classe (eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni)

CaratteristicheNon esiste limite quanto al numero di disegni o modelli richiestiRisparmio per il richiedenteNel caso in cui i prodotti appartegano a classi diverse, invito a presentare piu’ domandeOgni disegno o modello avrà vita autonoma (differimento, nullità, rinuncia, rinnovo, ecc.)

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3. TEMPISTICHE3. TEMPISTICHE

MAIL ROOMMAIL DISPATCH

MAIL ROOM

MAIL DISPATCH

EXAM

ESAME

REGISTRATIONREGISTRAZIONE

PUBLICATIONPUBBLICAZIONE DEFERMENTDIFFERIMENTO

Page 77: Designweek 2011-delluniversita

4. Esame (art. 45)

Si tratta essenzialmente di un esame formale, avente per oggetto

gli elementi che figurano nella domanda le priorità l’indicazione di un rappresentante

Impedimenti alla registrazione la domanda non corrisponde alla

definizione di disegno o modello comunitario

la domanda è contraria all’ordine pubblico o al buon costume

Page 78: Designweek 2011-delluniversita

NonNon saranno esaminati : saranno esaminati :

1.le condizioni di protezione

2.l’esistenza di diritti anteriori3.la possibile qualificazione comepezzo di ricambio

4.il titolo del richiedente

________________________________________________

Esame

Una procedura rapida e semplice

Page 79: Designweek 2011-delluniversita

Pubblicazione (art. 73)

“Bollettino dei disegni/modelli”

• Edizione periodica

• (comunitario) Solo in formato elettronico via OAMI-ONLINE

• Contiene registrazioni e iscrizioni nel registro

Page 80: Designweek 2011-delluniversita

Differimento della pubblicazione (art. 50)

• Dev’essere richiesto all’atto del depositio della domanda

• Per una durata massima di 30 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o dalla data di priorità

• La richiesta di pubblicazione può essere interrotto in qualsiasi momento

• Possibilità di presentare un campione a sostegno di una domanda di disegno bidimensionale

• Fino alla pubblicazione, il disegno o modello comunitario rimane segreto e soltanto alcune informazioni limitate sono messe a disposizione del pubblico

Page 81: Designweek 2011-delluniversita

5. Fase patologica cause di nullità

Vi sono due procedimenti per annullare un disegno o modello comunitario registrato (lo stesso vale per il marchio comunitario)

1.Domanda rivolta all’Ufficio (art. 24 par. 2)

2.Domanda riconvenzionale nell’ambito di un procedimento per contraffazione rivolta ad uno dei tribunali dei disegni e modelli comunitari (art. 24 par. 3) – ad es. Corte specializzata Trib. Venezia

Page 82: Designweek 2011-delluniversita

Effetti della dichiarazione di nullità

Il disegno o modello è annullato ex tunc

La dichiarazione di nullità vale per il territorio nazionale o regionale in cui la registrazione è opponibile (per il design comunitario: i 27 Stati Membri dell’Unione europea)

La dichiarazione di nullità può essere limitata ad una parte del disegno o modello

Gli effetti della nullità possono variare secondo le legislazioni nazionali applicabili

Page 83: Designweek 2011-delluniversita

Cause di nullità (art. 25)

Il disegno o modello:-non corrisponde alla definizione data dal regolamento (art. 3 lett. a)

-non possiede i requisiti di protezione: novità, carattere individuale, carattere non funzionale, conformità all’ordine pubblico o al buon costume (art. 4-9)

Accertamento giudiziale che il titolare non ha diritto al disegno o modello comunitario (art. 14)

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Tribunale di Torino3.9.2008

(reclamo)

FIAT vs Great Wall

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Cause di nullità

Il disegno o modello:è in conflitto con un disegno o modello anteriore (art. 25 par. 1 lett. d-e)

è in conflitto con un diritto d’autore anteriore (art. 25 par 1 lett. f)

costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi indicati nell’articolo 6ter della Convenzione di Parigi (art. 25 par. 1 lett. g)

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© 2011 Mauro DelluniversitàBarzanò & Zanardo

Ai sensi del nuovo art. 33-bis, c.p.i. vengono tipizzate le ipotesi di depositi illeciti di

modelli e design: non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che risulti

contrario all’ordine pubblico o al buon costume

STEMMI E LICEITÀ DI DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI DESIGN

88

Inoltre viene estesa anche al design la tutela dei segni protetti ex art. 6-ter della

Convenzione di Unione Parigi (CUP) per la protezione della proprietà industriale

1. NonNon può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblicoordine pubblico o al buon costumebuon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa. 2. NonNon può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Statoe che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

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Domanda di nullità (art. 25)

Chi può presentarla?Qualsiasi persona fisica o giuridica a condizione che giustifichi un interesse diretto (per esempio la nullità fondata sull’assenza di diritto del richiedente non può essere richiesta che dal soggetto che è legittimamente proprietario del diritto sul disegno o modello; inoltre, solo il titolare di un diritto anteriore può agire in violazione del suo diritto)

Alcune autorità competenti degli Stati membri abilitate dalla legislazione nazionale (per lett. d) e g))

QUALCHE CASO

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RCD n. 389648-0001 del 22 agosto 2005

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Decisione ICD 000004653 11 aprile 2008

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TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’INNOVAZONE

ITALIA ASINA D'EUROPA?

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I NUMERI CI CONDUCONO A FARE UNA I NUMERI CI CONDUCONO A FARE UNA RIFLESSIONE…RIFLESSIONE…

Nonostante lo sforzo legislativo che ha permesso all’Italia Nonostante lo sforzo legislativo che ha permesso all’Italia di “uscire dal medioevo”…di “uscire dal medioevo”…

Il sistema azienda Italia è ancora diffidente circa le Il sistema azienda Italia è ancora diffidente circa le potenzialità della difesa esperibile e del valore dei beni potenzialità della difesa esperibile e del valore dei beni

aziendali di proprietà immaterialeaziendali di proprietà immateriale

È scarsamente propensa a valorizzare e proteggere i propri È scarsamente propensa a valorizzare e proteggere i propri assetsassets intangibili intangibili

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