Biz Estrategia de protección en procesos de

internacionalización 2014

5 DE JUNIO 2014

LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

HERRAMIENTA DE COMPETITIVIDAD

EN EL MERCADO GLOBALIZADO

ELEMENTO DE

DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS

POR QUÉ LA P.I. EN LA INTERNACIONALIZACIÓN

• PRECIO. Dependerá del reconocimiento de la marca/diseño • INVERSORES. Acuden cuando hay diseño industrial, marcas,

patentes • ADAPTAR marca, el diseño, embalaje… al mercado • ACUERDOS con socios sobre titularidad de P.I. • COMERCIALIZACIÓN. Dependerá del registro del diseño,

marca y de la protección de la tecnología. • FERIAS. Proteger antes. • FORTALECIMIENTO. Impedir que otros nos copien • CONFIDENCIALIDAD. El plan de exportación es secreto • FACILITAR ACCESO A MERCADOS mediante licencias

Tener una política clara de protección:

– Proteger. Lo que no se protege como diseño puede ser copiado.

– Seleccionar qué se protege. No todo es protegible como diseño o no conviene protegerlo.

– Buscar la mejor forma de protección. Seleccionar modalidad.

– Gastar lo menos posible. Seleccionar países y vías de protección.

RECOMENDACIONES

CONCEPTO

Configuración Formal o Aspecto externo de los productos fabricados por la Industria

Legal Art. 3 RDC: Apariencia de la totalidad o de una

parte de un producto, que se derive de las características especiales de línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación

DISEÑO INDUSTRIAL

ÁMBITOS TERRITORIAL

Nacional: LPJDI 20/2003 de 7 de julio Internacional: Arreglo de La Haya relativo al

registro internacional de dibujos y modelos industriales

Diseño Comunitario: Reglamento No. 6/2002

diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios.

DISEÑO INDUSTRIAL

Única solicitud ya no es necesario solicitar el registro en cada estado miembro con arreglo a distintos procedimientos nacionales

Procedimiento único bajo una sola legislación. Protección en 27 Estados de la UE. Flexibilidad: elección entre registrado y no

registrado. 12 meses de gracia para divulgar sin perder la

novedad Costes reducidos no se realiza examen de fondo Los Derechos tendrán carácter unitario, mismos

efectos en la totalidad del territorio comunitario.

DISEÑO INDUSTRIAL

Diseño Comunitario NO REGISTRADO: Nace con la divulgación, protege por 3 años contra la reproducción por parte de terceros (no autoriza oponerse contra las creaciones independientes).

Problemas de prueba! Diseño Comunitario REGISTRADO: Inscrito ante la

OAMI. protección durante un mínimo de 5 y un máximo de 25 años, y el registro confiere el derecho a prohibir su utilización por parte de terceros.

DISEÑO INDUSTRIAL

PAÍSES MIEMBROS DEL ARREGLO DE LA HAYA: 60

• Albania • Alemania • Armenia • Azerbaiyán • Bélgica • Belice • Benin • Bosnia y Herzegovina • Botswana • Bulgaria • Côte d'Ivoire • Croacia • Dinamarca • Egipto • Eslovenia • España • Estonia • ex República Yugoslava de Macedonia • Finlandia • Francia • Gabón • Georgia

• Ghana • Grecia • Hungría • Islandia • Italia • Kirguistán • Letonia • Liechtenstein • Lituania • Luxemburgo • Malí • Marruecos • Mónaco • Mongolia • Montenegro • Namibia • Níger • Noruega • Omán • Organización Africana de la Propiedad Intelectual

(OAPI) • Países Bajos • Polonia

• República Árabe Siria

• República de Moldova

• República Popular Democrática

de Corea

• Rumania

• Rwanda

• Santo Tomé y Príncipe

• Senegal

• Serbia

• Singapur

• Suiza

• Suriname

• Tayikistán

• Túnez

• Turquía

• Ucrania

• Unión Europea

• INNOVAR IMPLICA ACCEDER AL MERCADO PARA HACERLO ES PRECISO TENER MARCA

• MARCA DE EMPRESA, MARCA DE PRODUCTO, MARCA DE SERVICIO…

• MARCA PAÍS… BIODIMENSIONALES

• MARCAS PARA PROTEGER DISEÑOS TRIDIMENSIONALES

“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica

que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una

Empresa de los de otras”. (Art. 4.1 Ley de Marcas.) El derecho se adquiere mediante el registro. Si se carece de imagen de marca se es vulnerable al precio

¿QUÉ ES UNA MARCA?

¿Qué puede registrarse como marca?

• Todo signo susceptible de representación gráfica, que sirva para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras

• Derecho exclusivo que se adquiere por el registro.

TIPOS DE MARCA Denominativas: SEAT, ADIDAS, Nike, Sony, Shell Gráficas: Mixtas.

Colores (o combinaciones):

Sonoras: I’m lovin’ it (McDonald’s)

Tridimensionales:

Olfativas*

• Principios que rigen en marcas:

- Territorialidad - Especialidad: Clasificación de Marcas

(Clasificación internacional de Niza)

MARCAS Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Figuras básicas:

- MARCA NACIONAL

- MARCA COMUNITARIA

- MARCA INTERNACIONAL

MARCA COMUNITARIA

¿QUÉ ES LA MARCA COMUNITARIA?

• Se trata de un derecho de marca con CARÁCTER UNITARIO, que

produce sus efectos en todo el territorio de la UE. Por lo tanto, esta marca se concede (por 10 años renovable por periodos iguales) o se deniega para los 28 estados miembros de la unión sin necesidad de presentar y tramitar registros de marcas en cada uno de los mismos.

• La MC producirá los mismos efectos en el conjunto de la UE; sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad y prohibirse su uso para los 28 Estados de la UE.

• Por lo tanto nos encontramos ante un ÚNICO procedimiento de tramitación, basado en un ÚNICO cuerpo legal aplicable (Reglamento 40/94) sustanciado ante un ÚNICO organismo: la OAMI.

MARCA COMUNITARIA

¿QUÉ PAISES FORMAN PARTE DE ELLA? • Las marcas comunitarias que accedan al registro tienen validez

automáticamente en los veintiocho países, sin necesidad de presentar ni de tramitar registros de marcas en cada uno de los mismos

• LOS PAÍSES QUE CONFORMAN LA UNIÓN EUROPEA SON: ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, BULGARIA, Rep. CHECA,

CROACIA, CHIPRE, DINAMARCA, ESLOVENIA, ESLOVAQUIA, ESPAÑA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GRECIA, HUNGRIA, IRLANDA, ITALIA, LETONIA, LITUANIA, LUXEMBURGO, MALTA, PAISES BAJOS, POLONIA, PORTUGAL, REINO UNIDO, RUMANÍA y SUECIA.

MARCA COMUNITARIA

¿QUÉ VENTAJAS TIENE LA M.C.?

• COSTES

• USO (EL USO EN UN PAIS JUSTIFICA EL USO EN EL TERRITORIO DE LA UNION)

• CARÁCTER UNITARIO DE LA MARCA COMUNITARIA

• DERECHO A IMPUGNAR MARCAS DE TERCEROS POSTERIORES EN TODA LA UNIÓN EUROPEA

MARCA COMUNITARIA

¿QUÉ OTRAS VENTAJAS TIENE? • MAYOR FLEXIBILIDAD EN EL REGISTRO (MARCAS QUE NO

PUEDEN SER REGISTRADAS EN DETERMINADOS SISTEMAS NACIONALES)

• ANTIGÜEDAD (POSIBILIDAD DE ABANDONAR LOS REGISTROS

NACIONALES IDENTICOS FAVORECIÉNDOSE LA MARCA COMUNITARIA DE SU ANTIGÜEDAD)

• TRANSFORMACIÓN EN REGISTROS NACIONALES

MANTENIENDO LA FECHA DE PRIORIDAD EN CASO DE DENEGACIÓN DEL REGISTRO DE LA MARCA COMUNITARIA)

MARCA INTERNACIONAL

¿QUÉ ES LA OMPI? • Con sede en Ginebra (Suiza), la Organización Mundial de la

Propiedad Intelectual (OMPI) es uno de los 16 organismos especializados del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas. Tiene a su cargo la administración de 23 tratados internacionales que abordan diversos aspectos de la protección de la propiedad intelectual. La Organización tiene 185 Estados miembros.

• De estos Tratados interesan aquí especialmente los concernientes al llamado Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas:

MARCA INTERNACIONAL

VENTAJAS DE LA M.I. • Facilita la solicitud / protección de las marcas en los

mercados de exportación mediante un procedimiento sencillo, rápido, económico, de:

Presentación de la solicitud

Gestión centralizada del registro (por 10 años renovables por periodos iguales) y su mantenimiento.

Costes reducidos.

Agilidad respecto a los sistemas nacionales de esos mismos países

Renovaciones en bloque para hasta 89 estados de un solo golpe y con costes mínimos (España, Países UE, USA, Japón China, Australia, etc.

Cambios de titularidad, domicilio, representación, licencias y demás de modo unitario y ágil para todos los países designados.

Otras ventajas del sistema internacional

• Qué invención se va a proteger?

• Es patentable?

• Interesa patentarlo?

• Cuál es la modalidad más adecuada?

• En qué países se quiere proteger?

• Selección de las vías de protección

Se puede proteger mediante secreto?

Reportará beneficio?

CUESTIONES BÁSICAS

Patentes. Conceptos básicos

INVENCIÓN Desarrollo de una

solución práctica a una necesidad o problema práctico.

PATENTE Un derecho de protección

sobre el objeto de una invención.

• LAS IDEAS EN SÍ NO SE PUEDEN PATENTAR, LO QUE SE PATENTA ES SU REALIZACIÓN.

Patentes. Conceptos básicos

• Novedad: No estar comprendida en el estado de la técnica. Estado de la técnica: Todo aquello disponible al público por medios orales,

escritos, por uso, comercialización o por cualquier otro medio. • Actividad inventiva: Una invención tiene actividad inventiva

cuando no se puede obtener a partir de lo ya conocido (estado de la técnica) de manera evidente para un experto en la materia.

• Aplicación industrial: Cuando pueda ser fabricado o utilizado en cualquier tipo de industria, incluida la agricultura.

• Suficiencia descriptiva: La memoria tiene que ser clara y concisa para que la invención se pueda poner en práctica un experto en la materia

Patentes. Conceptos básicos REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

• Las patentes son geográficas, así que hay que tramitarlas en cada uno de los países donde se quiere proteger.

• La primera solicitud (en el país que sea), se llama patente de prioridad. La fecha de esta primera solicitud se llama fecha de prioridad.

• Durante un año a partir de la fecha de prioridad, si se solicita la misma patente en otros países, la fecha efectiva de presentación de esta patente en cada uno de estos otros países será la fecha de prioridad.

Patentes. Conceptos básicos PRIORIDAD

• Vía Nacional individual (país por país) Ej. Patente Española (OEPM) • Vía Europea (EPO)

• Solicitud Internacional/PCT (WIPO)

VÍAS DE PROTECCIÓN

Patentes. Conceptos básicos

ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE PATENTES

PATENTE ESPAÑOLA

PATENTE EUROPEA

PCT

VENTAJAS

-Por el proceso general de concesión: se concede siempre. -Arma disuasoria -No pago de tasas por Universidades -Sujeta a ayudas/ subvenciones en España.

-Examen de requisitos de patentabilidad. -Patente fuerte -Examen único para la totalidad de países. -Publicación en inglés (o francés o alemán).

-Reserva de derechos en más de 140 países. -Permite valorar estrategias comerciales/ facilita la transferencia de tecnología. -Permite valorar los requisitos de patentabilidad antes de entrar en fases nacionales.

INCONVENIENTES

-Puede ser un derecho débil.

-No hay examen de requisitos de patentabilidad.

-Publicación en español

-Mantenimiento país a país.

-No sujeta a las ayudas/ subvenciones en España si la OEPM no actúa como oficina receptora o si no reivindica prioridad de una solicitud de patente española.

-No es una patente (es una reserva de derechos) -Aumenta el plazo de concesión.

PATENTES DE SOFTWARE

invenciones que carecen de carácter técnico: • Descubrimientos, teorías científicas y métodos matemáticos • Obras literarias, científicas, artísticas, o creaciones estéticas • Planes, reglas y métodos para actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales

• Programas de ordenador • Formas de presentar informaciones

EXCLUSIONES DE PATENTABILIDAD LP Art. 4(4), EPC Art. 52(2) - (3) “as such”

Patentes. Conceptos básicos

Patente de software: Protegen programas de ordenador, incluyendo procedimientos, algoritmos, funcionalidades y representaciones para ser llevadas a cabo con una computadora

Programa de ordenador: Toda secuencia de instrucciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación. (Sin distinguir entre funciones-tareas-resultados técnicos o no-técnicos)

Invención implementada por ordenador (CII): Invención cuya implementación requiere el empleo de un ordenador, una red informática o cualquier otro aparato programable, y que posee una o más características que se llevan a cabo parcial o totalmente mediante un programa de ordenador

P.ej.: Procesadores de texto, interfaces gráficos de usuario, función «doble click» de ratón

P.ej.: Sistemas de automatización de procesos industriales, sistemas de navegación, tecnología de visión médica

SOFTWARE vs INVENCIONES IMPLEMENTADAS EN ORDENADOR

Patentes. Conceptos básicos

Patentes. Conceptos básicos

Invenciones implementadas por ordenador (CII) son patentables en Europa si disponen de carácter técnico que implique una contribución técnica al Estado del Arte

Patentable en EE.UU.?

Patentable en Europa?

Software √

CII √ √

PATENTABILIDAD DEL SOFTWARE: EUROPA vs EE.UU.

Programas de ordenador son patentables en Europa si disponen de efectos técnicos adicionales que van más allá de la normal interacción física entre programa y ordenador

• Resuelve un problema técnico, o • Produce un efecto técnico al resolver el problema, o • La solución aportada requiere una consideración técnica que implica

un problema técnico

En EE.UU. no se requiere contribución técnica

Ejemplos de Patentes de Software

Ejemplos de Patentes de Software

Ejemplos de Patentes de Software

Ejemplos de Patentes de Software

Ejemplos de Patentes de Software

Ejemplos de Patentes de Software

Ejemplos de Patentes de Software

Article 52: Patentable inventions (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application. (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1: (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers; (d) presentations of information. (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

Rule 63 (EPC2000) Incomplete search

(1) If the European Patent Office considers that the European patent application fails to such an extent to comply with this Convention that it is impossible to carry out a meaningful search regarding the state of the art on the basis of all or some of the subject-matter claimed, it shall invite the applicant to file, within a period of two months, a statement indicating the subject-matter to be searched.

Ejemplos de Patentes de Software

Ejemplos de Patentes de Software «One-Click Buying» de Amazon «Double-Click» de Microsoft

PROPIEDAD INTELECTUAL

• Obras de arte aplicada a la industria: diseños originales • Reconocimiento Legal de la doble protección en el Art.

96.2 Reglamento 6/2002 Diseño Comunitario • Herramienta útil una vez transcurridos más de 12

meses desde la divulgación del diseño y un competidor pueda probar ese uso previo

Adquisición

• Derivada de la propia creación, art 1TRLPI, sin necesidad de inscripción en registro, al ser no preceptivo el contemplado en el art 144 TRLPI → Medios de prueba: * RE-CREA. • Sistema de inscripción de los diseños , art 2 de la Ley 20/2003 y art 1 Reglamento, salvo los diseños comunitarios no registrados, art 1 y 19 del citado Reglamento.

Duración temporal

• PI durante la vida del autor y 70 años después ( art 26) , en cuanto a los derechos de explotación. • Diseño Industrial: 5 años, renovables hasta un total de 25 años (art 12 del Reglamento) en el caso de diseños registrados o de 3 años en el supuesto de los no registrados, art 11 Reglamento.

Protección territorial

•Convenio de Berna: 165 PAISES (Prácticamente todos los del mundo)

PROPIEDAD INTELECTUAL

FORMAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

• EXPORTACIÓN DIRECTA • EXPORTACIÓN INDIRECTA • EMPRESAS MIXTAS • CONCESIÓN DE LICENCIAS • PRODUCIR EN OTRO PAÍS • FRANQUICIA

EN TODOS LOS CASOS TITULARIDAD

CONTROLADA

EXPORTACIÓN DIRECTA • VENTAJAS

– Control completo – Aumenta margen de beneficio ahorrándose

intermediarios – Desarrolla una relación más directa con el

comprador extranjero

• INCONVENIENTES – Coste de establecer un mercado – Riesgo más directo

EXPORTACIÓN INDIRECTA • VENTAJAS

– Concentrarse en la producción – Se beneficia de la experiencia y

conocimientos del intermediario

• INCONVENIENTES – Posibilidad de perder el control a manos del

representante – Posibilidad de objetivos diferentes del

representante y del exportador

RECOMENDACIONES • HACER INVENTARIO DE PRODUCTOS CON LOS QUE

VAMOS AL EXTERIOR. • REGISTRAR NUESTRA P.I. (Patentes, marcas, diseños,

dominios…) allá donde vayamos a comercializar. Con tiempo. Indagaciones previas.

• LLEGAR A ACUERDOS CON EMPRESAS LOCALES

CONTEMPLANDO LA P.I. CON CLÁUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD, CLÁUSULAS SOBRE PROPIEDAD DE LA P.I. Y CLÁUSULAS ARBITRALES.

• ADAPTARNOS A LA IMAGEN Y COSTUMBRES LOCALES

• NEGOCIAR LO QUE APORTAMOS, LO QUE APORTEN ELLOS Y LOS RESULTADOS.

• MANTENER EN SECRETO O CON ACUERDOS DE

CONFIDENCIALIDAD LOS DESARROLLOS AÚN NO REGISTRADOS.

• EVITAR EL ENVÍO ANTICIPADO DE MUESTRAS,

ENVASES, PROTOTIPOS …

• CONTROL, DISEÑO, MARCA Y TECNOLOGÍAS CRÍTICAS SIEMPRE EN LA MATRIZ.

• MONITORIZAR PERIÓDICAMENTE. • POSIBLE LICENCIAMIENTO A LOCALES USO DE MARCA/DISEÑO

PROTECCIÓN PREVIA • ESTRATEGIA ANTICIPADA. POSICIONARSE ANTICIPADAMENTE

PAÍSES DE POSIBLE INTERÉS.

• INVESTIGACIÓN PREVIA

• NEGOCIAR CON LOS SOCIOS O DISTRIBUIDORES LOCALES EL USO DE NUESTRA MARCA/DISEÑO.

• MANTENER EL CONTROL SOBRE ELLOS. • INCLUIR MENCIÓN A LA PROTECCIÓN EN LOS

PRODUCTOS.

• DIVERSIFICAR SUBCONTRATADOS Y DISTRIBUIDORES.

• ESTABLECER CÁNONES POR EL USO DE LA P.I.

POR PARTE DE FILIALES O SOCIOS.

ADOPTAR ESTRATEGIA DE CAMBIO DE MARCA O DISEÑO EN CASO DE ADQUISICIONES VALORAR LOS INTANGIBLES PUESTOS EN EL EXTERIOR.

SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE P.I. AL ACUDIR A FERIAS… COMUNICAR LA IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN EN TODA LA CADENA.

ERRORES MÁS COMUNES • Creer que la protección es universal • Suponer que las legislaciones son iguales • No verificar registros de marcas y diseños en el país • No utilizar sistemas regionales de protección • Solicitar demasiado tarde la protección en otro país. • Divulgar información sin protección • Infringir derechos de P.I. de otros • No dejar clara la titularidad al subcontratar • Negociar licencias donde no hay protección • Utilizar marca o diseño inadecuados al mercado

local • Carecer de contratos que regulen las relaciones

Gracias

José Mª del Valle Travessera de Gràcia, 17-21, 3º 1ª 08021 BARCELONA Tel. 93 217 38 00 Fax. 93 237 19 18 jmdelvalle@clarkemodet.com www.clarkemodet.com