TUTELA BREVETTUALE E PROTEZIONE DELLE NUOVE …...(c) the server accesses a database of vendors to identify vendors offering at least one of the selected products; (d) the server determines,

© 2019 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati

TUTELA BREVETTUALE E PROTEZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

La tutela delle invenzioni implementate al computer

Andrea Tiburzi - Italian and European Patent Attorney [email protected]

Filippo Santi - Italian and European Patent Attorney [email protected]

15 novembre 2019

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

La tutela delle nuove tecnologie

5 Marzo 20192

Introduction

Messaggio principale

Brevettare invenzioni implementate mediante computer non è né scalare l’Everest, né una

bazzecola.

Occorre determinare il contributo tecnico di ogni caratteristica nel contesto dell’invenzione.


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

06 – Focus sulle invenzioni implementatemediante il computer - Computer Implemented Invention (CII)

Definizione

Ammissibilità (Eligibility)

Il problem-solution approach «modificato» per le CII


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

CII: alcune definizioni

Focus on CII

Programmi di computer

• Sequenza di passi computazionali realizzati mediante un computer

• Linguaggio di un programma (codice)

Software

• Spesso usato come sinonimo per programma per computer

• Spesso si intende un supporto nel quale un software è memorizzato (DVC, CD)

Algoritmo

• Procedura sistematica per raggiungere un obiettivo mediante un numero di fasi

• Concetto alla base di un programma


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

Definizione ufficiale dell’EPO delle CII

Focus on CII

“Le invenzioni che coinvolgono programmi per computer

possono essere protette come “invezioni implementate mediante

computer - computer-implemented invention", una espressione

che intende coprire le rivendicazioni che implicano computers, reti

di computer oppure altri apparati programmabili in cui almeno

una funzione sia realizzata mediante un programma.”

© 2019 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati15 novembre 2019


5 Marzo 2019

CII: alcune definizioni

Focus on CII

Circuiti specifici

Algoritmo

Programma per computer

standard con circuiti specifici

Programma per un

computer standard

I M P L E M E N T A Z I O N ETempo


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

Concetti principali da esaminare quando si tratta di CII

Focus on CII

CII

Ulteriore effetto tecnico

Ammissibilità (esclusione dalla

legge)

Brevettabilità (stabilire la presenza di

attività inventiva)


15 novembre 2019


5 Marzo 20198

Ammissibilità - Invenzioni brevettabili secondo l’EPO

Articolo 52

Invenzioni brevettabili

(1) I brevetti europei devono essereconcessi per qualsiasi invenzione, in tutti i campi della tecnologia, ammesso che siano nuove, presentinoun’attività inventiva e sianoindustrialmente realizzabili.


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

Scoperte

Teorie scientifiche

Metodi matematici

Creazioni estetiche

Schemi

Regole

Ammissibilità. Cosa non è una invenzione (Art. 52(2 e 3))

Focus on CII

Metodi per eseguire azioni mentali

Giochi

Metodi di business

Programmi per computers

Presentazione di informazioni


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

Focus on CII

Il requisito dell’ammissibilità ed il ruolo della tecnica nota: perché una tazza?

Stato dell’arte Materia rivendicata: ammissibile?

G3/08


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

Focus on CII

Ammissibilità e ruolo dello stato dell’arte

Ad esempio, un computer, una rete di computer, un mezzo di lettura sul quale è presente un programma

Mezzi tecnici comunemente noti in una rivendicazione sono sufficienti per conferire

carattere tecnico e soddisfare i requisiti dell’Art 52 (2 e 3) EPC



5 Marzo 201912

The European Patent procedure

Ulteriore effetto tecnico. Che dire in merito ad un programma per computer in quanto tale?Effetto tecnico normale e ulteriore: un possibile modello di riferimento

UtenteA

Sistema tecnico

Sensori 1…N

Utente B

Internet

Applicazione software

Applicazione software

Sistema softwareSistema software

Hardware

Transistor

Hardware

Transistor



Effetto tecnico normale

Nelle decisioni T 1173/97 & T 0935/97 (IBM) la BoA si sforzò di trovare un compromesso generale per consentire il brevetto su programmi per elaboratori, evitando però di consentire qualsiasi tipo di brevetto.

Un programma per elaboratorerivendicato per se stesso, non è escluso dalla brevettabilità secondo l’Art. 52(2) e (3) EPC se, quando è eseguito su un computer, produce un effetto tecnico ulteriore che va oltre l’interazione tra programma (software) e computer (hardware).



5 Marzo 2019


Attività inventiva.Rivendicazioni con caratteristiche di tipo diverso.

Tre gruppi diversi di caratteristiche possibili in una rivendicazione (Guidelines G-VII, 5.4):

a) Caratteristiche tecniche “in quanto tali”;b) Caratteristiche non tecniche “in quanto tali”;c) Caratteristiche che, quando prese in modo isolato, sono non-

tecniche, ma, nel contesto dell’invenzione, contribuiscono a fornire un effetto tecnico che risolve un problema tecnico, contribuendo pertanto al carattere tecnico dell’invenzione.


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

Focus on CII

NESSUNA LINEA GUIDA DISPONIBILE

Valutare caso per

caso

Attività inventiva. Rivendicazioni con caratteristiche di tipo diverso: valutazione del contributo tecnico di ogni caratteristica


15 novembre 2019


5 Marzo 201915


Attività inventiva. Rivendicazioni con caratteristiche di tipo diverso: T641/00 Comvic. Intreccio tra ammissibilità e brevettabilità

Car. che contribuiscono all’effetto tecnico

Doc. più

vicino

Controllo sull’attività inventiva

Car. che non contribuiscono all’effetto tecnico

Può essere usato solo come vincolo per definire il problema tecnico


Rivendicazione

15 novembre 2019


5 Marzo 2019

Focus on CII

Selezionare le caratteristiche checontribuiscono al carattere tecnicobasato su effetti tecnici raggiunti

(contesto dell’invenzione)

Selezionare il documento di tecnicanota più vicino, con focus sulle

caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico

Identificare le differenze rispettoal documento di tecnica nota più

vicino

Determinare l’effetto tecnico (o più di uno) associato a queste differenzenell’ambito della rivendicazione,

identificando da queste differenze le caratteristiche che danno un contributo

tecnico e quelle che non lo danno

Le differenzedanno qualche

contributotecnico?

Si

Obiezionesecondo l’Art. 54

Obiezionesecondo Art. 56

Il problema tecnico oggettivo è formulato sulla base dell’effetto tecnico (o più di uno) ottenuto da queste caratteristiche. Inoltre, se le differenze includono caratteristiche che non danno alcun contributo tecnico, queste caratteristiche, o qualsiasi effetto non tecnico ottenuto dall'invenzione, possono essere utilizzate nella formulazione del problema tecnico oggettivo, ad es. come un vincolo che deve essere soddisfatto

Ovvio per un tecnico del ramo

(could-would approach)?

No

No

Si


15 novembre 2019

Ci sonodifferenze

?


5 Marzo 2019

Evoluzione

Focus on CII

Entry in new market

T1173/97 & T 0935/97 • Abbandono del “contribution

approach” per stabilirel’eligibilità

• Requisito dell’ulteriore effettotecnico per un programma per computer in quanto tale

T641/00• “Approccio COMVIK” per

l’applicazione del problem-solution-approach per stabilire la presenza di attività inventiva.

• Gestione di rivendicazioni di tipodiverso

• Formulazione del problematecnico oggettivo nelle CII

G3/08• No definizione di “tecnico”• Spiegazione dell’abbandono

del “contribution approach”• Non è richiesto che una

caratteristica debba causareun effetto fisico su una entitàfisica fuori dal computerE

vo

luzi

on

ed

ella

g

iuri

spru

den

zap

er l

e C

II


15 novembre 2019

G1/19


5 Marzo 2019


Alcune novità (novembre 2018)

AI e ML non sono brevettabili in quanto tali, poiché si applicano le

osservazioni dell’EPO per gli algoritmi matematici in quanto

tali.

Posizione dell’EPO per AI e

ML



5 Marzo 2019

07 – Giurisprudenza dell'Ufficio europeo dei brevetti

Tipi di rivendicazioni possibili

Alcuni casi interessanti


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

Diverse rivendicazioni sono disponibili per rinforzarela protezione.

Focus on CII

1. Un dispositivo comprendente una unità di elaborazione configurata per…

2. Un metodo di elaborazione di dati, il metodo comprendente le seguenti fasi:…

3. Un metodo….

4. Un programma per computer comprendente istruzioni che, quando eseguite da un

apparato di processamento di dati, consente che l’apparato esegua il metodo secondo

una qualsiasi delle rivenedicazioni 2 o 3.

5. Un mezzo leggibile da un computer nel quale è memorizzato un programma di

computer secondo la rivendicazione 3.© 2019 - Barzanò & Zanardo - Tutti i diritti riservati

15 novembre 2019


5 Marzo 2019

T 1670/07 Metodo di business

Case Law

• E’ legittimo avere un mix di caratteristiche tecniche e non-tecniche

• Le caratteristiche non-tecniche possono essere la parte dominante della rivendicazione

• Le caratteristiche non-tecniche possono essere usante nella formulazione del problema tecnico oggettivo (vincolo)


15 novembre 2019


5 Marzo 2019


Case Law


15 novembre 2019

Claim 1: Method of facilitating shopping on a mobile device wherein: (a) the user selects two or more products to be purchased; (b) the mobile device transmits the selected products data and the device location to a server; (c) the server accesses a database of vendors to identify vendors offering at least one of the selected products; (d) the server determines, on the basis of the device location and the identified vendors, an optimal shopping tour for purchasing the selected products by accessing a cache memory in which optimal shopping tours determined for previous requests are stored; and (e) the server transmits the optimal shopping tour to the mobile device for displaying.


5 Marzo 2019


Case Law


15 novembre 2019

Method of facilitating shopping on a mobile devicewherein: (a) the user selects two or more products to be purchased; (b) the mobile device transmits the selected products data and the device location to a server; (c) the server accesses a database of vendors to identify vendors offering at least one of the selected products; (d) the server determines, on the basis of the device location and the identified vendors, an optimal shopping tour for purchasing the selected products by accessing a cache memory in which optimal shopping tours determined for previous requests are stored; and (e) the server transmits the optimal shopping tour to the mobile device for displaying.

Caratteristiche che contribuiscono al carattere tecnico (sistema distribuito)

Documento di tecnica nota più vicino: possibilità di selezionare un solo prodotto e ottenere il percorso per il negozio più vicino

DifferenzeDifferenze con effetto tecnico

Problema tecnico oggettivo (stabilito considerando che tecnico del ramo non ha esperienza in questioni riguardanti il business): come modificare il metodo di D1 per implementare in modo tecnicamente efficiente il concetto di business non

tecnico definito dalle differenze (a) e (b).


5 Marzo 2019

T 1227/05 Metodo matematico

Case Law


15 novembre 2019

L’uso di un computer è una caratteristica tecnica.

Metodo matematico in quanto tale non è tecnico. Concentrato su un metodo implementato medianteun computer per simulare la prestazione di un circuitoelettronico soggetto ad un rumore1/f: considerato scopo tecnico.

Documento di tecnica nota più vicino differisce per un modello matematico diverso.Problema tecnico oggettivo: come generare numeri casuali con distribuzione 1/f nella simulazionenumerica della prestazione di un circuito elettronico soggetto ad un rumore 1/f, in modo da richiederemeno risorse in uso in un computer. Richiede uno sforzoinventivo.



5 Marzo 2019

T 598/07 Rete neurale

Case Law


15 novembre 2019

Uso di un apparato è una caratteristica tecnica. La corrispondente rivendicazionedi metodo è stata concessa.

Nessuna eccezione secondo l’Art.53 (c) EPC.Per il Consiglio, la rivendicazioneindipendente 28 semplicementefornisce una indicazione se il vettore n-dimensionale formatoda un battito cardiaco regolarerientra oppure è esterno al volmen-dimensionale di un battitocardiaco regolare. Il wording della rivendicazione non incorpora e non necessita di incorporare la fase decisionalededuttiva per stabilire una diagnosi a scopo curativo.

Uso di una rete neurale e unospazio dati astratto da unospazio vettoriale.


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

T 0690/11 Interfaccia grafica

Case Law


15 novembre 2019

Caratteristiche tecniche in quanto tali (in giallo).

In sostanza, il propositoprincipale dell’appello era determinare se questecaratteristiche fossero tecnicheo meno o, nel contestodell’invenzione, in grado di fornire un contributo tecnico.


15 novembre 2019


5 Marzo 2019


Case Law

Appellante

Non c’è effetto sinergico tra le caratteristiche.Il gruppo di caratteristiche riguardava «quale» informazione doveva essere mostrata, non «come». Mera presentazione di informazioni, no carattere tecnico.

Rispondente

C’è sinergia.C’è carattere tecnico in quanto vengono mostrati dati funzionali significativi del funzionamento del sistema di dialisi.


15 novembre 2019


5 Marzo 201931


Case Law


15 novembre 2019


5 Marzo 2019

T 0258/03 Metodo di vendite all’asta

Case Law

Riguarda un metodo di vendite all’asta

olandese: consente ai partecipanti di fornire

offerte on-line che risolve il problema tecnico,

noto nello stato dell’arte, di mancanza di

sincronizzazione e diversi ritardi all’interno

della rete usata dai venditori/offerenti.


Caratteristiche tecniche in quanto tali (in giallo). Comunque, erano state considerate unostandard e note da D6 (stato dell’arte). In ognicaso, per sviluppare i mezzi tecnici del metodo, senza considerare il «grado di banalità» dellecaratteristiche tecniche della rivendicazione. La rivendicazione soddisfa l’Art. 52(1).



5 Marzo 2019

T 0258/03 Metodo di vendite all’asta

Case Law


15 novembre 2019

Thank you

Ufficio B&Z di ROMAVia Piemonte, 26

00187 Roma, ItaliaTel. +39 06 421771 Fax +39 06 4870273

[email protected]

Ufficio B&Z di VICENZAVia del Commercio, 56

36100 Vicenza, ItaliaTel. +39 0444 348210Fax +39 0444 348147

[email protected]

Ufficio B&Z di MILANOVia Borgonuovo, 1020121 Milano, ItaliaTel. +39 02 626131Fax +39 02 6598859

[email protected]

Ufficio B&Z di TORINOC.so V.Emanuele II, 61

10128 Torino, ItaliaTel. +39 011 0888500Fax +39 011 548050

[email protected]

Ufficio B&Z di BIELLAVia Lamarmora, 2113900 Biella, Italia

Tel. +39 015 [email protected]

Ufficio B&Z di RIMINIVia E. Rodriguez Senior, 13

47924 Rimini, ItaliaTel. +39 0541 791957 - Fax +39 0541 795927

[email protected]

Ufficio B&Z di PORDENONEPolo Tecnologico

Via Roveredo 20/b - 33170 Pordenone, ItaliaTel. +39 0434 507511- Fax +39 0434 507530

[email protected]

barzano-zanardo.com35

Documents

TUTELA BREVETTUALE E PROTEZIONE DELLE NUOVE …...(c) the server accesses a database of vendors to identify vendors offering at least one of the selected products; (d) the server determines,