[Blt] 기술경영을 위한 ip포트폴리오 전략 20160305 유철현 변리사

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기술경영을 위한IP 포트폴리오 전략

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BLT 특허법률사무소

유철현 대표변리사

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• 서울대 재료공학부 졸업

• Microsoft Certified Professional

• 정보통신산업기사

• 변리사

• 前) 나우리 정보기술(주) .NET ERP 및 G/W 개

발

• 前) 와이에스장 합동특허법률사무소 기계팀

• 前) 특허법인 가산 전자팀

• 現) BLT 특허법률사무소 대표변리사

소개

- 중소기업진흥공단 청년창업전용자금 심의위원

- 크라우드펀딩 플랫폼 『오픈트레이드』 IP 멘토단

- 창업진흥원 주관 2013년 실전창업리그 DSC 알파드림 멘토단

- 벤처캐피탈협회 주관 VC전문가과정 16기 수료

- ETRI 특허코디네이터 전임강사

- 발명진흥회 주관 지식재산능력시험(IPAT) 출제위원

- 서울디자인재단 디자인컨설턴트

- 국제지식재산연수원 IP리더 전임강사

- 대한변리사회 청년분과위원

- 삼성전자, 삼성디스플레이, 삼성테크윈, 삼성SDS 전담 변리사

유철현변리사


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소개

• Business, Law & Technology patent and law firm– 23 members (8 patent attorneys, 4 search experts)

– Start-up oriented IP (Intellectual Property) strategy consulting

– Start-up Investing

– IP monetizing


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• 자유경쟁 체제하에서 법적으로 인정된 유일한 독점수단

• IP는 독점 배타적인 권리

• 20년간 독점적인 실시(사용) 가능

기업과 IP 전략의 본질

=


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독점 배타적인 권리를 활용한 경쟁기업 견제


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IP에 대응하기 위한 기업의 전략


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IP에 대응하기 위한 기업의 전략


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• 기업의 가치 = 자산 = (유형자산 + 무형자산)

• 지식재산 ⊂ 무형자산

• 스타트업 유형자산 = lim𝑛→∞

𝑎

𝑛= 0

(※ a=과감하게 납입한 자본금, n=스타트업 생존기간)

• 스타트업의 가치 = (0 + 무형자산) ≒ 지식재산

스타트업에게 특허가 왜 필요한가? (1/3)


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• 초기 사업화 관점– 차별화 & 경쟁력이 있는 아이템인지 식별할 수 있는 수단– patentability

• 투자 관점– 시장에서 얼마나 경쟁력을 확보할 수 있는지에 대한 보증수단– valuation

• 사업운영 관점– 비즈니스모델/아이템 보호 & 시장 방어 수단– IP Portfolio

• 회수 관점– 조직의 지속성을 보증할 수 있는 수단– 기업가치 판단자료



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• 잘은 모르겠지만 어쨌건 우리는 테크 스타트업인 것 같다

• 가진 것은 사람, 아이디어, 기술 뿐이다

• 아이템이 하드웨어 중심이다

• 하필 분쟁이 많이 일어나는 분야이다

• 우리 아이템은 카피가 쉬울 것 같다

• 사실은 우리도 다른 업체 아이디어를 참고했다


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1. 지원사업을 적극 활용 (IP창출지원사업, BI 지원, B2G, 지자체-협회-재단 지원, R&D지원사업 사업비 등)

2. 특허출원 전 선행기술조사 필수!

3. Business Model 전체 검토를 통한 ideation

4. 되도록 단기간에 출원을 집중

5. Vertical Sector에 집중

6. 대표 개인명의로 특허확보

7. Pivot 가능성이 있는 경우 분산 포트폴리오 (BLT가출원)

8. BLT voucher

특허 확보 실무 전략

특허출원비 지원사업http://RIPC.ORG 참고

http://ripc.org/

특허출원비 지원사업http://RIPC.ORG 참고

http://ripc.org/

상표/디자인 해외출원 지원사업

http://www.ip-desk.or.kr/ 참고

http://www.ip-desk.or.kr/

특허청 해외특허출원지원사업

http://www.kipo.go.kr/ 참고

http://www.kipo.go.kr/


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1. IP가 모든 것을 해결해주지 않는다.

2. IP가 필요한 Sector가 별도로 존재한다.

3. IP를 비즈니스적으로 활용하라.

4. 체계적인 IP 포트폴리오를 구축하라.

초기 특허전략 핵심요소 4가지


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1. 특허가 모든 것을 해결해주지 않는다


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• 특허를 출원했다 또는 특허를 받았다는 것과자신이 실행하고 있는 비즈니스를 독점한다는 것은여러가지 이유로 인해 다른 이야기가 될 수 있다.

• Business sector ≠ Patent Claim scope

• 지식재산권은 기본적으로 기존의 아이디어들에 비해 새로울(신규성) 뿐만 아니라 개선된(진보성) 아이디어를 보호하는 제도

• 이미 많은 기술이 공개된 상황에서 공개되지 않은 내용을 발굴하고 이를 출원하여 자신이 원하는 scope로 특허권을 선점하는 것은 매우 어렵다



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특허를 어떠한 권리범위로 등록 받았는지가 중요


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1. 특허가 모든 것을 해결해주지 않는다거래 서비스 서버와 무선링크를 수행하기 위한 무선 통신모듈,

상기 무선 통신 모듈을 통해 수신한 데이터를 기저대역의 신호로 처리하는 신호 처리 모듈,WAP 프로토콜을 사용하여 상기 거래 서비스 서버로부터 수신되는 화면정보를 표시하는 왑브라우저 모듈,이동 통신 단말기의 사용자 인증을 수행하는 인증 모듈, 및상기 거래 서비스 서버로부터 수신되는 거래 화면 정보와 사용자 정보를 저장하는 메모리를 포함하여 이루어지며,탑재된 플랫폼은 BREW(Binary Runtime Environment for Wireless), GVM(General Virtual Machine), KV(Kilobyte

Virtual Machine), MAP(Mobile Application S/W Plug-in), SK-VM(SK-virtual Machine), WIPI(Wireless InternetPlatform for Interoperability) 중 하나를 포함하는 것으로,

상기 거래 서비스 서버에 무선 통신망을 통해 접속하여 상기 거래 서비스 서버로부터 제공되는 화면 정보를 수신하여 탑재된 왑브라우저를 이용하여 거래 화면을 제공하는 이동 통신 단말기;

아이템 거래를 진행하는데 필요한 각종 거래 화면을 저장하는 거래 화면 DB,상기 이동 통신 단말기의 거래 요청에 따라 상기 거래 데이터 서버의 아이템 거래 관련 데이터를 변경하여 아이템의 거래

를 수행하는 아이템 거래 수행부,상기 이동 통신 단말기로부터 해당 거래 화면에 대한 요청이 있는 경우 거래 화면 DB에서 해당 거래 화면 정보를 검색하

고 거래의 진행에 따른 결과값을 해당 거래 화면 정보에 적용하는 거래 화면 결과 처리부,상기 이동 통신 단말기의 설정된 세션의 유지 및 관리를 수행하는 세션 관리부, 및상기 이동 통신 단말기로부터 가입자의 인증정보가 수신되는 경우 상기 거래 데이터 서버와 연동하여 가입자의 인증을

수행하는 인증 처리부를 포함하여 이루어지며,상기 이동 통신 단말기와 무선 통신망을 통해 링크되어 상기 이동 통신 단말기의 요청에 따라 상기 이동통신 단말기 각각

의 플랫폼에 맞게 생성된 거래화면정보를 상기 이동 통신 단말기에 제공하여 거래 절차를 수행하는 거래서비스 서버;회원 정보가 저장된 회원정보 DB,각종 게임 아이템을 저장하고 관리하는 아이템 DB,거래상에서 발생하는 내역을 저장하고 관리하는 거래 내역 DB,거래를 위한 다양한 화면 정보나 서식 정보가 저장된 웹 정보 DB, 및가입자의 인증을 수행하는 인증처리부를 포함하여 이루어지며,상기 이동 통신 단말기를 통해 상기 거래 서비스 서버에 접속하여 아이템 거래와 관련된 각종 데이터를 저장하는 거래 데

이터 서버; 및인터텟상에서 회원등록을 통해 상기 가입자의 인증정보를 획득하기 위한 인터넷 사이트를 운용하는 유선 인터넷 서버;를

포함하는 이동 통신 단말기를 이용한 게임 아이템 거래 시스템에 있어서,상기 이동 통신 단말기의 인증 모듈은 게임 아이템 거래시에 가입자의 거래확인 및 결제를 위해서 가입자의 인증정보를

요청하는 경우에, 가입자로부터 입력된 주민번호와 이동 통신 단말기에 미리 입력되어 있는 이동 통신 단말기의 전화번호를 인증정보로 상기 거래 서비스 서버에 전송함으로서, 이를 수신한 거래 서비스 서버의 인증처리부에서 거래 데이터 서버의 인증처리부와 연동하여 거래 데이터 서버에 저장된 가입자의 주민번호와 전화번호 정보와 상호 비교하여 일치하는 경우에만 인증을 성공적으로 완료하게 하며,

상기 거래서비스 서버는 WML를 이용하여 생성된 거래화면 정보를, 그리고 상기 거래데이터 서버는 XML을 이용하여 각정보와 데이터와 거래 결과를 각각 저장하되, 상기 거래서비스 서버와 거래데이터 서버는 COM+를 통하여 데이터를 송수신하도록 구성되며,

상기 이동 통신 단말기의 왑브라우저 모듈은 사용자로부터 임의의 거래 화면을 요청받으면 그 시점의 시간정보를 해당화면 정보의 URL에 첨부하는 절차를 수행하여 이동 통신 단말기에서 히스토리백 기능과 북마크 기능을 차단하도록 구성되며,

상기 거래서비스 서버의 세션 관리부는 이동 통신 단말기로부터 로그인 정보와 함께 모든 거래 화면 페이지마다 첨부되는 실행 시간 파라미터를 활용하여 로그인 후 응답 시간을 체크하여 페이지 이동 간격이 일정 시간을 초과할 경우 응답 시간 초과로 간주하여 강제 로그 아웃을 시키는 것을 특징으로 하는 이동 통신 단말기를 이용한 게임 아이템 거래 시스템.

SYSTEM FOR TRADING GAME ITEMS USING MOBILECOMMUNICATION TERMINAL AND METHOD THEREOF (이동 통신 단말기를 이용한 게임아이템 거래 시스템 및 그 게임 아이템거래 방법)

등록특허 10-0522454

특허 침해 불가능


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• 그렇기 때문에…

(1) 현실을 인식하고

(2) 독점 가능한 범위를 추려내고

(3) 선점 가능한 기술을 타겟팅하는 것이 중요함



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• 기술기반 스타트업이 아니라면 IP가 큰 힘을 발휘하기 어렵다 (출원-등록 자체가 challenge)

• 특허 보호가 어려운 유형

2. 특허가 필요한 Sector가 별도로 존재한다.

<O2O / 커머스> <소셜플랫폼> <MCN / 컨텐츠>


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• 플랫폼에서 거래되는 대상이 다르다는 것 자체만으로는특허성을 어필하기 어려움

• 특허청 심사관 눈에는…


= = =

기본 비즈니스 모델만으로는 특허 확보가 불가능= 특허 확보를 위한 차별화된 포인트가 필요


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PCT/US2014/024713

AUTOMATED DETERMINATION OF BOOKING AVAILABILITY FOR USER SOURCED ACCOMMODATIONS (사용자 제공 숙박시설에 대한 예약 가능성의 자동 결정)

※ 예약의 확률(PB)은 검색 결과들을 게스트에게 제시하기 전에숙박 시설들의 순위를 매기는데 이용


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10-1020628

METHOD FOR SELLING BUNDLE DISCOUNT COMMODITIES IN THE ELECTRONIC COMMERCE AND COMPUTER READABLE RECORD MEDIUM ON WHICH A PROGRAM THEREFOR IS RECORDED(인터넷을 이용한 전자상거래에서의 묶음할인 상품 판매방법 및 이를 실행하기 위한프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체)

※ 구매자 입장에서 저렴하게 복수개의 상품을 구매할 수 있으며, 판매자는 구매자로 하여금 대량 구매를 유도


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기본 구조는 매우 단순함= 카피가 용이함= 아이템 보호를 위한인위적인 허들이 필요


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• 국내외 총 100여개의특허/실용신안/디자인

• 이어마이크로폰의 다양한 구조를 각각 특허로보호

• 1개의 제품에 대한 철저한 IP 포트폴리오 준비


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• 정리하자면…– tech startup에 가까울수록

– copy가 쉬운 단순한 구조일수록

– 하드웨어 기업일수록

…IP전략이 중요



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특허가 필요한 Sector에서 특허준비가 부실하면…


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http://www.bloter.net/wp-content/uploads/2014/12/xiaomi_800.jpg

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샤오미가 주변기기로 제품을 확장하는 이유?

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샤오미가 주변기기로 제품을 확장하는 이유?

1. 특허 리스크가 높은 스마트폰 & 패드 시장에 대한 매출의존도를 낮추기 위함

2. 상대적으로 독점적인 특허를 보유한 기업이 없는 시장(특허 리스크가 낮은 영역)에 매출을 분산

=> 특허 리스크 관리 차원


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• 미국 등 해외 시장에서는 IP 침해에 따른 징벌적 손해배상액수가 천문학적인 수준

• 해외 진출 스타트업은 글로벌 IP 구축이 반드시 필요함※ 일본 등 일부 시장에서는 바이어 또는 로컬 비즈니스 네트워크시에 IP

보증을 반드시 요구



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• 불완전한 IP 포트폴리오를 가지고 특허침해소송을 하는것은 능사가 아니다

ex) CPI 특허 관련 분쟁

3. IP를 비즈니스적으로 활용하라


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• 불완전한 IP임에도 이를 적극적으로 활용하여 상대 기업을 견제하고, 협상을 통해 원하는 계약을 얻어낼 수 있음

• 소송은 가장 마지막 수단(침해소송은 unlimited time charge base)



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• 기업 value-up & 투자 deal에 활용 (VC, angel, 기보, 신보, IP담보대출)

• 정부지원과제 가산점 & 벤처 인증 등 혜택

• 경고장 만으로도 충분한 심리적 위협을 줄 수 있음

• IR/PR 활용 및 기업의 적극성/아이템에 대한 확신을 표출하는 수단

• IP 매매 등 회수 수단

• 앱 마켓 등 플랫폼 단에서 견제 수단

• etc



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• 기술기업 M&A는 IP를 확보하는데 큰 의미가 있음

• IP가 잘 갖추어진 스타트업/벤처기업이 증가하면,외국 케이스와 같이 IP 확보목적의 중소형 M&A 딜도 활발해질 것으로 예상됨.



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• 애플 케이스


출처: 애플사 특허포트폴리오 분석을통한 미래전략 예측 - 2013.11

(한국지식재산전략원 배진우 박사)


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특허경영기업 사례 - 질레트


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• 1990년 출시

• 10년간 1위

• 세계 시장 70% 점유

• 10년 이상의 연구

• 2억 달러 규모의 투자수십개의 입체적특허포트폴리오


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대상물의 범위를 한정(=세분화)


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US 5,010,646

US 5,027,511

US 5,430,939

US 4,813,131

US 4,785,534 US D377,237US 5,113,585


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IP 포트폴리오 구축

<IP포트폴리오?>

- 기업의 제품/서비스에 대한 지식재산 권리보호수단- 제품/서비스를 분석하여 다각도에서 필요한 IP를 다양하게 설계

최근 3년간 특허출원 29건 중 97% 등록

28

1

등록

심사중

광고BM디바이스구조전극패드사용성 관점두뇌자극방법전극제어알고리즘건식전극구조EEG 측정알고리즘tDCS 제어알고리즘뇌파 예측 알고리즘직류자극방법교류자극방법뇌파데이터 BM컨텐츠 연계 BM뇌파 전송(텔레파시)


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• IP 포트폴리오 = 관련된 IP 간에 유기적으로 결합된 상태

- 하나의 제품이나 아이디어에 대한 입체적인 보호방안

- 특정한 이벤트 대비용 (M&A, 분쟁, 상장)cf. Nest labs, Theranos, Motorola 등

4. IP 포트폴리오


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<IP포트폴리오를 제대로 구축하려면..>

- 기업의 제품/서비스에 대한 공유 (NDA included)

- 제품/서비스의 본질적인 요소 분석 (BM 이해)

- 기존에 존재하는 선행특허의 면밀한 검토

- 아이디어 밸류업 과정 진행

- 독점 권리 확보를 위한 특허권리범위 설계

Solution for what to do and how to do


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• IP 포트폴리오 전략

- 기업이 커버할 수 있는 범위의 한계를 고려하여 IP를 특정분야에 집중하는 것이 필요

- 출원을 단기간 내에 구축하는 것이 필요 (1년 내외)

- 출원이 장기간에 거쳐 지속적으로 이어질 경우 앞선 자기특허에 의한 rejection 발생



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• 특허 가출원 제도를 활용하여 cost down 할 수 있는 단계적인 접근도 필요

(1) flip이나 pivoting을 고려하여 다양한 관점에서 특허가출원을 뿌린다

(2) 비즈니스를 성장시킨다

(3) 1년 이내에 가출원 중 의미있는 가출원을 선별하여 정식으로 출원을 진행한다

4. 초기 사업화 단계의 IP 포트폴리오


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• 정량적인 숫자도 큰 의미가 있음(비용이 허락하는 한 되도록 나눠서 진행)

• 중장기적인 road-map 을 고려하여 미래지향적인 방향성구축

• 경쟁업체 IP 동향 필수

• BLT IP Voucher 활용 (cf. 실리콘밸리 로펌)



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<참고>

<BLT voucher>

- IP 포트폴리오 확보 및 활용에 필요한 비용을 voucher로 발행

- Voucher 와 스타트업 지분 교환

- 통상 지분 3% 이내

- Voucher 범위 내에서 BLT IP 서비스 활용

= 현물 지분 투자


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<특허 전략기법의 최종목표>기업 비즈니스 영역에 대한 IP 포트폴리오 구축


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1. Hardware, Device, Biotech, IoT, Wearable, Medical, Fintech

2. Software, Solution, Mobile app, Web, Platform

3. Commerce, O2O

4. Contents, Media

비즈니스 분야별 특허전략


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- 특허분쟁이 빈번함

- 신규 사업 영역에 대한 특허 주도권 확보가 필요

- 분쟁 발생시 규모가 매우 큰 영역

- 특허침해 여부가 직관적으로 판단 가능


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#한경희생활과학 – 스팀청소기


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2. Software, Solution, Mobile app, Web service, Platform

- 공통적으로 소프트웨어 특허의 영역

- 차별화되는 알고리즘, 아키텍쳐 위주로 전략 수립

- UI-UX의 경우 특허 가능성이 높지 않기 때문에 철저히 등록가능성 검증

- Business Method 특허를 확보하기 위해서는 아이템 특성에 따른 기술적인 특징이 반영되어야 함


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2. Software, Solution, Mobile app, Web service, Platform


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3. Commerce, O2O

- 기본적으로 순수한 영업 기반 비즈니스인 경우 어렵다

- 특허가 그리 중요하지 않은 비즈니스 영역

- 서비스 실행 방식이나 구조에 특별한 점이 있다면 BM특허로 시도해볼 수 있음


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3. Commerce, O2O


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4. Contents, Media

- 기본적으로 특허는 불가능- 컨텐츠나 미디어는 저작권의 영역- 다만, delivery 방식 등 기술적인 요소가 있으면 보호 가능- 저작권은 보호범위가 매우 협소하기 때문에 variation을 통해

다수 건을 등록하는 것이 중요


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4. Contents, Media


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