ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗАЛОГОВЫХ СДЕЛОК С ОБЪЕКТАМИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Сергей Медведев старший юрист

Городисский и Партнерыmedvedevs@gorodissky.ru

LES СЕМИНАР: «ЗАЛОГ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

6 декабря 2013 г г. Москва

ПРАВОВАЯ БАЗА

ЗАКОНЫ• Гражданский кодекс РФ (глава 23 и раздел VII)• Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 N 2872-1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ И ПРАВИЛА• Административный регламент утв. Приказом Минобрнауки РФ от

29.10.2008 N 321• Правила регистрации договоров о распоряжении исключительным

правом утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 1020• Правила регистрации договоров о распоряжении исключительном

правом на СД утв. Постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 N 384

СУДЕБНЫЕ АКТЫ• Постановление ВАС РФ от 17.02.2011 N 10• Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29• Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 N 6/8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЛОГОМ

основное обязательство (кредит, заем)

обеспечение обязательства

(залог)

ОБЕСПЕЧЕННАЯ СДЕЛКА

ПОНЯТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОГА

По договору залога кредитор по обеспеченному залогом обязательством

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно

перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество

(залогодателя), за изъятиями установленными законом (п. 1 ст. 334 ГК РФ)

В случаях и в порядке, которые установлены законами, удовлетворение требования

кредитора по обеспеченному залогом обязательству (залогодержателя) может

осуществляться путем передачи предмета залога в собственность залогодержателя (п.

1 ст. 334 ГК РФ)

NB: В договоре о залоге [движимого] имущества, который предусматривает

внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное движимое имущество и

сторонами которого являются юридические лица и (или) индивидуальные

предприниматели, в обеспечение обязательств, связанных с предпринимательской

деятельностью, стороны также могут указать один способ или несколько способов

реализации предмета залога, в том числе предусмотреть следующие положения: (1)

оставление за собой предмета залога залогодержателем; (2) продажа предмета залога

третьему лицу залогодержателем или комиссионером, действующим на основании

заключенного между ним и залогодержателем договора комиссии (п. 3 ст. 28.1 Закона о

залоге)

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЗАЛОГА

ЗАЛОГформа распоряжения

форма обеспечения

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ЗАЛОГА

отчуждение оценка

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ (ИМУЩЕСТВЕННОЕ)

ПРАВО

личные (неимущественные)

права

иные права (право следования,

право доступа)

ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

ИП

объекты авторского права и смежных

прав

программа для ЭВМ и база данных

объекты патентного

права и ноу-хау

товарный знак и знак

обслуживания

топология интегральной микросхемы и селекционное

достижение

НЕ ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

ПРАВО

произведение и исполнение

(принадлежащее автору/исполнителю)

секретное изобретение и

право следования

коллективный знак и наименование места

происхождение товара

фирменное наименование и коммерческое обозначение

ВИДЫ ЗАЛОГОВЫХ СДЕЛОК

ЗАЛОГОВЫЕ СДЕЛКИ

залог права использования ОИС

(«залог права на лицензию»)

залог прав требований на доходы от

использования ОИС («залог

права на роялти»)

залог прав лицензиата

залог исключи тельного

права

ИНЫЕ ВИДЫ ЗАЛОГОВ

залог суб-сублицензионных прав?

Рег. №312674 Рег. №304004

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАЛОГА

ЗАЛОГ

государственнаярегистрация

договора

письменная форма

договора

РЕГИСТРАТОР

РОСПАТЕНТ

товарный знак и знак обслуживания

объекты патентного права (изобретение, полезная модель,

промышленный образец

топология интегральной микросхемы (если зарегистрирована)

РЕГИСТРАЦИЯзаявление о регистрации

(по форме)

документ об уплате пошлины

договор о залоге или выписка (2 экземпляра)

копия (незаверенная) договора или выписки

доверенность (в случае представительства)

РОСПАТЕНТ

РЕГИСТРАТОР

МИНСЕЛЬХОЗселекционное

достижение

РЕГИСТРАЦИЯ

заявление о регистрации

документ об уплате пошлины

договор о залоге в отношении одного СД (3 экземпляра)

доверенность (в случае представительства)

МИНСЕЛЬХОЗ

СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ

РОСПАТЕНТ

2 месяца

МИНСЕЛЬХОЗ

20 рабочих дней

ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЛОГОВ

Основной Основной Основной ОсновнойОсновной

Основной

Основной

ТЗРИД

ЗАЛОГ НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

ИП

объекты авторского права и смежных прав

программа для ЭВМ и база данных ноу-хау

УЧАСТНИКИ ЗАЛОГА

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ (ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ)

должник

третье лицо

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

кредитор

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ

предмет залога

оценка предмета

основное обязательство

объем прав

место нахождения «предмета»

ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ

номер охранного документа

дата регистрации/выдачи охранного документа

название/описание ОИС

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТА

соглашение сторон

независимая оценка

ОСНОВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

существо

размер

срок

ОБЪЕМ ПРАВ

полный объем

определенные пределы

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ «ПРЕДМЕТА»

ОХРАННЫЙ ДОКУМЕНТ

залогодатель

залогодержатель

ОСОБЕННОСТИ ЗАЛОГОВЫХ СДЕЛОК

использование и распоряжение

предметом залога

срок действия залога

последующий залог

права и обязанности сторон

ДЕЛО АГРОТЕХМАШ VS РОСПАТЕНТ (РЕШЕНИЕ АСГМ № А40-127398/2011-27-1124)

Фабула дела: 18 ноября 2009 года между заявителем и третьим лицом был заключен договор

№090209/003-14/2 о залоге исключительных прав на товарные знаки ТЕРРИОН/TERRION в обеспечение исполнения обязанностей ЗАО «Агротехмаш-Т» (заемщика) по двум договорам об открытии кредитной линии; договор зарегистрирован Роспатентом 22 марта 2010 года за №РД0062211

в период с 30 июня 2010 года по 31 мая 2011 года между сторонами договора подписано семь дополнительных соглашений об изменениях условий обеспеченного залогом обязательства; письмами от 16 мая 2011 года, 22 июля 2011 года залогодатель (заявитель) направил в Роспатент пакет документов для государственной регистрации изменений к договору о залоге

Роспатент отказал заявителю в регистрации изменений к договору о залоге, основываясь на том, что по сведениям государственного реестра срок действия договора о залоге истек 24 февраля 2011 года.

Решение по делу: суд установил, что договор залога не содержит условия о сроке его действия; в

соответствии с пунктом 7.4 договор прекращается «надлежащим исполнением обязательств заемщика по договору об открытии кредитной линии либо полной реализацией предмета залога – в зависимости от того, что наступит ранее»; таким образом, оснований для внесения сведений о сроке действия договора до 24 февраля 2011 года у Роспатента не имелось.

кроме того, Административный регламент Роспатента по осуществлению функции ведения реестров зарегистрированных ОИС не содержит положения о внесении в реестр сведений о сроке действия договора залога исключительных прав

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННЫЕ ПРАВА

порядоксудебный внесудебный

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДА ЗАЛОЖЕННЫХ ПРАВ

договор об отчуждении

лицензионный договор

протокол о результатах торгов и акт приема-

передачи

судебные акты (определение, решение)

ДОКУМЕНТЫ

ЗАЛОГОВЫЕ РИСКИневозможность обращения взыскания (отказ Роспатента в регистрации перехода ИП на ТЗ)

трудности при реализации предмета залога (ограниченность рынка интеллектуальной собственности)

обесценивание предмета залога (уменьшение стоимости заложенного ИП на ПТ)

утрата предмета залога (прекращение правовой охраны ОИС)

признание сделки недействительной (отсутствие необходимых существенных условий в договоре)

исчезновение предмета залога (утрата режима конфиденциальности)

«непрозрачный» предмет залога (отсутствие регистрации ОАП и сделок с ним)

МИНИМИЗАЦИЯ ЗАЛОГОВЫХ РИСКОВ

страхование предмета

залога

замена предмета залога

удовлетворение из иного

имущества должника?

внесудебный порядок

обращения взыскания

залог будущих

прав?

залог материального

носителя

ПРИМЕРЫ «БРЕНДОВЫХ» ЗАЛОГОВ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ»Россия, 129090, Москва, ул. Б. Спасская, д. 25, стр. 3

тел.: +7 (495) 937-1165, факс: +7 (495) 937-6104

www.gorodissky.ru