COMISSÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PIRATARIA – … · exame da adesÃo do brasil ao protocolo de madri A OAB/RJ instituiu, em 2007, a Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria

O R D E M D O S A D V O G A D O S D O B R A S I L

S e ç ã o d o E s t a d o d o R i o d e J a n e i r o

COMISSÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PIRATARIA – CPIP DA OAB/RJ

PARECER A RESPEITO DA POSSÍVEL ADESÃO DO BRASIL AO

TRATADO INTERNACIONAL CONHECIDO POR “PROTOCOLO DE

MADRI DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS”:

RECOMENDAÇÕES AOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

BRASILEIROS

Rio de Janeiro, 19 de março de 2008

APRESENTAÇÃO

O presente estudo foi redigido pelo grupo de trabalho formado pelas advogadas Paula Mena

Barreto, Daniela Bessone, Elaine Ribeiro do Prado e Vivian de Melo Silveira, todas nomeadas pela

Presidência da Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da Seccional do Estado do Rio de

Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil – CPIP- OAB/RJ. As integrantes deste grupo de

trabalho reuniram-se ao longo de um ano, mais de uma dezena de vezes, para discutir

profundamente todos os aspectos do Protocolo de Madri, inclusive com consultas a colegas

estrangeiros e extensa pesquisa de direito comparado. Deve-se elogiar o espírito democrático do

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que enviou representante para uma dessas

reuniões a fim de debater com as participantes do grupo de trabalho vários aspectos do Protocolo

de Madri a respeito dos quais havia dúvidas. Este trabalho também contou com comentários

valiosos do advogado Luis Fernando Matos Jr., integrante da CPIP-OAB/RJ. A todos, os

agradecimentos da Comissão e os parabéns pelos méritos que este trabalho possa ter. Eventuais

falhas são de exclusiva responsabilidade do coordenador deste parecer, que este subscreve.

Este parecer foi aprovado na data de hoje, unanimemente, por todos os membros da CPIP que

compareceram à votação.

Gabriel F. Leonardos Presidente da CPIP-OAB/RJ

Coordenador do Parecer

Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Rio de Janeiro –

CPIP-OAB/RJ - Parecer sobre o Protocolo de Madri – Março de 2008

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1. INTRODUÇÃO : A COMISSÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PIRATARIA DA OAB/RJ E O EXAME DA ADESÃO DO BRASIL AO PROTOCOLO DE MADRI

A OAB/RJ instituiu, em 2007, a Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria – CPIP, que se

dedica ao estudo de assuntos relativos à propriedade industrial, i.e., relacionados a marcas,

patentes, desenhos industriais e concorrência desleal, quer no plano judicial, quer no administrativo,

bem como às ações destinadas a combater a violação de tais direitos.

Os membros da CPIP concluíram que um dos assuntos mais controversos e relevantes no atual

cenário da propriedade intelectual no País, que mudará essencialmente a forma de trabalhar

daqueles que prestam serviços na área, bem como o modo de empresas e pessoas físicas

protegerem suas marcas, é a possível adesão do Brasil ao tratado internacional denominado

“Protocolo Relativo ao Acordo de Madri Concernente ao Registro Internacional de Marcas”

(doravante referido, simplesmente, como “Protocolo de Madri” ou “Protocolo”).

O Protocolo de Madri integra, ao lado do “Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de

Marcas” (doravante referido, simplesmente, como “Acordo de Madri”), o chamado “Sistema de

Madri”, que institui mecanismo centralizado de obtenção e manutenção de registros de marca nos

países signatários.

Como será abordado no curso deste trabalho, o Brasil aderiu ao Acordo de Madri no início do

século XX, tendo, entretanto, decidido denunciá-lo em 1934. O Acordo de Madri continua ainda hoje

em vigor (para os países que o integram, o que não é o caso do Brasil), mas o sistema por ele

criado foi aperfeiçoado pelo Protocolo.

A partir da adesão ao Protocolo de Madri de países ou comunidades político-econômicas

internacionais de maior relevância no cenário econômico mundial, como os Estados Unidos e a

União Européia (tendo esta aderido como se um país fosse, o que, na prática, ocorre através da

ligação do Protocolo ao sistema unificado de registro de marca comunitária, administrado pelo

Escritório Europeu de Marcas 1), aumentou a pressão internacional para que o Brasil também

aderisse ao Protocolo, e o assunto voltou à pauta de governantes, empresários, advogados e

agentes da propriedade industrial.

1 O Escritório Europeu de Marcas possui o nome de “Escritório para Harmonização do Mercado Interno” e fica situado na cidade de Alicante, na Espanha.



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Além disso, o tema foi bastante debatido a partir de meados da década de 1990, em meio às

intensas discussões acerca da constituição da ALCA – Área de Livre Comércio das Américas (que,

atualmente, parece uma possibilidade remota). De fato, em todas as sugestões de textos de

tratados apresentadas pelos Estados Unidos, sempre surgia como uma condição de admissão à

ALCA a adesão dos países interessados ao Protocolo de Madri.

Desde então, o assunto começou a ser intensamente discutido no Brasil em seminários; estudos

foram feitos; associações dedicaram-se ao tema. Deveria o Brasil aderir ao Protocolo? Qual o

custo da adesão para o Brasil? Estaria o Brasil preparado para tanto? Qual o impacto dessa adesão

na economia nacional e para o empresariado brasileiro? Haveria conseqüências para os

profissionais brasileiros – advogados e agentes da propriedade industrial – que prestam serviços na

área? O nosso Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI (“INPI”) estaria preparado para

cumprir as tarefas decorrentes dessa adesão? Com todas as dificuldades pelas quais o INPI tem

passado, sobretudo no que diz respeito à falta de recursos para equipar-se (não só com a

contratação e o treinamento de funcionários, mas com a aquisição ou o desenvolvimento de

sistemas de computação mais ágeis, dentre outros aspectos), seria de fato viável a adesão do

Brasil sem prejudicar o usuário brasileiro? Essas e outras perguntas começaram a ser feitas e

careciam de respostas fundamentadas.

Muito se debateu, como se verá mais à frente, e muito pouco se concluiu.

Com isso, a Comissão identificou a necessidade de avaliar, do ponto de vista jurídico, o Protocolo e

sua viabilidade prática no Brasil, em consonância com a legislação nacional pertinente à matéria.

Tendo em vista a decisão, aparentemente já tomada, do Poder Executivo brasileiro de formalizar a

adesão do Brasil ao Protocolo, este estudo tem escopo eminentemente prático e jurídico, no sentido

de formular aos Poderes Executivo e Legislativo de nosso país recomendações a fim de que tal

adesão seja levada a efeito sem prejuízo da proteção dos interesses das empresas e dos

profissionais nacionais, tal como já fizeram outros países que hoje são parte do Protocolo.



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2. O SISTEMA DE MADRI: O ACORDO DE MADRI E O PROTOCOLO DE MADRI

Como antecipado acima, o Sistema de Madri é formado por dois tratados: o Acordo de Madri, de

1881, e o Protocolo de Madri, de 1989 (que entrou em vigor nos países signatários em 01 de

dezembro de 1995 e passou a ser aplicado em 01 de abril de 1996).

Um Estado pode ser membro apenas do Acordo, apenas do Protocolo, ou de ambos. Para um

Estado fazer parte do Acordo ou do Protocolo, ele precisa ser membro da Convenção da União de

Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (“CUP”). O Brasil é um dos signatários originais da

CUP, desde a sua instituição, no século XIX (Decreto n° 9.233, de 28/06/1884), tendo ratificado as

suas sucessivas revisões – da Haia, de 1925 (Decreto n° 19.056, de 31/12/1929), e de Estocolmo,

de 1967 (Decretos nº 75.572, de 08 de abril de 1975, nº 635, de 21/08/1992, e nº 1.263, de

10.10.1994).

O Sistema de Madri é administrado pelo Escritório Internacional (“Escritório Internacional”) da

Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (“OMPI”), tendo dois objetivos

fundamentais: (a) viabilizar o simultâneo registro de marcas em diferentes jurisdições; e (b) facilitar

a administração desses registros, uma vez que o registro internacional é único, valendo para todos

os países membros do Sistema de interesse do titular.

Assim, o objetivo do Sistema é simplificar a obtenção de registro de marcas em cada país de

interesse do titular do registro, através de um único registro internacional, cujos efeitos podem ser

estendidos aos diversos países membros do Acordo ou do Protocolo. O registro internacional é

necessariamente baseado em um registro nacional (no caso do Acordo), e em um pedido ou

registro nacional (no caso do Protocolo).

É importante mencionar que os países industrializados de grande importância para a economia

mundial, como Estados Unidos, Japão e Inglaterra, não aderiram ao Acordo. Vários fatores

explicam esse fenômeno. O primeiro deles é o financeiro. Para esses países, dentre outros, em que

existe um exame extensivo e de mérito efetuado por técnicos especializados, as taxas oferecidas

aos Escritórios Locais pela OMPI, para a extensão em seus territórios do registro internacional da

marca, no âmbito do Acordo, pareciam insuficientes. Outros três fatores para a não adesão de

diversos países ao Acordo eram: (a) o fato de a língua oficial do Acordo ser o francês, (b) o fato de

o registro internacional ser, necessariamente, baseado em um registro-base e não também em um

pedido de registro-base, e (c) o fato de o país para o qual foi solicitada a extensão dispor de



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apenas 1 (um) ano para apresentar sua decisão final acerca da viabilidade da proteção da marca

em seu território.

Com o advento do Protocolo, tais fatores foram alterados e a adesão pareceu interessante e viável

a esses e outros países. O que mudou: (a) os países membros passaram a ter a liberdade de

cobrar taxas diferenciadas, individuais, até o valor das suas taxas nacionais, para processar o

pedido de extensão do registro internacional ao seu território; (b) as línguas oficiais do tratado

passaram a ser o francês, o inglês e o espanhol – o que permitiu que diversos países aderissem,

sem a necessidade de tradução de documentos e publicações; (c) o registro internacional passou a

poder ser baseado em um pedido nacional, e não mais apenas em um registro nacional; e (d) o

país para o qual foi solicitada a extensão passou a dispor de 18 (dezoito) meses para apresentar

sua decisão, e não 1 (um) ano, como no caso do Acordo.

Esses fatores estimularam a adesão de uma série de países ao Protocolo, entre eles Estados

Unidos, Austrália, Inglaterra, Japão, Portugal e a própria União Européia.



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3. HISTÓRICO

Como visto acima, o Brasil foi subscritor original do Acordo de Madri, tendo-se mantido atualizado

nas novas versões do Acordo até 1929. Porém, em 1933, em resposta aos apelos do empresariado

nacional da época, o Brasil decidiu denunciar o Acordo, por iniciativa do Deputado Joaquim Pedro

Salgado Fº, então Ministro da pasta do Trabalho, Indústria e Comércio. Os países signatários do

Acordo foram notificados da denúncia e, após o decurso do prazo anual para efetivação desta,

encerrado em 1934, foi editado o Decreto n° 196, de 31 de dezembro de 19342, que a formalizou

internamente.

Segundo os comentários de Francisco Antônio Coelho, Diretor-Geral do Departamento Nacional da

Propriedade Industrial – DNPI (órgão antecessor do INPI), publicados em 1935, na Revista de

Direito Industrial, as razões que levaram à denúncia do Acordo – algumas das quais aplicáveis, hoje

em dia, ao Protocolo – podem ser assim resumidas:

(i) O Acordo não comportava (e, ainda hoje, não comporta) a cobrança de retribuições

individuais, pelos países membros, para o processamento dos pedidos de extensão. Com isso, o

Brasil recebia, apenas, um quarto das retribuições arrecadadas pelo Escritório Internacional no

tocante aos pedidos de proteção das marcas internacionais no País. Essa participação nas

2 Em artigo intitulado “O Protocolo de Madri desafia a soberania. A questão do Acordo Internacional de Marcas de 1891”, publicado no Valor Econômico de 04/06/2002, narra Newton Silveira:

“O Decreto nº 5.685, de 1929, aprovou conjuntamente a Revisão de Haia da Convenção de Paris e dois Acordos de Madri de 14 de abril de 1891, o primeiro, relativo à Repressão das Falsas Indicações de Procedência, e o segundo, relativo ao Registro Internacional de Marcas. Este último foi denunciado pelo Brasil e revogado pelo Decreto nº 196, de 1934. Nesse texto, subscrito pelo presidente Getúlio Vargas, se assinala que tal denúncia foi motivada por "reiterados apelos das classes produtoras do país".

Na Revista de Direito Industrial de 1935, o Dr. Francisco Antonio Coelho, então Diretor Geral do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, publicou artigo sob o título ‘A denúncia do Acordo de Madri’. Nesse artigo, o autor destaca tal decisão como patriótica, resultado ‘de uma campanha há longos anos sustentada pelos órgãos mais representativos das nossas classes conservadoras, notadamente as Associações Comerciais do Rio de Janeiro e de São Paulo’.Devia-se isso ‘à necessidade de interromper o registro automático das marcas internacionais que, em virtude do citado Acordo, eram encaminhadas pelo Bureau Internacional de Berna, serviço esse que, além dos ônus administrativos, tantos prejuízos vinha causando aos nossos industriais e comerciantes’.

Mais adiante, acrescenta: ‘Aliás, esse serviço, devido à falta de elementos necessários, sempre foi muito precário e era motivo de constantes reclamações que somente uma organização dispendiosa poderia evitar. Isso, porém, não se justificaria, tanto pelas exíguas vantagens auferidas como à imperiosa necessidade de restringir as despesas públicas’.

E justifica: ‘Era impossível, porém, continuar indiferente às queixas dos nossos industriais e comerciantes a cujos sinais distintivos se negava proteção legal, sob o fundamento de imitarem marcas internacionais destinadas a produtos ou artigos que, inúmeras vezes, são totalmente desconhecidos e não têm curso nos nossos mercados’.”



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retribuições era exígua e não compensava adequadamente os custos incorridos pelo DNPI na

análise de mérito do grande volume de pedidos recebidos no âmbito do Acordo. Como se verá em

maior detalhe a seguir, o Protocolo de Madri, diferentemente do Acordo, permite a cobrança

individual de taxas pelos países signatários, desde que limitadas aos valores cobrados dos

depositantes nacionais;

(ii) Nações já importantes na época, com largo comércio e exportação, tais como Inglaterra,

Estados Unidos e Japão, nunca fizeram parte do Acordo. No continente americano, apenas México

e Brasil eram signatários. Afinal, indagava Francisco Antônio Coelho, “se tais países não aderiram,

por que o Brasil deveria se manter preso ao Acordo”? A crítica não mais se aplica ao Protocolo, ao

qual os aludidos países, entre outros de semelhante relevância no mercado internacional, já

aderiram;

(iii) Desproporção entre o número de extensões de registros internacionais remetidas ao Brasil e

o número de pedidos de registro internacional depositados por empresários brasileiros: de 1893 a

1931, foram remetidos para o Brasil 77.424 pedidos de extensão de registros internacionais,

enquanto o Brasil depositou 214 pedidos internacionais; em 1932, o DNPI concedeu 3.960 pedidos

de extensão, recusou 408 e enviou ao Escritório Internacional 8; em 1933, concedeu 2.910 pedidos

de extensão, recusou 372 e enviou ao Escritório Internacional apenas 4; em 1934, concedeu (até

novembro) 2.589 pedidos de extensão, recusou 490 e enviou ao Escritório Internacional apenas 6.

Tamanha desproporção importava em trabalho excessivo ao DNPI, não compensado nem pelo

valor arrecadado, nem pela demanda nacional por registros internacionais. Segundo a avaliação de

Francisco Antônio Coelho, uma das suas razões consistia no fato de que as exportações brasileiras

eram basicamente compostas de produtos primários (grãos, minérios, etc.), para cuja

comercialização não se requer um número expressivo de marcas (normalmente, apenas uma por

exportador). Embora, no cenário econômico atual, o perfil das exportações brasileiras se tenha

alargado, para alcançar produtos acabados, o fato é que estes ainda representam fatia pequena

das exportações nacionais. Portanto, o comentário ainda tem pertinência, sendo de esperar-se que

a adesão do Brasil ao Protocolo importe em acentuada desproporção entre os pedidos de extensão

recebidos pelo INPI e os remetidos à OMPI.

(iv) Finalmente, aspecto relevante suscitado pelo empresariado nacional no sentido da denúncia

do Acordo permanece atual para o Protocolo. Nas palavras de Francisco Antônio Coelho, “era

impossível continuar indiferente às queixas dos nossos industriais e comerciantes a cujos signos

distintivos se negava proteção legal sob fundamento de imitarem marcas internacionais que,



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inúmeras vezes, são totalmente desconhecidas e não têm curso nos nossos mercados, resultando

dessa recusa consideráveis prejuízos com propaganda, publicações de rótulos, clichês, etc., além

dos vexames oriundos de uma injusta e descabida suspeita de contrafação.” Como será examinado

adiante, um dos previsíveis efeitos colaterais negativos da adesão do Brasil ao Protocolo consistirá

no registro das chamadas “marcas de reserva” internacionais (que não se qualificariam à proteção

já conferida atualmente no Brasil às marcas notoriamente conhecidas pertencentes a membro de

país signatário da CUP), em detrimento dos interesses do empresariado nacional.

Subsistem, ainda que até certo ponto alteradas pela pauta de exportação brasileira, as razões de

substância que conduziram à denúncia do Acordo de Madri em 1934: a) disparidade de interesses

de internação e externação de registros e b) redução de estoque livre de marcas utilizáveis pelos

nacionais, sem correspondente oferta de produtos e serviços substantivos no mercado brasileiro.

Quanto à legislação nacional pertinente à Propriedade Industrial, tem-se que, na última fase da

vigência do Acordo de Madri, o sistema de proteção de marcas no Brasil era regulado pelo Decreto

nº 16.254, de 19 de Dezembro de 1923. Este diploma assegurava aos estrangeiros (inclusive

domiciliados fora do Brasil) direitos equivalentes aos assegurados aos nacionais, condicionando-os

à reciprocidade de tratamento conferida às marcas brasileiras; à prova da regular constituição do

requerente, quando pessoa jurídica; e do exercício, no país de origem, da atividade para a qual a

proteção marcária era pleiteada (art. 84).

Após a denúncia do Acordo de Madri, em 1934, foi editado o primeiro Código da Propriedade

Industrial brasileiro – Decreto-lei nº 7.903, de 27 de Agosto de 1945 –, sob cujo regime era condição

também para os estrangeiros registrarem marcas no Brasil a prova da exploração de

estabelecimento industrial ou comercial no país de origem (art. 98, parágrafo único). Havia, ainda, a

obrigatoriedade da constituição de um procurador no Brasil para este fim (art. 214).

O CPI de 1945 foi revogado pelo Decreto-Lei n° 254/1967, o qual, por sua vez, seria substituído

pelo Decreto Lei n° 1.005/1969, que não trouxeram mudanças significativas no tocante à proteção

de marcas no Brasil. Mantiveram-se as condições para concessão de registro de marca em favor

de estrangeiros, entre as quais o exercício regular da respectiva atividade e a obrigatoriedade de

constituição de procurador domiciliado no Brasil para requerer e manter um registro de marca,

inclusive para receber citações judiciais relativas à propriedade industrial.



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O Código da Propriedade Industrial de 1971 – Lei n° 5.772, de 21 de dezembro de 1971 – manteve,

a exemplo dos diplomas anteriores, a obrigatoriedade de constituição de um procurador no Brasil,

com poderes para receber citação em nome do depositante estrangeiro (art. 116).

A Lei da Propriedade Industrial atualmente em vigor – Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (“LPI”) –

tampouco alterou as condições para a concessão de registro de marcas a titular domiciliado no

exterior, i.e., prova de atividade no país de origem, bem como a representação, administrativa e

judicial, por procurador qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para receber citação (arts.

128 e 217).

A obrigatoriedade de manutenção de procurador no Brasil devidamente cadastrado junto ao INPI é

essencial para a defesa dos interesses nacionais, quais sejam: poupar as empresas que desejem

contestar os direitos requeridos por empresas estrangeiras no Brasil dos problemas gigantescos (e

muitas vezes insolúveis) que adviriam da obrigatoriedade de envio de cartas rogatória de citação

para quaisquer ações judiciais relativas a tais direitos.

Neste ponto, cabe já a primeira recomendação às autoridades nacionais: a fim de assegurar o

cumprimento do art. 217 da LPI, que determina que o requerente de direitos de propriedade

industrial no Brasil mantenha em nosso país procurador com poderes para receber citações

judiciais, ao aderir ao Protocolo o Brasil deverá declarar que, no máximo no prazo de 60 (sessenta)

dias (cf. art. 216, § 2º da LPI) contados da data em que for realizado o registro internacional, o

titular de um registro internacional deverá protocolar junto ao INPI a procuração prevista nesse art.

217 da LPI.



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4. CENÁRIO POLÍTICO

4.1. PROPOSTA DE ADESÃO AO PROTOCOLO

A partir de fins da década de 1990, o Brasil passou a estudar a possibilidade de adesão ao

Protocolo de Madri. No segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso houve grande

pressão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para que o Brasil aderisse

ao Protocolo.

Desde o início dos debates recentes em nosso país, ficou evidente que o centro de toda a

discussão era a diferença de tratamento que o Protocolo poderia gerar, no Brasil, entre pedidos de

registro de marcas provenientes do Protocolo de Madri e os pedidos de registro iniciados no

território brasileiro. Essas diferenças iam desde o custo até o tempo para que um registro de marca

fosse concedido. Além disso, levantou-se a questão da ineficácia, no Brasil, de publicação efetuada

no exterior, em línguas estrangeiras, a partir do entendimento de que somente podem produzir

efeitos no Brasil as publicações em português e efetuadas no País.

Também foi muito debatido, e ainda hoje o é, como o INPI, com todas as dificuldades por ele

experimentadas, poderia examinar um pedido de registro de marca em 18 (dezoito) meses –

período de tempo máximo permitido pelo Protocolo para a manifestação do escritório de marcas

nacional a respeito do pedido de extensão, sob pena de sua aprovação “por decurso de prazo” –,

quando os pedidos de registro de marca nacionais atualmente levam muito mais tempo para serem

decididos.

O consenso entre os especialistas independentes foi a necessidade de equipar o INPI, com

técnicos experientes e capacitados, inclusive com fluência em línguas estrangeiras, e com

equipamentos modernos, para que, após a diminuição do período para a concessão de uma marca

nacional para um máximo de 18 (dezoito) meses, fosse possível ao Brasil aderir a um tratado

internacional que prevê, como antes mencionado, tal prazo máximo para o exame e concessão de

uma marca.

A despeito da atual insuficiência de aparelhamento do INPI para recepcionar o Protocolo, há uma

inegável pressão internacional, inclusive por parte da OMPI – organização multilateral ligada à

Organização das Nações Unidas, que funciona como uma espécie de “INPI internacional”, que



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gerencia o registro internacional de marcas –, para que o Brasil se torne membro do Sistema de

Madri o mais rapidamente possível.

A respeito da governança da OMPI e do risco de haver excessiva influência dos titulares de direitos

de propriedade industrial nos desígnios daquela organização internacional, vale registrar o alerta

formulado pelos representantes oficiais brasileiros junto à OMPI, em nome de nosso país, na

qualidade de líder do “Grupo de Amigos do Desenvolvimento”, em proposta apresentada à OMPI

em 06 de abril de 2005:

“II.2 FORTALECENDO O PAPEL DAS ESTRUTURAS VOLTADAS PARA OS PRÓPRIOS MEMBROS A FIM DE GARANTIR A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO DO MANDATO DE DESENVOLVIMENTO DA OMPI 24. A estrutura da governança e supervisão da Organização necessitam ser adequadas e propriamente balanceadas para assegurar a implementação do mandato, e em particular, que a Organização, e conseqüentemente o Secretariado, atuem em suas funções adequadamente. As atuais estruturas de governança e supervisão da OMPI necessitam ser examinadas e recomendações poderiam ser feitas de como melhorá-las. 25. Como uma organização internacional multilateral, a OMPI deveria operar de maneira que fosse dirigida pelos seus próprios membros. O Secretariado é guiado pelas instruções da Assembléia Geral tanto em ralação aos assuntos internos quanto externos da Organização. Cada Estado-Membro carrega uma especial responsabilidade para assegurar isso. Por exemplo, as reuniões, formais e informais, ou consultas feitas entre os Membros ou organizadas pelo Birô Internacional, por requerimento dos Estados-Membros, deveriam ser feitas em Genebra, de uma maneira aberta e transparente que envolvesse todos os Estados-Membros interessados. 26. Alguns consentimentos e desentendimentos têm sido expressos, no passado, com relação à natureza da OMPI como uma instituição, devido à sua estrutura financiadora. As atividades da OMPI e do Birô Internacional são financiadas pela renda de quatro principais recursos, quais sejam, as contribuições dos Estados-Membros, as taxas pagas pelo setor privado usuário dos sistemas de proteção global da OMPI (Sistemas de PCT, Madri, Hague e Lisboa), as vendas das publicações da OMPI e dos ganhos advindos de juros. Em 2002, por exemplo, aproximadamente 86% da estrutura financiadora da OMPI veio das taxas. Esta situação tem levado alguns atores a argumentar que a OMPI deveria estar mais atenta aos interesses dos titulares dos direitos que usam os sistemas de proteção global e seus associados, tendo em vista que a Organização parece ter se tornado mais “dependente” de seus financiamentos. Esta linha de argumentação não é compatível com a natureza intergovernamental da OMPI. Além disso, isto não conduz para um desenvolvimento com sensibilidade de uma Organização que deveria servir de instrumento a um grupo de interessados múltiplos, constituído por todos os países membros. 27. Com efeito, a existência da OMPI não depende dos titulares de direitos, e eles não “financiam” a OMPI. A OMPI como uma organização internacional intergovernamental deve responder apenas aos seus Estados-Membros e sua existência depende apenas deles. Os sistemas globais de proteção que contribuem significantemente para a renda da OMPI são sistemas que foram criados pelos Estados-Membros. Os titulares de direitos não podem



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perder de vista o papel central ocupado pelos Estados-Membros em estabelecerem esses serviços. Conseqüentemente, quanto mais o Birô Internacional deveria se esforçar para prover serviços eficientes como mandatário dos Membros, o pagamento por esses serviços pelos titulares dos direitos não deveria de forma alguma prover as bases para qualquer um apontar que os usuários desses sistemas de proteção têm o direito de determinar a agenda ou as prioridades da Organização, ou mesmo a maneira a qual as rendas da Organização devem ser alocadas em seu Programa e Orçamento. A OMPI deve permanecer como uma Organização dirigida pelos seus Membros, onde o papel do Secretariado é focado na facilitação do trabalho dos Membros e na implementação de decisões e instruções recebidas dos Estados-Membros.3

Hoje em dia, parece certo que o Brasil aderirá ao Protocolo, conforme decisão governamental

adotada em 16 de outubro de 2006 e noticiada, em primeira mão, pela revista inglesa Managing

Intellectual Property (em newsletter eletrônica de 17 de outubro de 2006), o que bem demonstra o

interesse internacional na adesão do Brasil:

Brasil sinaliza apoio ao Madri – James Nurton, Londres.

3 "II.2 STRENGTHENING THE ROLE OF MEMBER-DRIVEN STRUCTURES TO ENSURE THE EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF WIPO'S DEVELOPMENT MANDATE 24. The governance and oversight structures of the Organization need to be adequate and properly balanced to ensure the implementation of the mandate, and in particular, that the Organization, and consequently the Secretariat, performs its functions properly. The current governance and oversight structures of WIPO need to be examined and recommendations could be made on how to improve them. 25. As an international multilateral organization, WIPO should operate in a member-driven manner. The Secretariat is guided by the instructions of the General Assembly regarding both the internal and external affairs of the Organization. Each Member State bears a special responsibility to ensure this. For example, formal and informal meetings or consultations held between Members or organized by the International Bureau upon request of the Member States should be held in Geneva, in an open and transparent manner that involves all interested Members States. 26. Some concerns and misunderstandings have been expressed, in the past, with regard to WIPO's nature as an institution, due to its funding structure. The activities of WIPO and the International Bureau are financed by income from four main sources, namely, contributions by Member States, fees paid by private sector users of WIPO's global protection systems (PCT, Madri, Hague and Lisbon Systems), the sale of WIPO's publications and from interest earnings. In 2002, for example, approximately 86 percent of WIPO's total funding came from fees. This situation has led some actors to argue that WIPO should be more responsive to the interests of the rightholders that use the global protection systems and their associations, since the Organization appears to have become "dependent" on them for financing. This line of reasoning is not compatible with WIPO's intergovernmental nature. Additionally, it is not conducive to a development sensitive Organization that should cater to a multistakeholder constituency of all members countries. 27. In fact, WIPO's existence is not dependent on rightholders, and rightholders do not "fund" WIPO. WIPO as an international intergovernmental organization is answerable to its Member States and its existence depends on its Members only. The global protection systems which contribute significantly to WIPO's income are systems that have been created by Member States. Rightholders must not loose sight of the central role played by Member States in the establishment of these services. Consequently, as much as the International Bureau should strive to provide efficient services as mandated by Members, payment for those services by rightholders should in no way provide a basis for anyone to claim that the users of those protection systems have the right to determine the agenda or priorities of the Organization, or even the manner in which the incomes of the Organization are to be allocated under its Programme and Budget. WIPO must remain a Member-driven Organization, where the role of the Secretariat is focused on facilitating the work of the Members and implementing decisions and instructions received from Member States."



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Um grupo de trabalho criado pelo governo brasileiro tem unanimemente recomendado que o país aceite o Protocolo de Madri. O grupo, liderado pelo ministro brasileiro do desenvolvimento, fez a recomendação na reunião de ontem (segunda-feira). A decisão é o primeiro passo em direção à ratificação do Protocolo, o qual irá possibilitar que os proprietários de marcas internacionais estendam seus direitos no Brasil usando o sistema de Madri, e os depositantes brasileiros estenderem as suas marcas além-mar. A proposta de aceitar o Protocolo será agora enviada para o Congresso do país para debate. Uma vez aprovado pelo Congresso e assinado pelo Presidente, ele será ratificado. O Protocolo de Madri tem 69 Estados-Membros, mas somente um membro latino americano, que é Cuba. A ratificação do Brasil, o maior mercado da região, pode propiciar o ingresso de outros países. México e Colômbia estão considerando a adesão.4

Salientamos que, não obstante as ponderações reportadas acima, a CPIP não se opõe à adesão do

Brasil ao Protocolo, e se propôs a identificar quais são as condições essenciais que devem ser

atendidas por nosso país, para que o Sistema de Madri traga à sociedade brasileira os benefícios

almejados. Neste sentido, entende a Comissão que a adesão poderá ser benéfica ao Brasil desde

que o INPI esteja capacitado para tanto, e que sejam também observados os demais

imprescindíveis cuidados a serem expostos a seguir.

Com efeito, o estudo realizado para a elaboração deste parecer demonstrou que a adesão do Brasil

ao Protocolo poderá ter o potencial de gerar para as empresas nacionais benefícios ao menos

equivalentes aos assegurados aos estrangeiros, desde que sejam seguidas várias recomendações,

que serão aqui detalhadas. Tais recomendações consistem, essencialmente, em ressalvas e

reservas que devem ser feitas pelo governo brasileiro por ocasião da adesão e implementação do

tratado.

O alerta é o de que a adesão ao Protocolo de Madri, sem tais ressalvas e reservas expostas

adiante, certamente acarretará graves assimetrias e, conseqüentemente, prejuízo aos

interesses nacionais.

4.2. QUADRO CRÍTICO 4 Brazil signals support for Madri - James Nurton, London A working group established by the Brazilian government has unanimously recommended that the country accede to the Madrid Protocol. The group, headed by Brazil's Minister for Development, made its recommendation at a meeting yesterday (Monday). The decision is the first step towards ratification of the Protocol, which will enable international trade mark owners to extend their rights to Brazil using the Madrid system, and Brazilian applicants to extend their trade marks overseas. The proposal to accede to the Protocol will now be sent to the country's parliament for debate. Once approved by Parliament and signed by the President, it will be ratified. The Madrid Protocol has 69 member states, but the only Latin American member is Cuba. Ratification by Brazil, the region's biggest market, may prompt other countries to join. Mexico and Colombia are both considering accession.“



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É importante ressaltar que o Protocolo de Madri é uma via de mão dupla. É indispensável

identificar, avaliar e sopesar suas vantagens para o empresariado nacional vis-à-vis o impacto

negativo que poderá gerar para esse mesmo empresariado.

Por um lado, a adesão do Brasil ao Sistema será de inegável interesse para os exportadores

nacionais, na medida em que propiciará a centralização dos procedimentos de proteção das suas

marcas em outros países e correspondente redução de custos, sobretudo com honorários de

advogados e agentes da propriedade industrial, fora do Brasil. Por outro lado, porém, a adesão ao

Protocolo poderá gerar conseqüências negativas que não devem ser subestimadas. Para a análise

destas, faz-se necessária, aqui, uma breve explicação.

O registro de marcas segue, em todo o mundo, o princípio da territorialidade, refletido no art. 6(3)

da CUP, com o seguinte teor:

“Art. 6º (...) (3) Uma marca regularmente registrada num país da União será considerada como independente das marcas registradas nos outros países da União inclusive o país de origem.”

Assim, é possível a concessão, em países diferentes, de registros para marcas idênticas ou

semelhantes, para designar os mesmos produtos ou serviços ou produtos ou serviços afins, em

favor de titulares diversos, observadas as exceções específicas reguladas pela própria CUP. Com

isso, uma empresa brasileira está livre para obter, no Brasil, o registro de uma marca idêntica ou

semelhante a uma marca concedida em outro país, desde que não fira os princípios previstos na

CUP.

O Sistema de Madri não elide o princípio da territorialidade. Com efeito, cada um dos Escritórios de

Marcas nacionais continua a realizar exame independente dos pedidos de proteção que lhe são

dirigidos no âmbito do Acordo ou do Protocolo, de acordo com a legislação nacional e com a CUP,

e levando em conta as circunstâncias aplicáveis a cada caso (como, por exemplo, a existência de

anterioridade impeditiva da concessão da proteção pleiteada pelo depositante internacional).

Com as facilidades de obtenção de registros locais, baseados em registros/pedidos internacionais,

proporcionadas pelo Protocolo, a adesão do Brasil importará no recebimento, pelo INPI, de um

significativo volume de pedidos de extensão de registros internacionais para o território brasileiro

relativos a marcas que, na ausência do Sistema, não seriam objeto de pedidos de registro



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depositados diretamente no Brasil. São as chamadas “marcas de reserva”, depositadas/registradas

com o único propósito de evitar o seu registro em favor de terceiros (no caso, as empresas

brasileiras), em detrimento do princípio constitucional da livre concorrência, sem que o seu titular

tenha efetivo interesse na respectiva utilização no Brasil. Com isso, o empresariado brasileiro

restará impedido de obter determinadas marcas que, de outro modo, poderiam ser registradas no

Brasil em nome de empresas nacionais.

Em outras palavras, a adesão do Brasil ao Protocolo ampliará exponencialmente a chance de

colidência entre pedidos de registro nacionais e marcas internacionais que não se pretende utilizar

no Brasil, além de comprometer a eficiência do exame dos pedidos de registro pelo INPI, que se

verá às voltas com este expressivo volume adicional de pedidos de proteção das “marcas de

reserva”.

Ainda que se possa alegar que o instituto da caducidade (LPI, art. 142, III e 143) foi concebido

exatamente para coibir as “marcas de reserva”, o fato é que um processo administrativo de extinção

do registro por falta de uso, caducidade, somente pode ser instaurado após o decurso de 5 (cinco)

anos a contar da concessão do registro. E a marca somente se tornará disponível após esgotados o

longo procedimento administrativo e a sua eventual revisão pelo judiciário.

Além disso, este procedimento de cancelamento do registro para a marca que não usada envolve

esforços e custos (inclusive honorários de advogados e/ou agentes da propriedade industrial),

sendo bastante demorado, pois freqüentemente estende-se por vários anos, durante os quais o

empresário ficará impedido de usar a sua marca de interesse.

Colocando claramente o problema, o instituto da caducidade tal como existe no direito positivo

brasileiro atualmente, não será meio efetivo de amortecimento do potencial impacto que as “marcas

de reserva” originadas do Sistema de Madri causarão no Brasil.

Tendo em vista que o Acordo ADPIC5 (promulgado no Brasil pelo Decreto nº 1.355, de

30/12/1994) impõe ao Brasil que o prazo mínimo para que seja possível a caducidade de um

registro de marca seja de 3 (três) anos (cf. art. 19), sugere-se que a LPI seja alterada

concomitantemente à adesão do Brasil ao Protocolo para que os arts. 143 e 145 da LPI sejam

5 ADPIC é a sigla do “Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio”, por vezes também referido entre nós por sua sigla em inglês, TRIPs.



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modificados para que a caducidade do registro marcário por falta de uso passe a ser

possível entre nós a partir de 3 (três) anos de falta de uso da marca.

É inegável que o Protocolo será do interesse para o empresariado brasileiro que exporta para

diversos países do mundo e pretende registrar sua marca em cada um desses países. Porém, é

importante esclarecer que a maior parte do empresariado brasileiro exportador tem como alvo os

países da América do Sul, que não integram o Protocolo. Além disso, a maioria dos depositantes

de pedidos de registro de marcas perante o INPI tem sua atuação restrita ao território nacional,

razão pela qual não aufeririam qualquer benefício direto com a adesão do Brasil ao Protocolo, como

compensação do impacto que sofreriam com o aumento do volume das “marcas de reserva”.

Finalmente, não se pode esquecer que as empresa brasileiras internacionalizadas já possuem

subsidiárias em países-membros do Protocolo e já estão utilizando o Sistema de Madri ao realizar

depósitos internacionais através de tais subsidiárias.

Mesmo os empresários nacionais exportadores, em tese os grandes beneficiários do Sistema de

Madri, deverão avaliar a conveniência de utilizar o Protocolo para a obtenção do registro de marcas

no exterior, pois em um grande número de caso é possível haver o aumento dos custos, e não a

esperada redução.

A INTA - International Trademark Association, uma associação norte-americana fundada em 1878,

formada por titulares de marcas e profissionais que militam nessa área (de mais de 190 países),

publicou um guia6 para os usuários do Acordo e do Protocolo de Madri. Nele é explicado que o

titular de uma marca (ou depositante) deve comparar as vantagens e desvantagens inerentes ao

uso, para registro de suas marcas, do Acordo de Madri, do Protocolo de Madri, da Marca

Comunitária (CTM) e da proteção individual, país a país.

É destacado no guia acima que, caso o depositante de um pedido de registro de marca pretenda

registrar sua marca em apenas alguns países, e deseje ter a liberdade de transferir suas marcas

para qualquer outro titular, não apenas para aqueles residentes, domiciliados ou originários de um

país membro do Sistema de Madri, ele deve procurar registrar suas marcas individualmente, em

cada país de interesse, o que importará em redução de custos e em maior flexibilidade na

transferência das marcas.

6 "Practitioner's Guide to the Madrid Agreement and Madrid Protocol Strategic Considerantions”, James N. Palik, Principal Editor Office of James N. Palik, Paris, France"



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Além disso, caso o depositante tenha interesse na Comunidade Européia, é possível que a

proteção de uma marca através do registro como Marca Comunitária (CTM) seja mais interessante

do que o registro através do Sistema de Madri. Isso porque, por exemplo, se algum terceiro

interessado requerer a caducidade da marca, no caso da Marca Comunitária bastaria comprovar o

uso em qualquer dos países membros da Comunidade Européia para que a caducidade fosse

negada.

Por outro lado, também fica claro que o Protocolo pode ser útil para obtenção de um registro de

marca na Comunidade Européia. Isso porque o interessado poderia pedir um Registro Internacional

com extensão para a Comunidade Européia, que, diante de algum obstáculo, poderia converter-se

em pedido de registro de Marca Comunitária que, por sua vez, sofrendo novo entrave, poderia

converter-se em pedidos individuais para cada país integrante da Comunidade Européia. Em todos

esses casos, seria mantida a data inicial do pedido de Registro Internacional para fins de prioridade.

Uma vez concedido o registro, do ponto de vista dos custos de manutenção para o titular de

Registros Internacionais, verifica-se que os mesmos efetivamente se reduzem, uma vez que passa

a ser possível requerer-se a prorrogação, ou a anotação de transferência, ou a alteração de nome e

sede, através de uma única petição, que valerá em todos os países para os quais o Registro

Internacional tenha sido estendido.

Porém, para a obtenção da extensão do Registro Internacional, um grande número de países

membros do Protocolo de Madri cobra taxas individuais (equivalentes às suas taxas internas) para

o processamento dos pedidos de extensão, em complemento às taxas devidas à OMPI. Nessas

condições, a redução de custos propiciada pela adoção do Sistema de Madri somente ocorrerá

quando não houver obstáculos à concessão da extensão que exijam a constituição de procurador

local. Sendo a redução de custos um dos maiores atrativos do Protocolo, tal circunstância deve ser

levada em conta.

Com efeito, verifica-se, por exemplo, que nos Estados Unidos a imensa maioria dos pedidos

internacionais sofre uma recusa inicial por falta de adequação da lista de produtos ou serviços à

praxe norte-americana. Esta recusa inicial exige a imediata contratação de um procurador local e

sabe-se que, na prática, é mais caro adequar o pedido de registro já existente às normas da

Repartição Marcaria norte-americana do que depositar a marca naquele país sem utilização do



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Sistema de Madri, pela via do pedido nacional, que já é protocolado de acordo com as

especificações locais.

Em resumo, é importante que a adesão do Brasil ao Protocolo, bem como sua futura utilização

pelas empresas brasileiras, levem em consideração todos os seus aspectos, positivos e negativos.



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5. CENÁRIO ATUAL DO REGISTRO DE MARCAS NO BRASIL E POSSÍVEIS EFEITOS DA ADESÃO AO

PROTOCOLO

5.1. BUSCAS

A eficiência do sistema de buscas adotado pelo órgão responsável pelo registro de marcas em cada

Estado membro do Protocolo é de fundamental importância para garantir a segurança jurídica. Com

efeito, por meio da busca prévia identificam-se anterioridades, de modo a evitar-se não apenas o

investimento de esforços e recursos no desenvolvimento e divulgação de marcas fadadas ao

indeferimento, como também a violação ao direito de terceiros.

Há vários anos, o INPI disponibiliza a sua base de dados ao público em geral. Desde o lançamento

oficial do seu sítio na Internet, a consulta é ágil e gratuita, com diversos parâmetros de pesquisa,

incluindo número de processo, marca, titular e código da figura.

Ocorre que atualmente a busca no INPI possui uma defasagem de até 8 (oito) meses:

• 6 meses por causa da prioridade unionista, possível com base na CUP; e

• 2 meses, em média, para inserção dos dados do pedido de registro no sistema de buscas

do INPI.

Esta defasagem poderá aumentar porque se somará a tais prazos o tempo para que o “Escritório

de Origem” (no nosso caso, o INPI brasileiro; nos outros países, as repartições oficiais respectivas)

envie o pedido internacional à Secretaria Internacional (i.e., a OMPI). Segundo o art. 3, § 4º do

Protocolo, tal prazo é de 2 meses.

Ou seja, por exemplo, um pedido de registro internacional pode ser:

• depositado 6 meses após o pedido de base (pois o pedido internacional pode reivindicar a

data de prioridade do pedido de base – art. 4º, § 2º do Protocolo c/c § 13.01 da Parte B do

“Guia para o Registro Internacional de Marcas” editado pela OMPI);

• comunicado à Secretaria Internacional após mais 2 meses;

• publicado após 2 semanas no boletim oficial editado pelo OMPI (a “WIPO Gazette”);

• que possibilita que o INPI incorpore a marca em sua base de dados, dentro de mais 2

meses.



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Como se percebe, até que uma marca internacional – para a qual se reivindique proteção também

no Brasil – efetivamente “apareça” na base de dados do INPI poderá demorar até 10 meses e 2

semanas após a data de prioridade da mesma!

Ademais, havendo uma exigência formal da Secretaria Internacional o depositante terá 3 meses

para cumpri-la, e somente após o cumprimento a marca será publicada na WIPO Gazette, o que

poderá aumentar ainda mais o prazo para a marca ser “buscável” no site do INPI brasileiro.

Tendo em vista a imensa facilidade que passará a existir para a realização de pedidos

internacionais que incluam o Brasil, pode-se esperar que haverá um número relevante de pedidos

feitos por empresas estrangeiras no Brasil que passarão a chegar aqui pela via do Protocolo, além

de haver um efetivo aumento do número de marcas estrangeiras protegidas no Brasil.

Ou seja, algumas milhares de marcas somente serão “visíveis” no site do INPI 13 meses e 2

semanas após sua data de prioridade. Isto, por si só, já recomenda que a criação de marcas

pelas empresas brasileiras seja realizada o mais cedo possível, junto dos estágios preliminares de

planejamento de lançamento do novo produto ou serviço.

Por outro lado, pode-se vislumbrar que ao menos no que concerne aos custos de buscas, poderá

haver um aumento para as empresas brasileiras, pois estas deverão habituar-se a efetuar buscas

de anterioridades não apenas no INPI, mas também na OMPI. Um pedido internacional é inserido

na base de dados da OMPI em poucos dias, mesmo se ele contem irregularidades que ainda

devem ser sanadas pelo depositante.

Com a realização de buscas no site da OMPI o “período de incerteza” no qual as marcas

internacionais não são localizáveis será reduzido para pouco mais de 6 meses, pois apenas estarão

indisponíveis as marcas que podem ser requeridas com reivindicação de prioridade das União de

Paris. Em contrapartida, os custos com a busca de anterioridade deverá aumentar, face a

necessidade de também ser realizada uma busca internacional para determinar a disponibilidade de

uma marca.

5.2. SISTEMA ELETRÔNICO (E-MARCAS)

O e-Marcas, sistema eletrônico de processamento de pedidos de registro de marcas do INPI, foi

implementado nos últimos anos com o objetivo de conferir ao INPI a agilidade indispensável à



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recepção do Protocolo, que prevê prazos exíguos para o exame dos pedidos internacionais e outras

providências. Não há dúvida de que o e-Marcas apresenta uma série de vantagens, como a

possibilidade de depósito de pedido de registro de marca 24 (vinte e quatro) horas por dia (e não

apenas durante o horário de expediente do INPI), o que é de vital importância para a questão da

anterioridade; a facilitação da logística, na medida em que se reduz a necessidade de

deslocamento físico às dependências do INPI, entre outras. É inegável, porém, que o sistema on-

line ainda demanda muitos aperfeiçoamentos técnicos para atingir o patamar de desempenho

desejado.

5.3. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Outro passo tomado pelo INPI a fim de preparar-se para a adesão do Brasil ao Protocolo consistiu

na substituição da classificação nacional de produtos e serviços, instituída pelo Ato Normativo 51,

de 1981, pela Classificação Internacional de Nice, em vigor no Brasil desde 1º de janeiro de 2000

(cf. Ato Normativo 150/1999).

A principal razão do abandono da classificação nacional foi a necessidade de preparação do Brasil

para a adesão ao Protocolo, mas o efeito imediato da adoção da classificação internacional foi o

imenso atraso no exame de pedidos de registro de marcas verificado de 2000 até 2006.

Curiosamente, foi este mesmo atraso que tornou inviável a adesão do Brasil ao Protocolo! Apenas

a partir de 2006 as melhorias na eficiência do INPI passaram a tornar possível antever a adesão do

Brasil ao Protocolo, e espera-se que a partir de 2010 o INPI já esteja em condições de examinar

todos os pedidos de registro de marca em prazo inferior a 18 meses.

Desde a adesão à Classificação de Nice, os requerentes de registro de marcas passaram a

identificar seus produtos e serviços de acordo com o novo classificador, enquanto os titulares de

pedidos e registros depositados ou concedidos sob a vigência da antiga classificação estavam

obrigados a aguardar a instância apropriada a promover-se a reclassificação dos respectivos

produtos ou serviços (quando do pagamento das retribuições finais de registro ou da apresentação

de pedido de prorrogação).

Essa migração muitas vezes importava no desdobramento de pedidos ou registros antigos ou,

conforme o caso, no seu agrupamento, de modo a adequarem-se os casos antigos ao rol bem mais

detalhado de produtos e serviços constantes da nova classificação.



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Mantiveram-se disponíveis, para consulta no banco oficial de marcas do INPI, tanto pedidos ou

registros ainda não migrados para a nova classificação internacional quanto os já depositados ou

reclassificados sob a mesma.

Após mais de 5 anos da adesão ao sistema internacional de classificação, o INPI suspendeu a

reclassificação dos processos ainda sob a classificação nacional através da Resolução 122/05

(posteriormente substituída pela Resolução 123/06). Desde então, nosso sistema de registro de

marcas procura compatibilizar a manutenção simultânea de pedidos e de registros sob a

classificação nacional com pedidos de registro e registros seguindo a classificação internacional.

Tendo em vista que o Sistema de Madri opera exclusivamente sob a classificação internacional de

Nice, parece-nos que a adesão do Brasil ao Protocolo não poderá prescindir da uniformização da

classificação de produtos e serviços. Em outras palavras, os casos ainda sob a classificação

nacional de 1981 deverão ser necessariamente adequados à classificação internacional.



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6. Análise do Protocolo de Madri7

Artigo 1

Membros da União de Madrid Os Estados partes deste Protocolo (adiante denominados “os Estados contratantes”), mesmo que não sejam partes do Acordo de Madrid Relativo ao Registo Internacional das Marcas, revisto em Estocolmo em 1967 e modificado em 1979 [adiante denominado “o Acordo de Madrid (Estocolmo)”], e as organizações a que se refere o artigo 14, n.° 1(b), que são partes deste Protocolo (adiante denominadas “as organizações contratantes”) são membros da mesma União da qual são membros os países partes do Acordo de Madrid (Estocolmo). Qualquer referência feita neste Protocolo às “Partes Contratantes” deve ser entendida como uma referência tanto aos Estados contratantes como às organizações contratantes.

Os Estados signatários do Protocolo de Madri integram o Sistema de Madri, ainda que não sejam

signatários do Acordo de Madri (embora haja países membros de ambos os tratados).

Artigo 2

Obtenção da protecção mediante o registo internacional (1) Se um pedido de registo de uma marca tiver sido depositado junto da Administração de uma Parte Contratante, ou se uma marca tiver sido registada no registo da Administração de uma Parte Contratante, a pessoa em nome da qual está inscrito esse pedido (adiante denominado “o pedido de base”) ou esse registo (adiante denominado “o registo de base”) pode, sob reserva das disposições deste Protocolo, obter a protecção da sua marca no território das Partes Contratantes mediante o registo dessa marca no registo da Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (adiante denominados, respectivamente, “o registo internacional”, “o Registo Internacional”, “a Secretaria Internacional” e “a Organização”), desde que: (i) Se o pedido de base tiver sido depositado junto da Administração de um Estado contratante ou se

o registo de base tiver sido feito por uma tal Administração, a pessoa em nome da qual está inscrito esse pedido ou esse registo seja nacional desse Estado contratante, ou esteja domiciliada, ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efectivo no território do referido Estado contratante;

(ii) Se o pedido de base tiver sido depositado junto da Administração de uma organização contratante ou se o registo de base tiver sido feito por uma tal Administração, a pessoa em nome da qual está inscrito esse pedido ou esse registo seja nacional de um Estado membro dessa organização contratante, ou esteja domiciliada, ou tenha um estabelecimento industrial ou comercial real e efectivo no território da referida organização contratante.

(2) O pedido de registo internacional (adiante denominado “o pedido internacional”) deve ser depositado junto da Secretaria Internacional por intermédio da Administração junto da qual o pedido de base foi depositado ou pela qual o registo de base foi feito (adiante denominada «a Administração de origem»), conforme o caso. (3) Neste Protocolo, o termo “Administração” ou “Administração de uma Parte Contratante” designa a Administração que se ocupa, em nome de uma Parte Contratante, de efectuar o registo das marcas e o termo “marcas” designa tanto as marcas de produtos como as de serviços.

7 Nota explicativa: os dispositivos do Protocolo de Madri foram transcritos na íntegra nestes comentários com base na versão oficial em Português utilizada por Portugal. No tocante aos dispositivos do “Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol relating to that Agreement” (“Regulameto Comum”), transcreveram-se apenas aqueles que amparam a interpretação dada aos dispositivos do Protocolo, também de acordo com a versão utilizada pelo órgão competente para registro de marcas em Portugal.



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(4) Neste Protocolo, entende-se por “território de uma Parte Contratante”, quando a Parte Contratante for um Estado, o território desse Estado e, quando a Parte Contratante for uma organização intergovernamental, o território no qual o tratado constitutivo dessa organização intergovernamental é aplicável.

Artigo 2 (1)

O titular de um pedido de registro ou de um registro de marca (“Pedido-Base” ou “Registro-Base”,

respectivamente) no seu país de origem (“País de Origem”), pode pleitear a proteção de sua marca

no território das demais Partes Contratantes mediante o seu registro no Escritório Internacional da

OMPI.

Para tanto, exige-se que o titular do Pedido-Base ou do Registro-Base, conforme o caso, seja

nacional de um Estado ou organização contratante; ou esteja domiciliado ou tenha um

estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no referido Estado ou Organização

contratante. A definição de “nacional”, “domicílio” e “estabelecimento industrial ou comercial real e

efetivo” deve ser analisada de acordo com as normas internas de cada Parte Contratante.

Nos termos do artigo 128 da LPI8, as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado somente

poderão obter proteção marcária relativamente a atividade que exerçam efetiva e licitamente, de

modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente. Quando do depósito de

pedido de registro no Brasil, o depositante deve declarar, sob as penas da lei, a atividade por ele

exercida.

Com isso, de forma a compatibilizar o regime do Protocolo com a legislação brasileira,

sugere-se que o Brasil, ao formalizar a sua adesão, exija do titular do registro internacional

declaração ou, em caso de dúvida, prova de que este exerce efetiva e licitamente a atividade

a que a marca se destina a assinalar.

Essa declaração pode ser prestada através de um formulário-padrão próprio, nos moldes do

formulário utilizado, por exemplo, pelos EUA para a declaração de uso da marca (requisito

para concessão de proteção exigido pela lei norte-americana). O formulário em questão pode

ser obtido no sítio da OMPI na internet, no seguinte endereço eletrônico:

http://www.wipo.int/edocs/formdocs/form-madrid/en/form_mm18.pdf. Se a OMPI aceitou criar

um formulário específico para atender às peculiaridades legais dos EUA, não há porque

negar-se a fazer o mesmo para atender à legislação brasileira.

8 Art. 128: Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.



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Alternativamente, poder-se-ia avaliar a possibilidade de inclusão de um campo específico no

formulário de pedido de Registro Internacional que postule proteção no Brasil, a exemplo do

que ocorre em relação a outros países, no qual deva ser feita a declaração do requerente,

sob as penas da lei, de que exerce de forma efetiva e lícita a atividade para a qual pleiteia o

registro. A falsidade desta declaração acarretaria a nulidade do registro obtido no Brasil a

partir da mesma.

Artigo 2 (2)

O pedido de Registro Internacional (“Pedido Internacional”) será apresentado ao escritório perante o

qual tenha sido depositado o Pedido-Base ou que tenha concedido o Registro-Base (“Escritório de

Origem”), que o encaminhará ao Escritório Internacional, não sendo possível o depósito pelo

próprio titular diretamente junto à OMPI. No caso do Brasil, o Pedido Internacional será

encaminhado à OMPI através do INPI.

Segundo a Regra 3 do Regulamento Comum, o depositante do Pedido Internacional ou o titular do

Registro Internacional pode (embora não esteja a tanto obrigado) constituir um mandatário junto ao

Escritório Internacional, exigindo-se apenas que este resida no território de uma Parte Contratante.

Cada interessado pode constituir apenas um mandatário perante o Escritório Internacional,

independentemente do número de Pedidos ou Registros Internacionais de que seja titular, sendo

considerado como um único mandatário o escritório de advogados ou de agentes de propriedade

industrial (§1 da Regra 3).

Artigo 2 (3) e (4)

Os dispositivos não suscitam dúvidas ou observações.

Artigo 3

Pedido internacional (1) Qualquer pedido internacional feito no âmbito deste Protocolo deve ser apresentado no formulário prescrito no regulamento de execução. A Administração de origem certifica que as indicações que figuram no pedido internacional correspondem às que figuram, no momento da certificação, no pedido de base ou registo de base, conforme o caso. Além disso, a referida Administração deve indicar: (i) No caso de um pedido de base, a data e o número desse pedido; (ii) No caso de um registo de base, a data e o número desse registo, assim como a data e o número

do pedido do qual resultou o registo de base. A Administração de origem deve também indicar a data do pedido internacional. (2) O requerente deve indicar os produtos e serviços para os quais reivindica a protecção da marca, assim como, se for possível, a classe ou classes correspondentes, segundo a classificação estabelecida pelo Acordo de Nice Relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para os Fins do Registo das Marcas. Se o requerente não der essa indicação, a Secretaria Internacional inclui os produtos ou serviços nas



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classes correspondentes da referida classificação. A classificação indicada pelo requerente é submetida à fiscalização da Secretaria Internacional, que exerce essa fiscalização em ligação com a Administração de origem. Em caso de desacordo entre a referida Administração e a Secretaria Internacional, prevalece a opinião desta última. (3) Se o requerente reivindicar a cor como elemento distintivo da sua marca, é obrigado: (i) A declará-lo e a incluir no seu pedido internacional uma menção indicando a cor ou a combinação

de cores reivindicada; (ii) A juntar ao seu pedido internacional exemplares coloridos da referida marca, os quais são

anexados às notificações feitas pela Secretaria Internacional; o número desses exemplares é fixado pelo regulamento de execução.

(4) A Secretaria Internacional regista imediatamente as marcas depositadas em conformidade com o artigo 2.0 O registo internacional tem a data em que o pedido internacional foi recebido pela Administração de origem, desde que o pedido internacional tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro de um prazo de dois meses a contar dessa data. Se o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, o registo internacional tem a data em que o referido pedido internacional foi recebido pela Secretaria Internacional. A Secretaria Internacional notifica sem demora o registo internacional às Administrações interessadas. As marcas registadas no Registo Internacional são publicadas num boletim periódico editado pela Secretaria Internacional, na base das indicações contidas no pedido internacional. (5) Para efeitos da publicidade a dar às marcas registadas no Registo Internacional, cada Administração recebe da Secretaria Internacional um certo número de exemplares gratuitos da referida gazeta e um certo número de exemplares a preço reduzido, nas condições fixadas pela Assembleia a que se refere o artigo 10 (adiante denominada “a Assembléia”). Essa publicidade é considerada suficiente no que diz respeito a todas as Partes Contratantes e nenhuma outra publicidade pode ser exigida do titular de registo internacional.

Artigo 3 (1)

O Pedido Internacional não pode inovar em relação ao Pedido-Base ou ao Registro-Base, devendo

o Escritório de Origem averiguar e certificar que as indicações realizadas no Pedido Internacional

correspondem exatamente às indicações do Pedido-Base ou Registro-Base.

Segundo a Regra 8, §2º do Regulamento Comum, vários depositantes podem solicitar

conjuntamente um pedido internacional, desde que sejam co-titulares do Pedido-Base ou do

Registro-Base.

Essa possibilidade não é admitida pelo INPI no tocante aos pedidos de registro de marca nacionais,

muito embora a legislação brasileira não proíba a co-titularidade.

A fim de evitar quebra da isonomia de tratamento entre os depositantes de pedidos de

registro nacionais e os titulares de Registros Internacionais com pedido de extensão para o

Brasil, sugere-se que o INPI passe a admitir os pedidos de registro nacionais em regime de

co-titularidade.

Artigo 3 (2)



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O requerente do Pedido Internacional deve indicar os produtos e serviços que a marca se destina a

assinalar, bem como a(s) classe(s) correspondente(s) segundo a classificação estabelecida pelo

Acordo de Nice referente à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para os Fins de

Registro de Marca. Porém, a falta de indicação da classe não impede o processamento do Pedido

Internacional: nesse caso, o próprio Escritório Internacional classificará os produtos e serviços

reivindicados pelo requerente nas classes que entender apropriadas da referida Classificação.

Mesmo na hipótese de a classificação ser fornecida pelo requerente, a sua adequação será

analisada pelo Escritório Internacional, cujo posicionamento, em caso de divergência, sempre

prevalecerá, inclusive sobre o do Escritório de Origem.

Artigo 3 (3)

O dispositivo não suscita dúvidas ou observações.

Artigo 3 (4)

O Escritório Internacional não realiza qualquer análise de mérito dos Pedidos de Registro

Internacional: uma vez atendidos os requisitos formais, o Registro Internacional é imediatamente

efetuado.

O Registro Internacional terá a data em que o Pedido Internacional for apresentado ao Escritório de

Origem, desde que seja recebido pelo Escritório Internacional dentro de 2 meses9 da data de

apresentação do Pedido Internacional. Caso o Pedido Internacional não seja recebido no aludido

prazo, o Registro Internacional terá a data do seu recebimento pelo Escritório Internacional.

Quando o Pedido Internacional for recebido pelo Escritório Internacional sem conter todos os

elementos necessários (identidade do depositante e seus dados para contato, as partes

contratantes designadas, reprodução da marca e indicação dos produtos e serviços para os quais o

Registro é requerido), o Registro Internacional não será concedido até que as omissões tenham

sido supridas. Uma vez solucionado o entrave, a data do Registro Internacional, para fins de

prioridade, dependerá do momento no qual for suprida a falha (Regra 15, §1º do Regulamento

Comum):

9Qualquer prazo expresso em meses expira no mês subseqüente a ser considerado, no dia de mesmo número que o dia constituiu o ponto de partida desse prazo. No entanto, no caso de o mês subseqüente não possuir um dia de mesmo número, o prazo expira no último dia desse mês (Regra 4, §2º do Regulamento Comum).



- 28 -

(a) Se o recebimento do último dos elementos faltantes pelo Escritório Internacional ocorrer no

prazo de 2 (dois) meses contado da data de apresentação do Pedido Internacional ao

Escritório de Origem, o Registro Internacional terá a data em que o Pedido Internacional

deficiente tenha sido recebido pelo Escritório Internacional;

(b) Se o recebimento do último dos elementos faltantes pelo Escritório Internacional ocorrer

após o decurso do prazo de 2 (dois) meses contado da data de apresentação do Pedido

Internacional ao Escritório de Origem, o Registro Internacional terá a data em que os

elementos faltantes tenham sido recebidos pelo Escritório Internacional10;

Verifica-se que a data de envio do Pedido Internacional ao Escritório Internacional pelo Escritório de

Origem será determinante da data do Registro Internacional, influenciando diretamente na

prioridade de que o Registro Internacional gozará. O mesmo se pode dizer do envio ao Escritório

Internacional de documentos eventualmente faltantes no Pedido Internacional. Por essa razão, é

fundamental que a adesão do Brasil ao Protocolo somente ocorra quando o INPI estiver

comprovadamente preparado para atender a todos os prazos estabelecidos no tratado. De outro

modo, os requerentes nacionais que desejem apresentar Pedidos Internacionais podem enfrentar

insegurança jurídica relativamente aos direitos que dependam de atos a serem praticados pela

autarquia, especialmente os atos ligados à prioridade dos seus Pedidos Internacionais.

O Escritório Internacional deverá notificar o Registro Internacional “sem demora” aos Escritórios

interessados. Todavia, o Protocolo de Madri não define um prazo limite para essa notificação.

Os Registros Internacionais são publicados em uma revista periódica editada pelo Escritório

Internacional. Esse tema será abordado nos comentários que serão feitos a seguir ao art. 3(5).

Artigo 3 (5)

10 No tocante à questão da prioridade, há uma peculiaridade dos Pedidos Internacionais regidos simultaneamente pelo Acordo e pelo Protocolo (aqueles apresentados ao Escritório de Origem de um país que seja membro tanto do Acordo quanto do Protocolo e que designem pelo menos um país que seja parte do Acordo e um país que seja parte do Protocolo, mas não do Acordo), sobre a qual vale a pena tecer um comentário adicional. O Acordo não permite a apresentação de Pedido Internacional derivado de um Pedido-Base, admitindo apenas Pedidos Internacionais derivados de Registros-Base. Assim, o Regulamento Comum, em seu art. 11(1), prevê que se o requerente de um Pedido Internacional regido simultaneamente pelo Acordo e pelo Protocolo apresentar um Pedido Internacional derivado de um Pedido-Base, o Pedido Internacional será considerado recebido pelo Escritório de Origem (para os fins descritos acima) apenas na data em que o tal Pedido-Base se converta em um Registro-Base, salvo se o requerente abrir mão da designação feita com base no Acordo, limitando o seu Pedido Internacional às designações feitas com base no Protocolo. Embora o texto do art. 11(1) do Regulamento Comum não seja inteiramente claro a esse respeito, infere-se que o prazo de 2 (dois) meses para a apresentação dos elementos faltantes fluirá a partir da data de concessão do Registro-Base pelo Escritório de Origem.



- 29 -

Para dar publicidade às marcas registradas no Escritório Internacional, cada Escritório receberá um

número de cópias da revista mencionada no Artigo 3 (4), sem qualquer custo, e um número de

cópias com redução de preço, nas condições fixadas pela Assembléia referida no Artigo 10 deste

Protocolo. Essa publicidade é considerada pelo Protocolo como suficiente e nenhuma outra

providência pode ser requerida do titular do Registro Internacional com esse fim. A publicação do

Registro Internacional na revista periódica do Escritório Internacional deverá ser realizada em

francês, espanhol ou inglês, que são os idiomas oficiais do Protocolo (Regra 6(1)(b) do

Regulamento Comum).

Surge aqui uma questão de grande relevância no que diz respeito à implementação do Protocolo no

Brasil. Segundo o artigo 13 da Constituição Federal, a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil.

Desta forma, as publicações destinadas a brasileiros, relativas a atos que deverão produzir efeitos

no País, não podem ter eficácia se efetivadas em um outro idioma que não seja a língua

portuguesa. A publicação, afinal, não é um fim em si mesma, mas um meio para assegurar a

adequada publicidade dos atos correspondentes. Com a publicação da OMPI realizada em francês,

espanhol ou inglês, os brasileiros teriam que acompanhar essas publicações em outros idiomas.

Ressalta-se, porém, que o Protocolo não veda a republicação dos atos pelos Escritórios Nacionais

dos países nos quais devam surtir efeitos. O que o Protocolo veda é a exigência de providências

adicionais por parte do titular do Registro Internacional. Há exemplos de países de língua inglesa,

para os quais, a rigor, não haveria problema de compreensão do teor das publicações efetuadas na

revista da OMPI, que, ainda assim, republicam seu teor, como a Austrália.

Com isso, para garantir a efetividade da publicidade no Brasil e, conseqüentemente, a

validade dos atos administrativos correspondentes, sugere-se que o Brasil, ao aderir ao

Protocolo de Madri, declare expressamente que irá republicar os atos de interesse do País

em língua portuguesa, em seu boletim oficial, e que a publicação feita no exterior não gera

qualquer efeito no Brasil. Os eventuais prazos aplicáveis no Brasil teriam como termo inicial

a publicação feita pelo INPI.

Artigo 3-bis

Efeito territorial A protecção resultante do registo internacional só é extensiva a uma Parte Contratante a pedido da pessoa que deposita o pedido internacional ou que é titular do registo internacional. Porém, um tal pedido não pode ser feito a respeito da Parte Contratante cuja Administração é a Administração de origem.

Artigo 3 bis



- 30 -

Esse artigo trata da extensão da proteção marcária a outras Partes Contratantes, desde que a

designação seja realizada pelo requerente do Pedido Internacional ou pelo titular de um Registro

Internacional.

Artigo 3-ter

Pedido de “extensão territorial” (1) Qualquer pedido de extensão da protecção resultante do registo internacional a uma Parte Contratante deve ser objecto de uma menção especial no pedido internacional. (2) Um pedido de extensão territorial pode também ser feito posteriormente ao registo internacional. Um tal pedido deve ser apresentado no formulário prescrito no regulamento de execução. O pedido é imediatamente inscrito pela Secretaria Internacional, que notifica sem demora a inscrição à Administração ou às Administrações interessadas. Uma tal inscrição é publicada no boletim periódico da Secretaria Internacional. Uma tal extensão territorial produz efeitos a partir da data em que foi inscrita no Registo Internacional; deixa de ser válida quando expira o registo internacional a que diz respeito.

Artigo 3ter (1) (2)

O interessado em depositar um Pedido Internacional não está obrigado a reivindicar, logo de início,

proteção para todas as jurisdições nas quais possa, algum dia, vir a ter interesse. É possível

apresentar, posteriormente, e a qualquer momento da vigência do Registro Internacional, um novo

pedido de extensão para uma jurisdição adicional.

Esse novo pedido de extensão é averbado pelo Escritório Internacional, que, por sua vez, notifica

os Escritórios Nacionais interessados, dando início ao procedimento de exame. Uma vez concedida

a proteção no novo país reivindicado pelo Requerente, a extensão do Registro Internacional para tal

país produzirá efeitos “desde a data em que” o pedido de extensão tiver sido inscrito no Escritório

Internacional, expirando junto com o correspondente Registro Internacional. Quanto aos direitos

assegurados ao titular do Registro Internacional no período compreendido entre a data de inscrição

do pedido de extensão no Escritório Internacional e a data de sua concessão no Brasil, vejam-se os

comentários ao artigo 4 a seguir.

Ao contrário do que ocorre com o Pedido de Registro Internacional, que deve ser necessariamente

encaminhado ao Escritório Internacional pelo Escritório de Origem perante o qual tiver sido

depositado o Pedido-Base ou que tiver concedido o Registro-Base, a designação posterior de um

novo país pode ser realizada diretamente pelo titular do Registro Internacional (Segundo a Regra

24 do Regulamento Comum), salvo algumas exceções inaplicáveis ao Brasil.

Artigo 4

Efeitos do registo internacional (1) (a) A partir da data do registo ou da inscrição feito em conformidade com as disposições dos artigos 3 e 3-ter, a protecção da marca em cada uma das Partes Contratantes interessadas é a mesma como se a marca



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tivesse sido depositada directamente junto da Administração dessa Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à Secretaria Internacional em conformidade com o artigo 5, n.os 1 e 2, ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada ulteriormente, a protecção da marca na Parte Contratante interessada é, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registada pela Administração dessa Parte Contratante. (b) A indicação das classes de produtos e serviços prevista no artigo 3 não vincula as Partes Contratantes quanto à apreciação do âmbito da protecção da marca. (2) Qualquer registo internacional goza do direito de prioridade previsto no artigo 4 da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, sem que seja necessário cumprir as formalidades prescritas na secção D desse artigo.

Artigo 4(1)

Segundo o Artigo 4(1)(a), a partir da data do Registro Internacional, a proteção da marca em cada

Parte Contratante será a mesma que seria conferida se a marca tivesse sido depositada

diretamente no Escritório de Origem da Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada

ao Escritório Internacional de acordo com o Artigo 5º, a seguir analisado, ou se uma recusa

notificada tiver sido retirada ulteriormente, tem-se “a referida data” (i.e. “a data do registo ou da

inscrição feito em conformidade com as disposições dos artigos 3 e 3-ter”) como termo inicial da

proteção à marca.

Em outras palavras, verifica-se que haveria uma retroatividade da proteção marcária, a qual teria

eficácia desde a data do Registro Internacional, em regime diferente do aplicado aos pedidos de

registro nacionais, em relação aos quais a proteção à marca nasce com a concessão do registro.

Com efeito, a propriedade da marca e, conseqüentemente, a exclusividade de uso que dela decorre

adquirem-se com o seu registro, conforme artigo 129 da LPI11. Por essa razão, o titular de uma

marca não tem a sua propriedade durante o período compreendido entre o depósito do pedido de

registro e a sua concessão, possuindo uma mera expectativa de direito que poderá, no máximo,

ensejar uma proteção limitada com base no art. 130 da LPI e/ou nas normas repressoras da

concorrência desleal, e tudo sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto.

O INPI tem adotado o entendimento, transmitido em reunião mantida com representante daquela

autarquia federal e essa Comissão, que tal artigo deve ser interpretado de maneira a conferir aos

pedidos de extensão endereçados ao Brasil dois tipos de proteção: (i) uma proteção transitória,

equivalente àquela conferida aos pedidos de registro de marca nacionais, isto é, uma simples

prioridade que gera uma expectativa de direito para o depositante do pedido de registro nacional; e

(ii) uma proteção efetiva, equivalente àquela conferida aos registros de marca nacionais a partir da

11 Art. 129: A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.



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sua concessão, isto é, não mais uma simples expectativa de direito, mas sim um direito adquirido.

Em vista dessa interpretação, o INPI tem adotado a expressão “Inscrição Internacional” como

tradução de “International Registration”. A “Inscrição Internacional” equivaleria a um simples pedido

de registro, até que a designação pretendida seja, afinal, concedida no País. Essa interpretação,

segundo o INPI, é a que prevalece nos Estados Unidos e Japão, por exemplo.

A fim de evitar a insegurança jurídica que resultaria da aplicação desse dispositivo (tendo

em vista que o entendimento do INPI pode ser questionado judicialmente pelos titulares de

registros internacionais), e a fim de garantir o tratamento isonômico entre depositantes de

pedidos de registro nacionais e titulares de Pedidos de Registro Internacionais, sugere-se

que no ato de adesão do Brasil ao Protocolo haja a declaração expressa no sentido da

irretroatividade da proteção conferida pela concessão da extensão do Registro Internacional

para o Brasil. Conseqüentemente, a proteção conferida ao Registro Internacional no período

compreendido entre a data de sua inscrição no Escritório Internacional e a concessão de sua

extensão para o Brasil seria a mesma proteção reduzida que é conferida aos pedidos de

registro nacionais que ainda não foram concedidos pelo INPI.

De qualquer forma, o prazo de vigência da extensão concedida com base no Registro Internacional

terá como termo inicial a data do Registro Internacional e não a data da concessão da extensão no

país designado, exatamente para servir ao propósito do Protocolo que é facilitar o gerenciamento

dos registros de marca em diversos países, unificando as datas de prorrogação de todos os

registros vinculados a um mesmo Registro Internacional.

Dessa circunstância resultará prazo de proteção, na prática, inferior ao que se concede aos

registros de marcas nacionais. Embora, em ambos os casos, o prazo de proteção seja de 10 (dez)

anos (artigo 6 do Protocolo e artigo 133 da LPI), os registros nacionais gozarão da proteção a partir

da data de concessão, ao passo em que os Registros Internacionais gozarão da proteção a partir

da data do Registro Internacional.

O que, em um primeiro momento, poderia parecer uma desvantagem para os titulares de Registros

Internacionais (o que, ressalte-se, não feriria o princípio da isonomia fixado no Artigo 5°, caput, da

Constituição Brasileira, dirigido apenas aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil),

atenderia, todavia, ao objetivo do Protocolo de unificar a administração dos vários registros de

marca vinculados ao Registro Internacional, por meio de assegurar-se data única de prorrogação, o

que representa expressiva vantagem para os seus titulares.

Artigo 4(2)



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O artigo 4(2) trata da manutenção da possibilidade de garantir a prioridade com base na Convenção

de Paris. O artigo 127 da LPI12 garante essa proteção nos registros de marca nacionais.

Artigo 4-bis

Substituição de um registo nacional ou regional por um registo internacional

(1) Se uma marca que é objecto de um registo nacional ou regional junto da Administração de uma Parte Contratante for também objecto de um registo internacional e ambos os registos estiverem inscritos em nome da mesma pessoa, considera-se que o registo internacional substitui o registo nacional ou regional, sem prejuízo de quaisquer direitos adquiridos em virtude deste último registo, desde que: (i) A protecção resultante do registo internacional seja extensiva à referida Parte Contratante segundo

o artigo 3-ter, n.° 1 ou 2; (ii) Todos os produtos e serviços enumerados no registo nacional ou regional sejam também

enumerados no registo internacional a respeito da referida Parte Contratante; (iii) Uma tal extensão se torne efectiva depois da data do registo nacional ou regional. (2) A Administração a que se refere o n.° 1 é, se lhe for feito o pedido, obrigada a tomar nota, no seu registo, do registo internacional.

Artigo 4bis (1)

Esse artigo trata da substituição do registro de marca nacional que tenha sido realizado em uma

Parte Contratante junto ao seu respectivo Escritório e que também tenha sido objeto de um

Registro Internacional. Essa substituição será realizada desde que (i) a proteção resultante do

Registro Internacional seja estendida à referida Parte Contratante; (ii) todos os produtos e serviços

listados no registro nacional sejam listados no Registro Internacional; e (iii) esta extensão tenha

efeitos depois da data do registro local.

Desta forma, havendo um registro nacional em uma das Partes Contratantes e, posteriormente, um

Registro Internacional com a designação da referida Parte Contratante, o Registro Internacional

substituirá o registro local em uma Parte Contratante, sendo que tal extensão terá efeitos a partir

da data do registro local.

Artigo 4bis (2)

O respectivo Escritório da Parte Contratante deverá, mediante solicitação, anotar o Registro

Internacional no seu respectivo registro nacional.

12 Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.



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Artigo 5 Recusa e invalidação dos efeitos do registo internacional a respeito

de certas Partes Contratantes (1) Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer Administração de uma Parte Contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão a essa Parte Contratante, segundo o artigo 3-ter, (1) ou (2), da protecção resultante do registo internacional, tem o direito de declarar numa notificação de recusa que a protecção não pode ser concedida na referida Parte Contratante à marca que é objecto dessa extensão. Uma tal recusa só se pode apoiar nos motivos que seriam aplicáveis, segundo a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada directamente junto da Administração que notifica a recusa. Porém, a protecção não pode ser recusada, mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registo apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços. (2) (a) Qualquer Administração que queira exercer esse direito deve notificar a sua recusa à Secretaria Internacional, com a indicação de todos os motivos, dentro do prazo prescrito na lei aplicável a essa Administração e o mais tardar, sob reserva das alíneas b) e c), antes de passado um ano a contar da data em que a notificação da extensão a que se refere o n.° 1 tiver sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional. (b) Não obstante a alínea a), qualquer Parte Contratante pode declarar que, para os registos internacionais feitos no âmbito deste Protocolo, o prazo de um ano a que se refere alínea a) é substituído por 18 meses. (c) Tal declaração também pode mencionar que, quando for possível que uma recusa da protecção resulte de uma oposição à concessão da protecção, essa recusa pode ser notificada pela Administração da referida Parte Contratante à Secretaria Internacional depois da expiração do prazo de 18 meses. Essa Administração pode, em relação a qualquer registo internacional, notificar uma recusa de protecção depois da expiração do prazo de 18 meses, mas apenas se: (i) Tiver, antes da expiração do prazo de 18 meses, informado a Secretaria Internacional sobre a

possibilidade de serem feitas oposições depois da expiração do prazo de 18 meses; e (ii) A notificação da recusa baseada numa oposição for feita dentro de um prazo inferior a sete meses a

contar da data em que começa o prazo de oposição; se o prazo de oposição expirar antes desse prazo de sete meses, a notificação deve ser feita dentro de um prazo de um mês a contar da expiração do prazo de oposição.

(d) Qualquer declaração segundo a alínea b) ou c) pode ser feita nos instrumentos a que se refere o artigo 14, n.° 2, e a data em que a declaração se torna efectiva é a mesma que a data da entrada em vigor deste Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tiver feito a declaração. Uma tal declaração pode também ser feita mais tarde, e neste caso a declaração torna-se efectiva três meses depois de ter sido recebida pelo director-geral da Organização (adiante denominado «o director-geral»), ou em qualquer data ulterior indicada na declaração, em relação a qualquer registo internacional cuja data é a mesma que a data em que a declaração se torna efectiva ou é posterior a esta data. (e) Passado um período de 10 anos a contar da entrada em vigor deste Protocolo, a Assembleia procede ao exame do funcionamento do sistema estabelecido pelas alíneas a) a d). Depois disso, as disposições das referidas alíneas podem ser modificadas por decisão unânime da Assembleia. (3) A Secretaria Internacional transmite sem demora ao titular do registo internacional um dos exemplares da notificação de recusa. O referido titular tem os mesmos meios de recurso como se a marca tivesse sido depositada por ele directamente junto da Administração que tiver notificado a sua recusa. Se a Secretaria Internacional tiver recebido informações segundo o n.° 2, c), i), a mesma Secretaria deve transmitir sem demora as referidas informações ao titular do registo internacional. (4) Os motivos da recusa de uma marca são comunicados pela Secretaria Internacional a qualquer parte interessada que o solicite. (5) Qualquer Administração que não tenha notificado, em relação a um determinado registo internacional,



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uma recusa provisória ou definitiva à Secretaria Internacional em conformidade com os n.os 1 e 2 perde, em relação a esse registo internacional, o benefício da faculdade prevista no n.° 1. (6) A invalidação, pelas autoridades competentes de uma Parte Contratante, dos efeitos, no território dessa Parte Contratante, de um registo internacional não pode ser decretada sem que o titular desse registo internacional tenha sido intimado a fazer valer os seus direitos em devido tempo. A invalidação é notificada à Secretaria Internacional.

Artigo 5 (1)

O Registro Internacional de uma marca pelo Escritório Internacional não importa, necessária e

automaticamente, na extensão dos seus efeitos para cada um dos países reivindicados pelo titular.

Na verdade, o Registro Internacional é apenas o ponto de partida do procedimento que redundará,

ou não, na extensão postulada.

Com efeito, o Protocolo de Madri confere aos Escritórios de Origem a possibilidade de recusar a

proteção à marca em seu território, por qualquer fundamento admissível nos termos da Convenção

de Paris, desde que igualmente aplicável aos pedidos de registro depositados diretamente no

Escritório de Origem em questão. Portanto, se o titular de um Registro Internacional postula a

extensão dos seus efeitos para o Brasil, o INPI pode indeferir tal extensão, com fundamento na lei

brasileira e na Convenção de Paris.

O artigo 5 (1) cuida, ainda, de outra questão relevante para o Brasil: o tratamento a ser conferido ao

pedido de registro multi-classes. Como se sabe, hoje o INPI não admite que um único pedido de

registro de marca alcance mais de uma classe, exigindo um pedido específico (com o pagamento

da retribuição correspondente) para cada classe. Esse entendimento é incompatível com o

Protocolo de Madri, que veda o indeferimento da extensão pleiteada apenas porque a lei interna

limita o registro de marca a determinado número de classes. É importante ressaltar que não há

qualquer vedação da lei brasileira que impeça o registro multi-classes.

Há, porém, a questão dos custos, pois ainda não é claro como ela será resolvida, e que é tratada

mais adiante, com os comentários ao art. 8º do Protocolo.

Artigo 5 (2)

O artigo 5(2) disciplina relevantíssima característica do Protocolo de Madri: a fixação de um prazo

preclusivo para o indeferimento, pelo Escritório de Origem, da extensão pleiteada pelo titular do

Registro Internacional.

A regra geral, contida na alínea (a), é a de que o indeferimento da extensão deve ser comunicado

ao Escritório Internacional no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data em que o Escritório de



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Origem tiver recebido a notificação de que o titular do Registro Internacional postulará a extensão

dos seus efeitos para o país. Se o prazo não for observado, presume-se tacitamente concedida a

extensão. A alínea (b) confere aos países membros do Protocolo de Madri a possibilidade de

ampliar tal prazo, de 1 (um) ano para 18 (dezoito) meses, mediante declaração específica.

Pelas razões já abordadas neste estudo, é de todo recomendável, para não dizer essencial,

que o Brasil declare, no momento de sua adesão, que será de 18 (dezoito) meses o prazo

aplicável para a manifestação do INPI quanto à recusa provisório do pedido de extensão do

registro internacional.

Nos termos da alínea (c) do Artigo 5(2), a declaração acima pode também indicar que existe a

possibilidade de o Escritório de Origem vir a indeferir a extensão após o encerramento do prazo de

18 meses, quando a decisão de indeferimento resultar de uma oposição. No entanto, o

indeferimento da extensão, nessas condições, somente é admissível (“but only if”) se

cumulativamente satisfeitas as seguintes condições:

(i) se antes de expirado o prazo de 18 meses, o Escritório de Origem tiver informado ao

Escritório Internacional de que existe a possibilidade de apresentação de oposições após o

decurso desse prazo de 18 meses; e

(ii) se a notificação da recusa com base em uma oposição for feita ao Escritório Internacional

em até 7 (sete) meses contados do termo inicial do prazo concedido pela lei interna para a

apresentação de oposições ou, no caso de o prazo para apresentação de oposições expirar,

antes de 7 (sete) meses, a notificação deve ser feita dentro de 1 (um) mês a contar do

encerramento do prazo para apresentação de oposições.

A alínea (c) diz respeito à possibilidade de indeferir o pedido de extensão após o prazo de 18

meses somente (“but only if”) nos casos referidos nos itens (i) e (ii), isto é, nos casos de oposições

poderem ser apresentadas após o decurso desse prazo de 18 meses.

A contrario sensu, a regra da alínea (c) seria inaplicável aos casos em que oposições sejam

apresentadas antes do encerramento do prazo de 18 (dezoito) meses, nos quais prevaleceria a

regra geral.

Em resumo, na sua literalidade, o Artigo 5(2)(c) do Protocolo de Madri parece limitar a possibilidade

de indeferimento do pedido de extensão, após o decurso do prazo de 18 meses, aos casos em que

seja possível a apresentação de oposição após o decurso de tal prazo. Esta seria a única exceção

do Protocolo à regra geral de aprovação “por decurso de prazo” fixada no seu Artigo 5(2)(a) e (b).



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Porém, a Regra 16 (1) (c) do Regulamento Comum do Protocolo13 prevê outra possibilidade de o

Escritório Local ultrapassar o prazo de 18 (dezoito) meses: se o Escritório Local informar, ainda no

curso do prazo de 18 (dezoito) meses, a possibilidade de o prazo para oposição expirar nos últimos

30 (trinta) dias do período de 18 (dezoito) meses. Nessa hipótese, o Escritório Local poderá

comunicar o indeferimento do pedido de extensão baseado em uma oposição em até 01 (um) mês

da data em que a oposição tiver sido interposta. Estaríamos, portanto, diante de uma simples

extensão, em até 1 (um) mês, do prazo conferido ao Escritório Local para indeferir o pedido de

extensão baseado em uma oposição (que passaria, assim, a ser de até 19 (dezenove) meses).

Diante das normas acima mencionadas, pergunta-se: seria razoável a interpretação de que, diante

da apresentação de uma oposição, o Escritório Local ficaria totalmente liberado de qualquer prazo

para decidir em caráter definitivo os pedidos de extensão a ele requeridos, podendo ultrapassar,

inclusive, os 18 e, em alguns casos, os 19 meses?

A indagação é respondida pela própria Regra 16 (1) (c) analisada acima e a Regra 17 do

Regulamento Comum: o indeferimento que deve ser comunicado pelo Escritório Local ao Escritório

Internacional no prazo fatal de 1 ano ou 18 meses (conforme o caso) é o indeferimento provisório,

que será, ou não, posteriormente confirmado por um indeferimento definitivo. Veja-se, a titulo

exemplificativo, o que diz a Regra 17 (1) (a) do Regulamento Comum:

Regra 17 (1) [Notificação de Recusa Provisória]

(a) Uma notificação de recusa provisória pode conter uma declaração das razões pelas

quais a Administração de cuja notificação se trata considera que não pode ser concedida

protecção na parte contratante em questão (recusa provisória ex officio) ou uma declaração

segundo a qual não pode ser concedida proteção na parte contratante em questão por ter

sido depositada uma oposição (recusa provisória baseada em oposição) ou ambas as

declarações.

Dessa forma, o indeferimento provisório pode fundamentar-se exclusivamente no entendimento do

próprio Escritório Local (indeferimento provisório ex-officio); pode fundamentar-se apenas na

existência de uma oposição (indeferimento provisório baseado em oposição); ou em ambos (Regra

17, (1) (a)).

13 (1) [Information Relating to Possible Oppositions] (c) Where subparagraph (a) applies and the Office referred to in the said subparagraph has, before the expiry of the 18-month time limit referred to in the same subparagraph, informed the International Bureau of the fact the time limit for filing oppositions will expire within the 30 days preceding the expiry of the 18-month time limit and of the possibility that oppositions may be filed during those 30 days, a provisional refusal based on an opposition filed during the said 30 days may be notified to the International Bureau within one month from the date of filing of the opposition.



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Na comunicação de indeferimento provisório, o Escritório Local deve informar ao Escritório

Internacional todos os fundamentos com base nos quais entende que o pedido de extensão deva

ser indeferido, ficando vinculado a tais fundamentos (Regra 17 (2) (iv)). Em outras palavras, o

indeferimento definitivo não poderá, depois, amparar-se em circunstâncias de fato e de direito não

indicadas pelo Escritório Local na comunicação de indeferimento provisório. Vale ressaltar, porém,

a regra do artigo 34.01 do Guia da OMPI para aplicação do Protocolo, que prevê a possibilidade do

Escritório Local encaminhar novas notificações ao Escritório Internacional, adicionando outros

fundamentos à recusa provisória, desde que tais notificações sejam encaminhadas dentro do prazo

de 1 ano ou 18 meses, conforme o caso. Na prática, parece improvável que já tendo comunicado

ao Escritório Internacional o indeferimento provisório de um pedido de extensão, com base em

determinados fundamentos, o INPI brasileiro venha, posteriormente, a revisitar o processo a fim de

acrescentar novos fundamentos para o indeferimento definitivo.

Na mesma comunicação, o Escritório Local deverá indicar, ainda, os prazos aplicáveis, nos termos

da legislação interna, para a interposição dos recursos administrativos cabíveis e/ou para a

apresentação de manifestação sobre a oposição. Outra informação indispensável, quando

aplicável, é a de que tais providências devem ser obrigatoriamente tomadas através de um

intermediário ou representante baseado no país do Escritório Local em questão (como no Brasil, em

que a representação da parte junto ao INPI é ato privativo de advogado ou agente da propriedade

industrial brasileiro) - Regra 17 (2) (vii).

Poderia o Escritório Local comunicar o indeferimento provisório baseado em uma oposição, para

posteriormente indeferir o pedido, em caráter definitivo, com fundamento diverso do invocado na

oposição, como poderia sugerir uma primeira leitura da Regra 17, (1) (a)? Parece que não. A

apresentação de oposição não liberará o Escritório Local de um exame próprio do pedido de

extensão, destinado a identificar os eventuais óbices à concessão definitiva da extensão. Essa

interpretação é confirmada pelo art. 34.01 do Guia da OMPI para aplicação do Protocolo14.

O indeferimento provisório será devidamente anotado pelo Escritório Internacional, que consignará

as informações contidas na notificação enviada pelo Escritório Local e a data em que foi enviada.

Cópia dessas informações será encaminhada ao titular do Registro Internacional e ao Escritório de

Origem, se este manifestar interesse em recebê-la (Regra 17 (4)).

14 “Time Limits for Refusal – 34.01 Refusal must be notified to the International Bureau within a prescribed time limit. Any refusal sent after that time limit will not be considered as such by the International Bureau (see paragraph 36.02). It is not necessary that a final decision on the refusal be taken within tha applicable time limit; it is sufficient that all grounds for refusal are notified within that time limit. In other words, what must be sent within the applicable time limit is a provisional refusal. An office may notify additional grounds with respect to that particular international registration in further notifications of refusal, provided that it sends further notifications to the International Bureau within the time limit. However, the Office may not base a final decision concerning the refusal on a ground which was not mentioned in a notification of provisional refusal made within the applicable time limit.”



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Tendo enviado ao Escritório Internacional, no prazo de 1 ano ou 18 meses (conforme o caso), uma

comunicação de indeferimento provisório, o INPI processará o pedido de extensão normalmente.

Quando o exame estiver concluído (para o que não há prazo estabelecido), comunicará ao

Escritório Internacional que (i) o pedido de extensão foi indeferido definitivamente (com base nos

mesmos fundamentos invocados na comunicação de indeferimento provisório); ou (ii) que o pedido

de extensão foi concedido na sua integralidade; ou (iii) que o pedido de extensão foi concedido

parcialmente, em relação a apenas determinados produtos ou serviços reivindicados objeto do

Registro Internacional (Regra 17 (5)(a)).

Se, após o envio de tal comunicação, nova decisão vier a afetar a proteção da marca no país em

questão – por exemplo, uma decisão judicial –, o INPI enviará ao Escritório Internacional uma

comunicação adicional, informando-o do fato e, se aplicável, dos produtos ou serviços mantidos no

âmbito da proteção (Regra 17 (5)(b)).

Outra questão que nos parece relevante reside em saber se o Processo Administrativo de Nulidade

do direito brasileiro, disciplinado nos arts. 168 e seguintes da LPI, estaria também compreendido na

acepção, para os fins do Protocolo de Madri, da palavra “oposição”. A pergunta é relevante, na

medida em que de sua resposta depende a sujeição do Processo Administrativo de Nulidade à

regra do Artigo 5(2)(c) do Protocolo.

Como se viu, aplica-se o Artigo 5(2)(c) quando houver a possibilidade, nos termos da legislação

interna de cada país, de apresentação de “oposição” (do original, em inglês, “opposition”) após o

decurso do prazo de 18 meses concedido ao Escritório de Origem para apreciar o pedido de

extensão.

Ocorre que o termo em inglês “opposition” pode significar qualquer impugnação administrativa

apresentada em pedido de registro de marca, acepção mais ampla do que a da palavra “oposição”,

tal como adotada nos arts. 158 e 159 da LPI.

Tomando-se a acepção mais estrita, a da LPI – impugnação administrativo a ser interposto no

prazo de 60 (sessenta) dias contado da publicação do pedido de registro para fins de conhecimento

por terceiros –, conclui-se que a regra do Artigo 5(2)(c) não seria aplicável ao Brasil. O prazo para

oposições, que aqui é de 60 (sessenta) dias (cf. Artigo 158 da LPI), jamais se encerraria após 18

meses contados do recebimento, pelo INPI, da informação de que a extensão para o Brasil fora

requerida.

Porém, a acepção mais ampla da palavra “opposition” poderia alcançar o requerimento de

instauração de Processo Administrativo de Nulidade, para cuja apresentação quaisquer terceiros



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interessados dispõem do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da concessão do registro no

Brasil. Nesse caso, por força da regra contida na parte final do item (ii) do Artigo 5(2)(c), o INPI

disporia de apenas 1 (um) mês para examiná-lo e decidi-lo.

Um bom argumento contrário a tal interpretação mais ampla da palavra “opposition” é o de que o

Processo Administrativo de Nulidade da lei brasileira somente tem lugar após a concessão do

registro, razão pela qual, no que diz respeito aos pedidos de extensão de registros internacionais,

somente teria lugar após a concessão da extensão. Sendo assim, não seria tecnicamente correto

falar de “indeferimento da extensão” resultante de um Processo Administrativo de Nulidade (porque

o deferimento da extensão seria um pressuposto do cabimento do Processo Administrativo de

Nulidade).

No entanto, é possível contra-argumentar no sentido de que o registro não se consolida em

definitivo senão após o decurso do prazo para o requerimento de instauração de Processo

Administrativo de Nulidade. Sendo assim, o provimento do Processo Administrativo de Nulidade

importaria, no final das contas, no indeferimento definitivo do pedido de extensão para o Brasil.

A fim de evitar a insegurança jurídica decorrente das dificuldades de interpretação da alínea

(c) do Artigo 5(2) do Protocolo de Madri vis-à-vis o direito brasileiro, assim como o risco de

decisões judiciais conflitantes a respeito da matéria, sugere-se que lei interna esclareça que

a referida norma é inaplicável ao Processo Administrativo de Nulidade disciplinado nos

artigos 168 e seguintes da LPI, de tal modo que o INPI não ficará sujeito a qualquer prazo

preclusivo para comunicar ao Escritório Internacional o eventual cancelamento de pedido de

extensão para o Brasil em virtude de Processo Administrativo de Nulidade.

Segundo o Artigo 5 (2)(d), os Países que pretendam valer-se do prazo de 18 meses para comunicar

ao Escritório Internacional o indeferimento do pedido de extensão, assim como aqueles que

desejem lançar mão da possibilidade de comunicar o indeferimento dos pedidos de extensão após

o prazo de 18 meses, nas hipóteses de que tratam os item (i) e (ii) do Artigo 5(2)(c), devem

formalizar tal intenção no próprio instrumento de adesão ao Protocolo de Madri (cf. Artigo 14(2),

examinado adiante), por meio de declaração específica.

Para os Países que o fizerem, essas condições vigorarão desde logo. O País que deixar de

formalizar tal declaração no momento de sua adesão não está impedido de fazê-lo posteriormente.

Neste caso, porém, a declaração ficará sujeita a um prazo de vacância mínimo de 3 (três) meses

contados do seu recebimento pelo Diretor Geral do Escritório Internacional. Alternativamente, a

declaração poderá entrar em vigor em momento posterior ao encerramento desse período de 3

(três) meses, desde que ela própria assim o indique. De todo modo, a declaração somente terá



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eficácia para os pedidos de extensão baseados em Registros Internacionais, cuja data seja a

mesma ou posterior à data de entrada em vigor da declaração.

Em outras palavras, enquanto a declaração não for feita, ou durante a pendência do seu período de

vacância, o Escritório Local deve pronunciar-se a respeito do pedido de extensão no prazo de 1

ano, sob pena de concessão automática da extensão.

Não há dúvida de que, ao aderir ao Protocolo de Madri, o Brasil deve formalizar de imediato a sua

declaração de que pretende valer-se da faculdade conferida pelo Artigo 5(d). Se, em vista da

realidade nacional, o prazo de 18 (dezoito) meses concedido ao INPI para examinar e decidir sobre

os pedidos de extensão já parece bastante exíguo, ainda mais grave será a situação se o prazo

aplicável for o de apenas 1 (um) ano.

Com relação ao Artigo 5(2)(e), o período de 10 (dez) anos mencionado neste item já fluiu e

eventuais alterações no Protocolo de Madri estão hoje sob discussão. A declaração de

interpretação reproduzida acima deixa claro que, sem prejuízo dos esforços contínuos e

permanentes de verificação e eventual revisão do Protocolo de Madri, a exigência de aprovação

unânime da Assembléia, para qualquer modificação concreta que esta queira empreender,

permanece em vigor.

Artigo 5 (3)

O titular do Registro Internacional deve ser comunicado pelo Escritório Internacional, “sem demora”,

do indeferimento do seu pedido de extensão por um Escritório Local. Note-se que o Protocolo de

Madri não define um prazo para que o Escritório Internacional efetue tal comunicação.

Entendemos que o prazo para interposição de recurso contra a decisão de indeferimento do

INPI, deverá fluir a partir da data de publicação da decisão correspondente na RPI,

independentemente da data em que o titular do Registro Internacional tenha sido

comunicado pelo Escritório Internacional da recusa do INPI.

Artigo 5(4)

O dispositivo não suscita dúvidas.

Artigo 5 (5)

Como acima já se disse, os Escritórios Locais dispõem de um prazo determinado – que pode ser de

1 (um) ano ou de 18 (dezoito) meses, conforme o caso – para comunicar ao Escritório Internacional



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a decisão de indeferimento do pedido de extensão, sob pena de perder o direito de fazê-lo, i.e., sob

pena de concessão da extensão por “decurso de prazo”. Há, porém, uma observação necessária

em relação à redação deste parágrafo 5: aqui o adjetivo provisório, a qualificar o indeferimento,

aparece pela primeira vez no texto do Protocolo de Madri.

As circunstâncias nas quais o Escritório Local pode comunicar o indeferimento provisório do pedido

de extensão foram examinadas acima. Vale registrar que entre as hipóteses de indeferimento

provisório ex officio inclui-se a de sobrestamento do pedido de extensão, por força de pedido de

registro de marca anterior, ainda em curso no país designado, até que decidido este.

Artigo 5 (6)

Segundo esse artigo, somente poderá ocorrer a invalidação de um Registro Internacional no

território de uma das Partes Contratantes após a intimação do titular desse Registro Internacional

para que ele tenha a possibilidade de exercer seu direito de defesa.

Ao disciplinar de modo autônomo a invalidação dos efeitos de um Registro Internacional, ou seja,

dos efeitos da extensão concedida, o parágrafo 6 do Artigo 5 parece confirmar que o parágrafo

(2)(c) (vide comentários acima) de fato não foi concebido para situações como a do Processo

Administrativo de Nulidade da lei brasileira. Afinal, a desconstituição de uma extensão em virtude

de um Processo Administrativo de Nulidade é uma forma de “Invalidation, by the competent

authorities of a Contracting Party, of the effects, in the territory of that Contracting Party, of an

international registration”.

Artigo 5-bis

Documentos justificativos da legitimidade de uso de certos elementos da marca

Os documentos justificativos da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca, tais como armas, escudos, retratos, distinções honoríficas, títulos, nomes comerciais, nomes de pessoas que não sejam o nome do requerente ou outras inscrições análogas, que possam ser exigidos pelas Administrações das Partes Contratantes, são dispensados de qualquer legalização ou certificação que não seja a da Administração de origem.

Artigo 5bis

Os documentos justificativos da legitimidade de uso de certos elementos incorporados numa marca

são dispensados de qualquer legalização ou certificação que não seja a do Escritório de Origem.

Nos termos do Artigo 129, item 6°, da Lei de Registros Públicos (Lei n° 6.015/1973), todos os

documentos de procedência estrangeira estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e



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Documentos (RTD), para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. O RTD, por

sua vez, exige a “notarização” e a legalização consular de tais documentos. No entanto, o Artigo

5bis do Protocolo de Madri constitui norma especial, que prevalece no tocante às hipóteses que

disciplina.

Artigo 5-ter

Cópia das menções inscritas no Registo Internacional; buscas de anterioridade; extractos do Registo Internacional

(1) A Secretaria Internacional entrega a quem lho solicitar, mediante o pagamento de uma taxa fixada pelo regulamento de execução, uma cópia das menções inscritas no Registo Internacional a respeito de uma determinada marca. (2) A Secretaria Internacional pode também, mediante remuneração, empreender buscas de anterioridade entre as marcas que são objecto de registos internacionais. (3) Os extractos do Registo Internacional pedidos com a finalidade de serem apresentados numa das Partes Contratantes são dispensados de qualquer legalização.

Artigo 5ter

O dispositivo, em si mesmo, não suscita comentários especiais. Chama a atenção, todavia, para a

circunstância de que, a partir da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, os interessados em

depositar pedidos de registro de marcas nacionais no Brasil, isto é, sem nenhuma vinculação com o

Sistema de Madri, deverão preocupar-se em pesquisar não apenas as anterioridades existentes no

banco de dados do INPI, mas também os registros internacionais nos quais o Brasil tenha sido

indicado para fins de extensão da proteção na base de dados da OMPI (Madrid Express Database

e Romarin International Trademark Information). Ainda assim, a busca não cobrirá necessariamente

todas as anterioridades, em função de prazos de prioridade e /ou lapso de tempo entre o depósito

do pedido de registro internacional no Escritório de Origem e a sua inscrição na base de dados na

OMPI.

Artigo 6

Duração da validade do registo internacional; dependência e independência do registo internacional

(1) O registo de uma marca na Secretaria Internacional é feito por 10 anos, com possibilidade de renovação nas condições fixadas no artigo 7. (2) Passado um período de cinco anos a contar da data do registo internacional, este registo torna-se independente do pedido de base, ou do registo resultante desse pedido de base, ou do registo de base, conforme o caso, sob reserva das disposições seguintes. (3) A protecção resultante do registo internacional, tenha ou não havido transmissão, deixa de poder ser invocada se, antes de terem passado cinco anos a contar da data do registo internacional, o pedido de



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base, ou o registo resultante desse pedido, ou o registo de base, conforme o caso, tiver sido retirado, tiver expirado, tiver sido renunciado ou tiver sido objecto de uma decisão definitiva de recusa, revogação, anulação ou invalidação em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no registo internacional. O mesmo acontece se: (i) Um recurso contra uma decisão que recusa os efeitos do pedido de base; (ii) Uma acção solicitando a retirada do pedido de base ou a revogação, anulação ou invalidação do

registo resultante do pedido de base, ou do registo de base; ou (iii) Uma oposição ao pedido de base resultar, depois de expirado o prazo de cinco anos, numa

decisão definitiva de recusa, revogação, anulação ou invalidação, ou exigindo a retirada do pedido de base, ou do registo resultante desse pedido, ou do registo de base, conforme o caso, desde que o recurso, a acção ou a oposição em questão tenha começado antes da expiração do referido período. O mesmo acontece também se o pedido de base for retirado, ou o registo resultante do pedido de base, ou o registo de base, for renunciado, depois da expiração do período de cinco anos, desde que, no momento da retirada ou da renúncia, o referido pedido ou registo seja objecto de um processo visado no ponto (i), (ii) ou (iii) e que esse processo tenha começado antes da expiração do referido período.

(4) A Administração de origem deve, como prescrito no regulamento de execução, notificar à Secretaria Internacional os factos e as decisões pertinentes em virtude do n.° 3, e a Secretaria Internacional deve, como prescrito no regulamento de execução, informar as partes interessadas e proceder às publicações correspondentes. A Administração de origem deve, se for caso disso, pedir que a Secretaria Internacional anule, na medida aplicável, o registo internacional, e a Secretaria Internacional deve deferir o seu pedido.

Artigo 6

O Artigo 6 dispõe sobre uma importante característica do Protocolo de Madri: durante um período

de 5 (cinco) anos, o Registro Internacional permanece estritamente vinculado ao Registro-Base ou

ao Pedido-Base, seguindo-lhe a sorte. Quaisquer circunstâncias que afetem a validade ou a

eficácia do Registro-Base ou do Pedido-Base afetarão, automaticamente, a validade ou a eficácia

do Registro Internacional e de todas as suas extensões.

Esse prazo de vinculação do Registro Internacional ao seu respectivo Registro-Base ou Pedido-

Base não é, todavia, absoluto: mesmo após os 5 (cinco) anos, o Registro Internacional ainda

sofrerá os efeitos da invalidação ou da perda de eficácia do seu Registro-Base ou do seu Pedido-

Base, se resultantes de uma decisão administrativa ou judicial proferida, a qualquer tempo, em

procedimento instaurado antes do encerramento do prazo de 5 anos. Nesses casos, o Escritório de

Origem deve informar o Escritório Internacional a respeito da decisão proferida em relação ao

Registro-Base ou do seu Pedido-Base, requerendo o cancelamento do Registro Internacional.

Exceção feita a esta hipótese, após o decurso de 5 (cinco) anos, o Registro Internacional

desvincula-se do seu Registro-Base ou Pedido-Base, ganhando vida própria. O que quer que atinja

o Registro-Base ou Pedido-Base (expiração da vigência, transferência de titularidade, invalidação,

cancelamento, etc.) não terá qualquer repercussão direta e automática no Registro Internacional.

Artigo 7

Revogação do registo internacional



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(1) Qualquer registo internacional pode ser renovado por um período de 10 anos a contar da expiração do período precedente, mediante o simples pagamento da taxa de base e, sob reserva do artigo 8, n.° 7, das taxas suplementares e complementares previstas no artigo 8, n.° 2. (2) A renovação não pode comportar qualquer modificação do registo internacional na sua forma mais recente. (3) Seis meses antes da expiração do prazo de protecção, a Secretaria Internacional comunica oficiosamente ao titular do registo internacional e, se for caso disso, ao seu representante a data exacta dessa expiração. (4) Mediante o pagamento de uma sobretaxa fixada pelo regulamento de execução, uma prorrogação de prazo de seis meses é concedida para a renovação do registo internacional.

Artigo 7

Uma das vantagens do Protocolo de Madri é a uniformização dos prazos de prorrogação da

vigência das extensões, que é único para todas elas: prorrogam-se as extensões mediante a

prorrogação do Registro Internacional. O controle das providências relacionadas à prorrogação fica,

portanto, bastante simplificado.

No tocante às retribuições devidas ao INPI, vide comentários ao Artigo 8, a seguir.

Artigo 8

Taxas relativas ao pedido internacional e ao registo internacional (1) A Administração de origem tem a faculdade de fixar, como entender, e cobrar, em seu proveito, uma taxa que pode exigir do requerente ou titular do registo internacional na ocasião do depósito do pedido internacional ou da renovação do registo internacional. (2) O registo de uma marca na Secretaria Internacional está sujeito ao pagamento prévio de uma taxa internacional que, sob reserva do n.° 7, a), inclui: (i) Uma taxa de base; (ii) Uma taxa suplementar por cada classe da classificação internacional, além da terceira, em que

forem incluídos os produtos ou serviços a que a marca se aplica; (iii) Uma taxa complementar por cada pedido de extensão da protecção nos termos do artigo 3-ter. (3) Contudo, a taxa suplementar mencionada no n.° 2, ii), pode, sem prejuízo da data do registo internacional, ser paga dentro do prazo fixado pelo regulamento de execução, se o número de classes de produtos ou serviços tiver sido determinado ou contestado pela Secretaria Internacional. Se, quando expirar esse prazo, a taxa suplementar não tiver sido paga ou a lista de produtos ou serviços não tiver sido reduzida pelo requerente na medida necessária, o pedido internacional é considerado como tendo sido abandonado. (4) O produto anual das diversas receitas provenientes do registo internacional, à excepção das receitas derivadas das taxas mencionadas no n.° 2, ii) e iii), é repartido em partes iguais entre as Partes Contratantes pela Secretaria Internacional, após dedução das despesas e encargos resultantes da aplicação deste Protocolo. (5) As quantias provenientes das taxas suplementares previstas no n.° 2, ii), são repartidas, no fim de cada ano, entre as Partes Contratantes interessadas proporcionalmente ao número de marcas para as quais tiver sido pedida a protecção em cada uma delas durante esse ano, sendo esse número multiplicado, no caso



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das Partes Contratantes que procedam a um exame, por um coeficiente determinado pelo regulamento de execução. (6) As quantias provenientes das taxas complementares previstas no n.° 2, iii), são repartidas segundo as mesmas regras que as que estão previstas no n.° 5. (7)(a) Qualquer Parte Contratante pode declarar que, em relação a cada registo internacional em que é mencionada segundo o artigo 3-ter, e em relação à renovação de um tal registo internacional, deseja receber, em vez de uma parte das receitas provenientes das taxas suplementares e complementares, uma taxa (adiante denominada «a taxa individual») cuja importância é indicada na declaração e pode ser modificada em declarações posteriores, mas não pode ser superior ao equivalente da quantia, após dedução das economias resultantes do processo internacional, que a Administração da referida Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente para um registo de 10 anos, ou de um titular de um registo para uma renovação por 10 anos desse registo, da marca no registo da referida Administração. Se for caso de se pagar uma tal taxa individual: (i) Não é devida qualquer taxa suplementar prevista no n.° 2, ii), se apenas as Partes Contratantes

que fizeram uma declaração no âmbito da presente alínea forem mencionadas no âmbito do artigo 3-ter; e

(ii) Não é devida qualquer taxa complementar prevista no n.° 2, iii), a qualquer Parte Contratante que tenha feito uma declaração no âmbito da presente alínea.

b) Qualquer declaração no âmbito da alínea a) pode ser feita nos instrumentos a que se refere o artigo 14, n.° 2, e a data em que a declaração se torna efectiva é a mesma que a data da entrada em vigor deste Protocolo em relação ao Estado ou à organização intergovernamental que tenha feito a declaração. Tal declaração pode também ser feita posteriormente e, neste caso, a declaração torna-se efectiva três meses depois de ter sido recebida pelo director-geral, ou em qualquer data posterior indicada na declaração, em relação a qualquer registo internacional cuja data é a mesma que a data em que a declaração se torna efectiva, ou é posterior a esta data.

Artigo 8

O Artigo 8 trata da retribuição a ser recolhida pelo depositante de um pedido de Registro

Internacional e pelo titular de um Registro Internacional, ao requerer a prorrogação de sua vigência.

A unificação dessas retribuições vem sendo apontada pelos defensores do Sistema de Madri como

uma de suas principais vantagens.

Todavia, além da retribuição a ser paga diretamente ao Escritório Internacional, cada um dos

países integrantes do Protocolo de Madri pode fixar uma retribuição própria – chamada de

retribuição individual – observado o seguinte:

• A intenção de receber a retribuição individual deve ser manifestada no instrumento de adesão

ao Protocolo de Madri. O País que deixar de se manifestar não está impedido de fazê-lo

posteriormente, mas a declaração ficará sujeita a um prazo de vacância mínimo de 3 (três)

meses e somente terá eficácia para os pedidos de extensão baseados em Registros

Internacionais cuja data seja a mesma, ou posterior, à data de entrada em vigor da declaração.

• O valor da retribuição individual, embora fixado autonomamente por cada país, não pode ser

superior à retribuição cobrada para fins de depósito de um pedido de registro local ou



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prorrogação da vigência de um registro local, e ainda deve sofrer redução proporcional à

economia de trabalho resultante da atuação do Escritório Internacional. A aplicação prática da

segunda parte do dispositivo poderá gerar alguma dificuldade. Nesse sentido, indaga-se: como

dizer que há economia de trabalho do INPI vis-à-vis os prazos a serem por este observados, a

exigência de traduções de publicações feitas no exterior em línguas estrangeiras, e a

necessidade de comunicações com o Escritório Internacional? Parece-nos inegável que para o

INPI haverá aumento do volume trabalho como resultado da adesão ao Protocolo.

• O País que optar por cobrar uma retribuição individual não fará jus a participar no rateio das

retribuições recolhidas diretamente ao Escritório Internacional.

É de se esperar que a adesão ao Protocolo de Madri importe em significativo aumento do volume

de trabalho do INPI. Não seria razoável atribuir aos depositantes e titulares nacionais o custo

administrativo adicional que inevitavelmente decorrerá de tal circunstância.

Por outro lado, como o interessado brasileiro não pode depositar o seu pedido de Registro

Internacional diretamente no Escritório Internacional, devendo fazê-lo por meio de um pedido

nacional, depositado junto ao INPI (com o pagamento das retribuições exigidas pela autarquia), não

seria isonômico conferir aos titulares de registros internacionais que postulem proteção no Brasil

tratamento mais favorecido.

Tudo considerado, sugere-se que o Brasil formalize para a extensão de registros

internacionais a opção pela cobrança de retribuição individual em valores idênticos, por

classe protegida, aos pedidos nacionais.

Questão tormentosa é a da fixação dos valores a serem cobrados para os pedidos via Protocolo.

Atualmente a taxa oficial de obtenção de registro de marca no Brasil é de R$ 785,00 por classe (R$

260,00 no depósito e R$ 525,00 após o deferimento, para que o registro seja concedido). Ou seja, o

custo de obtenção de um registro marcário, apenas com taxas oficiais, é de aproximadamente US$

470.00 por classe.

Para ser preservada a isonomia de tratamento entre os pedidos nacionais e os pedidos via Madri o

pedido internacional deverá pagar taxa semelhante para poder designar o Brasil. Ocorre que o

Protocolo (cf. art. 8º(2)(ii)) somente admite a cobrança de taxas adicionais por classes adicionais a

partir da 4ª (quarta) classe reivindicada no mesmo pedido, e na taxa "normal" já deve haver a

possibilidade de se pleitear de 1 (uma) até 3 (três) classes. Ora, se o pedido internacional pode

pleitear 3 (três) classes com a mesma taxa, deverá ser aberta a mesma possibilidade para os

pedidos nacionais, o que poderá reduzir a receita do INPI; ou então dever-se-á cobrar uma taxa

individual de US$ 1,410.00 por cada pedido internacional.



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É importante esclarecer que, nesse parecer, em vários momentos trata-se de isonomia entre os

pedidos nacionais e os pedidos via protocolo. Neste ponto, deve-se deixar claro que são pedidos

“nacionais” todos aqueles depositados no Brasil segundo a LPI, seja com requerimento de

prioridade segundo a Convenção da União de Paris – CUP, ou não. Atualmente, portanto, como o

Brasil não aderiu ao Protocolo, todos os pedidos brasileiros são “nacionais”, mas no futuro, se o

Brasil aderir ao Protocolo, haverá os pedidos “nacionais” e os pedidos “via Protocolo”.

Pois bem, a isonomia que se propugna neste parecer significa dizer, em primeiro lugar, que os

pedidos nacionais jamais serão tratados de forma pior que os pedidos via Protocolo. Neste ponto,

releva lembrar que o art. 4º da LPI traz norma geral segundo a qual as disposições dos tratados em

vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais

ou domiciliadas no Brasil. Em outras palavras, os nacionais e residentes no Brasil devem receber,

no mínimo, as mesmas vantagens dos estrangeiros residentes no exterior, não apenas porque

trata-se de imperativo óbvio do interesse nacional, mas também por haver determinação expressa

na LPI que assegura esta isonomia.

Assim sendo, uma vez que a garantia de isonomia existe em favor dos aqui residentes, caso os

pedidos via Protocolo possam abranger 3 (três) classes pagando qualquer taxa inferior a US$

1,470.00 automaticamente possibilidade idêntica deverá haver para os depositantes de pedidos

nacionais.

Cabe indagar, porém, se os pedidos via Protocolo devem gozar das mesmas vantagens que os

pedidos nacionais. Sabe-se que a garantia de que os estrangeiros residentes no exterior gozarão

das mesmas vantagens dos nacionais é uma norma basilar da CUP, prevista no art. 2º da mesma.

Mas será que os pedidos via Protocolo gozam da mesma garantia? Normalmente entende-se que

sim, porque o art. 4º(1)(a) do Protocolo determina que a partir da data em que é realizado o registro

internacional (este, como se verá, possui o nome de “registro’ indevidamente, na medida em que no

Brasil ele terá o status de mero “pedido” enquanto o processo em nosso país não for concluído) “a

proteção da marca em cada uma das Partes Contratantes interessadas é a mesma como se a

marca tivesse sido depositada diretamente junto da Administração dessa Parte Contratante”.

Note-se, porém, que a isonomia é assegurada apenas “a partir da data em que é realizado o

registro internacional” ou seja, antes disso, enquanto se está no campo das formalidades exigidas

para depósito, não há isonomia. Por tal motivo, parece-nos que não há garantia de isonomia quanto



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às taxas cobradas para o depósito, uma vez que a cobrança das taxas antecede o a realização do

registro internacional.

Mediante esta conclusão poderia ser resolvida a questão das taxas da seguinte forma: nos pedidos

via Protocolo, em que é obrigatória a manutenção da mesma taxa mediante a inclusão de até 3

(três) classes, a taxa mínima obrigatória seria de US$ 1,410.00, enquanto que para os pedidos

nacionais, a taxa poderia variar a cada classe que fosse adicionada ao requerimento, começando

com US$ 470.00 pela primeira classe e igual valor para cada classe subseqüente, havendo para o

depositante do pedido nacional a opção de reivindicar quantas classes desejar, mas pagar apenas

exatamente de acordo com o número de classes reivindicadas.

Isto acarretaria que um pedido nacional para uma classe custasse, em emolumentos, os mesmos

atuais US$ 470.00, enquanto que o pedido via Protocolo custaria US$ 1,410.00. Para duas classes,

o pedido nacional custaria os mesmos atuais US$ 920.00, enquanto que o pedido via Protocolo

custaria US$ 1,410.00. Apenas no caso de pedidos reivindicando três classes ou mais os custos

seria idênticos para os pedidos nacionais e os pedidos via Protocolo.

Este tratamento mais gravoso para os pedidos via Protocolo não nos parece violar o Protocolo pois,

como visto, a isonomia para estes existe somente após a concessão do registro internacional. Este

sistema teria a virtude de manter o status quo atual para os depositantes de pedidos nacionais, e

não obrigá-los a gastar mais do que o estritamente necessário no caso de terem interesse em

apenas uma ou duas classes.

Um último argumento deve ainda ser cotejado com a sugestão dos parágrafos precedentes, a

saber: será que o art. 8º(7)(a) do Protocolo veda essa estrutura de taxas quando estabelece que a

taxa individual cobrada pelo Brasil “não pode ser superior ao equivalente da quantia (...) que a

Administração da referida Parte Contratante teria o direito de receber de um requerente para um

registro de 10 anos, ou de um titular de um registro para uma renovação por 10 anos desse

registro, da marca no registro da referida Administração”?

Parece-nos que não há vedação à manutenção da possibilidade de cobrança de taxas menores

para uma ou duas classes para os pedidos nacionais, como propugnamos neste parecer, na

medida em que a igualdade de valor determinada no art. 8º(7)(a) do Protocolo exista para os

pedidos nacionais que reivindicarem 3 ou mais classes, sendo certo que os pedidos via Protocolo



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gozarão do pleno usufruto da norma do art. 8º(2)(ii) do Protocolo, segundo a qual a taxa “básica”

deve obrigatoriamente permitir a reivindicação de até 3 classes.

Em que pese os nobres propósitos do referido art. 8º(2)(ii) do Protocolo, parece-nos evidente que

tal norma é indesejável pois tenta equalizar os emolumentos para providências em que o serviço

prestado pelo Escritório Local é totalmente distinto. Ora, não há dúvidas que a busca de

anterioridades em duas classes gera o dobro de trabalho que a busca em apenas uma classe, e

que a busca em três classes gera o triplo de trabalho! No Brasil, em que os emolumentos do INPI

constituem um preço público, e seu valor deve ter uma correlação com o custo, parece absurdo

ficar preços idênticos para atividades que exijam níveis de esforço tão distintos da autarquia federal.

Em conclusão, pode-se dizer que, a fim de evitar quebra da isonomia de tratamento entre os

depositantes de pedidos de registro nacionais e os titulares de registros internacionais com

pedido de extensão para o Brasil, sugere-se que o INPI passe a admitir para todos os

pedidos de registro nacionais multi-classes, podendo manter idênticos custos aos atuais por

classe protegida, enquanto que para os pedidos via Protocolo, que obrigatoriamente devem

sempre poder reivindicar até 3 (três) classes sem majoração dos emolumentos, a taxa de

depósito deverá sempre ser igual ao triplo do valor da taxa exigida para os pedidos

nacionais.

Artigo 9

Inscrição de uma mudança de titular do registo internacional A pedido da pessoa em cujo nome está inscrito o registo internacional, ou a pedido de uma Administração interessada feito ex officio, ou a pedido de uma pessoa interessada, a Secretaria Internacional inscreve no Registo Internacional qualquer mudança do titular desse registo, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes em cujos territórios o referido registo produz efeitos e em relação a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no registo, desde que o novo titular seja uma pessoa que, segundo o artigo 2, n.° 1, está habilitada a depositar pedidos internacionais.

Artigo 9

Nos termos do Artigo 135 da LPI, “a cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em

nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico,

semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não

cedidos.”

Por força desta regra, não seria admissível a cessão da extensão brasileira do Registro

Internacional no tocante a apenas alguns dos produtos ou serviços dela objeto. Mais do que isso,

não seria admissível, no Brasil, nem mesmo a coexistência de diferentes extensões brasileiras para



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registros internacionais independentes, efetuadas em nome de titulares distintos, envolvendo

marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Dessa forma, sugere-se que o Brasil, ao aderir ao Protocolo, faça uma ressalva no sentido de

observar-se a regra prevista no artigo 135 da LPI por ocasião da aplicação do artigo 9 do

Protocolo no país.

Artigo 9-bis Certas inscrições relativas a um registo internacional

A Secretaria Internacional inscreve no Registo Internacional: (i) Qualquer modificação do nome ou do endereço do titular do registo internacional; (ii) A nomeação de um representante do titular do registo internacional e qualquer outro elemento

pertinente relativo a tal representante; (iii) Qualquer limitação, em relação a todas ou algumas das Partes Contratantes, dos produtos e

serviços enumerados no registo internacional; (iv) Qualquer renúncia, anulação ou invalidação do registo internacional em relação a todas ou

algumas das Partes Contratantes; (v) Qualquer outro elemento pertinente, identificado no regulamento de execução, relativo aos

direitos sobre uma marca que é objecto de um registo internacional.

Artigo 9bis


Artigo 9-ter

Taxas relativas a certas inscrições Qualquer inscrição feita no âmbito do artigo 9 ou no âmbito do artigo 9-bis pode ocasionar o pagamento de uma taxa.

Artigo 9ter


Artigo 9-quater Administração comum a vários Estados contratantes (1) Se vários Estados contratantes decidirem realizar a unificação das suas legislações nacionais em matéria de marcas, podem notificar ao director-geral: (i) Que uma Administração comum substitui a Administração nacional de cada um deles; e (ii) Que o conjunto dos respectivos territórios deve ser considerado como um só Estado para a

aplicação total ou parcial das disposições que precedem este artigo, assim como das disposições dos artigos 9-quinquies e 9-sexies.

(2) Essa notificação só se torna efectiva três meses depois da data em que o director-geral a participar às outras Partes Contratantes.

Artigo 9 quater



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O dispositivo é inaplicável ao Brasil.

Artigo 9-quinquies

Transformação de um registo internacional em pedidos nacionais ou regionais

Se, no caso de o registo internacional ser anulado a pedido da Administração de origem segundo o artigo 6, n.° 4, relativamente a todos ou alguns dos produtos e serviços enumerados no referido registo, a pessoa que era o titular do registo internacional depositar um pedido de registo da mesma marca junto da Administração de qualquer uma das Partes Contratantes em cujo território o registo internacional produzia efeitos, esse pedido é tratado como se tivesse sido depositado na data do registo internacional, segundo o artigo 3, n.° 4, ou na data da inscrição da extensão territorial, segundo o artigo 3-ter, n.° 2, e, se o registo internacional gozava de um direito de prioridade, goza do mesmo direito de prioridade, desde que: (i) Esse pedido seja depositado dentro de um período de três meses a contar da data em que o

registo internacional foi anulado; (ii) Os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de facto incluídos na lista de produtos e

serviços contida no registo internacional no que diz respeito à Parte Contratante interessada; e (iii) Esse pedido satisfaça todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências

relativas às taxas.

Artigo 9 quinquies

Se o Registro Internacional vier a ser cancelado por solicitação do Escritório de Origem, em

decorrência do cancelamento do Pedido-Base ou do Registro-Base, as extensões seguirão a

mesma sorte, ainda que o fundamento do cancelamento do Pedido-Base ou do Registro-Base seja

inaplicável nos países para os quais já houvesse sido concedida a extensão da proteção.

Nessa hipótese, o titular do Registro Internacional poderá depositar pedidos de registros locais em

cada um dos países em que houvesse extensão do Registro Internacional, gozando de prioridade:

para esse fim, o pedido de registro nacional é tratado como se tivesse sido depositado na data do

Registro Internacional. Mas, atenção: a regra só vale para as extensões concedidas (“in the territory

of which the international registration had effect”), e não aos casos em que houvesse pedido de

concessão da extensão ainda sob exame.

Artigo 9-sexies

Salvaguarda do Acordo de Madrid (Estocolmo) (1) Se, relativamente a um determinado pedido internacional ou a um determinado registo internacional, a Administração de origem for a Administração de um Estado parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo), as disposições deste Protocolo não produzirão efeitos no território de qualquer outro Estado que seja também parte tanto deste Protocolo como do Acordo de Madrid (Estocolmo). (2) A Assembleia pode, por maioria de três quartos, revogar o n.° 1, ou limitar o âmbito de eficácia do n.° 1, passado um período de 10 anos a contar da entrada em vigor deste Protocolo, mas não antes de passado um período de cinco anos a contar da data em que a maioria dos países partes do Acordo de Madrid (Estocolmo) se tornaram partes deste Protocolo. Só os Estados que são partes tanto do referido Acordo como deste Protocolo têm o direito de participar no voto da Assembleia.



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Artigo 9 sexies

O dispositivo é inaplicável ao Brasil.

Artigo 10

Assembleia (1)(a) As Partes Contratantes são membros da mesma Assembleia que os países partes do Acordo de Madrid (Estocolmo). (b) Cada Parte Contratante é representada nessa Assembleia por um delegado, que pode ser assistido por suplentes, por conselheiros e por peritos. (c) As despesas de cada delegação são a cargo da Parte Contratante que a designou, à excepção das despesas de viagem e das ajudas de custo de um delegado de cada Parte Contratante, que são a cargo da União. (2) Além das funções que lhe incumbem segundo o Acordo de Madrid (Estocolmo), a Assembleia: (i) Trata de todas as questões respeitantes à aplicação deste Protocolo; (ii) Dá directivas à Secretaria Internacional sobre a preparação de conferências de revisão deste

Protocolo, tendo devidamente em conta as observações dos países da União que não são partes deste Protocolo;

(iii) Adopta e modifica as disposições do regulamento de execução respeitantes à aplicação deste Protocolo;

(iv) Cumpre quaisquer outras funções compatíveis com este Protocolo. (3)(a) Cada Parte Contratante dispõe de um voto na Assembleia. Sobre as questões que dizem respeito apenas a países que são partes do Acordo de Madrid (Estocolmo), as Partes Contratantes que não são partes do referido Acordo não têm direito de voto, enquanto, sobre as questões que apenas dizem respeito às Partes Contratantes, só estas últimas têm o direito de voto. (b) Metade dos membros da Assembleia que têm o direito de voto sobre uma determinada questão constituem o quórum para os fins do voto sobre essa questão. (c) Não obstante as disposições da alínea b), se, em qualquer sessão, o número de membros da Assembleia com direito de voto sobre uma determinada questão que estiverem representados for inferior a metade mas igual ou superior a um terço dos membros da Assembleia com direito de voto sobre essa questão, a Assembleia pode tomar decisões, mas, à excepção das decisões sobre o seu próprio regulamento interno, tais decisões só são executórias se as condições adiante enunciadas se verificarem. A Secretaria Internacional comunica as referidas decisões aos membros da Assembleia com direito de voto sobre a referida questão que não tenham estado representados e convida-os a manifestar, por escrito, o seu voto ou a sua abstenção dentro de um prazo de três meses a contar da data da comunicação. Se, passado esse prazo, o número desses membros que assim manifestaram o seu voto ou a sua abstenção for pelo menos igual ao número de membros que faltavam para ser atingido o quórum na sessão propriamente dita, tais decisões são executórias desde que, ao mesmo tempo, continue a existir a maioria necessária. (d) Sob reserva das disposições dos artigos 5, n.° 2, c), 9-sexies, n.° 2, 12 e 13, n.° 2, as decisões da Assembleia são tomadas por maioria de dois terços dos votos expressos. (e) A abstenção não é considerada como voto. (f) Um delegado pode representar um único membro da Assembleia e pode votar apenas em nome do mesmo.



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(4) Além de se reunir em sessões ordinárias e em sessões extraordinárias, como previsto pelo Acordo de Madrid (Estocolmo), a Assembleia reúne-se em sessão extraordinária mediante convocação do director-geral, a pedido de um quarto dos membros da Assembleia que tenham direito de voto sobre as questões que se pretende incluir na ordem do dia da sessão. A ordem do dia de tal sessão extraordinária é preparada pelo director-geral.

Artigo 10

Nesse momento, é importante lembrar que a eficácia de um tratado internacional no Brasil está

sujeita à sua ratificação pelo Congresso Nacional. Portanto, quaisquer alterações futuras no

Protocolo estarão sujeitas a tal ratificação. Ocorre que o Regulamento Comum aplicado ao

Protocolo não o integra formalmente, razão pela qual não estaria sujeito à mesma disciplina. Sem

embargo, na medida em que o Regulamento extrapole de questões meramente formais e trate de

questões de direito material, seria imprescindível que alterações no seu conteúdo sejam também

ratificadas no Brasil pelo Congresso Nacional.

Artigo 11

Secretaria Internacional (1) As tarefas relativas ao registo internacional no âmbito deste Protocolo, assim como todas as outras tarefas administrativas que digam respeito a este Protocolo, são executadas pela Secretaria Internacional. (2)(a) A Secretaria Internacional prepara, segundo as directivas da Assembleia, as conferências de revisão deste Protocolo. (b) A Secretaria Internacional pode consultar organizações intergovernamentais e organizações internacionais não governamentais a respeito da preparação de tais conferências de revisão. (c) O director-geral e as pessoas por ele designadas participam, sem direito de voto, nas discussões em tais conferências de revisão. (3) A Secretaria Internacional executa todas as outras tarefas que lhe sejam atribuídas em relação a este Protocolo.

Artigo 11


Artigo 12 Finanças

No que diz respeito às Partes Contratantes, as finanças da União são regidas pelas mesmas disposições que as que contém o artigo 12 do Acordo de Madrid (Estocolmo), com a diferença que qualquer referência ao artigo 8 do referido Acordo é considerada como uma referência ao artigo 8 deste Protocolo. Além disso, para os fins do artigo 12, n.° 6, b), do referido Acordo, considera-se, sob reserva de uma decisão contrária e unânime da Assembleia, que as organizações contratantes pertencem à classe de contribuição 1, segundo a Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial.



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Artigo 12


Artigo 13

Modificação de certos artigos do Protocolo (1) Propostas de modificação dos artigos 10, 11, 12 e do presente artigo podem ser apresentadas por qualquer Parte Contratante ou pelo director-geral. Tais propostas são comunicadas pelo director-geral às Partes Contratantes pelo menos seis meses antes de serem submetidas ao exame da Assembleia. (2) Qualquer modificação dos artigos a que se refere o n.° 1 deve ser adoptada pela Assembleia. A adopção requer três quartos dos votos expressos; porém, qualquer modificação do artigo 10 e do presente número requer quatro quintos dos votos expressos. (3) Qualquer modificação dos artigos a que se refere o n.° 1 entra em vigor um mês após a recepção pelo director-geral das notificações escritas de aceitação, efectuadas em conformidade com as respectivas regras constitucionais, da parte de três quartos dos Estados e das organizações intergovernamentais que, no momento em que a modificação foi adoptada, eram membros da Assembleia e tinham o direito de votar sobre a modificação. Qualquer modificação dos referidos artigos aceite deste modo vincula todos os Estados e organizações intergovernamentais que são Partes Contratantes no momento em que a modificação entra em vigor ou que se tornem Partes Contratantes numa data posterior.

Artigo 13


Vide comentários ao artigo 10 do Protocolo.

Artigo 14

Modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo entrada em vigor

(1)(a) Qualquer Estado que seja parte da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial pode ser parte deste Protocolo. (b) Além disso, qualquer organização intergovernamental pode também ser parte deste Protocolo, desde que se verifiquem as seguintes condições: (i) Pelo menos um dos Estados membros dessa organização deve ser parte da Convenção de Paris

para a Protecção da Propriedade Industrial; (ii) Essa organização deve ter uma Administração regional encarregada de registar marcas que

produzem efeitos no território da organização, se tal Administração não for objecto de uma notificação no âmbito do artigo 9-quater.

(2) Qualquer Estado ou organização visado pelo n.° 1 pode assinar este Protocolo. Um tal Estado ou organização pode, se tiver assinado este Protocolo, depositar um instrumento de ratificação, de aceitação ou de aprovação deste Protocolo ou, se não tiver assinado este Protocolo, depositar um instrumento de adesão a este Protocolo. (3) Os instrumentos a que se refere o n.° 2 são depositados junto do director-geral.



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(4)(a) Este Protocolo entra em vigor três meses depois de terem sido depositados quatro instrumentos de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão, desde que pelo menos um desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado parte do Acordo de Madrid (Estocolmo) e que pelo menos um outro desses instrumentos tenha sido depositado por um Estado que não seja parte do Acordo de Madrid (Estocolmo) ou por qualquer uma das organizações a que se refere o n.° 1, b). (b) Em relação a qualquer outro Estado ou organização visado pelo n.° 1, este Protocolo entra em vigor três meses depois da data em que a sua ratificação, aceitação, aprovação ou adesão tiver sido notificada pelo director-geral. (5) Qualquer Estado ou organização visado pelo n.° 1 pode, quando depositar o seu instrumento de ratificação, de aceitação, ou de aprovação deste Protocolo, ou o seu instrumento de adesão a este Protocolo, declarar que a protecção resultante de qualquer registo internacional efectuado no âmbito deste Protocolo antes da entrada em vigor deste Protocolo em relação a si não pode ser objecto de uma extensão a seu respeito.

Artigo 14

Esse artigo trata dos requisitos para que um Estado ou uma Organização Intergovernamental seja

parte integrante desse Protocolo. O Brasil, por ser um integrante da Convenção da União de Paris -

CUP, sob este aspecto, está apto a aderir ao Protocolo.

Segundo o item (5), qualquer Estado ou Organização pode, ao aderir ao Protocolo, declarar que a

proteção obtida através do Registro Internacional antes da entrada em vigor desse Protocolo não

pode ser objeto de uma extensão a seu respeito. Com isso, todos os Registros Internacionais que

forem efetivados pelas Partes Contratantes antes da adesão do país ao Protocolo, não poderiam

servir de base para a extensão da proteção no Brasil. Apenas os pedidos novos poderiam ser

estendidos ao território brasileiro pela via do Protocolo.

Ou seja, é possível evitar a “invasão” de milhares de marcas de defesa no Brasil através da adoção

desta ressalva no momento da adesão. Com isto também evitar-se-á o congestionamento dos

serviços do INPI em decorrência da extensão de efeitos para o Brasil de milhares de registros

internacionais já concedidos. Deve-se também ressaltar que permitir-se a expansão de efeitos de

registros internacionais passados em nada beneficiaria as empresas brasileiras pois tal

possibilidade, obviamente, somente é aplicável às empresas estrangeiras.

É essencial que o Brasil, ao aderir ao Protocolo, declare que a proteção resultante de

qualquer Registro Internacional antes da entrada em vigor do Protocolo no Brasil não poderá

ser objeto de uma extensão da proteção no Brasil.

Artigo 15 Denúncia

(1) Este Protocolo permanece em vigor sem limite de tempo.



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(2) Qualquer Parte Contratante pode denunciar este Protocolo mediante notificação enviada ao director-geral. (3) A denúncia produz efeitos um ano depois do dia em que o director-geral tiver recebido a notificação. (4) O direito de denúncia previsto neste artigo não pode ser exercido por uma Parte Contratante antes de passados cinco anos a contar da data em que este Protocolo tiver entrado em vigor em relação a essa Parte Contratante. (5)(a) Se uma marca for objecto de um registo internacional que produz efeitos no Estado ou organização intergovernamental denunciante na data em que a denúncia se torna efectiva, o titular desse registo internacional pode depositar um pedido de registo da mesma marca junto da Administração do Estado ou organização intergovernamental denunciante, pedido esse que será tratado como se tivesse sido depositado na data do registo internacional, segundo o artigo 3, n.° 4, ou na data da inscrição da extensão territorial, segundo o artigo 3-ter, n.° 2, e, se o registo internacional gozava da prioridade, gozará da mesma prioridade desde que: (i) Esse pedido seja depositado dentro de dois anos a contar da data em que a denúncia se tornou

efectiva; (ii) Os produtos e serviços enumerados no pedido estejam de facto incluídos na lista de produtos e

serviços contida no registo internacional a respeito do Estado ou organização intergovernamental denunciante; e

(iii) Esse pedido cumpra todas as exigências da legislação aplicável, inclusive as exigências relativas às taxas.

(b) As disposições da alínea a) aplicam-se também em relação a qualquer marca que seja objecto de um registo internacional que produz efeitos noutras Partes Contratantes além do Estado ou organização intergovernamental denunciante na data em que a denúncia se torna efectiva e cujo titular, devido à denúncia, já não tem o direito de depositar pedidos internacionais segundo o artigo 2, n.° 1.

Artigo 15

Esse artigo trata da possibilidade de denúncia do Protocolo, não necessitando de maiores

considerações.

Artigo 16

Assinatura; línguas; funções do depositário (1)(a) Este Protocolo será assinado num só exemplar, nas línguas espanhola, francesa e inglesa, e será depositado junto do director-geral quando deixar de estar aberto à assinatura em Madrid. Os textos nas três línguas fazem igualmente fé. (b) Textos oficiais deste Protocolo são estabelecidos pelo directorgeral, depois de consultados os governos e organizações interessados, nas línguas alemã, arábica, chinesa, italiana, japonesa, portuguesa e russa, e em quaisquer outras línguas que a Assembleia possa indicar. (2) Este Protocolo fica aberto à assinatura em Madrid até 31 de Dezembro de 1989. (3) O director-geral envia duas cópias, certificadas pelo Governo de Espanha, dos textos assinados deste Protocolo a todos os Estados e organizações intergovernamentais que podem tornar-se partes deste Protocolo. (4) O director-geral regista este Protocolo junto do Secretariado da Organização das Nações Unidas. (5) O director-geral notifica a todos os Estados e organizações intergovernamentais que podem tornar-se ou



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que são partes deste Protocolo as assinaturas, os depósitos de instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, assim como a entrada em vigor deste Protocolo e de qualquer modificação do mesmo, qualquer notificação de denúncia e qualquer declaração prevista neste Protocolo.

Artigo 16

Esse artigo não necessita de maiores considerações.



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7. CONCLUSÕES

A CPIP da OAB/RJ não se opõe à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, desde que esteja

plenamente assegurado o devido aparelhamento do INPI a fim de que este possa cumprir com

todos os prazos e obrigações provenientes do Protocolo e que sejam atendidas as sugestões já

abordadas com maiores detalhes no capítulo 6 deste parecer, e que a seguir são transcritas

resumidamente:

1. PROCURADOR LOCAL – A fim de assegurar o cumprimento do art. 217 da LPI, que

determina que o requerente de direitos de propriedade industrial no Brasil mantenha em

nosso país procurador com poderes para receber citações judiciais, ao aderir ao Protocolo o

Brasil deverá declarar que, no máximo no prazo de 60 (sessenta) dias (cf. art. 216, § 2º da

LPI) contados da data em que for realizado o registro internacional, o titular de um registro

internacional deverá protocolar junto ao INPI a procuração prevista nesse art. 217 da LPI.

2. CADUCIDADE – A fim de se minimizar os inconvenientes causados pelas marcas de defesa

(i.e. aquelas registradas no Brasil mas que aqui não são utilizadas), a LPI deverá ser

alterada concomitantemente à adesão do Brasil ao Protocolo para que os arts. 143 e 145 da

LPI sejam modificados, de modo a que a caducidade do registro marcário por falta de uso

passe a ser possível no Brasil a partir de 3 (três) anos de falta de uso da marca.

3. DECLARAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE - De forma a compatibilizar o

sistema do Protocolo com a legislação brasileira (art. 128, § 1º da LPI), sugere-se que o

Brasil, ao formalizar a sua adesão, declare que exigirá do titular do registro internacional a

declaração de exercício efetivo da atividade para a qual a marca se destina, que já é exigida

atualmente dos depositantes de pedidos de registro de marca brasileiros. A situação é

análoga à que ocorreu quando os EUA aderiram ao Protocolo de Madri e o Escritório

Internacional passou a exigir do titular do registro internacional que este assine uma

declaração de que possui a intenção de usar a marca no território norte-americano, a fim de

satisfazer essa peculiaridade da legislação daquele país15. A declaração de exercício da

atividade do titular poderá ser complementada, mediante exigência do INPI em caso de

dúvida, por outras provas que demonstrem o efetivo exercício da atividade a que a marca se

destina a assinalar.

4. CO-TITULARIDADE - A fim de evitar a quebra da isonomia de tratamento entre os

depositantes de pedidos de registro nacionais e os titulares de Registros Internacionais com

15 O formulário em questão pode ser obtido no sítio da OMPI na internet, no seguinte endereço eletrônico: http://www.wipo.int/edocs/formdocs/form-madrid/en/form_mm18.pdf



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pedido de extensão para o Brasil, sugere-se que o INPI passe a admitir os pedidos de

registro nacionais em regime de co-titularidade.

5. REPUBLICAÇÃO NO BRASIL - Para garantir a efetividade da publicidade no Brasil e,

conseqüentemente, a validade dos atos administrativos correspondentes, sugere-se que o

Brasil, ao aderir ao Protocolo de Madri, declare que haverá a republicação no boletim oficial

do INPI, em língua portuguesa, dos atos de interesse em nosso país, no prazo máximo de

60 (sessenta) dias a contar da publicação da publicação oficial do Escritório Internacional,

devendo o Brasil declarar expressamente no ato de adesão, ainda, que publicações feitas

pelo Escritório Internacional não produzirão quaisquer efeitos no território nacional.

6. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZOS – Ao aderir ao Protocolo, o Brasil deverá

declarar que eventuais prazos aplicáveis no Brasil (como v.g. o prazo de apresentação de

oposições por terceiros) deverão ter como termo inicial a publicação em língua portuguesa

do pedido internacional, feita no Brasil pelo INPI. Tal publicação deverá conter todas as

informações da realizada pelo Escritório Internacional, inclusive, e especialmente, a

tradução para o português da lista de produtos ou serviços reivindicados pelo pedido

internacional.

7. IRRETROATIVIDADE DE PROTEÇÃO - A fim de evitar a insegurança jurídica que resultaria

da aplicação do Artigo 4(1) do Protocolo (que prevê que os registros internacionais gozam

de proteção a partir de sua concessão pelo Escritório Internacional), e a fim de garantir o

tratamento isonômico entre depositantes de pedidos de registro nacionais e titulares de

Pedidos de Registro Internacionais, sugere-se que a legislação brasileira contenha regra

expressa no sentido da irretroatividade da proteção conferida pela concessão no Brasil da

extensão do Registro Internacional. Conseqüentemente, a proteção conferida ao Registro

Internacional no período compreendido entre a data de sua inscrição no Escritório

Internacional e a concessão de sua extensão para o Brasil seria a mesma conferida aos

pedidos de registro nacionais.

8. PRAZO DE 18 MESES PARA EXAME DOS PEDIDOS DE EXTENSÃO PARA O BRASIL - É

essencial, que o Brasil declare, no momento de sua adesão, que será de 18 (dezoito) meses

o prazo aplicável para manifestação do INPI quanto à recusa provisória do pedido de

extensão do registro internacional.

9. MANUTENÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE DA LPI - A fim de

evitar a insegurança jurídica decorrente das dificuldades de interpretação da alínea (c) do

Artigo 5(2) do Protocolo de Madri vis-à-vis o direito brasileiro, sugere-se que ao aderir ao

Protocolo o governo brasileiro declare que a referida norma é inaplicável ao Processo



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Administrativo de Nulidade disciplinado nos artigos 168 e seguintes da LPI, de tal modo que

o INPI não ficará sujeito a qualquer prazo preclusivo para comunicar ao Escritório

Internacional o eventual cancelamento de pedido de extensão para o Brasil em virtude de ter

sido instaurado regularmente (segundo a LPI) um Processo Administrativo de Nulidade.

10. ISONOMIA DE TAXAS COBRADAS PELO INPI PARA OS PEDIDOS NACIONAIS - Sugere-

se que o Brasil formalize opção pela cobrança de retribuição individual. A fim de evitar

quebra da isonomia de tratamento entre os depositantes de pedidos de registro nacionais e

os titulares de Registros Internacionais com pedido de extensão para o Brasil, sugere-se

que o INPI passe a admitir pedidos de registro nacionais multi-classes, com a cobrança nos

pedidos de extensão recebidos via Protocolo de idênticos valores de emolumentos, para

cada classe protegida, dos praticados para os pedidos nacionais. Tais valores são,

atualmente de US$ 470.00 por classe; logo, os pedidos provenientes do exterior via

Protocolo, para os quais é obrigatório a cobrança de uma única taxa para até 3 classes,

deverão custar ao titular do registro internacional US$ 1,410.00. Caso o INPI deseje cobrar

taxa inferior a US$ 1,410.00 para a extensão no Brasil do registro internacional, então

deverá o INPI reduzir na mesma medida as taxas para os pedidos nacionais, com a

conseqüente queda na arrecadação do órgão. Qualquer redução de custos em benefício

apenas de estrangeiros que utilizem o Protocolo será inconstitucional e contrária à CUP,

como também uma medida obviamente contrária aos interesses nacionais pois não se

justificaria que uma autarquia federal brasileira subsidiasse estrangeiros, em detrimento dos

nacionais.

11. SUBORDINAÇÃO À LPI DA MUDANÇA DE TITULAR DO REGISTRO INTERNACIONAL -

Sugere-se que, ao aderir ao Protocolo, o Brasil faça ressalva no sentido de que por ocasião

da aplicação do artigo 9 do Protocolo (que prevê que a Secretaria Internacional fará a

anotação das mudanças de titularidade), dever-se-á observar a regra prevista no artigo 135

da LPI, segundo o qual são automaticamente cancelados os registros e arquivados os

pedidos de registro de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço

idêntico, semelhante ou afim, que porventura não tenham sido cedidos no mesmo ato.

12. USO DA RESSALVA PREVISTA NO ART. 14(5) DO PROTOCOLO - É essencial para evitar

uma retroatividade nociva aos interesses nacionais que o Brasil, ao aderir ao Protocolo,

declare que a proteção resultante de qualquer Registro Internacional antes da entrada em

vigor desse Protocolo não será objeto de uma extensão da proteção no Brasil.

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COMISSÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PIRATARIA – … · exame da adesÃo do brasil ao protocolo de madri A OAB/RJ instituiu, em 2007, a Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria